Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 23 maart 2011, LJN BQ6665 (hoofdzaak: Converse Inc & Kesbo Sport B.V. c.s. tegen Schoenenreus B.V. c.s. & Dieseel AG) en HA ZA 09-2140 (vrijwaringszaak: Schoenenreus B.V. c.s. tegen Dieseel AG).

(Met dank aan Arvid van Oorschot, Freshfields)

Merkenrecht. Parallelimport. Tussenvonnis. Bodem na ongepubliceerde ex parte waarin het Schoenenreus verboden werd om namaak-Converse-schoenen te verkopen. Schoenenreus stelt i.c dat het echter niet om nagemaakte schoenen ging maar om echte, uit parallelimport afkomstige Converse-schoenen. De Van Doren/Lifestyle-vraag is nu op wie de bewijslast rust. Mocht immers blijken dat het echte Converse-schoenen betreft, dan zou het in casu niet ondenkbaar zijn dat er sprake is van een reëel gevaar van marktafbakening door het exclusieve distributiesysteem van Converse, waardoor de eventuele uitputting van de schoenen toch niet door Schoenenreus bewezen zou hoeven worden.

De rechtbank concludeert dat die eventuele echtheid eigenlijk alleen op grond van de echtheidskenmerken van Converse zelf kan worden vastgesteld. Omdat de echtheidskenmerken van Converse-schoenen tot zeer bedrijfsgevoelige informatie betreft, komt de rechtbank tot het tussenoordeel dat de echtheidskenmerken onder strikte geheimhoudingsplicht geverifieerd dienen te worden door onafhankelijke deskundigen

5.3.3. De slotsom op dit punt is dat, als in deze zaak sprake blijkt te zijn van echte Converse-basketbalschoenen, de bewijslast voor ongeoorloofde parallelimport op Converse rust.

5.3.4. Converse kan deze voor Schoenenreus gunstiger bewijslastverdeling niet omzeilen enkel door te stellen dat het om namaak-Converse-basketbalschoenen gaat en te betogen dat reeds op grond van die stelling aan het uitputtingsverweer niet wordt toegekomen.

(…) 5.3.7. Het argument van Converse dat de ratio van het arrest Van Doren/Lifestyle in deze zaak niet speelt, omdat bekend is van welke licentienemers de basketbalschoenen afkomstig zijn, is ondeugdelijk. Schoenenreus heeft slechts naar voren gebracht dat volgens de identificatielabels en de verpakkingen de basketbalschoenen afkomstig waren van de Franse en de Italiaanse licentiehouder, en dat zij op grond daarvan mocht aannemen  dat de schoenen van in de EER gevestigde ondernemingen afkomstig waren. Converse stelt dat de Franse en de Italiaanse licentiehouder dat ontkennen, maar een dergelijke ontkenning ligt in hun verhouding met Converse, waarin verkoop buiten het Converse-distributiesysteem voor hen verboden is, voor de hand. Dit alles zegt in doorslaggevende zin niets over de werkelijke herkomst van de basketbalschoenen.

(…) 5.4.4. Meer in het algemeen komt het betoog van Converse met betrekking tot wat zij noemt haar "bewijsvoering" er op neer dat de rechtbank op haar gezag (c.q. op dat van haar werknemers) en zonder een en ander onafhankelijk te kunnen verifiëren en beoordelen zon moeten aannemen dat de door haar gepresenteerde echtheidskenmerken inderdaad uniek zijn voor echte schoenen. Het betekent ook dat Schoenenreus deze stellingname van Converse niet gemotiveerd kan bestrijden. Dan komen deze stellingname en dit betoog in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor en moeten in deze strekking worden verworpen.

(…) 5.4.6. Het betoog van Converse dat de verklaringen van de merkhouder voldoende zijn om tot namaak te concluderen is in zijn algemeenheid onjuist (…).

(…) 5.5. (…) dat Converse een voldoende mate van transparantie met betrekking tot die kenmerken dient te betrachten. Aan de andere kant moet de rechtbank in deze zaak vaststellen dat Converse een gerechtvaardigd belang heeft om te voorkomen dat al de echtheidskenmerken van haar schoenen op straat komen te liggen, waarna die gegevens door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden.  (…)

5.5.3. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het geraden dat het bewijs dat Schoenenreus namaakschoenen verhandelde geleverd zal worden door deskundigen.

Lees het vonnis hier, LJN en schone pdf

Rechtbank Zwolle, 24 november 2010, LJN: BP5690, Purple Pigeon B.V. tegen Quinarx B.V.

Auteursrecht. Software. Openbaarmaken (onversleutelde) broncode. Na beëindiging van de distributie-overeenkomst constateert eiseres Purple Pigeon dat gedaagde Quinarx nog steeds softwareproducten van Purple Pigeon verkoopt dat Quinarx bij het product 'Web to Go Professional' de copyrightvermelding van Purple Pigeon heeft vervangen door een eigen copyrightvermelding. De rechtbank volgt eiseres in haar stelling dat gedaagde met de verhandeling inbreuk maakt op eiseres’ auteursrecht op de broncode. Een recall heeft in de gegeven omstandigeden volgens de rechtbank echter weinig zin: "Wanneer Quinarx een geleverde CD-rom bij een klant zou terughalen, staat het programma nog steeds op de webserver van deze klant, zodat een dergelijke terughaalactie zijn doel in dat geval voorbij streeft."

4.12.  Quinarx heeft niet (voldoende) gemotiveerd weersproken dat zij de broncode vrijwel onversleuteld heeft verspreid en daarmee openbaar heeft gemaakt.

4.13.  Quinarx heeft zich verweerd met de stelling dat zij (…) drie grote beveiligingsgaten van Purple Pigeon heeft gedicht. Deze stelling kan Quinarx niet baten, want - wat er in het algemeen ook zij van de gestelde effectiviteit van de gebruikte beveiligingsmethode - vast staat dat, ondanks deze beveiliging, de broncode van de Purple Pigeon producten door het handelen van Quinarx openbaar is gemaakt en voor derden toegankelijk is geworden.

4.14.  Het verweer van Quinarx dat de broncode niet geheel kon worden versleuteld, omdat daarmee ook de copyrightvermeldingen in alle bestanden onleesbaar zouden worden, slaagt niet. Purple Pigeon heeft dit verweer weersproken met de stelling dat het technisch goed mogelijk is om de broncode te versleutelen met handhaving van de copyrightvermeldingen. [directeur Quinarx] (directeur van Quinarx) heeft desgevraagd ter zitting de juistheid van deze stelling van Purple Pigeon bevestigd. Hij heeft weliswaar toegevoegd dat de software (technisch gezien) niet op deze wijze was aangeleverd door Purple Pigeon, maar daar staat tegenover dat Purple Pigeon onweersproken heeft gesteld dat dit eenvoudig had kunnen worden opgelost als Quinarx er één telefoontje richting Purple Pigeon aan had gewaagd. De wijze waarop de software oorspronkelijk aan Quinarx is aangeleverd, kan dan ook naar het oordeel van de voorzieningenrechter het openbaar maken van de broncode niet rechtvaardigen.

4.15.  Quinarx heeft zich ten slotte verweerd met de stelling dat Purple Pigeon afstand heeft gedaan van een eventueel recht om zich op haar auteursrecht te beroepen, omdat Purple Pigeon zelf in de betreffende software gebruik heeft gemaakt van zogenoemde 'open source software'. Purple Pigeon heeft dit verweer weerlegd met de stelling dat deze open licenties in alle gevallen buiten de codering kunnen blijven. Als dit het argument zou zijn geweest om de broncode niet te coderen, dan had Quinarx dit moeten meedelen, omdat het ongeveer twee minuten kost om deze paar componentjes buiten de overige software te plaatsen, aldus Purple Pigeon. Nu deze stelling niet door Quinarx is weersproken en zij heeft nagelaten haar verweer vervolgens nader te onderbouwen, kan ook dit verweer Quinarx niet baten.

4.16.  Hetgeen hiervoor is overwogen (rechtsoverwegingen 4.9 tot en met 4.15) brengt mee dat de gestelde inbreuk op de auteursrechten van Purple Pigeon in dit kort geding voldoende is komen vast te staan. Dit betekent dat de vordering sub a - niet in de (te) ruime zin zoals gevorderd, maar wel zoals in het dictum te melden - voor toewijzing in aanmerking komt.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Almelo, 16 maart 2011, LJN: BP8981, Eiseres tegen Gedaagde h.o.d.n. [W] Montage.

Handelsnaamrecht. [W]  tegen [W] Montage. Directe en indirecte inbreuk op handelsnaamrechten eiseres door het voeren van beider familienaam (W) door gedaagde. In citaten:

1.4  [gedaagde] was in dienst bij [eiseres], maar heeft per 1 oktober 2010 ontslag genomen, waarna de familiaire band tussen [eiseres] en de familie [W] geheel is verbroken.

4.8  (…) De aard van de ondernemingen is nagenoeg gelijk: het zijn beide ondernemingen die, blijkens de overgelegde uittreksels uit het handelsregister, zich richten op de verkoop en montage van glas, kunststof en aluminium kozijnen en zonwering. Het moge zo zijn dat zij zich richten op verschillende doelgroepen ([eiseres] richt zich met name op aannemers, terwijl [gedaagde] zich meer richt op de particuliere markt), dat neemt niet weg dat er een zekere overlap is van potentiële klanten, wat de mogelijkheid van directe verwarring geeft (daargelaten het hierna genoemde indirecte verwarringsgevaar). De plaats van vestiging draagt bij aan het verwarringsgevaar, nu beide ondernemingen op geringe afstand van elkaar - en door [gedaagde] nota bene op de voormalige vestigingsplaats van [eiseres] - worden gedreven.
Nu de wet door het gebruik van het woord ‘gevaar’ aangeeft dat de enkele reële mogelijkheid van verwarring al relevant is, moet de conclusie luiden dat er direct verwarringsgevaar bestaat in die zin dat personen die [eiseres] willen benaderen, terecht komen bij [gedaagde] en vice versa. Uit de door [eiseres] overgelegde stukken blijkt reeds dat goederen bestemd voor [gedaagde] bij [eiseres] zijn afgeleverd, zodat [eiseres] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat gevaar voor verwarring te duchten is en reeds daadwerkelijk heeft voorgedaan.

4.9 Voorts is er indirect verwarringsgevaar in die zin dat het publiek zal kunnen menen dat er een economische en/of juridische band bestaat tussen beide ondernemingen, met het risico dat [eiseres] wordt aangesproken op de prestaties van [gedaagde]. Het is immers naar het oordeel van de voorzieningenrechter zeer wel denkbaar dat [W] Montage door het publiek als een onderdeel van [eiseres] zal worden gezien, temeer nu [gedaagde] tot voor kort nog in dienst was bij [eiseres].

4.10  Het verweer van [gedaagde] dat hem niet kan worden verboden om zijn eigen naam als handelsnaam te voeren kan hem naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet baten. De werking van artikel 5 Hnw kan immers meebrengen dat een ondernemer niet zijn eigen naam mag gebruiken als handelsnaam voor zijn onderneming. Wel toegestaan is het normale gebruik van de eigen naam ter identificatie van de persoon die de onderneming drijft.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 23 maart 2011, LJN: BP8933, André Rieu Productions Holding B.V. c.s.  tegen Stijl & Inhoud Media B.V c.s. .

Auteursrecht. (Commercieel) portretrecht. Bodem na vzr. Rechtbank Amsterdam, 14 december 2009, IEF 8490. Gedaagde uitgeverij brengt tijdschrift uit met de titel: “André Rieu – van koorknaap tot vioolidool.” Vorderingen eiser Rieu [A] o.g.v. het portretrecht  (verzilverbare populariteit). worden toegewezen. Publicatie heeft niet of nauwelijks nieuwswaarde. Plaatsen van advertenties in De Pers moeten worden beschouwd als een op zich staand gebruik van het portret. Schadevergoeding gederfde inkomsten begroot op €10.261,00. Geen 1019h proceskosten voor portretrechtelijke deel (2/3), maar wel voor het (verder niet behandelde) gedeelte van de vorderingen dat is gebaseerd op het auteurs- en merkrecht(1/3).

Portretrecht: 4.10.  De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval het belang van [A] op prestatiebescherming zwaarder weegt dan het belang van SIM c.s. zodat deze zich reeds hierom met succes tegen de publicatie kan verzetten. Met [A] c.s. is de rechtbank van oordeel dat de nieuwswaarde van de publicatie voor zover deze al aanwezig is, uiterst gering is. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat in de publicatie de concerten op het Vrijthof niet worden genoemd en slechts zijdelings het feit dat [A] in 2009 zestig jaar werd, aan de orde komt. Verder geeft de publicatie zelf een overzicht van het leven en het werk van [A]. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van het boek MWML, krantenartikelen over [A], interviews met [A] en door anderen gemaakte foto’s van [A]. Anders dan in de zaak waarin deze rechtbank vonnis heeft gewezen op 14 april 2010 ( LJN: BN 6392) en waarnaar SIM c.s. heeft verwezen, is onvoldoende gesteld of gebleken dat met deze publicatie is beoogd om nieuws te brengen, dan wel nieuwe informatie te verstrekken. Met de beelden en de teksten wordt een overzicht gegeven van het leven en werk van [A], maar de inhoud noch de samenstelling van de publicatie voegt iets toe ten opzichte van eerdere publicaties over [A]. SIM c.s. stelt een ode te willen brengen. Zij heeft voorts niet betwist dat het haar uitsluitend om te doen was met de publicatie winst te maken. Dat enkel commerciële belang, dat eveneens valt onder het recht van vrijheid van meningsuiting, weegt echter niet zwaar genoeg om [A] het recht zich tegen de publicatie te verzetten, te ontnemen. Dat [A] een zorgvuldig opgebouwde verzilverbare populariteit heeft, is niet weersproken. De afbeelding door SIM van de portretten van [A] in de publicatie is dan ook jegens [A] onrechtmatig en [A] kan zich hiertegen verzetten. Dit levert weliswaar een beperking op van de vrijheid van meningsuiting van SIM in de zin van artikel 10 lid 2 EVRM, doch deze beperking wordt in dit geval in een democratische samenleving noodzakelijk geacht ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van [A]. Dat SIM eerder vergelijkbare publicaties omtrent andere personen heeft uitgebracht, waartegen volgens SIM c.s. niet geprotesteerd zou zijn, doet aan het feit dat de openbaarmaking van de onderhavige publicatie onrechtmatig is jegens [A], niet af. Evenmin doet hieraan af dat anderen (waaronder eventueel de NOS) eveneens inbreuk zouden maken op [A]’s portretrecht.

Schadevergoeding: 4.15.  De rechtbank gaat ervan uit dat [A] royalty’s kan bedingen voor gebruik van zijn portret. In ieder geval heeft [A] c.s. afdoende aangetoond dat zij zelf het portret van [A] exploiteert om inkomen te genereren. De betwisting van haar stellingen op dit punt door SIM c.s. worden als onvoldoende gemotiveerd verworpen. De hierop gebaseerde begroting van de geleden schade voor plaatsing van de foto’s in de publicatie dient dan ook in dit geval als de meest adequate vorm van schadeberekening worden beschouwd. Gelet op de hoeveelheid foto’s in de publicatie acht de rechtbank een percentage van 20% van de verkoopprijs niet onredelijk. De vraag of [A] c.s. een dergelijke vergoeding in dit geval ook had bedongen is niet van belang, aangezien het in dit geval gaat om een abstracte schadebegroting. De rechtbank begroot de schade voor de foto’s in de publicatie op in totaal EUR 5.261,00. [A] c.s. heeft de schade van haar foto op de cover van de publicatie begroot op EUR 5.000,00. Zonder nadere toelichting die ontbreekt valt niet in te zien dat en waarom [A] c.s. met de foto op de cover van de publicatie nog extra schade heeft geleden.
Met SIM c.s. is de rechtbank van oordeel dat het plaatsen van advertenties in De Pers beschouwd moeten worden als een op zich staand gebruik van het portret van [A], doch dat het berekenen van gederfde royaltyinkomsten bij de advertenties in De Pers niet opgaat. Zonder nadere toelichting die ontbreekt is niet begrijpelijk dat en waarom de schade van [A] kan worden berekend op 20% van de plaatsingskosten. De rechtbank begroot deze schade van [A] ex aequo et bono op een bedrag van EUR 5.000,00 voor de twee advertenties. Het voorgaande leidt ertoe dat de vordering tot vergoeding van de schade zal worden toegewezen tot een bedrag van in totaal EUR 10.261,00. De wettelijke rente zal, nu de verschuldigdheid daarvan niet wordt betwist, worden toegewezen als gevorderd. Nu de vordering tot schadevergoeding enkel is gebaseerd op schending van het portretrecht en dit recht alleen [A] toekomt, worden de vorderingen van [A] BV en [B] afgewezen.

Proceskosten: 4.21.  [A] c.s. vordert onder (vi) veroordeling van SIM c.s. in alle door haar in redelijkheid en evenredigheid gemaakt gerechtskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft [A] c.s. de kosten gespecificeerd tot een bedrag van EUR 14.566,05 (inclusief verschotten) voor de werkzaamheden tot 9 januari 2011. SIM c.s. verzet zich tegen proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv, omdat in het onderhavige geval geen sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Dit verweer slaagt voor zover in deze procedure het portretrecht in het geding is. Vorderingen op grond van onrechtmatige daad in verband met artikel 21 Auteurswet vallen niet onder intellectuele eigendomsrechten waarvoor artikel 1019h Rv bedoeld is. [A] c.s. heeft haar vorderingen echter eveneens gebaseerd op haar auteurs- en merkrechten. Voor dat gedeelte is artikel 1019h Rv wel van toepassing.

Lees het vonnis hier.

Anouk Siegelaar, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO): Pleidooi voor afschaffing opdrachtgeversauteurs- en opdrachtgeversmodellenrecht.

(…) In haar laatste reactie heeft de Commissie Auteursrecht de door de BNO geconstateerde tegenstrijdigheid tussen artikel 8 Aw en het voorontwerp Auteurscontractenrecht erkend, maar pakt vervolgens niet door en stelt dat het wellicht een brug te ver is om nu over te gaan tot afschaffing van artikel 8 Aw. De BNO meent dat het negeren van de problematiek van het opdrachtgeversauteurs- en -modellenrecht niet langer kan voortduren, nu dit ook nog eens volledig ondermijnt wat het voorontwerp beoogt, namelijk een bescherming en betere onderhandelingspositie van individuele makers met hun opdrachtgevers.

(…) Handhaving van art. 8 Aw in zijn huidige vorm én handhaving van art. 3.8 lid 2 BVIE zijn duidelijk strijdig met de grondgedachte van het voorontwerp, te weten dat makers alleen schriftelijk exclusieve exploitatierechten kunnen verstrekken, nu deze bepalingen een automatische auteursrechtoverdracht bewerkstelligen in situaties waarin juist geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

En ook wanneer de niet-overdraagbaarheid van het auteursrecht en de periodieke opzegbaarheid van exclusieve licenties uit het voorontwerp zouden worden geschrapt, dan nog is er de noodzaak om artikel 8 Aw aan te pakken, in tegenstelling tot wat de Commissie Auteursrecht meent. Daarbij zal eerst art. 3:28, lid 2 BVIE moeten verdwijnen, wil de maker van werken die vatbaar zijn voor een modelrecht überhaupt nog de bescherming van het auteurs(contracten)recht kunnen genieten.

De hiervoor geschetste problematiek van het opdrachtgeversauteurs- en –modellenrecht werkt rechtsonzekerheid in de hand en hoe het wetsontwerp ook uitpakt, dit is hét moment om ontwerpers, illustratoren, fotografen, journalisten, tekstschrijvers etc. in dezelfde positie te plaatsen als alle overige makers: dat zij zelf kunnen bepalen wanneer en hoe zij hun rechten regelen in een opdrachtsituatie.

Lees het volledige artikel hier.

Vzr. Rechtbank Almelo, 23 maart 2011, LJN: BP8992, VLF Networks B.V. c.s. tegen Service2Media B.V.

Auteursrecht. Software. Stukgelopen samenwerking. Auteursrechten op - in opdracht van gedaagde en in de Oekraine - ontwikkelde softwareapplicaties voor smartphones kunnen niet worden vastgesteld. Vordering afgewezen.  “zonder nadere bewijslevering - waarvoor in kort geding geen plaats is – is voorshands met onvoldoende zekerheid vast te stellen hoe de rollen in het creatieve proces tussen partijen waren verdeeld.”

4.3 De kern van dit geschil is de vraag wie in het onderhavige geval de maker is van de softwareapplicaties. Oftewel, komen de auteursrechten van de softwareapplicaties toe aan de leverancier/opdrachtgever, Service2Media, dan wel aan haar opdrachtnemer die op basis van outsourcing de softwareapplicaties voor haar heeft gebouwd, zijnde Mobile2Morrow [de gezamenlijke onderneming van partijen -IEF] en VLF Networks. VLF heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd, dat Service2Media slechts summiere instructies heeft verstrekt ten behoeve van de ontwikkeling van de softwareapplicaties en dat VLF het creatieve brein achter de ontwikkeling vormde. (...)

4.4  Service2Media heeft dit gemotiveerd betwist en ter ondersteuning hiervan heeft Service2Media aangevoerd, dat de door VLF in opdracht en voor rekening van Service2Media verder ontwikkelde computerapplicaties tot stand zijn gebracht naar het ontwerp van Service2Media en onder haar leiding en toezicht, zodat Service2Media als de maker van die applicaties moet worden aangemerkt. Aldus heeft Service2Media de geestelijke prestatie verricht en komt haar op grond van artikelen 1 juncto 6 Auteurswet het auteursrecht op de softwareapplicaties toe.

4.5  Op grond van het vorenstaande is zonder nadere bewijslevering - waarvoor in kort geding geen plaats is - voorshands met onvoldoende zekerheid vast te stellen hoe de rollen in het creatieve proces tussen partijen waren verdeeld. De samenwerkingsovereenkomst biedt op dit punt geen duidelijkheid, zodat in het beperkte kader van dit kort geding geen uitspraak kan worden gedaan over de vraag aan wie het auteursrecht op de door VLF Networks en Mobile2Morrow - in opdracht van Service2Media - ontwikkelde applicaties toekomt. De vorderingen van VLF moeten daarom worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 23 maart 2011, HA ZA 09-3955, [A] tegen Sapph Intimates (met dank aan Diederik Stols, Boekx)

Auteursrecht. Licentieovereenkomst. Eindvonnis na Rechtbank Amsterdam, 8 september 2010, IEF 9340. Vaststelling van schadehoogte wegens hergebruik van foto’s door opdrachtgever. Eiser vordert €2.645.993,90 op grond van de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie, inclusief 200% en 300% verhogingen, maar de rechtbank komt na berekening op €20.500,- (205 maal hergebruik buiten de eenmalige licentie à €100 per hergebruik).

De rechtbank baseert het hergebruik op het doel van het (her)gebruik van de foto’s (b.v. voor nieuwe campagnes). Kopieën van hergebruik worden niet als hergebruik aangemerkt: bij meermalig gebruik van eenzelfde foto in verschillende formaten of op verschillende plaatsen op de website is sprake van eenmalig hergebruik. Gebruik door derden in online kranten en televisieprogramma’s kan niet aan Sapph worden toegerekend, ook niet bij betaalde programma’s als Business Class. Proceskosten €16.947,02 toegewezen; buitengerechtelijke kosten voor het in kaart brengen van het hergebruik à €43.501 wordt afgewezen. Geen aanleiding om terug te komen op eerdere beslissingen in tussenvonnis.

2.7. Zoals overwogen in het tussenvonnis zijn de werken door [A] uitgeleverd met een bepaald gebruiksdoel. Anders dan Sapph betoogt, valt alleen het gebruik van de werken voor dat specifieke gebruiksdoel onder de licentie. Voor zover de werken door Sapph zijn gebruikt voor een ander doel, is sprake van hergebruik. Anders dan Sapph bij akte heeft aangevoerd, is het hergebruik niet beperkt tot de gebruiksvorm. Wanneer een werk wordt uitgeleverd voor een poster voor campagne A en dit werk wordt hergebruikt voor een billboard voor campagne B en voor een billboard voor campagne C is het werk twee maal hergebruikt. Wanneer dat werk wordt hergebruikt voor een billboard en een blow-up voor campagne B, is ook sprake van tweemaal hergebruik. Daarentegen is sprake van eenmalig hergebruik wanneer kopieën worden gemaakt van een hergebruikt werk. Wanneer een werk is uitgeleverd voor een poster voor campagne A en wordt gebruikt voor een billboard voor campagne B is sprake van eenmalig hergebruik wanneer er binnen die campagne meerdere billboards mee worden gevuld.

2.10 (…) [A] stelt verder dat eveneens sprake is van hergebruik door plaatsing van deze advertenties op internet. Omdat het de uitgever is die de krant ook online beschikbaar stelt en niet is gesteld of gebleken dat Sapph daarvoor opdracht heeft gegeven dan wel zich tegen kon verzetten (sic), is de uit die betreffende openbaarmakingen voortvloeiende schade Sapph niet toe te rekenen. Deze vormen van hergebruik zullen daarom niet worden meegenomen.” (..)

2.11 (…) Volgens [A] kan de openbaarmaking van de werken in het programma Business Class aan Sapph worden toegerekend omdat voor deelname aan dit programma moet worden betaald. (…) Zoals Sapph terecht aanvoert betekent het enkele feit dat voor deelname moet worden betaald nog niet dat openbaarmaking van de werken in de televisie uitzending aan Sapph kan worden toegerekend. Uit het overzicht van de kosten van deelname blijkt ook niet dat Sapph door voor de deelname te betalen tevens kon bepalen waar de televisie uitzending werd opgenomen en wat in beeld werd gebracht. Onvoldoende is dan ook gesteld dat de openbaarmaking van de werken in de televisieuitzending ban Business Class aan Sapph kan worden toegerekend. Met betrekking tot het video persbericht van het ANP betwist Sapph niet de toerekening, maar wel het aantal malen hergebruik. Volgens De Deugd is sprake van viermaal hergebruik, maar zoals Sapph terecht aanvoert gaat het daarbij om twee werken op een display die onvoldoende duidelijk in beeld zijn, zodat die niet worden aangemerkt als hergebruik (…)

2.14: (…) zoals al overwogen worden kopieën van hergebruik niet als hergebruik aangemerkt. Dit betekent dat wanneer eenzelfde foto door Sapph meermalen (bijvoorbeeld klein of na aanklikken groot, of op meerdere plaatsen) op de website is geplaatst, er sprake is van eenmalig hergebruik. Verder moet de foto voldoende duidelijk in beeld zijn gebracht (…)

Lees het vonnis hier.

HvJ EU, 24 maart 2011, conclusie A-G Jääskinen in zaak C-323/09, Interflora c.s tegen Marks & Spencer c.s (Prejudiciële vragen High Court of Justice of England and Wales)

Merkenrecht. Adwords. Bekende merken. “Vervaging, Afbreken & Aanhaken.” Conclusie A-G in adword-zaak m.b.t. het merk ‘Interflora’, waarin ook de eventuele ruimere bescherming van bekende merken ter sprake komt. A-G Jääskinen volgt de lijn van het Hof dat bij de vraag naar de toelaatbaarheid ook de inhoud van de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link moet worden betrokken en voegt en passant het begrip ‘degeneratie’ toe aan het IE-woordenboek.

82. (…) Het probleem van Interflora is hier dus niet dat haar INTERFLORA-merk afgesleten raakt en daardoor aan onderscheidend vermogen verliest, maar dat het dreigt te degenereren, dat wil zeggen tot soortaanduiding verwordt of tot een alledaags woord. Dit betekent eveneens een verlies van onderscheidend vermogen, zij het van andere aard dan verwatering in de zin van „verdunning”.

85.  Degeneratie kan ook het resultaat zijn van een handelen of nalaten van de merkhouder zelf, bijvoorbeeld wanneer hij het merk gebruikte als generieke term of verzuimde om een passende alternatieve generieke term te ontwikkelen waardoor verwijzingen naar de producten in kwestie zonder gebruik van het merk als algemene aanduiding zouden worden vergemakkelijkt. Degeneratie kan echter ook voortvloeien uit het gebruik van het merk door anderen op een wijze die bijdraagt tot de ontwikkeling ervan tot generieke term.

(…) 88. Zoals ik reeds opmerkte, heeft het Hof trefwoordreclame met gebruikmaking van merken van een derde partij niet als zodanig veroordeeld, maar de vraag naar de toelaatbaarheid daarvan gekoppeld aan de inhoud van de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link. Zou het gebruik van een trefwoord en het daarop verschijnen van een advertentie in de gesponsorde link als zodanig reeds beschouwd worden als verwatering, dan zou elk merk vervagen zodra het wordt gekozen als trefwoord dat leidt tot een advertentie van een andere onderneming dan die van de merkhouder.

(…) 91. Naar mijn mening doet het gebruik van merken van derden als trefwoorden in reclame via zoekmachines afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk in het geval van dezelfde waren of diensten, wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: het teken wordt genoemd of getoond in de advertentie in de gesponsorde link, en de reclameboodschap of mededeling in de advertentie gebruikt het teken in een generieke betekenis als verwijzing naar een categorie of klasse van waren of diensten, en niet ter onderscheiding tussen waren en diensten van verschillende herkomst.

(…) 103. Nu het Hof in de Google France en Google-rechtspraak in beginsel zijn goedkeuring heeft gegeven aan trefwoordreclame met het gebruik van merken van een derde, ben ik van mening dat ook het vraagstuk van aanhaken bezien dient te worden op basis van de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link. Wanneer die advertentie het merk noemt of toont, hangt de aanvaardbaarheid van het gebruik ervan af, of we te doen hebben met geoorloofde vergelijkende reclame of integendeel met het varen in het kielzog van de reputatie van de merkhouder.

104. In haar advertenties vergelijkt Marks & Spencer haar waren en diensten niet met die van Interflora („onze waren en diensten zijn beter/goedkoper dan die van Interflora”) en presenteert haar waren ook niet als imitaties of kopieën („wij bieden diensten van hetzelfde type als Interflora”) en zelfs niet uitdrukkelijk als alternatief daarvoor („Bent u een klant van Interflora? Waarom deze keer niet Marks & Spencer geprobeerd?”).

105. De trefwoorden die Marks & Spencer heeft gekozen voor haar reclame via zoekmachines impliceert zeker een boodschap aan de consument, dat zij een alternatief voor Interflora biedt. Ik ben echter van mening dat dit niet neerkomt op aanhaken in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104.

V-Conclusie

107. Gezien het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, als volgt op zijn vragen te antwoorden:

1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, dient als volgt te worden uitgelegd:

- Een aan een merk gelijk teken wordt gebruikt „voor waren of diensten” in de zin van deze bepalingen, wanneer het zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd als trefwoord in het kader van een internetverwijzingsdienst en de advertenties worden getoond op basis van het trefwoord.

- De houder van een merk is gerechtigd zodanig gedrag onder de genoemde omstandigheden te verbieden wanneer die advertentie het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te bepalen of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of van een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een derde.

– Een vergissing betreffende de herkomst van waren of diensten doet zich voor wanneer de gesponsorde link van de concurrent sommige leden van het publiek op de gedachte kan brengen dat de concurrent deel uitmaakt van het commerciële netwerk van de merkhouder terwijl dit niet het geval is. Dientengevolge is de merkhouder gerechtigd de betrokken concurrent te verbieden dit trefwoord te gebruiken in zijn reclame.

2)- Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moeten aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een teken als trefwoord in een internetverwijzingsdienst voor dezelfde waren of diensten als die waarop een gelijk, bekend merk betrekking heeft, eveneens binnen de werkingssfeer van deze bepalingen valt en kan worden verboden door de merkgerechtigde wanneer

a)  de advertentie die verschijnt nadat de internetgebruiker als zoekwoord het trefwoord dat gelijk is aan een bekend merk heeft ingevoerd, dat merk noemt of toont, en

b)  het merk

- daarin wordt gebruikt als generieke term ter aanduiding van een klasse of categorie van waren of diensten, of

– de adverteerder daarmee tracht te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie of het prestige daarvan, en voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft verricht om het imago van dat merk te creëren en in stand te houden.

3)- De omstandigheid dat de exploitant van de internetzoekmachine merkhouders in het relevante geografische gebied niet toestaat om derden te verbieden met hun merken overeenkomende tekens als trefwoorden te selecteren, doet op zichzelf niet ter zake wat de aansprakelijkheid aangaat van de adverteerder die gebruik maakt van de trefwoorden.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 24 maart 2011, KG ZA 11-167 MW/MV, Koninklijke Wegener N.V. c.s tegen Telegraaf Media ICT B.V. c.s. (met dank aan Josine van den Berg & Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Geschil tussen uitgevers over het gebruik van ‘dichtbij’ voor ‘hyperlokale’ media. Beide partijen hebben hun concept rond dezelfde tijd uitgerold, gedaagde De Telegraaf onder de domeinnaam dichtbij.nl en eiser Wegener onder onder domeinnamen als dichtbijbreda.nl. Wegener stelt i.c dat De Telegraaf inbreuk maakt op haar woordmerken (o.a. Wegener DichtbijMedia) en handelsnaamrechten m.b.t. de domeinnamen, maar ziet haar vorderingen afgewezen. Geen verwarring, geen kielzogvaren, geen handelsnaamgebruik domeinnamen, geen onrechtmatige daad. In citaten:

Merkenrecht: 5.3. (…) Wegener beschikt over de woordmerken Wegener Dichtbijmedia en DichtbijMedia. Wegener. Het teken dat door De Telegraaf wordt gebruikt is "Dichtbij". Het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van de woordmerken is "Wegener". "Dichtbij" en "Media" kunnen als min of meer beschrijvende bestanddelen van de merken worden beschouwd. Dat "Dichtbij" beschrijvend is volgt tevens uit de beslissing van het BBIE (zie 2.5). Van het bestanddeel "Dichtbij" kan voorshands evenmin worden gezegd dat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen en om die reden een merkfunctie kan vervullen. Op basis van de totaalindrukken van merk en teken. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de mate van visuele. auditieve en begripsmatige overeenstemming te gering is om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Reeds hierop stuit de vordering af van Wegener, die is gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. (…)

5.4. Wegener heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, met name op de grond dat De Telegraaf gebruik maakt van de domeinnaam www.dichtbij.nl. Wegener heeft in dit verband echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat De Telegaaf met gebruik van het teken Dichtbij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Wegener. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, is onvoldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van "kielzogvaren", zoals is opgenomen onder punt 3 1 van de dagvaarding. h dit kader is van belang dat beide partijen min of meer gelijktijdig (waarover hierna meer) een zelfde soort initiatief hebben ontplooid en dat beide initiatieven nog in de kinderschoenen staan. Wegener heeft dus nog geen reputatie opgebouwd waaruit voordeel kan worden getrokken. Derhalve is niet aannemelijk dat De Telegraaf "in het kielzog vaart”' van Wegener. het handelsnaamrecht.

Handelsnaamrecht: 5.5. (…) Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw is het volgende van belang. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft Wegener gesteld dat De Telegraaf onder haar domeinnamen websites exploiteert die een commerciële achtergrond hebben. Wegener miskent hiermee dat niet iedere commercieel gebruikte domeinnaam als een handelsnaam kan worden aangemerkt. Dit geldt alleen voor domeinnamen die tevens een handelsonderneming aanduiden. (…) Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Onder de naam Dichtbij bieden partijen een "hyperlokaal interactief nieuwsplatform" aan. Het publiek zal Dichtbij niet opvatten als naam van een onderneming, maar als naam van één van de activiteiten of diensten die partijen aanbieden, waarbij partijen andere namen gebruiken ("TMG en "BN/De Stem") om zichzelf te identificeren. Hierop stuit de vordering van Wegener gebaseerd op het handelsnaamrecht af. (…)

Onrechtmatige daad:  5.7. Wegener stelt daarnaast dat het ook onrechtmatig is van De Telegraaf om de domeinnamen bestaande uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam te registreren, omdat zij daarmee onnodig en verwarringwekkend aanhaakt bij de soortgelijke registraties van Wegener (…).Naar het oordeel van de voorzieningenechter zou nodeloos gestichte verwarring in dit geval slechts tot onrechtmatigheid kunnen leiden indien komt vast te staan dat Wegener eerder dan De Telegraaf de naam Dichtbij heeft bedacht en gebruikt voor haar digitale platfom en dat tevens zou komen vast te staan dat geen sprake is van toeval. (…)

5.10, Mede op grond van hetgeen onder 5.8 en 5.9 is opgenomen is de voorzieningenechter van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat er bij het publiek (enige) verwarring kan ontstaan welke onderneming achter de Dichtbij domeinnamen schuilt. Verwarring valt te duchten omdat het bij beide partijen om dezelfde dienst/activiteit gaat, te weten een hyperlokaal interactief digitaal nieuwsplatform en de domeinnamen van partijen steeds bestaan uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam. Evenmin valt uit te sluiten dat Wegener de naam Dichtbij eerder heeft bedacht dan De Telegraaf. Een aanwijzing hiervoor vormt de registratie van haar twee woordmerken in 2007 en de registratie op 2 juli 2009 van twee domeinnamen, alle met het woord Dichtbij als onderdeel, terwijl De Telegraaf pas voor het eerst in november 2009 (aantoonbaar) "bezig" was met het woord Dichtbij. Desalniettemin kan dit niet leiden tot toewijzing van de vordering van Wegener in dit kort geding. De feiten zijn onvoldoende eenduidig om tot de conclusie te komen dat De Telegraaf zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Het enkele feit dat Wegena de naam Dichtbij eventueel eerder heeft bedacht is hiervoor onvoldoende. Daarvoor zou ook moeten komen vast te stam dat Wegener eerder dan De Telegraaf op juridisch relevante wijze (dat wil zeggen in de openbaarheid en in enige omvang) gebruik van de naam Dichtbij heeft gemaakt. Bovendien zou moeten blijken van bijkomende omstandigheden; hiervoor is immers al overwogen dat het enkel profiteren van andermans inspanningen niet per se onrechtmatig is. (…)

Lees het vonnis hier.

HvJ EU 24 maart 2011, zaak C-552/09 P (Ferrero SpA tegen BHIM en Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck)

Gemeenschapsbeeld- en woordmerk. Nietigheidsprocedure. Verwarringsgevaar. Merkenfamilie.

In navolging van IEF 8409. In de onderhavige zaak moet in de eerste plaats worden vastgesteld dat het Gerecht het beroep van Ferrero tot vernietiging van de litigieuze beslissing, waarbij de kamer van beroep de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk TiMi KiNDERJOGHURT had afgewezen, heeft verworpen. In de tweede plaats houdt het feit dat Tirol Milch afstand van het gemeenschapsmerk heeft gedaan niet in dat de hogere voorziening van Ferrero zonder voorwerp wordt. Ferrero blijft belang hebben bij een hogere voorziening aangezien de gevolgen van een afstand en die van een nietigheidsverklaring niet dezelfde zijn.

Volgens het Hof heeft het Gerecht terecht geconcludeerd dat zelfs indien de bekendheid van het oudere merk en de bestaande soortgelijkheid van de waren in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, deze factoren irrelevant zijn voor de beoordeling van de bestaande overeenstemming van de tekens. Bovendien dienen de visuele, de auditieve en de begripsmatige overeenstemming van de tekens globaal te worden beoordeeld. De beoordeling van een eventuele fonetische overeenstemming is slechts één van de relevante factoren in het kader van die globale beoordeling. Het Gerecht heeft dus terecht de twee aan de orde zijnde totaalindruk onderzocht wat betreft de eventuele visuele en fonetische overeenstemming.

Aangezien het Gerecht heeft vastgesteld dat de tekens gelet op een bepaald aantal visuele en fonetische kenmerken niet als overeenstemmende tekens konden worden opgevat, kon het, zonder blijk te geven van een onjuiste opvatting van het recht, oordelen dat die vaststelling niet op losse schroeven wordt gezet door het bestaan van een „familie” of „serie” van merken. Gelet op het voorgaande wordt de hogere voorziening door het Hof afgewezen.

68 Het Gerecht heeft dan ook in de punten 61 en 62 van het bestreden arrest terecht geconcludeerd dat zelfs indien de bekendheid van het oudere merk en de bestaande soortgelijkheid van de door de litigieuze merken aangeduide waren in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, deze factoren irrelevant zijn voor de beoordeling van de bestaande overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens, zodat zij de vaststelling dat deze tekens niet overeenstemmen, niet op losse schroeven kunnen zetten (zie in die zin arrest van 11 december 2008, Gateway/BHIM, C‑57/08 P, punten 55‑57).

100 Aangezien het Gerecht in de punten 55 tot en met 59 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat de aan de orde zijnde tekens gelet op een bepaald aantal visuele en fonetische kenmerken niet als overeenstemmende tekens konden worden opgevat, kon het, zonder blijk te geven van een onjuiste opvatting van het recht, in de punten 63 tot en met 66 van dat arrest oordelen dat die vaststelling niet op losse schroeven wordt gezet door het bestaan van een „familie” of „serie” van merken.