Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 februari 2011, KG ZAS 10-1427, Golden Dream B.V. c.s. tegen Lions Beddegoed B.V.

Auteursrecht. Modellenrecht Bedmeubels. Eisers stellen dat gedaagde middels de verhandeling van het bedmeubel ‘Baltimore’ inbreuk maakt op het auteursrecht en de niet-ingeschreven modellenrechten van eisers m.b.t. het bedmeubel ‘Miami’. Vorderingen afgewezen, nu gedaagde er in slaagt aannemelijk te maken dat het ontwerp reeds zou hebben bestaan vóór de datum waarop het bedmeubel door eiser sub b zou zijn ontworpen.

“Dat de uitkomst van de onderhavige zaak afwijkt van die in het eerder gevoerde kort geding (Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 november 2010, IEF 9249) over hetzelfde bedmeubel wordt veroorzaakt door het feit dat in de eerdere procedure - anders dan in de onderhavige - het makerschap van Wojchiechowska en de geldigheid van de modelrechten van Golden Dream niet werden betwist, waardoor in de eerdere procedure voorshands van de juistheid daarvan was uit te gaan in kort geding. “

4.6. Golden Dream heeft aangevoerd dat de door Lion overgelegde documenten en foto's "vervalst" zouden zijn, maar heeft haar stellingen ter zake op geen enkele wijze steekhoudend onderbouwd, met name niet gelet op het minutieuse verweer op deze aantijgingen van de kant van Lion. Daarbij wordt betrokken dat voor de stelling dat eiser sub 2, Wojchiechowska, het Baltimore-bed in december 2008 heeft ontworpen, door Golden Dream slechts één enkele niet door deze ondertekende schets zonder begeleidende verklaring is overgelegd (hieronder weergegeven). Door Lion is betwist dat dit voldoende bewijs verschaft van makerschap van Wojchiechowska, terwijl volgens Lion ook de enkele aanduiding "12.08" vraagtekens oproept omtrent de gestelde datering. Nu niet is bestreden en overigens voldoende aannemelijk is gemaakt dat de ontwerpen voor de "Miami" en "Baltimore" vrijwel geheel overeenstemmen, respectievelijk bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk maken, wordt er - gelet op deze stand van zaken - in dit kort geding voorshands van uitgegaan dat het ontwerp waarvan Wojchiechowska stelt de maker te zijn en het niet ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht waarvan Firma Empire stelt rechthebbende te zijn reeds vóór december 2008/februari 2009 bestond en voor het publiek (in de EU) beschikbaar was. Golden Dream kan zich voor haar vorderingen naar voorlopig oordeel dan ook niet beroepen op deze door haar ingeroepen auteurs- of modelrechten. De gevraagde voorzieningen in conventie die daarop zijn gebaseerd, zullen dan ook worden geweigerd.

4.7. Gelet op het voorgaande dienen ook de vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen van Lion te worden afgewezen. Slaafse nabootsing door Lion is niet aannemelijk geworden en ook van anderszins onrechtmatig handelen is voorshands geen sprake. Dit brengt mee dat de gevraagde voorzieningen in conventie zullen worden geweigerd.

4.8. Dat de uitkomst van de onderhavige zaak afwijkt van die in het eerder gevoerde kort geding over hetzelfde bedmeubel wordt veroorzaakt door het feit dat in de eerdere procedure - anders dan in de onderhavige - het makerschap van Wojchiechowska en de geldigheid van de modelrechten van Golden Dream niet werden betwist, waardoor in de eerdere procedure voorshands van de juistheid daarvan was uit te gaan in kort geding. In de onderhavige procedure is wel uitdrukkelijk verweer gevoerd op deze punten en dit verweer is, als hiervoor overwogen, met onvoldoende steekhoudend ontzenuwde bewijsmiddelen onderbouwd, waardoor dit verweer voorshands slaagt in deze tweede procedure.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 4 februari 2011, KG ZA 10-1438, Tempur Benelux B.V. c.s. tegen Medicomcomfort B.V. (met dank aan Helen Maatjes, Intellectueel Eigendom Advocaten & Joost Becker, Dirkzwager).

Merkenrecht. Reclamerecht. Adwords. Het gebruik van de Tempur-merken als adword is aan te merken als vergelijkende reclame. “Het gebruik van een merk als Adword is noodzakelijk voor een doeltreffende vergelijkende reclame op internet.” Geen merkinbreuk. De advertentie van gedaagde voldoet aan de voorwaarden van vergelijkende reclame. In casu geen oneerlijk of ongerechtvaardigd voordeel door het gebruik van de Tempur-merken als adword.

Dat het merk Tempur verder nergens wordt genoemd is niet van belang. “In de advertenties wordt het aangeprezen "Medicomfort matras" immers uitdrukkelijk onderscheiden van en vergeleken met matrassen van "andere topmerken", waaronder de impliciet genoemde matrassen van Tempur. Gegeven het feit dat de matrassen van Medicomfort duidelijk tegenover de matrassen van "andere topmerken" worden geplaatst, is de gestelde goodwill transfer voorshands onvoldoende aannemelijk.” De consument zal de reputatie van de producten van Tempur niet toeschrijven aan de producten van Medicomfort. Geen verwarring omtrent de herkomst van de aangeboden matrassen. Vorderingen afgewezen.

Vergelijkende reclame: 4.4. De advertentie van Medicomfort moet voorshands worden aangemerkt als vergelijkende reclame (…). De stelling van Tempur dat het motief van Medicomfort is gebruik te maken van de aanzuigende werking van de bekende Tempur-merken om het publiek naar haar eigen website te lokken, kan niet leiden tot een ander oordeel. Integendeel, die stelling toont aan dat ook in de visie van Tempur het publiek een verband zal leggen tussen de advertentie van Medicomfort en de merken van Tempur. Dat is naar voorlopig oordeel voldoende om te spreken van vergelijkende reclame.

4.6. (…) Het uit het merkgebruik voortvloeiende voordeel is niet oneerlijk als het merkgebruik noodzakelijk is in het licht van de doelstelling van de regels voor vergelijkende reclame, te weten het voorlichten van de consument en het stimuleren van concurrentie. Naar voorlopig oordeel is het gebruik van een merk als Adword noodzakelijk voor een doeltreffende vergelijkende reclame op internet. Vergelijkende reclame kan namelijk alleen doeltreffend zijn als de reclame het publiek bereikt dat primair geïnteresseerd is in de producten van een concurrent. Juist dat kan worden bewerkstelligd door een merk van een concurrent als Adword te gebruiken (vgl. vz. 's-Gravenhage 20 december 20 10, Tempur-Energy+, IEF 9300). (…)

Geen oneerlijk voordeel: 4.7. Voorts heeft Tempur zich op het standpunt gesteld dat de advertentie van Medicomfort een oneerlijk voordeel oplevert in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub g BW omdat het publiek de reputatie van de producten van Tempur zal toeschrijven aan de producten van Medicomfort. Die goodwill transfer doet zich volgens Tempur voor omdat in de advertentie geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de producten van Medicomfort en de producten van Tempur. Dat betoog kan naar voorlopig oordeel niet slagen. In de advertenties wordt het aangeprezen "Medicomfort matras" immers uitdrukkelijk onderscheiden van en vergeleken met matrassen van "andere topmerken", waaronder de impliciet genoemde matrassen van Tempur. Gegeven het feit dat de matrassen van Medicomfort duidelijk tegenover de matrassen van "andere topmerken" worden geplaatst, is de gestelde goodwill transfer voorshands onvoldoende aannemelijk.

4.8. Het feit dat Tempur niet uitdrukkelijk wordt genoemd in de advertentie van Medicomfort leidt - anders dan Tempur betoogt - niet tot een ander oordeel. Door het noemen van Tempur in plaats van, of in combinatie met de algemene aanduiding "andere topmerken" zou wellicht nog duidelijker worden dat de producten van Medicomfort . tegenover de producten van Tempur worden geplaatst. Uit het voorgaande volgt echter dat de advertentie van Medicomfort dat al in voldoende mate doet.

4.9. In dit opzicht verschilt de advertentie van Medicomfort duidelijk van de advertenties van Energy+ waarvan in het eerdere vonnis, waarnaar Tempur verwijst, is geoordeeld dat ze een onrechtmatige vorm van vergelijkende reclame vormden (Vzr. ’s-Gravenhage, 20 december 2010, Tempur-Energy+, IEF 9300). De advertenties van Energy+ noemden namelijk alleen de "topmatrassen" of "kwaliteitsmatrassen" waarvoor reclame werd gemaakt uitdrukkelijk, en plaatsen die matrassen niet uitdrukkelijk tegenover producten van derden. Mede vanwege dat gebrek aan onderscheid werd in de Energy+-zaak een goodwill transfer aannemelijk geacht. Dat gebrek doet zich in deze zaak niet voor.

4.12. Gegeven het voorgaande oordeel over het onderscheid dat in de advertentie wordt gemaakt tussen de matrassen van Medicomfort en de matrassen van "andere topmerken", zoals Tempur, is het voor het publiek ook niet moeilijk, laat staan onmogelijk om de herkomst van de in de advertentie aangeboden matrassen vast te stellen. Dat brengt mee dat het beroep van Tempur op verwarring in de zin van de artikelen 6: 194a lid 2 sub d BW, 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVE niet kan slagen.

Overige voorwaarden: 4.14. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter op dat naar voorlopig oordeel in de advertentie wordt vergeleken op objectieve wijze, namelijk op de prijs, zodat is voldaan aan de voorwaarde van artikel 6: 194a lid 2 sub c BW. Het door Tempur aangevoerde argument dat er geen sprake is van vergelijkbare producten omdat er een verschil in kwaliteit zou zijn, gaat niet op. Er worden goederen vergeleken die naar voorlopig oordeel in dezelfde behoefte voorzien en voor hetzelfde doel bestemd zijn, te weten matrassen van traagschuim. Aan de voorwaarde zoals gesteld in artikel 194a lid 2 sub b BW is dus eveneens voldaan. Het niet noemen van het gestelde kwaliteitsverschil in de advertentie brengt naar voorlopig oordeel ook niet mee dat er sprake is van misleiding in de zin van artikel 6: 194a lid 2 sub a BW. Om van misleiding te spreken zou naar voorlopig oordeel aannemelijk moeten zijn dat er sprake is van aanzienlijke verschillen in kwaliteit en dat het niet noemen van die verschillen in de advertentie de keuze van de koper merkbaar kan beïnvloeden. Dat er sprake is van aanzienlijke verschillen in kwaliteit heeft Tempur voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt. Dat de keuze van de consument merkbaar zal worden beïnvloed door het niet noemen van het kwaliteitsverschil is voorshands evenmin voldoende aannemelijk, mede gelet op het feit dat met de aanschaf van een (traagschuim)matras een dusdanig bedrag gemoeid is dat ervan kan worden uitgegaan dat de gemiddelde consument daarbij relatief omzichtig te werk gaat en niet beslist zonder de kwaliteit van de aangeboden matrassen te onderzoeken, Dat een consument aan wie op internet advertenties worden getoond niet omzichtig te werk zou gaan en altijd een laag aandachtsniveau heeft, volgt - anders dan Tempur meent - naar voorlopig oordeel niet uit het Google-arrest van het Hof van Justitie

Banners: 4.15. Ten aanzien van het gebruik van banners, ten slotte, heeft Medicomfort voldoende gemotiveerd bestreden dat die verschijnen als gevolg van gebruik van de merken van Tempur door Medicomfort. Ter zitting heeft Medicomfort uitgelegd dat wanneer de website van Medicomfort wordt bezocht, er cookies worden geïnstalleerd op de computer van degene die de website heeft bezocht. Bij het bezoek aan een andere website, die participeert in het gebruik van dergelijke manieren van reclame maken (waaronder vinden.nl en ilse.nl), zullen die cookies worden herkend en zal een advertentie van Medicomfort verschijnen als banner. De in productie 12 van Tempur afgebeelde banner van Medicomfort op de websites vinden.nl en ilse.nl is naar voorlopig oordeel dus niet het gevolg van gebruik van de Tempur-merken, maar van cookies die zijn geplaatst bij een eerder bezoek van de advocaat van Tempur aan de website van Medicomfort.

4.16. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Medicomfort met de advertentie zoals omschreven in randnummer 2.8. voldoet aan de voorwaarden van vergelijkende reclame. Daarom kan er geen sprake zijn van merkinbreuk zoals bedoeld in de artikelen 9 GMVo en 2.20 BVIE. De vorderingen van Tempur moeten daarom worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

HvJ EU, 3 februari 2011, conclusie A-G Trstenjak in zaak C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik tegen Anheuser-Busch, Inc. (Prejudiciële vragen Court of Appeal of England and Wales).

Merkenrecht. Nieuwe paragraaf in de inmiddels zeer omvangrijke Budweiser-Budvar sage. Na een afgewezen oppositie zijn Buweiser-merken van beide partijen ingeschreven in het Britse merkenregister. Precies 4 jaar en 364 dagen later vordert Anheuser de nietigheid van het merk van Budvar, d.w.z. op de laatste dag voor het verstrijken van de (gedoog)termijn van vijf jaar. Het merk van Anheuser zou net iets eerder zijn ingeschreven. De prejudiciële vragen zien op de gedoogperiode, o.a:

Indien "gedoogd" een gemeenschapsrechtelijk begrip is, kan de merkhouder dan worden geacht een langdurig en eerlijk gebruik van een identiek merk te hebben gedoogd, wanneer hij al lange tijd van het gebruik op de hoogte was maar niet in staat om het te verhinderen? Wanneer begint de periode van "vijf opeenvolgende jaren" en, in het bijzonder, kan deze periode beginnen (en, zo ja, kan zij eindigen) vóórdat de houder van het oudere merk het merk feitelijk heeft laten inschrijven; en, zo ja, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om deze periode te doen aanvangen? De A-G concludeert dat ‘gedogen’ een geharmoniseerd begrip is, maar dat er i.c. een mogelijk temporeel probleem is m.b.t. de toepasbaarheid van de  richtlijn en dat het verder vooral een zaak voor de nationale rechter is.

124. In summary, it must be concluded that neither the retroactive application of Article 4(1)(a) of Directive 89/104 nor the application of that provision from the date of entry into force of the directive is possible in the main proceedings. It is thus unnecessary to answer the individual questions referred. The Court ought therefore to give the following answer:

– Article 4(1)(a) of the directive is temporally not applicable to a situation such as that at issue in the main proceedings.

–  Consequently, in a case such as that at issue in the main proceedings, it must be decided in accordance with national law whether the proprietor of an earlier trade mark may apply for a mark to be refused registration or, if registered, to be declared invalid even where there has been long-established honest concurrent use of those marks for identical goods.

125. Should the Court, contrary to the view put forward here, assume that Article 4(1)(a) of Directive 89/104 is temporally applicable in a situation such as that at issue in the main proceedings, the questions referred would have to be answered as follows:

–  The concept of ‘acquiescence’ within the meaning of Article 9(1) of the directive is an independent concept of European Union law which must be given a uniform interpretation in all Member States. It presumes that it is legally possible for the proprietor of an earlier trade mark to oppose the use of a later registered mark which because of its identity with or similarity to the earlier mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the two marks entails a risk of confusion on the part of the public.

–  The proprietor of an earlier mark does not have to have it registered before his ‘acquiescence’ in the use of a later mark by another person in the same Member State can start. The period of acquiescence laid down in Article 9(1) of the directive starts running from the date on which the proprietor of the earlier mark becomes aware of the use of a later registered mark in that Member State. The period of acquiescence can thus start on the date of registration at the earliest, if the later mark is used from that date and the proprietor is aware of that use. The period of acquiescence can start running, and may also end, before the proprietor of the earlier mark has had his mark registered.

–   Article 4(1)(a) of the directive precludes in principle the long-established honest concurrent use of two identical marks covering identical goods by two different proprietors of the marks.

126. In the light of the foregoing considerations, I propose that the Court should give the following answer to the reference for a preliminary ruling from the Court of Appeal of England and Wales:

(1) Article 4(1)(a) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks is temporally not applicable to a situation such as that at issue in the main proceedings.

(2) Consequently, in a case such as that at issue in the main proceedings, it must be decided in accordance with national law whether the proprietor of an earlier trade mark may apply for a mark to be refused registration or, if registered, to be declared invalid even where there has been long-established honest concurrent use of those marks for identical goods.

Lees de conclusie hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 1 februari 2011, HA ZA 04-2493, D. tegen V. (met dank aan Lars Bakers, Bingh Advocaten)

1019h proceskosten. Incidenten in IE-zaken kunnen voor eigen rekening komen.
Incident betreffende de verhouding behandelend advocaat en procesadvocaat, waarin het hof oordeelt dat er i.c. geen ruimte is voor een 1019h proceskostenveroordeling m.b.t. het incident, nu bij het incident zelf geen enkel aspect van handhaving van intellectuele eigendom is betrokken. Dat de hoofdzaak wel intellectueel eigendomsrechtelijk van aard is doet daar niet aan af. 

12. D. verzoekt veroordeling van V. in de kosten van dit incident op de voet van artikel 1019h Rv., op de grond dat de hoofdzaak handhaving van rechten van intellectuele eigendom betreft. Het hof zal dit verzoek afwijzen en de proceskosten conform het liquidatietarief begroten. Het onderhavige incident betreft immers uitsluitend de ontvankelijkheid van het hoger beroep op een zuiver procesrechtelijke grond, waarbij geen enkel aspect van handhaving van intellectuele eigendom is betrokken. Nu de proceskosten in het incident afzonderlijk van de hoofdzaak worden begroot ziet het hof ook geen aanleiding om de aard van de hoofdzaak daarbij te betrekken.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 08-3222, Eiser tegen Gedaagde

Merkenrecht. Tussenvonnis. Bodemprocedure na redelijk complexe procesvoorgeschiedenis met o.a. voegings- en zekerheidsincidenten (zie hier voor eerdere uitspraken, voorzover gepubliceerd). Eiser vordert inbreukverbod, gedaagde stelt dat het Kamal-merk van eiser te kwader trouw is gedeponeerd, althans dat het beroep van eiser op het Kamal-merk moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. Over dat laatste oordeelt de rechtbank als volgt:

4.1. In het midden kan blijven of de inschrijving van het Kamal-merk nietig is wegens een depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE. [Gedaagde] heeft ter comparitie verklaard geen beroep meer te doen op de nietigheid van het Kamal-merk omdat DAI geen partij meer is in deze procedure na de niet-ontvankelijkverklaring van DAI in de gevoegde nietigheidsprocedure. Daarmee zou, volgens [gedaagde], niet meer zijn voldaan aan de in artikel 2.28 lid 3 BVIE gestelde eis dat de nietigheid van een merk wegens een depot te kwader trouw alleen kan worden ingeroepen als de in artikel 2.4 sub f BVIE bedoelde derde aan het geding deelneemt.

4.2. Hoewel [gedaagde] de nietigheid van het Kamal-merk niet meer inroept [nu de eerdere gevoegde gestelde eerdere merkhouder DAI geen partij meer is in deze procedure - IEF ], stelt hij zich nog wel op het standpunt dat het Kamal-merk te kwader trouw is gedeponeerd. Hij betoogt dat de gestelde kwade trouw meebrengt dat het beroep van [eiser] op het Kamal-merk in deze procedure moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. Dat betoog kan niet slagen.

Daargelaten dat [eiser] de kwade trouw uitdrukkelijk betwist, kan de procedurele beperking die artikel 2.28 lid 3 BVIE stelt aan een beroep op kwade trouw niet worden omzeild met een beroep op artikel 3:13 BW. Met die procedurele beperking heeft de Benelux-wetgever namelijk uitdrukkelijk willen voorkomen dat een merkhouder in het kader van een nietigheids- of inbreukprocedure zijn recht moet verdedigen tegen de eventuele aantasting van belangen van derden die niet aan de procedure deelnemen (Memorie van toelichting bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, Algemeen deel onder 5 en toelichting bij artikel 14 van die – op dit moment niet meer geldende – wet, waarop artikel 2.28 lid 3 BVIE is gebaseerd). Het handhaven van een merkrecht ondanks een beroep op kwade trouw tegen een niet in de procedure betrokken derde levert dus geen misbruik op, maar heeft de wetgever juist uitdrukkelijk mogelijk willen maken.

Verdere beslissing aangehouden. Gedaagde wordt toegelaten bewijs te leveren dat de producten voorzien van het Kamal-merk die onderdeel uitmaakten van de door de douane tegengehouden zending, eigenlijk door eiser zelf zijn ingevoerd, zij het in een container die voor gedaagde was bestemd (partijen werkten eerder samen). Eiser wordt opgedragen te bewijzen dat gedaagde producten voorzien van het Kamal-merk heeft geleverd aan winkeliers in Den Haag. 

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 08-4075, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH tegen Maxim Markenproducte GmbH & Co KH

Merkrecht. Non-usus. Sigaretten. Eiser Reemtsma vordert doorhaling van gedaagdes MAGNUM-sigarettenmerken in de Benelux wegens niet-normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Vordering toegewezen. Geen beroep op heilung. “(…) het gebruik [hoeft] niet altijd in kwantitatief opzicht omvangrijk te zijn, omdat het bij bepaalde producten normaal kan zijn om slechts een gering aantal producten per jaar te verkopen. (…) die omstandigheid [geldt] nu juist niet voor de sigarettenmarkt. Op die markt zijn grote omzetten normaal.” Uitgebreide bespreking van de relevante jurisprudentie m.b.t. normaal gebruik:

4.3. Dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren geen normaal gebruik is gemaakt van de MAGNUM-merken in de Benelux, staat als onweersproken vast. (…)

4.4. Het beroep van Maxim op heilung van de MAGNUM-merken in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE slaagt niet. Maxim verwijst in dit verband ten eerste naar de besprekingen en correspondentie die zij vanaf 2002 heeft gevoerd met Upper Ten. Het gebruik van het merk in dat kader kan echter niet worden gekwalificeerd als normaal gebruik. Normaal gebruik van een merk veronderstelt immers dat het merk wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde producten (vgl. HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, LJN AP5273, Ansul/Ajax, r.o. 37). Daarvan is geen sprake bij het noemen van het merk in onderlinge gesprekken tussen de merkhouder en een (kandidaat-)licentienemer.

4.5. Ten tweede baseert Maxim haar beroep op heilung op de in rechtsoverweging 2.7 beschreven verkoop aan Terzi. De rechtbank is met Reemtsma van oordeel dat dit gebruik op de sigarettenmark zo beperkt is dat het niet kan worden gekwalificeerd als normaal gebruik van het merk. Het gebruik is namelijk in alle opzichten beperkt. Er is slechts één partij geleverd aan één afnemer in één lidstaat. Bovendien is de met de verkoop van die partij behaalde omzet zeer gering gelet op het feit dat sigaretten massaproducten zijn die normaal juist in zeer grote aantallen worden verhandeld. (…)

4.6. Het betoog van Maxim dat de geringe omzet onder het merk in dit geval commercieel gerechtvaardigd is omdat het om een test pilot zou gaan, slaagt niet. In het midden kan blijven of het feit dat de eerste verkoop een test pilot was, de geringe omvang van die partij rechtvaardigt. Het rechtvaardigt in ieder geval niet dat het lange tijd bij die ene verkoop is gebleven. Blijkens de stellingen van Maxim is het uitblijven van merkgebruik na de test pilot een bewuste keuze geweest van De Jaegher. De Jaegher wilde volgens Maxim een aanpassing in de accijnswetgeving afwachten alvorens het product grootschalig op de markt te brengen. Als gevolg daarvan is er vanaf de verkoop in januari 2007 tot het moment van dagvaarden door Reemtsma in november 2008 niets verkocht. Pas na dagvaarding in januari 2009 volgt een tweede test, waarvan de omzet nog geringer was dan de eerste, te weten slechts € 1.696,00. Gelet op die lage frequentie en geringe omvang, en de daarvoor door Maxim gegeven verklaring, kan niet worden volgehouden dat het gebruik van de MAGNUM-merken gerechtvaardigd is om voor de door die merken beschermde waren marktaandelen te verkrijgen, laat staan om marktaandelen te behouden. In feite volgt uit de eigen stellingen van Maxim dat de reële commerciële exploitatie van de MAGNUM-merken nog moet beginnen. Het gebruik in de relevante periode kan daarom niet worden aangemerkt als normaal in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE (vgl. HvJ EG 27 januari 2007, C-259/02, LJN BA9355, La Mer, r.o. 26).

4.7. Het betoog van Maxim dat uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie zou volgen dat een gering gebruik van het merk kan volstaan als normaal gebruik, kan niet leiden tot een ander oordeel. Het Hof van Justitie heeft overwogen dat het gebruik niet altijd in kwantitatief opzicht omvangrijk hoeft te zijn omdat het bij bepaalde producten normaal kan zijn om slechts een gering aantal producten per jaar te verkopen (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, LJN AP5273, Ansul/Ajax, r.o. 37). Zoals hiervoor is vastgesteld, geldt die omstandigheid nu juist niet voor de sigarettenmarkt. Op die markt zijn grote omzetten normaal.

4.8. Ook de verwijzing van Maxim naar het oordeel van de Hoge Raad in de zaak Sidoste-Bonnie Doon (HR 23 december 2005, LJN AU2850) gaat niet op. Daarin heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wanneer het gaat om merkgebruik door een nieuwkomer op de markt, slechts beperkte betekenis toekomt aan de vergelijking met het aantal producten dat grote aanbieders op de desbetreffende markt plegen af te zetten. In deze zaak worden de geringe aantallen echter niet zozeer gedicteerd door de marktomstandigheden, maar door de eigen keuze van Maxim en haar licentienemers om (i) gedurende twaalf, respectievelijk negentien jaar na de inschrijving van de MAGNUM-merken geen enkel product op de markt te brengen, (ii) vervolgens slechts een kleinschalige test pilot te organiseren en (iii) die test
pilot dan, hoewel naar eigen zeggen succesvol, niet te laten opvolgen door een daadwerkelijke marktintroductie.

4.9. De verwijzing naar het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg in de zaak Vitafruit (GEA 8 juli 2004, T-203/02, bekrachtigd door HvJ EG 11 mei 2006, C-416/04) kan Maxim evenmin baten. Weliswaar werd in die zaak normaal gebruik aangenomen op basis van een geringe omzet, maar in die zaak ging het, zoals het Gerecht had vastgesteld, om een serie van tien verkopen die op een vrij constante wijze waren gerealiseerd gedurende een periode van meer dan elf maanden. De feiten in die zaak wijken dus wat betreft zowel de frequentie, als de duur van de onder het merk verrichte commerciële inspanningen af van de onderhavige zaak. Om dezelfde reden gaat de vergelijking met het oordeel van het hof ’s-Gravenhage in de zaak Playboy-Laporte (3 april 2008, LJN BL0849) mank. In die zaak was de frequentie en duur van het merkgebruik aanzienlijk hoger, respectievelijk langer dan in onderhavige zaak. Het hof had vastgesteld dat het aangevallen merk regelmatig was gebruikt in de periode 1983-1989.

4.10. Voor zover Maxim met haar verwijzing naar de verandering van de accijnswetgeving heeft willen betogen dat zij een geldige reden in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE heeft voor het niet normaal gebruiken van de MAGNUM-merken, treft dat betoog geen doel. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt immers dat alleen
sprake is van een geldige reden bij belemmeringen die rechtstreeks verband houden met het merk en het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken (HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, Häupl-Lidl). Maxim heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat de bedoelde accijnswetgeving een rechtstreeks verband houdt met de MAGNUM-merken en dat die wetgeving het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maakt. De enkele stelling dat die regelgeving bepaalde types verpakkingen onevenredig belast, is onvoldoende. Daargelaten dat Maxim niet heeft gespecificeerd op welke regels zij doelt, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat er een verband bestaat tussen aan verpakkingen relateerde regels en de MAGNUM-merken en dat een onevenredige belasting van bepaalde types verpakkingen gebruik van de MAGNUM-merken onmogelijk of onredelijk maakt. Daar komt bij dat Maxim de bedoelde wetgeving alleen heeft aangevoerd als verklaring voor de lange tijd tussen de test pilot in 2007 en de verkoop in 2009. Gesteld noch gebleken is dat de bedoelde wetgeving ook de reden is dat tot 2007 geen enkele verkoop onder de MAGNUM-merken is gerealiseerd.

4.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de MAGNUM-merken vervallen moeten worden verklaard voor zover die betrekking hebben op de Benelux. De vordering van Reemtsma zal dus worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof 's-Gravenhage, beschikking van 1 februari 2011, zaaknr. 200.057.983/01, Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V. (ONEL tegen OMEL). (Met dank aan Arnaud Bos, Onel Trademarks)

Merkenrecht. Eindbeschikking na tussen beschikking van 30 november 2010 (IEF 9250), waarbij partijen de gelegenheid werd geboden nader in te gaan op de door het hof voorgestelde prejudiciële vragen. Na aanvullingen en opmerkingen van partijen ‘acht het hof het noodzakelijk na te melden prejudiciële vragen van uitleg voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie’ :

1. Moet artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 20712009 inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM)?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009?

3. Indien gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een Gemeenschapsmerk - naast de andere factoren - worden gesteld?

4. Of moet - anders dan het bovenstaande - artikel 15 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten (en bij voorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt))?

Lees de beschikking hier.

Karakter van een aanspraak? Sterk merk voor meisjes? Voor wie aanwezig was bij het IE-diner, vorige week donderdag, en het halve of zelfs het hele diner wezenloos naar de geschreven amuse met IE-cryptogrammen heeft zitten staren: hier zijn de oplossingen. Eindelijk. Met dank aan de cryptofactor, een serieuze non-féminieme contemporain.

Voor wie niet aanwezig was en zich er alsnog aan wil wagen, eerst alleen de cryptogrammen. De oplossingen volgen daaronder, na ‘lees verder’.

• Merkenvermoeidheid (10)
• Sterk merk voor meisjes (7)
• Bevriend vaktijdschrift (3)
• Benelux-vereniging (10)
• Jan als medium (5)
• Hormonaal Europees instituut (3)
• Persoonlijke gewoonte waarvoor veel geoorloofd is (5+7)
• Bijzonder vaktijdschrift (3)
• Het werk van Wikileaks (14)
• Zo te horen een verfraaiing van de IE (4)
• Karakter van een aanspraak (7)
• IE-coryfee ondanks vele dwarsliggers (5)
• Lintjes kunnen toekennen (14+8)
• Oude regelgeving inzake tweedehandsautohandel (3)
• Heimelijk gedane zaken (4)
• (Geen) oud begrip in het octrooirecht (9)
• Buitenlands vaktijdschrift (3)
• Creatieve arbeid (4)

Oplossingen:

• Merkenvermoeidheid (10): UITPUTTING
• Sterk merk voor meisjes (7): VERKADE
• Bevriend vaktijdschrift (3): AMI
• Benelux-vereniging (10): ASSOCIATIE
• Jan als medium (5): KABEL
• Hormonaal Europees instituut (3): EPO
• Persoonlijke gewoonte waarvoor veel geoorloofd is (5+7): EIGEN GEBRUIK
• Bijzonder vaktijdschrift (3): BIE
• Het werk van Wikileaks (14): OPENBAARMAKING
• Zo te horen een verfraaiing van de IE (4): CIER
• Karakter van een aanspraak (7): KENMERK
• IE-coryfee ondanks vele dwarsliggers (5): SPOOR
• Lintjes kunnen toekennen (14+8): ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
• Oude regelgeving inzake tweedehandsautohandel (3): BMW
• Heimelijk gedane zaken (4): ACTA
• (Geen) oud begrip in het octrooirecht (9): NIEUWHEID
• Buitenlands vaktijdschrift (3): IER
• Creatieve arbeid (4): WERK

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 08-1329, Toyota Motor Company tegen Special Car Imports c.s (met dank aan Wouter Seinen en Marcoline van der Dussen, CMS  Derks Star Busmann)

Merkenrecht. Parallelimport. Toyota maakt bezwaar tegen de verhandeling van parallelgeïmporteerde Toyota’s door gedaagde, Daarnaast vordert Toyota een gebruiksverbod voor en afgifte van de voorraad kentekenplaathouders waar gedaagde als voormalig erkend Toyota dealer nog over beschikt. Merkinbreuk door import en gebruik plaathouders (‘indruk van commerciële band’) aangenomen. Geen verbod op ‘assistentie bij import’.

4.4, Het betoog van CSIS dat een aantal erkende Nederlandse Toyota dealers ook Toyota modellen aanbieden die volgens Toyota niet meer in de EER mogen worden verhandeld, kan niet leiden tot een ander oordeel. De  toestemming van de merkhouder moet namelijk specifiek betrekking hebben op de exemplaren waarvoor een beroep op de uitputting is gedaan (HvJ EG 1 juli 1999, C-173/98, Sebago). Uit de stelling dat sommige erkende dealers - in strijd met hertbeleid van Toyota – bepaalde auto’s aanbieden volgt niet dat Toyota instemt met het in de handel brengen in de EER van alle auto's van dat type door derden. Laat staan dat daaruit met zekerheid kan worden afgeleid dat Toyota afstand heeft gedaan van haar recht om zich te verzetten tegen het in de handel brengen van die auto's.

(…)

4.6. Het verbod op het verlenen van assistentie bij de import door derden zal worden afgewezen. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat deze vordering uitsluitend betrekking heeft op het verlenen van de assistentie als zodanig en niet op het gebruik van het merk in bijvoorbeeld reclame voor die assistentie of zakelijke correspondentie over die assistentie. De enige vraag die in dit verband moet worden beantwoord is dus of Toyota zich kan verzetten tegen het verlenen van assistentie aan een derde die een Toyota-auto invoert in de EER zonder toestemming van Toyota.

4.7. De rechtbank begrijpt dat Toyota in dit verband heeft willen betogen dat CSIS zo nauw betrokken is bij de import door derden dat de import moet worden aangemerkt als een gezamenlijke handeling van CSIS en de derde. Dat betoog moet als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen. Toyota heeft namelijk niet inzichtelijk gemaakt op wleke wijze CSIS derden assisteert bij de invoer, zodat niet kan worden beoordeeld hoe nauw zij daarbij betrokken is.
 
4.8. Voor zover Toyota subsidiair heeft willen stellen dat CSIS door het verlenen van de assistentie geen inbreuk maakt, maat wel onrechtmatig jegens Toyota handelt kan dat niet leiden tot toewijzing van het verbod. Als onweersproken staat vast dat de derden waaraan CSIS assistentie verleent, particulieren zijn die zelf geen inbreuk maken op de merkrechten van Toyota omdat zij niet optreden in het economische verkeer. Dat die derden anderszins onrechtmatig jegens Toyota handelen is niet gesteld, laat staan voldoende gemotiveerd. Gelet daarop valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat het verlenen van assistentie aan particulieren bij de import, onrechtmatig is jegens Toyota.

4.10. (…) Daargelaten of er sprake kan zijn van uitputting als een kentekenplaathouder met het Gemeenschapsmerk wordt aangebracht op en auto die niet met toestemming van Toyota in het verkeer is gebracht in de EER, moet worden aangenomen dat Toyota gegronde redenen in de zin van artikel 13 lid 2 GMVo heeft om zich tegen dit gebruik van haar Gemeenschapsmerk te verzetten. Toyota heeft namelijk aangevoerd dar de afbeelding van het Gemeenschapsmerk op de kentekenplaathouder van een door CSIS verhandelde auto bij het publiek de indruk kan wekken dar er een commerciële band bestaat tussen Toyota en CSIS en meer specifiek dat CSIS een erkende Toyota-dealer is. Dat heeft CSIS niet weersproken . Daarom moet de rechtbank de mogelijkheid van die indruk als een vaststaand feit aannemen. Dat feit is een gegronde reden voor verzet. (…)

Lees het vonnis hier.

Fromageries BEL S.A. benadert u voor een advies over het recentelijke gebruik van haar merk en logo door derden. Beoordeel de uiting naar Nederlands recht.