Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. Europa 2020: Kerninitiatief Innovatie-Unie.

“De markten voor de handel in IER's moeten transparanter en minder versnipperd worden zodat de kopers en verkopers van IER's elkaar eenvoudig kunnen vinden, er in IER's kan worden geïnvesteerd en de transacties op billijke voorwaarden plaatsvinden. Hoewel er zowel op het niveau van de lidstaten als internationaal een aantal initiatieven is genomen, moeten zij op Europese schaal worden ontwikkeld om maximale efficiëntie te bereiken en te profiteren van schaal- en toepassingsvoordelen. De kennismarkten moeten openstaan voor nieuwkomers en het potentieel van IER's die in universiteiten, onderzoeksinstellingen en ondernemingen liggen te sluimeren, ontsluiten. Dit zou grote nieuwe inkomsten kunnen genereren, die opnieuw in onderzoek zouden kunnen worden geïnvesteerd, waardoor een virtueuze cirkel zou worden gecreëerd.” (Pagina  20).

Lees het gehele document hier.

Kamerstukken. Bijlage bij Kamerstuk 32500-VIII nr. 55. Terugblik 2009, Nederlandse Publieke Omroep.

Auteursrecht. “Voor de uitvoering van zijn ambities heeft de Raad van Bestuur van de NPO begin 2009 een omroepbrede Taskforce Rechten ingesteld. Vastgesteld is daarin dat niet zozeer het auteursrecht als zodanig het probleem is maar de wijze waarop dat georganiseerd is in vele Collectieve Beheersorganisaties (CBO’s), met ieder een eigen inning- en repartitiemethodiek.

(…) De sector staat een wijziging van de organisatie van het rechtenbeheer voor, waarbij de rechten zoveel mogelijk aan de bron worden geregeld en AV-producten met een vrijwaring aan de volgende fase in de waardeketen kunnen worden doorgegeven. Daarbij loopt de financiële afwikkeling via één loket , een centraal clearinginstituut voor de AV-sector.

Openbaarmaking is een ketenactiviteit en de AV-keten is verantwoordelijk voor een adequate regeling van de daarbij behorende rechten. Als de CBO’s ook bereid zijn de rechten te regelen via één loket waarin zij samenwerken, ontstaat de ‘one stop shop’ die ook door de politiek (Werkgroep Auteursrecht van de Tweede Kamer) wordt bepleit. Makers krijgen een billijke vergoeding voor openbaarmaking.(…)

 Om het model sluitend te krijgen, zodat iedereen zeker weet dat alle rechten geregeld zijn, moet via de Extended Collecting Licenses-systematiek ook de niet bij een CBO aangesloten rechthebbende zich aan de gemaakte afspraken conformeren, tenzij de maker dat expliciet heeft uitgesloten.”

Lees volledige het rapport hier.

Staatscourant Jaargang 2010, nr. 19909. Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2010 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Dagbladjournalisten.

Artikel 8.5 Auteursrecht 1

a. Onverminderd het in artikel 4.1 lid 2 sub i bepaalde geldt dat indien van een door een journalist in het kader van zijn dienstbetrekking gemaakt werk een ander gebruik wordt gemaakt dan ten behoeve van het blad of bladen waarvoor de journalist krachtens zijn arbeidsovereenkomst is aangesteld, daarvoor toestemming is vereist van zowel uitgever als journalist.

b. Onder werken ten behoeve van het blad of bladen waarvoor de journalist krachtens zijn arbeidsovereenkomst is aangesteld, wordt ook verstaan werken waarvan gebruik gemaakt wordt binnen enigerlei vorm van vast redactioneel samenwerkingsverband.

c. Het onder a bedoelde en hierna in de leden 2 en 3 verder uitgewerkte vereiste blijft ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst van kracht.
2. Indien een journalist een ander gebruik wil maken van zijn in dienstverband tot stand gekomen werk dan voor het blad of de bladen waarvoor hij is aangesteld, mag de uitgever zijn toestemming tot verder gebruik slechts onthouden, als de normen van artikel 8.4 voor medewerking aan andere publiciteitsorganen niet in acht worden genomen.

3.
a. Indien een uitgever een ander gebruik van het werk van een journalist wil maken dan voor het blad of bladen waarvoor deze is aangesteld, mag de journalist zijn toestemming tot verder gebruik slechts onthouden:

1e. hetzij om redenen van principiële aard, verband houdende met het journalistieke karakter, de aard of richting van het andere publiciteitsorgaan;

2e. hetzij als hem geen redelijke vergoeding wordt aangeboden.

b. Indien de uitgever aan de journalist een redelijke vergoeding aanbiedt, en in redelijkheid niet kan weten of vermoeden dat de journalist het in het vorige lid sub 1 genoemde bezwaar zal aanvoeren, behoeft hij in spoedeisende gevallen geen toestemming vooraf van de journalist.

c. Voor de bepaling van wat een redelijke vergoeding is wordt gelet op hetgeen bij de betrokken onderneming gebruikelijk is, voor zover dit niet te ver in ongunstige zin afwijkt van hetgeen bij andere ondernemingen gebruikelijk is.”

Lees de gehele CAO hier.

Rechtbank Almelo, 1 december 2010, LJN: BO6521, Buma tegen Gedaagde

Auteursrecht. Buma-verstekzaak. ‘Gedaagde exploiteert een café, brengt daar muziek ten gehore zonder daarvoor te betalen.’
 
3. Buma stelt dat gedaagde, ondanks diverse uitdrukkelijke aanmaningen, zich niet heeft voorzien van auteursrechtelijk vereiste toestemming om de tot het repertoire van Buma behorende composities openbaar te maken, terwijl moet worden aangenomen dat bij het ten gehore brengen van muziek in het door gedaagde geëxploiteerde cafe in Almelo regelmatig van het Buma–repertoire gebruik wordt gemaakt. Op 18 augustus 2010 is de onderneming van [gedaagde] bezocht door een medewerker van Buma. Tijdens dit bezoek is door deze medewerker een inbreuk op de door Buma beheerde werken geconstateerd (“Need You Now” en “Love is like a Heatwave”).

4. Nu [gedaagde] niet ter zitting is verschenen moeten deze feiten en omstandigheden als vaststaand worden aangenomen. Deze omstandigheden rechtvaardigen de conclusie dat het gevorderde kan worden toegewezen, met dien verstande dat aan het totaal van de te verbeuren dwangsommen een maximum wordt verbonden.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 9 december 2010, KG ZA 10-2030 P/PV, X. tegen Uitgeverij Jaap c.s. (met dank aan Aron Das Gupta, VMW Taxand).

Slaafse nabootsing. Gedaagde, voormalig eindredactrice van het opgeheven tijdschrift ‘Oncology News International’ (ONI 1) begint voor zichzelf onder de naam ‘Oncologie Up-to-date’ en haar voormalige directeur, die na haar uitgave het oude Oncology News International bij een andere uitgever is gaan uitgeven (ONI 2), stelt dat er sprake is van verwarringwekkende slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter oordeelt anders en stelt dat het door gedaagden uitgegeven magazine geen (onrechtmatige) slaafse nabootsing van het door eiser uitgegeven magazine. Rechten en tijdsverloop staan aan een andersluidend oordeel in de weg. De door eiser bij dagvaarding gestelde, maar ter zitting ingetrokken inbreuk op merkenrecht wordt wel meegenomen in de 1019h proceskostenveroordeling.

4.2. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing geldt evenwel als primaire vereiste dat men kan aantonen dat men als eerste het desbetreffende product op de markt heeft gebracht en dat anderen dat product navolgen. Niet in geschil is echter dat bet magazine ONI 2 een vervolg is op het magazine ONI zoals dat in eerste instantie is uitgegeven door CMP en dat CMP auteursrechthebbende is op ONI. CMP is geen partij in deze procedure, noch heeft X aangetoond of aannemelijk gemaakt dat hij mede namens CMP in deze procedure optreedt dan wel zelfstandig een recht op ONI kan doen gelden. Dat X bij CMP met de uitgave van ONI was belast maakt dat niet anders. Dat betekent niet dat hij daarmee een persoonlijk recht ten aanzien van het magazine ONI heeft verworven, Uit de overgelegde stukken blijkt niet meer dan dat X werknemer in dienst van CMP is geweest, zodat de rechten ten aanzien van ONI voorshands nog steeds bij zijn voormalige werkgever CMP berusten.

4.3. Uit het voorgaande volgt dat X voorshands alleen, en dan ook nog indirect via DelOrme Group dan wel Van Zuiden die ook geen partij zijn in deze procedure, mogelijk rechten kan doen gelden op ONI 2. Voorafgaande aan de uitgifte van ONI 2 in juni 2010 waren echter reeds ONI en Oncologie Up-to-date uitgegeven, zodat ONI 2 daarmee niet als eerste product in die soort op de mark is gebracht. Daarmee is reeds aan een primaire voorwaarde om een beroep op slaafse nabootsing te kunnen laten slagen niet voldaan. Gelet hierop is op dit moment niet aannemelijk dat de vorderingen van X  in een bodemprocedure zullen worden toegewezen. De vorderingen van -X zijn daarmee in dit kort geding niet toewijsbaar.

Lees het vonnis hier.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 29 november 2010, LJN: BO6760, J.M.H. Trademark Inc tegen Rewachand Free Zone N.V.

Merkenrecht. Bevoegdheid na opheffing Nederlandse Antillen. Geen verwarring met algemeen bekend merk (6bis Parijs), geen depot te kwader trouw. JHM vordert o.a. de doorhaling van de registratie van teken HOLISTER door Rewachand. Het Gerecht gaat eerst in op zijn bevoegdheid en het toe te passen recht, nu sinds 10 oktober 2010 de Nederlandse Antillen zijn opgeheven. JHM schiet te kort in de onderbouwing van de door haar gestelde algemene bekendheid van het eigen merk en eveneens in de onderbouwing van haar stelling dat er sprake is van kwade trouw. De vorderingen worden afgewezen.

4.2. (…) Thans is er sprake van twee landen, namelijk Curaçao en Sint Maarten, terwijl de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) tot Nederland behoren als zijnde openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Ingevolge het overgangsrecht blijven – kort gezegd – alle op 10 oktober 2010 geldende landsverordeningen van de Nederlandse Antillen van kracht voor Curaçao en voor Sint Maarten, voor zover daarvan geen wetten expliciet zijn uitgezonderd en voor zolang met betrekking tot het onderwerp van de betreffende wetgeving niet in andere wetgeving is voorzien. Omdat in Curaçao en in Sint Maarten de bestaande wetgeving met betrekking tot de merken niet is uitgezonderd en ook na 10 oktober 2010 niet in andere wetgeving ter zake is voorzien, is voor deze landen de Merkenlandsverordening nog steeds van toepassing. Voor de BES-eilanden is de Merkenlandsverordening echter niet meer van toepassing maar de Wet merken BES. De bepalingen van die wet zijn in overwegende mate gelijk aan die van de Merkenlandsverordening. In de Wet merken BES wordt echter wel voorzien in een eigen merkenregistratie voor de BES-eilanden. Bestaande depots voor de voormalige Nederlandse Antillen kunnen voor de BES-eilanden worden bevestigd tot uiterlijk 10 oktober 2011 (artikel 43 Wet merken BES) en hieruit volgt dat ook voor de BES aan de bestaande registratie van de Nederlandse Antillen ook na de invoering van de Wet merken BES op 10 oktober 2010 nog steeds belang toekomt. Vóór de inwerkingtreding van de Wet merken BES verkregen en op die datum niet vervallen rechten op een merk worden gehandhaafd en de beoordeling van de verkregen rechten dient te gebeuren met inachtneming van het voor het in werking treden van de wet geldende recht (artikel 42 Wet merken BES). Het voorgaande brengt met zich dat de vordering tot doorhaling moet worden beoordeeld aan de hand van de Merkenlandsverordening.

(…)

4.6 Uit artikel 8 aanhef en onder e Merkenlandsverordening volgt dat geen recht op een merk wordt verkregen door het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk van een derde in de zin van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs, indien dit depot zonder toestemming van die derde is geschied.

4.10. (…) Een dergelijke bekendheid heeft JMH niet aannemelijk gemaakt. Daarbij is van belang dat gesteld, noch gebleken is dat JMH in die tijd over winkels en/of verkooppunten in de Nederlandse Antillen beschikte en/of voor het betrokken merk in de voormalige Nederlandse Antillen reclame heeft gemaakt. JMH schiet in haar onderbouwing van de door haar gestelde algemene bekendheid van het merk dan ook tekort. Aan een bewijslevering op dit punt wordt daarom dan ook niet toegekomen.

4.11. JMH schiet tevens tekort in de onderbouwing van haar stelling dat het depot te kwader trouw zou zijn gedaan. In artikel 8 sub f is als voorbeeld daarvan opgenomen een voorgebruik van het merk binnen drie jaren voorafgaand aan het bestreden depot. Dit voorgebruik heeft JMH niet aangetoond, ook niet met een verwijzing naar haar website www.hollister.com. Gesteld noch gebleken is dat deze website voorafgaand aan het depot van Rewachand al bestond en Rewachand daarmee aldus bekend had kunnen zijn, terwijl het bestaan van de website op zichzelf nog niet leidt tot het oordeel dat er sprake is van een normaal gebruik van de daarop geadverteerde merken. Omdat JMH geen andere feitelijke gronden heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar stelling dat het depot te kwader trouw zou zijn verricht, kan van die gestelde kwade trouw niet worden uitgegaan. (…)

4.12. Alles beschouwd leidt dit tot afwijzing van de vordering van JMH tot aantasting van het depot van Rewachand. Het gevolg daarvan is dat Rewachand aan het depot van HOLISTER een merkrecht kan ontlenen, meer specifiek het recht heeft om het merk exclusief te gebruiken in het economisch verkeer. Het gevorderde verbod tot het gebruik van HOLLISTER CO. en/of een overeenstemmend teken wordt hiermee afgewezen. De door Rewachand bestreden stelling van JMH dat Rewachand dit merk zou gebruiken in het economisch verkeer behoeft dan ook geen bespreking meer, zo min beoordeeld hoeft te worden of HOLISTER een met HOLLISTER CO. overeenstemmend teken is waarmee verwarring kan worden gesticht.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 december 2010, KG ZA 10-10-1121, G-Star International B.V. c.s. tegen H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. (met dank aan Claudia Zeri, Howrey).

Merkenrecht. G-Star maakt op grond van haar woordmerken RAW bezwaar tegen het gebruik van de woorden "Raw beat experience" op een T-Shirt van H&M. Vorderingen toegewezen. "H&M heeft niet aannemelijk gemaakte dat de aanduiding "raw" voor kleding ook maar enigzins gangbaar is." Verwarring is voldoende aannemelijk gemaakt: merkinbreuk ‘sub b’. Pan-Europees verbod “omdat gedaagde niet heeft willen toezeggen dat zij de weergegeven tekens niet buiten Nederland zal gebruiken.” In citaten:

Onderscheidend vermogen: 4.6. Het ingeroepen merk heeft voor de waren kleding naar voorlopig oordeel al van huis uit onderscheidend vermogen. G-Star heeft overgelegd een verslag van een onder leiding van een kantoorgenoot van haar raadsman uitgevoerd onderzoek onder 458 respondenten naar de bekendheid van het Gemeenschapsmerk. Volgens dit verslag zou door circa 30% van de respondenten bij confrontatie met de tekens 'RAW' en gevraagd waaraan zij dachten de naam G-Star of GapStar (de rechtsvoorganger van G-Star) zijn genoemd.  H&M bestrijdt niet dat dit verslag een juiste weergave van het onderzoek is of dat de opzet van het onderzoek niet juist is. Wel bestrijdt zij dat het Gemeenschapsmerk een bekend merk is.

4.7. Voorshands kan in ieder geval mede op grond van dit onderzoek en nu H&M niets heeft aangereikt waaruit het tegendeel is af te leiden worden aangenomen dat het publiek in staat is aan de hand van de tekens 'RAW' de kleding van G-Star te onderscheiden van die van andere ondernemingen en dat het Gemeenschapsmerk dus onderscheidend vermogen heeft. Voorts heeft H&M niet weersproken de stelling van G-Star dat zij in de laatste jaren een zeer aanzienlijke omzet heeft gehad van onder het Gemeenschapsmerk verkochte kleding in meerdere landen in de Gemeenschap. Daarvan uitgaande is aannemelijk dat, zoals G-star stelt, het Gemeenschapsmerk is ingeburgerd.

4.8. De voorzieningenrechter acht vooralsnog evenmin overtuigend de stelling dat de tekens 'RAW' beschrijvend kunnen zijn voor kleding omdat volgens H&M kleding een ruig, onafgewerkt aanzien kan hebben, zoals jeans met gaten. H&M heeft niet aannemelijk gemaakt dat de aanduiding 'raw' voor kleding ook maar enigszins gangbaar is. Voor het Nederlandse woord 'ruig' is dit mogelijk anders, maar zelfs indien wordt aangenomen dat 'ruig' beschrijvend kan zijn voor kleding, dan geldt dat nog niet zonder meer ook voor het Engelse woord 'raw' waarvan ruig een van de vertalingen is. Bovendien staat beschrijvendheid van het merk niet in de weg aan de geldigheid indien het merk is ingeburgerd.

Sub a: 4.13. De voorzieningenrechter acht voorshands aannemelijk dat de gemiddelde consument niet slechts de door H&M gebruikte tekens 'RAW' zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren maar dat hij daarin mede betrekt de tekens 'BEAT' en/of 'BEAT EXPERIENCE' en mogelijk de tussen de tekstelementen geplaatste afbeelding. De verschillen tussen deze tekens en het Gemeenschapsmerk zijn meer dan onbeduidend. Er is daarom geen sprake van een gelijk teken zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo c.q. artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, zodat de vordering op die grondslag niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Sub b: 4.15. Theoretische beschouwing van het verwarringsgevaar kan achterwege blijven omdat G-Star vooralsnog voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het gebruik van de tekens daadwerkelijk leidt tot verwarring bij het publiek. Uit het door G-Star overgelegde Ivomar rapport (productie 23) van een uitgevoerd marktonderzoek blijkt dat circa 30% van de ondervraagden na confrontatie met de tekens opgaven te menen dat het kledingstuk afkomstig is van G-Star. H&M heeft tegen dit onderzoek geen ander inhoudelijk bezwaar ingebracht dan dat slechts een afbeelding is getoond terwijl de gemiddelde consument de kleding zal passen en daarbij op een H&M logo zal stuiten. Dit argument overtuigt de voorzieningenrechter vooralsnog niet. Aannemelijk is dat een aanmerkelijk deel van het publiek het stadium van passen niet zal bereiken omdat van koop wordt afgezien of omdat de kleding wordt gekocht zonder passen. Bovendien is de relevantie van het verwarringsgevaar niet beperkt tot het tijdstip waarop de consument aankoop overweegt.

4.16. De voorzieningenrechter oordeelt daarom voorshands dat H&M door gebruik van de tekens als weergegeven onder 2.5 voor waren waarvoor het merk is ingeschreven inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk van G-star als bedoeld in artikel 9 lid I sub b GMVo. In de onderhavige procedure is het dus niet relevant of het Gemeenschapsmerk, zoals G-Star stelt en H&M betwist, een bekend merk is.

4.1 8. Het op te leggen verbod zal, zoals gevorderd, betrekking hebben op de gehele Gemeenschap. G-Star heeft daarbij belang nu H&M desgevraagd niet heeft willen toezeggen dat zij de onder 2.5. weergegeven tekens niet buiten Nederland zal gebruiken.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Utrecht, 8 december 2010, KG ZA 10-1003, BDRM tegen De Minibar B.V. (met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof)

Handelsnaamrecht. Bevoegdheid. Eiser BDRM exploiteert in Amsterdam café/restaurant MiNiBAR (A bar where you never have to wait for service again because you serve yourself) en maakt bezwaar tegen de Eindhovense horecagelegenheid De Minibar. De rechtbank Utrecht verklaart zich i.c. onbevoegd om van de vorderingen kennis te nemen, aangezien de gestelde inbreukmakende handelingen niet in het arrondissement Utrecht plaatsvinden, en verwijst de zaak naar de rechtbank Den Bosch. De Eindhovense Minibar heeft een lokaal verzorgingsgebied en website en gebruik van sociale media doen daar niet aan af.

4.4. (…) De vraag is derhalve of zich in het arrondissement Utrecht schadebrengende feiten hebben voorgedaan. Daarvan zal in het onderhavige geval sprake zijn als de handelsnaam van BDRM in Utrecht voldoende beschermingswaardige bekendheid geniet en bovendien kan worden aangenomen dat ook het gebruik van de handelsnaam van de Minibar BV zich uitstrekt tot Utrecht en aldus inbreukmakende handelingen in dit arrondissement plaatsvinden.

4.5. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kunnen de stellingen van BDRM over het voeren van de handelsnaam door de Minibar BV niet tot dit oordeel leiden. De Minibar BV heeft gemotiveerd gesteld dat het café aan de Kleine Berg te Eindhoven van de Minibar BV een lokaal verzorgingsgebied heeft. Het tegendeel is door BDRM niet gesteld Met name heeft zij niet, gemotiveerd, gesteld dat het verzorgingsgebied van dit café zich uitstrekt tot het arrondissement Utrecht. in het licht hiervan is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet voldoende gesteld of gebleken dat de inhoud van de website van de Minibar BV. die ondersteunend is aan de exploitatie van het café en niet is aan te merken als een zelfstandige economische activiteit, gericht is op het verwerven van klanten in onder meer Utrecht en/of wezenlijk bijdraagt aan de bekendheid van haar handelsnaam in deze regio. Daarnaast maakt de enkele omstandigheid dat personen in Utrecht gebruik maken van de sociale media waarop de Minibar BV een profiel heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dat kan worden aangenomen dat de handelsnaam van de Minibar BV buiten Eindhoven en directe omgeving wordt gevoerd op een wijze die handelsnaamrechtelijk relevant is. Dit geldt evenzeer voor het genomineerd worden voor een landelijke award.

4.6. De conclusie is dat de voorzieningenrechter zich onbevoegd acht om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. De voorzieningenrechter zal de laak verwijzen naar zijn collega in 's-Hertogenbosch.

Lees het vonnis hier.

Persbericht BREIN: "Rechtszaak BREIN/Mininova ten einde, partijen schikken. Op 26 augustus 2009 oordeelde de rechtbank Utrecht in de zaak tussen BREIN en Mininova dat Mininova ervoor moet zorgen dat gebruikers van haar torrentplatform geen torrent-links meer aanbieden naar bestanden waarvan gegronde twijfel bestaat of deze geen auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk beschermde werken bevatten.

Mininova stelde tegen het vonnis hoger beroep in bij het Gerechtshof in Amsterdam en Brein bereidde een schadeclaim voor namens haar aangeslotenen. Partijen zijn inmiddels een schikking overeengekomen. Mininova zal zich houden aan het vonnis van de rechtbank Utrecht en het hoger beroep intrekken. Teneinde de zaak definitief te schikken, betaalt Mininova aan Brein een bepaald bedrag, waarvan de hoogte niet door betrokkenen wordt bekend gemaakt."

Perscommuniqué HvJ EU in de zaak LÓreal/EBay (zie hieronder, IEF 9275): “Advocaat-generaal Jääskinen is van oordeel dat eBay in het algemeen niet aansprakelijk is voor merkinbreuken die door de gebruikers van haar elektronische marktplaats worden gepleegd

In zijn conclusie van vandaag komt advocaat-generaal Jääskinen allereerst tot de bevinding dat testers en testflacons, waarop vaak de woorden „niet voor de verkoop bestemd” of „niet voor individuele verkoop” zijn aangebracht, die niet voor de consumentenverkoop zijn bestemd en gratis ter beschikking worden gesteld aan de door de merkhouder erkende wederverkopers, niet kunnen worden beschouwd als goederen die met toestemming van de merkhouder op de markt zijn gebracht. Het staat dus nog steeds aan de merkhouder om te beslissen of hij deze producten op de markt wil brengen en hij kan ook de verkoop van dergelijk producten verbieden.

Evenzo kan de merkbescherming ook worden ingeroepen wanneer op de elektronische marktplaats goederen te koop worden aangeboden die nog niet binnen de EER op de markt zijn gebracht door of met toestemming van de merkhouder voor zover het aanbod is gericht op klanten binnen EER-landen.

Ten aanzien van de gevolgen van het uit de doos halen van cosmetische producten die van een merk zijn voorzien, verklaart de advocaat-generaal dat het in het geval van luxecosmetica niet kan worden uitgesloten dat de buitenverpakking van het product onderdeel is van de toestand van het product vanwege het specifieke ontwerp ervan waarin het merk voorkomt. Volgens de heer Jääskinen mag de merkhouder zich in dergelijke gevallen tegen de verdere verhandeling van de onverpakte goederen verzetten aangezien het verwijderen van de verpakking afbreuk doet aan de functies van het merk om de herkomst en de kwaliteit van de goederen aan te geven, of de reputatie ervan schade berokkent.

Vervolgens analyseert de advocaat-generaal de rol van eBay bij de merkinbreuken. Hij is in dat verband van oordeel dat hoewel eBay niet zelf goederen van L‘Oréal op haar website verkoopt, zij niettemin een alternatieve bron voor de aankoop ervan verschaft die naast het distributienetwerk van de merkhouder bestaat. Door bijgevolg L‘Oréals merken te reserveren als zoekwoorden die klanten naar de internetmarktplaats leiden, gebruikt eBay deze merken met betrekking tot goederen die van deze tekens voorzien door L’Oréal in de handel worden gebracht.

Volgens de advocaat-generaal leidt het gebruik van de in geding zijnde merken als zoekwoorden er echter niet noodzakelijk toe dat de consument wordt misleid ten aanzien van de herkomst van de aangeboden goederen. Hij meent dat in gevallen waarin de reclame zelf niet misleidend is ten aanzien van het soort aanbieder dat de reclamemakende uitbater van een internetmarktplaats is, het niet waarschijnlijk is dat afbreuk wordt gedaan aan de functie van het merk om de herkomst van het product aan te geven.

De advocaat-generaal maakt ook duidelijk dat wanneer het gebruik waarover de merkhouder klaagt erin bestaat dat het teken op de website van een uitbater van een elektronische marktplaats zelf wordt getoond, en niet in een gesponsorde koppeling van een zoekmachine, dit niet kan worden beschouwd als gebruik van het merk met betrekking tot goederen door de uitbater van de marktplaats, maar door de gebruikers van de marktplaats. In dergelijke gevallen biedt de uitbater van de marktplaats zijn klanten immers enkel de mogelijkheid om tekens te gebruiken die identiek zijn aan merken, zonder dat hij deze tekens zelf gebruikt. De mogelijke nadelige gevolgen voor het merk als gevolg van het tonen van een lijst van goederen die onder merkbescherming vallen door de gebruikers van een elektronische marktplaats, kan dus krachtens het EU-merkenrecht niet aan de uitbater van de marktplaats worden toegeschreven.

Ten slotte bespreekt de advocaat-generaal de uitlegging die het Hof heeft gegeven in de zaak Google2, volgens welke een aanbieder van informatiediensten die op verzoek van zijn klant gegevens opslaat, slechts dan van aansprakelijkheid voor die gegevens bevrijd is wanneer hij neutraal blijft ten opzichte van de gegevens die gehost worden. Hoewel hij opmerkt dat eBay wellicht niet neutraal is in die zin, omdat zij haar klanten aanwijzingen geeft over hoe de advertenties moeten worden opgesteld en de inhoud van de lijsten controleert, is de heer Jääskinen niet van mening dat een dergelijke betrokkenheid bij de voorbereiding van de lijsten van de klant zou moeten leiden tot het verlies van de bescherming die wordt geboden aan ondernemingen die door gebruikers geüploade gegevens opslaan. De advocaat-generaal wijst er niettemin op dat hoewel eBay in het algemeen is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor gegevens die door haar klanten op haar website worden opgeslagen, zij wel nog aansprakelijk blijft voor de inhoud van de data die zij in haar hoedanigheid van reclamemaker aan de exploitant van een zoekmachine meedeelt. De vrijstelling van aansprakelijkheid geldt evenmin voor gevallen waarin de uitbater van de elektronische marktplaats van het inbreukmakende gebruik van een merk op de hoogte is gesteld, en dezelfde gebruiker de inbreuk voortzet of herhaalt. In dat laatste geval kan ook tegen de uitbater van de elektronische marktplaats een rechterlijk dwangbevel worden uitgevaardigd om de voortzetting of herhaling van de inbreuk te voorkomen."

Lees het volledige communiqué hier.