Hidde Koenraad, Vondst Advocaten: Noot bij arrest Hof van Cassatie van België d.d. 25 februari 2010, (Greenstar-Kanzi / Hustin c.s. (Voorpublicatie, nog te verschijnen in de Gazette Raad voor de Plantenrassen).

“Het Hof van Cassatie heeft in deze casus aanleiding gezien om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) over de uitleg van Verordening 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht.

Het Hof overweegt enerzijds dat uit een tweetal merkenrechtelijke uitspraken van het HvJ EU zou volgen dat een merkhouder zich – nadat de waren met zijn toestemming in de handel zijn gebracht – ingevolge de uitputting van zijn recht slechts in bepaalde omstandigheden kan verzetten tegen de verhandeling ervan door een derde, ook al blijkt dat de licentiehouder van het merk bij de verhandeling met deze derde handelde in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst. Volgens het Hof van Cassatie valt niet uit te sluiten dat artikel 16 Verordening 2100/94 inzake de uitputting van het kwekersrecht op analoge wijze moet worden uitgelegd. Anderzijds overweegt het Hof van Cassatie, onder verwijzing naar de eerste overweging van de considerans van Verordening 2100/94, dat plantenrassen specifieke problemen met zich meebrengen op grond waarvan wellicht minder snel uitputting aangenomen moet worden.

In de onderhavige zaak staat vast dat Nicolaï - door bij de verkoop van de 7.000 appelbomen Hustin niet de teelt- en/of marketinglicentie te laten aanvaarden - in strijd heeft gehandeld met (een beperkende verplichting uit) de licentieovereenkomst. (…) Anders dan het Hof van Cassatie overweegt, blijkt uit de in het arrest aangehaalde uitspraak Copad/Dior mijns inziens dus duidelijk dat bij schending door een licentiehouder van de in de wet opgesomde c.q. wezenlijke verplichtingen uit een licentieovereenkomst, géén uitputting kan worden aangenomen.`

Lees de gehele noot hier. Lees het arrest hier.

Herman Cohen Jehoram, emeritus hoogleraar Recht van de Intellectuele Eigendom, UvA: Voorontwerp auteurscontractenrecht. Twee grote gebaren. Eerder verschenen in IER 2010/5, pp. 433-435.

“De geschiedenis van dit voorontwerp reikt in feite terug tot 1972, toen een eerste voorontwerp terzake werd gepubliceerd: titel 7.8 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek ‘Uitgave van werken’. Voor deze geschiedenis moge ik verwijzen naar mijn artikel in dit tijdschrift ‘Komend auteurscontractenrecht’ uit 2008.  Mijn slotzin aldaar luidde: ‘Een mogelijke regeling van het auteurscontractenrecht is nu van vele kanten belicht en de tijd lijkt rijp om tot wetgeving over te gaan.’ De eerste stap tot deze wetgeving is nu gezet met de publicatie van een voorontwerp, dat op 1 juni 2010 in openbare consultatie is gebracht.

(…) Het voorontwerp voorziet in twee belangrijke ingrepen in het vermogensrecht: de bepalingen omtrent de onoverdraagbaarheid van het auteursrecht tijdens het leven van de maker en de iedere vijf jaar opzegbaarheid van een exclusieve licentie. Dit kan leiden tot aanzienlijke schade bij exploitant én maker. De desbetreffende bepalingen dienen geschrapt te worden.

Artikel 25 b lid 4 geeft de exploitant de noodzakelijke eigen rechten tot uitoefening van zijn bevoegdheden. Het verdient de voorkeur om de voorgestelde wettekst te vervangen door de veel elegantere formulering van dezelfde regel in het voorontwerp van Boek 7 Nieuw Burgerlijk Wetboek uit 1972.

Volgens een artikel 25 c heeft de maker recht op een billijke vergoeding. Beter lijkt terzake de bepaling uit het meergenoemde voorontwerp uit 1972 dat in hoofdzaak dezelfde regel kent, maar dan nuanceert met ‘tenzij iets anders is overeengekomen of het gebruik iets anders meebrengt’.

Het voorontwerp vervolgt met de bepaling dat een vergoeding geacht wordt billijk te zijn indien de hoogte daarvan is vastgesteld door de Minister van Onderwijs na een gezamenlijk verzoek van verenigingen van makers en exploitanten, dat een gezamenlijk gedragen advies inzake de billijke vergoedingen bevat. De overheid wordt hier ingeschakeld om de kartelautoriteiten te doen geloven dat het niet de marktpartijen zelf zijn die de tariefafspraak gemaakt hebben. Naar mijn mening zijn deze autoriteiten mans genoeg om door deze schijnconstructie heen te kijken. Dan is het beter om open kaart te spelen, zoals dat ook sinds jaar en dag in Duitsland gebeurt, waar de hier bedoelde tariefafspraken zijn onttrokken aan de bepalingen van het mededingingsrecht. Dit heeft nooit moeilijkheden met de Europese autoriteiten opgeleverd.”

Lees het volledige artikel hier.

Rechtbank Haarlem, 25 augustus 2010, LJN: BO6307, Eiseres tegen Laser Aesthetic c.s.

Merkenrecht. laseroperatiemerken. Eindvonnis m.b.t. schadeberekening en winstafdracht na inbreuk door gedaagden op de merken EPILASE en FACELASE. Eiseres, merkhoudster, heeft onvoldoende onderbouwd dat zij schade heeft gelden doordat zij door de inbreuk verhinderd is de merknamen exclusief te ‘vermarketen’ en dat zij daardoor de winst mist die zij normaal gesproken als gevolg van de goodwill van de merken had kunnen maken. Het niet gehoor geven aan sommatie leidt tot kwade trouw in de zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE (winstafdracht).

Het begrip “omzetverhogend effect” zal ongetwijfeld nog vaker gaan opduiken in de rechtspraak. Aangezien de laseroperaties ook zonder de merkinbreuken zouden zijn uitgevoerd door gedaagde Laser Aesthetic en dat aldus de nodige omzet/winst ook zou zijn gegenereerd, wordt de vordering tot winstafdracht weliswaar toegewezen, maar beperkt de rechtbank deze tot “de nettowinst voor zover deze is genoten ten gevolge van het omzetverhogend effect van het gebruik van de merknamen.”

Schadevergoeding: 2.3.  (…) Derhalve kan en mag verwacht worden van [eiseres in conventie] dat zij aan de hand haar eigen financiële gegevens onderbouwt welke schade zij – na beëindiging van die samenwerking – heeft geleden als gevolg van het feit dat zij deze merknamen niet langer kon ‘vermarketen’. (…) Ook heeft [eiseres in conventie] geen feiten gesteld aan de hand waarvan kan worden geconcludeerd dat er een causaal verband is tussen het gebruik van de onderhavige merknamen door Laser Aesthetic c.s. na beëindiging van de samenwerking en het niet langer kunnen uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door [eiseres in conventie], althans Body Aesthetic B.V. (…) Nu [eiseres in conventie] geen feiten en omstandigheden heeft gesteld aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke vergoeding zij ontving voor het gebruik van de merknamen (door Body Aesthetic B.V.), moet de conclusie zijn dat [eiseres in conventie] niet heeft voldaan aan haar stelplicht waar het gaat om de omvang van de door haarzelf geleden schade. (…)

Winstafdracht: 2.4.  [eiseres in conventie] vordert tevens winstafdracht door Laser Aesthetic c.s. Voor de toewijsbaarheid van een vordering tot winstafdracht dient te zijn voldaan aan het vereiste dat het gebruik van de merknamen te kwader trouw is geschied (artikel 2.21 lid 4 BVIE).  (…) De rechtbank heeft in voornoemd tussenvonnis reeds vastgesteld dat Laser Aesthetic c.s. bij faxbericht van 12 maart 2004 zijn gesommeerd om het gebruik van de merknamen te staken en gestaakt te houden en dat aan deze sommatie geen gevolg is gegeven. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee voldaan aan het vereiste van kwade trouw.(…)

2.5.  Laser Aesthetic c.s. hebben niet betwist dat [eiseres in conventie] aanspraak kan maken op winstafdracht, doch voeren aan dat [eiseres in conventie] eraan voorbij gaat dat de door Laser Aesthetic c.s. gegenereerde winst vooral ziet op het uitvoeren van de operatie en dat die operatie als zodanig niet is beschermd.(…) De vraag die moet worden beantwoord is of het begrip diensten zich in het onderhavige geval uitstrekt over de uitgevoerde operatie. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Het staat vast dat Laser Aesthetic zelf steeds haar diensten aan de klanten aanbood en verrichtte onder de merknaam “Epilase” respectievelijk “Facelase”, welke diensten werden omschreven als: het ontharen met een laser respectievelijk het verwijderen/verzachten van huidoneffenheden (zie de door Laser Aesthetic gehanteerde advertenties overgelegd als productie E.25). Laser Aesthetic hield ook een website aan met de naam www.epilase.com, waaruit de directe koppeling tussen de merknaam en de aanboden/te verrichten diensten volgt. Daar staat tegenover dat het er voor gehouden moet worden dat deze operaties ook zonder de merkinbreuken zouden zijn uitgevoerd door Laser Aesthetic en dat aldus de nodige omzet/winst zou zijn gegenereerd. Voor het onderhavige geval betekent dit, dat de vordering tot winstafdracht kan worden toegewezen, doch beperkt is tot de nettowinst voor zover deze is genoten ten gevolge van het omzetverhogend effect van het gebruik van de merknamen, gerekend over de van 12 maart 2004 tot 1 juli 2009.

Inzage in de financiële gegevens: 2.6.  (…) [eiseres in conventie] heeft een beroep gedaan op artikel 2.21 BVIE en artikel 843a Rv. Om duidelijkheid te krijgen over de genoten winst, zal inzage in de financiële gegevens nodig zijn. Artikel 2.21 lid 4 BVIE bepaalt dat de inbreukmaker kan worden veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de genoten winst. (…)

Lees het vonnis hier.

Willem Hoorneman, CMS Derks Star Busmann: De softwaregerelateerde uitvinding en het Octrooihotel. Uitgesproken op 2 december 2010 bij gelegenheid van de lancering en presentatie van het boek Softwarerecht van de auteurs Hendrik Struik, Peter van Schelven en Willem Hoorneman.

“De maan scheen door de bomen op een kraakheldere avond toen de softwaregerelateerde uitvinding door de stad slenterde op zoek naar een hotel. Het was koud en hij klopte aan bij het octrooihotel. De deur ging op een kier en het hoofd van de portier verscheen met een kaars in zijn hand: “u bent een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker”, lispelde de portier. “Zeker, dat kun je wel zeggen, mag ik binnenkomen”, vroeg de softwaregerelateerde uitvinding.

“Alleen als u een technisch karakter heeft”, zei de portier. “Technisch karakter?, wat bedoelt u”, antwoordde de softwaregerelateerde uitvinding. “U bent dan misschien wel een softwaregerelateerde uitvinding”, zei de portier, “maar daarmee heeft u nog niet automatisch een technisch karakter”. “Hoe zo niet, ik ben een technisch begaafde jockey, beheers de techniek van de cadeauverpakking tot in de puntjes en ik ben technisch genoeg om via de schoorsteen in uw hotel te komen, is dat niet voldoende?”.

“Nee”, zuchtte de portier, “u bent softwaregerelateerd en software als zodanig kunnen wij niet zomaar binnenlaten”. “Als zodanig”, stamelt de softwaregerelateerde uitvinding, “wat bedoelt u daar nu weer mee ?”. “Dat betekent dat u meer moet zijn, dan software alleen; heeft u niet iets met een computer of een schijfje ?”. “Beste man”, antwoordde de softwaregerelateerde uitvinding, “je kunt mij afspelen op een computer en ik ben vastgelegd op een USB stick”. De portier keek nog even zuinig, maar moest toegeven dat dit als zodanig voldoende was voor technisch karakter. “Mooi, dan kunt u mij eindelijk binnenlaten”, reageerde de softwaregerelateerde uitvinding.

“Ho, ho, ho, niet zo snel, bent u wel nieuw en inventief ?” , vroeg de portier. “Nieuw en inventief ?, man, ik heb een baard en dat heeft geen enkele softwaregerelateerde uitvinding”. “Dat kan wel zo zijn”, haastte de portier zich te zeggen, “maar is die baard van u wel technisch”. “Technisch ?” hakkelde de softwaregerelateerde uitvinding, “maar ik had toch al een technisch karakter ? “ De portier rechtte de rug, was even stil en declameerde toen: “Ja, met technisch karakter begint het, maar uw baard moet een bijdrage leveren aan de stand van de techniek en die bijdrage moet technisch zijn. Daar lijkt het echter niet op, uw baard is meer esthetisch van aard en van dat soort baarden houden wij niet in ons hotel”. De softwaregerelateerde uitvinding was met stomheid geslagen, maar herstelde zich toch na enige tijd: “Esthetisch ?, mijn baard is functioneel en dient om extra USB sticks in vast te knopen voor het geval dat ik niet op één stick pas”. De portier keek de softwaregerelateerde uitvinding meesmuilend aan: “en die rare rode hoed van u is zeker ook technisch van aard”. “Die rare hoed van mij is zeker technisch van aard, want die wordt gekenmerkt door een gleuf die gevormd wordt door twee puntvormige mijterdelen aan weerszijde van deze gleuf waardoor een CD Rom met mij erop geladen kan worden”. “Mag ik nu binnenkomen ?, vroeg de softwaregerelateerde uitvinding met meer en meer ongeduld.

“Luister, beste man, ik moet helaas streng zijn en kan niet iedere gast met een baard en een mijter binnenlaten”. “U moet niet alleen een technisch karakter hebben en een technisch bijdrage leveren aan de stand van de techniek, maar u moet ook een verder gaand technisch effect bewerkstelligen, tenslotte bent u maar software of, erger nog, wellicht software als zodanig”. De softwaregerelateerde uitvinding zwol nu langzaam rood aan: “Een verder gaand technisch effect …. Ik heb al een baard, een mijter, ben vastgelegd op een USB stick en kan gedraaid worden op een computer en dit is nog niet genoeg ….. “. “Helaas, als gezegd wij kunnen niet iedereen zo maar binnenlaten, u moet juist een technisch effect bewerkstelligen op die computer dat verder gaat dan dat u daarop gespeeld wordt als een grammofoonplaat op een platenspeler”. De softwaregerelateerde uitvinding geloofde zijn oren niet: “Als een grammofoonplaat op een platenspeler……. Bent u wel goed bij uw hoofd, ik ben toch niet bij een gekkenhuis aangeland”. De portier liet de softwaregerelateerde uitvinding even uitrazen: “Beste man, met beledigingen is hier nog nooit iemand binnengekomen, u komt er niet in, punt uit”.

De softwaregerelateerde uitvinding werd hier toch even stil van en dacht luttele seconden na, toen zei hij: “ Wacht, wacht, wacht, maar als u mij afspeelt op de computer dan verschijnt alle tekst automatisch in rijm, waardoor minder tekst nodig is, minder informatie opgeslagen hoeft te worden op de harde schijf en de computer sneller wordt”. “Dat had u wel eens eerder kunnen zeggen”, zei de portier, “dat is inderdaad een verder gaand technisch effect”. De softwaregerelateerde uitvinding ontspande: “Gelukkig, laat mij dan maar snel binnen want ik ben bijna bevroren”. De portier keek hem verbaasd aan: “U loopt wel erg hard van stapel. We moeten streng zijn; behoort u wel tot een technologisch gebied ?” “Ja, de laatste internationale protocollen schrijven voor dat we ook op dit punt streng moeten zijn”. Nu ontplofte de softwaregerelateerde uitvinding bijna: “Technologisch gebied !!!, in welke tijd leeft u eigenlijk, alles draait tegenwoordig om computers, software, internet, e-commerce en informatietechnologie”. “Ik behoor tot de INFORMATIETECH- NO-LO-GIE…”. “Er is geen enkele reden om zo te schreeuwen”, antwoordde de portier, “goed, u lijkt mij dan inderdaad wel te behoren tot een technologisch gebied”.

De softwaregerelateerde uitvinding trilde nog na van de opwinding: “wilt u mij dan eindelijk binnenlaten”. Maar de portier gaf geen krimp: “Beste man, we moeten kritisch blijven, we moeten denken aan de reputatie van ons hotel; kunt u wel toegepast worden op het gebied van nijverheid, de landbouw daaronder begrepen”. De softwaregerelateerde uitvinding kneep zichzelf in de arm, dit moest een boze droom zijn : “Nijverheid…”, schreeuwde hij, “man, in welke eeuw leef jij, stop jij die nijverheid maar in je haar….”. De portier verblikte of verbloosde niet: “Onder nijverheid verstaan wij “technische bedrijvigheid”. Nu werd het de softwaregerelateerde uitvinding zwart voor de ogen en verloor hij iedere zelfbeheersing: “TECHNISCHE, TECHNISCHE !!!, ik zou jou eens technisch door dit sleutelgat trekken en daarna technisch ontleden tot op het bot …”. 

De portier bleef de rust zelve en antwoordde: “Beste man, nu lijkt u toch echt iedere redelijkheid uit het oog te zijn verloren, u kunt beter naar dat hotel aan de overkant gaan. Dat is goedkoop en daar laten ze iedereen binnen die maar een beetje gek is en een stempel op het hoofd draagt. Daar voelt u zich vast thuis. En zo geschiedde (…)"

Willem Hoorneman, 2 december 2010

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 30 november 2010, LJN: BO6101, Sioux GmbH tegen gedaagde.  

Merkenrecht. Beroep in Benelux-oppositiezaak. SIOUX tegen SYOU (schoenen). Oppositie afgewezen. Geen verwarringsgevaar. Geen auditieve overeenstemming, nu vrijwel niemand nog weet wat de 'juiste' uitspraak van het woord 'Sioux' (“alleen bekend is bij een gedeelte van het (overwegend mannelijke) deel van het publiek dat in zijn jeugd geïnteresseerd was in cowboy- en indianenverhalen.”). Geen bekend merk. De visuele en auditieve overeenkomsten worden geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen.

4.5   De Sioux zijn een indianenstam en als verwijzing daarnaar moet dat woord worden uitgesproken als 'soe'. Hoewel een deel van het in aanmerking komende publiek met de begripsmatige betekenis van het woord Sioux als indianenstam bekend zal zijn, mag ervan uit worden gegaan dat de 'juiste', voor Nederlands- en Franstaligen vreemd aandoende, uitspraak van dat woord 'soe' alleen bekend is bij een gedeelte van het (overwegend mannelijke) deel van het publiek dat in zijn jeugd geïnteresseerd was in cowboy- en indianenverhalen. Dergelijke verhalen zijn echter al decennia lang onder de jeugd (veel) minder populair dan zij ooit waren. In dit licht is niet aannemelijk dat meer dan een te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek die 'juiste' uitspraak van het woord 'Sioux' kent. Dit brengt met zich dat er geen reden is om aan te nemen dat in het Nederlands de 'X' niet zou worden uitgesproken, terwijl in het Frans de 'X' aan het einde van woord wegvalt. Door het Nederlandstalige publiek zal het merk SIOUX dan ook doorgaans worden uitgesproken als 'sie-joeks' of 'sie-jauks', door het Franstalige publiek als sie-joe, in aanmerking nemende dat in het Frans de 'ou' pleegt te worden uitgesproken als 'oe'.

Om deze reden zal het merk SYOU van [geïntimeerde] in het Franse taalgebied worden uitgesproken als 'shjoe', en niet als 'shjau'. In het Nederlandstalige deel van de Benelux is dit eveneens het geval omdat SYOU het daarin onmiddellijk herkenbare en veelgebruikte Engelse woord 'you' bevat dat wordt uitgesproken als 'joe'. Kortom: in het Nederlandstalige deel van de Benelux bestaat er slechts een geringe auditieve overeenstemming ('sie-joeks' / 'sie-jauks' versus 'shjoe') tussen beide merken, in het Franstalige deel van de Benelux is, zoals het bureau heeft overwogen, sprake van een grotere auditieve overeenstemming ('sie-joe' versus 'shjoe').

4.6  Het woord Syou betekent als zodanig niets. Echter, auditief zal het (Nederlandse en Franstalige) publiek niet of nauwelijks verschil kunnen ontwaren tussen het woord SYOU ('shjoe') en het bij dat publiek zeer bekende Engelse woord 'shoe', dat de vaste en helder omlijnde betekenis heeft van 'schoen' / 'chaussure'. Die betekenis zal het Franstalige publiek niet leggen in 'sie-joe' en het Nederlandstalige publiek niet in 'sie-joeks'/'sie-jauks' (zoals SIOUX wordt uitgesproken). In begripsmatig opzicht bestaat voor het Benelux publiek dat de merken auditief waarneemt dus een zodanig groot verschil tussen de merken dat de auditieve overeenstemming daartussen (grotendeels) wordt gecompenseerd.
Voorts zal een deel van het in aanmerking komende publiek met de betekenis van het woord SIOUX (een indianenstam) bekend zijn - ook als zij de juiste uitspraak niet kennen - waarbij het hof opmerkt dat het oudere merk Sioux op de markt dikwijls daadwerkelijk in verband wordt gebracht met indianen, zo blijkt onder meer uit de illustraties bij de Sioux-schoenen en de omschrijvingen daarvan (overgelegd als bijlagen 3 en 4 bij de door beide partijen overgelegde reaktie van Ten Theije in de oppositie bij het Benelux Bureau en als productie 10). Ook in dit opzicht is sprake van een begripsmatig verschil, waardoor compensatie van de onder 4.5 genoemde auditieve en de (zeer beperkte) visuele overeenstemming plaatsvindt.

(…)

4.8   Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat de voormelde visuele en auditieve overeenkomsten worden geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank Dordrecht, 25 november 2010, KG ZA 10-253, Promotion Design tegen Appletree (met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE). 

Auteursrecht. Siertaarten en siergebak. De eerdere vaststellingsovereenkomst laat geen ruimte om dwaling aan te nemen omtrent de auteursrechtelijke beschermingsomvang van de siertaarten van eiseres (afbeelding).

4.3. Aan de vraag of sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Promotion Design of van slaafse nabootsing komt de voorzieningenrechter niet meer toe. Aan de wilsovereenstemming doet niet af dat bij Appletree na het sluiten van de overeenkomst is gaan betwisten dat het siergebak van Promotion Design bescherming geniet op grond van het auteursrecht dan wel op grond van het verbod op slaafse nabootsing. Dat doet niet af aan de rechtsgeldigheid van de reeds gesloten de vaststellingsovereenkomst. Zelfs indien aangenomen zou mogen worden dat de bescherming die Promotion Design inroept onterecht is en in strijd is met dwingende wetsbepalingen, dan nog kan dat Appletree niet baten. Een vaststelling ter beëindiging van onzekerheid of geschil op vermogensrechtelijk gebied is immers geldig ook als zij in strijd mocht blijken te zijn met dwingend recht. Dit zou anders zijn als de vaststelling tevens naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde, maar daaromtrent is door Appletree niets gesteld (art.7:902 BW). Partijen kunnen een te respecteren belang hebben om, in geval van onzekerheid of geschil, in der minne - buiten de rechter om - een oplossing te bereiken, ook als hun problemen met dwingend recht verweven blijken te zijn. Gegeven het feit dat ook over de toepassing van dwingend recht in veel gevallen in redelijkheid verschil van mening mogelijk is, kan dit verkeersbelang niet worden gehonoreerd indien de overheidsrechter die de in een vaststelling neergelegde toepassing of niet-toepassing van een regel van dwingend recht onjuist vindt, dit steeds zou moeten corrigeren (TM, p. 114011; MvA, Kamerstukken I 1992/93, 17 779, nr. 95b, p. 3). Tegen deze achtergrond verdient de stelling van Appletree dat zij heeft gedwaald omtrent de auteursrechtelijke beschermingsomvang en de regels van slaafse nabootsing geen honorering in rechte. Het is bovendien vaste rechtspraak dat een dergelijke "rechtsdwaling" slechts onder bijkomende omstandigheden kan worden gehonoreerd en die zijn niet gesteld of gebleken.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 30 november 2010, zaaknr. 200.007.127/01, Falcon International C.V. c.s. tegen BBIE & Falke KG (met dank aan Silvie Wertwijn, Vondst & Remco de Rantz, De Ranitz Advocatuur).

Merkenrecht. Beroep in Benelux-oppositiezaak, woordmerk FALKE tegen beeldmerk FALCON, beiden voor kleding. Het hof handhaaft de oppositie. Marktonderzoek verworpen, reëel verwarringsgevaar, geen misbruik van recht.

Marktonderzoek: 12. (…) In het bijzonder is sprake van "leidende vragen" en is het onderzoek niet representatief voor situaties waarin zich normaliter in de markt verwarringsgevaar zou kunnen voordoen. Het gaat om een online onderzoek, waarbij de respondenten achtereenvolgens de onderhavige merken krijgen voorgelegd en daarover diverse vragen moeten beantwoorden (Waar denkt u aan als u dit merk ziet?, Aan wat voor soort producten denkt u als u dit merk ziet? , Komt dit merk u bekend voor? Doet dit merk u aan een ander merk denken?), waarna een kledingstuk met het FALCON-merk naast een kledingstuk met het FALKE-merk wordt getoond en wordt gevraagd: "Stel dat u in de winkel bent waar u normaal gesproken uw sportkleding/outdoorkleding zou kopen en u treft deze kledingstukken aan. Is u dan duidelijk van welk kledingstuk van welk merk is? " Top Brands heeft nog gesteld dat de respondenten slechts over een van de merken vragen kregen voorgelegd. In het rapport is echter uitdrukkelijk vermeld - zoals door Top Brands tijdens de mondelinge behandeling ook is erkend - dat er "is gekozen voor een vragenlijst waarbij de ene helft eerst Falcon te zien krijgt en de andere helft Falke.( ...) Vervolgens is het tweede merk voorgelegd en tenslotte zijn beide merken tegelijkertijd getoond" Dit onderzoek is naar het oordeel van het hof niet representatief voor de situatie waarin consumenten in de markt met een (één) merk worden geconfronteerd, terwijl er van andere merken slechts een (onbewust) herinneringsbeeld bestaat. Uit de resultaten naar aanleiding van de vragen kunnen dan ook geen relevante conclusies getrokken worden over mogelijk verwarringsgevaar in de situatie waarmee het publiek normaliter in de markt met een merk wordt geconfronteerd. Dat geldt in het bijzonder voor de omstandigheid dat 92% van de respondenten op de hiervoor aangehaalde vraag "ja dat is mij duidelijk” antwoordt.

Verwarring: 13. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat er sprake is van zodanige visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming dat er reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. (…) Naar het oordeel van het hof is bij aankoop van kleding - anders dan bij aanknop van auto's waarvan in de zaak Picasso/Picaro (…) sprake was - geen sprake van een bijzonder grote mate van oplettendheid. Wel is sprake van een hoger aandachtsniveau dan bij de aankoop van de dagelijkse boodschappen, maar het is niet eenzodanig hoog niveau dat daardoor in dit geval gen verwarringsgevaar zou zijn te duchten.

Andere merkenautoriteiten: 14. Aan het bovenstaande kan (onvoldoende) afdoen dat de Spaanse en de UK merkenautoriteit van oordeel waren dat er geen sprake was van relevant overeenstemming en verwarringsgsgevaar met andere merken, nu het hof niet gebonden is aan die oordelen en de onderhavige zaak op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld. (…)

Misbruik van recht: 14. Ten slotte heeft Top Brands nog gesteld dat Falke misbruik van recht maakt door deze oppositie in te stellen. Zij stelt daartoe dat zij, althans Falcon rechthebbende is op in 1971, 1990, 2003,2004 en 2005 gedeponeerde FALCON-merken, dat die merken bekend zijn, dat daaruit genoegzaam blijkt dat verzoeksters langer dan vijfjaar op rechtsgeldige wijze gebruik maken van het merk FALCON, dat Falke dat gebruik gedoogd heeft en dat het slechts gaat om restyling van haar merk(en), zodat Falke geen te rechtvaardigen belang heeft bij haar oppositie. In het midden latend of er onder (zeer) bijzondere omstandigheden reden zou kunnen zijn voor een beroep op misbruik van recht in een oppositieprocedure, is het hof van oordeel dat daarvoor in dit geval in ieder geval onvoldoende mond is. (…) Gelet op voormelde stelling van Top Brands in haar verzoekschrift en de omstandigheid dat Top Brands eerder gebruik niet heeft onderbouwd, gaat het hof uit van relevant gebruik sedert 1997 of 2005. (…) Verder heeft Falke betwist dat zij het gebruik van de FALCON merken gedurende vijf jaren bewust heeft gedoogd en gesteld dat het voor haar nog mogelijk is een verbod van het gebruik van deze merken te vorderen. Dat de merken meer dan vijfjaar geleden zijn gedeponeerd betekent nog niet dat zij ook vanaf de datum van depot zijn gebruikt en dat derden daarvan op de hoogte zijn. Top Brands heeft ten slotte de stelling van Falke dat op het onderhavige Benelux-depot een internationale inschrijving is gebaseerd, die ook voor andere landen gelding heeft en die vervalt als de oppositie wordt toegewezen, erkend. Het bovenstaande brengt mee dat niet gezegd kan worden dat Falke geen te rechtvaardigen belang heeft bij haar oppositie. 

15. Gelet op het bovenstaande, is het hof van oordeel dat de bezwaren van Top Brands tegen de beslissing van het Bureau falen en de oppositie terecht is toegewezen. 

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank ´s-Hertogenbosch, 2 december 2010, KG ZA 10-960, CWS Nederland B.V. tegen Boco Chemie B.V. (met dank aan Huib Berendschot, AKD)

Handelsnaamrecht. Executiegeschil (zie Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 12 mei 2010, IEF 8850). Geen dwangsommen verbeurd. O.a. Google-cacheresultaten, Linkedinprofielen van werknemers en placemats in brasserie Kaat Mossel kunnen CWS niet worden tegengeworpen: “CWS is immers niet veroordeeld tot het wissen van haar geschiedenis.”

4.4.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan het enkele feit dat men via in google ingevoerde merktemen met het woord ‘boco’' resultaten krijgt die (indirect) in verband zijn te brengen met CWS, niet worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik waardoor verwarring te weten valt in de zin van artikel 5 Hnw. Het gebruik van een handelsnaam doet een meer 'actief ‘gebruik door (in dit geval) CWS veronderstellen, in die zin dat CWS haar onderneming en bedrijfsactiviteiten onder een bepaalde naam aan het publiek presenteert, en een dergelijk actief gebruik (na 17 augustus 2010) volgt niet zonder meer uit de door Boco overgelegde google-zoekresultaten. Hierbij wordt opgemerkt dat CWS bij voormeld vonnis niet veroordeeld is tot het terughalen van alle boco-vermeldingen die met haar bedrijf in verband kunnen worden gebracht.

4.4.3. Bovendien heeft CWS erop gewezen dat een groot aantal van de door de  deurwaarder vonden pagina's afkomstig zijn uit het cachegeheugen van Google en dat deze pagina’s in werkelijkheid al zijn aangepast. De werking van het cachegeheugen wordt door Boco in zoverre niet weersproken, zodat er van uit kan worden gegaan  dat de mogelijkheid bestaat dat pagina’s die ‘in cache’ staan, oude pagina’s zijn die ten tijde van het zoeken in Google reeds veranderd zijn. Het feit dat er nog oude pagina's in het cache-geheugen van Google staan waarin CWS de naam voert waarin het woord 'boco' voorkomt kan dit aan CWS niet worden tegengeworpen;  CWS is immers niet veroordeeld tot het wissen van haar geschiedenis.

4.6. (…) De vermelding onder het kopje 'Experience' door deze personen dat zij werkzaam zijn of waren voor CWS-boco (Nederland) houdt naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen gebruik door CWS van de handelsnaam in, in strijd met het vonnis van 12 mei 2010. Van CWS kan gelet op de veroordeling in het vonnis van 12 mei 2010 wellicht verwacht worden dat zij haar werknemers erop wijst dat deze zich bewust dienen te zijn van de (handels)naamwijziging die CWS opgelegd heeft gekregen en dat zij, indien zij namens CWS handelen, met deze nieuwe naam naar buiten moeten treden, maar het noemen van de voormalige naam van CWS op een site als LinkedIn is niet te beschouwen als een handeling door deze werknemers namens CWS en kan daarom niet gezien worden als het voeren van een handelsnaam door CWS.

4.7. (…) Een redelijke uitleg van het vonnis brengt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet met zich dat daarin tevens is bedoeld CWS te bevelen tot het eigenhandig opzoeken van het mogelijk bezigen van de handelsnaam CWS-boco door derden.

4.8. (…) De vermelding van de naam CWS-boco op de place-mats bij restaurant Kaat Mossel te Rotterdam is gedaan naar aanleiding van een bijdrage die CWS betaalde aan het restaurant voor het vonnis van 12 mei 2010. De vermelding van CWS onder de handelsnaam CWS-boco betreft een vermelding die is gedaan door een derde, en niet is gebleken dat deze vermelding in opdracht was van CWS en dat die opdracht is gegeven na het vonnis van 12 mei 2010. Gelet op deze omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vermelding van de naam CWS-boco bij Kaat Mossel geen gebruik van de handelsnaam door CWS oplevert die in strijd is met het vonnis van 12 mei 2010.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Amsterdam, ex parte beschikking van 26 november 2010, M&G partners LLP c.s. tegen Wibra Supermarkt B.V. (met dank aan Wendela Bierman, Versteeg Wigman Sprey advocaten).

Auteursrecht. Make-Up & Hair Sketch Portfolio. Ex parte beschikking. Verzoek toegewezen. Gesteld spoedeisend belang i.v.m. Sinterklaasverkoop: “de verwachting is dat de Sint in de week voor Sinterklaas een groot aantal exemplaren zal inslaan.”

“Beveelt gerequestreerde om binnen acht uur na betekening van deze beschikking de in het verzoekschrift bedoelde inbreuk op de auteursrechten van verzoeksters te staken en gestaakt te houden. meer in het bijzonder de aanbieding en verhandeling van de Make-Up & Hair Sketch Portfolio dan wel enige andere daarop gelijkende ontwerpen onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, waaronder uitdrukkelijk begrepen, maar niet beperkt tot de aanbieding en verhandeling van de Make-Up & Hair Sketch Portofolio dan wel andere daarop gelijkende ontwerpen in haar filialen en afbeeldingen van de Make-Up & Hair Sketch Portfolio uit haar aanbiedingenfolder, onder andere te zien op haar website, te verwijderen en verwijderd te houden.”

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 november 2010, zaaknr. 200.022.658/01, Hansgrohe AG tegen Tiger Nederland B.V. (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof).

(Gemeenschaps-)modellenrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing Douchekoppen. Het gaat in dit geding, kort gezegd, om de vraag of Tiger met het verhandelen van de handregendouche genaamd "Niagara" inbreuk maakt op de rechten van Hansgrohe uit hoofde van haar  als Gemeenschapsmodel geregistreerde, hand-regendouche genaamd "Raindance", danwel op het auteursrecht van Hansgrohe met betrekking tot de Raindance, althans uit dien hoofde onrechtmatig handelt jegens Hansgrohe. (Klik op afbeelding voor vergroting)

Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ‘s-Gravenhage, 1 oktober 2008, IEF 7129): de litigieuze douchekoppen wekken volgens het hof geen andere algemene indruk. Stijl of trend is in beginsel geen maatstaf. Verwatering is niet mogelijk. De "apparaatgerichte leer" geldt ook voor het (Gemeenschaps-)modellenrecht. Inbreuk op modelrecht en auteursrecht, onrechtmatige daad. In citaten:

7. De stellingen van partijen stellen allereerst de vraag aan de orde of  en in hoeverre het bestaan van een bepaalde stijl of trend van invloed kan zijn op de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel. Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

8. Aan de omstandigheid dat bepaalde elementen van een model als een uiting van een bepaalde stijl of trend kunnen worden beschouwd, komt, althans onder de vigeur van de GModVo, als zodanig geen betekenis toe. De maatstaf die moet worden toegepast bij beantwoording van zowel de vraag of aan een model individueel karakter toekomt, als de vraag of een later model inbreuk maakt op een eerder model, is of de beide modellen op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maken. (…) Wel moet worden aangenomen dat, voor zover een Gemeenschapsmodel elementen bevat die kunnen worden beschouwd als een uiting van een bepaalde stijl of trend, het model in zoverre geen bescherming geniet, omdat in dergelijke elementen geen eigen karakter is belichaamd. Een (ander) model dat eveneens als een uiting van de betreffende stijl of trend kan worden beschouwd, wekt in zoverre bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het vormgevingserfgoed waarin die stijl of trend tot uitdrukking is gebracht. In zoverre kan derhalve toch van belang zijn om vast te stellen of (elementen) van een model kunnen worden gezien als uitdrukking van een stijl of trend. Daarbij gaat het dan om een idee, een concept, resulterend in gemeenschappelijke, abstracte stijlkenmerken; niet om de concrete belichaming daarvan.

(…)

14. Het hof is van oordeel dat het door Tiger bepleite uitgangspunt, dat de beschermingsomvang van een (Gemeenschaps-)model geringer wordt naar de mate waarin het model navolging vindt, geen steun vindt in het recht, in het bijzonder de GModVo. Artikel 10 van de GModVo, waarin de beschermingsomvang blijkens het bepaalde in lid 2 wordt gerelateerd aan de vrijheid van de ontwerper, wijst veeleer op het tegendeel. Immers, de vrijheid van de ontwerper verandert niet; deze dient naar zijn aard te worden vastgesteld op het moment van ontwerpen, althans het depot. Ook de in r.o. 8 genoemde uitspraak van het Gerecht van de EU biedt geen steun aan het standpunt van Tiger. Uit het arrest van de Hoge Raad in de zaak Decaud/Mediamax (WR 29 december 1995, NJ 1996, 546) volgt naar het oordeel van het hof evenmin dat de door Tiger verdedigde opvatting juist is, Nog los van de omstandigheid dat deze uitspraak geen betrekking heeft op een modelrecht gebaseerd op de (toen nog niet geldende) GModVo, heeft de Hoge Raad daarin slechts verwoord dar aan her enkele ontwikkelen of inzetten van een bepaalde stijl of trend (welke stijl of trend in het geval dat daar aan de orde was overigens al bestond toen het concrete model waarvan bescherming werd gezocht werd gedeponeerd, c.q. openbaar gemaakt) geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht kan worden ontleend. Bij een stijl of' trend gaat het, zoals hiervoor in r.o. 8 is overwogen, om een idee, een concept, resulterend in gemeenschappelijke abstracte stijlkenmerken. De, in beginsel onafhankelijk van de wil en/of inspanning van de ontwerper of' houder van het modelrecht optredende, omstandigheid dat een model (in de zin van een concrete vormgeving) op grote schaal wordt nagevolgd, kan niet worden aangemerkt als "het ontwikkelen of inzetten van een bepaalde stijl of trend" in de door de Hoge Raad bedoelde zin, althans kan niet tot gevolg hebben dat de beschermingsomvang van het model afbrokkelt naar de mate waarin navolging plaatsvindt. Althans geldt dat in elk geval wanneer de houder van het modelrecht consequent optreedt tegen navolgingen binnen de beschermingsomvang van zijn model. In verband met dit laatste is van belang dat Hansgrohe, blijkens de overgelegde uitspraken en onthoudingsverklaringen (producties 5 tot en met 9, 15 a tot en met c en 16 a tot en met f en 23 van Hansgrohe), voldoende heeft ondernomen tegen (vermeende) inbreukmakers.

15. Voor zover hierover al anders gedacht zou kunnen worden, geldt in dit geval bovendien dat Tiger niet aannemelijk heeft gemaakt dat reeds sprake was van een trend als door haar bedoeld op het moment waarop zij haar Niagara op de markt bracht en de bescherming van haar model door Hansgrohe werd ingeroepen, te weten (in elk geval) in de zomer van 2005. Immers, dat is het moment waarnaar de inbreukvraag dient te worden beoordeeld.(…)

16. Concluderend is het hof van oordeel dat de Raindance geen elementen bevat die de uitdrukking vormen van een bepaalde stijl of trend, behoudens wat betreft de, ook door de rechtbank als zodanig aangemerkte afgeronde, (organische) vormen, het overlopen van de handgreep in de douchekop en de chroomuitvoering. (…)

Techniekrestrictie

17. Artikel 8 lid 1 GModVo bepaalt: Een recht op een Gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Voor het vormmerk heeft het Hof van Justitie van de EU uitleg en invulling gegeven aan deze bepaling. In zijn uitspraak in de zaak Philips/Remington (HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003,48 1) overwoog het Hof ten aanzien van artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEC):

78. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. (…0

84. Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.

In zijn arrest van 14 september 20 10 (C-48/09) in de zaak Lego/Mega Brands heeft het Hof van Justitie deze leer in het kader van Verordening 40194 inzake het Gemeenschapsmerk bevestigd.

Dit hof heeft al eerder beslist dat de hiervoor weergegeven leer van het Hof van Justitie (in het bijzonder ook de "apparaatgerichte leer", inhoudend dat de omstandigheid dat hetzelfde technische resultaat langs andere weg kan worden bereikt niet van belang is) ook geldt voor het (Gemeenschaps-)modelrecht (Hof Den Haag 24 februari 2009, IER 2009,49 inzake Camo/Reich). Inmiddels is in deze zin ook beslist in de overtuigend gemotiveerde uitspraak van de Third Board of Appeal van het OHIM van 22 oktober 2009 (Case R 69012007-3, door Hansgrohe overgelegd als productie 22). Ook de laatste zin van r.o. 46 van het Hof van Justitie in de zaak Lego/Megabrands, inhoudend dat de ratio van de techniekrestrictie eveneens geldt voor het Gemeenschapsmodelrecht, wijst in die richting. Voorts is het hof van oordeel dat de techniekrestrictie niet slechts een rol speelt waar de geldigheid van het model in het geding is, maar ook bij de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan. Grief 6, waarin Hansgohe het tegendeel (de "resultaatsgerichte leer”') bepleit, faalt derhalve in zoverre.

18. Anders dan de rechtbank, is het hof evenwel van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de verhouding tussen de grootte van de douchekop en de lengte van de handgreep van de Raindance uitsluitend door de technische functie is bepaald in voormelde zin. De rechtbank heek overwogen dat de verhouding tussen de grootte van de douchekop en de handgreep in die zin technisch bepaald is dat, hoe groter de douchekop is, des te korter de handgreep dient te zijn om te voorkomen dat deze, gevuld met water, vanuit het standaard bevestigingssysteem voorover kantelt. De rechtbank is, naar Hansgrohe onweersproken heek gesteld, tot dat oordeel gekomen op grond van een ter zitting door Tiger gehouden (onaangekondigde) demonstratie van met water gevulde en vervolgens afgesloten douchekoppen. Hansgrohe betwist in haar zevende grief gemotiveerd dat een dergelijk experiment representatief is.

19, Het hof stelt voorop dat de bewijslast van de stelling dat de verhouding tussen de grootte van de douchekop en de lengte van de handgreep van de Raindance uitsluitend door de technische functie is bepaald op Tiger rust. Met de door haar ter zitting van de rechtbank gehouden demonstratie heeft zij niet aan die bewijslast voldaan. Immers, de door Hansgrohe in haar grief tegen bedoelde demonstratie ingebrachte bedenking (te weten: dat een situatie waarin een douchekop gevuld met water wordt afgesloten niet vergelijkbaar is met de normale situatie waarin het water in een constante stroom door de douchekop lieen stroomt) is niet op voorhand zonder grond. (…)

 23. Vanuit bovengenoemde uitgangspunten dient vervolgens de vraag te worden beantwoord of de Niagara bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan de Raindance. Het hof is van oordeel dat dat niet het geval is. De algemene indruk van de Raindance en van de Niagara wordt (in aflopende mate van belang) vooral bepaald door:
(a) de combinatie van een douchekop met een diameter van 15 cm. met een handgreep die aanmerkelijk korter is dan deze diameter;
(b) de afgeplatte vorm van de bovenkant van de douchekop; en
(c) de vorm van de handgreep (het, vanaf de douchekop, breder uitlopen en
vervolgens weer versmallen daarvan).

(…)

27. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Tiger met het gebruik van de Niagara, in de zin van artikel 19 GModVo, inbreuk maakt op het uitsluitende recht van Hansgrohe als houder van het (Gemeenschaps-)modelrecht met betrekking tot de Raindance. Grief 8 slaagt derhalve.

30. De grieven 9 en 10 dienen echter desalniettemin te worden besproken en wel met het oog op de proceskostenveroordeling. Wat betreft het auteursrecht geldt het volgende. Niet betwist is dat Hansgrohe auteursrechtelijke aanspraken op de Raindance heeft. De vraag is of Tiger daarop, met de Niagara, inbreuk maakt. Gelet op hetgeen in de r.o. 23 tot en met 26 is overwogen, is het hof van oordeel dat de Niagara de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Raindance vertoont en dat daardoor de totaalindrukken van de beide modellen overeenkomen. De Niagara moet derhalve worden beschouwd als een ongeoorloofde verveelvoudiging van de Raindance. Ook wat betreft de grondslag onrechtmatige daad is het hof van oordeel dat Hansgrohe het gelijk aan haar zijde heeft. Hetgeen in de r.o. 23 tot en met 26 is overwogen leidt tot het oordeel dat Tiger, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, op de punten van overeenstemming evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dat niet te doen bij het in aanmerking komende publiek onnodige verwarring heeft gesticht tussen de Raindance en de Niagara.

Lees het arrest hier.