Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 januari 2010, HA ZA 07- 847, Loods 5 Zaandam B.V. c.s. tegen Vissers & De Waart (met dank aan BNO / Lisette Varossieau,Varossieau IP).

Merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen. Loods 5 maakt o.g.v. haar merkrechten bezwaar tegen de domeinnaam Loods5.com van Loods 5 Ontwerpers. Vorderingen afgewezen. Oudere handelsnaam is goede reden voor gebruik.

4.28. Thans staat dan ook vast dat Vissers c.s. reeds gebruik maakte van de handelsnamen "Loods 5" en "Loods 5 Ontwerpers" in de periode voor 17 januari 2001 (zijnde het tijdstip waarop Loods 5 Holding haar beeldmerk, (…) heeft geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De rechtbank is derhalve van oordeel dat, nu sprake is van een oudere handelsnaam van Visser c.s. en een jonger merkrecht van Loods 5 c.s., Vissers c.s. daadwerkelijk een goede reden hebben voor het gebruik van de domeinnaam Loods5.com. Loods 5 c.s. kan haar dit gebruik dan ook niet op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE verbieden.

Gebruik domeinnaam als merkgebruik dan wel niet als gebruik van de handelsnaam van Vissers C.S..

4.29. Het standpunt van Loods 5 C.S., inhoudende dat het gebruik van de domeinnaam loods5.com niet als een uitoefening van het recht op de handelsnaam Loods 5 (ontwerpers) kan worden beschouwd, wordt door de rechtbank niet gevolgd. Uit de verwijzing naar het vonnis van de rechtbank Den Haag leidt de rechtbank af dat Loods 5 c.s. zich op het standpunt stelt, hoewel zij dat niet met zoveel woorden zegt, dat de domeinnaam Loods5.com door Vissers c.s. als merkgebruik dient te worden aangemerkt. Loods 5 c.s. heeft echter op geen enkele wijze onderbouwd waarom dat zo zou zijn. zodat zij haar stellingen omtrent dit gestelde merkgebruik onvoldoende heeft onderbouwd. Voorts heeft zij evenmin aangegeven op grond waarvan er van uit dient te worden gegaan dat de domeinnaam van Vissers c.s. niet als uitoefening van het recht op de handelsnaam kan worden beschouwd.

Overige overwegingen.

4.30. Namens Loods 5 c.s. is er nog op gewezen dat, als de vormgeving van de domeinnaam Loods5.com wordt vergeleken met de vormgeving van de door Loods 5 gebruikte domeinnaam Loods5.nl, het opvalt dat Vissers c.s. voor de website www.loods5.com bewust een identieke vormgeving in gebruik hebben genomen. De rechtbank overweegt hieromtrent dat, als dit al juist zou zijn, dit niet tot toewijzing van de vorderingen van Loods 5 c.s. kan leiden, die immers zien op overdracht van de domeinnaam Loods5.com, doch hooguit tot aanpassing van de website van Vissers c.s., hetgeen niet gevorderd is. De rechtbank kan aan die stelling van Loods5 c.s. dan ook voorbij gaan.

Lees het vonnis hier.

Vermelding eerder, ongepubliceerd auteursrechtvonnis in strafvonnis Rechtbank Amsterdam, 11 januari 2010, LJN: BL0547 (beleggingsfraude). Wie het vonnis heeft mag het vanzelfsprekend mailen.

“17. Op 1 juni 2007 is H&V in kort geding gedagvaard door TRE Investments II BV (hierna: TRE). TRE had in 2005 een project ontwikkeld voor de financiering van de bouw van onroerend goed in Turkije door middel van uitgifte van obligaties en zij had daarvoor een prospectus uitgebracht. TRE stelde in kort geding dat het door H&V uitgegeven prospectus nagenoeg gelijk was aan het hare en dat H&V daarmee inbreuk maakte op haar auteursrecht. De voorzieningenrechter heeft op 28 juni 2007 geoordeeld dat het prospectus van H&V een bijna woordelijke kopie is van dat van TRE en zij heeft H&V verboden het prospectus te gebruiken.”

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 26 januari 2010, LJN: BL1934, ENBW Energie Baden-Wuerttenberg AG tegen BBIE.

Merkenrecht. Beroep tegen weigering merkinschrijving door BBIE op absolute gronden afgewezen; gedeponeerde teken THE POWER PIONEERS heeft geen onderscheidend vermogen omdat het beschrijvend is; zal bovendien worden opgevat als algemene aanprijzing of verkoopbevorderend.

“Partijen zijn het er over eens dat THE POWER PIONEERS door het relevante publiek zal worden opgevat als pioniers op het gebied van energie. Daarmee beschrijft het teken kenmerken van waren en diensten die betrekking hebben op levering van en dienstverlening met betrekking tot (nieuwe) energie en is het uitsluitend beschrijvend voor die waren en diensten. Dat, zoals EnBW stelt, aan (onpersoonlijke) waren en diensten niet de eigenschap van het zijn van pionier kan worden toegekend, doet hier niet aan af.”

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof Amsterdam, 2 februari 2010, Red Bull GmbH c.s. tegen Leidseplein Beheer (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Hof vernietigt vonnis waarvan beroep ( Rechtbank Amsterdam 17 januari 2007, IEF 3288).  Kielzogvaren ( ‘een graantje meepikken’). Na L’Oréal-Bellure wèl sub c-inbreuk op merken Red Bull door Bull Dog energydrink.  “(…) is voldoende aannemelijk dat De Vries aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.” Geen verval ‘Red Bull Krating-Daeng’ merk wegens consequent weglaten ‘Krating-Daeng’. Geen rechtsverwerking wegens gedogen. In citaten:

3.8. Bij de beoordeling van de door Red Bull hiertegen gerichte grieven komt betekenis toe aan het arrest van het Europese Hof van Justitie van 18 juni 2009 in de zaak LÓréal/Bellur (zaak C-487/07), over welk arrest beide partijen in het onderhavige geding zich bij akte na pleidooi hebben uitgelaten. (…) Met betrekking tot de daar bedoelde inbreuken is niet vereist dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan, maar volstaat dat het bekende merk (i .c. van Red Bull) en het (i.c. door De Vries gebruikte) teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt en er bovendien sprake is van een van de inbreuken waartegen genoemd artikellid bekende merken bescherming biedt (…).

3.9. (…) Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende enkele woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door De Vries wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt, meer. gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door De Vries voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer  aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward. Hiervoor is steun te vinden in de uitkomsten van het door Red Bull overgelegde IvoMar associatie-onderzoek van 19 oktober 2006 (productie 14 in eerste aanleg), waaraan niet althans niet in relevante mate wordt afgedaan door het zogenaamde marktleidereffect zoals dit over en weer met tegengestelde conclusies door partijdeskundigen in overgelegde schriftelijke verklaringen is toegelicht.

3.10. Waar derhalve sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is vervolgens de vraag aan de orde, of door De Vries ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull.. Naar het oordeel van het hof is dit hier het geval..Tot de hierbij meegewogen omstandigheden behoren de (in confesso: grote) bekendheid van het merk "Red Bull” voor energy drinks, het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken zoals hierboven besproken, alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat. De energy drink van Red Bull is in 1987 in Oostenrijk op de markt gebracht en is rond 1995 (volgens De Vries was dit rond 1997) op de Beneluxmarkt geïntroduceerd, de energy drink van De Vries onder diens bestaande huismerk "The Bulldog" met logo in 1997. Mede gelet op gepubliceerde uitlatingen van De Vries, zoals die door Red Bul1 zijn geciteerd (o.a. akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2), is voldoende aannemelijk dat De Vries aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

(…)

3.13. De Vries heeft in eerste aanleg in reconventie de vervallenverklaring van het "Red Bull Krating-Daeng" merk gevorderd wegens niet-gebruik omdat Red Bull de woorden Krating-Daeng consequent heeft weggelaten. Dit in hoger beroep door De Vries gehandhaafde verweer wordt verworpen.. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank dienaangaande in rov. 5.9-5.10 heeft overwogen. Door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" is het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd, zodat dit als normaal gebruik in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub a BVIE heeft te gelden.

(…)

3.15 De Vries heeft, onder verwijzing naar zijn stellingen in eerste aanleg, ten slotte nog aangevoerd dat Red Bull haar rechten heeft verwerkt nu zij het merk van De Vries voor energy drinks gedurende meer dan vijf jaren bewust heeft gedoogd en zij bovendien zonder goede reden een periode van meer dan 2.5 jaar zonder enig verder contact heeft laten verstrijken tussen haar sommatie en de inleidende dagvaarding. De rechtbank heeft dit verweer verworpen.. Het hof sluit zich aan bij hetgeen in het vonnis hiertoe is overwogen. De in hoger beroep herhaalde stellingen leiden niet tot andere gezichtpunten..

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 10 december 2009, KG ZA 09-2661 P/TF, M tegen B ( Dale Don Dale XXL-feesten) (met dank aan Helen Maatjes, Intellectueel Eigendom Advocaten)

Handelsnaamrecht. Clubexploitant stelt dat voormalige DJ inbreuk maakt op handelsnaam door gebruik van de naam van een serie feesten. Vorderingen afgewezen.  Feestnaam is nog geen handelsnaam: “Het is voorshands veel meer aannemelijk dat Dale don Dale XXL de naam is waaronder de bedoelde feesten worden georganiseerd, maar niet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.”

4.1. Ter zitting heeft B. verzocht om - kort gezegd – M. te veroordelen het gebruik van de naam Dale don Dale XXL te staken en gestaakt te houden. Nu B. in persoon is verschenen en niet bij advocaat, kan een vordering in reconventie niet worden toegelaten (zie 7.1 van het procesreglement, te vinden op www.rechtspraak.nl).

4.2. De primaire grondslag voor de vorderingen van M. is, dat artikel. 5 van de Handelsnaamwet is overtreden door het gebruik van de naam Dale don Dale XXL door B. Moideen heeft echter op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat hij een onderneming onder die naam voert. Het is voorshands veel meer aannemelijk dat Dale don Dale XXL de naam is waaronder de bedoelde feesten worden georganiseerd, maar niet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven, Uit geen enkel stuk volgt dat de onderneming van M.naar buiten treedt onder de naam Dale don Dale XXL. Het enkele feit dat de naam is opgenomen in het handelsregister van de Kamers vanKoophandel is daartoe onvoldoende. De vorderingen op deze grondslag worden dan ook afgewezen.

4.3. Partijen verschillen verder van mening over de vraag of M. betrokken was bij de feesten die in 2006 onder de naam Dale don Dale op een andere locatie dan Club More Amor en gegeven, in die zin dat hij als hoofdorganisator zijn toestemming aan B.  heeft gegeven deze feesten te organiseren. B. heeft dit uitdrukkelijk betwist en aangevoerd dat hij de hoofdorganisator was van deze feesten en M. hierbij niet betrokken was. Partijen verschillen ook van mening over de vraag welke rol zij hadden bij de feesten die vanaf 2007 onder de naam Dale don Dale XXL in de club van M. zijn georganiseerd. In ieder geval is niet gebleken dat B.  - zoals M. aanvankelijk stelde - op grond van een arbeidsovereenkomst met M. in zijn club werkzaamheden verrichtte. Er zijn geen loonstroken waaruit volgt dat er op grond van een arbeidsovereenkomst loon is betaald. Onduidelijk is of er - zoals M. vervolgens stelt - vergoedingen aan B. werden betaald voor zijn werkzaamheden of dat zoals B. stelt de winst tussen partijen werd verdeeld Dat laatste zou erop kunnen duiden dat B. zelf de (mede-)organisator van de feesten was. De e-mail van 22 januari 2009 - weergegeven bij de feiten onder 2.10 - geeft ook geen uitsluitsel, Uit deze e-mail volgt immers slechts dat B. de naam Dale don Dale XXL wilde registreren en niet dat hij daar (de enige) gerechtigde was. Gezien het voorgaande kan in deze procedure niet worden vastgesteld wie als eerste de naam Dale don Dale XXL voerde en of deze op grond daarvan thans ook gerechtigd is deze naam te voeren. Een en ander vergt een nader onderzoek naar de feiten waarvoor dit kort geding zich niet leent. In een eventuele bodemprocedure zullen deze vragen nader aan de orde kunnen komen Vooralsnog is echter onvoldoende aannemelijk geworden dat B. onrechtmatig heeft gehandeld of handelt door het voeren van de naam Dale don Dale XXL voor de door hem georganiseerde feesten. 

Lees het vonnis hier.

Persbericht: "Douwe Groenevelt en Eveline Rethmeier hebben op 1 februari resp. 1 januari De Brauw verlaten om als Associate in dienst te treden bij Howrey LLP.
 
Douwe Groenevelt werkte 4,5 jaar bij De Brauw, op de secties IP/ICT en Competition & Regulation. Bij Howrey zal hij zich richten op zowel IE als mededingingsrecht.Hij blijft daarnaast als docent IE & mededinging verbonden aan de VU (Computer/Law Institute). 
 
Eveline Rethmeier werkte bij De Brauw eveneens op de secties IP/ICT en Competition & Regulation. Zij zal zich bij Howrey bezighouden met alle aspecten van het intellectuele eigendomsrecht, mediarecht en reclamerecht."

Rechtbank Middelburg, 4 november 2009, LJN: BL0977, Hala Zeeland B.V. en Hamar Touring B.V. tegen gedaagde.

Handelsnaamrecht. Touringcarbedrijven / personenvervoer. Eiser Hala heeft de onderneming van gefailleerde gedaagde gekocht en maakt bezwaar tegen het gebruik van handelsnaam, telefoonnumer en domeinnaam door gedaagde. De vorderingen worden grotendeels toegewezen. Gebruik domeinnaam die op [naam] van een ander staat: “aannemelijk is dat tussen gedaagde en [naam] een zodanige (contractuele) relatie bestaat dat van gedaagde gevergd kan worden haar medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam aan Hala."

“De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat met de verkoop en overdracht (de overdracht van het telefoonnummer en de domeinnaam onder voorbehoud) van zulke essentiële onderdelen van de onderneming ter voortzetting van de activiteiten van de onderneming, aan het vereiste van artikel 2 van de Handelsnaamwet is voldaan. Overdracht van alle bestanddelen van de betrokken onderneming is daartoe niet vereist. Dat de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten van de bij de gefailleerde vennootschap werkzame werknemers niet overgegaan zijn op Hala althans Hamar doet daaraan niet af nu Touringcarbedrijf [gedaagde] B.V. in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoorde. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de handelsnaam Touringcarbedrijf [gedaagde] dan ook rechtsgeldig overgedragen.

(…) Gelet op het vorenstaande moet het ervoor gehouden worden dat Hala, althans Hamar, door het op 7 augustus 2009 gaan voeren van de naam Touringcarbedrijf [gedaagde] in de touringcarbranche en het uitvoeren van persoonlijk vervoer met touringcars, jegens [gedaagde] als oudste gebruiker in deze branche heeft te gelden. Onbestreden is dat door het gebruik van dezelfde, althans praktisch dezelfde handelsnamen, gelet op de vestigingsplaats van de ondernemingen van Hala c.s. en [gedaagde] en wanneer [gedaagde] ook in de touringcarbranche activiteiten gaat ontplooien, verwarring bij het publiek te duchten is.

De voorzieningenrechter zal de primaire onder I. geformuleerde vordering dan ook toewijzen. Dat Hala c.s. van het gebruik door [gedaagde] van de naam [gedaagde] Travelling geen schade of hinder zouden ondervinden, zoals [gedaagde] stelt, doet aan het vorenstaande niet af omdat dit geen criteria zijn waaraan een vordering op grond van artikel 5 Handelsnaamwet wordt getoetst. Hetgeen door partijen is aangevoerd ten aanzien van de bescherming die Hala c.s. zou toekomen op grond van de omstandigheid dat zij de namen ook als merk heeft gedeponeerd hoeft, gelet op het vorenstaande, geen bespreking.

(…) Degene op wiens naam de domeinnaam staat geregistreerd is aan te merken als de houder van de domeinnaam en kan zijn/haar rechten daarop doen gelden. In de door Hala c.s. als produktie 10 overgelegde informatie met betrekking tot de domeinnnaam [website] staat gefailleerde vermeld als Registrant Contact. Op dat moment, een datum is niet vermeld, was gefailleerde dus houder van deze domeinnaam en behoorde deze tot haar vermogen. De voorzieningenrechter gaat er dan ook voorshands van uit dat aan de in de koopovereenkomst aan de verkoop van de domeinnaam gestelde voorwaarde dat de domeinnaam op naam van gefailleerde stond is voldaan.

Uit produktie 11 van Hala c.s. en uit produktie D van [gedaagde] blijkt dat thans [naam] te Wolphaartsdijk Registrant Contact van de domeinnaam [website] is. Gelet daarop moet er in het kader van dit kort geding dan ook van uit worden gegaan dat [gedaagde] geen houder van de domeinnaam is en deze niet rechtsgeldig kan overdragen. De vordering [gedaagde] te gebieden de domeinnaam aan Hamar althans Hala over te dragen zal dan ook worden afgewezen.

Onbestreden is echter dat, ondanks de omstandigheid dat [naam] Registrant Contact van de domeinnaam is, deze wel door [gedaagde] wordt gebruikt. [gedaagde] handelt hierdoor, terwijl zij geen houder van de domeinnaam is en op de hoogte is van de omstandigheid dat de domeinnaam door de curator (onder voorwaarden) aan Hala is verkocht, onrechtmatig jegens Hala c.s. Gelet daarop en op het feit dat aangenomen moet worden dat [naam] zelf geen belang heeft bij het gebruik van de domeinnaam zal de rechtbank de vordering [gedaagde] te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al hetgeen te doen wat noodzakelijk is voor de overdracht en levering van deze domeinnaam aan Hala c.s. en te bepalen dat het [gedaagde], na genoemde termijn, niet langer is toegestaan van deze domeinnaam gebruik te maken toewijzen. De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat, gelet op de omstandigheid dat [gedaagde] deze domeinnaam kan gebruiken ondanks het feit dat [naam] Registrant Contact is, aannemelijk is dat tussen [gedaagde] en [naam] een zodanige (contractuele) relatie bestaat dat van [gedaagde] gevergd kan worden haar medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam aan Hala.

Lees het vonnis hier.

Vzr Rechtbank Amsterdam, 28 januari 2010. KG ZA 09-2630 SR/MB, Stichting Pictoright tegen Art & Allposters International B.V. (met dank aan Lisette Varossieau,Pictoright)

Auteursrecht. Pictoright-zaak. Digitale ansichtkaarten. Het met toestemming verhandelen van posters impliceert niet de toestemming voor het aanbieden van e-cards. E-cards zijn geen passende wijze van reclame maken voor posters (Dior-Evora), maar een nieuw product, een nieuwe verschijningsvorm van het werk. Geen uitputting.

4.3. in dit specifieke geval zal er voorts van worden uitgegaan dat Allposters de op haar website te bestellen posters van werken van de Kunstenaars verhandelt met toestemming van de rechthebbenden. Pictorìght heeft haar aanvankelijke betwisting daarvan - doch uitdrukkelijk slechts voor zover het deze procedure betreft - niet langer gehandhaafd, Het gaat haar in dit geding enkel en alleen om de e-cards die van de desbetreffende werken worden aangeboden via de websites van Allposters. De vraag die voorligt, en die partijen verdeeld houdt, is dan ook of het met toestemming verhandelen van de desbetreffende posters de toestemming voor het aanbieden van e-cards impliceert.

4.6. Allposters heeft betwist dat het aanbieden van de e-card een vorm van openbaar maken e/of verveelvoudigen van de werken is, omdat de ontvanger enkel een hyperlink krijgt doorgestuurd, waarmee hij naar de website van Allposters wordt geleid, zodat geen sprake is van het verzenden van een afbeelding. Dit neemt echter niet weg dat de e-card op de voor het pubIiek toegankelijke website van Allpostas op verschillende manieren te zien is, uiteindelijk in de vorm van een digitale ansichtkaart. Ook zonder dat de afbeelding zelf rechtstreeks verzonden wordt, is dat al een vorm van het openbaar maken en verveelvoudigen van het werk.

4.7. Allposters heeft verder betoogd dat het aanbieden van de e-cards niets anders is, dan op in de branche gebruikelijke wijze reclame maken voor de posters. Volgens haar staat het op deze wijze digitaal tonen van de door haar op rechtmatige wijze te verhandelen posters binnen haar eigen website enkel in het teken van de wederverkoop en is geen sprake van een zelfstandig product. Zoals uitgemaakt in het Dior-Evora arrest is het de wederverkoper van met toestemming van de rechthebbende op de markt gebrachte producten in beginsel ook toegestaan om voor die producten op passende wijze reclame te maken. Ook met dit uitgangspunt voor ogen, deelt de voorzieningenrechter de zienswijze van Allposters echter niet.

Anders dan Allposters meent, kunnen e-cards immers wel degelijk als een nieuw product, als een nieuwe verschijningsvorm van het werk worden beschouwd. De e-card heeft een zelfstandige functie, dezelfde als die van een traditionele ansichtkaart, te weten het (doen) overbrengen van groeten of andere boodschappen, wat in de regel bij de ontvanger bepaalde emoties teweeg brengt, met als illustratie een door de verzender gekozen afbeelding. Dit karakter van de e-card wordt nog eens onderstreept doordat Allposters op de e-cards (fictieve, digitale) postzegels heeft aangebracht, Dat de ontvanger van een e-card tevens (in dit geval) terecht kan komen op de website van Allposters en mogelijk verleid wordt tot het aankopen van daar te bestellen posters, kan een bijeffect zijn, maar is niet de voornaamste functie van een e-card, Daar komt bij dat het product e-card wezenlijk verschilt van een pure reclameuiting, aangezien het initiatief tot de verzending ervan niet ligt bij het reclamemakende bedrijf, maar bij degene die de groet/boodschap wil overbrengen Verder kunnen met de e-mailbestanden van de verzenders en ontvangers van de e-cards, los van de verkoop van de desbetreffende posters, commerciële activiteiten worden verricht en/of inkomsten worden gegeneerd via telefonie bedrijven en/of internet providers, zoals Pictoright terecht heeft gesteld, Dat de e-cards gratis zijn en dat Allposters heeft verklaard de e-mailbestanden van de ontvangers in elk geval niet verder te (doen) gebruiken, doet daar niet aan af, Het zelfstandig karakter van de e-card komt ook tot uitdrukking in de door Pictoright in het geding gebrachte e-mails van de buitenlandse zustrorganisaties van Pictoright (aangehaald onder 2.10 tot en met 2.12), waaruit onder meer valt af te leiden dat voor e-cards aparte licenties worden warden verstrekt.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 29 januari 2010, Bomecon Construction-Equipment B.V. tegen Van Gerwen Werkmaatschappij B.V. (met dank aan Meta Kuyvenhoven, Versteeg Wigman Sprey).

Slaafse nabootsing. Eiser verhuurde ooit haar Op-Steker Gevelsteker (afbeelding boven, hijswerktuig, waarmee materialen in de gevellijn van gebouwen kunnen worden getakeld) aan gedaagde en stelt nu dat gedaagde de gevelsteker slaafs heeft nagebootst. Terecht, volgens de voorzieningenrechter. De totaalindruk van beide producten is exact hetzelfde, ook voor ‘mensen uit de bouwwereld’. De vordering tot demonteren wordt afgewezen: “Niet uit te sluiten valt dat Van Gerwen door het aanbrengen van andere (meer) aanpassingen alsnog het verwarringsgevaar voldoende zou kunnen beperken.”

4.3. Voldoende aannemelijk is dat Van Gerwen de gevelsteker van Bomecon als uitgangspunt heeft genomen voor de door haar ontwikkelde gevelsteker. Het product van Bomecon was sinds 2006 aanwezig binnen het bedrijf van Van Gerwen, en werd door haar verhuurd. Het waren de ervaringen met de verhuur, aldus Van Gewen ter zitting, die haar op het idee bracht om in eigen beheer een gevelsteker te bouwen. Van Gerwen heeft ter zitting erkend dat zij daarbij de gevelsteker van Bomecon als uitgangspunt heeft genomen met enige aanpassingen, volgens haar verbeteringen, om aan wensen van klanten tegemoet te komen. (…) Dat van een nabootsing sprake is, is dan ook in deze zaak aannemelijk. (…)

(…) 4.6. Met betrekking van de door Van Gerwen vermelde verschillen heeft Bomecon gesteld dat een deel van de afwijkingen afkomstig is uit eerdere modellen van Bomecon. Dit heeft Van Gerwen niet, althans onvoldoende gemotiveerd, weersproken. (…) Als belangrijkste punt heeft Bomecon naar voren gebracht dat het bij de afwijkingen niet gaat om essentiële punten, maar om details, en dat de totaalindruk van beide producten exact hetzelfde is. Bomecon kan hierin worden gevolgd. Ook met de door Van Gerwen aangebrachte wijzingen lijkt het product van Van Genven sprekend op dat van Bomecon.

4.7. Het verweer van Van Gerwen dat door de nabootsing desalniettemin geen verwarring te duchten zou zijn, wordt verworpen. Anders dan Van Gerwen beeft betoogd valt niet te verwachten dat belangstellenden, ook al zullen dat in de regel mensen uit de bouwwereld zijn, het werktuig, als zij dat aantreffen op een bouwplaats of in een catalogus of ander reclamemateriaal, aan een nadere inspectie zullen onderwerpen en dan de verschillen zullen opmerken. Veeleer kan worden aangenomen dat de totaalindruk bepalend zal zijn. Voldoende aannemelijk is dan ook dat het product van Van Gerwen zal worden aangezien voor een product van Bomecon, helemaal nu beide werktuigen naast elkaar door Van Gerwen worden verhuurd. Verwarring bij mogelijke afnemers valt dus wel degelijk te vrezen. Dat mensen die bekend zijn met een product eerder geneigd zouden zijn de verschillen te zoeken, zoals Van Genven met een verwijzing naar volgens haar algemeen bekende beginselen van de psychologie heeft aangevoerd, is, voor zover juist, onvoldoende om aan te nemen dat een gevaar voor verwarring bij zodanig op elkaar lijkende producten niet aanwezig zou zijn.

4.8. Van Gerwen heeft verder aangevoerd dat afwijken op meer punten dan thans het geval is niet mogelijk zou zijn, zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid van het product. Van Gerwen heeft dat echter vooralsnog onvoldoende aannemelijk gemaakt. Zij heeft voorshands immers niet aangetoond dat een meer afwijkende constructie, bijvoorbeeld met een ander frame met afwijkende maten en/of metaaldikten en/of een andersoortig (bijvoorbeeld zeshoekig) contragewicht, niet een even deugdelijk product zou kunnen opleveren. De suggesties van Van Gewen zelf, om de driehoekige, althans M- of W-vormige opening in het frame geheel dicht te lassen -waarvan Van Gerwen overigens ter zitting heeft verklaard dat dit bij nader inzien geen reële optie is, aangezien het hijswerktuig dan teveel wind zou vangen - of om de kleuren aan te passen, waardoor mogelijk verwarringsgevaar wellicht zou afnemen, zijn nimmer doorgevoerd. iet alleen is het product van Van Gerwen ook geel, het is ook nog eens exact dezelfde tint als de door Bomecon ontworpen gevelsteker. Dat geel een gangbare kleur is voor dit soort werktuigen mag zo zijn, Van Gerwen heeft niet weersproken dat ook andere keuren, zoals rood, oranje, of een andere tint geel, in de praktijk regelmatig worden aangetroffen. Ook in de "strepen" van het contragewicht had Van Genven voor andere kleuren kunnen kiezen, zonder afbreuk te doen aan de signaalfunctie van de strepen. De omstandigheid dat Bomecon met het aanpassen van de kleur alleen geen genoegen heeft willen nemen, maakt niet dat Van Gewen gelegitimeerd is om de kleuren bij het oude te laten. Hij had zich meer inspanningen moeten getroosten om aan zijn verplichting om voldoende af te wijken, daadwerkelijk te voldoen.

4.9. Uit het voorgaande volgt dat Bomecon voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Van Gerwen de gevelstekers van Bomecon slaafs heeft nagebootst en dat Van Gewen tekort geschoten is in haar verplichting om alles te doen wat redelijkerwijze mogelijk is, met inachtneming van het onder 4.2 vermelde, om verwarring te voorkomen. Daarmee heeft Van Gerwen onrechtmatig gehandeld jegens Bomecon, waardoor Bomecon schade kan lijden. De vorderingen (3.1 onder I en ii) van Bomecon tot het staken van de exploitatie van de nagebootste gevelstekers, en van het nabootsen zelf, zullen dan ook worden toegewezen, als na te melden.

4.10. De vordering tot het demonteren van de nagebootste uit de handel genomen gevelstekers komt echter voorshands niet voor toewijzing in aanmerking. Niet uit te sluiten valt dat Van Gerwen door het aanbrengen van andere (meer) aanpassingen alsnog het verwarringsgevaar voldoende zou kunnen beperken. Dit zou door toewijzing van deze vordering een onbegaanbare weg worden en leiden tot een vorm van kapitaalvernietiging, zoals Bomecon ook heeft aangevoerd, die mogelijk uiteindelijk niet nodig behoeft te zijn. De nevenvordering onder V, het (laten) demonteren van alle nagebootste gevelstekers, ook de exemplaren die nog bij Van Gerwen in voorraad zijn, in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder, zal om die reden eveneens worden afgewezen.

Lees het vonnis (pdf / LJN).