"Fresh off the press from the IPKat's deeply-appreciated old friend Professor Charles Gielen (NautaDutilh) comes a newsflash concerning a ruling [Onel/Omel] last Friday from the Benelux Office for Intellectual Property ("BOIP") (...) Says Charles:

"(…) The judgment is particularly likely to have a huge impact for enterprises that are active locally and have registered a CTM which they use only in one country of the Community.

It can be argued that the BOIP is implicitly also stating that a Benelux trade mark is not genuinely used if it is used in solely one Benelux country. Accordingly, such Benelux trade marks could also be in danger after five years because the BOIP could perceive the use of such trade marks in one country or province as non-use in the Benelux.

(…)  The European Court of Justice has not yet had an opportunity to rule on this issue, but we can expect a decision along similar lines as those discussed above. CTM owners will have to carefully check where their trade mark is being used before opposing later applications".

The IPKat begs to differ. He thinks this decision is wrong in principle and potentially damaging for businesses with trade marks. It would also be strange if the single territory of the Community adopted a different principle from that operating in member states, where the use of a trade mark in just one small corner of a very large jurisdiction is still regarded as genuine if it fulfils other criteria of use. The result may also be that a mark which has been used in the course of business in one member state only will fail to be regarded as genuinely used in revocation proceedings under Article 51.

Lees hier meer.

Op 26 februari aanstaande organiseert de Union of European Practitioners in Intellectual Property haar jaarlijkse ronde tafel bijeenkomst in München. De titel van de ronde tafel van dit jaar is: How to cope with patent scope - Literal interpretation of claims throughout Europe.
 
Het onderwerp is bewust beperkt tot de letterlijke interpretatie van conclusies, omdat dit de basis vormt voor elke verleningsprocedure en inbreukgeschil. Daarbij blijkt dat examiners conclusies significant anders interpreteren dan rechters, en dat rechters uit verschillende landen ook tot verschillende interpretaties komen. Presentaties worden daarom gegeven door rechters uit Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland. Voor Nederland spreekt Peter Blok, rechter bij de rechtbank Den Haag. Verder zijn er presentaties door een lid van de Board of Appeal van het EOB en door academici die de Scandinavische en Zuid-Europese kijk op dit onderwerp zullen geven. Voor Italië is dat Prof. Mario Franzosi, die wordt gezien als de uitvinder van de term "Angora kat effect".

Aspecten waar de sprekers op zullen ingaan zijn de invloed van het beoogde gebruik van een element, van de beschrijvingsinleiding en de uitvoeringsvoorbeelden, van de stand van de techniek, en van het verleningsdossier. Zo interpreteert het EOB een element dat het beoogde gebruik definieert meestal als niet beperkend. In een inbreukprocedure zijn rechters echter wel geneigd een dergelijk element als beperkend te zien. In verschillende landen wordt ook verschillend aangekeken tegen de invloed van de beschrijvingsinleiding. Maakt een produkt inbreuk wanneer het wel letterlijk voldoet aan een octrooiconclusie, maar niet het probleem oplost dat de uitvinding beoogd op te lossen? Deze en andere intrigerende vragen komen aan de orde in drie sessies, met in totaal zeven presentaties. Daarbij is er ruim voldoende gelegenheid om in discussie te gaan met de sprekers. De ochtendsessies worden geleid door Gert Kolle, voormalig Principal Director International Legal Affairs and Patent Law bij het EOB. De middagsessie wordt geleid door Reinier Wijnstra, octrooigemachtigde bij EP&C en lid van de octrooicommissie van de Union.
 
De Roundtable vindt zoals elk voorjaar plaats in München, bij het Deutsches Patent- und Markenamt. Nadere informatie vindt u op de website van de Union. De deadline voor registratie is 12 februari 2010. Eerdere jaren was de opkomst hoog, dus wacht niet te lang met registreren. Een digitale brochure met inschrijfformulier vindt u hier.

Enquête oppositieprocedure. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) vraagt hierbij uw medewerking bij het evalueren van de oppositieprocedure. 

Sinds 2004 bestaat bij het BBIE de mogelijkheid om oppositie in te dienen. Bij de inwerkingtreding van de oppositieprocedure is bepaald dat de werking ervan, en met name de werking van het talenregime, na vijf jaar wordt geëvalueerd.

Binnen de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom is besloten om een enquête te houden om een zo breed mogelijke respons van gebruikers te verkrijgen. Deze enquête is mede tot stand gekomen dankzij de input van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht.

Het gaat bij het invullen van de enquête overigens nadrukkelijk niet om de juridische inhoud van de beslissingen (meestal is de winnende partij in een procedure tevreden en de verliezende partij niet), maar om algemene regels (gronden van de oppositie, procedurele aspecten, etc.). Naast een aantal gerichte vragen, is er ook voldoende ruimte voor opmerkingen of suggesties. De enquête kan uiterlijk tot en met 22 februari 2010 ingevuld worden. Het invullen kost ongeveer 20 minuten. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld!

U kunt de enquête hier invullen.

Jonge auteurs tot en met 35 jaar in 2009 die op het gebied van de IE hebben gepubliceerd kunnen in aanmerking komen voor de VIE prijs (EUR 5000), welke wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse Zeist symposium (dit jaar op 10 maart) voor de beste publicatie op voorwaarde dat deze publicatie van voldoende niveau is om de uitreiking van de prijs te rechtvaardigen. U kunt tot 1 februari  a.s. uw artikel inzenden aan de voorzitter van de VIE Mr Willem A. Hoyng.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 10 december 2009, LJN: BL0178, TheAgenda.NL tegen NL Unlimited B.V. en Newhold. B.V.
 
Handelsnaamrecht. Inbreuk handelsnaamrecht door gebruik generieke domeinnaam. Gedaagde NL Unlimited, uitgever van de stadsmagazines NL10, Nl20 etc, koopt in 2009 de domeinnaam www.agenda.nl . Eiser TheAgenda.nl maakt bezwaar en ziet zich in het gelijk gesteld.

Gedaagde gebruikt www.agenda.nl als handelsnaam. Dat de domeinnaam beschrijvend is, doet daar niet aan af, gedaagde heeft “terwijl zij bekend had moeten of kunnen zijn met de website en domeinnaam van eiser, er zonder noodzaak voor gekozen louter het beschrijvende (en reeds door eiser gebruikte) woord ‘agenda’ in haar domeinnaam en handelsnaam op te nemen, zonder daar nog enig nader element aan toe te voegen. Nu beide partijen (mede) dezelfde bedrijfsmatige activiteiten ontplooien, te weten het verkopen van advertentieruimte op een site waarop aan het (Nederlandse) publiek vrijetijdsinformatie wordt verschaft en een gelijksoortige opzet van de site hebben, ligt (onnodig) verwarringsgevaar hierdoor voor de hand.”

Licentiegever domeinnaam faciliteert handelsnaaminbreuk. 1019h proceskosten hoger dan indicatietarieven door verhuizing na sommatie van de domeinnaam naar de huidige licentiegever.

Gebruik als handelsnaam. 4.5.  NL Unlimited heeft op haar beurt ‘agenda.nl’ wel als handelsnaam geregistreerd. Zij betwist echter dat met de website www.agenda.nl sprake is van handelsnaamgebruik. Ook deze website heeft evenwel een bedrijfsmatig karakter vanwege de verkoop van advertentieruimte onder meer via de site. Op de website staat verder de naam ‘agenda.nl’ duidelijk vermeld, er staat vermeld dat het ‘copyright’ bij ‘agenda.nl’ rust en dat ‘agenda.nl’ een handelsnaam van NL Unlimited is, zodat het gebruik van deze domeinnaam - anders dan NL Unlimited c.s. zelf stelt - tevens als handelsnaamgebruik dient te worden aangemerkt. De handelsnaam wordt aldus gebruikt ter identificatie van haar diensten in het handelsverkeer, onder meer via haar website ‘www.agenda.nl’. Dat de naam ‘agenda.nl’ slechts door het publiek wordt gezien als een productnaam van NL Unlimited, zoals zij ter zitting heeft aangevoerd, is voorshands gelet op het voorgaande niet aannemelijk.

(…)

Onderscheidend vermogen. 4.7.  De vraag is evenwel in hoeverre aan de handelsnaam van [eiser] ‘theagenda.nl’ ook bescherming toekomt. Met NL Unlimited wordt immers geoordeeld dat het gebruik van het woord ‘agenda’, ook in de combinatie met de extensie ‘.nl’, voor de activiteiten die beide partijen ontplooien beschrijvend van aard is. Het woord agenda wordt immers mede gebruikt voor een aankondiging van activiteiten. Aan een handelsnaam wordt door de wet weliswaar niet de eis gesteld dat deze onderscheidend vermogen dient te hebben - ook zuiver beschrijvende handelsnamen kunnen een geldige handelsnaam vormen -, maar daar staat tegenover dat de beschrijvende onderdelen in een handelsnaam in beginsel ook door anderen moeten kunnen worden gebruikt. De bescherming van deze handelsnamen is in zoverre dus zwak.

4.8.  Naar het oordeel van de voorzieningenrechter neemt dit niet weg dat NL Unlimited c.s. in dit geval, terwijl zij bekend had moeten of kunnen zijn met de website en domeinnaam van [eiser], er zonder noodzaak voor heeft gekozen louter het beschrijvende (en reeds door [eiser] gebruikte) woord ‘agenda’ in haar domeinnaam en handelsnaam op te nemen, zonder daar nog enig nader element aan toe te voegen. Nu beide partijen (mede) dezelfde bedrijfsmatige activiteiten ontplooien, te weten het verkopen van advertentieruimte op een site waarop aan het (Nederlandse) publiek vrijetijdsinformatie wordt verschaft en een gelijksoortige opzet van de site hebben, ligt (onnodig) verwarringsgevaar hierdoor voor de hand. Dat [eiser] het Engelse lidwoord ‘the’ aan haar handelsnaam en domeinnaam heeft toegevoegd, maakt niet dat er van verwarringsgevaar geen sprake meer is. Weliswaar kan een enkele toevoeging bij een beschrijvende handelsnaam volgens de jurisprudentie voldoende zijn om geen verwarring aan te nemen, maar het had dan in dit geval eerder op de weg van NL Unlimited c.s. gelegen om een element aan haar handelsnaam (en domeinnaam) toe te voegen. Het enkele weglaten van het door [eiser] gebruikte woord ‘the’ als handelsnaam voor het ontplooien van dezelfde activiteiten wordt gelet op het voorgaande onvoldoende geacht om verwarring te voorkomen. Een verbod voor het gebruik van de handelsnaam ‘agenda.nl’ door NL Unlimited is derhalve toewijsbaar als na te melden. Ook het verbod op het gebruik van de domeinnaam ‘www.agenda.nl’ kan gelet op het voorgaande worden toegewezen. Van een louter informatieve website is bij NL Unlimited c.s. immers geen sprake.

Licentiegever. 4.9.  Ook de vordering onder 2 jegens Newhold wordt toegewezen, een en ander zoals hierna te melden, nu door het (blijven) verlenen van een uitsluitend gebruiksrecht van de domeinnaam www.agenda.nl aan NL Unlimited de inbreuk op de handelsnaam van [eiser] mogelijk kan worden gemaakt en dit onder omstandigheden onrechtmatig jegens [eiser] kan zijn. Newhold heeft daarnaast geen belang meer bij het verlenen van rechten op de domeinnaam aan NL Unlimited, gelet op de in dit vonnis opgelegde veroordelingen.

(…)

Proceskosten. 4.13.  NL Unlimited en Newhold zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten en de beslagkosten. [eiser] heeft veroordeling van NL Unlimited in de kosten ex artikel 1019h Rechtsvordering gevorderd en een specificatie overgelegd van de door hem gemaakte kosten. Deze kosten bedragen volgens de specificatie € 8.759,93 inclusief kantoorkosten, beslagkosten, deurwaarderskosten en griffiegeld. [eiser] stelt dat de kosten hoger zijn uitgevallen dan de indicatietarieven voor (eenvoudige) IE-zaken in kort geding, omdat NL Unlimited, nadat de sommatiebrief was verzonden, de domeinnaam bleek te hebben overgedragen aan Newhold en [eiser] beslag heeft laten leggen op de domeinnaam en producties heeft moeten aanpassen, waarmee volgens [eiser] € 2.355,32 gemoeid is geweest. Voormelde door [eiser] gevorderde proceskosten zullen worden toegewezen nu deze gelet op de aard van de zaak redelijk worden geacht.

Lees het vonnis hier.

De organisatie van de onregelmatig ergens opduikende ‘Jong IE Borrel’ bericht: “Eigenlijk is het keurige volwassen imago van de advocatuur een façade. Voorbeeldje: zet een paar tafelvoetbaltafels op het witte marmer van The Rock, en opeens gaat het gesprek niet langer over de interpretatie van de laatste uitspraak van het HvJ. Nee, er wordt jolig gedaan en geschreeuwd over “coffeeshopregels”. En zo hoort het ook tijdens een zichzelf respecterend en gegarandeerd PAGO-vrij tafelvoetbaltoernooi: de Jong IE Cohen Jehoram Cup 2009 – gehouden op 10 december 2009. Verpozing, afleiding, kortom: even weg van de IE-snelweg. In een kantoorgebouw langs de A10, dat dan weer wel.

De Cup bleef in het gebouw die avond. Thomas Conijn en Oscar Lamme (beiden De Brauw) mogen zich een vol jaar lang verkneukelen over een glimmend stuk blik. Wordt vervolgd!”

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, Ex part beschikking van 8 januari 2010,  KG RK 10-02,  Street Surfing LLC tegen X

Octrooirecht. Zeldzame octrooirechtelijke ex-parte. Inbreukmakende waveboards.

"2.2. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt dat [X] diverse, in het lichaam van het verzoekschrift en hierna aangeduid als waveboards, in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de conclusies 1, 2, 3, 6 en 9 van EP 1 511 541. Immers, uit de als productie 10 overgelegde foto’s volgt dat het gaat om technisch gelijke producten als de producten die onderwerp waren in een procedure die heeft geresulteerd in het in het verzoekschrift onder 32 genoemde vonnis van 2 december 2009 [IEF 8401-IEF]. In dat kort geding vonnis is geoordeeld dat de conclusies 1, 2, 3, 6 en 9 van genoemd octrooi naar voorlopig oordeel geldig zijn, terwijl voorshands voorts is geoordeeld dat de door de in dat geding betreffende gedaagde partij verhandelde producten op die conclusies van het octrooi inbreuk maken. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder 33 is aangevoerd is tevens voldoende aannemelijk dat uitstel ten gevolge van de behandeling van de zaak op tegenspraak onherstelbare schade voor Street Surfing zal veroorzaken. Het verzoek zal gelet op het vorenstaande worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord."

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 januari 2010, HA ZA 09-528, Cybergun S.A. tegen KLM N.V & Wargaim LLC

Merkenrecht. Ant-Piraterij Verordening. Cybergun, rechthebbende op het  Gemeenschapsmerk KALASHNIKOV en procesgevolmachtigde voor de merken UZI en GALIL, maakt bezwaar tegen transport via Schiphol van “dozen met geweren en aanverwante goederen bedoeld voor "airsoft", een oorlogssimulatiespel dat onder meer voor trainingsdoeleinden van leger en politie wordt gebruikt”.

Vormt de vervaardigingsfictie zoals toegepast in de Nederlandse rechtspraak wel een juiste uitleg van de APV? Aanhouding i.v.m. nog onbeantwoorde prejudiciële vragen. Afwijzing provisionele eis: Naar voorlopig oordeel is er – los van de prejudiciële verwijzingsvragen – gerede kans dat de bodemrechter hier naar huidig recht zou oordelen dat sprake is van merkinbreuk, zodat niet tot vrijgavegelasting behoort te worden overgegaan.

4.1. De procedures in conventie en in reconventie zullen worden aangehouden hangende de beantwoording door het Hof van Justitie EU van de prejudiciële vragen die zijn gesteld door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen [ zie IEF 8480) en het Court of Appeal in Londen over de uitleg van de (oude en huidige) APV, zoals verzocht door Cybergun bij pleidooi. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.2. (…) Naar voorlopige inschatting zou Cybergun zich jegens Wargaim bij toepassing van de vervaardigingsfictie volgens de huidige stand van de rechtspraak in Nederland met succes kunnen beroepen op merkinbreuk. De redenen daarvoor zullen eventueel na voortzetting bij nader vonnis uiteen worden gezet, indien uit de Luxemburgse uitspra( a)k(en) zou volgen dat in een geval als het onderhavige (niet-communautaire goederen uit Taiwan bestemd voor Rusland in louter transit in EU-land Nederland) kan worden toegekomen aan toepassing van deze vervaardigingsfictie.

4.3. Materieel is in beide buitenlandse prejudiciële verwijzingszaken de vraag aan de orde gesteld (voor wat de Engelse uitspraak betreft: ook met betrekking tot de thans geldende APV) of de vervaardigingsfictie zoals toegepast in de Nederlandse rechtspraak wel een juiste uitleg vormt van de APV. In de Engelse zaak is bovendien evenals in de onderhavige zaak sprake van niet-communautaire goederen afkomstig uit een rechtenvrij land van buiten de EER, transit in de EU, met vervolgens als bestemming eveneens een rechtenvrij land buiten de EER, terwijl zowel in de Engelse als in de onderhavige zaak in confesso is dat geen aanwijzingen bestaan dat de Montex/Diesel-exceptie zich kan voordoen. Aangezien het materieel precies deze vraag is die partijen in dit geschil uiteindelijk verdeeld houdt en de zaak in conventie hangt op de vraag of de vervaardigingsfictie kan worden toegepast, dient naar het oordeel van de rechtbank de beantwoording van deze prejudiciële vragen te worden afgewacht. De reconventionele beoordeling hangt samen met de beoordeling van de in conventie aan de orde zijnde rechtsvraag en dient om redenen van proceseconomie eveneens te wachten op beantwoording van de prejudiciële vragen.

4.4. Dat brengt met zich dat de provisionele eis zal worden afgewezen. Het ligt in de rede om de status quo te handhaven en aan te sluiten bij de huidige Nederlandse interpretatie van de antipiraterijverordening en onder toepassing van de vervaardigingsfictie niet provisioneel tot vrijgave te gelasten. Anders gezegd: Naar voorlopig oordeel is er – los van de prejudiciële verwijzingsvragen – gerede kans dat de bodemrechter hier naar huidig recht zou oordelen dat sprake is van merkinbreuk, zodat niet tot vrijgavegelasting behoort te worden overgegaan.

4.5. Om vergelijkbare redenen kan ook hetgeen voorwaardelijk in reconventie wordt gevorderd thans niet worden toegewezen – ook niet nu de provisionele eis wordt afgewezen; aan beoordeling daarvan wordt ook eventueel eerst toegekomen nadat de ten processe bedoelde prejudiciële vragen zijn beantwoord.

4.6. De zaak zal worden verwezen naar de parkeerrol hangende de uitkomst van beide prejudiciële verwijzingen, die mogelijk in Luxemburg gevoegd behandeld zullen worden, zoals het Londense hof heeft gevraagd. De meest gerede partij kan na uitsluitsel uit Luxemburg de zaak weer opbrengen en voortprocederen middels het nemen van een akte onder productie van bedoelde uitspra(a)k(en) van het Hof van Justitie EU, waarna de wederpartij een antwoordakte zal kunnen nemen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 19 januari 2010, Kruidvat Retail B.V. c.s. tegen C&A Nederland (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst Advocaten).

Merkenrecht. Kwade trouw, slagingskans verweer  en winstafdracht. Arrest in zaak tussen Kruidvat en C&A over het merk "Baby Club". Hoger beroep van Kruidvat tegen (uitsluitend) de veroordeling tot afdracht van winst. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de winstafdracht. (Rechtbank Utrecht, 28 december 2005, IEF 1515). Van een bij voorbaat kansloos verweer was geen sprake.

Kruidvat voert met succes aan dat haar gebruik van het teken waarvan het woordelement “BABY CLUB” deel uitmaakt, niet kan worden gekwalificeerd als gebruik te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW (oud).  Het hof gaat verwerpt het betoog van C&A dat art. 45 lid 2 TRIPS directe werking zou hebben.

4.4. (…) Omdat het begrip "BABY CLUB" als aanduiding voor een collectie babykleding tot op zeker hoogte wel een beschrijvend karakter heeft, is de beschermingsomvang echter beperkt en kon Kruidvat in redelijkheid menen dat zij door de toevoeging van haar handelsnaam "Kruidvat" voldoende afstand van het (woord)merk van C&A hield en dat van inbreuk in de zin van artikel 13 BWd derhalve geen sprake was. Het hof verwerpt het betoog van C&A dat dit verweer van Kruidvat in de gegeven omstandigheden als bij voorbaat kansloos moet worden beschouwd. Voldoende aannemelijk is dat Kruidvat naar een adequate omschrijving van haar collectie babyspullen heeft gezocht en – gelet ook op het door haar aangetoonde veelvuldige gebruik van het woord “club” ter aanduiding van een collectie van waren bestemd voor een bepaald doel - gemeend heeft dat het haar vrijstond de aanduiding “Kruidvat BABY CLUB” te gebruiken'. (…)

4.5. Gelet op dit een en ander gaat een veroordeling tot afdracht van winst die met de verkoop van de desbetreffende kleding is gemaakt (naast de veroordeling tot schadevergoeding van de door C&A als gevolg van de merkinbreuk geleden schade) als sanctie te ver. Het bepaalde in artikel 45 lid 2 van Trips-verdrag leidt niet tot een ander oordeel. Kruidvat wijst er in dit verband terecht op dat het om een optionele bepaling gaat en dat de Benelux-wetgever kennelijk vindt dat een veroordeling tot winstafdracht uitsluitend in gevallen van inbreuk te kwader trouw op haar plaats is. Ook het op 1 september 2006 in werking getreden Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom beperkt (in artikel 2.21 lid 4 BVIE) de toewijsbaarheid van winstafdracht tot die gevallen.’

Lees het arrest hier.

Het Gerecht, 21 januari 2010, zaak T-309/08, G-Star Raw Denim kft tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapsbeeldmerk G STOR o.g.v. ouder nationale en Gemeenschapswoord- en beeldmerken G-STAR en G-STAR RAW DENIM. Oppositie afgewezen. Geen overeenstemmende merken.

35. Furthermore, the impact of the conceptual differences in terms of counteracting the aural similarity is reinforced by the fact that there are also significant visual differences between the marks at issue. In that context, it must be pointed out that the degree of aural similarity of two marks is of less importance in the case of goods which are marketed in such a way that, when making a purchase, the relevant public generally perceives visually the mark designating those goods (…). Clearly, that is the case in respect of the goods covered by the mark applied for and by the earlier marks.

36. In view of all of the above, the Board of Appeal was right to find, in paragraph 31 of the contested decision, that the visual and conceptual differences between the marks prevented any assumption of a possible link between them and, therefore, that the second condition for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 was not satisfied.

38. In so far as the marks at issue are neither identical nor similar, one of the cumulative conditions for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 is not satisfied. Therefore, there is no need to assess whether the use without due cause of the trade mark applied for could take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade marks.

Lees het arrest hier.