Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 augustus 2009, KG ZA 09-846, Nikon Gmbh tegen X & Crown Foto International B.V.

Merkenrecht. Inbreukmakende parallelimport fototoestellen. Inbreuk. Misbruik van identiteitsverschil tussen rechtspersonen. Voldoende spoedeisend belang om nevenvorderingen in kort geding toe te wijzen (systematisch oprollen inbreukmakende handel). 1019h proceskosten: €44.470,98 (complexe zaak). Zie ook: Vzr. Rechtbank Utrecht, 31 oktober 2008, IEF 7225 (Tamron / Crown) .

Inbreuk & aansprakelijkheid: 4.4. Nikon heeft naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter met de rapporten van NMG en Nikon Europe B.V., de door Ringfoto Blom en Broekhaus verstrekte facturen, alsmede de verklaring van Q, voldoende aannemelijk gemaakt dat zowel Crown Photo International BV, als Oderma en OPX (en de CV) Nikonproducten zonder toestemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer hebben gebracht en aldus inbreuk hebben gemaakt op de Nikon-merken.

4.7. OPX heeft nog aangevoerd dat zij niet zelf heeft geleverd, maar slechts facturen heeft verstuurd voor door Essential Systems KG in opdracht van X geleverde goederen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan OPX zich daar niet achter verschuilen. Aangezien OPX aan derden niet kenbaar maakt dat het geleverde feitelijk van een andere vennootschap afkomstig is, dient zij (in elk geval mede) verantwoordelijk te worden gehouden voor de door haar gefactureerde goederen. Aldus kan zij door Nikon worden aangesproken wegens inbreuk op de Nikon- merken.

4.8. Namens Oderma is verder naar voren gebracht dat deze vennootschap zowel handelt in producten die niet zijn bestemd voor de EER als in producten die daar wel voor bestemd zijn. (…) Uit de verklaring van Q - die de voorzieningenrechter geloofwaardig voorkomt - volgt bovendien dat de goederen zonder bekendmaking van de afzender in Nederland zijn bezorgd. Ook het feit dat Oderma haar factuur wel naar het Nederlandse adres van de afnemer stuurt – en niet bijvoorbeeld overhandigt bij feitelijke aflevering in Zwitserland - kan moeilijk met de stelling van Oderma worden verenigd. De voorzieningenrechter acht derhalve voorshands voldoende aannemelijk dat Oderma de niet voor de EER bestemde Nikon-producten in Nederland heeft afgeleverd en aldus inbreuk heeft gemaakt op de Nikon-merken.

4.9. De voorzieningenrechter is van oordeel dat genoegzaam is gebleken dat X in persoon betrokken is bij de handel in Nikon-producten. (…)

(…) 4.11. Daarnaast is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat X misbruik maakt van identiteitsverschil tussen rechtspersonen, in het bijzonder ook de in deze procedure betrokken Crown-vennootschappen, Oderma en OPX. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat X -blijkens de eerder tegen hem en/of de door hem gecontroleerde vennootschappen uitgesproken vonnissen alsmede de in dit vonnis vastgestelde merkinbreuken- stelselmatig betrokken is geweest bij de niet toegestane parallelimport van fotoapparatuur.

(…) 4.14. Nu het maken van misbruik van identiteitsverschillen van verschillende vennootschappen niet alleen een onrechtmatige daad oplevert van degene die zeggenschap heeft over deze personen – in dit geval X – maar ook van de rechtspersonen zelf, brengt het voorgaande met zich dat de vorderingen van Nikon ook op deze grondslag toewijsbaar zijn jegens X, Crown Photo International BV, OPX en Oderma en daarnaast op deze grond - in gelijke mate - toewijsbaar zijn jegens Crown Holding en Crown Facilities.

Nevenvorderingen in kort geding: 4.18. Vooropgesteld moet worden dat nevenvorderingen in kort geding slechts kunnen worden toegewezen, indien en voorzover afzonderlijk het spoedeisend belang ervan aannemelijk is gemaakt. Nikon heeft gesteld dat zij een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde opgave van verhandelde Nikon-producten vanaf 1 januari 2007 omdat zij de gevorderde informatie nodig heeft om te bezien of verdere schade door inbreuk op de Nikon-merken kan worden voorkomen door te achterhalen wie de toeleveranciers en afnemers van X c.s. zijn teneinde zo de inbreukmakende handel ‘systematisch op te rollen’. De voorzieningenrechter is van oordeel dat hierin een gerechtvaardigd en spoedeisend belang is gelegen.(…)

Proceskosten: 4.25. (…) De voorzieningenrechter is evenwel van mening dat juist de hoeveelheid feiten en stukken die aan de gestelde vereenzelviging ten grondslag zijn gelegd maakt dat van een complexe zaak moet worden gesproken. Voorts in aanmerking nemend dat verschillende gedaagden in deze procedure zijn betrokken, is de voorzieningenrechter van oordeel dat toepassing van de indicatietarieven in deze procedure niet is aangewezen. De voorzieningenrechter acht een bedrag van € 44.470,98 aan advocaatkosten onder de gegeven omstandigheden redelijk en evenredig.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 augustus 2009, HA ZA 08-397, Stichting De Thuiskopie tegen Van Gils

Auteursrecht. Thuiskopievonnis. Vermeende schijnconstructie. Bewijslevering m.b.t. gestelde doorvoer naar Duitsland.

4.3. Voor de invoer van blanco informatiedragers in Nederland is Van Gils in beginsel dan ook de thuiskopievergoeding verschuldigd. Als bevrijdend verweer heeft Van Gils evenwel betoogd dat alle in Oldenzaal afgeleverde of naar Oldenzaal vervoerde blanco informatiedragers na werktijd door hem naar de opslag in Duitsland (Bad Bentheim) werden vervoerd, zodat de krachtens artikel 16c leden 2 en 3 Aw op hem rustende verplichting tot betaling van de thuiskopievergoeding met betrekking tot deze geïmporteerde informatiedragers ingevolge artikel 16c lid 4 Aw zou zijn vervallen.

4.5. (…) zal de rechtbank Van Gils overeenkomstig zijn aanbod toelaten te bewijzen dat alle in Oldenzaal afgeleverde blanco informatiedragers (…) naar de opslagplaats in Duitsland zijn vervoerd.

4.6. Indien en voor zover overbrenging naar de opslag in Duitsland komt vast te staan, moet de stelling van Stichting de Thuiskopie, dat sprake is van een schijnconstructie omdat dat de onderneming van Van Gils niet daadwerkelijk in Duitsland is gevestigd en er in Duitsland geen bedrijfsactiviteiten in Duitsland zijn, worden verworpen. Immers, Stichting de Thuiskopie erkent dat Van Gils handelt als een Gesellschaft des bürgerlichen Rechts naar Duits recht, terwijl, indien Van Gils in het bewijs slaagt, tevens vaststaat dat er op zijn minst opslag in Duitsland plaatsvindt, hetgeen als bedrijfsactiviteit is aan te merken. Voor zover Stichting de Thuiskopie heeft aangevoerd dat de eerder vanuit België geïmporteerde blanco informatiedragers of andere blanco informatiedragers vanuit de opslag in Duitsland door Van Gils zelf over de grens zijn gebracht, waarna ze in Nederland worden afgeleverd aan koper, wordt die, door Van Gils betwiste, stelling verworpen omdat een behoorlijke motivering ontbreekt. Stichting de Thuiskopie oppert het immers slechts als mogelijkheid maar zonder daarvoor concrete aanwijzingen aan te voeren.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 augustus 2009, KG ZA 09-1044, Playgo Ltd. c.s. tegen Trends2com BVBA

Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Voormalig agent en gemeenschappelijk merkhouder Trends2come laat douane zending speelgoed van voormalig leverancier (en ook gemeenschappelijk merkhouder) Playgo tegenhouden. De voorzieningenrechter concludeert dat Trends2come haar bevoegdheid hiermee heeft misbruikt: “De gemeenschappelijkheid van de eigendom brengt naar voorlopig oordeel in ieder geval mee dat dergelijke verzoeken alleen kunnen worden ingesteld ten behoeve van de gemeenschap, dat wil zeggen ten behoeve van gemeenschappelijke belangen van PlayGo Limited en Trends2Com.” De inhoud van de containers dient derhalve te worden vrijgegeven.

5.4. Naar voorlopig oordeel is het verzoek van Trends2Com aan de douane naar Nederlands recht onrechtmatig omdat er sprake is van misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover Trends2Com bevoegd was om zonder toestemming van PlayGo Limited de douane te verzoeken om op te treden tegen PlayGo Toys en Tai Way, heeft zij die bevoegdheid namelijk gebruikt voor een ander doel dan die bevoegdheid is verleend.

5.5. Trends2Com meent haar bevoegdheid tot het instellen van handhavingsmaatregelen te kunnen ontlenen aan het feit dat zij deelgenoot is in de gemeenschappelijke eigendom op de Gemeenschapsmerken. In het midden kan blijven of de gemeenschappelijkheid van die eigendom meebrengt dat de toestemming van de andere deelgenoot, PlayGo Limited, is vereist voor het doen van een op de APV gebaseerd verzoek aan de douane om op te treden tegen inbreuken op de Gemeenschapsmerken, zoals het verzoek dat Trends2Com heeft gedaan. De gemeenschappelijkheid van de eigendom brengt naar voorlopig oordeel in ieder geval mee dat dergelijke verzoeken alleen kunnen worden ingesteld ten behoeve van de gemeenschap, dat wil zeggen ten behoeve van gemeenschappelijke belangen van PlayGo Limited en Trends2Com.

5.6. Vast staat dat Trends2Com het verzoek niet heeft ingesteld ten behoeve van gemeenschappelijke belangen. Trends2Com heeft zelf uiteengezet dat zij gebruik maakt van de maatregelen jegens PlayGo Toys en Tai Way om PlayGo Limited te dwingen zelf in Europa te verhandelen en zodoende vermogensbestanddelen in Europa te creëren waarop Trends2Com zich kan verhalen ter voldoening van haar in België jegens PlayGo Limited ingestelde vordering (zie hiervoor r.o. 2.9). Dat is geen gemeenschappelijk belang aangezien het optreden van de douane tegen PlayGo Toys en Tai Way juist tegen de belangen van PlayGo Limited ingaat. Derhalve is er sprake van misbruik van bevoegdheid.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 augustus 2009, KG ZA 09-995, Burberry Ltd. tegen Temeer Schoenen (Sacha).

Merkenrecht. Burberry vordert met succes een verbod op inbreuk door ruitschoen Sacha op Burberry's bekende (Gemeenschaps)ruitmerk. Een samenvatting in citaten:

4.5. Het voorgaande laat onverlet dat ook in kort geding de aan artikel 99 GMVo ten grondslag liggende gedachte geldt dat Gemeenschapsmerken in beginsel als geldig moeten worden beschouwd vanwege het vooronderzoek door het Bureau en de mogelijkheid van oppositie. (…)

Onderscheidend vermogen: 4.7. Het beroep van Sacha op de nietigheid van het ruitmerk vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 52 lid 1 sub a juncto 7 lid 1 sub b GMVo, treft naar voorlopig oordeel geen doel. (…)

4.8. Sacha baseert het gestelde gebrek aan onderscheidend vermogen op het feit dat er vele producten met een ruitmotief op de markt zijn. In het kader van een beroep op artikel 52 lid 1 sub a juncto 7 lid 1 sub b GMVo kan dit betoog naar voorlopig oordeel alleen doel treffen indien de betreffende producten al op de markt waren ten tijde van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk in 1999. (…)

4.9. Het enige gebruik van een ruitmotief waarnaar Sacha verwijst dat duidelijk wel voor 1999 plaatsvond, betreft een tartan, dat wil zeggen een geruite wollen stof waarvan een kilt wordt gemaakt, en meer in het bijzonder de zogeheten MacTavish Camel tartan en de Thomson Camel tartan. Echter, niet valt in te zien dat deze tartans afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het ruitmerk met betrekking tot schoenen, gelet op de specifieke waren waarvoor de tartans worden gebruikt (kilts) en het specifieke publiek (Schotse clans). (…)

4.10. Bovendien moet voorshands worden aangenomen dat het ruitmerk sterk onderscheid vermogen heeft gekregen door het gebruik van het merk. Burberry heeft in dit verband aangevoerd dat zij het ruitmotief van haar merk al decennia lang intensief gebruikt en daar veel reclame voor maakt. Dat dit inderdaad heeft geleid tot grote bekendheid van het merk, zoals Burberry stelt, wordt ondersteund door een rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau dat Burberry in het geding heeft gebracht (…) Het betoog van Sacha dat dit onderzoek uitsluitend betrekking heeft op het woordmerk BURBERRY kan worden gepasseerd. De door Sacha als productie 10 overgelegde publicaties ondersteunen namelijk de stelling van Burberry dat juist het ruitmerk een kenmerkend aspect is van de collecties en marketing van Burberry. (…)

Kwade trouw: 4.12. Ook het betoog van Sacha dat Burberry bij de aanvraag van het ruitmerk te kwader trouw was, treft naar voorlopig oordeel geen doel. Sacha verwijst in dit verband weer naar de MacTavish Camel tartan en de Thomson Camel tartan, maar heeft niet toegelicht waarom het bestaan van die tartans maakt dat de merkinschrijving van Burberry (voor schoenen) te kwader trouw is. Voor zover Sacha heeft bedoeld te betogen dat Burberry het merk zou hebben ingeschreven met het oogmerk om Schotse clans het gebruik van die tartans voor bijvoorbeeld kilts te beletten, strandt het reeds op het feit dat Burberry juist uitdrukkelijk heeft aangevoerd dat zij haar merkrechten nooit zo heeft gebruikt en nooit zo zal gebruiken. Daar komt bij dat het betoog van Sacha er hooguit toe kan leiden dat het merk van Burberry nietig is voor kilts, maar niet voor schoenen. (…)

“Soortnaam”: 4.13. Tenslotte gaat ook het betoog van Sacha dat het Gemeenschapsmerk van Burberry is verworden tot “soortnaam” in de zin van artikel 51 lid 1 sub b GMVo niet op. Daargelaten of deze grond voor verval van toepassing is op zuiver figuratieve beeldmerken, zoals het ruitmerk, wordt de stelling van Sacha dat het ruitmerk is verworden tot een gebruikelijke versiering niet gesteund door de feiten. De meeste voorbeelden van producten met Schotse ruiten waarnaar Sacha in dit verband verwijst, betreffen namelijk Schotse ruiten die duidelijk afwijken van het ruitmerk door een andere kleurstelling en/of een ander ruitmotief (productie 9 van Sacha), of zijn geen schoenen (productie 5 en 7 van Sacha). Het enige voorbeeld van een schoen die een met het ruitmerk overeenstemmend motief draagt, betreft een op marktplaats.nl aangeboden “bijzondere pump in gouden glitters en burberry ruit”. Dat is onvoldoende om aan te nemen dat die versiering gebruikelijk is geworden voor schoenen, laat staan dat de versiering gebruikelijk is geworden door toedoen of nalaten van Burberry, zoals artikel 51 lid 1 sub b GMVo eist.

Overeenstemming: 4.17. De voorzieningenrechter is met Burberry van oordeel dat het ruitteken op de schoen van Sacha overeenstemt met het ruitmerk. Zowel het patroon als de kleurstelling van merk en teken stemt namelijk overeen. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een patroon met twee ruiten: een ruit bestaande uit een relatief brede meervoudige streep en een ruit bestaande uit een relatief smalle enkele streep. In beide gevallen is de meervoudige streep zwart, de enkele streep rood en de achtergrond beige. Daarnaast zijn bij beiden de punten waarop de horizontale banen van de ruit met de meervoudige streep de verticale banen snijden extra donker, is de kleur tussen de strepen van die ruit juist lichter dan de algemene achtergrondkleur en maakt de verticale meervoudige streep een donkerder indruk dan de horizontale meervoudige streep. Een en ander in samenhang beschouwd maakt dat de totaalindruk van merk en teken overeenstemmen. Het feit dat bij de schoen van Sacha een print onder het ruitmotief zichtbaar is, doet daar naar voorlopig oordeel onvoldoende aan af, omdat die print slechts onder een deel van het ruitmotief ligt en het ruitmotief duidelijk zichtbaar blijft.

4.18. De overige verschillen die Sacha heeft geconstateerd kunnen evenmin tot een andere totaalindruk te leiden. (…) Deze verschillen zijn naar voorlopig oordeel te onbeduidend om te leiden tot een andere totaalindruk. De gemiddelde consument let bij de aanschaf van schoenen immers niet op de verschillende details van merken, maar neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar.

4.21. Verder moet, zoals hiervoor is vastgesteld, voorshands worden aangenomen dat het ruitmerk een zeer bekend merk is (zie hiervoor r.o. 4.10). Het betoog van Sacha dat die bekendheid zich niet uitstrekt tot de doelgroep van haar producten omdat Burberry zich, anders dan Sacha, zou richten tot de “happy few”, treft geen doel. Volgens Sacha bestaat haar doelgroep uit trendsettende jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Niet valt in te zien waarom er geen overlap zou zijn tussen deze doelgroep en de gestelde doelgroep van de Burberry producten. Het enkele gegeven dat producten van Burberry relatief duur zijn, sluit, anders dan Sacha meent, die overlap in ieder geval niet uit. Daar komt bij dat Burberry naar voorlopig oordeel terecht heeft aangevoerd dat, gegeven de mate van bekendheid van het ruitmerk, het voorshands aannemelijk is dat de bekendheid van het merk verder reikt dan de beoogde doelgroep. (…)

Inbreuk: 4.22. Gegeven de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de waren en de mate van bekendheid moet worden aangenomen dat de ruitschoen verwarring bij het publiek kan creëren. Het feit dat de ruitschoenen uitsluitend worden verhandeld in winkels van Sacha en dat op de ruitschoen ook het merk SACHA staat, kan niet leiden tot een andere conclusie. Die feiten sluiten immers niet uit dat het publiek kan menen dat er sprake is van een economisch verband tussen Burberry en Sacha, bijvoorbeeld eenzelfde verband als het verband dat Sacha naar eigen zeggen is aangegaan met andere bekende merkhouders zoals Coca-Cola.

4.23. Het voorgaande impliceert ook dat voorshands moet worden aangenomen dat het publiek een verband zal leggen tussen het ruitmerk en het ruitmotief op de schoen van Sacha. Het betoog van Sacha dat artikel 9 lid 1 sub b GMVo niet van toepassing is omdat het publiek het ruitmotief op haar ruitschoenen zal opvatten als louter versiering, slaagt daarom niet.

4.24. Het voorgaande brengt mee dat het gevorderde verbod toewijsbaar is voor wat betreft de inbreuk op het ruitmerk. (…)

Eenvoudig kort geding: 1019h proceskosten: €6000,-

Lees het vonnis hier.

Raad van State, 19 augustus 2009, LJN: BJ5541, Yeda Research and Development Company Ltd. tegen Octrooicentrum Nederland

Octrooirecht. Aanvullend beschermingscertificaat (ABC). Hoger beroep (ongegrond) tegen Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 november 2008, IEF 7297. “De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat deze zaak, waarin het om een biologisch geneesmiddel gaat, wezenlijk verschilt van de situatie die is beoordeeld in het Farmitalia-arrest en dat het OCNL derhalve geen aanleiding behoorde te zien om bij de productomschrijving in het aan Yeda verleende certificaat af te wijken van de omschrijving van de werkzame stof in de handelsvergunning. Het betoog van Yeda faalt.”

2.5. Yeda betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het Hof in het Farmitalia-arrest niet heeft overwogen dat een certificaat zich slechts kan uitstrekken tot vormen van een geneesmiddel met een identieke therapeutische werking. Volgens haar brengt een redelijke uitleg van het Farmitalia-arrest met zich dat therapeutisch gelijkwaardige varianten van het in de handelsvergunning vermelde product in de productomschrijving van een certificaat mogen worden opgenomen, voor zover deze door het basisoctrooi worden beschermd. Nu het basisoctrooi ook andere monoklonale antilichamen beschermt waarvan aangenomen mag worden dat die therapeutisch gelijkwaardig zijn aan adalimumab, dient in het certificaat een ruimere productomschrijving te worden opgenomen, aldus Yeda.

2.5.1. Gelet op artikel 2 van de ABC-Verordening wordt een certificaat afgegeven voor een product, waaronder ingevolge artikel 1, aanhef en onder b, van de ABC-Verordening dient te worden verstaan de werkzame stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel. Gelet op artikel 3, aanhef en onder b, van de ABC-Verordening is een voorwaarde voor de verkrijging van een certificaat dat voor het product als geneesmiddel een handelsvergunning is verleend. Derhalve dient uit de handelsvergunning te worden afgeleid wat de werkzame stof is die voor de beoordeling van een aanvraag om een certificaat als het te beschermen product moet worden beschouwd. Dit vindt bevestiging in artikel 4 van de ABC-Verordening waarin de door het certificaat verleende bescherming wordt beperkt tot het product dat valt onder de handelsvergunning. In verband daarmee is in artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b, van de ABC-Verordening bepaald dat een certificaataanvraag een afschrift van een handelsvergunning dient te bevatten, waarin het product is geïdentificeerd.

In dit geval is de handelsvergunning verleend voor het geneesmiddel Humira - Adalimumab. Volgens de bij de handelsvergunning behorende samenvatting van de productkenmerken is adalimumab de werkzame stof van dit geneesmiddel. Gelet hierop, dient adalimumab in beginsel te worden beschouwd als het product in de zin van de ABC-Verordening.

2.5.2. Dat het basisoctrooi niet slechts adalimumab beschermt, maar ook andere monoklonale antilichamen tegen tumornecrosefactor-alfa, brengt op zichzelf niet mee dat een certificaat met een ruimere productomschrijving dan adalimumab dient te worden verleend. Ingevolge artikel 5 van de ABC-Verordening verleent een certificaat weliswaar dezelfde rechten als die welke door het basisoctrooi worden verleend, doch onder voorbehoud van de in artikel 4 neergelegde beperking.

Uit het Farmitalia-arrest volgt evenwel dat onder omstandigheden aanleiding kan bestaan om in een certificaat het product ruimer te definiëren dan de omschrijving van de werkzame stof in de desbetreffende handelsvergunning. In dat arrest heeft het Hof het betoog aanvaard dat het doel van de ABC-Verordening zou worden gefrustreerd, indien een certificaat alleen het in een handelsvergunning vermelde zout van een werkzame stof zou kunnen beschermen in gevallen waarin de werkzame stof als zodanig, met inbegrip van de daarvan afgeleide zouten, door een basisoctrooi wordt beschermd. Een concurrent zou dan na afloop van het betrokken basisoctrooi een handelsvergunning kunnen verkrijgen voor een ander voorheen door het betrokken basisoctrooi beschermd zout van dezelfde werkzame stof. In dat geval zouden geneesmiddelen die in beginsel eenzelfde therapeutische waarde hebben als het door het certificaat beschermde geneesmiddel, met dat geneesmiddel in concurrentie kunnen treden. Dat zou volgens het Hof niet verenigbaar zijn met het doel van de ABC-Verordening, die voldoende bescherming beoogt te garanderen ter aanmoediging van het farmaceutisch onderzoek. Daarom heeft het Hof geoordeeld dat, wanneer een werkzame stof in de vorm van een zout in een handelsvergunning wordt vermeld en door een basisoctrooi wordt beschermd, een certificaat de werkzame stof als zodanig, alsmede de verschillende afgeleiden ervan, zoals zouten en esters, als geneesmiddelen kan dekken, voor zover zij onder de bescherming van het betrokken basisoctrooi vallen.

2.5.3. Anders dan in het Farmitalia-arrest, is in dit geval geen certificaat aangevraagd voor zouten, esters of andere chemische afgeleiden van eenzelfde werkzame stof en voor deze stof als zodanig. Yeda heeft verzocht om afgifte van een certificaat dat betrekking heeft op adalimumab en andere monoklonale antilichamen tegen tumornecrosefactor-alfa. Monoklonale antilichamen worden vervaardigd uit cellen en zijn, gelet op de in de Geneesmiddelenrichtlijn gegeven definitie daarvan, biologische geneesmiddelen.

Zoals het OCNL heeft toegelicht, is in de medische wetenschap algemeen aanvaard dat chemische afgeleiden van een werkzame stof, zoals zouten en esters, in de regel eenzelfde werking als de desbetreffende werkzame stof hebben. Om deze reden worden dergelijke afgeleiden van een werkzame stof in artikel 10, tweede lid, onder b, tweede volzin, van de Geneesmiddelenrichtlijn in beginsel beschouwd als dezelfde werkzame stof. Dit betekent dat voor een zout als generiek geneesmiddel volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 10 van de Geneesmiddelenrichtlijn een handelsvergunning kan worden verkregen, indien het is afgeleid van een werkzame stof waarvoor reeds een handelsvergunning is verleend. In dat geval behoeven geen farmaceutische of (pre)klinische testresultaten te worden overgelegd en kan worden volstaan met studies die de biologische equivalentie met de eerder vergunde werkzame stof aantonen.

In de medische wetenschap is evenwel niet algemeen aanvaard dat verwante biologische geneesmiddelen in de regel eenzelfde werking hebben. Zo is in de Biosimilars Guideline uiteengezet dat de vereenvoudigde procedure van artikel 10 van de Geneesmiddelenrichtlijn niet geschikt is voor biologische geneesmiddelen, vanwege de complexe structuur die dergelijke geneesmiddelen hebben. Ingeval een handelsvergunning wordt aangevraagd voor een biologisch geneesmiddel waarvan gesteld wordt dat het gelijkwaardig is aan een reeds vergund biologisch geneesmiddel, moet de gestelde gelijkwaardigheid dan ook worden aangetoond door middel van preklinische of klinische testresulaten, overeenkomstig artikel 10, vierde lid, van de Geneesmiddelenrichtlijn.

2.5.4. Gezien het voorgaande, kan ten aanzien van verwante biologische geneesmiddelen, anders dan ten aanzien van de chemische afgeleiden van eenzelfde werkzame stof, niet worden aangenomen dat deze in beginsel eenzelfde therapeutische waarde hebben. Yeda heeft niet aannemelijk gemaakt dat in het specifieke geval van adalimumab en andere monoklonale antilichamen tegen tumornecrosefactor-alfa een dergelijke gelijkwaardigheid in beginsel wel kan worden aangenomen. Adalimumab is door de Wereldgezondheidsorganisatie als naam vastgesteld voor een uit een unieke reeks van 1330 aminozuren bestaand monoklonaal antilichaam. Bij een dermate complexe structuur kan bezwaarlijk worden voorzien wat de precieze werking zal zijn van alle mogelijke varianten van het monoklonale antilichaam. Het OCNL heeft voorts gewezen op het Amerikaanse octrooi 6,090,382, dat betrekking heeft op monoklonale antilichamen tegen tumornecrosefactor-alfa. In het desbetreffende octrooischrift zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek waarbij adalimumab en verwante monoklonale lichamen zijn vergeleken ten aanzien van hun werking tegen tumornecrosefactor-alfa. Bij dat onderzoek zijn verschillende werkingssnelheden geconstateerd, hetgeen bevestigt dat niet kan worden aangenomen dat de therapeutische waarde van de aan adalimumab verwante monoklonale antilichamen tegen tumornecrosefactor-alfa in beginsel gelijk is. De door Yeda overgelegde verklaring van prof. H. Schellekens, hoogleraar medische biotechnologie, die de geconstateerde verschillen klein noemt, doet daar niet aan af. Gelet op de moleculaire complexiteit van de monoklonale antilichamen, kan niet worden uitgesloten dat een klein verschil significante gevolgen heeft voor de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het desbetreffende geneesmiddel.

2.5.5. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat deze zaak, waarin het om een biologisch geneesmiddel gaat, wezenlijk verschilt van de situatie die is beoordeeld in het Farmitalia-arrest en dat het OCNL derhalve geen aanleiding behoorde te zien om bij de productomschrijving in het aan Yeda verleende certificaat af te wijken van de omschrijving van de werkzame stof in de handelsvergunning. Het betoog van Yeda faalt.

Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof Leeuwarden, 4 augustus 2009, LJN: BJ4901, Kohler Mira Limited tegen De Melker Sanitairtechniek B.V.

Bewijsbeslag en huiszoeking. Hof staat huiszoeking naar bedrijfsinformatie door (voormalig) werkgever niet toe. Artikel 10 Grondwet Eerst even kort:

8. Het Nederlandse burgerlijke procesrecht kent geen algemene regeling voor bewijsbeslag. Wel is artikel 1019c Rv het bewijsbeslag geregeld voor zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom. Het hof constateert dat het gelegde beslag door De Melker is gebaseerd op artikel 843a Rv en kennelijk mede op artikel 730 Rv. Volgens De Melker kan dit artikel dienen als een wettelijke grondslag voor bewijsbeslag. Ook vóór de inwerkingtreding van 1019c Rv op 1 mei 2007 zijn conservatoire bewijsbeslagen in intellectuele eigendomszaken gelegd, waarbij de rechtsgrond werd gezocht in artikel 730 Rv. Ook in andere niet-intellectuele eigendomsprocedures is in die bepaling een voldoende grondslag aanwezig geacht voor bewijsbeslagen, ook door enige gerechtshoven. In de door verschillende rechtbanken gehanteerde beslagsyllabus, waaraan door [appellant 1] en [appellant 2] is gerefereerd, staat over dit type beslag het volgende te lezen (versie februari 2009, pagina 20): "NB 8: Bewijsbeslag in niet-IE zaken (dat doorgaans wordt gebaseerd op artikel 730 Rv juncto 843a Rv) is naar de mening van het LOVC niet onmogelijk (besluit 13 juni 2008)."

9. Het hof stelt vast dat artikel 843a Rv alleen een vorderingsrecht toekent aan degene die daarbij rechtmatig belang heeft, om, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel te vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Dit artikel kent geen bevoegdheid tot beslaglegging toe, laat staan een bevoegdheid om een woning te doorzoeken.

10. Artikel 730 Rv ziet op het conservatoire beslag tot afgifte van zaken en levering van goederen als zodanig. Het hof stelt vast dat deze bepaling niet aansluit op artikel 843a Rv, dat immers geen vorderingsrecht tot afgifte of levering toekent (zie ook Hof Den Haag, 24 augustus 2006, LJNAY7534). Naar 's hofs oordeel kan het gelegde bewijsbeslag dan ook niet op de artikelen waarop De Melker zich heeft beroepen worden gebaseerd.

(…) 14. Het hof is, alles in ogenschouw nemende, van oordeel dat de wettelijke grondslag waarop de civielrechtelijke huiszoeking in het kader van het gelegde bewijsbeslag berust, als ondeugdelijk moet worden beoordeeld. Deze niet toereikende regeling kan een zo grote inbreuk op het huisrecht als in de gevallen van [appellant 1] en [appellant 2] heeft plaats gevonden, niet rechtvaardigen. Het hof oordeelt voorts dat deze regeling onvoldoende
15. "garanties adéquates et suffisantes contre les abus" biedt en dat niet gezegd kan worden dat deze voldoet aan het criterium "noodzakelijk in een democratische samenleving".

15.  Het hof dient verder nog te onderzoeken of de in beslagname van de gegevensdragers van [appellant 1], [appellant 2] en hun huisgenoten een inbreuk oplevert van artikel 10 van de Grondwet. Dit artikel bepaalt dat ieder, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer heeft.
Het hof is van oordeel dat de kennisneming, tegen de wil van de eigenaren van de inhoud van de computer, onder dit recht valt. Artikel 843a Rv is een wettelijke beperking op dit recht. Een wettelijke regeling die het mogelijk maakt dat, alvorens een rechterlijke beslissing op deze grondslag is gegeven, derden bij wege van conservatoire maatregel een computer op zijn inhoud mogen onderzoeken, ontbreekt evenwel. Voor het onderzoek door [betrokkene 5] van de computers van [appellant 1] en [appellant 2] ontbreekt dan ook een voldoende wettelijke grondslag, zodat op dit punt artikel 10 van de Grondwet is geschonden.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 26 mei 2009, zaaknr. 200.013.393/01, George V Restauration SA tegen Wizard Ventures B.V. (met dank aan  Nga-Yau Wong, Fruytier Lawyers in Business).

Merkenrecht. Beschikking in merkweigeringszaak. Oppositie BUDDHA-BAR tegen BEACHBUDDHA.

11. Wet hof is van oordeel dat cosmetica, brillen, kleding, schoeisel en hoofddeksels enerzijds en gymastiek- en sportartikelen, spellen en speelgoederen (met name op het gebied van sporten die plaatsvinden op een zandondergrond) anderzijds een ander gebruik en een andere bestemming hebben en noch concurrerend, noch complementair zijn. Haar, door Wizard betwiste, stelling dar deze waren in dezelfde winkels plegen te worden aangeboden heeft George V niet onderbouwd. Er kan naar het oordeel van het hof niet van worden uitgegaan dat dit normaliter het geval is. Bovendien vormt de omstandigheid dat de waren dezelfde afzetkanalen hebben op zichzelf geen grond om soortgelijkheid aan te nemen.
Het hof is van oordeel dat onder gymastiek- en sportartikelen beginsel geen gymnastiek- en sportkleding zijn begrepen en dat de markt waarin de waren van George V worden aangeboden (de exdusieve uitgaans-/ loungewereld) belangrijk afwijkt van de markt waarin gymnastiek- en sportartikelen en spellen en speelgoederen worden verkocht (de sportwereld en het strandleven).

Het hof is dan ook van oordeel dat geen sprake is van soortgelijke waren en al om die reden de oppositie niet kan slagen. Wet (volledig) ontbreken van soortgelijkheid kan niet worden gecompenseerd door een grote mate van overeenstemming. Naar het oordeel van het hof is er overigens niet een grote mate van overeenstemming in dit geval.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 28 april 2009, zaaknrs.  105.006.722/01 & 105.006.656/01, Radder-Van der Stam V.O.F. c.s. tegen Baum- und Rosenschule Reinhard Noack & Baum- und Rosenschule Reinhard Noack tegen Radder-Van der Stam V.O.F c.s. (met dank aan Marleen van den Horst,  BarentsKrans).

Wellicht interessante arresten voor de licentiepraktijk. Kwekersrecht. Stukgelopen samenwerking. Zie voor de feiten: Rechtbank ‘s-Gravenhage,17 januari 2007, IEF 3287. Het hof vernietigt de vonnissen waarvan beroep. Voortzetting door onderhandelingen na opzegging. Geen licentievergoeding die hoger is dan de licentievergoeding die aan andere Nederlandse licentienemers in rekening wordt gebracht. Matiging dwangsom executie door achteraf gebleken juistheid. Eerst even kort de belangrijkste overwegingen:

Arrest bodemprocedure: 4. (…) Ook het hof is van oordeel dat Noack aldus de licentieovereenkomst op zichzelf regelmatig heeft opgezegd, nu immers overeenkomstig het bepaalde in artikel X11 van de licentieovereenkomst de minimum looptijd van vijfjaren was verstreken en Noack de opzegtermijn van twaalf maanden in acht heeft genomen. In zoverre faalt de grief. Deze opzegging staat evenwel los van de vraag of partijen nadien al dan niet stilzwijgend de licentieovereenkomst hebben voortgezet tot juli 2004, hetgeen (tevens) in de grieven 2 tot en met 4 aan de orde wordt gesteld.

(…) 9. Het hof merkt op dat op zichzelf juist is dat Radder c.s. in dit verband hebben betoogd dat zij door de opstelling van Noack het vertrouwen in een mogelijke samenwerking met Noack geheel hebben verloren en dat zij om die reden niet zullen persisteren bij hun vordering in reconventie. Dit neemt niet weg dat de hoogte van de licentievergoeding ook in de conventie van belang is, nu immers de verhoging van de licentievergoeding een belangrijk geschilpunt tussen partijen is en Noack ook voor het verleden aanspraak maakt op een hogere licentievergoeding. In zoverre heeft Noack wel belang bij deze grief. In dat verband ziet het hof aanleiding het volgende te overwegen.

10. Het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat Noack in redelijkheid niet van Radder-van der Stam mocht eisen dat zij een licentievergoeding zou betalen die hoger was dan de licentievergoeding die zij aan andere Nederlandse licentienemers in rekening bracht. De verhouding tussen Noack en Radder-van der Stam, zowel als gewezen contractspartijen als in de hoedanigheid van onderhandelende partijen, wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Indien, zoals Noack stelt, zij voornemens was ook aan andere licentienemers een hogere vergoeding op te leggen, maar dit pas mogelijk zou zijn na afloop van de looptijd van de desbetreffende licentieovereenkomsten, was zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gehouden de hogere licentievergoeding voor Radder-van der Stam op een later tijdstip, na 16 februari 2004, zoals hierna zal worden overwogen, dan wel - indien dit later zou zijn - gelijktijdig met die voor de andere licentienemers te laten ingaan. Het bewijsaanbod van Radder c.s. dat de licentievergoedingen die Noack aan Nederlandse licentiehouders in rekening bracht, verschilden, heeft de rechtbank evenwel terecht gepasseerd, nu dit door Noack niet wordt betwist. De stelling van Radder c.s. dat Noack in strijd met het mededingingsrecht heeft gehandeld, wordt verworpen, nu daarvoor onvoldoende concrete feiten en omstandigheden zijn gesteld. (…)

(…) 14. 'Het hof is van oordeel dat in het licht van de onderhandelingen die tussen partijen zijn gevoerd over een nieuwe licentieovereenkomst, Radder-van der Stam uit de opzegging van de oude licentieovereenkomst niet heeft hoeven begrijpen dat zij per 1 juli 2001 - en wel totdat overeenstemming zou zijn bereikt over de voorwaarden van een nieuwe licentieovereenkomst - niet meer gerechtigd was Flower Carpetrozen te vermeerderen en te verhandelen. Gelet op de hierboven onder 13 weergegeven correspondentie had zij ook niet op een later tijdstip, in de loop van het onderhandelingsproces, tot een ander inzicht hoeven komen. Met name uit de geciteerde passage op bladzijde 3 van het 'Gesprächsprotokoll' van 16 februari 2004 mocht zij afleiden dat indien partijen niet tot overeenstemming zouden komen, de samenwerking dan pas verbroken zou worden. (…) 

15. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor onder 14 is overwogen, heeft Radder-van der Stam in de gegeven omstandigheden uit de gedragingen en verklaringen van Noack begrepen en ook redelijkwijze mogen begrijpen dat zij hangende de onderhandelingen over een nieuwe licentieovereenkomst haar vermeerderings- en handelsactiviteiten met betrekking tot Flower Carpetrozen mocht voortzetten. Het was onder die omstandigheden aan Noack om haar expliciet te verbieden gedurende de onderhandelingen deze activiteiten te verrichten. (…)

Arrest executiegeschil: 6. Het hof is van oordeel dat Radder c.s. door naast de brief met de door de voorzieningenrechter bevolen tekst aan haar afnemers voorts een begeleidende brief te zenden inhoudende, samengevat,
- dat de uitspraak van de voorzieningenrechter een duidelijke misvatting is omdat Radder-van der Stam B.V. de rozen legaal heeft vermeerderd,
- dat zij ter uitvoering van die uitspraak een brief moeten sturen met een oproep inbreukmakend teeltmateriaal te retourneren op straffe van een dwangsom, en - dat zij verzoeken aan die oproep geen gehoor te geven, niet behoorlijk uitvoering hebben gegeven aan het bevel van de voorzieningenrechter.

8. Het hof heeft in het hoger beroep van de bodemzaak heden arrest gewezen. Bij dat arrest heeft het hof het vonnis van de voorzieningenrechter, voor zover in conventie gewezen tegen appellanten sub 1 en 3 tot en met 8 vernietigd en Noack niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering voor zover tegen hen ingesteld. Het heeft voorts het vonnis, voor zover in conventie gewezen tegen Radder-van der Stam B.V. (appellante sub 2) vernietigd, onder meer, ten aanzien van het bevel aan afnemers van Radder-van der Stam B.V. om een brief met terughaalverzoek te sturen. Hoewel dit niet wegneemt dat Radder c.s. niet behoorlijk uitvoering hebben gegeven aan het vonnis van de voorzieningenrechter, is de omstandigheid dat de inhoud van de begeleidende brief, achteraf bezien, als juist moet worden beschouwd, aanleiding de boete te matigen. Het hof zal de door Radder c.s. verbeurde dwangsommen matigen tot € 5.000,--.

Lees het arrest in de bodemzaak hier en het arrest in het executiegeschil hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 17 juli 2009, KG ZA 09-1506 WT/EM, Albert Verlinde en Onno Hoes en gevoegde partij De Provincie Noord-Brabant tegen BNN (Met dank aan Luuk Jonker, Holla Poelman Van Leeuwen Advocaten NV)

Vrijheid van meningsuiting versus eerbiediging persoonlijke levensfeer. Het privacy belang van Verlinde en Hoes weegt zwaarder.
 
Verlinde komt op tegen het voornemen van BNN om stiekem opgenomen geluidsopnamen van Verlinde en Hoes uit te zenden. BNN heeft de geluidsopnamen verkregen door Verlinde tijdens de uitzending van RTL Boulevard een prijs uit te reiken (het Gouden Oor) waarin geluidsapparatuur was verstopt.  Verlinde heeft de prijs mee naar huis genomen en in zijn werkkamer geplaatst waarvan ook zijn partner gebruik maakt.
 
De voorzieningrechter is duidelijk: 4.6 “Het opnemen en uitzenden van geluidsfragmenten die met verborgen afluisterapparatuur zijn opgenomen zonder toestemming van de betrokkene kan slechts toelaatbaar worden geacht indien hierdoor een ernstige misstand aan de kaak wordt gesteld en die misstand op geen enkele andere manier aan de kaak had kunnen worden gesteld. In dit geval is hiervan geen sprake.” Het belang van Verlinde en Hoes weegt zwaarder dan het belang van BNN. De verbodsvordering wordt toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam 18 augustus 2009, rolnr. 2006/1817. Eurocommerce Holding B.V. tegen Eurocommercial Properties B.V. (Met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne).

Handelsnaamrecht. Hoger beroep (vonnis in eerste aanleg IEF 2160). Over inburgering en het voeren van handelsnamen. 75% / 25% kostenveroordeling.

Merk. "ECH heeft zich er op beroepen dat het teken Eurocommerce door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. In zijn arrest van 7 september 2006 (NJ 2007, 238) in de zaak Europolis, naar welk arrest beide partijen hebben verwezen, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen het bepaalde in artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG aldus uitgelegd - kort samengevat en voorzover hier van belang - dat bij een beroep op inburgering dient te worden aangetoond dat het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond [tot inschrijving van het merk] bestaat en dat, indien de weigeringsgrond slechts bestaat in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied, in die zin dat de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

In het licht van dit arrest en in aanmerking nemende hetgeen hierboven onder 4.5 is overwogen met betrekking tot het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordcombinatie Eurocommerce en van de bestanddelen "euro" en "commerce", kan van inburgering hier slechts sprake zijn indien deze betrekking heeft op het gehele gebied van de Benelux, derhalve niet alleen het Nederlandstalige maar - in ieder geval - ook het Franstalige gebied. Nu ECH uitdrukkelijk stelt het merk alleen in Nederland te gebruiken, is aan deze voorwaarde niet voldaan zodat het beroep op inburgering reeds daarom niet kan slagen. maar ook indien dit anders zou zijn en zou moeten worden aangenomen dat, zoals ECH stelt, in het onderhavige geval inburgering door gebruik in alleen het Nederlandse taalgebied van de Benelux volstaat, is daaraan niet voldaan nu ECH zich naar eigen zeggen niet, althans niet meer, mede op de - geografisch en economisch niet  te verwaarlozen - Nederlandstalige markt van België (Vlaanderen) heeft begeven en - zoals reeds opgemerkt - alleen in Nederland actief is. Het door ECH aangeboden bewijs van inburgering in Nederland is derhalve niet ter zake doende althans ontoereikend en het aanbod wordt gepasseerd."

Handelsnaam. "Gebruik door ECH van de enkele aanduiding Eurocommerce als handelsnaam blijkt niet uit de (in eerste aanleg en in hoger beroep) door haar overgelegde producties voor zover deze afkomstig zijn van B.V. Eurocommerce. Deze vennootschap is immers, zoals ECH zelf te kennen heeft gegeven, niet ingebracht in ECH. Uit de stukken blijkt wel van gebruik door Eurocommerce Robex Groep B.V., de rechtsvoorgangster van ECH, van de enkele aanduiding Eurocommerce als handelsnaam vóór 31 mei 2001, toen EXP de handelsnaam Eurocommercial Properties is gaan voeren. Het hof is echter van oordeel dat de aard en de plaats van de bedrijfsactiviteiten van partijen in zodanig belangrijke mate van elkaar verschillen dat bij het relevante publiek geen gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten."

"Bij deze uitkomst van het geding in hoger beroep, waarbij partijen over en weer op onderdelen in het ongelijk zijn gesteld, past een kostenveroordeling van ECH voor 75% en van ECP voor 25%."

Lees het vonnis hier.