GvEA, 8 juli 2009, zaak T-28/08, Mars, Inc. tegen OHIM / Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Succesvolle nietigheidsprocedure tegen vormmerk ‘Bounty’. Geen onderscheidend vermogen: “As the shape in question, taken as a whole, cannot be sufficiently distinguished from other shapes commonly used for chocolate bars, it does not permit the relevant public immediately and with certainty, without conducting an analytical examination and without paying particular attention, to distinguish the applicant’s chocolate bars from those with a different commercial origin. Accordingly, the shape applied for is itself devoid of any distinctive character in relation to the goods concerned.”  Geen inburgering aangetoond voor alle lidstaten.

Onderscheidend vermogen: 31. Secondly, as regards the allegedly distinctive characteristics of the shape in question, relied on by the applicant, it must be stated, first, that an elongated shape is almost intrinsic to a chocolate bar and does not therefore significantly depart from the norm and customs of the relevant sector. Furthermore, the word ‘bar’ itself suggests that the shape of the product it describes is elongated. It is a shape which comes naturally to the mind of the consumer of mass consumption goods such as the goods concerned (see, to that effect, Case T-396/92 Storck v OHIM (shape of a sweet) [2004] ECR II-3821, paragraphs 39 and 42).

32. Secondly, the applicant’s argument that ‘applying rounded ends to an elongated rectangular chocolate bar is in itself unusual in the sector’ must also be rejected. As stated by the intervener, which provides a number of examples in that regard, many chocolate bars available on the market display that combination of elements. Furthermore, the applicant itself admitted in the application and at the hearing that there are other chocolate bars on the market which have a shape similar to that of the mark applied for. The applicant has not however shown in what respect those other goods are merely copies of the mark applied for in the present case.

33. Lastly, as regards the three chevrons on the top of the shape at issue, it must be held that the Board of Appeal was correct to find, in paragraph 26 of the contested decision, that the average consumer of the category of goods concerned will perceive those chevrons, at the most, as decorative elements and not as a sign indicating the commercial origin of the product. The applicant has not established that the relevant consumer would pay particular attention to that characteristic or to the rounded ends to the point of perceiving them as an indication of the commercial origin of the product concerned. As stated by the Board of Appeal, the end user will usually pay more attention to the label on the product or its packaging and the name, image or graphic design displayed thereon than simply to the shape of the product. Furthermore, as the product in question is sold in opaque packaging the consumer will generally see its shape only after having removed that packaging.

34. Consequently, the Board of Appeal showed to the requisite legal standard that none of the characteristics of the shape of the mark at issue, taken alone or combined with the mark’s other characteristics, is distinctive. As the shape in question, taken as a whole, cannot be sufficiently distinguished from other shapes commonly used for chocolate bars, it does not permit the relevant public immediately and with certainty, without conducting an analytical examination and without paying particular attention, to distinguish the applicant’s chocolate bars from those with a different commercial origin. Accordingly, the shape applied for is itself devoid of any distinctive character in relation to the goods concerned.

35. It is apparent from all of the foregoing that the Board of Appeal did not infringe Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94. Consequently, the first plea must be rejected as unfounded.

Inburgering: 45. It is also settled case-law that, in order to have the registration of a mark accepted under Article 7(3) of Regulation No 40/94, the distinctive character acquired in consequence of the use of that mark must be demonstrated in the part of the Community where it was, ab initio, devoid of any such character under Article 7(1)(b) to (d) of that regulation (Case C-25/05 P Storck v OHIM [2006] ECR I‑5719, paragraph 83; Case T-91/99 Ford Motor v OHIM (OPTIONS) [2000] ECR II-1925, paragraphs 26 and 27; Case T-402/02 Storck v OHIM (shape of a sweet wrapper) [2004] ECR II-3849, paragraph 78; and judgment of 12 September 2007 in Case T-141/06 Glaverbel v OHIM (texture of a glass surface), not published in the ECR, paragraph 40).

46. In the present case, the Board of Appeal found, in paragraph 32 of the contested decision, that ‘[t]he mark applied for [had] been found to be non-distinctive in the entire Community, which at the filing date of the [applicant’s] trade mark, namely 7 May 1998, consisted of 15 Member States’. It is thus in the entire Community, consisting of the then 15 Member States, that the mark applied for must have acquired distinctive character through use in order to be registrable under Article 7(3) of Regulation No 40/94 (see, to that effect, Case C‑25/05 P Storck v OHIM, paragraphs 81 to 86).

47. Accordingly, the Board of Appeal did not err in requiring evidence of distinctive character acquired through use in the 15 Member States which were part of the Community at the time when the trade mark application was filed.

Lees het arrest hier. 

Vzr. rechtbank ’s-Gravenhage, 8 juli 2009, KG ZA 09-611, Novartis A.G.  tegen Actavis B.V. & Mylan B.V. (met dank aan Jaap Bremer & Marleen van den Horst, BarentsKrans)

Octrooirecht. Eerst even kort. “Zoals partijen hebben onderkend, is de door Novartis ingestelde vordering uniek in octrooizaken. Wat Novartis met haar vordering voor ogen staat, is dat de voorzieningenrechter bij wijze van ordemaatregel, hangende het ingestelde hoger beroep, het octrooi van Novartis zal handhaven, niettegenstaande de vernietiging van dit octrooi door een meervoudige kamer van deze rechtbank in een bodemzaak bij vonnis van 4 juni 2008. “

Novartis stelt, hangende het hoger beroep in de bodemprocedure, toch aanspraak te kunnen maken op een verbod in kort geding, nu het vonnis van de Rechtbank op een ‘kennelijke misslag’ berust, met als voornaamste klacht het niet toepassen van de problem and solution approach.
 
De Voorzieningenrechter oordeelt echter dat van een misslag geen sprake was en hij wijst de vorderingen van Novartis af. De stelling van Novartis, dat het appel schorsende werking heeft en dat het octrooi dus onverkort van kracht is hangende het hoger beroep, wordt eveneens van de hand gewezen. De Voorzieningenrechter volgt Mylan en Actavis in de stelling dat de uitspraak waarbij een octrooi wordt vernietigd, aan dat octrooi onmiddellijk en met werking  erga omnes zijn rechtsgevolgen ontneemt. Het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis is niet constitutief voor het aan het octrooi ontnemen van zijn rechtsgevolgen.
 
Novartis wordt veroordeeld in de 1019h proceskosten van Mylan, €107.751,25 en Actavis €85.000.

Lees het vonnis hier of inmiddels ook hier ('schone' pdf Rechtbank Den Haag).

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 7 juli 2009, zaaknr. 200.012.035/01, Ottomania CV tegen Otto GmbH & Co KG & BBIE (met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper)

Merkenrecht. Hoger beroep in oppositieprocedure. Het hof vernietigt de beslissing in oppositie van het BBIE, doet de zaak zelf af, verklaart de oppositie ongegrond en bepaalt dat het merk OTTOMANIA wordt ingeschreven. Géén 1019h proceskostenveroordeling, ‘nu het in casu niet gaat om een dagvaardingsprocedure tot handhaving van een intellectueel eigendomsrecht’.

5. (…) Het bovenstaande brengt mee dat in het midden kan blijven of in een oppositieprocedure in beroep door het hof rekening mag worden gehouden met nieuwe (juridische) verweren van de oorspronkelijk verweerder in de oppositieprocedure en of een dergelijk verweer in de reactie namens Ottomania in de oppositieprocedure, daar waar een beroep wordt gedaan op de omstandigheid dat de afzetkanalen van de waren van partijen verschillen, valt te lezen.

(…) 8 (…) is het hof van oordeel dat er geen sprake is van zodanige auditieve en visuele overeenstemming dat sprake is van reëel verwarringsgevaar, terwijl door voormelde, voor een deel van het publiek herkenbare, begripsmatige betekenis van OTTOMANLA bovendien een eventueel beperkte mate van auditieve en/of visuele overeenstemming wordt gecompenseerd. Daaraan doet niet af dat het teken OTTOMANIA begint met het woord OTTO en dit merk "volledig hernomen is in het betwiste teken". Dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van woorden is in dit geval, gelet op de hiervoor aangegeven omstandigheden, onvoldoende reden om verwarringsgevaar aan te nemen.
Ottomania heef een aantal voorbeelden genoemd waarin het woorddeel MANIA opgevat kan worden als een verwijzing naar gekte of overdreven voorliefde (in het Nederlands manie). Bij die voorbeelden gaat het om erkend bestaande populariteit van een (vakantie)land of persoon. Gesteld noch gebleken dat er een gekte (hype) rond het (postorderbedrijf) OTTO bestaat, zodat er geen verwarringsgevaar is in die zin dat het publiek in Ottomania een verwijzing naar het merk OTTO zal zien.
Nu het hof van oordeel is dat geen sprake is van verwarringsgevaar, is de oppositie ongegrond.

9. Op grond van het bovenstaande dient de bestreden beslissing van het Bureau te worden vernietigd. Hoewel artikel 2.17, lid 1, BVIE slechts spreekt over vernietiging van de beslissing van het Bureau, zal het hof tevens bepalen dat de oppositie ongegrond is en dat het depot wordt ingeschreven. Daarnaast heeft Ottomania geen belang meer bij toewijzing van het gevorderde bevel tot inschrijving. Krachtens artikel 1.33 van het Uitvoeringsreglement dient het Bureau onverwijld uitvoering te geven aan de beslissing van het hof over de ongegrondheid van de oppositie, zodra deze beslissing niet meer vatbaar is voor een voorziening in cassatie.

10. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Otto worden veroordeeld in de kosten van het bezwaar en het beroep. Ottomania heeft voor het eerst bij de mondelinge behandeling verzocht om volledige proceskostenveroordeIing op de voet van artikel 1019h Rv. Voor toepassing van dit artikel is naar het oordeel van het hof in dit beroep geen plaats is, nu het in casu niet gaat om een dagvaardingsprocedure tot handhaving van een intellectueel eigendomsrecht (artikel 1019h Rv juncto artikel 1019 Rv). Bovendien heef Ottomania haar verzoek terzake niet zodanig tijdig ingesteld en gespecificeerd dat Otto zich daartegen naar behoren heeft kunnen verweren. Het hof zal de kosten begroten volgens het algemene liquidatietarief als na te melden.

Lees de beschikking hier.

HvJ EG, 2 juli 2009, C-32/08 Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) tegen Cul de Sac Espacio Creativo SL & Acierta Product & Position SA (verzoek om prejudiciële beslissing,  Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria, Spanje)

Gemeenschapsmodellen. Artikelen 14 en 88 GModVo . Houder van recht op gemeenschapsmodel. Niet-ingeschreven gemeenschapsmodel. Model dat in opdracht is ontworpen.

Cul de Sac heeft een reeks wandklokken (koekoeksklokken) ontworpen die in het kader van het d’Artes-project van FEIA zijn vervaardigd, de Santamaría-collectie. Cul de Sac en Acierta hebben vervolgens koekoeksklokken vervaardigd en op de markt gebracht onder de benaming Timeless-collectie (afbeelding). FEIA is  van mening dat deze koekoeksklokken een kopie zijn van de niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen van de „Santamaría”-collectie, waarvan zij haars inziens houdster is als sponsor en grootste financier van het D’ARTES-project en op grond van de haar door AC&G overgedragen exclusieve exploitatierechten op de voor de eerste editie van dat project vervaardigde producten.

Met de prejudiciële vragen wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 14, lid 3, van de verordening ook van toepassing is op een in opdracht en dus buiten een arbeidsverhouding ontworpen gemeenschapsmodel. (Volgens artikel 14, lid 1, van de verordening komt het recht op het gemeenschapsmodel toe aan de ontwerper of diens rechtverkrijgende. Uit lid 3 blijkt dat het recht op het gemeenschapsmodel aan de werkgever toekomt wanneer dit model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie of volgens de instructies van zijn werkgever is ontworpen, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald of tenzij de toepasselijke nationale wettelijke regeling een andersluidende bepaling bevat. )

Het Hof oordeelt dat doelbewust is gekozen voor de termen  ‘werkgever’ en ‘werknemer’ en  niet voor de veel ruimere termen ‘opdrachtgever’ en ‘opdrachtnemer’ en door de gemeenschapswetgever is uitgegaan van een specifieke contractuele verhouding, te weten de arbeidsverhouding, zodat lid 3 niet kan worden toegepast op andere contractuele verhoudingen, zoals die welke bestaan bij een in opdracht ontworpen gemeenschapsmodel.

Het begrip ‘rechtsverkrijgende’ in artikel 14 lid 1 ziet daarnaast niet op nationale wettelijke regelingen m.b.t. bepaalde mogelijkheden om het recht op een model te verkrijgen, door b.v. degene die de opdracht heeft gegeven, maar alleen op overdracht bij overeenkomst.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 14, lid 3, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen is niet van toepassing op een in opdracht ontworpen gemeenschapsmodel.

2) In omstandigheden als die in het hoofdgeding moet artikel 14, lid 1, van verordening nr. 6/2002 aldus worden uitgelegd dat het recht op het gemeenschapsmodel toekomt aan de ontwerper, tenzij het bij overeenkomst is overgedragen aan diens rechtverkrijgende.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 2 juli 2009, LJN: BJ1669, Eiser hodn Trendylaarzen 2dehands.nl B.V.& TTY Internet Solutions B.V.,

Nuancerend vervolg op IEF 7879: Gezien de nader aangevoerde feiten wordt de eerdere uitspraak in kort geding, waarin werd aangenomen dat er een hetze werd gevoerd tegen Trendylaarzen, genuanceerd. Geconstateerd wordt dat Trendylaarzen tenminste de schijn van oplichting tegen had omdat zij in strijd met dwingend consumentenrecht handelde en er niet alleen op de website van gedaagden maar ook op websites van andere soortgelijke berichten zijn verschenen. De voortzetting van die websites door de 'moderators' blijkt los te staan van die van 2eHands.nl.

5.3.  Vervolgens hebben de moderators ervoor gezorgd dat gedupeerden op een ander website (eerst op www.123chatplein.nl en later op www.internetmisleiding.nl) de discussie over Trendylaarzen konden voortzetten. Dat gedaagden hierbij enige betrokkenheid hadden is echter niet aannemelijk gemaakt. Weliswaar heeft de voorzieningenrechter te Haarlem op dit punt anders overwogen, maar de thans beschikbare feiten en omstandigheden geven naar het oordeel van de voorzieningenrechter een ander beeld.

Daarbij is mede in aanmerking genomen dat de op de zitting aanwezige moderators uitdrukkelijk hebben verklaard dat gedaagden uitsluitend gingen over de technische kant van www.internetoplichting.nl en zij nooit enige betrokkenheid hebben gehad bij de inhoud van de daarop geplaatste berichten. De moderators [naam7], [naam9] en [naam12] zijn bovendien op de zitting uit de anonimiteit getreden en hebben aldaar hun identiteit aan partijen bekend gemaakt, nadat zij er door de voorzieningenrechter op gewezen waren dat zij mogelijk in een bodemprocedure als getuigen zullen worden opgeroepen. Dit betekent dat ter onderbouwing van de stellingen van gedaagden niet langer, zoals ten tijde van de procedure in Haarlem nog het geval was, slechts sprake is van anonieme verklaringen. Het voorgaande vindt bovendien steun in de door gedaagden overgelegde e-mails met verklaringen van de moderators [naam7] en [naam9], zoals vermeld onder 2.20., en hetgeen een oud-moderator ter zitting naar voren heeft gebracht.

Dat de moderators na het vonnis van 12 maart 2009 dezelfde activiteiten zijn blijven uitvoeren heeft geen gevolgen voor gedaagden. Van betrokkenheid van gedaagden bij het voorzetten van die activiteiten is immers slechts sprake als zij enigerlei (gezags)relatie hadden tot de moderators of als de nieuwe website de voorzieningen van 2dehands.nl gebruikte (met name dat zij draaide op de server van 2dehands.nl). Daarvan is echter niet gebleken. Ten aanzien van de (gezags)relatie is eerder naar voren gekomen dat de moderators altijd als vrijwilliger hebben gewerkt en dat zij wel inhoudelijke inbreng van gedaagden wensten maar deze niet kregen. In de tijd dat zij voor internetoplichting werkten hadden gedaagden geen bemoeienis met de inhoud van de website. Dat gedaagden na 12 maart 2009 iets te maken hebben gehad met de sites waarmee de moderators thans werken is zowel door gedaagden als door de moderators [naam7], [naam9] en [naam12] ontkend en overigens ook niet aannemelijk geworden. Dit kan immers niet worden afgeleid uit het feit dat dezelfde moderators actief zijn gebleven en dat de aard van de geplaatste berichten en de gevolgde werkwijze van de nieuwe websites na 12 maart 2009 overeenstemt met die van daarvoor. Dat kan immers ook het geval zijn als de moderators geheel zelfstandig zijn doorgegaan met hun activiteiten, zoals zij stellen.

Hierbij wordt nog het volgende aangetekend. In het onder 2.16 aangehaalde vonnis van de Haarlemse voorzieningenrechter werd de betrokkenheid van gedaagden bij de berichtgeving van na 12 maart 2009 gebaseerd op de nauwe samenhang en grote overeenkomstigheid van de geplaatste berichten over de webwinkel van Trendylaarzen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat hieruit niet noodzakelijk de betrokkenheid van gedaagden volgt, immers op internet geplaatste berichten zijn ook enige tijd na verwijdering van een website vaak nog te vinden met behulp van zoekmachines en de moderator [naam7] heeft ook verklaard dat zij hiervan gebruik heeft gemaakt, blijkens de onder 2.20 aangehaalde e-mail:  lle informatie die wij over oude topics verzameld hebben, is afkomstig uit Google cache.
De onder II gevorderde verwijdering van de topic over de webwinkel Trendylaarzen dient daarom te worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 25 juni 2009, LJN: BJ1049, Eiser 1 & Stichting Gin Schade tegen Stichting C.V. In Nood & Stichting Beleggers Gin

Reclamerecht. Samenvatting rechtspraak.nl: GIN Schade en Beleggers GIN zijn allebei stichtingen die opkomen voor de belangen van beleggers in het failliete beleggingsfonds Groen Invest Nederland (GIN). Beide stichtingen vragen aan de bij hun aangesloten beleggers om een bijdrage. Beleggers GIN heeft op haar website onder meer gesteld dat GIN Schade zich alleen richt op het verhalen van schade en dat GIN Schade ook om een extra bijdrage kan vragen indien niet voldoende beleggers zijn aangesloten.

Volgens GIN Schade zijn deze uitlatingen op de website van Beleggers GIN onrechtmatig en gaat het hier om misleidende vergelijkende reclame. GIN Schade vordert daarom een rectificatie. De vorderingen worden afgewezen. Geen commerciële instelling dus geen vergelijkende reclame. Geen onrechtmatige daad.

4.3.  Ten aanzien van Beleggers GIN is allereerst aan de orde of de mededelingen op de website van Beleggers GIN, zoals door [eiser1] en GIN Schade gesteld, als misleidende of vergelijkende reclame moeten worden aangemerkt als bedoeld in de artikelen 6:194 en 6:194a BW. Overwogen wordt dat de artikelen 6:194 en 6:194a BW zien op mededelingen die worden geuit in het kader van commerciële, industriële of ambachtelijke activiteiten. Door Beleggers GIN is in dat verband betoogd dat zij, evenals GIN Schade, een stichting met een ideëel doel is, namelijk de behartiging van beleggers in GIN, en dat door haar geen op winst gerichte activiteiten worden ontplooid. In reactie daarop hebben [eiser1] en GIN Schade weliswaar gesteld dat Beleggers GIN, in tegenstelling tot GIN Schade, wel als een commerciële instelling moet worden aangemerkt, maar daarvoor is geen enkel bewijs aangedragen. De enkele omstandigheid dat Beleggers GIN, evenals GIN Schade, voor het bereiken van haar doelstellingen gebruik maakt van (rechts)personen die met hun handelen wel een commercieel oogmerk hebben is onvoldoende om Beleggers GIN als een commerciële instelling aan te merken. Geoordeeld wordt daarom dat de artikelen 6:194 en 6:194a, alsmede de in dat verband door [eiser1] en GIN Schade genoemde omkering van de bewijslast op grond van artikel 6:195 BW, in het onderhavige geval toepassing missen.

4.4.  De hiervoor in 4.1. opgeworpen vraag zal in het onderhavige geval derhalve aan de hand het bepaalde in artikel 6:162 BW moeten worden beantwoord.

4.5.  Het belang van Beleggers GIN is dat zij zich in het openbaar moeten kunnen
uitlaten. Het belang van [eiser1] en GIN Schade is erin gelegen dat zij niet lichtvaardig worden blootgesteld aan voor hen ongewenste publiciteit. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven, hangt af van de omstandigheden van het geval.

4.10.  Nu de door GIN Schade en [eiser1] genoemde mededelingen op de website van Beleggers GIN voorshands niet onrechtmatig zijn, bestaat er geen aanleiding voor toewijzing van de gevorderde verwijdering van die mededelingen of een rectificatie. De vorderingen van GIN Schade en  [eiser1] zullen daarom worden afgewezen.

 Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam. 25 juni 2009, KG ZA 09-1051 WT/RV, Implant Direct Europe AG tegen Supracom B.V. c.s. (met dank aan Marieke Neervoort, Solv).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Interessant vonnis, waarin gedaagde geen inbreuk maakt op handelsnaam- of merkrechten, maar wegens “handelingen die niet betamelijk zijn in het maatschappelijk verkeer” wel wordt verboden om het teken ‘Implant Direct’ te gebruiken. De domeinnaam dient te worden overgedragen, maar het intrekken van de Benelux-beeldmerkregistratie is te vergaand voor een kort geding. Omdat de vorderingen worden toegewezen op grond van 6:162 BW is een 1019h proceskostenveroordeling ‘niet aan de orde’.

“De handelingen van Supracom c.s. zijn immers niet betamelijk in het maatschappelijk verkeer. Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producent ook in Nederland te gelde te kunnen maken.”

4.5. Hetzelfde geldt in beginsel voor het beroep van Implant op haar beeldmerk. Omdat, zoals hiervoor is overwogen, voorshands niet aannemelijk is dat zij een ouder handelsnaamrecht dan Supracom C.S. heeft, kan voorshands evenmin de conclusie worden getrokken dat om die reden de registratie van het beeldmerk door Supracom c.s. niet te goeder trouw, of onrechtmatig jegens Implant is geweest. Aangezien het beeldmerk van Implant op een latere datum is gedeponeerd dan het beeldmerk van Supracom c.s. kan het door Supracom c.s. geregistreerde merk evenmin op grond van de BVIE als inbreuk op het merkenrecht van Implant worden beschouwd.

4.6. De vraag is echter of dit alles tot afwijzing van de vordering van Implant dient te leiden. Het antwoord daarop is ontkennend. Daarbij zijn de volgende feiten en omstandigheden van belang:

i. de moedematschappij van Implant maakt sinds enige jaren gebruik van het teken 'Implant Direct' ter onderscheiding van haar producten in de Verenigde Staten van Amerika. Op 22 april 2008 is het merk 'IMPLANT DIRECT' geregistreerd door en bij het United States Patent and Trademark Office;
ii. op 15 april 2006 heeft S. Vogt, thans managing partner van Implant, de domeinnaam imp1antdirect.eu laten registreren;
iii. Implant is in oktober 2007 opgericht om de Europese markt voor haar Amerikaanse moedermaatschappij te behartigen;
iv. Xmplant en haar moedernaatschappij enerzijds en Supracom c.s. anderzijds zijn vanaf december 2007 tot in ieder geval mei 2008 in gesprek geweest over een overeenkomst voor de distributie in Nederland door Supracom c.s. van de producten van (de moedermaatschappij van) Implant;
v. Supracom c.s., samen met haar adviseur Lentink, heeft op 15 mei 2008 in , nauw overleg met Implant een roadshow georganiseerd ter introductie van Implant en haar producten onder het teken 'Implant Direct' op de Nederlandse markt, waarbij de oprichter van de moedermaatschappij van Implant aanwezig is geweest;
vi. de onderhandelingen tussen Implant en Supracom C.S. zijn op niets uitgelopen;
vii. Supracom C.S. heeft voor de bedoelde gesprekken het teken 'Implant Direct' niet gebruikt, ook niet in een andere, vergelijkbare, vorm.

Supracom c.s. heeft op 18 februari 2008, na de eerste gesprekken over de distributieovereenkomst, de domeinnaam implantdirect.nl overgenomen van Slotboom en in gebruik genomen, Nadat de onderhandelingen tussen partijen waren mislukt heeft Implant Supracom c.s. herhaaldelijk verzocht, zie 2.10, om de domeinnaam implantdirect.nl aan haar over te dragen. Ondanks deze verzoeken heeft Supracom c.s. in november 2008 de onder 2.14 opgenomen domeinnamen geregistreerd en in gebruik genomen. Zij is toen ook gebruik gaan maken van het voor haar op 25 februari 2009 geregistreerde Benelux-beeldmerk op die website, met daarbij de tekst dat 'Implant Direct' een initiatief is van Implacom. Onder deze omstandigheden houdt de stelling van Supracom C.S. dat zij het teken in 'Implant Direct' in Nederland vrij kon gebruiken geen stand. De handelingen van Supracom c.s. zijn immers niet betamelijk in het maatschappelijk verkeer. Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producent ook in Nederland te gelde te kunnen maken.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 juni 2009,  LJN: BJ1389, Eiser & De Drie Dagen B.V. tegen Amsterdam Village Company B.V. & Hermitage Café Amsterdam B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Vordering van Amsterdams visrestaurant NEVY om gedaagden te verbieden de naam NEVA te gebruiken voor het in de Hermitage Amsterdam gevestigde café-restaurant wordt afgewezen omdat verwarring voorshands niet valt te vrezen.  
 
4.2.  Eisers en gedaagden gebruiken de namen NEVY en NEVA primair ter onderscheiding van hun onderneming en niet ter onderscheiding van hun waren of diensten, zodat eerst zal worden beoordeeld of het gebruik van de naam NEVA door gedaagden in strijd is met de handelsnaamrechten van eisers. (…)

4.3.  Voor verwarring valt voorshands niet te vrezen. De handelsnamen NEVY en NEVA zijn niet identiek en voor zover geoordeeld zou kunnen worden dat deze namen in slechts geringe mate van elkaar afwijken, staat daar het volgende tegenover. De aard van beide ondernemingen is weliswaar hetzelfde (restaurant), maar de verschillen zijn aanzienlijk. NEVA is onlosmakelijk verbonden met het Hermitage Museum en is gevestigd in hetzelfde gebouw als dit museum. In nagenoeg al haar (schriftelijke) communicatie-uitingen verwijst NEVA hiernaar door gebruik van de toevoeging "in Hermitage Amsterdam". De doelgroep van NEVA bestaat in eerste instantie uit museumbezoekers. NEVY profileert zich uitdrukkelijk als visrestaurant en is gevestigd in een ander stadsdeel dan NEVA. Beide restaurants behoren tot het hogere (duurdere) segment en richten zich daarmee op bezoekers die weloverwogen keuzes maken. Die bezoekers zijn zich er in het algemeen goed van bewust welk restaurant zij (willen) bezoeken en zijn om die reden goed geïnformeerd over naam, plaats en aard van het te bezoeken restaurant.

Op grond van al deze feiten en omstandigheden is voorshands onvoldoende aannemelijk dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (bezoekers van de "betere" restaurants) verwarring is te duchten. Enige verwarring, bij bijvoorbeeld taxichauffeurs of medewerkers van (telefonische) inlichtingendiensten, valt weliswaar niet geheel uit te sluiten, maar dit is onvoldoende voor toewijzing van de gevorderde – ingrijpende – voorzieningen. Ook het moment waarop deze voorzieningen worden gevorderd (één dag voor de groots aangekondigde officiële opening van het Hermitage Museum) maakt dat de belangen van gedaagden zwaarder moeten wegen dan die van eisers. De geplande opening van NEVA zal alleen met heel veel kosten en moeite kunnen worden tegengehouden terwijl anderzijds, juist omdat NEVA haar deuren nog niet heeft geopend, er bij eisers slechts sprake is van vrees voor verwarring en van daadwerkelijke verwarring (nog) niet is gebleken.

4.4.  De vorderingen van eisers kunnen evenmin op de merkenrechtelijke grondslag worden toegewezen. Als er al sprake is van merkgebruik door eisers in die zin dat NEVY tevens wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (dit wordt betwist door gedaagden), dan komt eisers geen beroep toe op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Zoals hiervoor overwogen is immers geen sprake van zodanige overeenstemming tussen NEVY en NEVA dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Tot slot is geen sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Door eisers is niet aannemelijk gemaakt dat NEVA ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van NEVY.

4.5.  [eiser1] en De Drie Dagen zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gedaagden hebben op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op EUR 13.019,50 aan advocaatkosten. Dit bedrag is toewijsbaar omdat gedaagden op zeer korte termijn (drie dagen) zijn gedagvaard, er voor gedaagden (gezien de opening van hun café-restaurant één dag na de dag van de terechtzitting) grote belangen op het spel stonden en het om die redenen niet onredelijk of onevenredig wordt geacht dat twee of meer advocaten het in de specificatie genoemde aantal uren aan deze zaak hebben besteed.

Lees het vonnis hier. 

Octrooicentrum Nederland (OCN) tegen Systemate Group B.V. Beschikking van 26 juni 2009 (met dank aan Leo Kooy, Vriesendorp & Gaade).

Octrooirecht. Vervolg op IEF 7990. Het OCN beschikt alsnog materieel naar aanleiding van het oorspronkelijk ingediende bezwaar en stelt Systemate in het gelijk. Het bij de eerdere aanvrage overgelegde nieuwheidsonderzoek dient te worden aangemerkt als een eerder door het Europees Octrooibureau op een overeenkomstige aanvrage ingesteld overeenkomstig onderzoek, nu -ondanks het feit dat de conclusies niet volledig identiek zijn- de beschermingsomvang van de twee onafhankelijke conclusies in de latere (afgesplitste) aanvrage, gelijk is aan die van twee onafhankelijke conclusies in de eerdere aanvrage.

Op grond van art. 6 lid 5 Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 is verzoekster inzake de onderhavige aanvrage dus geen betaling verschuldigd voor het instellen van een onderzoek naar de stand van de techniek.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank Arnhem, 25 juni 2009, KG ZA 09-348, Van der Leest, hodn. Art-i-shock, tegen D.P. Factory B.V.

Auteursrecht. In opdracht / onder leiding en toezicht. Voorwaarden zijn doorslaggevend. Ontwerpster van serie knuffelbeestjes, Bosom Friends beroept zich succesvol op het aan haar toekomende auteursrecht, na bij de Kruidvat en Wibra (andere, nieuwe) Bosom Friends producten te hebben aangetroffen, afkomstig  van haar opdrachtgever. Opdrachtgever D.P. Factory betwist het makerschap en beroept zich o.a. op art. 3.29 jo. 3.8 BVIE, de Electrolux/Voortman constructie. De vorderingen van eiser worden grotendeels toegewezen.  Afbeeldingen in het vonnis. Een samenvatting in citaten:

Auteursrechthebbende: 4.4. Uit de door partijen overgelegde producties en het ter zitting verhandelde is gebleken dat zowel Van der Leest als Kroesbergen [D.P. Factory – IEF] creatieve personen zijn, beiden vol met ideeën op het gebied van, onder meer, hobby-, knutsel- en ‘fun’ producten voor kinderen. Vooral uit de overgelegde mailcorrespondentie blijkt dat ze een tijd intensief hebben samengewerkt en elkaar inspireerden.

4.5. In de stellingen van Van der Leest ligt ook besloten dat zij zich erop beroept dat zij met D.P. Factory is overééngekomen dat het auteursrecht van de drie gehaakte beestjes bij haar ligt. Voor de beantwoording van de vraag wie in het onderhavige geval als maker van de genoemde werken moet worden beschouwd, zijn in dit geval de door Van der Leest gehanteerde voorwaarden [uit een voorbeeld licentieovereenkomst van de BNO - IEF] in de opdrachtbevestiging zoals hierboven onder 2.7 geciteerd van doorslaggevend belang (hierna: de voorwaarden):

De ontwerper, Brenda van der Leest, verleent hierbij toestemming aan de opdrachtgever tot gebruik van deze ontwerpen voor 14 producten, te noemen (…) 3 gehaakte beestjes (…).

De opdrachtgever zal, zonder toestemming van de ontwerper, geen wijzigingen in het ontwerp aanbrengen. De ontwerper kan deze toestemming niet onthouden indien dit in strijd met de redelijkheid zou zijn. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging de ontwerper als eerste in de gelegenheid te stellen deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De eerste zin laat geen andere uitleg toe dan dat Van der Leest als ontwerper en dus als auteursrechthebbende heeft te gelden en dat zij aan D.P. Factory een licentie verstrekt tot het gebruik van haar ontwerpen voor de drie gehaakte beestjes.

4.6. D.P. Factory heeft aangevoerd dat zij niet veel aandacht besteedde aan de voorwaarden. Aangenomen moet echter worden dat D.P. Factory door aanvaarding van de door Van der Leest beschreven ‘opdracht 2’ stilzwijgend akkoord is gegaan met de door Van der Leest opgestelde voorwaarden en dat D.P. Factory dus gebonden is aan die voorwaarden. De voorwaarden vormen een ‘andersluidend beding’ zoals bedoeld in artikel 3.8 lid 2 BVIE. In dat artikel is bepaald dat de opdrachtgever, behoudens andersluidend beding, wordt beschouwd als de ‘ontwerper’ in de zin van het modellenrecht. Er is in dit geval dus geen sprake van ‘opdrachtgeversauteursrecht’, dat krachtens het Electrolux- arrest van het Benelux Gerechtshof (BenGH 22 juni 2007, NJ 2007, 500; Electrolux/SOFAM) en het Hof Amsterdam, 3 februari 2009, LJN BH2939 (Voortman/HS Design) ook van toepassing is op niet-gedeponeerde tekeningen en modellen. De conclusie is dat Van der Leest auteursrechthebbende is op de ontwerpen van drie gehaakte beestjes en de bijbehorende verpakkingen.

Inbreuk: 4.8. Partijen inspireerden elkaar over en weer bij hun gezamenlijke creatieve arbeid. Die wederzijdse inspiratie heeft gevolgen voor de reikwijdte van het auteursrecht dat Van der Leest inroept. D.P. Factory heeft een groot aantal ontwerpen van Kroesbergen overgelegd, waarop figuren te zien zijn met vrolijke gezichten, scheve monden en dicht bij elkaar staande ogen. Deze trekken zijn overgenomen in de drie gehaakte beestjes. Zij vormen in de rechtsverhouding tussen Van der Leest en D.P. Factory niet een element dat meeweegt voor de vraag of D.P. Factory het auteursrecht van Van der Leest heeft geschonden.

4.9. Dat is anders voor de strak gestileerde vorm van de knuffels met een zeer lang en smal lijf, dat aan de onderzijde in een vloeiende lijn doorloopt in voetjes of - naar verhouding – zeer korte poten. Deze vorm is niet terug te vinden in de vele ontwerpen van vóór juni 2006 die door D.P. Factory zijn overgelegd. Dat Kroesbergen haar onder 4.2 getoonde schetstekeningen, gedateerd 17 mei 2006, aan Van der Leest zou hebben getoond vóórdat deze haar ontwerp vervaardigde, is tegenover de uitdrukkelijke betwisting daarvan door Van der Leest onvoldoende aannemelijk geworden. Er bestaan twijfels over de geloofwaardigheid van deze tekeningen als bewijsmateriaal. Zij zijn als producties op voorhand toegestuurd. Zij waren voorzien van de naam “Corien Kroesbergen” en de datum “17 mei 2006”. Ter zitting werden de originelen getoond. Toen bleek dat naam en datum op aparte papiertjes waren geschreven, die op de schetstekeningen waren geplakt. Deze strak gestileerde vorm is dus wel een auteursrechtelijk relevante trek in de rechtsverhouding tussen Van der Leest en D.P. Factory.

4.10. Voor de beantwoording van de vraag of D.P. Factory door de via Kruidvat op de markt gebracht producten in de serie Bosom Friends al dan niet inbreuk maakt in de zin van artikel 13 Aw op het auteursrecht van Van der Leest op de werken zoals getoond onder 2.4 en 2.8 , moet voor elk van deze producten afzonderlijk worden nagegaan of er, met inachtneming van de hiervoor omschreven karakteristieke elementen van de werken, binnen de grenzen van de kinderlijke trend of stijl - die als zodanig niet te beschermen is – sprake is van een overeenstemmende totaalindruk.

(…) 4.13. In elk van de knuffeldieren van D.P. Factory, zoals hierboven nogmaals duidelijk afgebeeld, komt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dezelfde bijzondere, karakteristieke vorm terug die de beesten op de door Van der Leest overgelegde ontwerptekeningen hebben, zoals is omschreven onder 4.1. Dat er korte armpjes zijn toegevoegd en dat de kopjes iets afwijken in die zin dat daar nu ook een hondje, poesje en een beertje bijzitten, maakt dit niet anders. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er bij elk van de knuffeldieren sprake is van een met de ontwerptekeningen van Van der Leest overeenstemmende totaalindruk, omdat de auteursrechtelijke beschermde trekken van de ontwerptekeningen van Van der Leest zijn overgenomen. Elk van de knuffeldieren maakt inbreuk op het auteursrecht van Van der Leest.

4.14. Voor deze producten geldt naar het oordeel van de voorzieningenrechter hetzelfde als voor de knuffels. Alle op deze producten weergegeven beesten hebben – ondanks de ook aanwezige verschillen – dezelfde karakteristieke vorm als is terug te zien in de ontwerptekeningen van Van der Leest. Daardoor is ook hier sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. De verschillen, te weten dat de beestjes in dit geval zijn voorzien van een muts of pet en van enkele attributen, maken niet dat de totaalindruk zodanig afwijkt dat er geen sprake meer is van auteursrechtinbreuk.

4.15. Ten aanzien van de vingerpopjes slaagt het verweer van D.P. Factory wel. Het meest karakteristieke element van het ontwerp van Van der Leest, te weten het langgerekte lijf, in een vloeiende lijn uitlopende in de pootjes / voetjes, is in de vingerpopjes niet aanwezig. Daarmee vertonen de vingerpopjes, naast de wel overeenstemmende gezichtjes, zoveel afwijkingen ten opzichte van de ontwerpen van Van der Leest, dat er niet meer kan worden gesproken van een overeenstemmende totaalindruk.

Persoonlijkheidsrechten: 4.16. Van der Leest heeft gesteld dat er sprake is van schending van haar persoonlijkheidsrechten (art. 25 lid 1 Aw). Het beroep op het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking (art. 25 lid 1 sub a en b Aw) faalt, omdat Van der Leest aan D.P. Factory een licentie heeft verleend die aan deze de bevoegdheid geeft de drie gehaakte beestjes openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het beroep op het recht zich te verzetten tegen wijziging of verminking van het ontwerp (art. 25 lid 1 sub c en d Aw), gaat ook niet op. De gehaakte beestjes zijn niet door Van der Leest op de markt gebracht. Zij is daarom niet bekend als de ontwerpster van de beestjes. De thans door D.P. Factory op de markt gebrachte knuffels zullen daarom niet worden geassocieerd met Van der Leest. Van nadeel voor de eer en goede naam van Van der Leest zal daarom geen sprake zijn. Het beroep op art. 25 Aw gaat daarom niet op.

4.17. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat D.P. Factory, door zonder toestemming van Van der Leest een aantal nieuwe en enigszins gewijzigde Bosom Friends producten op de markt te brengen, inbreuk maakt op auteursrechten van Van der Leest op de ontwerpen van de 3 gehaakte Bosom Friends en de bijbehorende verpakkingen.

Lees het vonnis hier.