Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 april 2009, HA ZA 08-3970, Bacardi and Company Limited c.s. tegen Van Caem International B.V.

Procesrechtelijk incident in zaak over merkenrecht en parallelimport. Zekerheidsstelling proceskosten. Beide eiseressen moeten afzonderlijk zekerheid stellen. €25.000,-

4.2. (…) Bacardi heeft ten aanzien van eiseres sub 1 weliswaar verhaalsinformatie verschaft, doch heeft niet aannemelijk gemaakt dat Van Caem zich te zijner tijd ook daadwerkelijk op de merkrechten van eiseres sub 1 kan verhalen. Verder heeft Bacardi ten aanzien van eiseres sub 2 in het geheel geen verhaalsinformatie verschaft. Bijgevolg zijn eiseressen (Bacardi) verplicht tot het stellen van zekerheid.

4.3. Aangezien niet valt uit te sluiten dat één van beide eiseressen in het gelijk en de ander in het ongelijk zal worden gesteld, zal de rechtbank beslissen dat beide eiseressen afzonderlijk zekerheid zullen moeten stellen, zoals te doen gebruikelijk is door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden. De te stellen zekerheid heeft, anders dan Bacardi stelt, betrekking op de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. De hoogte van de door beide partijen te stellen zekerheid zal in aansluiting op de categorie ‘overige bodemzaken met repliek, dupliek en/of pleidooi’ van de regeling Indicatietarieven in IE-zaken, zonder daarbij een oordeel te geven over de kwalificatie van de hoofdzaak, worden bepaald op € 25.000.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 april 2009, HA ZA 08-3967, Universitair Medisch Centrum Utrecht tegen X.

Procesrechtelijk incident in octrooizaak (aanspraak op octrooien). Het Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi is i.c. toepasselijk. EOV prevaleert boven de EEX-Verordening. Bevoegdheid en uitvinding van een werknemer die overwegend in Nederland werkzaam is. Aanhouding i.v.m. procedure in België.

Protocol: 4.1. (…) Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft in de hoofdzaak vorderingen ingesteld tegen X als aanvrager van Europese octrooien, welke vorderingen zijn gericht op het doen gelden van de aanspraak op verlening van een aantal Europese octrooien (…) . Deze rechtsvorderingen vallen onder het formele toepassingsbereik van het Protocol. Voor zover het Universitair Medisch Centrum Utrecht rechtsvorderingen heeft ingesteld gericht op het doen gelden van de aanspraak op verlening van de internationale octrooiaanvragen(…), is het Protocol van toepassing, omdat deze internationale octrooiaanvragen zijn gedesigneerd voor het Koninkrijk der Nederlanden en ingevolge artikel 18 ROW 1995, als verzoeken van de aanvrager tot verkrijging van Europese octrooien moeten worden aangemerkt, op welke verzoeken het Europees Octrooiverdrag van toepassing is.

EOV: 4.2. (…) Krachtens artikel 71 lid 1 EEX-Vo laat de EEX-Verordening onverlet de verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen.

Het Protocol behorend bij het Europees Octrooiverdrag bestrijkt de rechterlijke bevoegdheid alsmede de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi en prevaleert ingevolge vorenstaande bepaling boven de bepalingen van de EEX-Verordening.

Bevoegdheid en standplaats werknemer: 4.3. (…) Niet in geschil is dat X werknemer was bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en overwegend in Utrecht werkzaam is geweest. Aldus heeft de Nederlandse rechter, en ingevolge het bepaalde in artikel 80 aanhef en onder b ROW 1995 meer in het bijzonder de rechtbank ’s-Gravenhage, krachtens artikel 4 Protocol internationale bevoegdheid om van het geschil kennis te nemen.

Aanhouding: 4.5: (…) Aldus betreffen beide procedures een geschil tussen de werknemer en de werkgever omtrent de aanspraak op de octrooiaanvragen EP 1628702 en EP 1628582. De rechtbank acht daarbij van geen belang dat de procedure in België betrekking heeft op een kleiner aantal octrooiaanvragen dan de procedure in de hoofdzaak, aangezien de in beide procedures in geschil zijnde octrooiaanvragen naar de stelling van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in de dagvaarding voortvloeien uit de internationale octrooiaanvrage PCT/BE03/00074.

4.6 Aangezien de vorderingen het eerst aanhangig zijn gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de bevoegdheid van die rechtbank is betwist en thans een beroepsprocedure bij het Hof van beroep te Antwerpen aanhangig is, houdt de rechtbank ingevolge het bepaalde in artikel 8 lid 2 Protocol de beslissing in het incident aan, totdat de rechterlijke instantie in België bij uitspraak met gezag van gewijsde over zijn bevoegdheid heeft beslist.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, beschikking van 1 april 2009, KG RK 09-882, Colorful Licences Holding B.V. & Oilily B.V, tegen Kruidvat Retail B.V.

Ex parte. Auteursrecht op dessin op tassen. Inbreuk op ‘de auteursrechten en overige rechten’.

2.2. Het op de tassen van Kruidvat aangebrachte dessin wekt naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen andere totaalindruk dan het dessin van Colorful Licences. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder het Romeinse cijfer V is aangevoerd, is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor ColorKG ful Licences en Oilily zal veroorzaken. Het verzoek zal gelet op het vorenstaande worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord.

2.3. Aangezien het verzoek reeds op grond van het auteursrecht zal worden toegewezen, behoeft de grondslag van de slaafse nabootsing geen afzonderlijke behandeling meer.

3. De beslissing. De voorzieningenrechter: 3.1. beveelt Kruidvat de inbreuken op de auteursrechten en overige rechten van Colorful Licenses en Oilily op het in het verzoekschrift aangeduide dessin onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, en meer in het bijzonder iedere aanbieding en verhandeling van producten waarop – in welke kleur dan ook – dit dessin is aangebracht, te staken en gestaakt te houden.

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, beschikking van 31 maart 2009, KG RK 09-880, Bose Corporation c.s. tegen X, h.o.d.n. Y.

Ex parte. Merkenrecht. Modellenrecht. Namaak Bose-hoofdtelefoon. Pan-Europees verbod.

2.2. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat het op de Y-hoofdtelefoon van X aangebrachte teken gelijk is aan dan wel op verwarrende wijze overeenstemt met het aan verzoekster sub 2 toebehorende Gemeenschapsmerk en daarenboven in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven. De voorzieningenrechter acht het bovendien aannemelijk dat door het gebruik van het teken verwarring bij het publiek kan ontstaan. Verder oordeelt de voorzieningenrechter voorshands dat de Y-Hoofdtelefoon van X bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het ingeschreven Gemeenschapsmodel van Bose.

2.3. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder randnummer 12 is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor Bose zal veroorzaken. Het verzoek zal gelet op het vorenstaande en met inachtneming van het bepaalde in artikel 99 lid 2 GMVo en artikel 90 lid 3 GModVo voor de gehele Europese Gemeenschap worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ´s-Gravenhage, beschikking van 28 april 2009, zaaknr. 200.012.275/01, BV Verkoopmaatschappij FRENKO tegen FRIGOR A/S (met dank aan het BBIE en met dank aan Remco M.R. van Leeuwen, Van Doorne, voor de achterliggende beschikking)

Update, nu met achterliggende beschikking: Merkenrecht. Benelux -oppositieprocedure  tussen identieke logo's ("Frigor heeft volgens Frenko geen enkel redelijk belang bij haar oppositie, terwijl Frenko wél belang heeft bij het nieuwe depot, namelijk om te kunnen optreden tegen anderen dan Frigor."). Prejudiciële vragen aan het BenGH over de oppositieprocedure. Wat te doen bij een mogelijk misbruik van bevoegdheid of onbehoorlijk handelen, en is het ook aan het BBIE of alleen aan de rechter om iets met dat gegegeven te doen?

Gelet hierop, zal het hof, in aanmerking genomen de hiervoor weergegeven reacties van partijen, het Benelux Gerechtshof de volgende prejudiciële vragen voorleggen:

A. Laat het BVIE, meer in het bijzonder artikel 2.14 lid 1 van dat verdrag, ruimte voor het oordeel dat de bevoegdheid tot het instellen van oppositie op de voet van die bepaling niet aan de deposant of houder van een ouder merk toekomt wanneer sprake is van omstandigheden die leiden tot de conclusie dat de bevoegdheid wordt misbruikt, respectievelijk dat de opposant door het gebruik van die bevoegdheid onbehoorlijk handelt jegens de deposant van het jongere merk?

B. Bij bevestigende beantwoording van vraag A.: onder welke omstandigheden kan worden aangenomen dat de bevoegdheid tot het instellen van oppositie niet aan de deposant of houder van een ouder merk, als bedoeld in artikel 2.14 lid 1 BVIE, toekomt?

C. Bij bevestigende beantwoording van vraag A.: moet, wanneer een dergelijk verweer in de oppositieprocedure wordt gevoerd, ook het Bureau dat verweer beoordelen of is dat slechts ter beoordeling aan de rechter bedoeld in artikel 2.17 BVIE?

D. Meer in het algemeen zou het hof graag vernemen of in een oppositieprocedure, na de beslissing van het Bureau, een algemeen rechtsbeginsel, niet zijnde een louter nationaal rechtsbeginsel, kan leiden tot vernietiging van de inschrijving.

Lees de beschikking en de achterliggende beschikking hier.

Door een ernstige storing bij de beheerder van rechtspraak.nl functioneren de deeplinks naar de op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken nog altijd niet. Nader bericht volgt zodra het euvel is hersteld (op email en telefoon wordt helaas niet gereageerd bij rechtspraak.nl).

Wie nog een relevante uitspraak op de plank heeft liggen mag deze vanzelfsprekend mailen. Zonder jurisprudentie is het tenslotte niets gedaan, dat hele IE-recht.   

Gerechtshof ´s-Gravenhage, 21 april 2009, zaaknr. 200.017.078/01, Koninklijke KPN N.V. tegen BBIE

Merkenrecht. Woordmerk, of beter cijfermerk 1333. Hof bekrachtigd de weigering tot inschrijvingen van het BBIE. Wellicht nootwaardig, maar eerst even kort:

9 Ad A. Naar het oordeel van het hof zal het relevante publiek het cijfer 1333 niet zien als een teken dat waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Dit blijkt ook uit een door KPN ten processe overgelegd en door het Bureau in zoverre niet betwist rapport van TNS NIPO van 22 januari 2009, waaruit volgt dat 80% van de ondervraagden de vraag waaraan men denkt bij 1333, niet heeft beantwoord (“weet niet”),Hoewel het rapport dateert van anderhalf jaar na het depot, is door KPN niet gesteld dat de beantwoording van de vragen ten tijde van het depot anders zou zijn geweest, noch is daarvan gebleken. Zelfs wanneer het teken wordt gebruikt in de context van telecommunicatiediensten (15 % van de ondervraagden heeft geantwoord te denken aan telecom- of een informatiedienst) zegt dat weinig, nu de vraagstelling luidde: “Ik zou u iets willen vragen over telecomdiensten.” Daarom moet het ervoor worden gehouden dat het teken 1333 niet geschikt is om de waren en/of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en van de waren en/of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Een beroep op inburgering is in deze procedure niet gedaan. Dit betekent dat het teken thans ieder onderscheidend vermogen mist, zodat het op grond van artikel 2.11, lid 1, aanhef en sub b BVIE niet voor inschrijving in aanmerking komt.

10. Ad B. Indien het argument sub B juist zou zijn en het teken onderscheidende kracht zou hebben omdat het door het relevante publiek wordt opgevat als telefoonnummer en men het nummer ziet als een teken dat bepaalde (via dat nummer beschikbare diensten) onderscheidt van andere diensten, wordt - ten overvloede - nog het volgende overwogen. Naar het oordeel van het hof zal - uitgaand van deze veronderstelling - het relevante publiek het teken dan begrijpen als een telefoonnummer dat onder meer verwijst naar bepaalde waren en diensten op het gebied van de telefonie/telecommunicatie, zoals telecommunicatie(netwerk)apparatuur, (mobiele) telefoontoestellen en voorlichting inzake het aanpassen en actualiseren van (tele)communicatieapparatuur, zodat het teken ten aanzien van die waren en diensten beschrijvend is. Nu het teken mede is gedeponeerd voor deze waren en diensten en een beperking van de goederen en/of diensten in deze procedure niet aan de orde is, zal het teken op grond van artikel 2.11, lid 1, aanhef en sub c BVIE voor inschrijving als merk niet in aanmerking komen.

11. Aan het vorenstaande doet niet af dat door het Bureau dan wel door buitenlandse toetsende instanties depots bestaande uit cijfers als merk zijn ingeschreven, nu elk depot immers op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Ook een beroep op de harmonisatie van het merkenrecht in Europa. naar het hof begrijpt ingevolge de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1988 L 40/1 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, maakt dit niet anders, evenmin als het - voor zover in deze procedure gehandhaafde - beroep op (het Nederlandse) rechtsbeginsel van de rechtszekerheid (brief van KPN van 5 februari 2008).

Lees de beschikking hier (website BBIE).

GvEA, 29 april 2009, zaak T-23/07, BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG tegen OHIM.

Gemeenschapsmerkenrecht. Onterechte weigering gemeenschapsbeeldmerk α (alcoholhoudende dranken).

45. De principiële weigering om enig onderscheidend vermogen toe te kennen aan letters op zich, die aldus wordt uitgedrukt zonder voorbehoud en zonder beroep op het in punt 39 supra in herinnering gebrachte concrete onderzoek, druist in tegen de bewoordingen zelf van artikel 4 van verordening nr. 40/94, dat de letters rekent tot de voor grafische voorstelling vatbare tekens die een merk kunnen vormen, voor zover zij de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

46. Bovendien blijkt uit de rechtspraak dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen onderscheid maakt tussen de verschillende categorieën van merken en dat de criteria om te beoordelen of merken bestaande uit één letter onderscheidend vermogen hebben, die zijn welke ook gelden voor de andere categorieën van merken.

47. Om het door deze bepaling vereiste minimum aan onderscheidend vermogen te hebben, moet het aangevraagde teken alleen a priori geschikt lijken om het relevante publiek in staat te stellen de herkomst van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren of diensten te herkennen en deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst te onderscheiden.

(…) 52. De kamer van beroep mocht dus de inschrijving van de letter „α” niet weigeren op grond van het argument inzake de beschikbaarheid van tekens, aangezien deze overweging geenszins een concreet onderzoek uitsluit van de geschiktheid van het aangevraagde merk om de waar of dienst waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

(…) 55. De nieuwe documenten die het BHIM als bijlagen B1 en B2 bij zijn memorie van antwoord heeft overgelegd ten bewijze dat het relevante publiek de hoofdletter alpha „Α” zal opvatten als een aanduiding van de kwaliteit van wijnen, hebben – zo deze al ontvankelijk zijn – in casu geen bewijskracht, aangezien zij uitsluitend betrekking hebben op wijnen en niet op de in geding zijnde alcoholhoudende dranken, zoals het BHIM ter terechtzitting heeft erkend, en aangezien de letters op de reproducties van de wijnflessen in de bijlagen niet dezelfde zijn als de letter „α”, worden gecombineerd met een andere letter, of een van de bestanddelen van de handelsnaam van een wijnhandelaar vormen.

56. Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast door het ontbreken van onderscheidend vermogen van het aangevraagde teken louter af te leiden uit de afwezigheid van grafische wijzigingen of versieringen ten opzichte van het lettertype Times New Roman, zonder over te gaan tot een concreet onderzoek van de geschiktheid van het teken om in de ogen van het relevante publiek de betrokken waren te onderscheiden van die afkomstig van verzoeksters concurrenten.

57. Bijgevolg moet het eerste middel worden toegewezen en de bestreden beslissing worden vernietigd, zonder dat de twee andere door verzoekster aangevoerde middelen hoeven te worden onderzocht.

Lees het arrest hier. 

GvEA, 29 april 2009, zaak T-81/08, Enercon GmbH tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Weigering beschrijvend gemeenschapswoordmerk E-Ship (scheepstoebehoren). Ook al staat de E niet voor Elektronisch, het is toch mogelijk beschrijvend, weigering is derhalve terecht.

34. Zum ersten Argument der Klägerin ist zunächst festzustellen, dass der Zusammenhang der fraglichen Waren und Dienstleistungen mit Elektrizität oder Elektronik keineswegs weit hergeholt scheint. Denn wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, ist der Großbuchstabe „E“ eine gängige Abkürzung der Wörter „elektro-“, „elektrisch“ oder „elektronisch“, die auf dem Markt übrigens schon für „E-Boote“ genannte elektrische Jachten verwendet wird. Demnach werden die betroffenen Verkehrskreise die Kombination des Großbuchstabens „E“ und des Begriffs „ship“ als eine eindeutige Bezugnahme auf ein elektrisches Wasserfahrzeug im Allgemeinen, auf eine Beförderungsdienstleistung durch ein „E-Ship“ oder auf eine Beförderungsdienstleistung, die elektronisch gebucht wurde, verstehen.

35. Diese Einschätzung der Beschwerdekammer wird nicht durch die Tatsache, so sie erwiesen wäre, in Frage gestellt, dass der Grossbuchstabe „E“, der in der angemeldeten Marke enthalten ist, als Verweis auf den ersten Buchstaben des Firmennamens der Klägerin verstanden werden könnte. Denn die Eintragung einer Wortmarke ist zurückzuweisen, wenn sie zumindest bei einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

36. Folglich greift das erste Argument der Klägerin nicht durch

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 30 april 2009, conclusie A-G Sharpston in zaak C-301/07, PAGO International GmbH tegen Tirolmich Genossenschaft mbH (verzoek van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) om een prejudiciële beslissing).

Gemeenschapsmerken.  Uitleg A-G van begrip “in de Gemeenschap bekend merk” uit artikel 9, lid 1, sub c GMVo,

Pago heeft het Handelsgericht Wien verzocht Tirolmilch te verbieden om (i) reclame te maken voor haar dranken in de litigieuze flessen, haar dranken in deze flessen aan te bieden, in de handel te brengen of anderszins te benutten, en (ii) daarvoor reclame te maken met een afbeelding van de fles en een met vruchtensap gevuld glas. (…) Het Oberste Gerichtshof is van mening dat de vraag of inbreuk is gemaakt op Pago’s gemeenschapsmerk uitsluitend op grond van de verordening moet worden beoordeeld. Daar Pago’s merk wel zeer bekend is in Oostenrijk, maar niet noodzakelijkerwijs in andere lidstaten, heeft het Oberste Gerichtshof behoefte aan advies over de uitlegging van het zinsdeel „[het] een in de Gemeenschap bekend merk [betreft]” in artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening.

De A-G geeft het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) als volgt te beantwoorden:

1)  Een gemeenschapsmerk wordt in de gehele Gemeenschap beschermd als „in de Gemeenschap bekend merk” in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, indien het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap. Wat in dit verband een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap is, hangt niet af van nationale grenzen, maar moet worden bepaald op basis van een beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geval, waarbij met name rekening wordt gehouden met (i) het publiek waarvoor de onder het merk aangeboden waren of diensten zijn bestemd en het gedeelte van dit publiek waarbij dat merk bekend is, en (ii) het belang van het gebied waarin de bekendheid bestaat, te definiëren volgens factoren als de geografische omvang, de bevolking en het economisch gewicht ervan.

2) Een gemeenschapsmerk dat bekend is in een gebied dat geen aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap is, geniet op grond van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk geen tot dat gebied beperkte bescherming. Een tot dat gebied beperkt inbreukverbod kan dan ook niet worden uitgevaardigd.

Lees de conclusie hier.