Gerechtshof Amsterdam, 27 januari 2009, zaaknummer 200.010.745/01 KG, De Rooij tegen Hollandse Hoogte B.V. (met dank aan Fulco Blokhuis, Boekx).

Auteursrecht. Portretrecht. Hoger beroep in de zaak over de stockfoto van een hardlopende moeder. (De Hollandse Hardloopster, IEF 6302). Eiseres is zonder haar toestemming gefotografeerd en gedaagde, het stockfotobureau Hollandse Hoogte, heeft deze foto zonder toestemming van eiseres op haar website (databank met foto's) geplaatst. Hollandse Hoogte heeft de foto in licentie gegeven aan de Consumentenbond, die de foto paginagroot in de Consumentengids heeft geplaatst bij een artikel over mp3-spelers (klik op afbeelding voor vergroting).

Het Gerechtshof Amsterdam bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Blijkens het arrest heeft Hollandse Hoogte aan eiseres meegedeeld dat zij heeft besloten om de foto niet meer op te nemen in de database, ‘uit begrip voor uw persoonlijke argumenten’, waardoor het vereiste spoedeisend belang ontbreekt. Bovendien wordt volgens het hof door publicatie en exploitatie van de foto geen inbreuk gemaakt op het portretrecht van eiseres.

“Het belang van de informatievoorziening brengt mee dat berichtgeving zoals hier aan de orde moet kunnen worden voorzien van illustratiemateriaal, zoals foto's van de werkelijkheid. Het is daarbij onvermijdelijk dat foto's van toevallige passanten worden gepubliceerd. De foto waar het in dit geding om gaat, is neutraal. Ook kan - objectief gezien - niet worden gezegd dat de foto op enigerlei wijze compromitterend of diskwalificerend is of een zodanig effect heeft.”

“4.3 Het hof overweegt voorts het volgende. Het is op zichzelf begrijpelijk dat De Rooij-Van den Boogaard - op grond van haar persoonlijke keuzes - bezwaar heeft tegen publicatie van de foto als hier aan de orde. In het midden kan blijven of dit - in dit geval - een redelijk belang oplevert op grond waarvan zij zich op de voet van artikel 21 Auteurswet 1912 tegen (verdere) openbaarmaking kan verzetten. Haar belang weegt hier naar het voorlopig oordeel van het hof niet op tegen het door Hollandse Hoogte ingeroepen belang op informatievoorziening. Het hof licht dit toe.

Het belang van de informatievoorziening brengt mee dat berichtgeving zoals hier aan de orde moet kunnen worden voorzien van illustratiemateriaal, zoals foto's van de werkelijkheid. Het is daarbij onvermijdelijk dat foto's van toevallige passanten worden gepubliceerd. De foto waar het in dit geding om gaat, is neutraal. Ook kan - objectief gezien - niet worden gezegd dat de foto op enigerlei wijze compromitterend of diskwalificerend is of een zodanig effect heeft.

De foto is slechts geëxploiteerd door deze in licentie te koop aan te bieden voor - zoals Hollandse Hoogte het formuleert - redactionele doeleinden. De foto en de wijze waarop deze op de website en vervolgens in de Consumentengids is gepubliceerd hebben ook niet de strekking tot aanbeveling van enig product of dienst. Dat voor de licentie (mede ten behoeve van de maker van de foto) wordt betaald, maakt dit niet anders.

Dit een en ander betekent dat de inbreuk op het recht van De Rooij-Van den Boogaard op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer in ieder geval niet zo ernstig is dat voormeld belang van de informatievoorziening daarvoor moet wijken.

Het voorgaande brengt reeds mee dat de voorzieningenrechter de vorderingen terecht - met verwijzing van De Rooij-Van den Boogaard in de kosten - heeft afgewezen.”

Lees het arrest hier.

Op andere blogs:
NVJ (Wel of geen inbreuk op portretrecht)

Nota bene: Voor wie al dacht dat de eind vorige week vrijgegeven ‘Go Fast’ ex parte beschikking wat merkwaardig aandeed: dat gevoel was juist. Per abuis is de verkeerde beschikking rondgemail. De juiste beschikking is hieronder weergegeven. Het verzoek blijkt toch gedeeltelijk te zijn toegewezen. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 8 december 2008,  KG RK 08-2154, Go Fast Sports & Beverage Company.

Auteursrecht. Merkenrecht. Verzoeker Go Fast stelt dat voormalige distributeur zelf een energy drink op de markt brengt die sterk gelijken op de energy drink van verzoeker. De rechtbank wijst verzoek toe waar het het merkenrecht betreft:

Bevoegdheid: “2.1. De Nederlandse rechter heeft krachtens artikel 93 lid 5 [plaats van inbreuk – IEF]  van de Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna te noemen: “GMVo”) rechtsmacht voor zover het verzoek ziet op de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmerken in Nederland. Voor zover een verbod is gevraagd op inbreuk op deze rechten buiten Nederland ontbreekt rechtsmacht (...).

2.2. Voor zover het verzoek is gebaseerd op inbreuk op de aan verzoeksters toekomende auteursrechten op het logo op de blikjes energydrink is de Nederlandse rechter bevoegd daarvan kennis te nemen, aangezien gerekwestreerde sub 1 in Nederland is gevestigd en tussen het verzoek jegens gerekwestreerde sub 1 enerzijds en het verzoek jegens gerekwestreerde sub 2 anderzijds een band zoals bedoeld in artikel 6 aanhef en onder 1 EEX bestaat.

2.3. Het op de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht gebaseerde verzoek is slechts gericht tegen gerekwestreerde sub 2. De Nederlandse rechter heeft ten aanzien van dat verzoek krachtens het bepaalde in artikel 5 lid 3 EEX rechtsmacht, doch uitsluitend voor zover het verzoek betrekking heeft op een verbod op inbreuk op het handelsnaamrecht van verzoeksters in Nederland. De Nederlandse rechter heeft geen rechtsmacht met betrekking tot de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht buiten Nederland.

Merkenrecht: (…) 2.6. De voorzieningenrechter constateert dat de op de door gerekwestreerden aangeboden blikjes energydrink aangebrachte en op de website met domeinnaam luckytime. nl geplaatste tekens gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de aan verzoeksters toebehorende Gemeenschapsmerken en daarenboven in het economisch verkeer voor dezelfde waren worden gebruikt als waarvoor de Gemeenschapsmerken zijn ingeschreven. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoeksters zal veroorzaken. Het verzoek zal worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord.

Auteursrecht & handelsnaamrecht: 2.7. Het verzoek zal overigens worden afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het bestaan van en/of de gestelde inbreuk op het auteursrecht en het handelsnaamrecht.”

Lees de beschikking hier.

Wie een stoel en een bord heeft weten te reserveren voor het IEForum.nl IE-Diner van aanstaande donderdag heeft geluk gehad. De eetzaal zit zo vol met rechters, gemachtigden, medewerkers, hoogleraren, stagiaires en compagnons, dat er nog net een klassiek IE-strijkje en zo’n 140 borden met warm eten bij kunnen. Prijst uzelf dus gelukkig, maar denk, als u toch liever op kantoor blijft vanwege dat kort geding van vrijdag, of met griep in bed ligt, ook even aan uw confrères en amices die minder fortuinlijk waren en slechts een plaatsje op de wachtlijst hebben bemachtigd. Dan beloven wij dat wij volgend jaar op zoek gaan naar een ruimere locatie.

Als u onverhoopt niet kunt komen, wilt u dat dan doorgeven aan Claudia Zuidema, uitgeverij deLex (service@delex.nl)? Dan kan een ander uw plaats innemen. Komt u wel, maar heeft u speciale dieetwensen (vegetarisch of anderzins), dan kunt u deze middels hetzelfde emailadres doorgeven. Tot donderdag.

Rechtbank Utrecht, 21 januari 2009, HA ZA 08-1438, MD Group B.V. tegen Underlines B.V. (met dank aan Marlous Schrijvers en Charles Gielen, NautaDutilh)

Vonnis in incident. Afgifte stukken ex art. 21, 22 en 843a Rv. Vonnis bevat geen weergave van de feiten in de hoofdzaak, behalve dat herleid kan worden dat het lingeriefabrikanten betreft en er sprake van een beëindigd geschil tussen MD Group (Marlies Dekkers) en een derde partij, Livera en dat Underlines (Sapph) i.c. afgifte vordert van bepaalde stukken met betrekking tot genoemd geschil met Livera (correspondentie, een rectificatie die aan het ANP is verzonden), stellende dat de gevorderde stukken ook de rechtsbetrekking tussen MD Group en Underlines aangaan, omdat de stukken deels betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex dat onderwerp van geschil is in de onderhavige procedure.

De incidentele vordering ex. art. 21, 22 en 843a Rv wordt afgewezen en Underlines wordt veroordeeld in de kosten van het incident. Uit artt. 21 en 22 Rv vloeit voor partijen geen (algemene) verplichting tot afgifte van stukken voort. Ook de bijzondere exhibitieplicht van 843a Rv biedt geen soelaas, nu Underlines geen partij bij de rechtsbetrekking tussen MD Group en de derde waarover zij informatie went te verkrijgen. “Wel volgt uit deze stellingen van Underlines dat zij een belang heeft bij inzage in de gevorderde stukken, wellicht zelfs een rechtens relevant belang, maar dit is onvoldoende voor toewijzing van de onderhavige vordering (zie HR 18 februari 2000, NJ 2001,259).”

Lees het vonnis hier.

“Annemieke Kooy versterkt praktijkgroep IE & technologie van BarentsKrans. Zij is per 19 januari in dienst getreden van het Haagse kantoor. Annemieke studeerde rechten in Groningen. Na haar studie, die zij afrondde met een octrooirechtelijke scriptie, heeft zij zich in Londen aan het King’s College verder gespecialiseerd in Intellectual and Industrial Property. Zij startte haar loopbaan bij Arnold & Siedsma, waarna zij overstapte naar Bird & Bird, sectie Intellectueel Eigendom.

De praktijkgroep IE & technologie maakt onderdeel uit van de sectie procesrecht van BarentsKrans. De praktijkgroep vertegenwoordigt op dit moment o.a. een aantal generieke geneesmiddelenfabrikanten in een octrooirechtelijk geschil met de Deense farmaceut Lundbeck over 'blockbuster'-geneesmiddel Escitalopram. Uitspraken in deze zaken volgen in februari. De zaak is zo omvangrijk dat in de octrooiprocedure bij de Rechtbank vermoedelijk de hoogste proceskostenveroordeling in de Nederlandse geschiedenis zal worden uitgesproken. Uiteraard adviseert en procedeert de praktijkgroep IE & technologie ook op het gebied van merkenrecht, reclamerecht en andere terreinen van het Intellectueel Eigendom.”

Hoge Raad, 23 januari 2009, nr. C05/071HR, nadere conclusie A-G Verkade inzake Benetton Group SpA tegen G-Star International B.V. (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird).

Merkenrecht. Nadere conclusie A-G Verkade  naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 20 september 2007, zaak C 371/06 (IEF 4745). Na het arrest van het HvJEG hebben partijen nadere schriftelijke toelichtingen gegeven. Op 9 mei 2008 is gefourneerd en is arrest gevraagd. A-G Verkade handhaaft in deze nadere conclusie zijn eerdere conclusie van 17 februari 2006 tot vernietiging en verwijzing.

“Met zijn oordeel heeft het HvJEG, in andere woorden, bevestigd dat de oude BenGH jurisprudentie van o.m. Burberrys I achterhaald is door het Philips/Remington-arrest van het HvJEG, óók voor wat betreft de per se uitsluiting van merkenrecht voor vormen die 'een wezenlijke waarde aan de waar' geven.” Vormen die de wezenlijke waarde van de waar bepalen kunnen geen merk vormen. Nooit. Ook niet wanneer die vorm aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.

“3.2. Het eerder onder 2.3 weergegeven antwoord van het HvJEG op de desbetreffende vraag van de Hoge Raad houdt in essentie in dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen, óók niet (via artikel 3, lid 3 van de Merkenrichtlijn)  wanneer die vorm vóór de depotdatum aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken (als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar). 
   Daarmee dient de door de Hoge Raad in de aanhef van rov. 3.7.4 van het tussenarrest aan zichzelf gestelde vraag óf een verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 bedoeld wel behoort toe te komen, ontkennend beantwoord te worden. Voor zo'n onderzoek is (inderdaad) geen plaats, nu bij een vorm van een waar die (tevens) een wezenlijke waarde aan die waar geeft, het (eventuele) verkrijgen van aantrekkingskracht c.q. onderscheidend vermogen als merk niet aan de absolute werking van art. 3, lid 1, aanhef en onder e, derde streepje kan afdoen.
   Dit brengt weer mee dat van de in het tussenarrest onder in 3.7.1 vermelde klachten van middel V ook de klachten (i) en (ii) slagen. In rov. 3.7.2 van het tussenarrest had de Hoge Raad reeds overwogen dat de klacht onder (iii) van middel V slaagde.

3.3. Met het slagen van genoemde klachten (i) en (ii) van middel V, rijst - terzijde - nog de vraag of Benetton bij het slagen van de genoemde klacht onder (iii) nog enig nader garen zou ' /\Is gecorrigeerd bij het herstelarrest van 13 oktober 2006. kunnen spinnen. Indien na verwijzing blijkt dat het slagen van de klachten (i) en (ii) meebrengt dat het beroep van Benetton op de nietigheid van de in 's hofs arrest bedoelde vormmerken ten onrechte is verworpen en dat inburgering tot onderscheidingsteken van de als merk gedeponeerde vormen, op enig tijdstip, daaraan niet kan afdoen, lijkt er voor nader onderzoek naar de vraag op welk tijdstip die vormen (toch) onderscheidend vermogen als merk zouden hebben verkregen, geen (zinvolle) plaats meer. Ik veronderstel dat de Hoge Raad dit in zijn tussenarrest van 8 september 2006 reeds onder ogen heeft gezien, door in rov. 3.7.2 in fine te spreken over 'beoordelen met inachtneming van hetgeen hierna verder nog wordt overwogen'.

3.4. Naar aanleiding van de nadere schriftelijke toelichtingen van partijen na het arrest van het HvJEG plaats ik nog enkele opmerkingen.

3.5. De nadere s.t. namens Benetton neemt vooral een voorschot op de procedure na vemietiging en verwijzing. Voor zover in deze s.t. het stellen van nadere prejudiciële vragen gesuggereerd wordt, meen ik dat daartoe in elk geval in deze fase van het geding geen aanleiding bestaat.

3.6.1. Ook de nadere s.t. namens G-Star gaat, onder 2 en 3, in op de procedure na vernietiging en verwijzing. Ik sta bij deze s.t. stil voor zover gesuggereerd wordt dat de Hoge Raad zou dienen terug te komen op (een deel van) rov. 3.7.4 van het tussenarrest.

3.6.2. Volgens G-Star zou het prejudiciële uitsluitsel over de betekenis van - kort gezegd - reclame-inspanningen de daardoor teweeggebrachte wervingskracht, anders dan de Hoge Raad in rov. 3.7.4 lijkt te suggereren, niet betekenen dat er voor het verwijzingshof geen rol meer zou zijn weggelegd voor een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 bedoeld. De nadere s.t. voert daartoe (onder verwijzing naar de eerdere s.t., par. 2.5.10) aan, samengevat, dat G-Star óók heeft gesteld dat de aantrekkingskracht van de Elwood-spijkerbroek wordt bepaald door onder meer kwaliteit, draagcomfort en de reputabele herkomst daarvan (onder venwijzing naar MvA par. 58-61 en pleitnota in appel par. 47 en 49), en dat G-Star ook op die grond gesteld heeft dat de gedeponeerde vormen niet de wezenlijke waarde van de waar bepalen. Nu het (Amsterdamse) hof die stellingen van G-Star niet verworpen heeft, zou na vernietiging het verwijzingshof zich daarover alsnog moeten uitlaten.

3.6.3. Voor zover deze nadere s.t. doelt op kwaliteit en draagcomfort, gaat het m.i. om aspecten die nu juist 'een wezenlijke waarde aan de waar' geven in de zin van het hier toepasselijke art. 1 lid 2 BMW. Voor zover de nadere s.t. doelt op 'reputabele herkomst', kan het m.i. slechts gaan om hetzij inburgeringsaspecten ten aanzien van de bedoelde vormen die, naar blijkt uit het arrest van het HvJEG, ingevolge art. 3, lid l, aanhef en onder e, derde streepje, niet aan de nietigheid kunnen afdoen, hetzij de reputatie van een of meer woordmerken van G-Star, die evenwel niet deel uitmaken van de onderhavige als vormmerk gedeponeerde vormen.

Ik handhaaf mijn eerdere conclusie d.d. 17 februari 2006 tot vernietiging en verwijzing.”

Lees de conclusie hier.

Rechtbank Haarlem, 15 december 2008, LJN: BH0411, Gevelx B.V. tegen Gevelplus Ltd
 
Handelsnaamrecht. Eerst even voor jezelf lezen. “De handelsnaam Gevelx werd door eiseres gevoerd voordat gedaagde de handelsnamen Gevelplus en Gevel+ ging voeren. Beide ondernemingen zijn actief op het gebied van gevelbeplating en aan elkaar concurrerend. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt door het gebruik door gedaagde van de handelsnamen Gevelplus en Gevel+ verwarringsgevaar tussen de beide ondernemingen te duchten. Wel spoedeisend belang bij eiseres en geen sprake van rechtsverwerking door eiseres vanwege door gedaagde gesteld talmen van eiseres bij het ondernemen van actie tegen gedaagde. Volgt gebod tot het staken van de handelsnamen Gevelplus en Gevel+. “1019h proceskosten: €6.120,88.
 
Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle, 25 augustus 2008, LJN: BG8690, A tegen Blizzz B.V.

Bedrijfsgeheimen. Door ex-distribiteur in acht te nemen zorgvuldigheid met betrekking concurrende werkzaamheden.  “N .b. De Muggenval heet voortaan Bugfree Muggenval. Dit om (naams)verwarring te voorkomen, het product is identiek aan het uwe (…).”

 “5.4. Naar normaal spraakgebruik veronderstelt schending van een geheimhoudingsverplichting dat vertrouwelijke gegevens worden verstrekt aan derden, die daarvan in de regel voordeel kunnen genieten ten nadele van degene die de geheimhouding bedongen heeft. Die situatie doet zich hier niet voor. A heeft hooguit zelf gebruik gemaakt van de omstandigheid dat hij wist dat de Chinese fabrikant de omstreden artikelen leverde. Nu echter – zoals A onweersproken aanvoert – op de betreffende producten van BliZzz een sticker is geplakt met de gegevens van de fabrikant, deze fabrikant op het internet te vinden is en er geen afspraak bestond dat deze fabrikant (in Nederland) uitsluitend aan BliZzz zou leveren, is door de litigieuze bestelling de geheimhoudingsplicht niet geschonden en is daardoor derhalve geen boete verbeurd.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Haarlem , 22 januari 2009, LJN: BH0678, Eiser h.o.d.n. NEWSXS tegen XSNews B.V.
 
Handelsnaamrecht. Geschil tussen aanbieders van usenetdiensten. Ouder handelsnaamrecht eiser kan niet aannemelijk worden gemaakt. Jonger merkrecht eiser biedt ook geen soelaas.1019h proceskosten:  €6.120,88.

“4.5 Gelet op de gemotiveerde betwisting door gedaagde XS News dat eiser oudere rechten heeft op zijn handelsnaam NewsXS, had het op de weg van eiser gelegen nader te onderbouwen dat de handelsnaam NewsXS door hem eerder werd gebruikt dan XS News haar naam in gebruik heeft. Eiser heeft weliswaar een inschrijving overgelegd van zijn onderneming in het handelsregister onder de naam NewsXS, maar daaruit kan niet worden geconcludeerd dat eiser die handelsnaam per die datum ook daadwerkelijk gebruikte in het handelsverkeer. (…) Daarnaast is het eerdere gebruik van een handelsnaam een zo essentiële voorwaarde voor het kunnen inroepen van de bescherming ex artikel 5 Hnw, dat ook reeds op die grond en los van het (te verwachten) verweer van XS News van eiser op zijn minst enige onderbouwing verwacht had mogen worden van het eerdere gebruik in het handelsverkeer van zijn handelsnaam. Nu deze onderbouwing ontbreekt, kan er vooralsnog niet van worden uitgegaan dat eiser oudere handelsnaamrechten bezit dan XS News. Eiser kan zich daarom niet beroepen op de bescherming van artikel 5 Hnw.

4.7.  Eeiser heeft zich ter bescherming van zijn handelsnaam voorts beroepen op voornoemd artikel 5a Hnw, omdat hij zijn handelsnaam NewsXS tevens als merk heeft gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. Dit beroep slaagt echter evenmin. De rechthebbende op een oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiet niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht."
 
Lees het vonnis hier.

Jeroen K. van Hezewijk: Montex and Rolex – Irreconcilable Differences? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods.  Verschenen in: International Review of Intellectual Property and Competition Law (Max Planck Instituut, München), 39 IIC 775 (2008). De auteur is gedurende het jaar 2009 werkzaam bij het New Yorkse IE-kantoor Kenyon & Kenyon LLP.

 ‘Nieuwe analyse van het arrest Montex / Diesel (HvJEG 9 november 2006, Zaak C-281/05), dat in Nederland tot verhitte discussie heeft geleid. In het kader van die nieuwe analyse betoogt het artikel dat het begrip “counterfeit” (“namaakgoederen” in de Nederlandse versie), zoals dat voorkomt in de Anti-Piraterij Verordening (APV) van essentieel belang is voor een goed begrip van dit arrest.

Waar de APV het heeft over “namaakgoederen” doelt zij niet zonder meer op alle goederen waarmee inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht. Echter, dit onderscheid tussen “namaakgoederen” en “inbreukmakende goederen” in het algemeen is in de Montex­ zaak veronachtzaamd, met alle gevolgen van dien.

Het artikel betoogt dat “namaakgoederen” een ruimere bescherming toekomt dan andere “inbreukmakende goederen”, zulks op basis van de APV en TRIPS. TRIPS lijkt er zelfs toe te dwingen dat transit door de EU van dergelijke namaakgoederen verboden wordt. Wanneer echter zoveel nadruk gelegd wordt op “namaakgoederen” als separate classificatie, blijkt dat de definitie daarvan (zoals te vinden in TRIPS en de APV) ondeugdelijk is. Het artikel betoogt daarom eveneens dat die definitie aan herziening toe is.’

Lees het volledige artikel hier.