HvJ EG, 22 december 2008, zaak C-276/05, The Wellcome Foundation Ltd tegen Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)).

Merkenrecht. Parallelimport. Ompakken. Wezenlijke wijziging van verschijningsvorm van verpakking. Verplichting tot voorafgaande kennisgeving. 

Parallelimporteur pakt farmaceutisch product om in verpakking met nieuw ontwerp, om te voorkomen dat de merkhouder de markt kan afschermen door het identieke product in alle lidstaten in een andere verpakking op de markt te brengen en zo, aan de hand van die verpakking, kan zien van welke distributeur in welke lidstaat het parallel verhandelde product afkomstig is. Moet nu het bewijs dat het gebruik van het merkrecht tot kunstmatige marktafscherming zal bijdragen, niet enkel voor het ompakken als zodanig, maar ook voor het ontwerp van de nieuwe verpakking moet worden geleverd? En zo nee: Moet het ontwerp van de nieuwe verpakking worden getoetst aan het beginsel van het minst ingrijpende middel of (enkel) aan de vraag of hierdoor de reputatie van het merk en van de merkhouder kan worden geschaad? De tweede vraag betreft de informatieplicht van de parallelimporteur.

Het Hof oordeelt dat het ontwerp van de verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Daarnaast dient de parallelimporteur de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer. De aard van de te verstrekken informatie hangt voor het overige af van de omstandigheden van het concrete geval. A priori kan niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen.

R.o. 27 e.v.: “Aangezien het ontwerp van de nieuwe verpakking van het product niet wordt getoetst aan de voorwaarde dat het noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, kan het zeker niet worden getoetst aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht. Het zou immers incoherent zijn te stellen dat niet dient te worden nagegaan of het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de nieuwe verpakking van het betrokken product noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, en tegelijkertijd te eisen dat dit ontwerp voldoet aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht.

De bescherming van de merkhouder met betrekking tot het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de verpakking van het farmaceutische product wordt in beginsel gewaarborgd door de naleving van de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Bijgevolg dient op de eerste vraag, sub b, te worden geantwoord dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

(…) In het kader van een bij een nationale rechterlijke instantie aanhangig geding tussen de merkhouder en een parallelimporteur die in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product verhandelt in een nieuwe verpakking, is het aan deze parallelimporteur om onder meer aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarde dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zou bijdragen. Dit is met name het geval wanneer de merkhouder in verschillende lidstaten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakkingen in het verkeer heeft gebracht en de ompakking door de importeur noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer.

Gelet op het voorgaande en het feit dat de goede werking van het stelsel van kennisgeving veronderstelt dat elk der belanghebbende partijen zich loyaal inzet om de rechtmatige belangen van de andere partij in acht te nemen, dient de parallelimporteur de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer. De aard van de te verstrekken informatie hangt voor het overige af van de omstandigheden van het concrete geval. A priori kan niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat indien blijkt dat de verstrekte informatie door de merkhouder wordt gebruikt om lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en zo de parallelhandel in zijn producten te bestrijden, de bij de parallelhandel betrokken personen bescherming tegen laatstgenoemde handelingen kunnen vinden in het kader van de mededingingsregels van het EG-Verdrag. De parallelimporteur dient de merkhouder de informatie  te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.”

“Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

2) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur de merkhouder de informatie dient te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem , 22 december 2008, LJN: BG8038, gevoegde zaken: Gemeente Haarlemmermeer tegen Gedaagde  en Gemeente Haarlemmermeer tegen Baan Kleef Aan B.V (voor ie-rechters: vonnis op rechtspraak.nl mèt plaatje).

Kort dubbelvonnis. Handelsnaamrecht. Vordering uit vaststellingsovereenkomst van de gemeente tot overdracht domeinnaam, staken van het gebruik van handelsnaam, en doorhaling van het bij het Benelux-Bureau van de Intellectuele Eigendom geregistreerde merk.
 
De gemeente heeft in 2005, tezamen met verschillende partijen, een werkgelegenheidsconcept ontwikkeld onder de naam Baan Kleef Aan. In 2007 heeft zij geconstateerd dat het logo, het concept en de naam van Baan Kleef Aan werd gebruikt door gedaagde BKA. Later is het de gemeente gebleken dat BKA het logo als beeldmerk heeft laten registreren bij het BBIE en dat op naam van de (indirect) bestuurder van BKA, de domeinnaam www.baankleefaan.nl is geregistreerd. De gemeente heeft hiertegen bezwaar gemaakt en partijen zijn vervolgens in een minnelijke regeling o.a. overeengekomen dat BKA het gebruik van de naam Baan Kleef Aan per uiterlijk 1 oktober 2008 staken en voor altijd gestaakt zou houden, de merkregistratie zou worden doorgehaald en domeinnaam overgedragen. In het onderhavige kort geding vordert de gemeente nakoming van de overeenkomst.

Inmiddels is de domeinnaam overgedragen. De overige vorderingen, staking en doorhaling, worden toegewezen door de voorzieningenrechter, nu BKA haar stelling dat zij de naam Baan Kleef Aan inmiddels niet meer gebruikt, en haar naam heeft gewijzigd in BKA Project en de merkregistratie heeft doorgehaald op geen enkele wijze heeft onderbouwd en heeft erkend dat op de website www.baankleefaan.nl haar bedrijfsomschrijving en de naam en het logo Baan Kleef Aan nog steeds zichtbaar zijn. 1019h proceskosten twee zaken: nihil en €5.954,00. De voorzieningenrechter wijst de vordering om BKA te veroordelen in de nakosten af, nu in artikel 237 lid 4 Rv voor het verhaal van deze kosten een bijzondere procedure is voorgeschreven.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 24 december 2008, 257497/KGZA08-1l08, Ten Have, Ten Have & Stevens tegen de Berenschot Groep B.V. (met dank aan Marloes Bakker, Klos Morel Vos & Schaap en Hendrik Struik en Menno Briët , CMS Derks Star Busmann).

Kerstvakantie-kort: (Werkgevers-) auteursrecht en post-contractuele verhoudingen. Gedaagde Berenschot wil nieuwe editie van Engelstalig managementboek publiceren, maar ziet zich daarin gestuit door de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van de eerdere mede-auteur en de uit post-contractuele verhoudingen voorvloeiende persoonlijkheidsrechten van ex-medewerkers die aan de eerste druk hebben meegewerkt. Berenschot kan de verantwoordelijkheid voor de uitgave niet bij de uitgever leggen. Grensoverschrijdend inbreukverbod.

Auteursrecht / persoonlijkheidsrechten /naamsvermelding: “4.10: Op grond van het voorgaande moet als uitgangspunt gelden dat het auteursrecht van Stevens met betrekking tot de Editie 2003 tevens omvat het recht om een beroep te doen op de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 Auteurswet. Tussen partijen is thans nog wel in geschil of Steven en Wouter Ten Have als feitelijke makers van de Editie 2003 zich kunnen beroepen op de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 Auteurswet

4.11. (…) Vaststaat dat in het onderhavige geval Berenschot op grond van artikel 7 Auteurswet geldt als fictieve maker van de Editie 2003.(…).

4.12. De omstandigheid dat de wetgever niet met zoveel woorden heeft bepaald dat het persoonlijkheidsrecht ook aan de fictieve maker toekomt, rechtvaardigt niet de conclusie dat het persoonlijkheidsrecht aan de feitelijke maker toekomt. (…)

4.13. De voorzieningenrechter is wel van oordeel dat (zoals eisers hebben aangevoerd) de post-contractuele verhouding tussen Steven en Wouter ten Have enerzijds en Berenschot anderzijds meebrengt dat Berenschot bij de uitoefening van haar auteursrechten met betrekking tot de Editie 2003 rekening moet houden met de gerechtvaardigde belangen van Steven en Wouter ten Have, en in het bijzonder met de belangen die verband houden met de persoonlijke betrekking die bestaat tussen Steven en Wouter ten Have en de Editie 2003. Naamsvermelding op het werk vormt de ultieme uiting van deze persoonlijke betrekking tussen de feitelijke maker en zijn werk, en vormt daarmee een gerechtvaardigd belang waarmee Berenschot rekening had behoren te houden. Steven en Wouter ten Have kunnen derhalve in zoverre, en uitsluitend jegens hun ex-werkgever, Berenschot, wél aanspraak maken op honorering van hun persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de Editie 2003.”

Inbreuk: “4.20. Uit het voorgaande volgt dat Steven een beroep toekomt op zijn auteursrecht met betrekking tot de Editie 2003, en dat Berenschot door het zonder toestemming van Stevens uitbrengen van de Editie 2008 in strijd met dit auteursrecht heeft gehandeld. In beginsel heeft Stevens dan ook het recht om staking van de publicatie van de Editie 2008 dan wel iedere andere bewerkte versie van de Editie 2003 te vorderen.

4.21. Ten aanzien van Steven en Wouter ten Have geldt dat zij geen auteursrechten hebben met betrekking tot de Editie 2003, maar ´slechts’ persoonlijkheidsrechten. Zij hebben niet (althans onvoldoende concreet) gesteld dat de inhoud van de Editie 2008 in strijd komt met hun persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de Editie 2003, zodat zij geen aanspraak kunnen maken op staking van de verveelvoudiging van de Editie 2003 op dezelfde voet als Stevens. Zij hebben hun bezwaar tegen publicatie van een verveelvoudiging van de Editie 2003 uitsluitend gericht op het ontbreken van de vermelding van hun naam. De schending van de plicht tot naamsvermelding betekent dat Steven en Wouter ten Have aanspraak kunnen maken op staking van de publicatie van de huidige Editie 2008 of een andere bewerking van de Editie 2003 zonder vermelding van hun namen op dezelfde wijze waarop deze heeft plaatsgevonden in de Editie 2003. Zij kunnen daaraan niet het recht ontlenen om zich tegen enige andere bewerking te verzetten. De vordering is dan ook in beginsel in zoverre toewijsbaar.

4.22. Een belangenafweging brengt hierin geen verandering. Ondanks het feit dat de namen van eisers duidelijk op de omslag van de Editie 2003 waren vermeld als auteurs, heeft Berenschot geen enkel contact met hen opgenomen omtrent hun belang bij de Editie 2008, noch het uitkomen daarvan aan eisers aangekondigd. Zij heeft de Editie 2008 geheel buiten eisers om tot stand gebracht en laten drukken. Ook nadat eisers hadden aangegeven bezwaar te hebben tegen het ontbreken van de naamsvermelding op de Editie 2008, heeft Berenschot de publicatie voortgezet. Ook indien, zoals Berenschot stelt, de Editie 2008 thans reeds gedrukt is, heeft Berenschot dat, en daarmee ook eventuele schade die zou ontstaan als de Editie 2008 niet kan worden verkocht, dan ook aan zichzelf te wijten, en betekent dit dus niet dat haar belang bij het voortzetten van publicatie opweegt tegen het belang van eisers bij honorering van hun auteurs- respectievelijk persoonlijkheidsrechten.

4.23. Ook het verweer van Berenschot dat zij geen zeggenschap meer heeft over de publicatie van de Editie 2008 (omdat dit berust bij de uitgever), en dat mitsdien de vordering tot staking van de publicatie niet kan worden toegewezen, wordt verworpen. Berenschot is de partij die de drukproeven van de Editie 2008 aan de uitgever ter beschikking heeft gesteld, en is partij bij de uitgeefovereenkomst met de uitgever. Op grond daarvan moet Berenschot in staat worden geacht voldoende invloed op de uitgever uit te kunnen oefenen om de publicatie van het boek tegen te houden. Daarbij komt dat blijkens de overgelegde producties de uitgever ook gevoelig blijkt te zijn voor gerezen onduidelijkheden of problemen met betrekking tot auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Bovendien geldt dat indien Berenschot er niet in zou slagen om de uitgever tot staking van de publicatie te bewegen, dat voor haar rekening en risico komt, aangezien zij al vanaf juli 2008 wist van de bezwaren van eisers tegen de publicatie van de Editie 2008, en zij desondanks heeft besloten om het proces tot publicatie voort te zetten.

4.24. Voorts heeft Berenschot verzocht het bevel tot staking te beperken tot Nederlands grondgebied, aangezien in het onderhavige geval geen grensoverschrijdend bevel kan worden gegeven. Met deze stelling miskent Berenschot dat in casu geen sprake is van een buitenlandse veroordeelde partij, maar van een veroordeelde partij die in Nederland is gevestigd. Ten aanzien daarvan is naar vaste rechtspraak de voorzieningenrechter zonder beperking bevoegd maatregelen op te leggen die een grensoverschrijdend karakter hebben.

4.25. Het voorgaande betekent dat de primaire vordering ten aanzien van Stevens zal worden toegewezen in die zin dat de inbreuk op diens auteursrecht dient te worden gestaakt, waaronder de publicatie van de Editie 2008 alsmede elke andere bewerking van de Editie 2003.

4.26. Ten aanzien van Steven en Wouter ten Have zal de primaire vordering in die zin worden toegewezen dat Berenschot bevolen wordt iedere inbreuk op hun persoonlijkheidsrechten te staken ir die zin dat zij de publicatie staakt van de Editie 2008 dan wel iedere bewerking daarvan die geen vermelding bevat van hun namen op dezelfde plaatsen en op dezelfde lenergrootte als waarop deze namen in de Editie 2003 waren vermeld.

4.28. Berenschot zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Ter zitting hebben partijen meegedeeld dat zij hebben afgesproken over en weer hun vordering in verband met advocaatkosten te stellen op EUR 15.000,-. Gelet op deze overeenstemming van partijen zal de voorzieningenrechter Berenschot dienovereenkomstig veroordelen in de proceskosten."

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 23 december 2008, KG ZA 08-2328 WT/MV, Stichting IZZ & IZZ Zorgverzekeraar N.V. tegen Agis Zorgverzekeringen N.V. c.s. (met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Onrechtmatige daad / slaafse nabootsing. Slagzinnen. Titels. Gebruik ‘ZorgvoorZorg’ door gedaagde zorgverzekeraar Agis maakt geen inbreuk op het merk ´IZZ Zorg voor de Zorg´ van eiser IZZ, maar is wel onrechtmatig.

“Aangezien ZorgvoorZorg door Agis als titel van een ‘concept’ wordt gebruikt, en dus niet louter beschrijvend (hetgeen ook blijkt uit het gebruik van de hoofdletters en de afwezigheid van spaties) en aangezien ZorgvoorZorg vrijwel identiek is aan het onderscheidingsteken c.q de slagzin Zorg voor de Zorg van IZZ, wordt geoordeeld dat Agis hiermee onvoldoende afstand neemt van haar concurrent IZZ. Zij profiteert hiermee overmatig van de inspanningen die EZZ zich heeft getroost om het onderscheidingsteken Zorg voor de Zorg bekendheid te geven, hetgeen onrechtmatig wordt geacht.”

Geen 1019h proceskostenveroordeling “aangezien de vorderingen niet op basis van het merkenrecht van IZZ worden toegewezen.”

Merkenrecht: “4.2. Bij beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar dient het merk zoals het is ingeschreven (IZZ Zorg voor de Zorg) te worden vergeleken met het teken (ZorgvoorZorg) zoals het wordt gebruikt. Agis gebruikt het teken met name in haar domeinnaam www.agiszorgvoorzorg.nl en in de aanduiding van haar producten “ZorgvoorZorg-verzekering”, “Compact ZorgvoorZorg” en “Comfort ZorgvoorZorg”. Bij de vergelijking moeten merk en teken in beginsel in hun geheel worden bezien. Beslissend is de totaalindruk van de gemiddelde consument die de betrokken waren of diensten afneemt. Het is niet de bedoeling een merk of teken in delen op te splitsen, eruit te halen wat niet van pas komt en de rest te vergelijken. Dit betekent dat het bestanddeel IZZ van het merk IZZ Zorg voor de Zorg bij de vergelijking uitdrukkelijk dient te worden meegewogen. Bovendien kan worden gezegd dat het bestanddeel IZZ binnen het merk meer onderscheidend vermogen heeft dan het meer beschrijvende bestanddeel Zorg voor de Zorg. Voorshands is, uitgaande van het merk zoals het is gedeponeerd en gezien het “dominante” bestanddeel RZZ, geen sprake van verwarringsgevaar. Hierbij is van belang dat de gemiddelde consument aan wie het product zorgverzekering voor werknemers in de zorg wordt aangeboden beter geïnformeerd zal zijn dan de gemiddelde consument op de markt van zorgverzekeringen. Zowel IZZ als Agis brengen immers hun producten aan de man als collectieve verzekeringen via de werkgevers in de zorg. Een werkgever die zijn werknemers attendeert op de mogelijkheid van een collectieve zorgverzekering, zal hierbij altijd uitdrukkelijk vermelden.”

Onrechtmatige daad: “4.5. Tot slot heeft IZZ de bescherming ingeroepen van artikel 6:162 BW. In dit kader heeft zij aangevoerd dat Agis met het gebruik van de domeinnaam www.agiszorgvoorzorg.nl en gebruik van het teken ZorgvoorZorg ter aanduiding van haar producten ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie en goodwill die IZZ rond het onderscheidingsteken (IZZ) Zorg voor de Zorg heeft opgebouwd. Vaststaat dat IZZ van oudsher actief was op de markt die bestaat uit personen werkzaam in de zorgsector. Het staat Agis uiteraard vrij diezelfde markt te benaderen. Zij heeft er -blijkens haar toelichting ter zitting- onlangs voor gekozen in het kader van haar doelgroepenbeleid een nieuw ‘concept’ in de markt te zetten dat zich richt op de zorgsector met een aansprekende en logisch herkenbare titel (ZorgvoorZorg) waarin de doelgroep zich zal herkennen. Het ligt, aldus Agis, in de bedoeling dit concept de komende jaren uit te breiden.

Aangezien ZorgvoorZorg door Agis als titel van een ‘concept’ wordt gebruikt, en dus niet louter beschrijvend (hetgeen ook blijkt uit het gebruik van de hoofdletters en de afwezigheid van spaties) en aangezien ZorgvoorZorg vrijwel identiek is aan het onderscheidingsteken c.q de slagzin Zorg voor de Zorg van IZZ, wordt geoordeeld dat Agis hiermee onvoldoende afstand neemt van haar concurrent IZZ. Zij profiteert hiermee overmatig van de inspanningen die EZZ zich heeft getroost om het onderscheidingsteken Zorg voor de Zorg bekendheid te geven, hetgeen onrechtmatig wordt geacht. Van belang hierbij is dat partijen een identiek product aanbieden (collectieve zorgverzekeringen), aan een identieke doelgroep (personen die werkzaam zijn in de zorg) op een identieke wijze (namelijk via de werkgevers in de zorg). De onderscheidende en wervende kracht van het onderscheidingsteken Zorg voor de Zorg zal door gebruik van het teken ZorgvoorZorg verminderen. De subsidiaire vorderingen die zijn gegrond op artikel 6:162 13W zijn daarom in beginsel toewijsbaar als na te melden.”

Lees het vonnis hier.

US Patent 5957747: Musical religious doll and singing bible nightlight. “ A doll in the likeness of The Lord Jesus clothed in a white silky robe, with a red silky sash and brown leather-like sandals. A heart shaped locket is attached to the chest of the doll at a point which approximates the location of the doll's heart. (…) Opening the locket cover reveals a picture (e.g., the intended user) and on the back of the locket cover is the inscription "Jesus Loves". Additionally, a switch is closed upon the opening of the cover and an audio mechanism located in central portion of the locket plays music such as the song "Jesus Loves Me". The doll in combination with a nightlight provides a similar effect.

Mr. P.A.C.E. van der Kooij, Universiteit Leiden: Afgeleide Rassen Anno 2008 (Eerder gepubliceerd in Agrarisch Recht, nr. 7/8, juli augustus 2008, p.311-317).

"De komst van een nieuw UPOV-Verdrag in 1991  zorgde voor een groot aantal veranderingen in het kwekersrechtelijke landschap. Wat in vergelijking met andere deelgebieden van de intellectuele eigendom detoneerde, werd gerooid, wat op een aantal plaatsen te ver was doorgeschoten werd teruggesnoeid en wat nog node werd gemist werd aangeplant. Maar vooral ten aanzien van de beschermingsomvang bestond voorheen een tamelijk groot braakliggend terrein, dat dankzij UPOV 1991 grondig werd ingezaaid.  Wat dit laatste betreft was één van de meest in het oog springende noviteiten het zogenoemde afgeleide ras. Om de beeldspraak nog even voort te zetten: van het begin af aan had dit gewas met tal van groeiproblemen te kampen, en wat daarvan nu, zeventien jaar na dato, is opgekomen, vertoont kale plekken en vraagt om aandacht en zorg.

In deze bijdrage sta ik eerst kort stil bij de inhoud van de regeling voor afgeleide rassen en haar achtergrond; daarna bespreek ik de huidige stand van zaken in het licht van recente publicaties met betrekking tot de toepassing van de regeling in de praktijk, gevolgd door weergave van de kritiek die daarop is geleverd en mijn commentaar daarbij. Ik sluit af met een conclusie.”

Lees het gehele artikel hier.

Rechtbank Rotterdam, 26 november 2008,  LJN: BG7976, eiseres tegen gedaagde (Turks dansfeest).

Portretrecht. Stockfoto Hollandse Hoogte. Geen impliciete toestemming. Aansprakelijkheid fotograaf / publicerend medium.

Het aanbieden ter publicatie aan derden van de zonder toestemming van de geportretteerde gemaakte foto acht de rechtbank onrechtmatig, nu de fotograaf zich ervan bewust had moeten dat er een reëel te achten risico bestond dat de geportretteerde een redelijk belang zou hebben zich tegen publicatie van de foto te verzetten.

“Als algemeen bekend mag worden verondersteld dat binnen de Turkse gemeenschap, althans binnen de meer traditionele kringen daarvan, het zich op deze wijze als vrouw in het openbaar vertonen niet algemeen is geaccepteerd en als beledigend of aanstootgevend kan worden ervaren. Naar eiseres heeft gesteld, doet dit zich in haar directe omgeving ook voor en is zij daarop daadwerkelijk aangesproken. Ten aanzien van eiseres kan dan ook niet worden gesproken van een “volstrekt onschuldig portret”.

 In  2002 heeft de gedaagde fotograaf in opdracht van de Volkskrant bezoekers aan een Turks dansfeest in de discotheek “Now & Wow” te Rotterdam gefotografeerd met het oog op een door de Volkskrant te publiceren artikel over Turkse feesten. Gedaagde heeft daarbij, zonder het te vragen, ook een foto gemaakt van eiseres, waarop zij dansend te zien is in moderne kledij. De foto is in 2003 gepubliceerd in de Volkskrant ter illustratie van een artikel genaamd “Strakke truitjes verbod” en begin 2005 op de voorpagina van het magazine “Migranten', uitgegeven door de vakbond AbvaKabo FNV. AbvaKabo heeft de foto verkregen via Hollandse Hoogte.

“4.2 Vooropgesteld wordt dat voor het maken van een foto van een persoon die zich ophoudt in een openbare ruimte geen toestemming van die persoon is vereist. Wel is het zo dat het vervolgens openbaarmaken van die foto zonder toestemming van de geportretteerde onrechtmatig kan zijn jegens de geportretteerde (…) Het geven van expliciete dan wel impliciete toestemming tot publicatie mag echter niet al te snel worden aangenomen. Daarvan is eerst dan sprake indien de geportretteerde zich in voldoende mate bewust is dan wel moet zijn geweest van hetgeen die (impliciete) toestemming betekende, althans de wederpartij, gelet op de gedragingen en de verklaringen van de geportretteerde, mede in aanmerking genomen de bijzondere omstandigheden van het concrete geval, in redelijkheid heeft mogen aannemen dat toestemming is gegeven zoals hiervoor is bedoeld.

4.3 (…) Gesteld noch gebleken is van omstandigheden die, indien bewezen, tot het oordeel zouden kunnen leiden dat [eiseres] - voor zover zij al bemerkt zou hebben te zijn gefotografeerd, hetgeen door haar is weersproken - zich bewust moet zijn geweest dat zij door niet te protesteren impliciet toestemming zou hebben gegeven voor het publiceren van een foto als de onderhavige, de context waarin dat uiteindelijk is gebeurd nog buiten beschouwing latend. [gedaagde] had in redelijkheid dan ook niet aan mogen nemen dat [eiseres] impliciet instemde met publicatie.

4.4.  (…) Als onrechtmatig handelen in de zin van artikel 21 Aw jo artikel 8 EVRM moet ook worden aangemerkt het ter beschikking stellen van een foto voor publicatie aan derden, terwijl de fotograaf weet of behoort te weten dat met publicatie door deze derden naar alle waarschijnlijkheid inbreuk zal worden gemaakt op het portretrecht, op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.  (…)

4.5.Vaststaat dat de onderhavige foto door [gedaagde] speciaal is gemaakt met het doel deze te doen publiceren in de Volkskrant en dat [gedaagde] de foto later via Hollandse Hoogte ter publicatie aan andere derden heeft aangeboden. Op de foto is [eiseres], althans haar bovenlichaam, op de voorgrond prominent en herkenbaar in beeld gebracht. Zij is daarop te zien in een dansende pose, opgemaakt en gehuld in moderne kledij, met ronde diepe hals en deels blote armen. Voorts is duidelijk dat deze foto is gemaakt op een dansfeest. Dat [eiseres] van Turkse afkomst was, lag voor de hand, nu het festijn in Now & Wow een speciaal georganiseerd Turks dansfeest was. Dit is van belang, omdat als algemeen bekend mag worden verondersteld dat binnen de Turkse gemeenschap, althans binnen de meer traditionele kringen daarvan, het zich op deze wijze als vrouw in het openbaar vertonen niet algemeen is geaccepteerd en als beledigend of aanstootgevend kan worden ervaren. Naar [eiseres] heeft gesteld, doet dit zich in haar directe omgeving ook voor en is zij daarop daadwerkelijk aangesproken. Ten aanzien van [eiseres] kan dan ook niet worden gesproken van een “volstrekt onschuldig portret”, zoals door [gedaagde] is betoogd. Voorts wordt overwogen dat een feest onder gelijkgestemden als het onderhavige, ook al speelt dit zich tot op zekere hoogte af in een publieke context, geacht kan worden tot de privésfeer te behoren.

Deze omstandigheden in onderling verband beschouwd, brengen de rechtbank tot het oordeel dat [eiseres] een redelijk belang, bestaande uit het recht op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer, heeft zich te verzetten tegen publicatie van de foto in welke context deze foto dan ook gepubliceerd zou worden en [gedaagde] zich ervan bewust had moeten zijn dat er een reëel te achten risico bestond dat dit zich voor zou doen. Teneinde te voorkomen dat inbreuk zou worden gemaakt op [eiseres]’s rechten had het op zijn weg gelegen expliciet toestemming te vragen voor publicatie van de foto. Dit geldt te meer nu [gedaagde] heeft verklaard het altijd aan de Volkskrant zelf over te laten op welke wijze en in welke context de door hem aangeleverde foto’s uiteindelijk worden gepubliceerd.

4.6. (…) De rechtbank is niet overtuigd van enige noodzaak om juist deze foto te gebruiken ter vergroting van de zeggingskracht van de onderhavige artikelen. Omstandigheden daartoe heeft [gedaagde] niet gesteld en daarvan is ook niet gebleken. Ter illustratie had heel wel een willekeurig andere mooie foto kunnen dienen van Turkse meisjes, minder prominent en niet herkenbaar in beeld gebracht. Nu er bovendien geen enkele belemmering was vooraf toestemming tot publicatie te vragen aan [eiseres], is de rechtbank van oordeel dat het belang van [gedaagde] bij (het aanbieden ter) publicatie van de foto moet wijken voor het belang van [eiseres] bij het recht op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer.

4.7. Op grond van het voorafgaande moet de conclusie zijn dat [gedaagde] met het ter beschikking stellen van de foto voor publicatie aan de Volkskrant en aan andere derden onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiseres] en dit handelen hem is toe te rekenen.

4.8 (…) Nu is geoordeeld dat ook het handelen van [gedaagde] zelf onrechtmatig is jegens [eiseres] en zijn handelen onmisbaar was voor het optreden van de gestelde schade, is hij op grond van artikel 6:102 BW tezamen met de Volkskrant respectievelijk tezamen met de AbvaKabo hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden door de publicatie van de foto in de Volkskrant respectievelijk in het AbvaKabomagazine. Nu deze aansprakelijkheid een hoofdelijke is, is [gedaagde] jegens [eiseres] gehouden tot het vergoeden van de gehele schade en staat het [eiseres] vrij uitsluitend [gedaagde] in rechte aan te spreken. Het feit dat de Volkskrant en de AbvaKabo medeaansprakelijk zijn alsmede de afspraken die zijn gemaakt in de interne relatie tussen [gedaagde] en deze organisaties, zijn omstandigheden die [eiseres] niet aangaan. Dat [eiseres] althans enige schade heeft geleden, acht de rechtbank gelet op de hiervoor onder 4.5 genoemde omstandigheden voldoende aannemelijk.

4.9 De slotsom is dat de vordering tot vergoeding van de schade nader op te maken bij staat, dient te worden toegewezen.(…)”

Lees het vonnis hier. 

HvJ EG, 18 december 2008, conclusie A-G Mazák in zaak C-343/07, Bavaria NV & Bavaria Italia Srl tegen Bayerischer Brauerbund eV.  (verzoek van de Corte d’appello di Torino (Italië) om een prejudiciële beslissing).

Kunnen het oudere Nederlandse biermerk ‘Bavaria’ en de geografische aanduiding ‚Bayerisches Bier’ vreedzaam naast elkaar co-existeren?  De Advocaat Generaal concludeert dat dat inderdaad kan: “Enkel in deze omstandigheden, dat wil zeggen indien het oudere merk niet te goeder trouw is ingeschreven (om dit uit te maken moet volgens het arrest Gorgonzola in wezen worden nagegaan of het verzoek tot inschrijving van het betrokken merk is ingediend in overeenstemming met de destijds geldende nationale en internationale voorschriften) of indien dit merk, ook al is het te goeder trouw ingeschreven, nietig of vervallen kan worden verklaard op de in de relevante bepalingen van de merkenrichtlijn genoemde specifieke gronden, zou de bescherming van de geregistreerde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding primeren op het reeds bestaande merk.”

“162. Gezien het bovenstaande geef ik het Hof in overweging om de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:

(1) Het onderzoek van de prejudiciële vraag heeft geen elementen aan het licht gebracht die afbreuk zouden kunnen doen aan de geldigheid van verordening (EG) nr. 1347/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot aanvulling van de bijlage bij verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad of van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, waarop deze verordening is gebaseerd.

(2) Verordening nr. 1347/2001, gelezen in samenhang met verordening nr. 2081/92, dient aldus te worden uitgelegd dat de registratie van „Bayerisches Bier” als een beschermde geografische aanduiding geen afbreuk doet aan de geldigheid of de bruikbaarheid van reeds bestaande merken van derden die het woord „Bavaria” bevatten, mits althans is voldaan aan de in artikel 14, lid 2, van verordening nr. 2081/92 gestelde voorwaarden dat deze merken te goeder trouw zijn ingeschreven en niet nietig of vervallen kunnen worden verklaard op grond van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, wat door de nationale rechter moet worden beoordeeld.”

Lees de conclusie hier.

Rechtbank Amsterdam, 10 december 2008, HA ZA 08-833, FF Polmex Spolka Z.O.O. tegen Metro Cash and Carry International Holding B.V. & Bal.

Auteursrecht. Eiser Polmex stelt dat Metro inbreuk maakt op de auteursrechten van Polmex met betrekking tot de zitbank Country (afbeelding boven). Polmex en gedaagde Bal, de producente van de bank, hebben in 2004 gesproken over een vorm van samenwerking m.b.t. een bank met het uiterlijk van de Country. Tot een samenwerking is het echter niet gekomen. 

De rechtbank past het Endstra-criterium toe en oordeelt dat de bank geen auteursrechtelijk beschermd werk is:  “De combinatie van voormelde elementen betreft slechts een zeer beperkte variatie op eenzelfde thema zoals dat bij andere zitbanken ook te zien is en is niet een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes.”

Ook van slaafse nabootsing is geen sprake nu “Onvoldoende betwist dat het uiterlijk van de Country van Polmex het resultaat is van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijke uitgangspunten.” Het product onderscheidt zich uiterlijk niet aanmerkelijk van de andere in de handel zijnde modellen, zodat het niet de vereiste eigen plaats in de markt inneemt. De 1019h proceskostenveroordeling ziet slechts op het auteursrechtelijke deel:  €4000,00 (eenvoudige zaak).

“4.5. Het eigen karakter van een werk komt onder meer tot uitdrukking in de zogenoemde subjectieve elementen. Die elementen zijn naar de stelling van Polmex bij haar Country de originele combinatie van de romantisch vormgegeven armleuningen, de afwijkende poten, bestaande uit twee op elkaar rustende plat geslagen ballen, waarvan de onderste kleiner is, de rugkussens die op de armleuningen rusten, de brede zitkussens, het onderstel van de bank, met de naad die net onder de zitkussens is doorgetrokken, de afwijkende diepte van de bank van 100 centimeter en de afwijkende diepte en hoogte van de zit van 104 centimeter. Ter zitting heeft de rechtbank geconstateerd dat de poten van de Country van Bal verschillend zijn van die van de Country van Polmex. Voorts zijn de diepte en hoogte van de bank, de lengte van de zitkussens en het onderstel naar het oordeel van de rechtbank enkel het resultaat van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijke uitgangspunten, zoals door Bal aangevoerd en door Polmex onvoldoende betwist.

Dan blijven over de elementen "romantisch vormgegeven armleuning" en "de rugkussens die op de armleuning rusten". De combinatie van deze twee - ook volgens Polmex - in de branche gebruikelijke elementen, in onderlinge samenhang beschouwd met de hiervoor genoemde (afwijkende dan wel niet beschermde) elementen, maken niet dat de Country van Polmex een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De combinatie van voormelde elementen betreft slechts een zeer beperkte variatie op eenzelfde thema zoals dat bij andere zitbanken ook te zien is en is niet een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat geen sprake is van een werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, zodat niet kan worden geoordeeld dat sprake is van een inbreuk op een auteursrecht. De vraag of Polmex wel rechthebbende is op de auteursrechten op de Country van Polmex kan daarmee onbesproken blijven.

4.6. Het voorgaande betekent dat de vordering van Polmex, voor zover gegrond op auteursrecht, dient te worden afgewezen.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 18 december 2008,  LJN: BG7771, Dari financial services B.V. tegen  Match@work b.v. c.s.

Merkenrecht. Gedaagde maakt gebruik van darigroep-domeinnamen (darigroep.nl, .com, .eu et cetera) inbreuk op woordmerk DARI van eiser. Geen afstand van recht / rechtsverwerking door afsluiten email met “A bun Henk a tan so” (helaas geen vertaling in vonnis). Van overeenstemming ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is volgens de Rechtbank Rotterdam sprake “indien de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. Gebruiksverbod en reroute-verbod doeminnamen gedaagde.  Compensatie proceskosten.

4.8.  Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter worden de darigroep-domeinnamen in het economische verkeer gebruikt voor soortgelijke diensten als de diensten die Dari als merkhouder van het merk "dari" aanbiedt en waarvoor dat merk onder andere is gedeponeerd. Gedaagden sub 2 en 3 houden zich immers, gelet op de informatie die zij op hun websites verstrekken en de bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het Handelsregister, onder andere bezig met zakelijke administratie en het leveren van diensten op het gebied van detachering, werving en selectie, en interimmanagement van finance professionals. Deze financiële diensten worden, gelet op de door Dari in het geding gebrachte stukken, ook door Dari verleend. Voorts is het merk "dari", gelet op het door Dari als productie 1 overgelegde afschrift Benelux merkenregister, onder andere gedeponeerd voor financiële dienstverlening.

4.9.  Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is verder vereist dat het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Daarvan is sprake indien – mede gelet op de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. 

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is ook aan dit vereiste voldaan. Met Dari is de voorzieningenrechter van oordeel dat het woord "groep" uit de darigroep-domeinnamen een algemeen woord is zodat het woord "dari" het meest kenmerkende element uit de domeinnamen vormt en onderscheidend is. Aangezien het merk "DARI" onderscheidend is en zowel auditief als visueel overeenstemt met het teken "dari" uit de dari-groep-domeinnamen en de darigroep-domeinnamen worden gebruikt voor soortgelijke diensten als de diensten die Dari als houder van het merk "DARI" aanbiedt, is aannemelijk dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk "DARI". Het publiek kan immers denken met Dari te maken te hebben wanneer het op een darigroep-website komt waar diensten worden aangeboden soortgelijk aan die van Dari”

Lees het vonnis hier.