Het wapperverbod
Rechtbank ‘s-Gravenhage 27 oktober 2006, rolnr. 273479. Industria Technische Verlichting B.V. tegen P.P.S. Purchasing and Development Services B.V. & Timmermans.
Interessante octrooizaak. Het recht op voorgebruik wordt door de Voorzieningenrechter erkend. Bovendien wordt een nieuwe juridische term geïntroduceerd, namelijk “wapperen” (mededelingen doen omtrent de beweerdelijke Octrooiinbreuk) en het “wapperverbod”.
In 2004 heeft Philips een nieuwe buislamp voor het gebruik in tuinbouwkassen geïntroduceerd. Deze buislamp wordt in oktober 2004 toegestuurd aan vier Nederlandse bedrijven teneinde voor die buislamp geschikte verlichtingsarmaturen te ontwikkelen. Onder deze Nederlandse bedrijven zich ook Industria en een bedrijf waar Timmermans destijds werkzaam was.
Industria is vervolgens begonnen met de ontwikkeling van de Optipar. Op 1 september 2005 heeft Industria een Nederlands octrooi aangevraagd voor de door haar ontwikkelde lamphouder met een prioriteit van 27 april 2005. Op 1 maart 2005 (en dus eerder dan Industria) heeft Timmermans een Nederlands octrooi voor een soortgelijke lamphouder aangevraagd. Op 19 december 2005 heeft Timmermans een tweede Nederlands octrooi aangevraagd at grotendeels overeenstemt met het eerste.
Timmermans heeft in augustus 2005 zakelijke relaties van Industria benaderd en daarbij te kennen gegeven dat Industria met de Optipar inbreuk maakt op de octrooirechten van Timmermans.
Industria vordert in kort geding dat Timmermans zal worden verboden, kort gezegd, haar van octrooi-inbreuk te betichten en ter zake rechtsmaatregelen te nemen. Industria stelt daartoe primair dat de octrooien van Timmermans niet geldig zijn en subsidiair dat zij een recht op voorgebruik als bedoeld in artikel 55 ROW heeft. Immers, Industria was op 1 maart reeds bezig met de ontwikkeling van de Optipar.
Tussen partijen is niet in discussie dat de maatregelen, welke door de Voorzieningenrechter voorshands als wezenlijk voor de octrooien van Timmermans worden aangemerkt, ook worden toegepast in de Optipar.
De summierlijk onderbouwde geldigheidsbezwaren van Industria gaan volgens de Voorzieningenrechter niet op. Het gaat er dus om of Industria zich ter zake van haar Optipar op voorgebruik kan beroepen.
Een aanspraak op een voorgebruiksrecht komt uitsluitend toe aan degene die het product waar de uitvinding in wordt toegepast in of voor zijn bedrijf vervaardigt of toepast. Er dient tenminste een begin van uitvoering te zijn op de dag van indiening van de aanvrage van de uitvinding. Dit brengt met zich dat op dat moment reeds besloten moet zijn dat tot vervaardiging van het product zal worden overgegaan. In deze zaak is als dag van indiening aan te merken 1 maart 2005.
De Voorzieningenrechter komt tot het voorlopige oordeel dat de ontwikkeling van de Optipar voor 1 maart 2005 al ruim het abstracte niveau van een tekening ontstegen was. Er was al meer dan een begin gemaakt met de praktische uitvoering. Voorshands dient er dan ook van uit te worden gegaan dat Industria een recht van voorgebruik toekomt. Ook het gevraagde “wapperverbod” wordt door de Voorzieningenrechter toegewezen.
Lees het vonnis hier.
Die zich scheert als een man
Photoq.nl houdt de Linda scherp in de gaten: “Linda leent weer een idee. De cover van het november-nummer van het magazine Linda toont een voor tijdschriftkenners overbekend beeld: een vrouw die zich scheert als een man, in maart 1965 (inderdaad 41 jaar geleden!) op de cover van Esquire. Eerder deze maand viel het PhotoQ al op dat het blad Linda Wonen (van de zelfde redactie) een idee voor een mode-serie had overgenomen uit het Amerikaanse magazine W.”
Deze keer wordt de bron overigens wel (ergens) vermeld. Lees hier meer.
Welterusten
Rechtbank Almelo 17 oktober 2006, KG ZA 06-262, Eastborn Slaapsystemen B.V. tegen MF Design
MF Design is ongeveer 11 jaren lang dealer geweest van de producten van Eastborn. Op 1 november 2005 is de dealerovereenkomst beëindigd. MF Design heeft op haar website deboxspring.nl de volgende tekst geplaatst: “Wegens een leveringsstop van onze belangrijkste leverancier “Eastborn Slaapsystemen” leveren wij voorlopig geen merkbedden meer met 20% korting!”
Deze tekst staat op dit moment niet meer op de site. Eastborn vordert MF Design te gebieden binnen 12 uur na dit vonnis de tekst van de website te verwijderen, aangezien MF Design op deze manier onrechtmatig hendelt jegens Eastborn. "MF Design doet voorkomen alsof zij nog steeds dealer is van producten van Eastborn. Bovendien heeft MF Design niet aangetoond dat zij uitsluitend op de producten van Eastborn zo veel marge heeft dat zij ook alle andere merken met korting kan aanbieden. De tekst valt niet onder het grondrecht vrijheid van meningsuiting, omdat de tekst geen persoonlijke mening uitdrukt, maar een feit.
Daarnaast maakt MF Design onrechtmatig gebruik van het merk Eastborn. MF Design gebruikt deze naam uitsluitend met de bedoeling om Eastborn in een kwaad daglicht te stellen. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van dit merk. Dit gebruik is in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub d van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)."
MF Design beroept zich op 10 EVRM en 7 Grondwet en ontkent verder dat er sprake is van schending van merkenrecht. De vermelding van Eastborn is immers "een verwijzing naar de onderneming en niet naar het merk".
De rechtbank stelt vast: "Het is onomstreden dat er een recht van vrije meningsuiting bestaat."
"Dat MF Design door deze vermelding onjuiste of door onvolledigheid misleidende gegevens van feitelijke aard heeft gepubliceerd is niet gebleken. De tekst bevat evenmin beledigende of onnodig grievende uitlatingen. Nergens in de tekst wordt gesuggereerd dat Eastborn de relatie met MF Design op onrechtmatige wijze heeft beëindigd."
"Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter levert de vermelding van Eastborn slaapsystemen in de tekst op de site niet een onrechtmatig gebruik op van het merk. Het beroep van Eastborn op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan haar niet baten. (...) De vermelding Eastborn slaapsystemen in de publicatie is een aanduiding van de handelsnaam en niet van het merk, zodat dit artikel toepassing mist."
Lees het vonnis hier .
De Floris-lijn
Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2006, 349272/KG 06-1421, Van Bommel tegen Van Woensel (Met dank aan zowel Peter Kits, Holland Van Gijzen als Thomas Berendsen, Banning Advocaten).
Auteurs- en modelrechtzaak met wederom interessante overwegingen inzake de proceskostenveroordeling. Van Bommel verkoopt in haar 'Floris van Bommel-lijn' onder meer drie modellen herenschoenen. La Nueva Adelchi produceert en Van Woensel verkoopt een drietal schoenmodellen, waarvan Van Bommel meent dat deze inbreuk maken op haar auteurs- en modelrechten op de schoenen van de 'Floris'-lijn.
Van Woensel c.s. verweert zich door te stellen dat er geen sprake is van ontlening, omdat zij haar modellen eerder zou hebben ontworpen dan Van Bommel haar schoenmodellen naar buiten zou hebben gebracht. Hiertoe leggen Van Woensel c.s. een groot aantal verklaringen, facturen e.d. over, waarover de Voorzieningenrechter oordeelt dat dit leidt tot een te ingewikkeld feitencomplex, dat niet in kort geding behandeld kan worden:
De vraag of Adelchi haar modellen heeft ontworpen voordat de modellen van Van Bommel aan derden bekend konden zijn, vergt een nader onderzoek naar de feiten. Daarbij gaat het met name om onderzoek naar het waarheidsgehalte van de door Adelchi overgelegde verklaringen en de echtheid van de overgelegde facturen. Aangezien in een kort geding geen ruimte is voor zulk onderzoek, en voorshands niet geheel valt uit te sluiten dat Adelchi in de bodemprocedure in haar bewijs zal slagen – bijvoorbeeld door het (doen) horen van getuigen -, is thans onvoldoende komen vast te staan dat het verweer van Adelchi kennelijk ongegrond is en reeds op voorhand kansloos. Daarom zullen de vorderingen in conventie zowel ten Adelchi als tegen Van Woensel worden afgewezen. Daarbij wordt nog het volgende overwogen. De door Van Bommel gevraagde voorzieningen zijn zeer verstrekkend. Hoewel volgens vaste jurisprudentie in een auteursrechtzaak als deze niet snel mag worden aangenomen dat de feiten te complex zich bij te veel feitelijke onzekerheid terughoudend moet opstellen. In een bodemprocedure zal een alomvattende beslissing in dit geschil kunnen worden gegeven.
Met betrekking tot de gevorderde proceskosten ad € 33.247,45 is de Voorzieningenrechter van oordeel dat deze onredelijk hoog zijn en beperkt ze tot € 15.000,00:
Van Bommel heeft zich tegen deze eis in reconventie verweerd voorzover het gaat om toewijzing van de kosten die Adelchi heeft gemaakt in het kader van dit kort geding, aangezien Adelchi reeds ten tijde van het eerder aanhangig gemaakte kort geding het verweer had voorberid en nadien geen noemenswaardige werkzaamheden meer behoefden te worden verricht. Met Van Bommel is de voorzieningenrechter van oordeel dat Adelchi met haar totaalbedrag van EUR 33.247,45 wel een zeer hoog bedrag vordert. Artikel 14 van de richtlijn bepaalt dat de algemene regel is dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt door de verliezende partij zullen worden gedragen. De vraag wat in deze procedure valt onder zulke kosten, vergt een nader onderzoek naar de feiten, waarvoor een kort geding zich niet leent. Bij wege van voorschot zal aan Adelchi evenwel een bedrag worden toegewezen waarvan voorshands aannemelijk is dat het in de bodemprocedure in ieder geval zal worden toegewezen. Gelet op hetgeen hiervóór is overwogen, zal dit bedrag worden gesteld op EUR 15.000,= te vermeerderen met het door Adelchi betaalde vastrecht.
Eerst even voor jezelf lezen
“Uitlating van dealer op website over leveringsstop leverancier is niet onrechtmatig. Ook geen sprake van inbreuk op merkenrecht.”
Lees het vonnis hier.
Prebiotisch (5)
Gerechtshof 's-Gravenhage, 26 oktober 2006, LJN: AZ1000. N.V. Nutricia tegen Kruidvat Retail B.V.
In hoger beroep wordt het Kruidvat wederom niet verboden om inbreuk te maken op een "babymelk octrooi" van Nutricia. Het hof is van mening dat er een gerede kans bestaat dat conclusie 1 van het octrooi zal worden vernietigd in de door Kruidvat bij de rechtbank ‘s-Gravenhage aanhangig gemaakte bodemprocedure.
Bij exploot van 28 april 2006 is Nutricia in hoger beroep gekomen van het vonnis van 5 april 2006 dat door de voorzieningenrechter in de rechtbank in kort geding is gewezen. Door Kruidvat is medegedeeld dat een vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi van Nutricia bij de rechtbank ’s-Gravenhage aanhangig is.
Het Europese octrooi 1.105.002 B1 van Nutricia (hierna ook: het octrooi) heeft betrekking op koolhydraatmengsels. Dergelijke koolhydraatmengsels kunnen worden gebruikt in melkpoeder voor zuigelingen. In dit geding staat de vraag centraal of er een gerede kans bestaat, dat het (Nederlandse deel van het) octrooi van Nutricia wegens het ontbreken van nieuwheid, althans gebrek aan inventiviteit, zal worden vernietigd, alsmede of, zo dit niet het geval mocht zijn, door Kruidvat inbreuk op het octrooi wordt gemaakt.
Kruidvat bestrijdt de nieuwheid van conclusie 1 (en die van de volgconclusies 2-11) op basis van vier documenten, die deels tijdens de oppositieprocedure niet aan de orde zijn geweest. Eén van deze documenten is een tijdig gepubliceerde octrooiaanvrage van Nutricia zelf.
Naar het voorlopig oordeel van het hof, bestaat er een gerede kans dat conclusie 1 van het octrooi zal worden vernietigd in de door Kruidvat bij de rechtbank ‘s-Gravenhage aanhangig gemaakte bodemprocedure: niet wegens gebrek aan nieuwheid, zoals Kruidvat betoogt, maar wel wegens gebrek aan inventiviteit.
Nutricia heeft er op gewezen dat een dergelijk voorlopig oordeel nog niet hoeft te leiden tot het afwijzen van de inbreukvordering. Waar het om gaat is de vraag of het octrooi in dusdanige mate zal worden herroepen dat geen sprake meer zal zijn van inbreuk op het octrooi. Dit mag op zichzelf juist zijn, maar daarvoor geldt wel de voorwaarde, dat door de formulering van een wijziging met voldoende duidelijkheid de grenzen worden getrokken van de bescherming die door het octrooi wordt geboden. Bovendien moet het gaan om een wijziging die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die wijziging gelegen beperking.
Door Nutricia is gesteld dat het octrooi beperkt kan worden tot de combinatie van conclusie 1 met twee, maar het hof begrijpt: vier van de onderconclusies. Het hof leidt hieruit af, dat de grenzen van het eventuele resterende deel van het octrooi zich niet eenvoudig laten vaststellen. Daarbij komt dat niet alle documenten die in de oppositieprocedure tegen het octrooi zijn ingebracht in deze procedure zijn overgelegd. Een en ander betekent dat de onderhavige zaak ingewikkelder is dan geschetst. Voor een nog diepgaander onderzoek dan hierboven aangegeven is in dit kort geding geen plaats.
Gezien het vorenstaande is in dit kort geding daarom voor een verbod (indirect) inbreuk te maken op het octrooi, voorzover verleend voor Nederland, geen plaats. Dit betekent dat de grieven van Nutricia niet kunnen leiden tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep. Het vonnis wordt bekrachtigd en Nutricia wordt veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.
Lees het vonnis hier.
Koketterende medicijnen
HvJ EG, conclusie AG Kokott, 26 oktober 2006, zaak C-412/05 P. Alcon Inc.tegen OHIM/ Biofarma SA
Bestaat er gevaar voor verwarring tussen twee woordmerken voor farmaceutische producten, te weten TRAVATAN en het oudere Italiaanse woordmerk TRIVASTAN. In alle instanties wordt deze vraag positief beantwoord, aangezien de waren soortgelijk zijn en de tekens visueel en fonetisch overeenstemmen.
Kokott verwerpt (bijna) alle verweren van Alcon. Ten aanzien van de gelijkheid van de waren stelt Kokott: "(...) Alcon complains that the Court of First Instance failed to require Biofarma to produce evidence of the similarity of both products. It submits that Travatan is administered in the form of eye drops, while Trivastan is a tablet. For that reason alone the products are not similar. (...) Alcon is wrong though in its submission that it is in eye-drop form that the medicinal product Travatan is to be considered. As already explained, for the trade mark applied for here the group of goods constituted by ophthalmic pharmaceutical preparations must be used as the basis for comparison. This group encompasses medicinal products which are sold for administration in various forms, hence also products which, like the product to be compared, are offered in tablet form."
Ten aanzien van het relevante publiek stelt Alcon dat deze niet wordt gevormd door de eindgebruikers, maar door degenen die het middel voorschrijven. Kokott geeft Alcon hierin gelijk, maar ziet geen reden om op grond hiervan het beroep te bekrachtigen: "In the case of medicinal products available only on prescription, the choice between various products is made not upon acquisition but earlier, during the medical consultation. Medicinal products available only on prescription are, because of the risks attaching to them, subject to special control by doctors, and also by pharmacists. (...) The risk, pointed out by OHIM and Biofarma, of confusion on the part of a patient who, independently of prescription, is confronted with the mark, is also of little significance, under trade mark law at any rate. In the Picasso judgment, the Court of Justice regarded the moment when the choice between the goods and marks is made as crucial for assessing the likelihood of confusion. Other points in time, at which confusion on the part of consumers might be more likely because they display a lesser level of attention, are by contrast of secondary importance. (...) Therefore, Alcon is correct in its argument that the relevant public for medicinal products available only on prescription is to be determined by reference to healthcare professionals, and not patients. Hence, notwithstanding the legal errors in the contested judgment, it is not to be set aside."
Alcon vecht tevens de visuele en fonetische vergelijking van de tekens aan. Alcon vecht hierbij het feitencomplex zoals gesteld door het Gerecht aan. Het beroep is niet-ontvankelijk in dit opzicht: "The Court of First Instance has exclusive jurisdiction to find and appraise the relevant facts and to assess the evidence. The appraisal of those facts and the assessment of that evidence thus do not, save where they distort the evidence, constitute a point of law which is subject, as such, to review by the Court of Justice on appeal."
De AG concludeert tot afwijzing van het beroep. Lees de conclusie hier.
Te koop aangeboden
Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 oktober 2006, KG ZA 06-1100. Plant Research International B.V. tegen Europe Fruit Trade B.V.
Plant Research International B.V (PRI), sinds 1983 houdster van een Nederlands kwekersrecht voor het aardbeienras ELSANTA, stelt dat Europe Fruit Trade B.V. (EFT) inbreuk heeft gemaakt op haar kwekersrecht per brief aanbieden en het vervolgens leveren van ELSANTA aan een onderneming in het Verenigd Koninkrijk en aan twee in Nederland gevestigde bedrijven.
PRI heeft op 2 december 2005 aan Fresh Forward een exclusieve licentie verleend voor onder meer ELSANTA. PRI stelt dat bij de verkoop van plantenmateriaal van het aardbeienras ELSANTA door Fresh Forward en bij de (sub) licentieovereenkomsten met derden is bedongen "dat de betreffende licentiehouder de platen van het ras uitsluitend mag verkopen en leveren aan andere licentiehouders, dan wel aan bedrijven en/of personen, die de planten gebruiken voor de teelt van fruit". De rechtbank oordeelt dat nu EFT de stelling niet heeft betwist, van de juistheid van de stelling dient uit te worden gegaan en dat een bedrijf, dat niet zelf aardbeien teelt en evenmin een licentienemer is, inbreuk maakt op het kwekersrecht van PRI indien het een aan de kwekersrechthouder voorbehouden handeling verricht.
Het verweer van EFT dat zij niet namens haarzelf maar namens verschillende zogenaamde "Van Gennip-ondernemingen" zou handelen (als gevolmachtigde dan wel als tussenpersoon) wordt afgewezen omdat EFT in haar communicatie met de afnemers op geen enkele wijze de "Van Gennip" constructie heeft vermeld terwijl verwacht mag worden dat een dergelijke constructie aan de handelspartners wordt gecommuniceerd. Tevens is onvoldoende aannemelijk geworden uit het door EFT overgelegde materiaal dat alle de afnemers volledig op de hoogte waren dat levering uiteindelijk door een "Van Gennip-onderneming" zou geschieden. Ten slotte is ook van belang dat ook namens de beweerdelijke volmachtgevers niet voldoende duidelijk is verklaard dat zij EFT daadwerkelijk gevolmachtigd hadden.
Hoewel de rechtbank de vraag open laat of enkel het "aanbieden" door EFT voldoende zou zijn voor een verbod, wordt ten overvloede overwogen:
"Weliswaar wordt het aanbieden niet als een voorbehouden handeling genoemd in art 40 ZPW (oud)/art 57 ZPW 2005, maar een aanbod kan niettemin een voldoende serieuze bedreiging vormen dat een voorbehouden handeling zal worden verricht om een eventueel op te leggen verbod te rechtvaardigen. Een aanbod is immers te beschouwen als een onmiskenbare voorbode voor daadwerkelijk in het verkeer brengen, verdere verhandeling of uitvoer".
De rechtbank ziet hier over het hoofd dat het "te koop aanbieden" zowel onder de oude ZPW als onder de nieuwe ZPW niet toegestaan is op grond van het begrip oude begrip "verder verhandelen" (art 40 jo 2 ZPW oud) resp. op grond van het nieuwe begrip "in de handel brengen" (art 57 jo 1 sub g ZPW 2005)
Er is er geen sprake van uitputting van het kwekersrecht.
Lees het vonnis hier
Eerst even voor jezelf lezen
- HvJ EG, conclusie AG Sharpston, 26 oktober 2006, zaak C-29/05 P. OHIM tegen Kaul GmbH
Community trade mark, opposition proceedings, examination of new material by a Board of Appeal. Lees de conclusie hier.
- HvJ EG, conclusie AG Kokott, 26 oktober 2006, zaak C-412/05 P. Alcon Inc.tegen OHIM/ Biofarma SA.
Gemeinschaftsmarke, Wortmarke ‚TRAVATAN‘. Widerspruch des Inhabers der Marke ‚TRIVASTAN‘, verweigerung der Eintragung, neues Vorbringen, medizinische Produkte. Lees de conclusie hier.
Voltooide inschrijvingsprocedure
HvJ EG, Conclusie Ruiz-Jarabo Colomer Dámaso, 26 oktober 2006, zaak C-46/05 Armin Häupl tegen Lidl Stiftung & Co. KG (niet beschikbaar in het Nederlands).
Suggesties van de AG voor antoorden op de volgende prejudiciële vragen:
1. Dient artikel 10, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG (1) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat met de datum waarop „de inschrijvingsprocedure is voltooid”, het begin van de periode van bescherming is bedoeld?
2. Dient artikel 12, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat er geldige redenen voor het niet-gebruiken van het merk bestaan, wanneer omstandigheden buiten de onderneming de door de houder van het merk gevolgde ondernemingsstrategie hebben vertraagd, of is de houder van het merk verplicht zijn ondernemingsstrategie te wijzigen teneinde het merk tijdig te kunnen gebruiken?
„Aus diesen Gründen schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die Fragen, die vom Obersten Patent- und Markensenat vorgelegt worden sind, wie folgt zu antworten:
1- Der Begriff „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens“ in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EWG […] über die Marken bezieht sich nicht auf den Beginn der Schutzdauer – mit dem er übereinstimmen kann –, sondern auf den Zeitpunkt, in dem die zuständige Behörde nach der nationalen Regelung – bzw. bei einer internationalen Marke das Internationale Büro – den Vorgang der Eintragung abschließt.
2- Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung der Marke nicht vom Willen ihres Inhabers abhängig sein dürfen und ein Hindernis für die Benutzung des Zeichens darstellen müssen. Liegen diese beiden Voraussetzungen vor, gehören bürokratische Formalitäten zu diesen Rechtfertigungsgründen, was aber nicht der Fall ist, wenn sie die Umsetzung einer Unternehmensstrategie behindern, da das Unternehmen dann seine Entscheidungsfähigkeit hinsichtlich deren Anpassung an die Unwägbarkeiten der Verwaltung uneingeschränkt behält. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, den Sachverhalt im Licht dieser Hinweise zu beurteilen.“
Lees de conclusie hier.