Eisenkolb Confectiemachines (hierna: Eisenkolb) en Inprotec zijn zustervennootschappen. Inprotec is houdster van Europees octrooi EP 0 725 587 (hierna: Het Microflex II octrooi) voor een curtain hook, verleend op 27 mei 1998 op een aanvrage van 27 oktober 1994 onder het inroepen van prioriteit vanaf 29 oktober 1993.

Op 28 juli 1993 was door Inprotec al een voorafgaande andere aanvrage gedaan in Nederland met betrekking tot een gordijnhaak. Deze terinzagelegging 93012321 (hierna: de Microflex I aanvrage) zag eveneens op een machine-innaaibare verstelbare kunststof gordijnhaak. Het Microflex II octrooi behelst een verdere ontwikkeling van de Microflex I aanvrage. In het Microflex II octrooi wordt niet de prioriteit ingeroepen van de Microflex I aanvrage en deze laatste aanvrage is ten opzichte van de Microflex II octrooi niet tijdig ingetrokken, maar juist openbaar gemaakt. Op 30 juli 1993 heeft Eisenkolb Confectiemachines een modeldepot verricht voor een adjustable curtain hook, waarin dezelfde figuren als die uit de Microflex I aanvrage worden weergegeven. Het model is op 30 september 1993 gepubliceerd - dus voorafgaand aan de prioriteitsdatum van het Microflex II octrooi.

Bij vonnis van de rechtbank Den Haag van 28 april 2004 (BIE 2005/40) gewezen tussen Eisenkolb en haar octrooigemachtigde is overwogen dat uit een brief van de octrooigemachtigde van Eisenkolb volgt dat door deze octrooigemachtigde ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk is erkend dat het genoemde modeldepot de gehele uitvinding van de Microflex II octrooi openbaart, hetgeen betekent dat tussen die partijen als vaststaand moest worden aangenomen dat die tekeningen uit het modeldepot nieuwheidsschadelijk is voor het gehele octrooi.

Wijbenga had de intentie om op de markt te komen met de Flexhook, ook een gordijnhaak. Na een sommatie van Eisenkolb heeft Wijbenga echter besloten een ander type gordijnhaak op de markt te brengen, genaamd de Conflex. De Flexhook is nooit op de markt geweest, er bestaat aleen een prototype van. Eisenkolb sommeert Wijbenga in december 2004 om de verhandling van de Conflex gordijnhaak te staken i.v.m. inbreuk op het octrooi en de modeldepot van Eisenkolb.

Wijbenga vordert in dit geding vernietiging van het octrooi en subsidiair een verklaring voor recht van niet-inbreuk met betrekking tot de Conflexhaak. Daarnaast vordert Wijbenga een verklaring voor recht van onrechtmatig handelen van Eisenkolb, bestaande uit het aanvragen van het octrooi en het model en het inroepen en handhaven daarvan jegens Wijbenga.

De rechtbank oordeelt dat het Microflex II octrooi inderdaad nietig is wegens niet nieuwheid omdat de uitvindingsgedachte letterlijk in dezelfde bewoordingen terugkomt in de beschrijvingen van de Microflex I aanvrage. De niet ingetrokken Microflex I aanvrage moet bij de beoordeling van de nieuwheid van het Microflex II octrooi tot de fictieve stand van de techniek in de zin van artikel 4 lid 3 ROW 1995 worden gerekend. De microflex I aanvrage is nieuwheidsschadelijk voor het Microflex II octrooi.  De nieuwheidsschadelijkheid is ook te halen uit de tekeningen van het modeldepot van Eisenkolb en uit de ondubbelzinnige en onvoorwaardelijk aangemerkte erkenning door de octrooigemachtigde dat de gordijnhaak uit het modeldepot nieuwheidsschadelijk is voor het Microflex II octrooi.

De Haagse rechtbank:

"Dat laatste moet ook in de onderhavige procedure worden aangenomen. Weliswaar betwist Eisenkolb thans (ten pleidooie) dat de octrooigemachtigde in bedoelde procedure de ongeldigheid van EP '587 (het Microflex II octrooi, red., IEForum) zou hebben erkend, maar dat wordt gepasseerd. Nog daargelaten dat blijkens bedoeld vonnis tussen die partijen - waaronder Eisenkolb Confectiemachines en Inprotec - als vaststaand is aangenomen dat de tekeningen uit het modeldepot nieuwheidsschadelijk zijn voor het hele octrooi, een positie die zich moeilijk verdraagt met het thans in deze procedure ingenomen standpunt, is het geheel aan Eisenkolb zelf te wijten dat daar eveneens in de onderhavige procedure van moet worden uitgegaan. Dat is alleen al zo, omdat zij heeft geweigerd aan een rechterlijk bevel tot overlegging van de processtukken uit die procedure tegen de octrooigemachtigde geviolg te geven (sic) (zie vonnis hier). De rechtbank trekt daar onder meer de gevolgtrekking uit dat de octrooigemachtigde van Eisenkolb wel degelijk conform het vonnis in die procedure een ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke erkenning heeft gedaan als in dat vonnis geformuleerd."

Het model van Eisenkolb wordt echter wel geldig geacht door de rechtbank. De Microflex I aanvrage is niet nieuwheidsschadelijk voor het model omdat de terinzagelegging daarvan dateert van na het modeldepot. De beschermingsomvang van het model wordt echter niet groot geoordeeld omdat een groot deel van de gordijnhaak technisch bepaald is.  De Conflexhaak van Wijbenga maakt geen inbreuk op het model van Eisenkolb. Verklaring voor recht van non-inbreuk op het modelrecht van Eisenkolb wordt toegewezen.

De rechtbank acht het jegens Wijbenga inroepen van het Microflex II octrooi onrechtmatig, en vindt Eisenkolb daarvoor schadeplichtig, onder andere omdat Eisenkolb reeds voor aanvang van de sommatiecorrespondentie met Wijbenga in de procedure tegen haar octrooigemachte als vaststaand had aangenomen dat de tekeningen bij het modeldepot nieuwheidsschadelijk zijn voor het betreffende octrooi. Het vonnis in deze procedure tegen de octrooigemachtigde was reeds zeven maanden voor aanvang van de sommaties aan het adres Wijbenga gewezen door de rechtbank Den Haag.

Zie het vonnis hier.

Van Boxford mag op grond van de schikkingsovereenkomst worden verwacht dat zij zich, meer dan zij tot nu toe heeft gedaan, inspant om de feitelijke toedracht van het verkrijgen van de litigieuze rookmelders te achterhalen. Boxford heeft nagelaten informatie te verschaffen die Eyston mogelijk zou helpen om te achterhalen wat de herkomst is van de litigieuze rookmelders en waar zij precies zijn terechtgekomen. Dat Eyston inderdaad gebaat zou zijn bij deze informatie hoeft geen twijfel te lijden.

Overwogen wordt ook dat het accountantsrapport slechts is gebaseerd op documenten die Boxford zelf heeft aangeleverd. De accountant is niet in staat gesteld om te controleren of de overgelegde documenten, waaronder de lijst van verkochte rookmelders, gestaafd worden door onderliggende documenten, waaronder bijvoorbeeld facturen. Accountantscontrole louter op basis van eigen opgave is in dit geval niet toereikend. Gelet hierop zal Boxford worden veroordeeld om, op haar kosten, een nieuw accountantsrapport te laten opmaken, waarbij Boxford de accountant toegang dient te verlenen tot haar gehele bedrijfsadministratie.

Lees het vonnis hier.

Op 31 augustus 2004 hebben de PKN en de HHK een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin, voor zover van belang, het volgende is opgenomen:  “HHK zal zich met ingang van heden bedienen van de naam “Hersteld Hervormde Kerk” c.q. de afkorting: “HHK”. Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst heeft de HHK haar naam gewijzigd in Hersteld Hervormde Kerk en is zij, met veel van de bij haar aangesloten gemeenten, de overeengekomen naam daadwerkelijk gaan voeren.

Op 28 januari 2006 heeft de generale synode van de HHK echter besloten de overeengekomen namen niet in haar kerkorde op te nemen.

Kernvraag die in dit kort geding dient te worden beantwoord is of de HHK is gehouden de tussen haar en de PKN op 31 augustus 2004 gesloten vaststellingsovereenkomst na te komen.

Voorop wordt gesteld dat ingevolge artikel 2:2 lid 1 BW zowel de PKN als de HHK als kerkgenootschap rechtspersoonlijkheid bezit en uit dien hoofde bevoegd is overeenkomsten te sluiten. Daarbij merkt de voorzieningenrechter op dat de burgerlijke rechter weliswaar niet mag treden in vragen die zijn gelegen op het gebied van geloof en belijdenis, maar wel in vragen die betrekking hebben op de wijze waarop partijen aan het rechtsverkeer deelnemen.

In zoverre speelt de vraag of de generale synode nog goedkeuring moest geven aan de vaststellingsovereenkomst ook geen rol nu een dergelijke goedkeuring niet als uitdrukkelijke voorwaarde voor de geldigheid in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen. Immers, civielrechtelijk gezien kan de HHK - blijkens de aanhef van de vaststellingsovereenkomst is zij de contractspartij - een overeenkomst sluiten met een andere partij die rechtens bij niet nakoming daarvan ook afdwingbaar is.

Voor de beoordeling van de kernvraag zal echter op de voet van de bekende Haviltex-maatstaf  behalve naar de inhoud van de vaststellingsovereenkomst ook moeten worden gekeken naar de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van die overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Gezien de ten processe en in de stukken uiteengezette wijze, waarop de fusie van de NHK, de Gereformeerde Kerken Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden tot de PKN heeft plaatsgevonden, moet er in dit kort geding voorshands van worden uitgegaan dat de rechtspersoon NHK bij meerderheidsbesluit is opgegaan in de PKN, waardoor de PKN juridisch de rechtsopvolger van de NHK is geworden. Voorshands moet dan ook worden aangenomen dat de leden van de voormalige NHK die niet met de fusie wilden meedoen, zijn uitgetreden uit dit kerkelijk verband en vlak na de fusie van 1 mei 2004 een nieuw kerkelijk verband, de HHK, hebben opgericht. In hoeverre zij hiermee het gedachtegoed van de NHK hebben voortgezet is een kerkrechtelijke vraag, die in dit kort geding in het midden kan blijven.

Naar de stellingen van de HHK wordt het door hen opgerichte kerkelijk verband geregeerd door de kerkorde van de NHK uit 1951, zoals die voor de fusie en uittreding voor de NHK gold. Dit feit kan echter naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet meebrengen dat de HHK ook de in artikel 1 van die kerkorde opgenomen naam van de NHK onverkort kan voeren – hoe gerechtvaardigd ook het verlangen daartoe uit geloofsoverwegingen zou mogen zijn –, nu de oorspronkelijk rechthebbende op die naam is opgegaan in de PKN.

Het lag en ligt dan ook in de rede dat de HHK haar kerkorde zal moeten wijzigen in die zin dat de daarin opgenomen naam niet geheel identiek zal zijn aan de tot 2004 door de NHK gevoerde naam.

Vrijwel onmiddellijk na het uittreden en de oprichting van de HHK zijn de PKN en de HHK met elkaar in overleg getreden met betrekking tot de naamskwestie. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het aannemelijk dat het voor de PKN in die periode allerminst duidelijk was dát de HHK een eigen kerkorde had en welke kerkorde zij dan precies hanteerde. Voorshands geoordeeld betekent dit dat de PKN er geen rekening mee behoefde te houden dat de HHK de vaststellingsovereenkomst slechts wilden aangaan onder de ontbindende voorwaarde dat haar generale synode in een tweede bijeenkomst de overeengekomen naamswijziging zou goedkeuren.

Een en ander wordt versterkt door het feit dat de HHK haar naam onmiddellijk heeft gewijzigd in Hersteld Hervormde Kerk en vervolgens die naam, met veel van de bij haar aangesloten gemeenten, ook daadwerkelijk is gaan voeren. Uiteindelijk heeft de HHK bijna anderhalf jaar lang zonder problemen de nieuwe naam gevoerd. Voorts is voor het aannemen van een nieuwe naam weliswaar een dubbele synode vereist, maar voor het afzien van het gebruik van bepaalde namen niet.

Met betrekking tot de bedoeling van partijen overweegt de voorzieningenrechter nog dat niet anders kan worden geoordeeld dan dat de PKN en de HHK de intentie hadden om met betrekking tot de naamskwestie bindende afspraken met elkaar te maken. Onder deze omstandigheden mocht de PKN ervan uitgaan dat het moderamen van de HHK bevoegd was bindende afspraken op dit punt te maken. De HHK heeft op zijn minst genomen de schijn gewekt dat het moderamen bevoegd was de HHK rechtsgeldig te vertegenwoordigen door hangende het dreigende kort geding met de PKN om de tafel te gaan zitten.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat gelet op deze omstandigheden (het moderamen van) de PKN er redelijkerwijs vanuit mocht gaan dat het moderamen van de HHK handelde namens de HHK met de bedoeling tussen partijen bindende afspraken te maken.

Het een en ander leidt naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter tot de conclusie dat de HHK, door (wederom) gebruik te maken van de namen “Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk”, “Nederlandse Hervormde Gemeente (in hersteld verband)” en “Hervormd Kerkblad” toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de op 31 augustus 2004 gesloten vaststellingsovereenkomst. Het primair gevorderde zal daarom worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Zaaknummer: 200507682/1

Publicatie datum:
 woensdag 3 mei 2006
 
Tegen:
 Stichting De Thuiskopie
 
Proceduresoort:
 Hoger beroep
 
Rechtsgebied:
 Kamer 3 - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 

--------------------------------------------------------------------------------

200507682/1.
Datum uitspraak: 3 mei 2006

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats], [land],

tegen de uitspraak in zaak no. AWB 05/206 van de rechtbank Haarlem van 26 juli 2005 in het geding tussen:

appellant

en

de stichting "Stichting De Thuiskopie".

1. Procesverloop

Bij brief van 29 september 2004 heeft de stichting "Stichting De Thuiskopie" (hierna: de stichting) appellant bericht dat hij in strijd met de Auteurswet en de door hem ondertekende onthoudingsverklaring heeft gehandeld en heeft de stichting uit hoofde van deze onthoudingsverklaring een boete van € 795.420,00 gevorderd.

Bij brief van 9 december 2004 heeft de stichting op het daartegen door appellant gemaakte bezwaar, voor zover hier van belang, geantwoord dat zij geen bestuursorgaan is.

Bij uitspraak van 26 juli 2005, verzonden op 28 juli 2005, heeft de rechtbank Haarlem (hierna: de rechtbank) zich onbevoegd verklaard van het daartegen ingestelde beroep kennis te nemen. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 augustus 2005, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 11 oktober 2005 heeft de stichting van antwoord gediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 31 januari 2006, waar appellant in persoon, bijgestaan door mr. B. Benard, advocaat te Den Haag, en F. van der Loos, juridisch adviseur te Den Haag, en de stichting, vertegenwoordigd door mr. D. Griffiths, advocaat te Amsterdam, en mr. R.M. Zimmermann en mr. S.J. Donker, werkzaam bij de stichting, zijn verschenen.

Ter zitting heeft de stichting met toestemming van appellant een nader stuk overgelegd.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) wordt onder bestuursorgaan verstaan:

a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

b. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder een besluit verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke handeling.

2.2. Ingevolge artikel 16c, eerste lid, van de Auteurswet (hierna: de Aw) wordt als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

Ingevolge artikel 16c, tweede lid, van de Aw is voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, de fabrikant of de importeur van een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd.

Ingevolge artikel 16d van de Aw dient de betaling van de in artikel 16c bedoelde vergoeding te geschieden aan een door de minister van Justitie aan te wijzen, naar zijn oordeel representatieve rechtspersoon, die belast is met de inning en de verdeling van deze vergoeding overeenkomstig een reglement, dat is opgesteld door deze rechtspersoon, en dat is goedgekeurd door het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

2.3. De Stichting De Thuiskopie is de rechtspersoon die is belast met de inning en verdeling van de thuiskopievergoedingen op blanco dragers, die fabrikanten en importeurs zijn verschuldigd op grond van artikel 16c van de Aw. De stichting is daartoe door de minister van Justitie op grond van artikel 16d van de Aw aangewezen bij besluit van 20 februari 1991 (Stcrt. 1991, 42).

2.4. Niet in geschil is dat de stichting geen bestuursorgaan is als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a, van de Awb, nu zij niet krachtens publiekrecht is ingesteld.

2.5. Appellant betoogt dat de rechtbank zich ten onrechte onbevoegd heeft verklaard, omdat zij heeft miskend dat de stichting een bestuursorgaan is als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b, van de Awb. Appellant voert daartoe aan dat de stichting een wettelijke plicht vervult doordat zij ingevolge artikel 16d van de Aw is belast met de inning en verdeling van de thuiskopievergoedingen en daartoe door de minister is aangewezen, terwijl zij tevens aan overheidstoezicht is onderworpen. Bovendien beschikt de stichting volgens appellant ingevolge de Auteurswet over publiekrechtelijke bevoegdheden verband houdende met een verplichte informatieverstrekking aan de stichting en is de geheimhoudingsplicht vervat in artikel 2:5, tweede lid, van de Awb op de stichting van toepassing. Aldus is de stichting volgens appellant betrokken bij en belast met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak van de minister om te zorgen voor een effectief stelstel ter waarborging van de rechten van auteursrechthebbenden middels een goed en evenwichtig systeem van heffingen en inning van de verschuldigde vergoedingen, mede gelet op de verplichtingen die de Nederlandse overheid daartoe heeft op grond van internationale regelgeving, zoals het TRIPS Verdrag en Europese Richtlijn 2001/29/EG. Voorts voert appellant aan dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de stichting vooral een faciliterende en ondersteunende rol heeft, hetgeen volgens hem niet blijkt uit de Auteurswet. Ook wanneer het tegendeel zou gelden, sluit dat volgens appellant niet uit dat aan de stichting een overheidstaak is opgedragen en haar daarvoor publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend.

2.6. Dit betoog slaagt niet. Beslissend voor de vraag of de stichting in het onderhavige geval met enig openbaar gezag is bekleed als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b, van de Awb, is of het opleggen van een boete, zoals vervat in de brief van 29 september 2004, de uitvoering van een haar opgedragen overheidstaak betreft, en haar de daarvoor benodigde publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend.

De Afdeling is van oordeel dat de boete die appellant blijkens de brief van 29 september 2004 is verschuldigd, voortvloeit uit het niet naleven van de onthoudingsverklaring die hij op 12 juni 2004 heeft getekend. Bij deze onthoudingsverklaring heeft appellant verklaard:

- aan de stichting volledig en correct opgave te zullen doen van het aantal geïmporteerde en/of gefabriceerde en/of op de markt gebrachte blanco dragers;

- de wettelijk verschuldigde thuiskopievergoeding volledig en tijdig aan de stichting te zullen voldoen;

- elke vorm van import en/of fabricage en/of verkoop van blanco dragers, waarover niet de wettelijk verschuldigde thuiskopievergoeding is voldaan, te staken en gestaakt te houden;

zulks onder verbeurte van een direct opeisbare boete van € 10,00 voor iedere blanco drager die geheel of gedeeltelijk in strijd met deze verklaring niet tijdig wordt opgegeven en/of waarover geen thuiskopievergoeding wordt voldaan dan wel wordt geïmporteerd en/of gefabriceerd en/of op de markt gebracht, onverminderd het recht van de stichting op volledige schadevergoeding.

Deze verklaring is privaatrechtelijk van aard, gelijk de rechtbank terecht heeft overwogen. Nu de boete is opgelegd in het kader van een tussen appellant en de stichting bestaande privaatrechtelijke rechtsverhouding, is de stichting in ieder geval ter zake van het opleggen van deze boete niet aan te merken als een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b, van de Awb en zijn de brieven van de stichting van 29 september 2004 en 9 december 2004 niet aan te merken als besluiten als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. De rechtbank is tot dezelfde conclusie gekomen. Of de stichting ook overigens als een bestuursorgaan in evenbedoelde zin is aan te merken, behoeft onder deze omstandigheden geen bespreking. De rechtbank heeft zich derhalve reeds hierom terecht onbevoegd verklaard.

2.7. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. J.E.M. Polak, Voorzitter, en mr. D.A.C. Slump en mr. G.J. van Muijen, Leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Groenendijk, ambtenaar van Staat.

w.g. Polak w.g. Groenendijk
Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 3 mei 2006

164-477.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid bepaalt het gerecht: "Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours sont recevables dans leur ensemble. Il en va de même pour les griefs pris d’une violation des droits conférés aux requérantes par l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive et par l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 en ce qui concerne leurs marques nationales intracommunautaires et leurs marques communautaires."

Ten aanzien van het beweerdelijk, onbillijk en onzorgvuldig gedrag van de Commissie concludeert het gerecht: "Dès lors que ni l’illégalité du comportement reproché à la Commission ni l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement reproché et le préjudice invoqué n’a pu être établie, les conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne sont pas remplies. Dans ces conditions, l’action indemnitaire des requérantes fondée sur ce régime de responsabilité doit être rejetée."
Het beroep wordt verworpen. Lees hier het arrest (alleen in het Frans).

Op 11 november 2005 is ZO Verzekeringen B.V. in het handelsregister ingeschreven, waarbij haar naam tevens als te voeren handelsnaam werd vermeld. Met ingang van 1 januari 2006 bedient ZO Verzekeringen B.V. zich ook feitelijk van die handelsnaam, en wel voor haar activiteiten op het gebied van verzekeringen. \\

Weststreek c.s. hebben, nadat zij hadden kennisgenomen van het gebruik door ZO Verzekeringen B.V. van de handelsnaam ZO Verzekeringen B.V., op 6 februari 2006 in het handelsregister laten inschrijven dat zij zich (onder meer) bedienen van de handelsnaam ZO verzekeringen, en wel met ingang van 1 november 2005. Weststreek c.s. hebben op 6 maart 2006 bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk ZO VERZEKERINGEN gedeponeerd voor onder meer verzekeringen.

Weststreek c.s. stellen (samengevat) dat zij als eerste de handelsnaam ZO verzekeringen voerden, zodat ZO Verzekeringen B.V. door het gebruik van een handelsnaam waarin die aanduiding voorkomt, inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Weststreek c.s.. Tevens maakt ZO Verzekeringen B.V. door het gebruik van de aanduiding ZO Verzekeringen inbreuk op het merkrecht van Weststreek c.s.

Vast staat dat, toen ZO Verzekeringen B.V. haar handelsnaam in kwestie in het handelsregister inschreef en ging gebruiken, in dat handelsregister geen gelijkluidende naam als handelsnaam was ingeschreven, laat staan als handelsnaam van Weststreek c.s.. Uiteraard is dat niet doorslaggevend voor de vraag aan wie van partijen uiteindelijk het handelsnaamrecht op de aanduiding ZO verzekering toekomt, maar het betekent wel (i) dat ZO Verzekeringen B.V. niet zonder meer bedacht behoefde te zijn op het reeds bestaan van een dergelijke handelsnaam (ii) dat op Weststreek c.s. eens te meer de bewijslast rust van hun stelling dat zij de betreffende handelsnaam reeds gebruikten voordat ZO Verzekeringen B.V. daarmee begon en (iii) dat, willen de vordering van Weststreek c.s. in dit kort geding toewijsbaar zijn, zij aannemelijk zullen moeten maken dat zij het bewijs van een dergelijk eerder gebruik in een bodemprocedure zullen kunnen leveren.

Dat laatste doet zich evenwel niet voor. Uit de producties die Weststreek c.s. hebben overgelegd en waaruit volgens hen het anterieure gebruik volgt, valt niets meer en anders af te leiden dan dat Weststreek c.s. de aanduiding zo.nl hebben gebruikt, al dan niet met de toevoeging “verzekeringen”. Dat is niet hetzelfde als gebruik van de handelsnaam ZO verzekeringen.

Een en ander betekent dat het er voorshands voor moet worden gehouden dat het ZO Verzekeringen B.V. is geweest die de handelsnaam ZO verzekeringen het eerst heeft gebruikt.

Ook voor zover de vordering van Weststreek c.s. is gegrond op het merkenrecht is deze niet toewijsbaar, nu gelet op het eerdere gebruik door ZO Verzekeringen B.V. aan gerede twijfel onderhevig is of Weststreek c.s. ten tijde van het door haar verrichte depot een geldig merkrecht op de aanduiding ZO verzekering konden verkrijgen. De omstandigheid dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat ZO Verzekeringen B.V. het eerst de handelsnaam ZO verzekeringen heeft gebruikt betekent nog niet dat haar vordering toewijsbaar is. Daarvoor is immers nodig dat aannemelijk is dat als gevolg van het -in elk geval thans zich voordoende- gebruik door Weststreek c.s. van de handelsnaam ZO verzekeringen verwarring bij het in aanmerking komende publiek te duchten is.

Als over en weer in het ongelijk gesteld zullen partijen hun eigen kosten hebben te dragen.

Lees het vonnis hier.

Met het oog op het aflopen van het ABC hebben diverse generieke producenten, waaronder Merck Generics, medicijnregistraties aangevraagd en verkregen voor generieke sumatriptan. Merck Generics heeft daarnaast haar product ook alvast laten opnemen in de G-Standaard voor mei 2006; de G-Standaard is een databank van alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, met prijsopgave, die wordt onderhouden door het bedrijf Z-Index B.V. Deze databank, althans een uittreksel daaruit, wordt ook wel "de Taxe (voor geneesmiddelen)" genoemd. Voor producenten van geneesmiddelen is opname in de Taxe van essentieel belang, omdat apotheekhoudenden een geneesmiddel in beginsel slechts zullen afleveren als dat met gebruikmaking van de in de G-Standaard opgenomen codes kan worden gedeclareerd bij een zorgverzeraar.

De G-Standaard voor mei 2006 is eind april (dus voor afloop van het ABC) voor de diverse partijen in de geneesmiddelen-branche beschikbaar gekomen voor raadpleging. Op 27 april 2006 is door Z-index een nadere mededeling gedaan (door middel van een zgn. "Taxe-brief") dat de generieke sumatriptan van Merck Generics met het oog op het octrooi op het originele product pas ná 16 mei 2006 zou worden verhandeld. Volgens de voorzieningenrechter is dit van belang voor het oordeel dat van inbreuk geen sprake is. Daarnaast weegt mee dat de aanbieding door Merck Generics is opgenomen in de G-Standaard die betrekking heeft op de maand waarin het tijdstip valt vanaf waarvan het haar zal zijn toegestaan om (afleverings)handelingen te verrichten met betrekking tot het onder bescherming gestelde product. Tenslotte weegt voor de voorzieningenrechter mee dat opname in de G-Standaard noodzakelijk is om een ongestoorde en onmiddellijke aflevering van het generieke geneesmiddel na afloop van de bescherming van het ABC mogelijk te maken.

Lees het vonnis hier

 Fortis c.s. hebben, integendeel, onweersproken gesteld dat de ingeroepen andere merkinschrijvingen ofwel samenhangen met door hen gesponsorde projecten ofwel zodanig verschillende waren of diensten betreffen, dat zij, Fortis c.s. daarvan geen nadeel ondervinden en daarom ook geen actie ondernomen hebben. Genoemd verweer van Club Cruise c.s. faalt.

In de domeinnamen moet het woord “fortis” als het kenmerkende of meest onderscheidende deel worden aangemerkt, nu de toevoegingen slechts algemeen bekende benainingen vormen van spellen., sporten (“sports”) of een instelling voor gokspelen (“casino”), aan welke benamingen geen onderscheidend vermogen toekomt. Naar voorlopig oordeel sprake van een voldoende mate van overeenstemming om te kunnen leiden tot een merkinbreuk als bedoeld in subonderdelen b en c van artikel 13, onderdeel A.1, BMW.

Soortgelijkheid van de diensten is enkel vereist voor de merkinbreuk als bedoeld in het meergenoemde subonderdeel b. Volgens vaste rechtspraak geldt subonderdeel c immers, ondanks de bewoording ervan, zowel voor soortgelijke waren/diensten als voor niet-soortgelijke waren/diensten. Dit subonderdeel c betreft het geval van een bekend merk Volgens Fortis c.s. is hun woordnaerk ecn bekend merk in de zin van de BMW.

Dit is, gelet op de stellingen van Fortis c.s. en de door hen overgelegde stukken, voldoende aannemelijk en is door Club Cruise c.s. ook niet of onvoldoende weersproken. Nu hieruit volgt dat van subonderdeel c moet worden  uitgegaan, kan de soortgelijkheid van diensten in het midden blijven en moet worden beoordeeld (i) of Club Cruise c.s. hun teken zonder geldige reden gebruiken en (ii) of dat gebruik leidt tot, kort gezegd, ongerechtvaardigd voordeel voor Club Cruise c.s. dan wel merkschade voor Fortis c.s.

Ten aanzien van de geldige reden hebben Club Cruise c.s. niets gesteld of overgelegd waaruit zou kunnen blijken dat er voor hen een bijzondere reden bestond om nu juist de naam “fortis’ voor hun gokdiensten te kiezen. 

Ten aanzien van de eis van, kort gezegd., een ongerechtvaardigd voordeel dan wel merkschade wordt overwogen dat Fortis c.s. voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de domeinnamen afbreuk doen aan de reputatie van hun merk. Aangenomen kan immers worden (i) dat domeinnamen  bij het publiek, mede gezien de bekendheid van het merk, de suggestie wekken dat Fortis  ook op het gebied van gokspelen actief zijn geworden en (ii) dat een dergelijke suggestie, gezien het negatieve imago van gokspelen, schadelijke gevolgen heeft voor Fortis die als aanbieders van financiële diensten bij uitstek afhankelijk zijn van hun goede naam en faam.

De voorgaande overwegingen leiden vooralsnog tot de slotsom dat Club Cruise c.s. door het gebruik van de domeinnamen in kwestie inbreuk maken op het woordmerk Fortis. Zij zijn derhalve gehouden aan die een inbreuk een einde te maken.

Voor zover Fortis c.s. hebben gevorderd dat dit bevel ook moet gelden voor de rechtsopvolgers van Club Cruise c.s., is dat niet toewijsbaar, ook niet als die rechtsopvolgers - zoals Fortis hebben bepleit - de domeinnamen namens of ten behoeve van Club Cruise c.s. zouden gebruiken. De desbetreffende derden hebben immers als rechtsopvolgers een eigen recht betreffende de domeinnamen en zij zijn als zodanig niet aan de onderhavige uitspraak gebonden, nu zij geen partij zijn in dit kort geding.

Voorts kunnen Fortis c.s. uit hoofde van hun exclusieve recht ook aanspraak maken op de gevorderde overdracht van de domeinnamen, zodat de vordering op dit punt eveneens toewijsbaar is. Daaraan kan niet in de weg staan dat ter zitting is gebleken dat Club Cruise B.V. inmiddels de op haar naam geregistreerde domeinnamen aan een derde heeft  overgedragen. Die overdracht moet vooralsnog jegens Fortis c.s. onrechtmatig worden geacht, nu Club Cruise B.V. met de aanspraken van Fortis c.s. op die domeinnamen en met een mogelijke procedure bekend was door de sommatiebrief van 22 maart 2006 en zij desondanks daarna die domeinnamen aan een derde heeft overdragen of in ieder geval de overdracht daarvan doorgang heeft laten vinden.

Lees het vonnis hier.