Juli 2017. De laatste drie weken is er bij het Amerikaanse merkenregister een opvallend groot aantal nieuwe aanvragen voor smerige en racistische merken binnengekomen. Cock Sucker, Nigger Please, Crackhead Jesus en Dicks by Mail, het zijn maar enkele voorbeelden.

SUPREME COURT
De oorzaak van deze golf aan schunnige aanvragen is een uitspraak van 19 juni in de zaak Matal v Tam, waarin de Supreme Court, de hoogste Amerikaanse rechter, heeft bepaald dat merken die kleinerend of vernederend zijn, niet meer geweigerd mogen worden. De kwestie voor de Supreme Court was aangespannen door Simon Tam, de voorman van de Aziatisch-Amerikaanse rockband The Slants.

THE SLANTS GEWEIGERD
Toen Tam in 2011 merkbescherming aanvroeg voor de bandnaam The Slants, werd de registratie door het Amerikaanse merkenbureau geweigerd. Volgens het merkenbureau heeft Slant een negatieve betekenis. Slant (scheef, steil) verwijst naar de stand van de ogen van mensen met een Aziatische afkomst en wordt vaak in spottende of beledigende zin gebruikt. Omdat de Amerikaanse merkenwet bepaalt dat een merk dat voor een bepaalde groep mensen kleinerend kan zijn niet geregistreerd mag worden, weigerde het bureau The Slants in te schrijven.

IN STRIJD MET GRONDWET
Tam ging in beroep en vervolgens begon een lange weg langs verschillende rechters. Hoewel hij in eerste instantie in het ongelijk werd gesteld, trok Tam uiteindelijk in juni van dit jaar in hoger beroep toch aan het langste eind. De Supreme Court stelt dat de 70 jaar oude bepaling in de merkenwet dat kleinerende of beledigende merken geweigerd moeten worden, in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en daarmee met de Amerikaanse Grondwet.

OOK VOOR VUNZIGE MERKEN?
Hoewel de uitspraak in de Slants-zaak in principe alleen betrekking heeft op kleinerende (disparaging) merken, is de verwachting dat hij ook consequenties heeft voor beledigende of onfatsoenlijke merken. Dat verklaart de instroom van alle vunzigheid van de laatste weken.

REDSKINS NU WEL?
De zaak zal vermoedelijk ook een nieuwe wending geven aan het al jaren voortslepende conflict over de merknaam Redskins. Dit merk, dat is aangevraagd door het football-team de Washington Redskins, is ook geweigerd omdat het kleinerend en beledigend zou zijn. Op basis van The Slants-uitspraak zal de merkregistratie van Redskins nu vermoedelijk ook geaccepteerd moeten worden.

VUNZIGHEDEN ON HOLD
En ondertussen staat er bij het Amerikaanse merkenbureau nog een groot aantal aanvragen van het afgelopen jaar ‘on hold’, allemaal in afwachting van de uitspraak van de hoogste rechter in The Slants-zaak. Vermoedelijk zal het Amerikaanse merkenbureau nu ook deze aanvragen, van Camel Toe Camouflage tot Anal Overdose, opnieuw bekijken in het licht van de Slant-beslissing.

Onderstaande afbeelding: voorbeelden van merken die on hold staan / bron Ed Timberlake op Instagram

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de Volkskrant, 5 juli 2017.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 juni 2017, IEF 16915; IT 2312; ECLI:NL:RBAMS:2017:4634 (Ziggo c.s. tegen EMM en FOX). Distributieovereenkomst. Uitleg definitiebepalingen. Ziggo B.V. heeft een distributieovereenkomst gesloten met EMM en Fox. Ziggo B.V. heeft blijkens deze overeenkomst tot minimaal 31 juli 2020 het recht om het signaal voor de voetbalkanalen FOX Sports Eredivisie en Fox Sports Channels in heel Nederland te distribueren. Eind 2014 zijn Ziggo B.V. en Ziggo Services (het voormalige UPC Nederland) onderdeel van dezelfde onderneming geworden. Ziggo Services heeft een nieuwe distributieovereenkomst gesloten met EMM en Fox, die afloopt op 31 juli 2017. Geschil omtrent uitleg definitiebepaling. In kort geding vordert Ziggo c.s. FOX te gebieden tot nakoming van haar verplichting tot aanlevering van de signalen voor de FOX Sport Channels. Ziggo mag vanaf 1 augustus 2017 geen betaald voetbal, zoals aangeboden door FOX Sports, meer doorgeven aan zijn abonnees die vroeger klant waren van UPC. Het contract van het vroegere UPC met Fox Sports verloopt namelijk op 31 juli 2017. Gezien het commerciële belang van EMM en FOX mag geen ruime uitleg gegeven worden aan de definitiebepaling. Niet aannemelijk is dat Ziggo B.V. zal slagen in het leveren van tegenbewijs.

Gerecht EU 5 juli 2017, IEF 16923; IEFbe 2239; ECLI:EU:T:2017:467; T‑3/16 (Allstate tegen EUIPO) Merkenrecht. Beschrijvend karakter. Allstate heeft het woordmerk 'DRIVEWISE' gedeponeerd bij het EUIPO. Dit werd afgewezen op de grond dat het beschrijvend was voor de ingeschreven goederen en diensten. Beroep bij EUIPO werd afgewezen. Allstate vordert vernietiging van dit vonnis. Het is algemeen bekend dat bepaalde bijwoorden en bijvoeglijk naamwoorden in het Engels worden gebruikt, bijvoorbeeld de uitdrukking 'drive safe' wat wordt gezien als equivalent van 'drive safely'. Hieruit volgt dat de term 'drivewise' met betrekking tot de betrokken goederen en diensten onmiddellijk door het relevante publiek kan worden begrepen als de grammaticale correcte uitdrukking 'drive safely'. Het beroep wordt verworpen.

Nederlandse rechters moeten meer prejudiciële vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie. “Die dragen bij aan de ontwikkeling van het Unierecht in alle lidstaten van de Europese Unie,” zegt Sacha Prechal. De rechter van het Europese Hof van Justitie reageert daarmee op het vorige week gepresenteerde jaarverslag over 2016 van het Hof waaruit blijkt dat Nederland uit de top 3 is geduikeld van landen met de meeste prejudiciële verwijzingen. In 2015 was Nederland nog derde.

Nationale rechters kunnen een prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie stellen als ze duidelijkheid willen over de interpretatie van Unierecht of geldigheid van Europese maatregelen. In totaliteit nam het aantal prejudiciële verzoeken wel toe: van 537 in 2012 tot 575 in 2016.

De Nederlandse strafrechter en hoogleraar Europese rechtspleging Marc de Werd (Gerechtshof Amsterdam en Universiteit Maastricht) zegt dat vooral Nederlandse strafrechters een stap extra moeten zetten. “Ze zijn vaak huiverig om een vraag aan het Hof te stellen,” betoogt hij.

In 2015 stelden Nederlandse rechters nog 40 prejudiciële vragen aan het Hof, maar in 2016 gingen er nog maar 26 adviesvragen naar Luxemburg. Nederland laat daarmee Duitsland (84 vragen), Italië (62) en Spanje (47) voorgaan.

OP EIGEN HOUTJE
Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt Prechal, zeker in het licht van de Nederlandse verwijzingspraktijk in de afgelopen jaren. “Prejudiciële vragen zijn voor ons de kans om opheldering te verschaffen over juridische onderwerpen. Als we over een onderwerp te weinig of geen vragen krijgen, bestaat het risico dat rechters op eigen houtje het Unierecht gaan uitleggen. Dus als je twijfelt: stel de vraag!”

Met een aantal maatregelen wil het Hof rechters ondersteunen bij het stellen van vragen aan Luxemburg. Op de website van het Hof staan aanbevelingen over hoe en in welke gevallen rechters kunnen verwijzen. “De tekst daarvan is in 2016 grondig herzien,” zegt Prechal. Verder wil het Hof alle prejudiciële verwijzingen publiceren op een website.

Ook start het Hof van Justitie met een afgeschermde website waarop rechters uit verschillende landen van gedachten kunnen wisselen. Onderzoeksnota’s van het hof Europeesrechtelijk interessante nationale uitspraken zullen daar worden bekendgemaakt. Prechal: “We hopen zo de interpretatie van EU-recht te vergemakkelijken.”

TIPS EN TRUCS
Marc de Werd, raadsheer bij het Gerechtshof in Amsterdam en hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit van Maastricht betwijfelt of het zin heeft dat het Hof zijn aanbevelingen verduidelijkt. “Ik denk dat in Nederland wel duidelijk is hoe de procedure formeel in elkaar steekt,” meent hij. “Er zijn handleidingen beschikbaar met tips en trucs. Aan de informatie zal het niet liggen.”

Het plaatsen van onderzoeksnota’s is wel nuttig, denkt De Werd. “In de praktijk blijken rechters koudwatervrees te hebben voor het EU-recht. Tot voor kort kwamen ook lang niet alle rechters ermee in aanraking.”

Er is volgens De Werd binnen de Rechtspraak een tweedeling tussen players en repeatplayers: “Rechters in het vreemdelingenrecht, de internationale rechtshulpkamer, belastingrechters, de sociale zekerheid en bij het College voor Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hebben veel met EU-recht te maken. Aan de andere kant is er een grote groep rechters in het strafrecht, bestuursrecht en het civiele recht die zelden een Europeesrechtelijke zaak zien, of deze niet als zodanig erkennen.”

Die laatsten zullen in hun carrière waarschijnlijk nooit een prejudiciële vraag stellen, vermoedt De Werd, en maken dus ook geen Europese vlieguren. “Die ene keer dat het EU-recht mogelijk een vraag aan Luxemburg rechtvaardigt, wordt dan gezien als een onevenredige tijdsinvestering. Reden te meer om in de rechtspraak ervoor te zorgen dat de toepassing van het EU-recht niet afhankelijk is van toevalstreffers of hobbyisme.”

Daarom pleit De Werd voor meer regie in het strafrecht. Hij constateert dat Nederlandse strafrechters vaak huiverig zijn om een vraag aan het Hof te stellen. Rechters zijn vooral bevreesd dat een procedure daardoor ernstige vertraging oploopt. “De Hoge Raad overwoog in 2015 zelfs dat prejudiciële vragen een doeltreffende en voortvarende strafrechtspleging ernstig kunnen belemmeren,” zegt De Werd. Hij wijst erop dat Nederlandse advocaten bij de Europese Commissie hebben geklaagd dat Nederlandse rechters te weinig verwijzen.

De Werd vindt dat Nederlandse strafrechters zeker de hand in eigen boezem moeten steken. “Wij moeten ons afvragen hoe wij onze verantwoordelijkheden onder het EU-recht beter vorm kunnen geven. We moeten voorkomen dat noodzakelijke prejudiciële vragen in het strafrecht als hete aardappels worden doorgeschoven van eerstelijns- naar appel- en cassatierechters.”

“De realiteit is dat wij als rechters ons nog weleens laten verrassen door ontwikkelingen in het Europese recht, ook als wij die kunnen zien aankomen,” meent De Werd. “In plaats van afwachten kunnen strafrechters ook proactief in beweging komen. Bijvoorbeeld door zaken actief te monitoren en een strategie en een taakverdeling tussen gerechten te bepalen.”

Nederlandse rechters moeten volgens De Werd nadenken over wat een goed moment is om uitleg te vragen aan het EHvJ en hoe de vraag moet worden geformuleerd om het benodigde antwoord te krijgen.

In 2016 behandelde het Hof 702 zaken. Daarvan gingen er 80 over intellectuele eigendom, 65 over vrijheid van verkeer en vestiging en 56 over mededinging en staatssteun. Nederland leverde in totaal 45 zaken. De meest spraakmakende daarvan was Sanoma/GeenStijl, over het hyperlinken naar naaktfoto’s van Britt Dekker.

In 2016 deed de instelling Hof van Justitie van de EU in totaal 1628 zaken af: 924 Gerecht 924 zaken en 702 bij het Hof van Justitie.

6 juli 2017: In dezelfde periode waarin de streamboxjes met Kodi-addons zoals Exodus in de ban gingen, kwam ook een uitspraak van de rechter over de (il)legaliteit van ondertitelvertaalgroepen.

Juridische stalking door BREIN?
Eerder schreef ik al op deze site over een groep ondertitelaars voor het illegale filmcircuit die BREIN voor de rechter sleurde wegens, vrij vertaald, juridische stalking (brieven met  “stop en betaal maar 1500 euro, want anders”). Hoe durfde BREIN hun hobby af te nemen? Je mag ook niks meer in dit land!

Alle argumenten onderuit
Ik sprak daarbij de profetische woorden “vrij kansloze missie voor de ondertitelaars”. Af en toe is het goed om een realitycheck te doen en te kijken of je voorspelling is uitgekomen. De “ja maars” van de advocaat van de ondertitelaars hebben het niet gehaald. De groep gaf toe dat er auteursrecht op ondertitels zit (gelukkig maar, hoeven we het daar niet meer over te hebben). Enigszins merkwaardig was de stelling dat een vertaling een zelfstandig werk is. Umm ja, dus als ik een boek vertaal in het Nederlands en dat in Nederland uitgeef, heeft de schrijver daar niks over te zeggen? Toch ging de rechter er op in – hij moet wel – door eenvoudig te verwijzen naar de wet: je hebt als vertaler een auteursrecht op de vertaling, maar met je vertaling schendt je het auteursrecht op de ondertitel in de oorspronkelijke taal. Ook al kansloos: “ja maar vrijheid van meningsuiting”. Theoretisch kan een beroep op het auteursrecht het in een concreet geval afleggen tegen een grondrecht. De rechter hoeft die afweging echter pas te maken als degene die zich beroept op de vrijheid van meningsuiting concreet meldt hoezo in dit geval de vrijheid van meningsuiting voorrang zou hebben op het recht dat mensen van jouw intellectuele eigendom afblijven, en dit niet bij voorbaat onzin is. In “Ja maar ze vinden hun hobby zo leuk” (of wat er dan ook maar werd aangevoerd) zag de rechter in elk geval geen aanleiding om überhaupt maar aan die afweging te beginnen. “Ja maar de auteurswet is al 100 jaar oud en dit is een nieuwe techniek”: nee. Gewoon nee.

Vage sommatie onrechtmatig?
Verder klaagde de groep nog dat in de sommaties van Brein niet stond voor wie ze precies optraden, hoe ver hun volmacht reikte en welke auteursrechtelijk beschermde trekken allemaal waren overgenomen. Dat wilden ze onrechtmatig verklaard zien. Eh, nee. Als je een vage sommatie op je mat krijgt heb je de keuze om er al dan niet aan te voldoen. Onrechtmatig is het sturen van een vage sommatie niet. Als je echter direct gaat dagvaarden na zo’n vage sommatie zal dat wel zijn weerslag hebben in wie de proceskosten van BREIN moet betalen.

Column van Hub Dohmen.

Gerecht EU 5 juli 2017, IEF 16921; IEFbe 2238;  ECLI:EU:T:2017:466; T‑306/16 (Gamet tegen EUIPO) Modelrecht. Gamet heeft een registratie verkregen voor het model van een deurklink. Metal-Bud II heeft verzocht dit model nietig te verklaren wegens een eerder model genaamd 'DORA'. Dit werd afgewezen door de nietigheidsafdeling omdat eerdergenoemd model voldeed aan de vereisten van nieuwheid en individueel karakter. Het beroep bij de Derde Kamer van Beroep van EUIPO werd in stand gehouden en de uitspraak van de nietigheidsafdeling werd vernietigd. Gamet stelt dat de uitspraak van EUIPO moet worden vernietigd. Het Gerecht stelt dat er een grote mate van ontwerpvrijheid is bij het maken van deurklinken nu deze alle soorten kleuren, patronen, vormen en materialen kunnen bevatten. Daarnaast bestaat de verticale groef uit een fijne lijn die maar een klein gebied omvat en is het nogal een eenvoudige vorm van decoratie waarvan het onwaarschijnlijk is dat de geïnformeerde gebruiker dit zal opmerken. De algehele indruk is daarom identiek. Het beroep wordt verworpen.

Hof van beroep Brussel 25 november 2015, IEF 16913; IEFbe 2237 (Atos Worldline tegen BBIE) Merkenrecht. Atos heeft het woordmerk 'Resto Box' gedeponeerd. BBIE weigert het depot omdat het teken beschrijvend is. Het is samengesteld uit de gebruikelijke aanwijzing Resto (voor restaurant) en Box (Engels woord voor apparaat, mechanisme). Eiseres vordert een verklaring BBIE te bevelen om het woordmerk in te schrijven. Atos heeft tijdens de procedure niet voorgesteld om de waren en diensten waarvoor het teken beschrijvend is uit haar aanvraag te weren. Om deze reden heeft het BBIE de inschrijving terecht geweigerd.

Rechtbank Den Haag 5 juli 2017, IEF 16925; ECLI:NL:RBDHA:2017:7153 (Stichting De Thuiskopie tegen Imation Europe B.V.) Zie eerder IEF 13010, IEF 14984 en IEF 16637. Tussenvonnis. Imation betwist het gevorderde bedrag van €1.484.157,49 euro. Het bedrag dat Imation aan Stichting de Thuiskopie voor leveringen via het Consumer en het Commercial Channel gezamenlijk aan thuiskopievergoeding verschuldigd is, wordt vastgesteld op in totaal €406.932,48 euro, nu door Stichting de Thuiskopie onvoldoende is aangetoond dat uiteindelijk is geleverd aan privégebruikers. Of de vordering van Stichting de Thuiskopie toewijsbaar is tot dit bedrag, hangt af van de beoordeling van de overige verweren van Imation. De rechtbank houdt iedere beslissing aan in afwachting van de beantwoording door de Hoge Raad van de prejudiciële vragen die zijn gesteld.

Rechtbank Den Haag 5 juli 2017, IEF 16924; ECLI:NL:RBDHA:2017:7178 (G-Star c.s. tegen Topstreetwear c.s.) Merkenrecht. G-star roept Uniewoordmerk RAW in tegen het gebruik van RAW BLUE, een merk van kledingstukken die via de website van Topstreetwear verhandeld worden. RAW heeft als gevolg van intensief gebruik sterk onderscheidend vermogen verkregen. Nu er grote mate van overeenstemming bestaat tussen de gebruikte tekens en het feit dat ze gebruikt worden voor soortgelijke waren, wordt verwarringsgevaar vastgesteld door de rechtbank.

Gerecht EU 4 juli 2017, IEF 16922; IEFBE 2240; zaak T-90/16; ECLI:EU:T:2017:464 (Murphy tegen EUIPO) Gemeenschapsmodelrecht. Nietigheidsprocedure. Nike Innovate CV is houdster van het gemeenschapsmodel van een elektronische polsband. Volgens appellant staat dit model haaks op [model], en start een nietigheidsprocedure. Het beroep wordt afgewezen; het model van Nike Innovate CV ontbeert geen eigen karakter en wekt een andere algemene indruk. Het prior-art argument wordt verworpen.