Bijdrage van Bas Kist, Chiever. Het leek zo’n kansrijke zaak: de claim van U$ 12 miljoen die kunstenaar Jaime Gordon in 2011 bij de rechtbank van Boston indiende tegen Dreamworks, de producent van de succesvolle animatiefilm Kung Fu Panda. Volgens Gordon had Dreamworks het verhaal en de figuren in de film van hem gestolen.

KON GEEN TOEVAL ZIJN
Dat zijn aanklacht niet uit de lucht was gegrepen, bleek uit de schetsen van stripfiguren die Gordon ruim vóór de verschijning van Kung Fu Panda bij het Amerikaanse Copyright Office had laten registreren. Deze vertoonden zo’n grote gelijkenis met de figuren uit de film dat er van toeval geen sprake kon zijn.

DISNEY-KLEURBOEK
Echter, in 2013 kreeg de zaak een onverwachte wending. Speurwerk van Dreamworks bracht aan het licht dat één van de tekeningen die Gordon als zijn eigen werk had gepresenteerd gewoon gekopieerd was uit een oud Disney-kleurboek. Hoe zou het dan met al die andere ‘bewijsstukken’ zijn, vroeg Dreamworks zich af. Daarop trok Gordon zijn aanklacht plotseling in.

FRAUDE
Maar daarmee was de kous niet af. Dreamworks, dat inmiddels al U$ 3 miljoen aan de kwestie had verspijkerd, bleef speuren. Zo ontdekte het bedrijf niet alleen dat Gordon zijn copyright-registraties pas had verricht nadát hij een trailer van Kung Fu Panda had gezien, maar ook dat hij in 2012 tijdens de rechtszaak belastend materiaal van zijn PC had verwijderd en zijn advocaten e-mails had laten versturen ter ondersteuning van zijn frauduleuze plannen. Dit laatste wordt in de US wire fraud genoemd.

25 JAAR CELSTRAF
Daarmee veranderde de kwestie van een auteursrechtconflict in een fraudezaak en ging zelfs de FBI zich ermee bemoeien. In december 2015 resulteerde dit in een aanklacht van de US Cybercrime Unit tegen Gorden. In plaats van de gedroomde U$ 12 miljoen op de bank hangt Gordon nu 25 jaar celstraf en een boete van U$ 500.000,-, de maximale straf voor wire fraud, boven het hoofd.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Frauderen via Disney kleurboek NRC 27-01-2016

Arnoud Engelfriet, De gevolgen van Alice voor het Amerikaanse softwareoctrooi, Computerrecht 2016/3, p. 7-13.
Bijdrage ingezonden door Arnoud Engelfriet, ICTRecht. In de VS is alles octrooieerbaar, zo luidt een veelgehoorde opvatting. Waar onder het Europese octrooirecht strenge eisen gelden ten aanzien van het technisch karakter en de inventiviteit van een uitvinding, is in de VS overdwars schommelen al patenteerbaar. Deze opvatting is echter achterhaald sinds de Alice-uitspraak van het Supreme Court van vorig jaar. Alleen uitvindingen die “significant” verdergaan dan enkel abstracte ideeën of algoritmes, kunnen nog voor octrooi in aanmerking komen. Deze uitspraak heeft geleid tot een forse kaalslag bij verlening en handhaving van Amerikaanse softwareoctrooien: meer dan 70% van deze octrooien is ondertussen van tafel. Gezien het wereldwijde belang van de Amerikaanse ICT-industrie is dit ook voor Nederlandse en Europese bedrijven een belangwekkende uitspraak. Vrijwel ieder bedrijf dat octrooi op een software-gerelateerde uitvinding aanvraagt, doet dat immers (ook) in de Verenigde Staten.

Deze bijdrage bespreekt wat anno 2015 nog mogelijk is op het gebied van Amerikaanse softwareoctrooien. Na een schets van de historische ontwikkelingen in de jurisprudentie wordt de impact van Alice bepaald aan de hand van kwantitatief onderzoek bij verlenings- en inbreukprocedures. De conclusies laten zien dat de uitspraak een scherpe correctie maakt op de breed levende opvattingen over Amerikaanse softwarepatenten.

Lees: Arnoud Engelfriet, De gevolgen van Alice voor het Amerikaanse softwareoctrooi, Computerrecht 2016/3, p. 7-13

CvdM, Publicatie ERGA-rapporten “The protection of minors in a converged environment” en “Material jurisdiction in a converged environment”, 27 januari 2016
Uit het persbericht: De Europese groep van toezichthouders van audiovisuele media (ERGA*), die in 2016 onder Nederlands voorzitterschap van prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning staat, heeft twee rapporten gepubliceerd. Het eerste rapport gaat over de bescherming van minderjarigen tegen media-aanbod met een schadelijk karakter in een wereld waarin grenzen tussen de klassieke media en de sterk groeiende online media, vervagen. Het tweede rapport gaat over de vraag welke reikwijdte de Europese Richtlijn voor audiovisuele mediadiensten (Audiovisual Media Services Directive) zou moeten krijgen gelet op de snelle ontwikkelingen in het medialandschap.

Beide rapporten bevatten aanbevelingen gericht op de komende herziening van de Europese regels. In het ERGA-rapport over bescherming van minderjarigen wordt vastgesteld dat door de snelle verspreiding van smartphones, tablets etc. in combinatie met steeds grotere en snellere toegankelijkheid tot het internet, kinderen veel kwetsbaarder worden. Ouders in alle Europese landen maken zich grote zorgen over deze ontwikkelingen voor hun kinderen. Op dit moment worden traditionele televisie-uitzendingen strenger gereguleerd dan video-on-demand aanbod (zoals films en series op aanvraag en uitzending gemist- achtige diensten). Gelet op de enorm toegenomen populariteit van diensten die worden aangeboden op internet en bekeken op smartphone of tablet, is dat onderscheid in regulering niet langer verdedigbaar.

Daarnaast valt media-aanbod, dat met name wordt verspreid via sociale media, nu buiten de regulering van de Richtlijn. Om te waarborgen dat minderjarigen bij het gebruik van sociale media worden beschermd zou de EU de ontwikkeling door de industrie van efficiënte, toegankelijke technische middelen moeten stimuleren. Zo kunnen minderjarigen worden beschermd tegen alle soorten van audiovisueel media-aanbod met een schadelijk karakter, ongeacht het distributieplatform waarmee dat wordt aangeboden, de uitzendtechniek of het apparaat dat wordt gebruikt om het aanbod te bekijken. Er zou volgens Madeleine de Cock Buning, die de ERGA-werkgroep over bescherming van minderjarigen leidde, “een goed beschermingssysteem met duidelijke ondergrenzen moeten komen voor heel Europa dat toekomstbestendig is en rekening houdt met de culturele verschillen tussen de lidstaten.”

De snelle ontwikkelingen in het medialandschap spelen ook een belangrijke rol bij de vraag of de reikwijdte van de huidige Europese Richtlijn moet worden aangepast. De redactioneel verantwoordelijke professionele media partijen zijn op dit moment aanspreekbaar op  overtredingen van mediawetgeving. Maar welke rol spelen eigenlijk de zogeheten intermediairs en gatekeepers? Ofwel marktpartijen zoals digitale portal beheerders en elektronische programmagidsen die een sleutelrol vervullen bij het verschaffen van toegang tot audiovisueel media aanbod. Moeten die ook wettelijk aanspreekbaar zijn op het nakomen van bepaalde verplichtingen? Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan voorspelbaarheid bij zowel consumenten als de audiovisuele aanbieders en toezichthouders, beveelt ERGA in zijn tweede rapport aan dat de Europese Commissie hierover helderheid schept en rekening houdt met de uitgangpunten van techniekneutraliteit en platformonafhankelijkheid.

*De afkorting ERGA staat voor European Regulators Group for Audiovisual Media Services

Link naar ERGA-press release: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28613

C.J. Wolswinkel (bespreking van J.P. Poort, Empirical evidence for Policy in Telecommunication, Copyright & Broadcasting (diss. UvA), Amsterdam: Vossiuspers UvA – Amsterdam University Press 2015) (ISBN 9789056297602, 287 p., €39,95), Mediaforum 2015-7, p. 266-268. (login)
Op 18 februari 2015 promoveerde Joost Poort aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Empirical evidence for Policy in Telecommunication, Copyright & Broadcasting (bestel). De titel geeft direct duidelijk weer dat het proefschrift gevarieerd is, niet alleen qua thematiek, maar ook qua methodologie. De negen hoofdstukken (2-10) vinden doorgaans hun oorsprong in toegepast economisch onderzoek dat Poort (met anderen) in opdracht van met name ministeries heeft verricht onder de vlag van SEO Economisch Onderzoek (hierna: SEO), een economisch onderzoeksbureau gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. De hoofdstukken in het proefschrift bevatten wetenschappelijke artikelen die naar aanleiding van dit onderzoek zijn geschreven.

Ten opzichte van die eerdere artikelen zijn de hoofdstukken (2-10) in het proefschrift niet geactualiseerd. Meer dan de afzonderlijke hoofdstukken, die inmiddels in internationale tijdschriften hun bestemming hebben gevonden, is voor deze bespreking van het proefschrift als geheel met name van belang hoe Poort de verschillende hoofdstukken met elkaar heeft verweven tot een samenhangend proefschrift. Poort doet dit op een mooie en verrassende wijze door in dit proefschrift de rol en invloed van economisch bewijsmateriaal voor de beleidsontwikkeling in het informatierecht centraal te stellen en de negen artikelen als casestudy’s daartoe te beschouwen. In het slothoofdstuk 11 gaat Poort vervolgens voor elk van deze casestudy’s na welke rol de onderliggende beleidsrapporten (en in enkele gevallen de wetenschappelijke artikelen zelf) in de beleidsontwikkeling hebben gespeeld. Hiertoe gaat Poort steeds drie elementen langs: (i) de formulering van de onderzoeksvraag die aanleiding gaf tot het beleidsrapport en de ex ante plaatsbepaling van dit beleidsonderzoek, (ii) de ex post impact van het onderzoek op beleidsdocumenten, parlementaire beraadslagingen en rechtspraak en (iii) de rol van het onderzoek in het publieke debat. Met het langsgaan van die elementen plaatst Poort zijn overkoepelende onderzoeksvraag en passant in het licht van de overkoepelende discussie over de aard van de economie, namelijk of zij een positieve (beschrijvende) of een normatieve (voorschrijvende) wetenschap is.

Poort verdeelt zijn negen casestudy’s onder in drie categorieën van onderzoeksmethodologie: (i) fact-finding (waarvan het economische karakter overigens niet geheel duidelijk is), (ii) het gebruik van primaire data die niet eerder beschikbaarwaren en (iii) de analyse van secundaire data, dus het gebruik van data die reeds eerder zijn verkregen. De twee hoofdstukken inzake fact-finding hebben betrekking op universele dienstverlening (hoofdstuk 2) en een vaste prijs voor e-boeken (hoofdstuk 3). De vier artikelen die betrekking hebben op het gebruik van primaire data zijn alle geconcentreerd rond de thematiek van file-sharing (hoofdstukken 4 tot en met 7). Tot slot hebben de laatste drie artikelen, die worden gekenmerkt door de analyse van secundaire data, betrekking op de waardering van frequenties voor commerciële radio-omroep (hoofdstuk 8), de waardering van frequenties voor mobiele communicatie (hoofdstuk 9) en de waardering van de publieke omroep als zodanig (hoofdstuk 10). De betekenis van deze casestudy’s voor de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag naar de rol en invloed van economisch bewijsmateriaal voor de beleidsontwikkeling in het informatierecht kan, althans door mij, voor de lezers van Mediaforum niet beter worden geïllustreerd dan aan de hand van de verlenging van radiofrequenties (hoofdstukken 8 en 9).

In 2011 verstreek de looptijd van de frequenties voor commerciële radio-omroep die in 2003 waren verleend na een (geruchtmakende) vergelijkende toets. In plaats van deze frequenties opnieuw te verdelen, besloot de Minister van Economische Zaken deze frequenties verlengbaar te maken tot 2017 om de overgang van analoge naar digitale omroep te faciliteren. Voorwaarde was wel dat de vergunninghouders een bepaald verlengingsbedrag zouden betalen. Voor de vaststelling van dit verschuldigde verlengingsbedrag heeft SEO onderzoek verricht naar de waarde van deze frequenties.1 In dit verband heeft SEO de waarde bepaald aan de hand van de kasstromen van een gemiddeld efficiënte toetreder. Met andere woorden: welke waarde zou een gemiddeld efficiënte toetreder met de betreffende frequentie kunnen genereren? Voordeel van deze benadering is dat een vergunninghouder niet wordt ‘gestraft’ voor een succesvolle exploitatie van zijn frequentie: niet zijn eigen waarde, maar die van een potentiele concurrent vormt de basis voor het verschuldigde verlengingsbedrag. Aangezien deze waarde lager ligt dan de eigen waarde die de vergunninghouder aan de frequentie toekent, bewerkstelligt deze methode een efficiënte verdeling zonder te resulteren in opbrengstmaximalisatie voor de overheid. Dit laatste zou namelijk in strijd zijn met het Europeesrechtelijk kader

In het kader van de verlenging van de in 1998 verleende frequenties voor GSM 1800 heeft SEO in 2013 een vergelijkbaar uitgangspunt gehanteerd: welke waarde zou een zittende partij moeten bieden om te voorkomen dat zijn frequentie terechtkomt bij een andere partij? Bij de uitwerking van deze methodiek is deze waarde ditmaal niet alleen bepaald aan de hand van de geschatte kasstromen van een potentiële concurrent (zoals bij de verlenging van frequenties voor commerciële radio-omroep), maar ook aan de hand van de marktwaarde van deze frequenties, zoals die kon worden afgeleid uit de uitkomst van de multiband-veiling in 2013. 2 In onderlinge samenhang gelezen laten de beide hoofdstukken 8 en 9 dus mooi zien dat er geen ‘one size fits all’-oplossing bestaat voor het bepalen van het verlengingsbedrag van frequenties.

In het slothoofdstuk 11 gaat Poort na wat de impact is geweest van de onderliggende onderzoeksrapporten op de beleidsvorming. Het komt wellicht vreemd over dat de slager in dit laatste hoofdstuk zijn eigen vlees keurt, maar Poort is zich hiervan terdege berust (p. 246). Ook elders in zijn dissertatie benadrukt hij expliciet de onafhankelijkheid van het onderzoek, juist omdat alle (wetenschappelijke) artikelen voortkomen uit toegepast economisch onderzoek dat door Poort en anderen al dan niet in opdracht van ministeries of andere stakeholders is verricht. Bovendien gaat Poort ook niet voorbij aan recente jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven waarin het gehanteerde SEO-model deels ‘terzijde’ is geschoven bij de bepaling van het verlengingsbedrag voor frequenties voor commerciële radio-omroep (p. 271).3

Ten aanzien van de verlenging van frequenties constateert Poort in het bijzonder dat de rol van het economische onderzoek normatiever is geweest dan bij andere onderzoeksrapporten. Deels valt dit te verklaren door de toepasselijke Europese wetgeving die een efficiënt gebruik van radiospectrum voorschrijft. Verder constateert Poort dat het conceptuele normatieve uitgangspunt van de ‘gemiddeld efficiënte toetreder’ in de beleidsvorming en door marktpartijen vrij algemeen is aanvaard, maar dat de concrete toepassing van dit uitgangspunt in vele opzichten is betwist.

De meer algemene conclusie van Poort is dat er geen duidelijke correlatie bestaat tussen de gehanteerde economische methodologie (fact-finding, primaire data en secundaire data) en de impact van de resultaten van het beleidsonderzoek. Verder leidt het beleidsonderzoek vrijwel nooit tot een volledig normatieve analyse die voorschrijft op welke wijze een bepaald probleem moet worden opgelost. Hooguit beperken beleidsdoelen en de toepasselijke regelgeving de keuzevrijheid van overheden, bijvoorbeeld door een efficiënte oplossing voor te schrijven. Poort meent echter dat zelfs wanneer empirisch onderzoek geen normatieve aspiraties heeft, dergelijk onderzoek beleidsmakers in staat kan stellen geïnformeerde keuzes te maken. Het lijkt er zelfs op dat de rol van economisch bewijs in het informatierecht toeneemt, waarbij het telecommunicatierecht duidelijk een voortrekkersrol vervult.

Commentaar
De dissertatie bestrijkt een veelheid aan onderwerpen, die Poort naar mijn mening op een originele wijze met elkaar verbindt met voldoende distantie ten opzichte van het eerdere door SEO verrichte onderzoek. Tegelijk rijst wel de vraag of de variëteit in onderwerpen niet te groot is om algemene, maar tegelijk ‘strakke’ conclusies te kunnen trekken over de impact van economisch bewijs. Opvallend genoeg zijn de algemene conclusies in het slothoofdstuk (‘geen duidelijke correlatie’ (p. 279)) een stuk vager dan de gedegen analyses in de afzonderlijke hoofdstukken. Het lijkt erop dat Poort veel van zijn onderzoek van de afgelopen jaren een plek heeft gegeven in de dissertatie, maar de toegevoegde waarde van elk van die negen onderzoeken afzonderlijk voor het antwoord op de centrale vraagstelling is niet altijd duidelijk. Ook in het slothoofdstuk blijven de hoofdstukken nog tamelijk los van elkaar staan.

In het verlengde hiervan is een tweede punt of het onderzoeken van de impact van beleidsonderzoek op beleidsvorming op het pad ligt van een econoom. De politieke wetenschappen hebben op dit punt waarschijnlijk een schat aan literatuur voorhanden over beleidsprocessen, e.d. Hoewel de analyse van Poort een aardig inkijkje geeft in de impact van zijn eigen onderzoek (dat zouden meer onderzoekers moeten nagaan?), blijven de conclusies zoals gezegd tamelijk algemeen. Is bijvoorbeeld van belang welke actor in het beleidsproces met het onderzoek wordt geconfronteerd? Gaat bijvoorbeeld de bestuursrechter, gelet op zijn terughoudend toetsende rol in het bestuursrecht, op een andere wijze met beleidsonderzoek om dan het bestuursorgaan dat de opdracht heeft gegeven tot het onderzoek? De dissertatie roept dergelijke vragen wel op, maar laat ze verder onbeantwoord.

Tot slot rijst de vraag of de invloed van het SEO-onderzoek niet veel verder gaat dan Poort – in alle bescheidenheid – schetst in zijn slothoofdstuk. Als recensent kan ik daarin wellicht een stap verder gaan, omdat ik geen eigen vlees hoef te keuren. Als voorbeeld neem ik wederom de verlenging van frequentievergunningen. Tot begin 2013 kende de Telecommunicatiewet met art. 3.3a Tw een zeer gedetailleerde bepaling voor de vaststelling van een eenmalig of periodiek bedrag bij onder meer de verlenging van frequentievergunningen. Deze bepaling is begin 2013 vervangen door art. 3.15 Tw, dat veel bescheidener in omvang is en slechts bepaalt dat de hoogte van het te betalen bedrag gerelateerd is aan “de economische waarde van de gedurende de looptijd van de vergunning uit het gebruik van de desbetreffende frequentieruimte te verwachten voordelen”. In het bijzonder schrijft de bepaling geen methodiek voor waardebepaling meer voor. In de memorie van toelichting uit 2008 wordt echter het volgende gesteld over de vaststelling van verlengingsbedragen: “In geval van verlenging zal een bedrag vastgesteld worden voor de te verlengen periode. De hoogte van dit bedrag wordt gerelateerd aan de waarde die een ander dan degene wiens vergunning wordt verlengd toekent aan de frequentieruimte – met bijbehorende beperkingen en voorwaarden –, indien deze frequentieruimte vrij zou komen op het tijdstip waarop de vergunning zonder verlenging af zou lopen.”4 Met deze overweging lijkt de wetgever het hierboven geschetste SEO-model als algemene maatstaf te hebben omarmd. In het licht hiervan rijst direct de vraag of de rechter aan de Minister van Economische Zaken nog ruimte zal laten voor een andere vaststelling van verlengingsbedragen dan via het SEO-model. Anders gezegd: is de benadering van de ‘gemiddeld efficiënte toetreder’ niet alleen een mogelijke optie gebleken voor het vaststellen van verlengingsbedragen, maar wellicht in de toekomst ook de enige optie? Als dit laatste het geval is, dan overstijgt de normatieve impact van het onderzoek namelijk de specifieke ‘case’ die Poort heeft onderzocht en krijgt het dus (onbedoeld) een meer algemene gelding.

Illustratief is in dit verband dat de Minister van Economische Zaken begin september 2015 heeft aangegeven de vergunningen voor commerciële radio-omroep opnieuw te willen verlengen tot 2023 conform de methodiek van het SEO-model:

“Ten tweede wil ik voorkomen dat opnieuw jarenlange discussies en zelfs gerechtelijke procedures worden gestart over de prijs die bij verlenging voor de vergunningen moet worden betaald. Ik heb de betrokken partijen daarom gevraagd of er draagvlak bestaat voor het opnieuw toepassen van het huidige SEO-model. Dat draagvlak blijkt er in beginsel te zijn. Ook erkennen partijen dat een verlengingsprijs kan verschillen van een veilingprijs en dat zij bereid zijn eventuele verschillen daartussen in de toekomst te accepteren. Dit laat onverlet dat er thans procedures lopen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over het SEO-model en de uitgifte van kavel A7. Nu het CBb naar verwachting in september al uitspraak doet, acht ik het verstandig die uitspraken af te wachten, zodat daar in de benodigde vervolgstappen rekening mee kan worden gehouden. Na de uitspraak zal ik het model voor het berekenen van de verlengingsprijs in overleg met de sector definitief actualiseren. […] Ik verwacht dat de partijen de nieuwe verlengingsprijs zullen accepteren, omdat die dan zorgvuldig zal zijn bepaald op grond van het SEO-model met geactualiseerde gegevens.”6

Voor de Minister van Economische Zaken is het SEO-model dus inmiddels de nieuwe norm geworden; betwisting van die norm wordt niet meer gewaardeerd. Het CBb toont zich in zijn uitspraken van 8 oktober 2015 iets minder eenkennig: bij de keuze van de methodiek voor de berekeningen komt de minister beoordelingsruimte toe, maar de invulling van die ruimte zal wel naar behoren moeten worden gemotiveerd. Vervolgens stelt het CBb vast dat de minister de grenzen van zijn beoordelingsruimte niet heeft overschreden door in de waardebepalingsmethodiek uit te gaan van een gemiddeld efficiënte toetreder met een gemiddelde merkwaarde. Deze keuze past immers binnen de systematiek van het SEO-model, dat uitgaat van de toetreding van een fictieve gemiddeld efficiënte toetreder.7

Kennelijk kan in elk geval het SEO-model de toets van een behoorlijke motivering door het CBb doorstaan, hetgeen de keuze voor dit SEO-model voor een volgende keer zeer aantrekkelijk maakt. Daarmee is de normatieve invloed van economisch bewijs, in elk geval van het mede door Poort ontwikkelde model van een gemiddeld efficiënte toetreder bij de verlenging van frequenties, nogmaals bewezen.

Tot slot
Aan Nobelprijswinnaar Ronald Coase, gelauwerd om onder meer zijn werk op het terrein van de verdeling van frequenties, komt de uitspraak toe dat een econoom die erin slaagt een overheidsprogramma dat jaarlijks 100 miljoen dollar verspeelt, met één week uit te stellen, zijn salaris voor de rest van zijn leven heeft verdiend.8 Hieraan kan worden toegevoegd dat hetzelfde geldt indien economisch onderzoek ‘goede’ regelgeving eerder tot stand brengt.9 Hoewel dit vooralsnog misschien te grote woorden zijn voor het onderzoek van Poort, laat zijn proefschrift duidelijk zien dat de impact van zijn economisch onderzoek op de beleidsvorming niet moet worden onderschat.

Reindert van der Zaal, Stijn Wijnker, ‘Transit in transitie. Een kort commentaar op artikel 10 lid 4 van de nieuwe Merkenrichtlijn’, IEF 15648; IEFbe 1671.
Ingezonden door Reindert van der Zaal en Stijn Wijnker, Kennedy Van der Laan. Serie Het Nieuwe Merkenrecht. Waar het begrip ‘transit’ voor IE-juristen een dankbaar onderwerp van debat is, heeft transit bij veel merkhouders vooral een negatieve connotatie. Transit lijkt, sinds het ten onder gaan van de (verderop besproken) vervaardigingsfictie, voor merkhouders in veel gevallen namelijk gelijk te staan aan ‘niet kunnen handhaven’. Die handhavingsproblemen hangen samen met het feit dat uit het Communautair Douanewetboek volgt dat externe transitgoederen zich tijdens het transport formeel gezien buiten het grondgebied van de EU bevinden. Het is dan ook niet verrassend dat merkhouders met smart hebben zitten wachten op verandering van het transit-regime. Met de nieuwe Merkenrichtlijn , die tezamen met een nieuwe verordening deel uitmaakt van het ‘Trademark Reform Package’, is die verandering er nu gekomen. De Europese wetgever heeft beoogd de problematiek rondom handhaving in transitkwesties te verhelpen door ook transitgoederen binnen de reikwijdte van het Europese merkenrecht te brengen.

In deze bijdrage geven wij kort commentaar op de nieuwe transit-wetgeving. Voor een goed begrip hiervan zullen we eerst kort terugblikken.

Inhoudsopgave
Een terugblik
Transit onder de nieuwe Merkenrichtlijn
Artikel 10 lid 4
Rechten in land van eindbestemming
De rol van de douane
Slotopmerkingen

Lees: Reindert van der Zaal, Stijn Wijnker, ‘Transit in transitie. Een kort commentaar op artikel 10 lid 4 van de nieuwe Merkenrichtlijn’, IEF 15648; IEFbe 1671.

EHRM 12 januari 2016, IEF 15647; Requête no 48074/10 (Rodriguez Ravelo v. Spanje)
Vrijheid van meningsuiting. Artikel 10 EVRM. Het betreft schriftelijke uitingen van een advocate waarin waardeoordelen over een rechter en haar gedrag worden gedaan. Het Hof oordeelde dat strafrechtelijke veroordeling van de advocaat een ‘chilling effect’ zou kunnen hebben op advocaten in het kader van de verdediging van hun cliënten. De Spaanse gerechten hebben geen juist evenwicht tussen het belang om de rechterlijke autoriteiten te beschermen en de vrijheid van meningsuiting. De strafmaat is buiten proportioneel.

Op andere blogs:
European Courts Blogspot

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Het bedrijf Interbest moet € 25.000,- aan Louis van Gaal betalen als vergoeding voor het gebruik van een foto van Van Gaal in een advertentie tijdens het WK in 2014 [IEF 15624]. In april vorige jaar [IEF 14883] had de rechter al vastgesteld dat de voormalig bondscoach ‘verzilverbare populariteit’ bezit en dat Interbest inbreuk maakte op zijn portretrechten. In hetzelfde vonnis vroeg de rechter Van Gaal de omvang van zijn schade te onderbouwen.

VAN GAAL EIST € 95.000,-

Van Gaal wilde € 95.000,- hebben, terwijl Interbest € 15.000,- ruim voldoende vond. Het feit dat Van Gaal eerder € 75.000,- had gekregen voor zijn medewerking aan een TV-commercial was volgens de rechter niet maatgevend want actieve medewerking aan een commercial is wat anders dan eenmalig gebruik van je portret.

VAN GAAL KRIJGT € 25.000,-

Wel relevant vond de rechter het door Van Gaal aangehaalde voorbeeld van een, niet met name genoemde, BN-er die € 50.000,- kreeg voor ongevraagd gebruik van zijn portret in vier kranten. Daar diende dan wel een afslag op te worden genomen omdat de advertentie slechts één dag in De Telegraaf en een vakblad had gestaan. En zo kwam de rechter uit op €25.000, een bedrag dat Van Gaal volgens zijn advocaat Jurian van Groenendaal over zal maken aan Spieren voor Spieren.

Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad Gebruik foto van Gaal kost 25.000 euro NRC 26-01-2016

Rechtbank Gelderland 13 januari 2016, IEF 15645; ECLI:NL:RBGEL:2016:384 (Desmi tegen Gieterij Neede en Mercator)
Slaafse nabootsing. Desmi verwijt dat gedaagden centrifugaalpomp(onderdelen) produceren/verhandelen die gelijk of nagenoeg gelijk zijn aan de pompen of onderdelen daarvan die eiseres vroeger door Gieterij Neede liet produceren aan de hand van voor dat doel door Desmi ter beschikking gestelde modellen en technische tekeningen. Desmi stelt dat er van een toerekenbare tekortkoming door Gieterij Neede (1) in de nakoming de eigendomsverklaring is, (2) in de nakoming van een tussen partijen bestaande overeenkomst van bewaarneming en (3) onrechtmatig handelen in strijd met artikel 39 lid 2 TRIPS. Bij de beoordeling van de gestelde slaafse nabootsing dient dan ook de eigen plaats op de markt voor (reserve-)onderdelen te worden betrokken. De rechtbank draagt Desmi op te bewijzen dat (en zo ja, welke) van haar modellen worden gebruikt bij de productie van in het vonnis nader aangeduide pompen, en dat gedaagde(n) die pompen verhandelen.

5.19. Het verweer van Gieterij Neede en Mercator is dat zij geen pompen verhandelen en reeds daarom geen sprake is van een slaafse nabootsing. Voorts wijzen zij erop dat de Desmi-pomp niet meer wordt aangeboden en reeds daarom niet kan worden gesproken van een eigen positie op de markt. Daardoor kan er ook geen sprake zijn van een verwarring op die markt. Daarnaast wijkt de Hewa-pomp in aanmerkelijke mate af van de Desmi-pomp. De Hewa-pomp is geel terwijl die van Desmi blauw is. Verder wijzen Gieterij Neede en Mercator op de verschillen zoals hiervoor onder 5.10 weergegeven en wijzen zij erop dat de onderdelen van de pompen niet onderling uitwisselbaar zijn. Verder stellen zij dat de vormgeving voor een aanzienlijk deel functioneel en technisch wordt bepaald en dat daardoor maar in beperkte mate afwijking mogelijk is.

5.20.De beoordeling is als volgt. Tussen partijen is niet in discussie dat de Desmi-pomp niet meer in de handel is. Van een eigen plaats op de markt van deze pompen, waardoor sprake kan zijn van een verwarring bij het publiek, kan dan ook geen sprake zijn. Desmi stelt echter nog onderdelen voor deze pompen te verkopen welke stelling Gieterij Neede en Mercator niet, althans onvoldoende concreet, hebben bestreden zodat de rechtbank daarvan zal uitgaan. Bij de beoordeling van de gestelde slaafse nabootsing dient dan ook de eigen plaats op de markt voor (reserve-)onderdelen te worden betrokken. In de eerste plaats moet echter worden vastgesteld of en in hoeverre sprake is van een nabootsing waarvoor van belang is of en in hoeverre de onderdelen van de Hewa-pomp op die van de Desmi-pomp lijken, waarbij tevens belang toekomt aan de vraag of deze onderling uitwisselbaar zijn. Die vragen dienen aan de orde te komen bij de hiervoor reeds aangekondigde bewijsopdracht dat Gieterij Neede de modellen van Desmi gebruikt, immers heeft Gieterij Neede ook in dat verband het verweer gevoerd dat de onderdelen van de Hewa-pomp en de Desmi-pomp niet onderling uitwisselbaar zijn en niet op elkaar lijken. Het is dan ook niet nodig om nu reeds te beoordelen of en in hoeverre er voor de onderdelen van de Desmi-pomp een eigen plaats op de (onderdelen-)markt bestaat en of er in dit verband verwarring bij het in aanmerking komende publiek is te duchten. Iedere verdere overweging ten aanzien van de gestelde slaafse nabootsing zal in afwachting van de bewijslevering worden aangehouden.

Rechtbank Den Haag 27 januari 2016, IEF 15644; ECLI:NL:RBDHA:2016:698 (Sabinsa tegen P.K. Benelux)
Uitspraak ingezonden door Tim Iserief en Anne Marie Verschuur, NautaDutilh. Octrooirecht. Sabinsa Corporation ontwikkelt en verkoopt onder meer voedingssupplementen en chemische toevoegingen voor de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Sabinsa, de dochter, verzorgt de marketing hiervan in Europa. Sabinsa Corporation was tot 6 november 2015 houdster van EP 868. P.K. Benelux houdt zich bezig met verkoop van voedingssupplementen en andere levensmiddelen. Sabinsa stelt dat P.K. inbreuk maakt op het octrooi en vordert afgifte ter vernietiging van alle producten geproduceerd voor 6 november 2015. Het P.K. Benelux product beantwoordt niet aan alle kenmerken van verschillende conclusie van het octrooi. Het product is of bevat niet ‘an extract containing piperine’. Er wordt geen inbreuk gemaakt op het octrooi. De vorderingen worden afgewezen.

4.7. De vakman leest in conclusie 1 dat voor de vervaardiging van een samenstelling (‘a composition’) een extract wordt gebruikt dat piperine bevat, dan wel synthetisch piperine. In randnummer [0029] leest de vakman dat piperine kan worden verkregen als een extract van de vrucht van pier nigrum (zwarte peper), en dat de geclaimde samenstellingen kunnen worden vervaardigd met een extract van (de vrucht van) pier longum (‘This corn pound may be obtained as an extract from the fruit of piper nigrum comprising at least 98% piperine. Alternatively, the compositions may be prepared from an extract of the fruit of piper longuni ‘- onderstreping Rb.). Uit [0029] zal de vakman derhalve opmaken dat in de conclusies met ‘an extract containing piperine’ bedoeld is een extract van peper dat piperine bevat en niet een extract van iets anders dat piperine bevat (omdat het eraan is toegevoegd). Dat het hierbij gaat om een extract met een hoog percentage piperine begrijpt de vakman uit de hierboven geciteerde tekst (‘comprising at least 98%piperine ‘), welk begrip strookt met het alternatief dat conclusie 1 biedt in de vorm van synthetisch piperine. Immers, niet in ge schil is dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis ermee bekend is dat synthetisch piperine een hoge zuiverheidsgraad heeft. In randnummer [0032] is bovendien vermeld dat de werkzame stof vervaardigd kan worden ‘by a process which produces piperine of a purity greater than 98%’. De vakman leest in randnummer [003 1] dat zwarte peper slechts ongeveer 5-9% piperine bevat. In randnummer [0052] van het octrooi leest de vakman bovendien dat de piperine in de uitvinding verkregen kan worden volgens de werkwijze beschreven in voorbeeld 14 of volgens de methoden uit de stand van de techniek of middels synthese. Door P.K. Benelux is ter zitting onweersproken gesteld dat de vakman op de prioriteitsdatum bekend was met de in de producties 27 en 29 van P.K. Benelux beschreven ex tractiemethoden voor de verkrijging van piperine. Hij zal deze passage dus zo opvatten dat methoden worden bedoeld waarbij piperine uit peperkorrels wordt geëxtraheerd. Ook voor beeld 14 beschrijft een extractiemethode. De voorbeelden 1 tot en met 11 van het octrooi beschrijven ook allemaal een samenstelling waaraan milligrammen piperine zijn toegevoegd, wat de vakman zal opvatten als het gebruik van hoogzuivere pieperige.

 

4.8. In de context van de hiervoor opgesomde passages van de beschrijving zal de vak man het kenmerk extract containing piperine in conclusie 1 dan ook opvatten als een extract van peper dat (een hoog percentage) piperine bevat. Deze uitleg wordt bevestigd door het gegeven dat de octrooiaanvrager in de beschrijving ook piperine bevattende samenstellingen in niet-geëxtraheerde vorm openbaart. In randnummer [0031] wordt immers beschreven dat zwarte peper 5 tot 9% piperine bevat. Desalniettemin is peper als zodanig niet in de conclusies en de beschrijving als alternatief genoemd voor synthetisch of geëxtraheerd piperine. Hieruit zal de vakman begrijpen dat de octrooiaanvrager niet de bedoeling heeft gehad ook een samenstelling bevattende (gemalen) zwarte peper (met een relatief laag piperinegehalte) te claimen. De aanvrager heeft die vorm immers wel onderkend maar kennelijk niet willen beschermen.

4.11. In de onderhavige zaak is overigens nog op te merken dat Sabinsa aanvankelijk heeft betoogd dat gemalen zwarte peper beantwoordt aan het kenmerk ‘extract containing piperine’, stellende dat het malen van peper een vorm van extractie van piperine is, zodat gemalen peper een extract van peper zou zijn dat piperine bevat. Pas bij pleidooi heeft Sabinsa bepleit dat met ‘extract’ in conclusie 1 geen extract van piperine maar een extract van iets anders is of kan zijn bedoeld (in casu een extract van cranberry - dat piperine bevat). Dat zij deze visie pas zo laat in de procedure is gaan bepleiten, draagt niet bij aan de over tuigingskracht van de thans door haar bepleite uitleg van de conclusie. Zelf had zij die uitleg blijkbaar ook niet onmiddellijk in het vizier.

4.13. De slotsom is dat het P.K. Benelux product niet beantwoordt aan alle kenmerken van conclusie 1 van EP 868 en de volgconclusies 2, 6, 7 en 8, omdat het niet ‘an extract containing piperine’ is of bevat, dan wel dat een dergelijk extract bij de vervaardiging van het product niet gebruikt is (vergelijk r.o. 4.3). P.K. Benelux maakt met het verhandelen van het P.K. Benelux product dus geen inbreuk op het octrooi. De vorderingen van Sabinsa in conventie stuiten daarop af.

Lees de uitspraak (pdf/html)

HvJ EU 21 januari 2016, C-75/16, IEF 15643; ECLI:EU:C:2016:35 (Verlados tegen Calvados)
Verordening Bescherming geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken. Bescherming geografische aanduiding 'Calvados'. Een in Finland geproduceerde drank wordt verhandeld onder de benaming ‘Verlados’. Deze naam is afgeleid van het dorp en het landgoed Verla, waar de drank wordt vervaardigd. De controle-instantie heeft verboden de drank genaamde ‘Verlados’ te verhandelen wegens overeenkomsten met ‘Calvados’. Viiniverla doet een beroep tot nietigverklaring van dit besluit. De Finse rechter stelt prejudiciële vragen over de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, de overeenstemming tussen ‘Verlados' en ‘Calvados’ en het begrip ‘voorstelling’ in de zin van art. 16 onder b van de Verordening. Het Hof oordeelt dat ook inzake geografische aanduidingen de maatstaf van de gemiddelde consument geldt en dat, ook indien er geen risico tot verwarring bestaat, het gebruik van een benaming als ‘voorstelling’ in de zin van artikel 16 onder b niet kan worden toegestaan.

25      Uit inmiddels vaste rechtspraak inzake consumentenbescherming blijkt dat op dit gebied in de regel moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachtingen van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (zie met name arresten Mars, C‑470/93, EU:C:1995:224, punt 24; Gut Springenheide en Tusky, C‑210/96, EU:C:1998:369, punt 31; Estée Lauder, C‑220/98, EU:C:2000:8, punt 30; Lidl Belgium, C‑356/04, EU:C:2006:585, punt 78; Severi, C‑446/07, EU:C:2009:530, punt 61; Lidl, C‑159/09, EU:C:2010:696, punt 47, alsmede Teekanne, C‑195/14, EU:C:2015:361, punt 36).

26      De beoordeling of een voor de aanduiding van een product gebruikte term zodanig is dat deze een beschermde benaming kan voorstellen in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008, dient eveneens aan de hand van dit op het evenredigheidsbeginsel gebaseerde criterium plaats te vinden (zie in deze zin arrest Estée Lauder, C‑220/98, EU:C:2000:8, punt 28).

27      Wat betreft de twijfel van de verwijzende rechter of bij de toetsing aan het begrip „voorstelling” in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 van belang is dat de benaming „Verlados” verwijst naar de plaats waar het in het hoofdgeding aan de orde zijnde product wordt vervaardigd – waarmee de Finse consument bekend is –, dient eraan te worden herinnerd dat artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 de in bijlage III bij die verordening geregistreerde geografische aanduidingen beschermt tegen elke „voorstelling” op het gehele grondgebied van de Unie. Gelet op de noodzaak om op dit grondgebied een daadwerkelijke en eenvormige bescherming van die geografische aanduidingen te waarborgen, dient met de Italiaanse regering en de Commissie te worden geoordeeld dat het begrip „consument”, waarop de in punt 21 van dit arrest genoemde rechtspraak betrekking heeft, ziet op de Europese consument, en niet enkel op de consument van de lidstaat waarin het product wordt vervaardigd dat de beschermde geografische aanduiding voor de geest roept.

28      Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 aldus moet worden uitgelegd dat de nationale rechter voor de vaststelling of sprake is van een „voorstelling” in de zin van die bepaling, dient uit te gaan van de waarneming van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, waarbij dit laatste begrip moet worden opgevat als betrekking hebbend op Europese consumenten en niet slechts op consumenten van de lidstaat waarin het product wordt vervaardigd dat de beschermde geografische aanduiding voor de geest roept.

48      Gelet op een en ander dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 aldus moet worden uitgelegd dat de verwijzende rechter voor de beoordeling of de benaming „Verlados” in geval van vergelijkbare producten een „voorstelling” in de zin van die bepaling oproept van de beschermde geografische aanduiding „Calvados”, rekening dient te houden met de fonetische en visuele gelijkenis tussen die benamingen, alsmede met eventuele gegevens die erop wijzen dat die gelijkenis niet berust op toeval, om op die manier na te gaan of de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consument, bij het zien van de naam van een product, als referentiebeeld het product waarvoor de beschermde geografische aanduiding geldt voor de geest zal komen.

52      Gelet op een en ander dient op de derde vraag te worden geantwoord dat artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 aldus moet worden uitgelegd dat het gebruik van een benaming dat in de zin van die bepaling als „voorstelling” van een in bijlage III bij die verordening opgenomen geografische aanduiding is aangemerkt, ook dan niet kan worden toegestaan wanneer er geen risico van verwarring bestaat.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1)      Artikel 16, onder b), van verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad, moet aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter voor de vaststelling of sprake is van een „voorstelling” in de zin van die bepaling, dient uit te gaan van de waarneming van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, waarbij dit laatste begrip moet worden opgevat als betrekking hebbend op Europese consumenten en niet slechts op consumenten van de lidstaat waarin het product wordt vervaardigd dat de beschermde geografische aanduiding voor de geest roept.

2)      Artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 moet aldus worden uitgelegd dat de verwijzende rechter voor de beoordeling of de benaming „Verlados” in geval van vergelijkbare producten een „voorstelling” in de zin van die bepaling oproept van de beschermde geografische aanduiding „Calvados”, rekening dient te houden met de fonetische en visuele gelijkenis tussen die benamingen, alsmede met eventuele gegevens die erop wijzen dat die gelijkenis niet berust op toeval, om op die manier na te gaan of de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consument, bij het zien van de naam van een product, als referentiebeeld het product waarvoor de beschermde geografische aanduiding geldt, voor de geest zal komen.

3)      Artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 moet aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een benaming dat in de zin van die bepaling als „voorstelling” van een in bijlage III bij die verordening opgenomen geografische aanduiding is aangemerkt, ook dan niet kan worden toegestaan wanneer er geen risico van verwarring bestaat.

Gestelde vragen:

„1.      Dient bij de beoordeling of er sprake is van voorstelling in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 te worden uitgegaan van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument?

2.      Welke betekenis dient in het kader van de beoordeling van een ter bescherming van de geografische benaming ‚Calvados’ gegeven verbod op het gebruik van de benaming ‚Verlados’ voor een op nationaal niveau onder die benaming in de handel gebrachte, uit appels gedistilleerde drank, te worden gehecht aan de volgende omstandigheden bij de uitlegging van het begrip ‚voorstelling’ in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 en de toepassing van deze verordening:

a)      het eerste deel van de benaming ‚Verlados’, Verla, een Fins dorp is en als zodanig door de Finse consument kan worden herkend;
b)      het eerste deel van de benaming ‚Verlados’, Verla, verwijst naar de fabrikant van het product ‚Verlados’, Viiniverla;
c)      ‚Verlados’ een in het dorp Verla gefabriceerd plaatselijk product is waarvan per jaar gemiddeld een paar honderd liter wordt verkocht in het eigen restaurant en dat voorts in beperkte omvang op bestelling kan worden geleverd in de staatswinkel in de zin van de wet inzake alcoholhoudende dranken;
d)      de woorden ‚Verlados’ en ‚Calvados’ slechts één gezamenlijke lettergreep (‚dos’) hebben van de drie lettergrepen, maar anderzijds vier letters (‚ados’), oftewel de helft van alle letters van beide woorden, hetzelfde zijn?

3.      Indien er wordt geacht sprake te zijn van ‚voorstelling’ in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008, kan het gebruik van de benaming Verlados dan toch worden gerechtvaardigd door een van de bovengenoemde omstandigheden of een andere omstandigheid, zoals de omstandigheid dat bij de Finse consument in ieder geval niet de opvatting kan ontstaan dat het product ‚Verlados’ gefabriceerd zou zijn in Frankrijk?”

Op andere blogs:
Dirkzwager