Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU, IEF 15588; C-617/15 (Hummel)
Procesrecht. Bevoegheid. Merkenrecht. Verzoekster is een in Denemarken gevestigde sportartikelenfabrikant en houdster van een internationaal beeldmerk. Zij klaagt verweersters (in VS gevestigde moedermaatschappij Nike Inc en de in Hilversum/NL gevestigde Nike Retail) aan wegens vermeende inbreuk op haar gemeenschapsmerk en vordert staking van de in- en uitvoer, promotie, enz van verweersters producten in de EU, respectievelijk Duitsland. Daarnaast vordert zij verwijdering dan wel vernietiging van eerder geleverde goederen en een schadevergoeding. Nike VS stelt dat de Duitse rechter niet bevoegd is, maar verzoekster meent dat op grond van Vo. 207/2009 de Duitse gerechten bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen. Volgens haar is het in Frankfurt/M gevestigde Nike Deutschland GmbH (Nike D), – een dochter van Nike NL – een ‘vestiging’ van Nike VS in de zin van de Vo. Nike VS betwist dat. De rechter gaat uit van bevoegdheid omdat Nike D een vestiging is van Nike VS in de zin van artikel 97, lid 1, van Vo. 207/2009. Hij wijst verzoeksters vordering echter af. Verzoekster gaat in beroep. Verweerster Nike VS blijft bij onbevoegdheid van de Duitse gerechten.

De verwijzende Duitse rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) gaat voor wat Nike D betreft ervan uit dat zij enkel als tussenpersoon bij uitvoer overeenkomsten fungeert (bijvoorbeeld beheer klantenservice). Zij heeft andere bestuurders dan Nike VS en Nike NL. In vacatures wordt Nike D aangemerkt als ‘DUI vestiging van Nike’. Hoe het begrip ‘vestiging’ in artikel 97, lid 1, van de Vo. 207/2009 moet worden uitgelegd is aar oordeel van de verwijzend rechter nog onvoldoende door het HvJEU verduidelijkt. In arrest C-154/11 heeft het HvJEU criteria opgesteld voor het begrip ‘vestiging’, en of het begrip eerder vanuit formeel oogpunt (hetgeen zelfstandige rechtspersonen zou uitsluiten), dan wel vanuit economisch oogpunt (hetgeen deze onder de concernonderdelen zou scharen) moet worden benaderd. De verwijzende rechter heeft eerder opgemerkt dat een moedermaatschappij haar nationale verkoopmaatschappij bij een uiteindelijk gezamenlijk concernoptreden op de markt op dezelfde wijze gebruikt als een vestiging, ongeacht of de laatste juridisch onafhankelijk is of niet.
Voor zover verzoekster subsidiair enkel een veroordeling vordert voor geheel DUI is de rechtssituatie opgehelderd in het arrest van het HvJEU C-360/12, maar voor het overige legt hij de volgende vraag voor aan het HvJEU:

“Onder welke omstandigheden moet een juridisch zelfstandige, in een lidstaat van de Unie gevestigde kleindochter van een onderneming, die zelf geen zetel heeft in de Unie, worden aangemerkt als „vestiging” van de onderneming in de zin van artikel 97, lid 1, van de [Gemeenschapsmerkenverordening] ?”

Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 januari 2016, IEF 15587 (BusinessCompleet.nl tegen The Valley)
Uitspraak ingezonden door Sophie van Loon en Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan. Databankrecht. BusinessCompleet heeft in het kader van haar website met informatie voor ondernemers een database opgebouwd uit abonneeprofielen. In het kader van een samenwerking tussen BusinessCompleet en LeadGen heeft The Valley een aantal mailings verstuurd. Na beëindiging van de samenwerking heeft The Valley de verkeerde uitschrijflink in andere mailings opgenomen waardoor uitschrijvingen bij BusinessCompleet werden verwerkt. BusinessCompleet stelt The Valley aansprakelijk voor beweerdelijk geleden omzet- en reputatieschade. BusinessCompleet vordert staking van inbreuk op haar databankrechten door The Valley en een verklaring van registeraccountant om omvang inbreuk te bepalen. Het is niet aannemelijk dat het versturen van de verkeerde uitschrijflink een inbreuk op enig databankrecht oplevert. Bij een inbreuk op databankrecht moet het immers gaan om zonder toestemming opvragen of hergebruiken van de inhoud van een databank. De vordering wordt afgewezen.

4.7. Wat de oorzaak is geweest van het opduiken van de uitschrijflink van BusinessCompleet in mailings van andere publishers kan niet worden vastgesteld zonder nader onderzoek naar de feiten, waarvoor het kort geding zich niet leent. Maar als juist blijkt te zijn wat The Valley stelt, is niet aannemelijk dat het aanbrengen van de codering die de uitschrijflink van BusinessCompleet heeft gevoegd in de mailings van andere publishers inbreuk op enig databankrecht oplevert. Als een inbreuk wordt immers aangemerkt - kort gezegd - het zonder toestemming opvragen of hergebruiken van de inhoud van een databank. BusinessCompleet heeft niet betwist dat een uitschrijflink geen vast gegeven is dat onderdeel uitmaakt van de Databank, maar een variabel gegeven dat per mailing opnieuw wordt opgebouwd. Ook om deze reden kan er vooralsnog niet van worden uitgegaan dat The Valley inbreuk maakt of heeft gemaakt op databankrechten van BusinessCompleet.

Vzr. Rechtbank Overijssel 4 januari 2016, IEF 15586 ; ECLI:NL:RBOVE:2016:2 (Bebo parket tegen World of Flooring c.s.)
Handelsnaamrecht. BEBO PARKET is als merk ingeschreven en via beboparket.nl is zij op internet actief. De domeinnaam bebotraprenovatie.nl is op naam van PJSoft geregistreerd, hierop staan bedrijfsgegevens en vestigingsadres van World of Flooring genoemd. Het telefoonnummer is gerelateerd aan [E], die als stagiair bij World of Flooring een studieproject was gestart. Gelet op de verschillende op het internet geplaatste advertenties van Bebo Traprenovatie, is het niet aannemelijk dat Bebo Traprenovatie slechts een studieproject is en dat het niet de bedoeling is om daarmee klanten te werven. Het gebruik van kenmerkende element "Bebo" levert handelsnaaminbreuk op. Overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

4.6. De voorzieningenrechter is, gelet op de verschillende op het internet geplaatste advertenties van Bebo Traprenovatie, van oordeel dat niet aannemelijk is dat Bebo Traprenovatie slechts een studieproject is en dat het niet de bedoeling is om daarmee klanten te werven. Ook is niet aannemelijk geworden dat World of Flooring niet bij Bebo Traprenovatie is betrokken, nu haar bedrijfsgegevens op de website van Bebo Traprenovatie hebben gestaan en ook in de door Bebo Traprenovatie geplaatste advertenties wordt verwezen naar haar vestigingsadres. Dat de bedrijfsgegevens van World of Flooring abusievelijk zouden zijn gebruikt, acht de voorzieningenrechter eveneens niet aannemelijk. Daarvoor is redengevend dat door Bebo Parket ter zitting onweersproken naar voren is gebracht dat World of Flooring en Pejo op dezelfde manier samenwerken via de website www.traprenovatienederland.nl. Deze domeinnaam staat ook op naam van PJSoft en de vermelde bedrijfsgegevens zijn van World of Flooring.

4.9. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wijken de handelsnamen Bebo Parket en Bebo Traprenovatie slechts in geringe mate van elkaar af, doordat “Bebo” het kenmerkende element is van deze handelsnamen. Dit onderdeel van de naam is niet beschrijvend, terwijl de achtervoegsels Parket en Traprenovatie dat juist wel zijn. Nu Bebo Parket en Bebo Traprenovatie allebei landelijk adverteren en in dezelfde regio, te weten Twente, zijn gevestigd en zij in dezelfde branche werkzaam zijn, is aannemelijk dat daardoor verwarring is te duchten bij het relevante publiek. Weliswaar is door World of Flooring c.s. betoogd dat de traprenovatiebranche een andere branche is dan de vloerenbranche en dat Bebo Parket zich niet bezighoudt met traprenovatie, maar naar het oordeel van de voorzieningenrechter is trapbekleding een activiteit die direct verband houdt met de handel in en het leggen van vloeren. Bovendien is door Bebo Parket ter zitting onweersproken gesteld dat zij sinds 2009 traprenovatiesets aanbiedt en dat Bebo Traprenovaties niet alleen traprenovatiesets verkoopt, maar ook houten vloeren. Dat sprake is van verwarring onder de (potentiële) klanten van Bebo Parket volgt ook uit het feit dat, zoals door Bebo Parket ter zitting onbetwist naar voren is gebracht, Bebo Parket verschillende malen naar aanleiding van een door Bebo Traprenovatie geplaatste advertentie door klanten is benaderd. De omstandigheid dat het onderdeel “Bebo” in de handelsnaam van Bebo Traprenovatie zou zijn afgeleid van “beter bouwen” en in de handelsnaam Bebo Parket van is afgeleid van de namen [C] en [A] , kan vorenstaande niet anders maken. Datzelfde geldt voor het verweer van World of Flooring c.s. dat Bebo ook door andere ondernemers, zoals een snackbar en een stratenmakerij, als handelsnaam wordt gebruikt, daar deze ondernemers in een geheel andere branche en/of regio werkzaam zijn. Bovendien kan uit het gebruik van de naam Bebo door derden niet worden afgeleid dat World of Flooring c.s. geen inbreuk maakt op de handelsnaam van Bebo Parket.

Uit het persbericht: A completely new way to search for images. It happens to us all, you don't remember someone's name, but you can certainly put a face to them. When you are searching for trade marks, you may have that same feeling, but, what if you can use visual elements in your search? We are introducing a beta version image search in eSearch plus, so that we can collect direct feedback from users like you.

Visual search
Proper trade mark clearance is the key to a successful application. With eSearch plus, you can search for, or monitor, images combined with criteria like the Vienna and Nice Classifications. Just click on the camera icon and drag and drop an image into the search field to find similar-looking marks.

Search for exactly what you need Select and adjust a red frame to zoom in or out of the areas you want to search for.

Power your search with classification Combine your image search with the Vienna and Nice Classifications. Available in advanced search.

See up to 100 results at once With three different viewing options: Detail List Images

Upload different formats You can use any of these formats: jpg, png, gif, tiff

Combine with other search criteria Such as trade mark name, type or filing date, etc.

Colour search Look for trade marks registered specifically for colour protection.

(...) Ready to try it?
For all our information on how to perform an image search successfully, please read our help files. With this new feature of eSearch plus we are following the practice of modern IT companies and launching a beta version. This way we can receive your feedback and make the required changes in real-time. Give us your feedback.

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 december 2015, IEF 15583; ECLI:NL:RBDHA:2015:15275 (P. tegen Eichholtz)
Uitspraak ingezonden door Ruby Nefkens, Van der Steenhoven advocaten. Gemeenschapmodellenrecht. Executie. Gedaagde is veroordeelt tot staken van Kimberly-tafels [IEF 15183]. Op de Facebookpagina, op de site van gedaagde en tijdens internationale vakbeurs Maison & Objet worden de Emerald-tafels aangeboden. Gedaagde vordert schorsing van de aangekondigde executie van dwangsommen, omdat de Emerald-tafels niet dezelfde algemene indruk wekken dan de Kimberly-tafels uit het vonnis. Het handhaven van foto’s op de Facebook-tijdlijn is niet zonder meer te beschouwen als het verbod op 'aanbieden'.

De Emerald-tafels zijn niet te beschouwen als een variant op de verboden Kimberly-tafel met slechts ondergeschikte wijzigingen. Er is een serieus debat mogelijk over de algemene indruk en bestaat er twijfel of deze onder het verbod vallen. Zo hebben de zichtbare schuin lopende buizen een duidelijk ander lijnenspel, en zijn de bodem- en bovenplaat een andere vorm. De voorzieningenrechter schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis.

4.5. Tussen partijen staat niet langer ter discussie dat ten minste in de periode van 15 september tot en met 22 september 2015 op de website en het facebookaccount van [gedaagde] foto’s zijn getoond met daarop afbeeldingen van de Kimberly-tafels, zoals weergegeven in 2.11. Deze foto’s zijn inmiddels verwijderd. Aan Eichholtz moet worden toegegeven dat afnemers van [gedaagde] uit deze foto’s hadden kunnen afleiden dat de inbreukmakende tafels (nog) tot de collectie van [gedaagde] behoorden en naar aanleiding daarvan bij haar daarnaar hadden kunnen informeren. Anders dan Eichholtz heeft betoogd, is het handhaven van deze foto’s evenwel niet zonder meer te beschouwen als een door het verbod bestreken handeling (in de zin van “aanbieden”). Met betrekking tot de op de foto’s afgebeelde Kimberly-tafels heeft [gedaagde] onweersproken gesteld dat deze na betekening van het Vonnis niet meer in haar webshop waren opgenomen en dat zij niet waren voorzien van een vermelding van naam of prijs van de tafels. Evenmin zijn feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit zou kunnen volgen dat [gedaagde] daadwerkelijk Kimberly-tafels heeft verhandeld of pogingen daartoe heeft ondernomen. Zonder bijkomende omstandigheden valt dit door Eichholtz aan [gedaagde] verweten gebruik van foto’s van de Kimberly-tafels voorshands dan ook niet aan te merken als een handeling die in strijd komt met voormeld doel en strekking van de veroordeling. Dit volgt evenmin uit de enkele omstandigheid dat in 2.7. van het Vonnis als feit is vastgesteld dat [gedaagde] afbeeldingen van de Kimberly-tafels op haar facebookpagina heeft getoond, waarbij tevens meeweegt dat de in die rechtsoverweging opgenomen foto’s andere zijn dan thans aan de orde. Voorts is van belang dat [gedaagde] onvoldoende weersproken heeft gesteld dat deze foto’s “per ongeluk” zijn blijven staan en de foto op de website onderdeel was van een carrousel van 8-12 foto’s, terwijl de facebook-foto – waarop de tafels bovendien amper te zien zijn – slechts op de zogenaamde “tijdlijn” stond. [gedaagde] heeft de foto’s ook onmiddellijk verwijderd toen Eichholtz haar op die omissie attendeerde. Een en ander leidt tot het oordeel dat een redelijk uitleg van het opgelegde inbreukverbod meebrengt dat het onder voormelde omstandigheden tijdelijk handhaven van de in 2.11 vermelde foto’s geen verbeurte van een dwangsom meebrengt, althans dat aan gerede twijfel onderhevig is dat de bodemrechter tot die conclusie zal komen. De executie van het Vonnis dient in zoverre dan ook te worden geschorst.

4.9. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de Emerald-tafels niet te beschouwen als een variant op de verboden Kimberly-tafel met slechts ondergeschikte wijzigingen. Anders dan bij de Kimberly-tafels, waarbij dezelfde algemene indruk niet bestreden werd, is daarover bij de Emerald-tafels een serieus debat mogelijk en kan aldus in ernst worden betwijfeld of deze onder het verbod vallen. Daarbij is van belang dat de Emerald-tafels niet voldoen aan alle in 4.4. van het Vonnis (zoals geciteerd in 2.8) vermelde kenmerken a tot en met e. Kenmerkend voor de Gemeenschapsmodellen van Eichholtz is primair dat deze zijn vormgegeven op basis van een Asscher-geslepen diamant terwijl de Emerald-tafels zijn gebaseerd op de Emerald-geslepen diamant. Voor zowel de Emerald coffee als end table geldt dat zij in het onderstel (daarom) ook schuin lopende buizen hebben, wat zorgt voor een duidelijk ander lijnenspel dat goed zichtbaar is door de open structuur van de tafels. In verband daarmee is ook de bodemplaat van de tafels anders van vorm dan die van de modellen. Alle tafels hebben weliswaar een achthoekig bovenblad maar voor wat betreft de Emerald end table is het bovenblad meer rechthoekig van vorm en die van de Asscher-tafel meer vierkant. De Emerald end table is voorts iets gedrongener dan de Asscher side table van het model. In wezen is er derhalve een geheel nieuwe, afzonderlijke beoordeling nodig voor beantwoording van de vraag of de Emerald-tafels dezelfde algemene indruk wekken als de tafels van de modellen. Gelet op hetgeen is overwogen in 4.8 is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik van de Emerald-tafels dan ook niet onder de draagwijdte van het inbreukverbod valt. Dit betekent dat de executie van het Vonnis voor deze tafels dient te worden geschorst.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Op 1 januari 2016 is Remco Klöters partner geworden bij Van Kaam advocaten. Bij Van Kaam houdt hij zich met name bezig met procederen op het gebied van het media- en intellectuele eigendomsrecht. In zijn praktijk zijn de laatste jaren het merken- en privacy recht steeds meer de boventoon gaan voeren.

Rechtbank Amsterdam 30 december 2015, IEF 15581 (Stichting Tick tegen Vevam en Agicoa)
Uitspraak ingezonden door Joep Meddens, Matthijs Brons en Fabian Streefland, Höcker Advocaten. Collectief beheer. Contractenrecht. Stichting Tick behartigt belangen van producenten van reclamefilms en reclameadviesbureaus door aanspraak te maken op auteursrechtelijke vergoeding voor openbaarmaking. Tussen partijen is bijna 13 jaar geleden een overeenkomst gesloten. De omstandigheden zijn volledig gewijzigd: Het Kabelcontract bestaat niet, de verdeling van Kabelgelden is veranderd, Vevam representeert geen filmmakers meer en ontvangt geen Kabelgelden, Agicoa int slechts nog voor buitenlandse producenten en er is geen pot collectief beschikbare Kabelgelden meer die volgens een verdeelsleutel wordt verdeeld. Dat maakt dat er voor Vevam een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging is; de Overeenkomst is per 31 december 2010 beëindigd. Tick wordt tot terugbetaling van €180.758,79 veroordeeld, ook Agicoa hoeft dus geen vergoeding meer (via Vevam) te betalen.

Leestips: 5.5 - 5.8.

Op andere blogs:
Kracht advocatuur

Vrz. Rechtbank Midden-Nederland 30 december 2015, IEF 15580; ECLI:NL:RBMNE:2015:9317 (GSK tegen Sandoz)
Uitspraak mede ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals. Kleurmerk. Zowel GSK als Sandoz zijn actief op de markt van ademhalingsmedicatie 'relievers' en preventers voor astma en COPD. Nadat het octrooi van GSK is verlopen brengt Sandoz het product ook op de markt in een paars-getinte verpakking en inhalator. GSK is houdster van eenvoudig paars kleurmerk en combinatie paars-lichtpaars kleurmerk voor de inhalator.Omdat het gebruik van kleuren een gangbare praktijk is bij astma en COPD-geneesmiddelen, dat de kleur blauw veelal wordt gebruikt voor 'reliever' medicatie en dat GSK zelf ook andere kleuren gebruikt om de werking van haar geneesmiddelen van elkaar te onderscheiden (in dosering), is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat inburgering van het kleurmerk heeft plaatsgevonden. Geen slaafse nabootsing. Gebruik kleur geen misleidende mededeling ex art. 6:195 BW. Evenmin oneerlijke handelspraktijk ex art. 6:193b. Kostenveroordeling ex art.1019h Rv.

4.9. Dit onderscheidend vermogen – of het nu intrinsiek (ab initio) is dan wel door inburgering (gebruik) is verkregen – moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de vermoedelijke perceptie ervan door het relevante publiek, te weten de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten. Het gaat in het onderhavige geschil om geneesmiddelen voor astma/COPD, die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Het relevante publiek bij op recept verkrijgbare geneesmiddelen bestaat zowel uit eindverbruikers als uit beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, te weten artsen die het geneesmiddel voorschrijven en apothekers die het voorgeschreven geneesmiddel verkopen2.

4.11. Dat het kleurmerk van GSK van huis uit onderscheidend vermogen heeft, zoals door GSK betoogd, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk geworden. Tussen partijen is niet in geschil dat in de markt van astma en COPD-geneesmiddelen veelvuldig kleuren worden gebruikt door farmaceutische ondernemingen op (de inhalatoren van) hun geneesmiddelen. Het gebruik van diverse kleuren is derhalve een gangbare praktijk in de markt. Weliswaar staat vast dat de kleur paars op het moment van de introductie van Seretide door GSK in de markt niet werd gebruikt, maar dat de kleur paars zo karakteristiek was in een markt waarin kleurgebruik reeds gangbaar was, dat dit de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen, daartoe heeft GSK onvoldoende (gemotiveerd) gesteld. Ook uit de brief van GSK aan het BBIE van 29 juni 2015 met daarin het verzoek om het kleurmerk in te schrijven, gaat GSK vrijwel niet in op het ab initio onderscheidend vermogen van het door haar gedeponeerde kleurmerk (productie 25, dagv).

Slaafse nabootsing
4.23. Met haar stelling dat het verwarringsgevaar van het product Airflusal Forspiro moet worden beoordeeld ten opzichte van de kleur paars (Pantone 2587 C), miskent GSK dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld op basis van de totaalindruk van de beide in het geding zijnde producten. De totaalindruk wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder meer bepaald door de vorm van de beide producten. De Diskus van GSK kenmerkt zich door een ronde vorm terwijl de Airflusal Forspiro meer eivormig is. Ook de kleurstelling is anders; de Diskus bestaat uit twee kleuren paars (r.o. 2.4 en 2.10), waarvan het kleurmerk de overheersende is. De Forspiro bestaat uit één tint paars (Pantone 2573 C) in combinatie met wit. Daarnaast bevatten beide producten een van elkaar qua vorm afwijkende sticker met daarop in duidelijke letters de naam van het product en de naam van de producent. Ook de naam van de producten verschillen van elkaar, evenals de wijze waarop beide inhalatoren werken. Dat Sandoz heeft geprobeerd de Diskus van GSK te imiteren, is niet gebleken. Sandoz heeft voor de Forspiro bijvoorbeeld een award gewonnen voor het innovatieve karakter van het product. Tot slot verschillende ook de verpakkingen waarin beide producten worden verkocht van elkaar qua vormgeving (r.o. 2.4 en 2.7). Het kleurverloop van de kleur paars (van donker naar licht) loopt bij Seretide van rechts naar links en is omgeven door een rand in een afwijkende kleur (rood, groen of paars afhankelijk van de dosering), welke kleur terugkomt in de vermelding van de dosering op de verpakking. Behalve de dosering is de rest van de tekst op de verpakking zwart. Bij Airflusal loopt de kleur paars (van donker naar licht) van onder naar boven en is de naam van het product, alsmede de dosering in het paars (van licht naar donker) geschreven. De wel overeenstemmende aspecten, het gebruik van een paarse kleur en het feit dat ze beiden bestemd zijn voor astma- en/of COPD-medicatie wegen niet op tegen de verschillen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Sandoz voldaan aan haar verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat gevaar voor verwarring ontstaat. Aannemelijk is dat het publiek, ook als zij minder oplettend is, deze verschillen zal opmerken. Ook indien er vanuit wordt gegaan dat Seretide een eigen plaats op de markt heeft gekregen, wat door Sandoz wordt betwist, dient de vordering van GSK te worden afgewezen, omdat voorshands niet aannemelijk is geworden dat Sandoz slaafs heeft nagebootst.

Misleidende mededeling
4.24. Volgens GSK vormt het gebruik door Sandoz Nederland van de kleur paars een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 BW, omdat dit ten onrechte een commerciële band met GSK suggereert en daarnaast ten onrechte wordt gesuggereerd dat Airflusal Forspiro equivalent is aan Seretide qua kwaliteit, indicatie en functie.

4.25. Een van de vragen die in dit verband beantwoord dient te worden, is of het gebruik van een kleur onder het begrip “mededeling” in de zin van artikel 6:194 BW valt. Volgens Sandoz is dit niet het geval en de voorzieningenrechter is het daar mee eens. Bij het enkele gebruik van een kleur wordt immers geen mededeling van enig feit gedaan.8 Van een misleidende mededeling in de zin van voornoemd artikel kan dan ook geen sprake zijn.

Oneerlijke handelspraktijken
4.30. De bijzondere situatie doet zich hier evenwel voor dat het bij uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen niet de patiënt/consument is, die de uiteindelijke beslissing neemt over het product, maar de arts en/of apotheker. Hoewel de patiënt aan de arts en/of apotheker een voorkeur uit kan spreken, is het ook in dat geval de arts en/of apotheker die de beslissing neemt over het te verstrekken product aan de patiënt en niet de patiënt zelf. De arts en/of apotheker zijn evenwel niet als consument aan te merken in de zin van voornoemde bepalingen, zodat de vorderingen van GSK hier reeds stranden. Bovendien kan op grond van de argumenten zoals beschreven in 4.23 evenmin sprake zijn van misleiding of verwarring.

4.31. De vorderingen van GSK zullen derhalve worden afgewezen.

Voor leden van AIPPI vindt op woensdag 11 maart het AIPPI-Symposium te Zeist plaats. Het programma is zojuist bekendgemaakt. Dit symposium wordt georganiseerd door de VIE/AIPPI Nederland in samenwerking met de Orde van Octrooigemachtigden, de LES Benelux; BMM en de VvA. De jaarlijkse VIE-prijs zal daar worden uitgereikt, nomineren kan uiterlijk tot en met 26 januari a.s. via secretariaat@aippi.nl.

Aanmelden

Locatie Theater Hotel Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist
Prijs € 235,00* inclusief lunch en borrel na afloop
Op vertoon van een (kopie) van een collegekaart zijn studenten tegen een gereduceerd tarief welkom (EUR 75 ipv EUR 235)
Studiepunten 4PO
*Er wordt geen BTW in rekening gebracht

Programma
09.30 uur    Ontvangst en registratie
10.00 uur    Opening door de voorzitter, Koen Bijvank, V.O.
10.05 uur    Bloemlezing van de meest relevante ontwikkelingen in het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht in het afgelopen jaar.
Dirk Visser, Universiteit Leiden, Constant van Nispen, VU en Antoon Quadvlieg, RU Nijmegen
11.30 - 11.50 uur    Koffiepauze
11.50 uur    3D-printen: de technische mogelijkheden en juridische uitdagingen.
Marjolein Driessen, Legaltree
12.30 uur    Uitreiking van de VIE prijs door de jury voorgezeten door Xandra Kiers-Bekking, Hof Den Haag
12.40 uur    Presentatie VIEPA (Vereniging Intellectueel Eigendom Procesrecht Advocaten)
Willem Hoyng, Hoyng ROKH Monégier en Universiteit Tilburg
12.50 - 14.15 uur    Aperitief en lunch
14.15 uur   
Debat I: Beschermingsomvang in het octrooirecht: (on)voorzienbare equivalenten en restrictieve interpretatie op grond van de beschrijving.
Voorzitter: Hans Prins, Arnold & Siedsma
Debater I:  Marc van Wijngaarden, Bird & Bird
Debater II  Theo Blomme, Hoyng ROKH Monégier
     
Debat II: Schiet het merkenrecht te kort in de economische werkelijkheid?
Voorzitter: Reina Weening, Hof Arnhem-Leeuwarden
Debater I:  Adonna Alkema, HofhuisAlkemaGroen
Debater II:  Gregor Vos, Brinkhof
     
Debat III: Auteursrecht op smaak
Voorzitter: Feer Verkade, Hoge Raad
Debater I: Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek
Debater II: Stef van Gompel, UvA

16.00 - 16.20 uur    Koffiepauze
16.20 uur    Cabaret
     
Sluiting door de voorzitter en aansluitend borrel

Bijdrage ingezonden door Menno Loos, Masterstudent UvA. Op woensdag 9 december vond de jaarlijkse octrooirecht jurisprudentielunch plaats, georganiseerd door deLex. Prof. Mr. W.A. Hoyng en Mr. B.J. van den Broek bespraken met de aanwezige advocaten en octrooigemachtigden (en een enkele student) de meest belangrijke octrooirechtjurisprudentie van 2015. Bijna veertig uitspraken passeerden de revue.

De zaken die verreweg het meeste stof deden opwaaien, betroffen de zaken over ‘second medical use claims’. Dit zijn conclusies die een nieuwe toepassing van een bestaand medicijn beschermen. De nieuwheid van de uitvinding is gelegen in de toepassing van het medicijn: voor een nieuwe indicatie, nieuwe subpopulatie, in een nieuwe toedieningsvorm, in een nieuw doseringsregime, of met een nieuw technisch effect.

Onder de invloed van personalized medicine zal het aantal second medical use uitvindingen in de toekomst sterk toenemen. Het is daarom van groot belang dat deze second medical use claims ook daadwerkelijk te handhaven zijn, of dat in elk geval duidelijk is hoe er met dergelijke claims moet worden omgegaan.

In deze bijdrage bespreek ik de uitspraken van het geding tussen Novartis en Sun (IEF 13841, IEF 14599, IEF 15451), waarin de moeilijkheid van handhaven van second medical use claims aan bod komt. Vervolgens bespreek ik twee mogelijke manieren hoe de rechter met second medical use claims om kan gaan.

Novartis v Sun
Novartis is houdster van een Europees octrooi op het gebruik van zoledroninezuur voor de behandeling van osteoporose (botaandoening). De uitvinding is vastgelegd in een Swiss-claim: “gebruik van zoledroninezuur voor de vervaardiging van een geneesmiddel voor de behandeling van osteoporose (…)” Zoledroninezuur werkt niet alleen ter behandeling van osteoporose, maar ook voor de behandeling van de (zeldzame) ziekte van Paget. Het product van Novartis (Aclasta) wordt voor 97,3% gebruikt voor osteoporose en voor 2,7% voor Paget.
    Nu de stof zoledroninezuur en het gebruik van de stof ter behandeling van Paget niet langer beschermd zijn, staat het andere fabrikanten in elk geval vrij om de stof te gebruiken ter vervaardiging van een medicijn ter behandeling van Paget Sun brengt een generiek geneesmiddel met zoledroninezuur op de markt en heeft een marktvergunning die ziet op het gebruik van het product voor beide indicaties. Op verzoek van Sun schrapt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen de indicatie osteoporose uit de Summary of Product Characteristics (SmPC) en de fysieke bijsluiter (niet uit de digitale versie). Vervolgens gaat Sun een overeenkomst aan met verzekeraar VGZ waarbij wordt overeengekomen dat Sun’s zoledroninezuur het ‘preferente’ zoledroninezuur wordt, zonder een beperking m.b.t. de indicatie. Dit betekent dat als zoledroninezuur wordt voorgeschreven, VGZ alleen het product van Sun vergoedt, ongeacht de indicatie (Paget of osteoporose). Als gevolg wordt het product van Sun in grote hoeveelheden gebruikt voor de geoctrooieerde indicatie.

KG – 1e aanleg
In kort geding wordt Sun aangesproken door Novartis wegens indirecte inbreuk (aanbieden en leveren van een geneesmiddel met zoledroninezuur voor de behandeling van osteoporose). De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af wegens serieuze kans op nietigheid (IEF 13841 12 mei 2014).

KG – beroep
In beroep vernietigt het Hof dit vonnis (IEF 14599 27 januari 2015). Het Hof oordeelt dat de uitvinding nieuw, inventief en nawerkbaar is. Bovendien komt het Hof tot het oordeel dat Sun indirecte inbreuk heeft gepleegd door het aanbieden en leveren van haar product. Het Hof overweegt, zonder dit toe te lichten, dat het product van Sun een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding van Novartis is (r.o. 4.31). En gezien hetgeen overeengekomen tussen Sun en VGZ (zonder enige beperking m.b.t. indicaties), moest Sun weten dat haar product ook zal worden gebruikt voor de geoctrooieerde indicatie (r.o. 4.32-37). Sun heeft VGZ er nog op gewezen dat Novartis octrooi heeft op toepassing voor de behandeling van osteoporose, maar verbond hier geen leveringsconsequenties aan. Ook de e-mail die Sun aan groothandels verstuurde waarin zij op het octrooi van Novartis wees, helpt haar niet. Conclusie: indirecte inbreuk.

Bodemvonnis
Naast het kort geding is ook een bodemprocedure aanhangig, waarin Sun vernietiging vordert van het octrooi en Novartis in reconventie een inbreukverbod vordert. De rechtbank volgt het oordeel van het Hof m.b.t. de geldigheid (het octrooi is geldig), maar komt tot het oordeel dat er geen sprake is van indirecte inbreuk (IEF 15451 25 november 2015).
    De rechtbank overweegt dat de Swiss-claim moet worden aangemerkt als een werkwijzeconclusie die de vervaardiging van een geneesmiddel beschermt (4.49, 4.54). Het volgt uit de uitspraak T 1780/12 (par. 22) van de Technische Kamer van Beroep dat een Swiss-claim een andere (beperktere) beschermingsomvang heeft dan een EPC2000-claim. Onder het vernieuwde Europees Octrooiverdrag (EPC2000), biedt artikel 54 lid 5 de mogelijkheid om een tweede of verdere medische toepassing van een bestaand medicijn te beschermen. Dit kan in de vorm van een use-claim (Use of substance X for treatment of Z.). Een dergelijke conclusie moet worden aangemerkt als een doelgebonden productconclusie, terwijl een Swiss-claim moet worden gezien als een doelgebonden werkwijzeconclusie.
    Omdat de conclusie van Novartis een werkwijzeconclusie betreft, kan volgens de rechtbank het zinsdeel ‘voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding’, zoals verwoordt in artikel 73 ROW, niet anders worden begrepen dan het bereiden van het geneesmiddel zoledroninezuur voor de behandeling van osteoporose (r.o. 4.54). Het product dat Sun levert betreft een ready to use product. Dit betekent dat nergens in de keten na levering van het product bereidingshandelingen plaatsvinden. Het product van Sun dient dus niet voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding. De levering van het product van Sun levert dan ook geen indirecte inbreuk op. De rechtbank zegt hiermee dat een ready to use product niet kan worden aangemerkt als een wezenlijk bestanddeel van een uitvinding vastgelegd in een Swiss-claim.

Directe inbreuk?
Kan het leveren van Sun’s generiek worden aangemerkt als directe inbreuk door Sun? De rechtbank houdt vanwege ontwikkelingen die kort voor de mondelinge behandeling hebben plaatsgevonden (het arrest in kortgeding en uitspraken in de vergelijkbare Engelse zaak Warner-Lambert v Actavis) haar uitspraak hierover vooralsnog aan. De rechtbank sluit het echter niet uit dat er sprake is van directe inbreuk, d.m.v. het aanbieden en leveren van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel van de werkwijze (art. 53 lid 1 sub b ROW).

Wat mij betreft heeft de rechter bij de beoordeling of sprake is van directe inbreuk twee mogelijkheden: een strikte grammaticale interpretatie, of een meer pragmatische benadering.

Strikte grammaticale interpretatie
Directe inbreuk kan volgens een grammaticale interpretatie van de Swiss-claim alleen bewezen worden als de generiekfabrikant daadwerkelijk alle stappen van de claim heeft doorlopen of het voortbrengsel het gevolg hiervan is. Dus de volgende vraag moet worden gesteld: heeft Sun zoledroninezuur gebruikt voor de vervaardiging van een geneesmiddel voor de behandeling van osteoporose? Vast staat dat Sun zoledroninezuur heeft gebruikt, en ook dat dit gebruikt is om een geneesmiddel te vervaardigen. Maar is dit geneesmiddel vervaardigd voor de behandeling van osteoporose? Uit Engelse rechtspraak blijkt dat deze vraag neerkomt op een debat over de invulling van het woord ‘voor’. Bij een strikte grammaticale interpretatie van de Swiss-claim moet worden geconcludeerd dat de beweerdelijk inbreukmaker al bij het gebruik van de stof voor het vervaardigen van een geneesmiddel de bedoeling moet hebben gehad dit geneesmiddel voor de geclaimde indicatie te gebruiken. Judge Arnold gebruikt in Warner-Lambert v Actavis I het criterium van ‘subjective intention’, een term die zich volgens mij het best laat vertalen als ‘expliciete intentie’. De intentie van de fabrikant is meestal echter pas kenbaar op het moment dat het product op de markt komt. Omstandigheden die in overweging genomen dienen te worden om de intentie van de fabrikant te ontwaren zijn: het label waaronder het product wordt verkocht (is de beschermde indicatie geschrapt?), verdere vermeldingen op de verpakking (staat op grote verpakkingen bestemd voor groothandelaren vermeld dat het product niet bestemd is voor de beschermde indicatie?), overige maatregelen ter voorkoming van gebruik van het generiek voor de beschermde indicatie (heeft de fabrikant waarschuwingsbrieven gestuurd naar groothandelaren en apothekers?) en overige omstandigheden (is fabrikant een overeenkomst aangegaan, onbeperkt m.b.t indicaties?; hoe verhouden de verkoopcijfers van de beschermde en de vrije indicatie zich tot elkaar?).
    In de onderhavige casus heeft Sun haar product op de markt gebracht onder een skinny-label (de beschermde indicatie was geschrapt), ook heeft zij VGZ en groothandelaren op de hoogte gesteld van het octrooi van Novartis. Deze acties geven in sterkere mate aan wat niet de intentie is van Sun, dan dat de deelname in de onbeperkte overeenkomst met VGZ aangeeft wat wel de intentie is van Sun. Weliswaar nemen deze acties niet weg dat het voor Sun voorzienbaar had kunnen zijn dat haar product voor de beschermde indicatie gebruikt zou kunnen worden, maar de acties geven wel voldoende blijk van haar expliciete intentie het product alleen voor de ziekte van Paget op de markt te brengen. Volgens deze strikte benadering kan dus geen directe inbreuk worden bewezen.
    In de praktijk zal het nauwelijks voorkomen dat een generiekfabrikant geen carve-out toepast of geen maatregelen treft, zodat niet bewezen kan worden dat de fabrikant expliciete intentie heeft zijn product voor de beschermde indicatie te verkopen. Deze strikte benadering zal daarom tot gevolg hebben dat een tweede medische indicatie-claim verwordt tot een tweederangs recht; onmogelijk te handhaven.

Een meer pragmatische benadering
De bovenstaande benadering is een nadelige voor octrooihouders. Er zou daarom ook gepleit kunnen worden voor een andere invulling van het ‘intentiecriterium’, onderliggend aan het woord ‘voor’. Het intentiecriterium moet ruimer worden opgevat: de generiekfabrikant heeft een redelijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat zijn product niet voor de beschermde indicatie wordt gebruikt. In het geval dat een niet verwaarloosbaar aantal van zijn product toch voor de beschermde indicatie wordt gebruikt, dan heeft de generiekfabrikant geen afdoende maatregelen getroffen dit te voorkomen, en heeft hij kennelijk de intentie gehad een medicijn te vervaardigen voor de behandeling van de beschermde indicatie.
    Een dergelijke invulling van het intentiecriterium komt de facto neer op een verruiming van de beschermingsomvang van een Swiss-claim: van die van een doelgebonden werkwijzeconclusie, naar die van een doelgebonden productconclusie.
Het Hof heeft in haar arrest van 27 januari 2015 wellicht gedacht dat de constructie van de Swiss-claim gezien moet worden als een ‘trucje’ van de GKvB (G 5/83) om uitvinders van tweede medische toepassingen tenminste enige bescherming te bieden, in tijden dat het EOV nog niet voorzag in de bescherming van tweede of verdere medische toepassingen (1984). En misschien heeft zij daarin gelijk. Aangezien het EOV nu wel voorziet in bescherming van tweede medische toepassingen, is dit trucje niet meer nodig en kunnen Swiss-claims net als EPC2000-claims worden behandeld. Deze pragmatische benadering volgend, moet geconcludeerd worden dat Sun in de onderhavige casus zowel directe inbreuk als indirecte inbreuk pleegt. Nu de beschermingsomvang zich ook uitstrekt tot het gebruik van het geneesmiddel (en niet alleen tot de vervaardiging ervan), vormt het generieke zoledroninezuur namelijk een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Levering van het generieke zoledroninezuur levert daarom een indirecte inbreuk op.
In elk geval zou de pragmatische benadering een einde maken aan de rechtsonzekerheid over de (on)mogelijkheid van handhaving van Swiss-claims (want goed mogelijk). Een groot probleem van deze benadering, dat hoe dan ook bij EPC2000-claims speelt, is dat generiekfabrikanten aanzienlijke maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat hun product voor de beschermde indicatie gebruikt zal worden, met eventueel hogere prijzen tot gevolg en in het ergste geval een kleiner aanbod van generieke middelen. Aangezien onder het huidige regulatoire stelsel, medicijnen op basis van stofnaam zonder vermelding van de indicatie worden voorgeschreven, is het niet ongebruikelijk dat een generiek aan een patiënt wordt gegeven voor een indicatie die nog beschermd wordt door een second medical use claim. Deze praktijk in combinatie met de ruime invulling van het intentiecriterium maakt het haast onmogelijk voor generieken om de markt te betreden, omdat er altijd een risico is dat hun product wordt gebruikt voor een beschermde indicatie, waardoor de generiekfabrikant indirecte inbreuk verweten kan worden. Dit heeft zeer onwenselijke gevolgen, daarom zal óf het regulatoire stelsel m.b.t. het voorschrijven en uitgeven van medicijnen moeten worden aangepast, óf een strikter criterium voor inbreuk moeten worden gebezigd, zoals het criterium van expliciete intentie.

Het is evident dat beide benaderingen een onbevredigende uitkomst hebben. Een strikte benadering heeft tot gevolg dat het bijna onmogelijk is om inbreuk te bewijzen, waardoor een second medical use claim waardeloos wordt. Een pragmatische benadering heeft tot gevolg dat inbreuk gemakkelijk te bewijzen is, maar breidt de beschermingsomvang van een Swiss-claim uit en zadelt generiekfabrikanten op met een enorme verantwoordelijkheid.
    De moeilijkheid van handhaven van second medical use claims staat in direct verband met het huidige regulatoire stelsel dat geen rekening houdt met het octrooirecht. In combinatie met een preferentiebeleid van een verzekeraar lijkt het zelfs inbreuken te faciliteren. Het staat daarom buiten kijf dat het ‘voorschrijf- en uitgeef’-stelsel aanpassing behoeft. Een nieuw systeem moet er voor zorgen dat in het geval een middel wordt voorgeschreven voor een indicatie die is beschermd door een second medical use claim, de apotheker alleen maar het medicijn van de octrooihouder kan uitgeven. Als een middel wordt voorgeschreven voor een off-patent indicatie, staat het de apotheker vrij een medicijn te kiezen.
    Ik ben van mening dat, zolang het stelsel niet is aangepast, de mankementen van het huidige stelsel niet op het bord moeten komen van de generiekfabrikant (Sun in dit geval). Als de pragmatische benadering gehanteerd zal gaan worden, dan verwacht ik namelijk dat minder generieken de markt zullen betreden. Weliswaar vinden er dan minder inbreuken plaats, maar er zullen ook veel minder medicijnen beschikbaar zijn voor off-patent indicaties. Al met al vind ik dat het belang van toegang tot goede (en betaalbare) gezondheidszorg moet prevaleren boven het (financiële) belang van octrooihouders, waardoor, zolang het huidige stelsel van kracht is, rechters het strikte expliciete intentiecriterium moeten bezigen bij de beoordeling of sprake is van inbreuk.

Menno Loos