Bijdrage ingezonden door Mathieu Paapst, Rijksuniversiteit Groningen. Annotatie bij EU Hof van Justitie 21 oktober 2014, IEF 14315, zaak C-348/13 (Bestwater), verschijnt in: Tijdschrift voor Internetrecht 2014/6. In mei 2013 was door het Bundesgerichtshof (BGH) aan het Europese Hof van Justitie (HvJ) de volgende prejudiciële vraag gesteld:

“Vormt de opneming van een op een website van een derde voor het publiek beschikbaar gesteld werk van een derde in de eigen website onder omstandigheden als in het hoofdgeding, een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG , ook als het werk van een derde daardoor niet aan een nieuw publiek wordt meegedeeld en de mededeling niet met behulp van een specifieke technische werkwijze plaatsvindt die verschilt van die van de oorspronkelijke mededeling?”.

De achtergrond van deze prejudiciële vraag is gelegen in het feit dat het BGH op verzoek van het Oberlandesgericht München [OLG München, 16.02.2012 - 6 U 1092/11] wenst te vernemen of een embedded link naar een filmpje dat al openbaar en vrij toegankelijk op Youtube staat , en waarbij door de wijze van embedden de indruk wordt gewekt dat het werk gehost is op de website waarop de link is aangebracht, te beschouwen is als een nieuwe auteursrechtelijk relevante openbaarmakings- of verveelvoudigingshandeling, ook al blijft het publiek dat toegang heeft tot het filmpje hetzelfde. De Duitse rechter geeft richting het HvJ aan dat hij denkt dat dit niet het geval is omdat niet de plaatser van de hyperlink, maar alleen de persoon die de film online heeft gezet de macht heeft om te beslissen of het werk toegankelijk blijft:

“Das Berufungsgericht hat zwar - so der Bundesgerichtshof - mit Recht angenommen, dass die bloße Verknüpfung eines auf einer fremden Internetseite bereitgehaltenen Werkes mit der eigenen Internetseite im Wege des "Framing" grundsätzlich kein öffentliches Zugänglichmachen im Sinne des § 19a UrhG darstellt, weil allein der Inhaber der fremden Internetseite darüber entscheidet, ob das auf seiner Internetseite bereitgehaltene Werk der Öffentlichkeit zugänglich bleibt.”

In de Bestwater zaak maakt het HvJ bij de beantwoording van de prejudiciële vraag gebruik van een zogeheten beschikking. Een dergelijke beschikking wordt op grond van art. 99 Reglement voor de procesvoering van het HvJ afgegeven indien het antwoord op een aan het Hof gestelde vraag duidelijk blijkt uit de jurisprudentie, of omdat over het antwoord redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan [EUR-Lex]. Na het Svensson-arrest (C-466/12) waarin het HvJ begin 2014 over de auteursrechtelijke relevantie van hyperlinks heeft geoordeeld dat er bij een hyperlink alleen sprake is van “een mededeling aan het publiek” indien dat publiek afwijkt van het publiek dat toegang heeft tot de oorspronkelijke website waar de hyperlink naar verwijst, weten we ook dat dit het geval is indien de hyperlink als embedded link wordt gebruikt en “daarbij de indruk wordt gewekt dat het wordt getoond op de website waar de link zich bevindt, terwijl dit werk in werkelijkheid afkomstig is van een andere website”(r.o.29) . Dit gezegd hebbende is het op het eerste gezicht logisch dat het HvJ er in het geval van Bestwater vanuit gaat dat het antwoord op de prejudiciële vraag reeds duidelijk is: embedden is in dit geval niet te beschouwen als een mededeling aan een nieuw publiek.

Toch wijkt de Bestwater uitspraak op een cruciaal punt af van de Svensson uitspraak. Bij die laatste zaak ging het in tegenstelling tot Bestwater om content die door de auteursrechthebbende zelf zonder beperkingen op internet beschikbaar is gesteld. Of er in dat geval sprake is van een nieuw publiek is dan mede afhankelijk van de vraag welk publiek de auteursrechthebbende voor ogen had bij die die eerste beschikbaarstelling. In de Svensson zaak onderscheidt het Hof feitelijk twee situaties: Allereerst de situatie waarbij een werk open en vrij via het internet toegankelijk is. Met het aanleggen van een hyperlink naar het werk wijzigt het publiek dat toegang heeft tot het werk niet. In theorie gaat het immers om alle internetbezoekers die ook zonder de hyperlink het werk al konden benaderen.

Daarnaast is er de situatie waarbij een werk, als gevolg van de wil van de auteursrechthebbende, met beperkingen online is gezet. Die beperkingen hebben tot doel om het werk beschikbaar te stellen aan een beperkt publiek. Er is in dat geval sprake van een nieuw publiek indien de hyperlink gebruikt wordt om de beperkingen te omzeilen en het werk aan een groter publiek beschikbaar te stellen. In beide situaties is beantwoording van de vraag of er een mededeling wordt gedaan aan een nieuw publiek in eerste instantie afhankelijk van de feitelijke beschikbaarstelling van het werk.

Bij de Bestwater zaak speelde echter mee dat de derivatieve auteursrechthebbende (in casu Bestwater) niet zelf de content op internet beschikbaar heeft gesteld. Het was in dit geval de producent van de film, de oorspronkelijke rechthebbende, die deze op YouTube had gezet. Uit de feiten blijkt dat de verwijzende rechter niet kan vaststellen of de producent van de film ten tijde van het uploaden zelf de rechthebbende nog was, of dat hij de rechten toen al had overgedragen aan Bestwater. Laten we eens aannemen dat de producent (hierna: A) de film op Youtube zet, waarna een internetgebruiker (hierna: C) op zijn eigen website een hyperlink aanbrengt naar de film. Vervolgens draagt A zijn auteursrechten over aan Bestwater (hierna: B). Op dat moment is de wil van de (derivatieve) auteursrechthebbende , dus B (die mogelijk een beperkte beschikbaarstelling beoogt) niet relevant bij de beoordeling of er sprake is van een nieuw publiek. Die beoordeling heeft immers reeds plaatsgevonden toen C de hyperlink aanbracht naar het reeds vrij en onbelemmerd beschikbare werk. C mocht er vanuit gaan dat A, door het uploaden van de film naar Youtube, aan een publiek bestaande uit alle internetgebruikers heeft gedacht. C kan bovendien niet op de hoogte zijn van de wil van B. Op grond van de feitelijke beschikbaarstelling van het werk is er bij het enkele aanleggen van een hyperlink naar dat werk dus geen sprake van een nieuw publiek. Het HvJ zegt daarover in r.o. 18: “Denn sofern und soweit dieses Werk auf der Website, auf die der Internetlink verweist, frei zugänglich ist, ist davon auszugehen, dass die Inhaber des Urheberrechts, als sie diese Wiedergabe erlaubt haben, an alle Internetnutzer als Publikum gedacht haben”. (onderstreping door mij).

Oftewel: Wanneer en voor zover het werk op de website waar de link naar verwijst vrij toegankelijk is, mag men er (als internetgebruiker en als plaatser van een hyperlink c.q. embedded link) vanuit gaan dat de auteursrechthebbende op het werk toestemming heeft gegeven voor de feitelijke beschikbaarstelling. Het HvJ geeft dus aan dat de plaatser van de link mag uitgaan van de veronderstelling dat een werk legaal beschikbaar is gesteld, en dat er met het aanbrengen van een link naar zo’n werk geen sprake is van een nieuw publiek.

Laten we nu eens uitgaan van een alternatieve situatie: A heeft de rechten reeds overgedragen aan B en zet vervolgens het filmpje op Youtube. C brengt vervolgens een hyperlink aan naar dat filmpje. Net als in de vorige situatie heeft B niet gewild dat alle internetgebruikers toegang krijgen. C kan echter nog steeds niet weten wat de wil is van B. En nu alle internetgebruikers al toegang hebben tot dat filmpje is er feitelijk evenmin een nieuw publiek dat door middel van de hyperlink toegang krijgt. C maakt door het aanleggen van de hyperlink geen auteursrechtinbreuk.

De auteursrechthebbende staat in dit laatste geval natuurlijk niet helemaal met lege handen. Wie zonder toestemming van de auteursrechthebbende een film uploadt op YouTube maakt daarbij inbreuk op het openbaarmakingrecht en het verveelvoudigingsrecht van de auteursrechthebbende. B kan A daarvoor aanspreken. En wanneer die inbreukmaker de film dient te verwijderen vervalt daarmee ook direct de inhoud van de embedded link naar zo’n werk. Bovendien is het mijns inziens nog steeds mogelijk om via de route van de onrechtmatige daad op te treden tegen hyperlinks waarvan de plaatser weet, of moet weten dat het verwijst naar een illegaal aangeboden werk [Aldus ook Spauwen in zijn annotatie bij de Svensson-zaak, Bb 2014/32].

Dr. Mr. M.H. Paapst
Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 januari 2015, IEF 14591 (Converse/All star tegen Carmika)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal, Kennedy Van der Laan. Namaak. Merkenrecht. De voorzieningenrechter gebiedt Carmika bij verstek ieder inbreukmakend gebruik van de gemeenschapsmerken van licentiehouder Converse en het gebruik van de Benelux- en gemeenschapsmerken van All Star te staken en gestaakt te houden. Carmika wordt veroordeeld in de proceskosten ad €26.140,55.

2.1 (...) Ter zitting heeft Converse c.s. verklaard het verbod op inbreuk op de Beneluxmerken niet door Converse, maar uitsluitend door All Star wordt gevorderd. De eis in zoverre verminderd.

2.5. De vorderingen komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor zodat deze zullen worden toegewezen (...). Het uit te spreken inbreuk verbod op de Beneluxmerken wordt, zoals gevorderd, slechts toegewezen aan All Star als houdster van deze merken. De dwangsom zal worden gemaximeerd.

Uit het persbericht: Advocaat Wouter Seinen heeft zich per 1 januari jl. als partner verbonden aan Baker & McKenzie. Seinen gaat per die datum de IP/IT & Commercial praktijk leiden van het Amsterdamse kantoor. Hiervoor was hij werkzaam bij CMS. Met de komst van Wouter Seinen, senior associate Silvia Schaik en junior associate Nathalja Doing versterkt Baker & McKenzie haar positie op het gebied van IP/IT & Commercial.

Seinen is gespecialiseerd in het adviseren van zowel nationale als internationale cliënten met betrekking tot eigendom en bescherming van elektronische gegevens. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor internet-gerelateerde vraagstukken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Bovendien heeft hij veel ervaring inzake IT- en outsourcing transacties, in het bijzonder met business process outsourcing. Ook is hij een zeer ervaren procesadvocaat en staat hij bekend als scherp onderhandelaar. .

Rechtbank Den Haag 31 december 2014, IEF 14589; ECLI:NL:RBDHA:2014:16730 (New Jet System tegen AVO Anthurium Vogels c.s. en vice versa)
Bewijs in (voormalige) IE-zaak IEF 11897. Het debat is tussen partijen in hun conclusies na enquête beperkt tot het deel of New Jet c.s. eind 2010/begin 2011 offertes heeft uitgebracht aan anderen met betrekking tot project Polen. Per 19 februari 2011 werd de overeenkomst ontbonden. AVO wordt bij tussenvonnis IEF 12668 toegelaten bewijs te leveren. Uit verklaringen van getuigen volgt niet dat de offerte van 16 mei 2011 valt binnen de periode eind 2010/begin 2011.

De vorderingen worden afgewezen, vanwege ontbreken van een IE-rechtelijke vordering wordt 1019h Rv gepasseerd en wordt het liquidatietarief toegepast.

2.8 (...) Omdat naar het oordeel van de rechtbank 16 mei 2011 niet valt binnen de periode “eind 2010/begin 2011”, volgt uit de verklaringen van de getuigen niet dat enige offerte(s) met betrekking tot project Polen aan Van der Arend is(zijn) uitgebracht eind 2010/begin 2011. In ieder geval ontbreekt elk bewijs dat offertes zijn uitgebracht vóór 19 februari 2011 voor het project Polen of enig ander project.

2.9. De conclusie uit het voorgaande is dat BSP en Avo Anthurium Vogels niet zijn geslaagd in het leveren van het hun opgedragen bewijs. Daarom is niet komen vast te staan dat [X] c.s. in strijd heeft gehandeld met de overeenkomst. Alle vorderingen in zaak I in reconventie en in zaak II zullen daarom worden afgewezen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Bijdrage ingezonden door Corina Post, Cpostc. Het Italiaanse mode concern Replay heeft in samenwerking met parfumhuis Mavive een nieuw mannenparfum op de markt gebracht. De geur omschrijft zich als sensueel, krachtig, kruidig en mysterieus. Het parfum heet RELOVER. Het is een pakkende naam maar hoe uniek is deze eigenlijk? En welke mogelijkheden heeft REPLAY om de naam RELOVER en het uiterlijk van zijn parfumrevolver te beschermen?

Dat Italianen goed zijn in design blijkt maar weer want deze geur is in een wel heel creatief ontwerp gegoten. Het parfum zit namelijk in een verwisselbare lichtblauwe loop dat wordt vastgeklikt in een metallic heft oftewel het is een klassieke revolver.

De naam RELOVER is met veel creativiteit tot stand gekomen. Het is duidelijk dat men gespeeld heeft met de woorden REVOLVER, RELOAD en LOVE(R), waarbij RE terugkomt als eerste element in REPLAY. De naam zegt dus eigenlijk “Het herladen van je geliefde (geur)”. Tenminste dat dacht ik in eerste instantie. Maar toen ik het internet afstruinde kwam ik op een Amerikaanse website een antieke Smith & Wesson Relover (model 1) revolver tegen. Deze revolver is zilver beplaat en door de jaren blauwig van kleur geworden.

Merk
Neemt niet weg dat REPLAY de naam RELOVER kan vastleggen via een merkregistratie voor een goede bescherming van de naam. Een onderzoek of de naam ook daadwerkelijk beschikbaar is in het merkenregister is aan te raden om eventuele problemen te voorkomen. Het valt op dat de naam RELOVER nog niet als merk in het Europese register is gedeponeerd ondanks dat het product al wel op de Europese markt verkrijgbaar is. De naam RELOVER wordt in een speciaal lettertype weergegeven. Ook deze schrijfwijze kan met een merkregistratie vastgelegd worden. Het uiterlijk van de revolver kan als beeldmerk worden geregistreerd.

Model
Een andere mogelijkheid om het uiterlijk van dit revolver vast te leggen is via een modelregistratie. De eisen die aan een model worden gesteld zijn: een nieuw uiterlijk en een eigen karakter. Natuurlijk kennen we al veel vormen van (water)pistolen maar niet als het gaat om parfum. Een zoektocht op het internet leverde hooguit 18de eeuwse parfumpistolen of kostbaar multifunctionele vrouwenpistool van Chanel op. Daarnaast is er de handgranaat van Viktor & Rolf of de kogels van Julliet has a gun. Maar al deze geurwapens lijken niet op het RELOVER revolver. Indien Replay nog geen modeldepot heeft aangevraagd dan heeft zij 12 maanden de tijd vanaf het moment dat zij het RELOVER parfum aan het publiek heeft getoond om dit als nog te doen.

Want als eigenaar wil je wel gericht kunnen schieten als iemand jouw naam of het uiterlijk van jouw product oneigenlijk gebruikt.

Hof Amsterdam 20 januari 2015, IEF 14587; ECLI:NL:GHAMS:2015:119 (Paradijs voor Pedo's)
Mediarecht. Publicaties niet onrechtmatig. [appellant] is vastgoedhandelaar en mede-eigenaar van hotel in Accra te Ghana. OneWorld.nl had een artikel geplaatst met als titel 'Paradijs voor Pedo's'. De daarin geuite beschuldigingen vinden voldoende steun in feitenmateriaal en er is voldoende invulling aan beginsel hoor en wederhoor.

3.11.
Het hof verenigt zich op grond van een en ander met het oordeel van de voorzieningenrechter dat de door [geïntimeerde] in haar artikel van 28 juni 2012 jegens [appellant] geuite beschuldigingen voldoende steun vonden in het haar op dat moment beschikbare feitenmateriaal. Uit dit feitenmateriaal volgt immers, zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen, dat [appellant] verdacht is geweest van seksueel misbruik van [A], dat hij aangehouden is geweest en op borg is vrijgelaten en dat hij in Ghana werd vervolgd. Het feitenmateriaal biedt aldus voldoende steun aan de strekking van het artikel. In hetgeen [appellant] heeft aangevoerd is voorts onvoldoende grond te vinden om beter onderzoek van [geïntimeerde] te verlangen of om van haar te vergen dat zij bepaalde feiten in haar artikel vermeldt.

3.16.
[appellant] wijst nog erop dat het in strijd met de waarheid is dat, zoals [geïntimeerde] in haar artikel meldt, de strafzaak tegen hem is heropend. Uit de door hem overgelegde brief van het openbaar ministerie van 28 november 2013 valt immers, zo voert hij aan, slechts af te leiden dat de sluiting van het strafrechtelijk onderzoek is heroverwogen. Het hof gaat erin mee dat de mededeling in het artikel van [geïntimeerde] feitelijk niet (geheel) juist is. Het valt echter niet zonder meer aan te nemen dat [geïntimeerde] doelbewuste heeft gelogen. Het kan zijn dat sprake is geweest van een begripsverwarring; er lag immers een verzoek om de sluiting van het strafrechtelijk onderzoek te heroverwegen. [geïntimeerde] wijst terecht erop dat dit verzoek pas na publicatie van haar artikel is afgewezen. Het hof ziet in de (onjuiste) mededeling in elk geval onvoldoende grond om de artikelen onrechtmatig te achten, temeer omdat de mededeling dat het strafrechtelijk onderzoek is heropend niet de kern van de artikelen beslaat maar slechts een zijdelingse opmerking is.
3.17.
Het hof is op grond van een en ander van oordeel dat ook de publicaties van 8 oktober 2013 en 8 november 2013 voldoende steun vonden in het beschikbare feitenmateriaal. Ook de grieven IX tot en met XI falen.

3.18.
De voorzieningenrechter heeft bij haar oordeel dat publicatie van de artikelen van 28 juni 2012, 8 oktober 2013 en 8 november 2013 niet onrechtmatig was, meegewogen dat [appellant] tot op zekere hoogte een publieke figuur is en dat het gaat om zeer ernstige misstanden, te weten kinderensekstoerisme in Ghana en de omstreden Ghanese rechtsgang, die enerzijds meebrengen dat er een groot publiek belang is om op de hoogte te worden gebracht van deze misstanden, maar anderzijds dat de onderhavige publicaties het privéleven en de reputatie van [appellant] in aanzienlijke mate schenden. [appellant] heeft een en ander bij zijn grieven niet bestreden. Ook het hof zal deze omstandigheden bij zijn oordeel meewegen.

3.21.
Het hof is op grond van een en ander zoals hiervoor overwogen, gelet op alle omstandigheden met de voorzieningenrechter van oordeel dat de publicaties van [geïntimeerde] niet onrechtmatig zijn jegens [appellant]. Er is dan ook geen grond de door [appellant] gevorderde voorzieningen toe te wijzen.

Vrz. Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 23 januari 2015, IEF 14587 (Optima tegen Belgacom)
Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs, Altius. Optima stelt financiële planningsdiensten op basis van vier pijlers (inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap) en voert een logo met 4 lussen. Belgacom beslist met haar submerk PROXIMUS voortaan handelsnaam te voeren, met een nieuw logo en merk; alle iconen ondergaan een visuele herstilering. Optima komt op tegen het X-teken. Er wordt niet voldaan aan de bekendheid van het merk en een verband tussen merk en teken als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. Er wordt niet voldaan aan de soortgelijkheid van de waren en het verwarringsgevaar uit artikel 2.20.1.b BVIE. Er is geen sprake van inbreuk. Twee OPTIMA-merken worden op tegenvordering vervallen verklaard.

19. Concreet dient aan volgende volgende cumulatieve voorwaarden voldaan te zijn:
(i) Het ingeroepen merk moet bekend zijn.
(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
(iii) Het publiek moet een verband leggen tussen merk en teken.
(iv) Er wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk of de reputatie van het merk (OPTIMA BANK verwijst in hoofdzaak naar de afbreuk aan het onderscheidend vermogen.
(v) Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van het teken.
Artikel 2.20.1.c. BVIE is zowel van toepassing op het gebruik in het economische verkeer voor soortgelijke als niet-soortgelijke diensten. De aard van de aangeboden artikelen kan wel een rol spelen bij de boordeling omtrent het verband tussen merk en teken (infra).

(i) Het ingeroepen merk moet bekend zijn.
22. De bekendheid van het [OPTIMA]teken in de zin van art. 2.20.1.c. BVIE (hetzij als onderscheiden merk, hetzij als onderdeel van een complex beeldmerk) wordt niet aanvaard op grond van volgende overwegingen:
• De aangehaalde krantenartikels wijzen niet op de bekendheid van het -teken, doch geven aan dat merk en teken hun oorsprong vinden in een gelijkaardige inspiratiebron (“oneindige lussen”). Verder wordt de journalist (De Tijd/L’Echo en hernomen in het Het Laatste Nieuws) niet beschouwd als representatief voor de doelgroep (grote publiek) gezien hij een bijzonder waakzame positie inneemt (en dit in het licht van het doelpubliek van het dagblad). Verder wordt aangegeven dat in het desbetreffend artikel wordt gewezen
op het gegeven dat de ontwerpers “hun inspiratie halen bij de “oneindige lussen” die je ook in heel wat andere logo’s terugziet” zonder dat de vermeende bekendheid van [OPTIMA-teken]
• Het marktonderzoek aangereikt door OPTIMA BANK (uitgevoerd door MeMo2) zou aangegeven dat in november 2014 (concreet tussen 13 en 21 november 2014) de bekendheid van het merk zou gedaald zijn tot 4% van het relevante publiek (waarbij tevens een foutmarge van 4% wordt aangegeven). Deze marktstudie bewijst onvoldoende naar recht de bekendheid van het merk: (...)
• Het gegeven dat het merk een beeldmerk betreft, houdt een zekere drempel in voor het uitgroeien van de bekendheid van een merk aangezien het niet kan uitgesproken worden en specifiek aangezien de inspiratiebron (“oneindige lussen”) reeds bekend bij het doelpubliek in tal van alternatieve vormen: (...)
• Verder staat het concrete gebruik dat OPTIMA BANK maakt van haar merk, d.i. in combinatie met het woordonderdeel OPTIMA het uitgroeien van het grafisch onderdeel als bekend merk in de weg. Zowel visueel als in het herinneringsbeeld van het doelpubliek is het woordgedeelte dominant (zelfs indien het
grafische onderdeel visueel wordt voorgesteld voor of boven het woordgedeelte).

Er dient immers te worden uitgegaan van een natuurlijke intellectuele luiheid van een consument die eerst nota zal nemen van het uitspreekbare indien geen woordbegrip kan gedistilleerd worden uit de vormgeving (visueel dan wel intellectueel). Uit de voorgelegde communicatie blijkt dat het grafisch onderdeel slechts
sporadisch zonder bijkomende elementen wordt gebruikt. Het betreft een brochure omtrent de investeringen in appartementen in Brussel waarbij het merk (met uitzondering van de eerste pagina waar het grafische element wordt gecombineerd met het woordelement OPTIMA) onderaan elke pagina prominent aanwezig is. Uit al de overige communicatie (sponsoring) blijkt dat het grafisch element steeds in combinatie wordt gebruikt met andere grafische en woordelementen, waarbij de combinatie met het woordelement OPTIMA het talrijkste zijn (cfr. OPTIMA OPEN (tennis); OPTIMA RALLY (autorally), KAA OOSTENDE en BEERSCHOT (voetbal), KINGS OF GOLF (golf), OPTIMA GENT (basketbal), ….. ). Gezien deze wijze van reclame kan ook geen rekening worden gehouden met de totale investeringen in reclame aangezien onvoldoende naar recht wordt bewezen dat deze betrekking heeft op het grafische element op zich. In het licht hiervan wordt opgemerkt dat in de aangehaalde krantenartikels van 25 en 26 september
2014 het grafisch element wordt weergegeven samen met het woordgedeelte OPTIMA.

(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
26. Volledigheidshalve (en wederom wijzend op de abstractie die werd gemaakt van de niet-aanvaarde bekendheid van het merk) wordt aangegeven dat deze overeenstemming enkel wordt aanvaard bij beoordeling van merk [OPTIMA] en teken [PROXIMUS] op zich. Waar de kleur en inkleuring een overheersend herinneringsbeeld als gevolg hebben, zal bij integratie van het teken [PROXIMUS] als vervanging van de letter “X” deze intellectuele invulling bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument de eerdere idee van overeenstemming doorkruizen. De herkenbaarheid van een letter in een begrip neemt de overheersende indruk ontstaan door kleur en kleurschakering weg.

(iii) Het publiek moet een verband leggen tussen merk en teken
29. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van verband tussen merk en teken als aangegeven als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. De vordering die haar grond kent in vermeld artikel dient te worden afgewezen als ongegrond.

(iv) Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk.
32. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van “afbreuk aan het onderscheidende vermogen van het merk” als aangegeven als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. De vordering die haar grond kent in vermeld artikel dient te worden afgewezen als ongegrond.

(v) Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van het teken.
34 (...) De geldige reden wordt niet aanvaard.

35. De vorderingen op grond van artikel 2.20.1.c. BVIE worden ongegrond verklaard gezien er onvoldoende bewijs voorligt omtrent volgende toepassingsvoorwaarden:
• bekend merk.
• verband tussen merk en teken.
wordt aangehaald.

Artikel 2.20.1.b. BVIE
37. Concreet dient aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan te worden:
(i) Het gewraakte teken moet als merk gebruikt zijn
(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
(iii) de aangeboden diensten moeten gelijk of soortgelijk zijn.
(iv) er bestaat verwarring(of kan verwarring ontstaan) in hoofde van het publiek

44. De vorderingen op grond van artikel 2.20.1.c. BVIE worden ongegrond verklaard gezien het niet voldoen aan de volgende toepassingsvoorwaarden:
• Soortgelijke waren in de zin van vermeld artikel
Verwarringsgevaar in de zin van vermeld artikel

IV.B. Inbreuk op artikel VI.104 WER
Afgewezen als ongegrond

IV.C. Tegenvorderingen

Rechtbank Den Haag 21 januari 2015, IEF 14585; ECLI:NL:RBDHA:2015:575 (City Box tegen Boxaround)
Uitspraak mede ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak. Merkenrecht. Citybox is aanbieder van (tijdelijke) opslagruimte en is houdster van Benelux woord- en beeldmerk CITY BOX. Boxaround biedt via internet opslagruimte te huur aan en heeft derde opdracht gegeven diensten onder aandacht te brengen. Die derde doet dat door Google Adwords te kopen voor Google.nl, waaruit de bevoegdheid van deze rechtbank ex 4.6 BVIE volgt. Boxaround heeft een aangepaste onthoudingsverklaring getekend zonder adequaat boetebeding. Boxaround wordt bevolen merkinbreuk te staken, mede inbegrepen ieder gebruik als advertising keyword waarbij na invoeren daarvan in een online zoekmachine afgebeelde advertenties verschijnen. Dit verbod wordt versterkt met een dwangsom.

4.3. Nu Boxaround in haar onthoudingsverklaring de inbreuk niet heeft erkend, en zij slechts een geclausuleerd boetebeding heeft aanvaard, blijft de dreiging van verdere inbreuk op de rechten van City Box bestaan. Immers, niet in geschil is dat het door Boxaround getekende boetebeding beperkt is in die zin dat overtredingen door derden die in opdracht van Boxaround werken daardoor niet worden bestreken als Boxaround niet uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven voor het gebruik van de City Box-merken of daarmee overeenstemmende tekens. Met City Box acht de rechtbank een dergelijke beperkte boeteclausule niet adequaat om de dreiging van inbreuk door het gebruik van de City Box-merken als advertising keyword weg te nemen, mede in het licht van het ontbreken van een erkenning van de inbreuk. De conclusie is dat de inbreuk op de City Box-merken door het gebruik in advertenties en als advertising keyword nog steeds dreigt.

4.4. Aan het voorgaande doet niet af dat Boxaround niet bewust merkinbreuk zou hebben gepleegd, dat Boxaround inmiddels een andere partij heeft ingeschakeld om haar internetmarketing te verzorgen, en dat er geen sprake zou zijn van een counterfeit-situatie. Deze omstandigheden, hoewel niet betwist door City Box, geven City Box als merkhouder niet dezelfde mate van zekerheid als een onthoudingsverklaring met een adequaat boetebeding.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Den Haag 23 januari 2015, IEF 14584 (Vitra tegen Kwantum)
Uitspraak ingezonden door Sven Klos en Jasper Klopper, Klos Morel Vos & Schaap. Auteursrecht. Nevenvordering contactgegevens. Vitra produceert design meubels, waaronder de Dining Sidechair Wood waarvan zij IE-rechthebbende is geworden middels een Deed van de dochter van de ontwerpers. Kwantum biedt de 'Paris'-stoel aan en verhandelt deze In Nederland en België. Het betoog van Kwantum dat op grond van artikel 2 lid 7 Berner Conventie geen auteurs- of modelrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen omdat de DSW in de VS niet is beschermd, faalt (r.o. 5.6). Beroep op artikel 7 lid 8 BC baat evenmin (r.o. 5.7). De daarin opgenomen maximale beschermingsduur, heeft alleen betrekking op het auteursrecht en niet een Design patent in de VS (van 14jaar). Inbreuk wordt aangenomen evenals de opgave van de contactgegevens van de leverancier ex artikel 8 lid 1 Handhavingsrichtlijn.

5.6. Het betoog van Kwantum dat op grond van artikel 2 lid 7 BC in Nederland en België geen auteursrechtelijke en modelrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen omdat de DSW in de VS ook niet auteursrechtelijk en niet modelrechtelijk is beschermd, kan geen doel treffen. Naar voorlopig oordeel is die uitleg van artikel 2 lid 7 BC niet verenigbaar met de basisregel van de Berner Conventie die inhoudt dat werken, waaronder werken van toegepaste kunst, in alle landen bescherming genieten (artikel 2 lid 1 juncto lid 6 BC). De door artikel 2 lid 7 BC voorgeschreven reciprociteit kan daarom naar voorlopig oordeel niet zo ver gaan dat Nederland en België hun uit die basisregel voortvloeiende plicht mogen verzaken, laat staan dat ze dat moeten doen. Met ander woorden, artikel 2 lid 7 BC veronderstelt dat in het land van oorsprong tenminste modelrechtelijke bescherming bestaat. (...)

5.7 Ook het beroep op artikel 7 lid 8 BC kan Kwantum niet baten. Kwantum betoogt dat krachtens die bepaling de duur van de bescherming van de DSW niet langer mag zijn dan de maximale duur van een design patent in de VS, te weten 14 jaar. Naar voorlopig oordeel heeft artikel 7 lid 8 BC echter uitsluitend betrekking op de duur van de auteursrechtelijke bescherming. Indien in het land van oorsprong geen auteursrechtelijke bescherming bestaat, zoals in deze zaak het geval is, is er geen reden om af te wijken van de hoofdregel van artikel 7 lid 8 BC, die luidt dat de duur wordt geregeld door de wet van het land waar de bescherming wordt in geroepen. Een andere uitleg zou in dit geval ook de ongerijmde consequentie hebben dat de DSW in Nederland en België minder land bescherming zou krijgen dan de minimale beschermingsduur die artikel 7 lid 4 BC voorschrijft voor een werk van toegepaste kunst, te weten 25 jaar.

5.15 Dat de DSW voldoet aan de Nederlandse en Belgische maatstaf voor auteursrechtelijke bescherming, staat niet ter discussie. Dat de Paris-stoel van Kwantum moet worden aangemerkt als een verveelvoudiging van de DSW, is niet steekhoudend bestreden. Kwantum heeft slechts gewezen op een paar verschillen (extra horizontale verbinding tussen de poten, extra aangezette aanhechtpunten en andere kleur schroeven). Die verschillen zijn naar voorlopig oordeel onbeduidend in het licht van de vele wel overgenomen trekken waarmee de DSW zich - zoals Vitra onbestreden heeft aangevoerd - onderscheidt van het relevante vormgevingserfgoed, te weten de vóór 1950 gepubliceerde werken. Gelet daarop stemt de totaalindruk van de DSW en Paris-stoel onmiskenbaar overeen.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Goedemiddag, kan ik een taxi reserveren? ‘Nee sorry, het regent. We willen niet dat onze taxi’s nat worden’. Dat antwoord verwacht je toch niet als je telefonisch bij Uber een taxi bestelt? Toch overkwam het recentelijk een groot aantal New Yorkers.

Andere Über
Wat de bellers echter niet wisten was dat ze niet het nummer van het taxibedrijf hadden gekozen, maar dat van Uber Inc., een gelijknamig designbureau in Manhattan dat sinds 1999 gerund wordt door de zusters Elena en Herta Kriegner.

Frustratie
Helemaal gek werden de dames van al die verkeerde telefoontjes van de laatste maanden. Omdat het taxibedrijf niet reageerde op hun klachten besloten de vrouwen uit pure frustratie de bellers maar vreemde antwoorden te geven. En dat werkte. Uber New York kreeg er lucht van en beloofde de zaak op te lossen. Veel is er daarna echter niet veranderd.

Reverse confusion?
De dames twijfelen nu of ze juridische stappen moeten nemen tegen het grote Uber. Helemaal kansloos lijken ze niet. Onder het Amerikaanse recht heb je de mogelijkheid op te treden als je merk als het ware wordt ‘weggeblazen’  door de populariteit en bekendheid van een nieuw, identiek merk. Reverse confusion heet dat. Misschien moet het taxibedrijf de kwestie  toch maar snel met de dames regelen.

Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad.