Gerecht EU 16 januari 2014, zaak T-433/12 (Metalen knop in het midden van het oor van een pluchen beest)  - dossier
zaak T-434/12 (Étiquette met metalen knop)  - dossier
Vormmerken. Merk op bepaalde positie. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissingen R 1692/20111 enR 1693/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een merk gekenmerkt door een bepaalde positie, bestaande uit (een stoffen vlaggetje  met) een matte of glanzende metalen knop die in het midden van het oor van een pluchen beest is aangebracht, in te schrijven voor waren van klasse 28.

Het beroep wordt afgewezen. Door het publiek zal een metalen knoop niet anders worden gezien dan een glazen, plastic of een van een anderssoortig materiaal. De keuze van het materiaal van de knoop is slechts een decoratieve keuze. Het is niet ongebruikelijk (hoewel in de minderheid) om aan de oren van pluchen beesten decoratieve elementen toe te voegen, zoals een etiket.

38      En premier lieu, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur en indiquant, au point 20 de la décision attaquée, que la circonstance que le bouton en cause soit dans un autre matériau que celui de l’animal en peluche lui-même ne procédait pas de la demande de marque, si bien qu’elle ne saurait être prise en considération.

39      À cet égard, il ressort de la description de la marque demandée, dont le libellé ne saurait être ignoré par la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt Champs géométriques sur le cadran d’une montre, point 31 supra, point 88), que cette dernière consiste en un bouton en métal rond, brillant ou mat, fixé au milieu de l’oreille d’un animal en peluche. Or, il est notoire que le métal, d’une part, et la peluche, d’autre part, sont des matériaux différents et qu’ils ont un aspect extérieur différent.

40      Néanmoins, bien que la critique en question soit fondée, elle n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité. En effet, ainsi que le fait valoir à bon droit l’OHMI, les matériaux en question ne jouent aucun rôle dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée. Un bouton en métal, brillant ou mat, attaché à l’oreille d’un animal en peluche ne sera pas perçu par le public concerné différemment d’un bouton en verre, en plastique, ou d’un autre matériau fixé au même endroit, du point de vue de son aptitude à désigner l’origine commerciale des produits en question. Le choix du matériau du bouton ne sera perçu que comme un choix d’ordre purement décoratif.

Amendement over het in de Auteurswet geven van invulling aan de groeiende behoefte om wetenschappelijk werk in de vorm van open access beschikbaar te stellen, Kamerstukken II 33 308, nr. 8.
"Artikel 25fa: De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld."

Toelichting In het kort is dit amendement erop gericht een bepaling in de Auteurswet op te nemen die invulling geeft aan de groeiende behoefte om wetenschappelijk werk in de vorm van open access beschikbaar te stellen. De aanduiding kort werk houdt in dat het gaat om artikelen en niet om boeken. Door deze bepaling heeft de auteur het recht om zijn wetenschappelijk werk dat met openbare middelen is gefinancierd gratis via internet in open access beschikbaar te stellen. Dit is toegestaan na verloop van een redelijke termijn na eerste publicatie om de uitgever in staat te stellen zijn investeringen terug te verdienen. Door invoeging van deze bepaling in het hoofdstuk Ia (De Exploitatieovereenkomst) zijn de algemene bepalingen van dit hoofdstuk opgenomen in artikelen 25b en 25h erop van toepassing. Via een aanpassing van overgangsbepaling artikel III geldt een en ander ook voor bestaande overeenkomsten. Hieronder wordt nader op deze materie ingegaan.

Deze bepaling is erop gericht invulling te geven aan de groeiende behoefte om wetenschappelijk werk in de vorm van open access beschikbaar te stellen. De aanduiding ‘kort werk’ houdt in dat het gaat om artikelen en niet om boeken. De term is ontleend aan artikel 16 lid 2 Auteurswet. Korte bijdragen aan (congres)bundels kunnen er ook onder vallen. Door deze bepaling behoudt de auteur het recht om zijn wetenschappelijk werk dat met openbare middelen is gefinancierd gratis via internet in open access beschikbaar te stellen. Werk van personen in dienst van een universiteit of ander door de overheid gefinancierde onderzoeksinstelling wordt geacht geheel of gedeeltelijk met openbare middelen zijn is bekostigd. De term ‘voor het publiek beschikbaar stellen’ verwijst naar de openbaarmakingsvorm waarbij materiaal per draad of draadloos voor leden van het publiek beschikbaar wordt gesteld op zodanige wijze dat zij daartoe op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegang toe hebben’. Dit is de internationaal gebruikelijke omschrijving van beschikbaarstelling via internet. Voorwaarden zijn dat de beschikbaarstelling geschiedt om niet, hetgeen een wezenskenmerk is van open access, en dat de bron van de eerste openbaarmaking, bijvoorbeeld het wetenschappelijke tijdschrift waarin het werk voor het eerst is gepubliceerd, wordt vermeld.

Om tegemoet te komen aan de belangen van de uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften die hun investeringen moeten kunnen terugverdienen, dient een redelijke termijn in acht te worden genomen alvorens de beschikbaarstelling in open access plaatsvindt. De reden waarom een redelijke termijn in acht genomen moet worden is het gerechtvaardigde belang van de uitgevers die tijdschriften uitgeven en peer-review organiseren. De investeringen die daarvoor nodig zijn dienen in sommige gevallen door betaling van abonnements- of toegangsgelden te worden terugverdiend, alvorens na ommekomst van een redelijke termijn het werk gratis voor een ieder beschikbaar komt. De duur van deze redelijke termijn zal per publicatievorm verschillen. Bij een publicatie in een blad dat wekelijks verschijnt, kan een termijn van een maand redelijk zijn. Bij een maandelijkse publicatie kan een termijn van enkele maanden redelijk zijn. Overigens kan de redelijke termijn ook nul zijn, indien het redelijk en niet bezwaarlijk is als een werk, eventueel in een van de formele publicatie afwijkende opmaak, onmiddellijk gratis online verschijnt. Het staat partijen vrij om hier nadere afspraken over te maken, maar de rechter zal uiteindelijk moeten beoordelen of een termijn redelijk is, in het licht van alle omstandigheden van het geval.

De bepaling behelst geen beperking op het auteursrecht, maar slechts een beperking van de overdraagbaarheid van een deel van het auteursrecht. Zij legt slechts vast dat de auteur van een kort wetenschappelijk werk niet contractueel gedwongen kan worden afstand te doen van het recht om zijn werk, als hij dat wenst, na verloop van tijd gratis op internet te plaatsen. De auteur van het werk is overigens niet verplicht om zijn werk om niet op internet te plaatsen. Het ligt wel in de rede dat de overheid of een van overheidswege gefinancierde subsidiënt van een specifiek wetenschappelijk onderzoek in bepaalde gevallen zal overeenkomen of als voorwaarde voor financiering zal stellen dat door haar gefinancierd onderzoek direct of na verloop van een redelijke termijn gratis op internet beschikbaar wordt gesteld.

Door invoeging van deze bepaling in het hoofdstuk Ia (De Exploitatieovereenkomst) zijn de algemene bepalingen van dit hoofdstuk erop van toepassing. Dit hoofdstuk is van toepassing op een overeenkomst die de verlening van exploitatiebevoegdheid ten aanzien van het auteursrecht van de maker aan een wederpartij tot hoofddoel heeft (art. 25b lid 1). Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de maker als bedoeld in de artikelen 7 en 8. (art. 25b lid 3). Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing op de natuurlijke persoon die het auteursrecht als erfgenaam of legataris van de maker heeft verkregen. (art. 25b lid 4).

Van het recht kan op grond van artikel 25h lid 1 geen afstand worden gedaan en het recht is dus ook niet overdraagbaar. In geval van en overdracht van het auteursrecht aan een derde, bijvoorbeeld een uitgever, blijft het recht bij de auteur berusten. De mogelijkheid om er via een rechts- en forumkeuze van af te wijken wordt via artikel 25h lid 2 voor zover mogelijk beperkt.

De bepaling is deels geïnspireerd op artikel 38 lid 4 van de Duitse auteurswet zoals dit luidt vanaf 1 januari 2014: „Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung er schienen ist, hat auch dann, wenn er dem Verleger oder Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht, den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient. Die Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Een verschil met de Duitse regeling is dat het aandeel van de overheidsfinanciering niet is gefixeerd op minimaal de helft en dat de redelijke termijn niet is vastgelegd op twaalf maanden. Voorts is niet vastgelegd dat het moet gaan om een artikel dat verschijnt een periodiek dat minstens tweemaal per jaar verschijnt. Uitgangspunt bij iedere vorm van gehele of gedeeltelijke overheidsfinanciering van onderzoek dient te zijn dat het onderzoek na verloop van een redelijke termijn via internet voor alle burgers beschikbaar komt. In veel gevallen worden en kunnen wetenschappelijke artikelen aanzienlijk eerder – en zonder de economische belangen van de uitgevers te schaden – gratis op internet worden geplaatst dan na verloop van een termijn van twaalf maanden. Aansluiting bij de verschijningsfrequentie is niet wenselijk omdat dit arbitrair is en bij digitale ‘tijdschriften’ geen sprake meer is van verschijningsfrequentie.

In de overgangsrechtelijke bepaling artikel III wordt bepaald dat deze bepaling ten behoeve van open access ook van toepassing is op overeenkomsten die voor het tijdstip van inwerkingtreding zijn gesloten.

Antwoord Kamervragen over ondertitelen van films als inbreuk op auteursrecht, Aanhangsel Handelingen II, 2013-2014, 822.
Vraag 2: Wanneer en waarom is sprake van inbreuk op het auteursrecht bij het ondertitelen van films zoals de ondertitelsites doen?
Antwoord 2: De dialogen uit een film zijn, net als een boek, auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat dialogen uit een film niet mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de toestemming van de rechthebbende, behoudens de beperkingen bij wet gesteld (art. 1 Auteurswet). Een vertaling van dialogen in ondertitels is een vorm van verveelvoudiging, waarvoor toestemming nodig is van de rechthebbende van de oorspronkelijke dialogen (art. 13 Auteurswet). Hetzelfde geldt voor de openbaarmaking daarvan via het internet (art. 12 Auteurswet).

De rechthebbende kan degene die zonder zijn toestemming voornoemde vertalingen vervaardigt en openbaar maakt, aanspreken op schending van zijn auteursrecht. De rechthebbende kan ook een website aanspreken, die weliswaar zelf geen inbreuk pleegt, maar wel de inbreuk faciliteert door daarvoor een platform te bieden. De rechter heeft verschillende malen geoordeeld dat dit onder omstandigheden een onrechtmatige daad oplevert (zie bijvoorbeeld: Rb. Utrecht, 26 augustus 2009, LJN:BJ6008 (mininova), Hof Amsterdam, 16 maart 2010, LJN:BL7920 (index hascodes), Rb. Haarlem, 9 februari 2011, LJN:BP3757 (FTD/BREIN)).
BREIN heeft aangegeven dat de websites Bierdopje.com en Simply Releases uit dien hoofde zijn aangeschreven. De websites boden gebruikers een platform waarop ongeautoriseerde ondertitels beschikbaar werden gesteld aan het publiek voor illegale kopieën van populaire, buitenlandse, films en tv-series.

Vraag 3: In hoeverre is er sprake van inbreuk op het auteursrecht als samenvattingen van de filmtekst worden gegeven?

Antwoord 3
Het maken van een samenvatting van werken van letterkunde, wetenschap of kunst is in de regel toegestaan. Onder omstandigheden kan het maken van een samenvatting van een filmtekst onrechtmatig zijn.
Daarbij kan worden gedacht aan het integraal overnemen van grote gedeeltes van de inhoud (Vgl. Pres. Rb.»s-Gravenhage, 1 oktober 1985, KG 1985, 320). Voor de goede orde zij opgemerkt dat BREIN heeft aangegeven dat bij de ondertitels op de sites van Bierdopje.com en Simply Releases geen sprake was van een samenvatting.

Vraag 4, 5 en 6
Deelt u de mening dat de auteurswet innovaties op internet als ondertitelsites moet bevorderen in plaats van belemmeren? Zo nee, waarom niet?
Deelt u de mening dat door zelfgemaakte ondertitels ook films en series toegankelijk worden voor Nederlandstaligen, die (nog) niet met Nederlandse ondertitels uitgebracht zijn? Worden zelfgemaakte ondertitels, waarvoor geen commercieel alternatief is ook gezien als inbreuk op het auteursrecht? Zo ja, vindt u dit wenselijk?
Deelt u de mening dat de auteurswet zo dient te zijn ingericht dat innovatieve nieuwe (internet)diensten zich kunnen ontwikkelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke aanpassingen bent u van plan voor te stellen?

Antwoord 4, 5 en 6
Buitenlandse films en tv-series zijn in toenemende mate beschikbaar via internet. Voorbeelden zijn Netflix, Pathé-Videoland en HBO. Ook bieden bijvoorbeeld Ziggo, UPC en KPN steeds meer video-on-demand diensten aan. Ik verwelkom deze ontwikkeling en zie daarin ook een bevestiging dat het auteursrecht daarvoor geen belemmering hoeft op te leveren. Eén van de manieren om het legale aanbod nog meer te stimuleren, is het verder versimpelen van het verkrijgen van toestemming van de rechthebbenden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Dit kan door de verstrekking van auteursrechtlicenties te vereenvoudigen. Dit is altijd een speerpunt van mijn beleid geweest (Kamerstukken II, 29 838, nr. 29). Deze inzet heeft mede tot gevolg gehad dat in Brussel een akkoord aanstaande is over de richtlijn collectief beheer. Deze richtlijn versimpelt de uitgifte van multiterritoriale licenties voor het gebruik van muziek op het internet binnen de Europese Unie. De muziekmarkt vormt een ideale proeftuin voor de ontwikkeling van het online-aanbod van andere op grond van het intellectuele eigendomsrecht beschermde prestaties.

Deze innovatieve, online verdienmodellen verdienen een eerlijke kans, ongeacht of het nu gaat om muziek, films of e-boeken. Ik ben er beducht voor dat de legale markt voor muziek, films en e-boeken sterk wordt gehinderd door grootschalig en kosteloos aanbod van illegale bestanden, hoe innovatief de daaraan ten grondslag liggende uitwisselingsmethoden ook vaak mogen zijn. Dit geldt ook wanneer zelfgemaakte ondertitels ervoor zorgen dat illegaal, buitenlands, aanbod toegankelijk wordt voor Nederlandstaligen. De legale markt kan alleen een eerlijke kans krijgen als illegaal aanbod kan worden aangepakt.

Recent is de Europese Commissie een consultatie gestart over de hervorming van het auteursrecht2.
Een van de vragen hierbij is in hoeverre gebruikers problemen hebben ervaren bij de toegang tot diensten of het aanbieden daarvan in andere lidstaten. Momenteel bereid ik met mijn collega’s van OCW en EZ een reactie voor op deze consultatie. Een afschrift daarvan zal aan uw Kamer worden verzonden.

Mocht de (nieuwe) Europese Commissie op basis van de uitkomst van de consultatie besluiten een voorstel voor regelgeving te doen, dan zal ik uw Kamer daarover uiteraard ook informeren en mijn stellingname dienaangaande kenbaar maken.

Rechtbank Den Haag 15 januari 2014, HA ZA 12-160 (Rovi tegen Ziggo)
Uitspraak ingezonden door John Allen, NautaDutilh.
Octrooirecht. Geen inbreuk. De rechtbank volhardt bij hetgeen bij tussenvonnis [IEF 12856] is overwogen en beslist. Tussen partijen is in geschil of is voldaan aan conclusie 1 nieuw kenmerk 1.1. ‘An electronic tetevision programming guide system (...) comprising:’. Beide partijen gaan ervan uit dat dit kenmerk meebrengt dat de in de overige kenmerken geclaimde functionaliteit om favorietenlijsten samen te stellen is geïntegreerd in het EPG-systeem. Zij verschillen van mening over de vereiste wijze van integratie. Een uitleg van de conclusie waarbij de favorietenlijsten moeten kunnen worden samengesteld op basis van de informatie uit de elektronische programmagids is ook de enige zinvolle uitleg van de vereiste integratie.

Dat de rechtbank in voornoemde rechtsoverwegingen van het tussenvonnis ook niet een interactie via de gebruiker voor ogen had, volgt al uit het feit dat die interactie (mede) is vastgesteld in het kader van de beoordeling van de inventiviteit van EP 417. Er wordt geconcludeerd dat de STB’s geen inbreuk maken op conclusie 1 nieuw. Dat brengt mee dat de vorderingen van Rovi in conventie in de hoofdzaak zullen worden afgewezen. Nu conclusie 1 zoals verleend wordt vernietigd en op het hulpverzoek waarop Rovi zich heeft teruggetrokken geen inbreuk wordt gemaakt, geldt Rovi in conventie als de volledig in het ongelijk gestelde partij en in reconventie als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij en wordt zij veroordeeld in de proceskosten.

2.12. Een uitleg van de conclusie waarbij de favorietenlijsten moeten kunnen worden samengesteld op basis van de informatie uit de elektronische programmagids is ook de enige zinvolle uitleg van de vereiste integratie. De uitleg die Rovi thans geeft aan kenmerk 1.1 is naar het oordeel van de rechtbank niet zinvol. Die uitleg veronderstelt immers geen technische interactie tussen de programma-informatie en het samenstellen van de kanaalvoorkeurslijsten, maar biedt de gebruiker slechts de mogelijkheid om de programmaroosterinformatie te raadplegen en die informatie vervolgens in een ander scherm te gebruiken bij het maken van keuzes bij het samenstellen van zijn kanaalvoorkeurslijsten. Als er bij die uitleg al sprake is van enige interactie, dan is dat interactie via (het hoofd van) de gebruiker van het EPG-systeem. De gemiddelde vakman zal conclusie 1 nieuw in samenhang met de beschrijving niet op deze wijze begrijpen aangezien hij op zoek is naar technische maatregelen en de door Rovi verdedigde uitleg geen technische maatregel inhoudt.

2.13. Dat de rechtbank in voornoemde rechtsoverwegingen van het tussenvonnis ook niet een interactie via de gebruiker voor ogen had, volgt al uit het feit dat die interactie (mede) is vastgesteld in het kader van de beoordeling van de inventiviteit van EP 417. In dat kader is beslissend of er sprake is van functionele interactie tussen de kenmerken en moet de mogelijke reactie van een gebruiker op de presentatie van informatie, zoals het gebruik van informatie uit de elektronische programmagids bij de selectie van favoriete kanalen, buiten beschouwing worden gelaten. De door Rovi voorgestane uitleg van de vereiste integratie zou dus meebrengen dat de rechtbank zou moeten terugkomen op (de motivering van) haar oordeel omtrent de inventiviteit van EP 417. Daar heeft Rovi niet voor gepleit en ook de rechtbank ziet daar geen aanleiding voor.

2.17. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de STB’s geen inbreuk maken op conclusie 1 nieuw. Dat brengt mee dat de vorderingen van Rovi in conventie in de hoofdzaak zullen worden afgewezen. Nu uitspraak wordt gedaan in de hoofdzaak, behoeft de provisionele vordering geen verdere behandeling. In reconventie zal conclusie 1 van EP 417 voor zover dit gelding heeft voor Nederland worden vernietigd voor zover het meer omvat dan het in het hulpverzoek vermelde.

Decision of the Administrative Council of 13 December 2013 amending Rule 6 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention and Article 14(1) of the Rules relating to Fees (CA/D 19/13)
Bijdrage ingezonden door Cees Mulder, Maastricht University.
Per 1 april 2014 schaft het Europees Octrooibureau de korting af die indieners van Europese octrooiaanvragen en houders van Europese octrooien krijgen omdat ze een taal gebruiken die niet een van de drie officiële talen van het Europees Octrooibureau is.

Deze korting (20%) werd gegeven aan inwoners van Staten die deel uitmaken van het Europees Octrooiverdrag (EOV), die een officiële taal hebben anders dan Duits, Engels of Frans, en aan onderdanen van die Staat die in het buitenland wonen. Deze personen kunnen bepaalde stukken indienen in een officiële taal van die Staat (Artikel 14 EOV). Volgens de huidige Regel 6(3) EOV wordt aan personen die een Europese octrooiaanvrage, een verzoek om onderzoek, een oppositie, een beroep, een verzoek om herziening of een verzoek om beperking of herroeping indienen in hun landstaal: de indieningstaks, de taks voor het onderzoek, de taks voor de oppositie, de taks voor het beroep, de taks voor het herzieningsverzoek of de taks voor het verzoek om beperking of herroeping met 20% verminderd (percentage wordt genoemd in het Taksenreglement).

Bij de totstandkoming van het Europees Octrooiverdrag in 1973 is er flink strijd geleverd over welke drie talen de officiële talen van het Europees Octrooibureau zouden worden. Omdat het Europees Octrooibureau een tak in Nederland zou krijgen (het Institut International des Brevets was sinds 1947 in Den Haag gevestigd) was het niet meteen voor de hand liggend dat bijvoorbeeld Nederlands niet een van die drie officiële talen zou worden.

Uiteindelijk heeft Nederland als eerste zijn talenrecht opgegeven (gevolgd door Italië). Deze doorbraak heeft er mede toe bijgedragen dat Bob van Benthem de eerste President van het Europees Octrooibureau werd.

Teneinde landen die niet meteen in Duits, Engels of Frans kunnen indienen (vaak door nationale taaleisen) tegemoet te komen, is indertijd een kortingsregeling ingesteld met name als compensatie voor de extra vertaalkosten. Deze regeling wordt nu afgeschaft ondanks protesten in de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie (Finland, Italië, Nederland, San Marino, Poland, Turkije en Zwitserland stemden tegen).

Per 1 April 2104 wordt de huidige talenkorting in Regel 6(3) EOV vervangen door een korting voor het midden en klein bedrijf, zelfstandige uitvinders en non-profit organisaties, universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen. Verder wordt de korting beperkt tot de indieningstaks ('filing fee') en de taks voor het onderzoek ('examination fee'). Volgens Artikel 14(1) van het Taksenreglement bedraagt de korting 30%.

Cees Mulder

Vzr. Rechtbank Rotterdam 31 december 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:10726 (Procter & Gample tegen Unilever)
Procesrecht. Bevoegdheid rechter. Uitwerking vonnis d.d. 14 januari 2014 van het (verkort) vonnis in kort geding van 31 december 2013. Executiegeschil naar aanleiding van vonnis [IEF 13362] van in octrooigeschillen gespecialiseerde Haagse rechter. Juridische of feitelijke misslag of onvoldoende motivering? P&G vordert provisioneel de schorsing van de executie indien het kort geding niet uiterlijk op 27 december 2013 kan plaatsvinden.

Uit 4.10: In het vonnis van 19 december 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag ten aanzien van het gebrek aan nieuwheid onder 4.25 overwogen dat “(…) Andere niet-nieuwheidsargumenten […] niet of onvoldoende gemotiveerd [zijn] bepleit, reden waarom EP 172 voorshands nieuw moet worden geacht.”

De vraag is of het gestelde gevoerde verweer in voldoende controleerbare en aanvaardbare mate is geschied. Om dit te kunnen bepalen is mede van belang het antwoord op de vraag hoe - om in de woorden van mr. Hoyng te spreken: - “dodelijk” en essentieel het verweer van P&G c.s. voor het octrooi geacht kan worden te zijn. Dit vraagt een volledig inhoudelijke toets van het octrooirecht , welke toets in de in artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 genoemde gevallen voorbehouden is aan de rechtbank Den Haag. De Rotterdamse voorzieningenrechter wordt in feite gevraagd opnieuw te oordelen over het in Den Haag door een voorzieningenrechter gespecialiseerd in het octrooirecht reeds besliste octrooigeschil, teneinde te kunnen beslissen over de toewijsbaarheid van de thans ingestelde vordering in dit executiegeschil. De voorzieningenrechter dient zich te onthouden van het geven van een dergelijk inhoudelijk oordeel.

Uit 4.10 (vervolg): De ratio hiervan is dat voorkomen wordt dat een executiegeschil gaat werken als een verkapt appel, doordat de voorzieningenrechter, aan wie in executiegeschillen slechts een uiterst terughoudende rol toekomt, opnieuw moet oordelen over het in de te executeren titel reeds besliste geschil. Dit geldt temeer nu het gaat om de, zoals door beide partijen ook bepleit, specialistische en complexe materie van het (technische) octrooirecht. Feitelijk komt het naar het oordeel van deze voorzieningenrechter erop neer dat P&G c.s. in deze (deels) tracht een verkapt appelprocedure te voeren, waarvoor een kort gedingprocedure zich niet leent. De vorderingen worden afgewezen en P&G wordt veroordeeld in de proceskosten begroot op €20.000.

4.4.
In het onderhavige executiegeschil stelt P&G c.s. in de inleidende dagvaarding dat het vonnis van 19 december 2013 op een feitelijke en/of juridische misslag berust, nu de voorzieningenrechter daarin ten onrechte meerdere van haar verweren volledig onbesproken heeft gelaten. Als de voorzieningenrechter deze weren wel had meegenomen in zijn beoordeling was tot een voor P&G c.s. positieve uitkomst van het kort geding gekomen, aldus P&G c.s.

De voorzieningenrechter leest in de dagvaarding dat het alomvattend gaat om één verweer dat ten onrechte niet behandeld zou zijn. Dat verweer houdt samengevat in dat het octrooi EP 172 nietig is wegens gebrek aan nieuwheid. EP 172 zou geen beroep op prioriteit toekomen, waardoor de moederaanvrage de nieuwheid van het octrooi zou wegnemen. P&G c.s. verwijst in dat verband uitdrukkelijk naar paragraaf 7 van de conclusie van antwoord ingediend in het eerdere kort geding (thans door P&G c.s. als productie 5 overgelegd), waarin de inhoud van (o.a. paragrafen 33 tot en met 46 van) de concept nietigheidsdagvaarding (thans door P&G c.s. als productie 6 overgelegd) als overgenomen en ingelast wordt beschouwd, en waarop Unilever bij conclusie van repliek en pleidooi heeft gereageerd, aldus P&G c.s. Zij verwijst voorts naar de ter zitting in het eerdere kort geding gehanteerde paragrafen 24 (vanaf “B” op p. 11) tot en met 35 van de pleitnotities (thans door P&G c.s. als productie 7 overgelegd).

4.10.
In het vonnis van 19 december 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag ten aanzien van het gebrek aan nieuwheid - voor zover in het kader van de in dit kort geding geponeerde stellingen van P&G c.s. relevant (overwegingen 4.21-4.24 betreffen een thans niet aan de orde gesteld (deel-)verweer ter zake van nieuwheidsschadelijkheid) - onder 4.25 overwogen dat “(…) Andere niet-nieuwheidsargumenten […] niet of onvoldoende gemotiveerd [zijn] bepleit, reden waarom EP 172 voorshands nieuw moet worden geacht.”. Deze overweging dient te worden bezien in combinatie met hetgeen ten aanzien van de prioriteit is overwogen onder 4.20: “(…) In het midden kan blijven of EP 172 terecht een beroep doet op voorrang vanaf 17 maart 1999. Ook als dat niet het geval zou zijn en uitgegaan wordt van 29 februari 2000 (datum van indiening oorspronkelijke aanvrage) als eerste datum, komt er namelijk - zoals hierna zal blijken - geen aanvullende prior art in beeld (waarvan gemotiveerd gesteld is dat) die de nieuwheid of inventiviteit van het Nederlandse deel van het octrooi aantast.”. Zulks bezien in samenhang met de rechtsoverwegingen 4.15 en 4.16 kan daaruit worden afgeleid dat bij het door P&G c.s. gesteld gevoerde verweer ter zake van het gebrek aan nieuwheid van EP 172, anders dan de nieuwheidsschadelijkheid onder 4.21-4.24 betreffende, vanwege het ontbreken van prioriteit, geacht kan worden te zijn stilgestaan door de Haagse voorzieningenrechter.

Vraag is evenwel of dit in voldoende controleerbare en aanvaardbare mate is geschied. Om dit te kunnen bepalen is mede van belang het antwoord op de vraag hoe - om in de woorden van mr. Hoyng te spreken: - “dodelijk” en essentieel het verweer van P&G c.s. voor het octrooi (van welk verweer P&G c.s. dus stelt dat dit ten onrechte niet is betrokken in de beoordeling in het vonnis van 19 december 2013) geacht kan worden te zijn. Dit vraagt een volledig inhoudelijke toets van het octrooirecht (welke toets in de in artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 genoemde gevallen voorbehouden is aan de rechtbank Den Haag). De Rotterdamse voorzieningenrechter wordt in feite gevraagd opnieuw te oordelen over het in Den Haag door een voorzieningenrechter gespecialiseerd in het octrooirecht reeds besliste octrooigeschil, teneinde te kunnen beslissen over de toewijsbaarheid van de thans ingestelde vordering in dit executiegeschil. De voorzieningenrechter dient zich, gelet op het onder 4.2 genoemde toetsingskader, te onthouden van het geven van een dergelijk inhoudelijk oordeel (dan wel van het geven van een prognose van de uitkomst van de reeds door P&G c.s. in Den Haag aangebrachte appelprocedure). De ratio hiervan is dat voorkomen wordt dat een executiegeschil gaat werken als een verkapt appel, doordat de voorzieningenrechter, aan wie in executiegeschillen slechts een uiterst terughoudende rol toekomt, opnieuw moet oordelen over het in de te executeren titel reeds besliste geschil. Dit geldt temeer nu het gaat om de, zoals door beide partijen ook bepleit, specialistische en complexe materie van het (technische) octrooirecht. Feitelijk komt het naar het oordeel van deze voorzieningenrechter erop neer dat P&G c.s. in deze (deels) tracht een verkapt appelprocedure te voeren, waarvoor een kort gedingprocedure zich niet leent.
Blijkens hetgeen is overwogen onder 1.1 in het vonnis van 19 december 2013 mag er bovendien rechtens van worden uitgegaan dat de voorzieningenrechter de inhoud van alle aldaar opgesomde processtukken in zijn beoordeling heeft betrokken, en daarmee ook de in de diverse processtukken opgenomen weren van P&G c.s. op het punt van het gebrek aan nieuwheid en het ontbreken van prioriteit en de inhoudelijk tegenovergestelde respons daarop van Unilever (o.a. in de thans als productie 1 door Unilever overgelegde conclusie van repliek in het eerdere kort geding, randnummers 19 tot en met 29, (zie ook 1.1 en 2.22 in het vonnis van 19 december 2013, hiervoor onder 2.1 niet (geheel) geciteerd)), behoudens die standpunten van partijen die zijn opgenomen in bepaalde ter zitting niet voorgedragen paragrafen van de pleitnotities. Gelet op de discussie daarover tussen partijen valt voor deze voorzieningenrechter, gegeven het partijkader, niet te controleren of P&G c.s. (en ook Unilever) de door de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag buiten beschouwing gelaten passages in de pleitnotities nu wel of niet heeft bepleit. Gelet op de beperkte rol van de executierechter en de beperkte reikwijdte van dit kort geding zal de juistheid van hetgeen in het vonnis van 19 december 2013 daarover is overwogen worden aangenomen. De in dat verband als productie 10A (in combinatie bezien met producties 10A.1 en B) en 11 door P&G c.s. overgelegde verklaringen van de Associate General Counsel - Innovation, Global Fabric & Home Care, van P&G US, L. Lewis, respectievelijk de in het eerdere kort geding mede voor P&G c.s. opgetreden advocaat mr. F.W.E. Eijsvogels zijn, in het licht van de uitdrukkelijke betwisting van Unilever, te weinig (onpartijdig) om dat op dit moment anders te doen zijn. De stelling dat sprake zou zijn van een feitelijke misslag in het vonnis van 19 december 2013 doordat de Haagse voorzieningenrechter aan bepaalde passages in de pleitnotities van P&G c.s. is voorbijgegaan, kan dan ook niet worden aanvaard.
Het standpunt van P&G c.s. dat sprake zou zijn van een evidente juridische misslag, doordat de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag zijn vonnis onvoldoende (volledig) heeft gemotiveerd, kan, in het licht van (al) het vorenstaande, evenmin worden gevolgd. Geen sprake is van een evidente, zó in het oog springende vergissing in het recht dat daarover, zonder nader (inhoudelijk) onderzoek, geen redelijke twijfel kan bestaan. Dit geldt temeer nu P&G c.s. ook wel erkent dat in elk geval tot aan de zitting in het vorige kort geding sprake was van een onvoldoende (correcte) onderbouwing van haar niet-nieuwheidsverweer. Zij stelt immers dat het door haar in de conclusie van antwoord (en derhalve in de concept nietigheidsdagvaarding) gevoerde verweer op het punt van het gebrek aan nieuwheid en prioriteit correctie, verduidelijking en aanvulling behoefde welke argumenten juist in de aangenomen door haar niet-bepleite paragrafen van de pleitnotities waren opgenomen. Dat de voorzieningenrechter in het vonnis van 19 december 2013 tot het oordeel heeft kunnen komen dat andere niet-nieuwheidsargumenten onvoldoende gemotiveerd zijn bepleit komt dan niet vreemd voor en lijkt vooralsnog een voldoende motivering voor een afwijzing van de betrokken argumenten te zijn, terwijl het vonnis tegelijkertijd geacht kan worden voldoende uitvoerig (33 pagina’s) en begrijpelijk te zijn opgebouwd.
Dat P&G c.s. de motiveringen in de rechtsoverwegingen 4.20 en 4.25 van het vonnis van 19 december 2013 (en in het algemeen de uitkomst van het eerdere kort geding) mogelijk niet bevredigt, kan niet tot het oordeel leiden dat sprake is van een aperte misslag. Die opvatting van P&G c.s. dient in het aanstaande hoger beroep bij het (in octrooigeschillen gespecialiseerde) gerechtshof Den Haag te worden besproken; een executiegeschil als het onderhavige (bij een andere dan de in octrooirecht gespecialiseerde Haagse rechter) leent zich daarvoor niet.
Indien en voor zover al wel in meer of mindere mate sprake zou zijn van een onvoldoende (volledige) motivering in het vonnis van 19 december 2013 dan wel van het onterecht buiten beschouwing laten van een aantal paragrafen in de pleitnotities van P&G c.s. dan valt daarenboven nog bepaald niet door deze voorzieningenrechter vast te stellen dat, als daarmee door de Haagse voorzieningenrechter anders was omgegaan, dit, gegeven de geschetste en hier door partijen verder niet bestreden feiten en omstandigheden in het vonnis van 19 december 2013, zou hebben geleid tot de door P&G c.s. gewenste uitkomst in het eerdere kort geding.
4.11.
Nu geen sprake is van een kennelijke misslag komt de voorzieningenrechter niet toe aan de (wel reeds in de inleidende dagvaarding) aan de orde gestelde belangenafweging tussen partijen.

A good number of abstracts have been coming in following the Information Influx Call for Papers last month, on an exciting range of topics. We are looking forward to the Young Scholars event on Wednesday 2 July, where the top 5 papers will be presented. The Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-commerce Law will dedicate a special issue to the papers. The author(s) of the best contribution will be honored with the Information Influx Young Scholars Award.

If you have not yet alerted outstanding early career academics in information law to this opportunity, or know of additional candidates, please do forward this message to them. There is still time for submission of abstracts. The deadline now is Jan 21, 2014. Details for application are available on https://www.informationinflux.org.

Prejudiciële vragen HvJ EU 18 november 2013, zaak C-580/13 (Coty Germany tegen Stadtsparkasse Magdeburg) - dossier
Wij berichtte hierover eerder, zie IEF 13221. Verzoekster produceert en verkoopt internationale parfums. Zij is houdster van het gemeenschapsmerk ‘Davidoff Hot Water’. Zij ontdekt dat dit parfum op een internetveilig wordt aangeboden. Zij besluit het parfum (dat zeer herkenbaar namaak is) te kopen. Van de exploitant van de website krijgt verzoekster gegevens over de verkoper en zo komt zij er na onderzoek achter dat de verkoper (Sandy Fliess) in twee maanden tijd een hoge omzet heeft gerealiseerd. Fliess stelt echter dat zij niet de verkoopster van het parfum is en weigert verdere medewerking. Verzoekster eist dan in een procedure dat de bank waar de rekening loopt (Stadtsparkasse Magdeburg = verweerster) de naw-gegevens van de rekeninghouder bekend maakt. De rechter in eerste aanleg stelt verzoekster in het gelijk, maar in beroep wordt de vordering afgewezen. De zaak ligt nu dan ook voor in ‘Revision’.

De verwijzende Duitse rechter (Bundesgerichtshof) constateert dat het slagen van het herzieningsverzoek afhangt van de uitlegging van artikel 8, lid 3, sub e, van RL 2004/48/EG. Hij legt het HvJEU de volgende vraag voor:

“Moet artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling in de weg staat aan een nationale regeling die in een geval als het hoofdgeding een bankinstelling toestaat om met een beroep op het bankgeheim te weigeren om informatie als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub c, van deze richtlijn te verstrekken over de naam en het adres van een rekeninghouder?”

Rechtbank Amsterdam 18 december 2013, HA ZA 12-894 (NL Film & TV tegen Independent Films Distributie)
Uitspraak ingezonden door Sander Dikhoff en Gaico Bos, Bousie.
Zie eerder IEF 12559. Contractenrecht. Filmpraktijk. Geschil tussen producent (NL Film) en distributeur (Independent Films) over het stopzetten van de productie van de film. In conventie worden de vorderingen afgewezen en NL Film veroordeeld in de proceskosten. De rechtbank verklaart in reconventie voor recht dat de overeenkomst wordt gevormd door de inhoud van het licentiecontract van 7 december 2011, aangevuld met de email van 2 mei 2012. NL Film is tekortgeschoten in de verbintenissen uit deze overeenkomst en deze overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden. NL Film heeft onrechtmatig gehandeld en dient de schade te vergoeden.

Van de inzendende advocaat:
Eindvonnis. Geschil tussen producent (NL Film) en distributeur (Independent Films) over wie van hen schuldig is aan het afblazen van de film “Snorro”. NL Film heeft Independent Films gedagvaard en onder andere betaling gevorderd van een bedrag van € 757.064,88. Dit is afgewezen. De tegenvordering van Independent Films tot voldoening van schadevergoeding is toegewezen tot een bedrag van € 509.921,40 vermeerderd met wettelijke rente.

In het tussenvonnis van 10 april 2013 heeft de Rechtbank onder andere geoordeeld dat NL Film is tekortgeschoten in de nakoming van de distributieovereenkomst en dat NL Film de daaruit volgende schade aan Independent Films dient te vergoeden. In het eindvonnis veroordeelt de Rechtbank NL Film onder andere tot betaling aan Independent Films van bovengenoemd bedrag van € 509.921,40, bestaande uit gederfde winst, reputatieschade en proces en – advocaatkosten, vermeerderd met wettelijke rente.

Het verzoek van NL Film tot matiging van de schadevergoeding wijst de Rechtbank af. Hieraan lag ten grondslag een beroep van NL Film op eigen schuld van Independent Films. De Rechtbank acht de (gehele of gedeeltelijke) eigen schuld niet aanwezig en wijst het verzoek van NL Film tot matiging af.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 31 oktober 2013, IEF 13421, zaak C-568/13 (Actavis Group et Actavis) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing High Court of Justice (Chancery Division) (Verenigd Koninkrijk)
Octrooi. Aanvullend Beschermingscertificaat. Verweerster Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co is eigenaar en houder van twee ABCs voor Telmisartan. Het gaat om het ABC waarvan de productomschrijving luidt: ‘Telmisartan, eventueel in de vorm van farmaceutisch aanvaardbare zouten, en hydrochlorothiazide’. De kwestie is of het ABC ook voor de laatstgenoemde samenstelling geldig is. Voor beide ABCs heeft verweerster het Europese octrooi, afgegeven in het VK, als basis ingeroepen. De aanvraag dateert van 1992, de toekenning door het VK Patentbureau van 1998.

In 2003 vraagt verweerster, nadat zij een ABC heeft aangevraagd voor de samenstelling, om wijziging van het octrooi door invoeging van een nieuwe conclusie (zie punt 7 van de verwijzingsbeschikking). Dit gewijzigde octrooi is op 30 januari 2012 verlopen. De aanvragen ABC dateren van december 1998 (verstreken op 10 december 2013) en het litigieuze ABC, aangevraagd september 2002, geldig tot januari 2017. Verzoeksters starten een procedure stellende dat de octrooihouder ter ondersteuning van zijn ABC-aanvraag geen gewijzigd octrooi als het ‘van kracht zijnd basisoctrooi’ kan aanvoeren.

Volgens de verwijzende Engelse rechter vloeit uit Vo. 469/2009 voort dat het product waarvoor de ABC-aanvraag is ingediend door een van kracht zijnd basisoctrooi moet worden beschermd ‘op de datum van die aanvraag’. Zie ook het HvJEU in de zaak C-322/10 Medeva. Het Patentbureau had de aanvraag voor een ABC in zijn ogen dan ook moeten weigeren.

De verwijzende rechter meent dat Vo. 469/2009 eraan in de weg staat dat de octrooihouder op de wijze als in deze zaak een ABC voor het samengestelde product verkrijgt.

Vragen van de verwijzende rechter
1 a) Indien een octrooi bij de afgifte ervan geen conclusie bevat waarin de twee samengestelde werkzame stoffen expliciet zijn vermeld, maar het octrooi nadien kan worden gewijzigd teneinde een dergelijke conclusie erin op te nemen, kan dit octrooi dan – of die wijziging nu is verricht of niet – overeenkomstig artikel 3, sub a, van verordening (EG) nr. 469/2009 (hierna: „verordening nr. 469/2009”) als „een van kracht zijnd basisoctrooi” worden aangevoerd voor een product dat deze samengestelde werkzame stoffen bevat?
b) Kan een octrooi dat na de afgifte ervan en ofwel (i) vóórdat en / of (ii) nádat het aanvullende beschermingscertificaat (hierna: „ABC”) is verleend, is gewijzigd, als „een van kracht zijnd basisoctrooi” worden aangevoerd ter vervulling van de voorwaarde van artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009?
c) Indien een belanghebbende een ABC-aanvraag indient voor een product dat uit de werkzame stoffen A en B bestaat in omstandigheden waarin:
(i) het van kracht zijnde basisoctrooi, te weten een Europees octrooi (Verenigd Koninkrijk) [hierna: „(basis)octrooi”], ná de datum van de ABC-aanvraag maar vóór de afgifte daarvan, aldus is gewijzigd dat het ook een conclusie bevat waarin de stoffen A en B expliciet worden genoemd, en
(ii) deze wijziging volgens het nationale recht wordt geacht steeds van toepassing te zijn geweest vanaf de afgifte van het octrooi, kan de aanvrager van het ABC dit octrooi dan in zijn gewijzigde vorm aanvoeren ter vervulling van de voorwaarde van artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009?
2 Om te bepalen of de voorwaarden van artikel 3 vervuld zijn op de datum van de indiening van de ABC-aanvraag voor een product dat uit een samenstelling van de werkzame stoffen A en B bestaat, wanneer (i) in het van kracht zijnde basisoctrooi een conclusie is opgenomen betreffende een product dat de werkzame stof A bevat alsook een aanvullende conclusie betreffende een product dat een samenstelling van de werkzame stoffen A en B bevat en (ii) er reeds een ABC bestaat voor een product dat de werkzame stof A bevat („product X”), dient daarvoor dan te worden nagegaan of de samenstelling van de werkzame stoffen A en B als een ontdekking kan worden beschouwd die een onderscheiden en afzonderlijke uitvinding vormt ten opzichte van die van A alleen?
3. Wanneer een van kracht zijnd basisoctrooi overeenkomstig artikel 3, sub a, strekt tot „bescherming” van:
a) een product dat de werkzame stof A bevat („product X”), en
b) een product dat een samenstelling van de werkzame stof A en de werkzame stof B bevat („product Y”), en indien:
c) een vergunning voor het in de handel brengen van product X als geneesmiddel is afgegeven;
d) een ABC voor product X is verleend, en
e) vervolgens een afzonderlijke vergunning voor het in de handel brengen van product Y is afgegeven,
staat verordening nr. 469/2009, inzonderheid de artikelen 3, sub c en d, en/of 13, lid 1, ervan, dan aan in de weg dat aan de houder van het octrooi een ABC voor product Y wordt afgegeven? Subsidiair, indien een ABC voor product Y kan worden verleend, dient de duur daarvan dan te worden beoordeeld op basis van de vergunning die voor product X is afgegeven of op basis van de vergunning die voor product Y is afgegeven?
4. Indien vraag 1, sub a, ontkennend wordt beantwoord, vraag l, sub b-i bevestigend wordt beantwoord en vraag l, sub b-ii ontkennend wordt beantwoord, is dan in omstandigheden waarin:
i) volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 469/2009 een ABC voor een product wordt aangevraagd binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop voor dit product de in artikel 3, sub b, vermelde vergunning voor het in de handel brengen als geneesmiddel is verkregen overeenkomstig richtlijn 2001/83/EG of richtlijn 2001/82/EG;
ii) de bevoegde dienst voor de industriële eigendom na de indiening van de ABC-aanvraag wijst op een eventueel beletsel tegen de afgifte van het ABC krachtens artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009;
iii) vervolgens, teneinde dit mogelijke door de bevoegde dienst voor de  industriële eigendom gemaakte bezwaar weg te werken, een aanvraag wordt ingediend tot wijziging van het van kracht zijnde basisoctrooi waarop de aanvrager van het ABC zich beroept, welke aanvraag wordt toegewezen;
iv) het betrokken van kracht zijnde basisoctrooi, na aldus te zijn gewijzigd, aan artikel 3, sub a, voldoet;
verzet verordening nr. 469/2009 er zich dan tegen dat de bevoegde dienst voor de industriële eigendom nationale procedurele bepalingen toepast met het oog op (a) de opschorting van de ABC-aanvraag teneinde de aanvrager van het ABC in staat te stellen, te verzoeken om wijziging van het basisoctrooi en (b) de hervatting van de behandeling van deze aanvraag op een later tijdstip, met name zodra de wijziging is toegestaan, welke hervatting geschiedt:
- ná het verstrijken van zes maanden vanaf de datum waarop een geldige vergunning voor het in de handel brengen van dat product als geneesmiddel is afgegeven, doch - binnen zes maanden vanaf de datum waarop de aanvraag tot wijziging van het kracht zijnde basisoctrooi is toegewezen?