Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker, nummer: 2013D45306.
Wetsvoorstel: De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 10, eerste lid, onderdeel 1, wordt “alle” geschrapt. 
B. Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “nieuwsberichten, gemengde berichten,” vervangen door: berichten.
2. Het tweede lid komt te vervallen.
3. Het derde lid wordt vernummerd tot het tweede lid.

Memorie van Toelichting: Redenen voor afschaffing van de geschriftenbescherming
4.1. Inleiding: In het licht van de hierboven weergegeven afspraak uit het regeerakkoord dat het auteursrecht dient te worden gemoderniseerd, en de daaruit voortvloeiende nadere beschouwing van de geschriftenbescherming heeft een herbezinning plaatsgevonden op de vraag of de geschriftenbescherming nog bestaansrecht heeft. Naar aanleiding van die herbezinning is geconcludeerd dat de geschriftenbescherming zich niet verhoudt met de hierboven weergegeven uitgangspunten die aan de modernisering van het auteursrecht ten grondslag liggen, namelijk dat slechts creatieve prestaties op grond van het auteursrecht moeten worden beschermd en dat informatie zo eenvoudig mogelijk toegankelijk en zo veel mogelijk vrij uitwisselbaar moet zijn.

Nader uitgewerkt in:
4.2.    Geschriftenbescherming wordt gebruikt ter bescherming van investering in plaats van ter bescherming van een creatieve prestatie.
4.3.     Geschriftenbescherming kan in de weg staan aan vrije verspreiding van feitelijke informatie
4.4.    Eventuele rechtsonzekerheid wordt weggenomen
4.5.    Afschaffen van de geschriftenbescherming werkt concurrentiebevorderend 

High Court of Justice, Chancery Division, 13 november 2013, [2013] EWHC 3479 (Ch) (MPA member studios tegen British Sky Broadcasting, Britisch Telecommunications, Everthing Everywhere, Talk Talk, Telefonica, Virgin Media))

Met samenvatting van Okke Delfos Visser, Motion Picture Association.
Auteursrecht. 18 point summary of case law on communication to the public. Linking and communication to the public very much depends on the circumstances.

The Solarmovie/Tube+ websites are so called streaming sites. They offer their audience a collection of movies and TV programs via links to filehosting platforms (cyberlockers). Following a thorough analysis of the recent CJEU caselaw, UK caselaw and academic opinion (ALAI, ECS) the court finds that the websites directly infringe copyright under the communication to the public right (Art 3 InfoSoc). The court orders the ISPs to block access to the websites.

 

Justice Arnold starts his analysis with a very helpful 18-point summary of the recent CJEU caselaw on the communication to the public right (pasted below) and the pending CJEU referrals in Svensson, C-More, Bestwater (YouTube). Regarding academic opinion, Arnold mentions the European Copyright Society paper (that linking can never amount to a communication) and the 2013 ALAI report (that, under circumstances, linking can amount to a communication). Arnold questions the relevance of the EU Copyright Society's position by noting that this study predates the CJEU TV-Catchup verdict. On the basis that verdicts in the pending CJEU referrals are not imminent Arnold then adjudicates the linking issue on the basis of current UK caselaw (FAPL v. Sky, Fox v. Newzbin, EMI v. Sky) in the following key paragraph:

As the law presently stands, I adhere to the view that the actions of operators of websites like the one under consideration in FAPL v Sky amount to communication to the public of works within Article 3(1) of the Information Society Directive, and more specifically to making those works available to the public in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them. I acknowledge that it is arguable that the mere provision of a hyperlink is not enough to constitute communication to the public (particularly if the hyperlink is not directly to a source of the copyright work). I also acknowledge that it is arguable that it makes no difference whether or not the source of the copyright work to which the hyperlink links is licensed by the copyright owner. I also acknowledge that it is arguable that it makes no difference whether clicking on the links results in framing (i.e. the work being presented within the frame of the operator’s website) or not. What the operators of FirstRow were doing, however, went beyond the mere provision of hyperlinks linking (directly) to (unlicensed) sources of copyright works (which were framed). As explained in the passage quoted above, they were intervening in a highly material way to make the copyright works available to a new audience.

I turn, therefore, to consider whether there is a material difference between FirstRow and the Websites in this respect. In my judgment, there is no material difference, and the operators of the Websites communicate the Claimants’ works to the public. Indeed, the evidence in the present case makes it clear that it would be very difficult for members of the public to access much of the content directly from the host sites if it were not made available by the Websites. Even where the content could be accessed from the host sites, the Websites make it much easier for members of the public to find what they want. Viewed from the perspective of the user, the Websites do in a very real sense make the content available to the public.

In summary, Arnold holds that the question of linking and communication to the public very much depends on the circumstances of each case. It all depends on the extent of the intervention by the website. Arnold avoids taking a technology specific approach, i.e. does not follow the transmission argument nor the distinction between deeplinks and referring links. This is a workable approach allowing for copyright to be applied against structurally infringing websites whilst the internet itself will not be affected. In short, another step forward towards an internet that works for everyone!

Arnold’s 18-point summary of the CJEU caselaw on communication to the public is as follows:

(1) “Communication to the public” must be interpreted broadly: SGAE at [36], [54], FAPL at [186], ITV at [20].
(2) “Communication to the public” covers any transmission or retransmission of the work to the public not present at the place where the communication originates by wire or wireless means: ITV at [23].
(3) “Communication to the public” does not include any communication of a work which is carried out directly in a place open to the public by means of public performance or direct presentation of the work: Circul at [36]-[41], FAPL at [200]-[203].
(4) There is no “communication to the public” where the viewers have no access to an essential element which characterises the work: Bezpečností at [57].
(5) “Communication” includes any retransmission of the work by a specific technical means different from that of the original communication: ITV at [24]-[26].
(6) A mere technical means to ensure or improve reception of the original transmission in its catchment area does not constitute a “communication”: SGAE at [42], FAPL at [194], Airfield at [74], ITV at [28].
(7) There is an act of “communication” when someone gives members of the public access to the work in circumstances where they would not be able to enjoy the work without that intervention: SGAE at [42], FAPL at [194]-[196], Airfield at [72], SCF at [82], PPIL at [31].
(8) It is sufficient for there to be “communication” that the work is made available to the public in such a way that the persons forming that public may access it whether or not those persons actually access the work: SGAE at [43].
(9) Mere provision of physical facilities does not as such amount to “communication”: SGAE at [46].
(10) Nevertheless, the installation of physical facilities which distribute a signal and thus make public access to works technically possible constitutes “communication”: SGAE at [46]-[47], Organismos at [39]-[41].
(11) “The public” refers to an indeterminate number of potential recipients and implies a fairly large number of persons: SGAE at [37]-[38], SCF at [84], PPIL at [33], ITV at [32].
(12) For that purpose, the cumulative effect of making the works available to potential recipients should be taken into account, and it is particularly relevant to ascertain the number of persons who have access to the same work at the same time and successively: SGAE at [39], SCF at [87], PPIL at [35], ITV at [33].
(13) In considering whether there is a communication to “the public”, it is not irrelevant that the communication is of a profit-making nature: SGAE at [44], FAPL at [204]-[206], Airfield at [80], SCF at [88]-[90], PPIL at [36].
(14) There is no communication to “the public” where sound recordings are broadcast by way of background music to patients of a private dental practice: SCF at [92]-[102].
(15) Where there is a communication which does not use a different technical means to that of the original communication, it is necessary to show that the communication is to a new public, that is to say, a public which was not considered by the authors concerned when they authorised the original communication: SGAE at [40], Organismos at [38], FAPL at [197], Airfield at [72], [76], ITV at [38].
(16) There is a communication to a new public where television broadcasts are transmitted to an additional public (that is to say, additional to the public constituted by owners of television sets who receive broadcasts within their own private and family circle) such as customers of hotels and public houses: SGAE at [41], Organismos at [37], FAPL at [198]-[199].
(17) There is also a communication to a new public where a satellite package provider expands the circle of persons having access to the relevant works: Airfield at [77]-[82].
(18) Where there is a communication using a different technical means to that of the original communication, it is not necessary to consider whether the communication is to a new public: ITV at [39].

BGH 13 november 2013, I ZR 143/12 (Geburtstagszug)
Aan de auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst zijn in beginsel geen strengere eisen (meer) te stellen als dan aan "Werken der zweckfreien Kunst".

In eerdere uitspraken had het BGH de strengere eisen aan de vormgeving van werken van toegepaste kunst gegrond op het feit dat zulke werken van toegepaste kunst met het modelrecht een aan het auteursrecht wezenlijk gelijke bescherming ter beschikking stond. Omdat de modelrechtelijke indruk moet afwijken van de gemiddelde indruk van reeds bekende modellen, was voor de auteursrechtelijke bescherming een nog grotere afwijking te verlangen. Na de modelrechtelijke hervorming in 2004, waarmee het modellenrecht een zelfstandig beschermingsregime is geworden, is dit standpunt niet meer toepasselijk.

Uit het persbericht:

Die Klägerin ist selbständige Spielwarendesignerin. Die Beklagte stellt Spielwaren her und vertreibt sie. Die Klägerin zeichnete für die Beklagte im Jahr 1998 unter anderem Entwürfe für einen Zug aus Holz, auf dessen Waggons sich Kerzen und Ziffern aufstecken lassen ("Geburtstagszug"). Dafür erhielt sie ein Honorar von 400 DM.

Die Klägerin ist der Ansicht, bei ihren Entwürfen handele es sich um urheberrechtlich geschützte Werke. Die vereinbarte Vergütung sei - jedenfalls angesichts des großen Verkaufserfolgs des Geburtstagszugs - zu gering. Sie nimmt die Beklagte deshalb auf Zahlung einer (weiteren) angemessenen Vergütung in Anspruch.

Die Klage ist in den Vorinstanzen ohne Erfolg geblieben. Das Berufungsgericht hat angenommen, die von der Klägerin angefertigten Entwürfe seien urheberrechtlich nicht geschützt. Nach der hergebrachten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs seien bei Werken der angewandten Kunst, soweit sie einem Geschmacksmusterschutz zugänglich seien, höhere Anforderungen an die für einen urheberrechtlichen Schutz erforderliche Gestaltungshöhe zu stellen als bei Werken der zweckfreien Kunst. Die Entwürfe der Klägerin genügten diesen Anforderungen nicht. Auf die Revision der Klägerin hat der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, soweit das Berufungsgericht einen Anspruch auf Zahlung einer (weiteren) angemessenen Vergütung in Bezug auf Verwertungshandlungen, die nach dem 1. Juni 2004 vorgenommen worden sind, abgelehnt hat.

In seiner früheren Rechtsprechung hatte der Bundesgerichtshof die höheren Anforderungen an die Gestaltungshöhe von Werken der angewandten Kunst, die einem Geschmacksmusterschutz zugänglich sind, damit begründet, dass für solche Werke der angewandten Kunst mit dem Geschmacksmusterrecht ein dem Urheberrecht wesensgleiches Schutzrecht zur Verfügung stehe. Da sich bereits die geschmacksmusterschutzfähige Gestaltung von der nicht geschützten Durchschnittsgestaltung abheben müsse, sei für die Urheberrechtsschutzfähigkeit ein noch weiterer Abstand, das heißt ein deutliches Überragen der Durchschnittsgestaltung zu fordern.

An dieser Rechtsprechung kann - so der Bundesgerichtshof - im Blick auf die Reform des Geschmacksmusterrechts im Jahr 2004 nicht festgehalten werden. Durch diese Reform ist mit dem Geschmacksmusterrecht ein eigenständiges gewerbliches Schutzrecht geschaffen und der enge Bezug zum Urheberrecht beseitigt worden. Insbesondere setzt der Schutz als Geschmacksmuster nicht mehr eine bestimmte Gestaltungshöhe, sondern die Unterschiedlichkeit des Musters voraus. Da zudem Geschmacksmusterschutz und Urheberrechtsschutz sich nicht ausschließen, sondern nebeneinander bestehen können, rechtfertigt der Umstand, dass eine Gestaltung dem Geschmacksmusterschutz zugänglich ist, es nicht, ihr den Urheberrechtsschutz zu versagen oder von besonderen Voraussetzungen abhängig zu machen. An den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst sind deshalb - so der Bundesgerichtshof - grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens. Es genügt daher, dass sie eine Gestaltungshöhe erreichen, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer "künstlerischen" Leistung zu sprechen. Dies gilt auch für die im Jahr 1998 angefertigten Entwürfe der Klägerin. Die Klägerin hat allerdings nach Ansicht des Bundesgerichtshofs keinen Anspruch auf Vergütung, soweit die Beklagte ihre Entwürfe vor dem Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes am 1. Juni 2004 verwertet hat. Bis zu diesem Zeitpunkt durfte die Beklagte im Blick auf die hergebrachte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darauf vertrauen, wegen einer Verwertung dieser Entwürfe nicht auf Zahlung einer (weiteren) angemessenen Vergütung in Anspruch genommen zu werden.

Der Bundesgerichtshof hat die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen, das zu prüfen haben wird, ob von der Klägerin entworfenen Spielwaren den geringeren Anforderungen genügen, die nunmehr an die Gestaltunghöhe von Werken der angewandten Kunst zu stellen sind.

Rechtbank Den Haag 13 november 2013, HA ZA 12-1234 (Raab c.s. tegen Eyeworks C.S.)

Uitspraak ingezonden door Frits Gerritzen en Eric Keyzer, Allen & Overy.
Raab TV produceert sinds 2004 de liveshow Turmspringen, waarin bekende personen verwikkeld zijn in een schoonspringwedstrijd. Eyeworks heeft later het televisieprogramma Sterren Springen ontwikkeld en uitgezonden. Zij verkoopt het format ook  internationaal onder de naam 'Celebrity Splash'. Raab stelt dat Eyeworks inbreuk maakt op de auteursrechten van Turmspringen en vordert onder andere staking van het produceren, aanbieden en verhandelen van het televisieprogramma.

De Nederlandse rechter acht zich bevoegd om van deze vorderingen met internationaal karakter kennis te nemen en gaat kijken of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en sprake van inbreuk op die auteursrechten. Voor het auteursrecht in Nederland volgt de rechtbank  het betoog van de Hoge Raad in Stokke/Fikszo, dat bij de beoordeling van een auteursrechtelijke inbreukvraag ook gekeken moet worden naar punten van verschil. De rechtbank is het eens met Raab dat de shows veel overeenkomsten vertonen, maar ziet net als Eyeworks ook verscheidene verschillen. De punten van verschil zien op kenmerkende onderdelen, die juist gezichtsbepalend zijn. Bij Sterren Springen zijn bij die kenmerkende onderdelen duidelijk andere keuzes gemaakt wat leidt tot een verschillende totaalindruk ten opzichte van Turmspringen. Er is geen sprake van een verveelvoudiging, aldus geen sprake van een auteursrechtinbreuk.

Op Europees niveau zijn de auteursrechtbegrippen geharmoniseerd, in de overige EU landen zal dan ook geen sprake van een reproductie zijn, althans daarvoor is onvoldoende onderbouwing verschaft. Tot slot stelt Raab dat er van de kant van Eyeworks sprake is van onrechtmatig 'wapperen'. Deze stelling stuit af omdat het gaat om een ander format, namelijk Stars in Danger. Alle vorderingen van Raab worden afgewezen.

Beoordeling
4.7 Voorts heeft de Hoge Raad in het arrest Stokke/Fikszo overwogen dat het betoog, dat bij de beoordeling van een auteursrechtelijke inbreukvraag nadruk dient te liggen op de punten van overeenstemming en niet op punten van verschil, uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting (r.o. 5.1.3).

4.25. Hoewel er in rekenkundig opzicht in het voorgaande wellicht meer (deel)elementen van overeenstemming zijn vastgesteld dan van verschil, is de rechtbank van oordeel dat de punten van verschil zien op kenmerkende onderdelen zoals de schoonspringcompetitie, de jurering, de inhoud van de introductiefilmpjes, de entourage en de sfeer, die juist gezichtbepalend zijn. Bij die kenmerkende onderdelen zijn bij Sterren Springen duidelijk andere keuzes gemaakt waardoor Sterren Springen een verschillende totaalindruk geeft ten opzichte van die van het format Turmspringen. Op grond van de hiervoor vastgestelde punten van overeenstemming en van verschil en deze in samenhang beschouwd, concludeert de rechtbank dat de totaalindruk van Sterren Springen niet overeenkomt met de totaalindruk van het format Turmspringen. Hoewel aan zowel Turmspringen als Sterren Springen het idee ten grondslag ligt om geen sporters maar bekende personen te laten deelnemen aan een schoonspringwedstrijd, is de uitwerking en vormgeving van dat concept bij beiden zeer verschillend.

4.26. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot conclusie dat naar Nederlands recht Sterren Springen geen verveelvoudiging is van het format Turmspringen zodat van auteursrechtinbreuk geen sprake is. Zodoende behoeft de vraag of het format Turmspringen een auteursrechtelijk werk is geen nadere beoordeling.

4.29. De rechtbank gaat er geredelijk van uit dat de Auteursrechtrichtlijn is geïmplementeerd in de EU-landen zodat artikel 2 van die richtlijn inzake het reproductierecht het recht van de EU-landen weergeeft en dat het Nederlandsrechtelijke verveelvoudigingsbegrip (als vervat in artikel 1 jo. 13 van de Auteurswet) hieraan voldoet. Met Raab c.s. is de rechtbank van oordeel dat uit het Infopaq-I arrest van het Hof van Justitie volgt dat zowel het auteursrechtelijke werkbegrip als het inbreukbegrip Europees geharmoniseerde begrippen zijn. Wat betreft het recht van andere EU-landen gaat de rechtbank er dan ook van uit dat hierin geen strengere maatstaven worden aangelegd (gelijkheidsvermoeden) dan naar Nederlands recht.3 De vaststelling dat naar Nederlands recht geen sprake is van een verveelvoudiging van het format Turmspringen, leidt dan ook tot de conclusie dat ook in de overige EU landen geen sprake zal zijn van een reproductie, althans daarvoor is onvoldoende onderbouwing verschaft. Zodoende behoeft ook hier de vraag of het format Turmspringen in alle EU landen een auteursrechtelijk beschermd werk is geen nadere beoordeling.

4.33. Deze stelling stuit reeds af op het oordeel dat de brief aan TV2 (zie hiervoor in 2.13) niet gaat over het format Turmspringen maar over een ander format, te weten Stars in Danger, dat naar Eyeworks c.s. onweersproken heeft aangevoerd, door Raab c.s. sinds oktober 2012 internationaal wordt geëxploiteerd en dat op diverse punten afwijkt van het format Turmspringen. Eyeworks c.s. heeft onweersproken gesteld dat TV2 eerst in gesprek is geweest met Eyeworks c.s. over het afnemen van Celebrity Splash en daarna van Banijay het format Stars in Danger heeft afgenomen. Nu de brief ziet op een ander format, namelijk Stars in Danger, kan het niet dienen ter onderbouwing van de stelling dat Eyeworks c.s. ten aanzien van het format Turmspringen onrechtmatig met haar auteursrechten zou wapperen. Dat Eyeworks c.s. naar TV2 of andere (potentiële) klanten van Raab c.s. brieven zou hebben gestuurd met de gewraakte inhoud, is door Eyeworks c.s. betwist en door Raab c.s. niet nader onderbouwd.

Op andere blogs:
Doen Legal (Eyeworks wint procedure over Sterren Springen)
Hoogenraad & Haak Een format is nog niet zo makkelijk beschermd
IE-Forum (Het auteursrecht biedt in de praktijk geen bescherming aan formats)

Conclusie A-G HR 8 november 2013, 12/04485 (Wendy's International Inc. tegen gedaagde)
Conclusie ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals advocaten en Caspar Janssens, Maaldrink Vermeulen advocaten & notarissen.
Zie eerder IEF 11161 Intellectuele eigendom; merkenrecht. Algemeen bekend merk? Depot te kwader trouw? Volgens Verkade gaat het hier om in wezen een doorsnee-merken/handelsnamenkwestie. Het cassatieberoep omvat twee middelen. Het eerste middel gaat over de merkenrechtelijke kwade trouw en het tweede over de afwijzing van een bewijsaanbod. Voor de uitleg van de merkenrechtelijke kwade trouw wijst Verkade op twee arresten van het Hof van Justitie, Lindt & Sprüngli en Yakult/Malaysia Dairy.  

Ten eerste stelt Wendy's International dat het hof in rov. 14 ten onrechte heeft geoordeeld dat voor kwade trouw vereist is dat de wetenschap van de deposant dat een ander een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren gebruikt voortvloeit uit een 'rechtstreekse betrekking' met een derde. Ook heeft het hof onterecht getoetst of het merk Wendy's International van algemene bekendheid is. Hier heeft Wendy's International het arrest verkeerd gelezen en deze onderdelen missen dan ook feitelijke grondslag. Ook klaagt Wendy's International over onbegrijpelijkheid of ontoereikendheid van 's hofs motivering. Deze klachten berusten deels weer op onjuiste lezing van het arrest en voor de rest ging het niet om essentiële stellingen die het hof tot een ander oordeel hadden dienen te brengen. De klacht dat gedaagde bij het vinden van een (vervallen) merk verplicht was onderzoek te doen naar eventueel gebruik buiten de Benelux faalt. Het onderdeel d betreffende het niet optreden tegen andere Wendy’s mist eveneens feitelijke grondslag, de motiveringsklacht  voldoet niet aan de eisen van 407 Rv en onderdeel f gaat weer uit van een onjuiste lezing van het arrest. Wendy's Internationals tweede middel betreft een verworpen bewijsaanbod met betrekking tot algemene bekendheid. Beide onderdelen hiervan falen bij gebrek aan belang. Verkade verwerpt het beroep.

1.2. Het gaat in deze - ruim 16 jaar geleden bij de rechtbank Middelburg begonnen - zaak in wezen om een doorsnee - merken/handelsnamenkwestie.

4.3. Over de uitleg van het Unierechtelijke criterium heeft het Hof van Justitie twee richtinggevende arresten gewezen: HvJ EG 11 juni 2009, 0529/07 (Lindt & Sprüngli/Hauswírths (andere roepnamen: Lindt/Hauswîrth, of: Osterhase, of: GoIdhase)); en HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12 (Yakult/Mahysia Dairy).

4.5.2. Hoewel in het licht van de Unierechtelijke harmonisering - inderdaad - aangenomen moet worden dat kwade trouw in het geval dat een derde weet dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, zich óók zou kunnen voordoen buiten het in de BMW en het BVIE nog genoemde geval van een ‘rechtstreekse betrekking’ tussen de merkdeposant en de gebruiker in het buitenlands, faalt het onderdeel. Het hof heeft dit namelijk niet miskend.

4.5.5. Onderdeel a berust dus op onjuiste lezing van het arrest en mist daarmee feitelijke grondslag.

4.6.2. M.i. faalt ook deze klacht wegens onjuiste lezing van de aangevallen rov. 14.(...)

4.6.8. Aan het vorenstaande kan niet afdoen de stelling in punt 3.1.6 van het middel, dat het hof heeft vastgesteld dat—wist dat ‘dat Amerikaanse populair was’. Anders dan Wendy's International beweert, behoefde het hof daaruit niet af te leiden dat- bekend had behoren te zijn met het gebruik door Wendy's International van het merk Wendy's, laat staan daarmee ook daadwerkelijk bekend was (laat staan dat reeds uit die bekendheid kwade trouw kan worden afgeleid, vgl. rov. 37 van het arrest Yakult / Malaysia Daíry).

4.7.2. Wat de omstandigheid (2) betreft, faalt de klacht (reeds) wegens onjuiste lezing van het arrest, nu het hof deze in rov, 14, 6e volzin (in verbinding met rov. 12) in de overwegingen heeft betrokken.

4.7.3. Als aangekondigd, sta ik nog nader stil bij het beroep van Wendy’s International op een deeloverweging uit het BenGH-arrest Ondeo Nalco/Michel van 2008: de deeloverweging ‘dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, bekend wordt geacht te zijn met de inhoud van het merkenregister’.

Zoals hierboven al bleek heeft het hof deze gedachtegang ook kennelijk in rov. 14, zesde volzin tot uitdrukking gebracht. Ik herinner voorts eraan dat vaststaat (vgl. nrs. 2.2.4 en 2.3.5 - 2.3.6 hierboven) dat ten tijde van — depot (16 februari 1995) de door Wendy's International destijds in het Benelux-register ingeschreven (’oude') merken inderdaad vervallen waren: tegen de door het hof bekrachtigde vervallenverklaring is geen cassatieberoep ingesteld.

(…)Met name valt niet aan te nemen dat het eventueel aantreffen van een (vervallen) Benelux-merk de verplichting zou meebrengen om — ter voorkoming van ‘kwade trouw’ — een spontaan onderzoek naar eventueel gebruik van het merk buiten de Benelux te verrichten (de klacht verdedigt dat overigens — terecht — ook niet).

4.7.7 (...)4.9.2. De klacht voldoet niet aan de volgens art. 407 Rv. aan een cassatiemiddel te stellen eisen, nu zij niet aangeeft waar Wendy’s International dit standpunt eerder naar voren heeft gebracht.

4.10. Onderdeel f faalt omdat het uitgaat van een onjuiste lezing van het bestreden arrest, en voorts - uitgaande van verwerping van de eerdere klachten van middel l – bij gebrek aan belang.

4.16. Beide onderdelen falen bij gebrek aan belang. Zij gaan voorbij aan (en klagen niet over) hetgeen het hof in de voorlaatste volzin van rov. 9 (in samenhang met de in het cassatiemiddel niet aangehaalde en in cassatie niet bestreden rov. 6-8) heeft overwogen:

‘Ook anderszins heeft Wendy’s In ternatianal geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd en te bewijzen aangeboden waaruit - in weerwil van de hiervoor besproken verweren van - zou kunnen worden afgeleid dat haar merk in 1995 ook in de Benelux algemeen bekend, was.’

Dit oordeel is zelfstandig dragend is voor zijn passeren van het bewijsaanbod.

5. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

 

Conclusie A-G HvJ EU 14 november 2013, zaak C-484/12 (Georgetown University) - dossier
Zie eerder: IEF 11908 en IEF 11581. Prejudiciële vragen gesteld door Rechtbank ’s-Gravenhage. Uitlegging van de artikelen 3, sub c, en 14, sub b, van ABC-geneesmiddelenverordening. Voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Basisoctrooi dat meerdere producten beschermt. Al dan geen recht op certificaat voor ieder product.

Conclusie A-G:
„1) Afstand van het aanvullende beschermingscertificaat wordt beheerst door artikel 14, sub b, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, en niet door nationaal recht. Aangezien afstand enkel voor de toekomst werkt, kan bovendien niet achteraf ervan worden uitgegaan dat door die afstand voor het betrokken product nooit een certificaat in de zin van artikel 3, sub c, van die verordening is afgegeven.

2) In de situatie waarin een aanvrager meerdere aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten heeft ingediend voor verschillende, maar door eenzelfde octrooi beschermde producten, is het aan hem te beslissen welke van die aanvragen voorrang heeft. Bij gebreke van die keuze is het aan de nationale autoriteiten om daar de eventuele gevolgen naar nationaal recht aan te verbinden.”

Gestelde vragen:

Vraag 1 Verzet Verordening 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, meer in het bijzonder artikel 3, aanhef en onder c daarvan, zich ertegen dat, in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt, aan de houder van het basisoctrooi een certificaat wordt afgegeven voor ieder van de beschermde producten?

Vraag 2 Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, hoe dient artikel 3, aanhef en onder c, van de Verordening te worden uitgelegd in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt en op de aanvraagdatum van een certificaat voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A), weliswaar nog geen certificaten waren verkregen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi, doch op die aanvragen voor de producten (B, C) certificaten zijn afgegeven voordat op de aanvrage voor een certificaat voor het eerstgenoemde product (A) is beslist?

Vraag 3 Is het voor de beantwoording van de vorige vraag van belang of de aanvrage voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A) op dezelfde datum is ingediend als de aanvragen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi?

Vraag 4 Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan een certificaat worden afgegeven voor een door een van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product, indien reeds eerder voor een ander door hetzelfde basisoctrooi beschermd product een certificaat is afgegeven, maar van dit laatste certificaat door de aanvrager afstand wordt gedaan met het oogmerk een nieuw certificaat te kunnen verkrijgen op basis van hetzelfde basisoctrooi?

Vraag 5 Indien het voor beantwoording van de vorige vraag relevant is of de afstand terugwerkende kracht heeft, wordt de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening of door het nationale recht? Indien de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft wordt beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening, dient die bepaling zo te worden uitgelegd dat afstand terugwerkende kracht heeft?

Conclusie A-G HvJ EU 14 november 2013, zaak C-351/12 ((Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. (OSA) tegen Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s.) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Krajský soud v Plzni, Tsjechische republiek.
Zie eerder IEF 11786. Uitlegging van de artikelen 3 en 5 van InfoSoc-richtlijn, van de artikelen 56, 101 en 102 VWEU, en van de artikelen 14 en 16 van dienstenrichtlijn. Beperkingen en restricties op het reproductierecht en het recht van mededeling. Uitzending van werken door middel van televisie- en radioapparatuur in de kamers van patiënten van een kuuroord. Nationale wetgeving die de aanvrager een uitsluitend recht verleent auteursrechten op het nationale grondgebied collectief te beheren.

Conclusie A-G:
„1. Een beperking die auteurs een vergoeding ontzegt voor de mededeling van hun werk via radio‑ of televisie-uitzending door middel van radio‑ of televisieontvangstapparatuur aan patiënten in de kamers van een kuurinrichting die geldt als onderneming, is in strijd met de bepalingen van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

2. Indien een lidstaat richtlijn 2001/29 niet correct in nationaal recht heeft omgezet moet de nationale rechter het nationale recht zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn, teneinde het daarmee beoogde resultaat te bereiken. In omstandigheden als die van het hoofdgeding is het irrelevant of de bepalingen van de richtlijn voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn om door particulieren voor de nationale rechter te kunnen worden ingeroepen jegens de staat of een met de staat te vereenzelvigen entiteit.

3. Artikel 102 VWEU of artikel 16 van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, staat niet in de weg aan de toepassing van bepalingen van nationaal recht die het collectieve beheer van auteursrechten op het grondgebied van de staat voorbehouden aan één collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten (monopolist) en daardoor afnemers van de dienst niet de vrijheid hebben om te kiezen voor een collectieve beheersorganisatie van een andere lidstaat van de Europese Unie. Dergelijke bepalingen zijn krachtens de artikelen 56 e.v. VWEU slechts ongeoorloofd wanneer komt vast te staan dat zij geen met het Verdrag verenigbaar legitiem doel nastreven, geen rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen belang, niet geschikt zijn om het ermee beoogde doel te verwezenlijken en verder gaan dan nodig is om dat doel te bereiken.”

Gestelde vragen:

1. Moet richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, aldus worden uitgelegd dat een beperking die makers een vergoeding ontzegt voor de mededeling van hun werk via radio- of televisie-uitzending door middel van radio- of televisieontvangstapparatuur aan patiënten in de kamers van een kuurinrichting die geldt als onderneming, in strijd is met de artikelen 3 en 5 (artikel 5, leden 2, sub e, 3, sub b, en 5) ervan?
2. Zijn deze bepalingen van de richtlijn inzake bovenbedoeld gebruik van een werk zo nauwkeurig en onvoorwaardelijk dat collectieve beheersorganisaties voor auteursrechten zich er voor de nationale rechter in een geschil tussen particulieren op kunnen beroepen, indien een lidstaat de richtlijn niet correct in nationaal recht heeft omgezet?
3. Moeten de artikelen 56 en volgende en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (of, in voorkomend geval, artikel 16 van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt) aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan de toepassing van bepalingen van nationaal recht die het collectieve beheer van auteursrecht op het grondgebied van de staat voorbehouden aan één enkele collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten (monopolist), zodat afnemers van de dienst niet de vrije keuze hebben voor een collectieve beheersorganisatie van een andere lidstaat van de Europese Unie?

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 november 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7447 (Molenbeek Invest tegen gerekwestreerden)
Als randvermelding. Procesrecht. Beslagrecht in niet-IE-zaak; art. 730 jo. 843a Rv. Beschrijving bescheiden met trefwoorden. Zie eerder IEF 13035 (prejudiciële vragen aan HR).

De voorzieningenrechter verleent Molenbeek definitief verlof om ten laste van gerekwestreerden conservatoir bewijsbeslag te leggen zoals dit op 6 november 2012 voorlopig is gelegd met dien verstande dat de bepaalde bescheiden waarop beslag mag worden gelegd (...) met de navolgende trefwoorden: Itel, verkoop, transactie, patenten, de namen van de onder 5 tot en met 9 genoemde contactpersonen en Molenbeek, alsook dezelfde trefwoorden vertaald in de Engelse taal. De bescheiden/ gegevens/ (email)correspondentie die zich bevinden in de (papieren) boekhouding en digitaal zijn opgeslagen op computer of andere gegevensdrager op het thuisadres van gerekwestreerden.

Een bewijsbeslag kan niet anders dan een inbreuk zijn op het privéleven en het familie- en gezinsleven van degene onder wie het beslag wordt gelegd. Wel kan van de deurwaarder worden gevergd dat hij genoemde belangen zoveel mogelijk respecteert. De Hoge Raad gaf een aantal aanwijzingen voor de manier waarop zodanige beperkingen in het beslagverlof kunnen worden aangebracht dat willekeurige inmenging en misbruik worden voorkomen en schadelijke gevolgen voor de wederpartij of derden binnen redelijke grenzen blijven. Deze zijn toegepast in het onderhavige geval.

5.5. [gerekwestreerde 1] en [gerekwestreerde 2] klager er over dat het gelegde (voorlopige) bewijsbeslag een zeer ingrijpende gebeurtenis is geweest.

5.6. Over de klacht van [gerekwestreerde 1] en [gerekwestreerde 2] dat hun gehele woning is onderzocht en dat ook niet relevante gegevens in beslag zijn genomen oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. Het is de verantwoordelijkheid van de deurwaarder om ter uitvoering van het verleende beslagverlof de gegevensdragers te zoeken die de gegevens kunnen bevatten waarop beslag gelegd mag worden. Daarbij heeft hij volgens artikel 444 e.v. Rv toegang tot elke plaats. Een bewijsbeslag kan niet anders dan een inbreuk zijn op het privéleven en het familie- en gezinsleven van degene onder wie het beslag wordt gelegd. Wel kan van de deurwaarder worden gevergd dat hij het beslag op zodanige wijze legt dat genoemde belangen zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Daarbij is het echter zo dat bij veel van de gegevensdragers zoals door [gerekwestreerde 1] en [gerekwestreerde 2] genoemd niet van te voren is vast te stellen of deze relevante gegevens bevatten. De deurwaarder moet dus rekening houden met de mogelijkheid dat ook gegevensdragers die niet door beslagene als relevant worden aangewezen gegevens kunnen bevatten waarop beslag gelegd moet worden. Of een bepaalde gegevensdrager mogelijk relevant materiaal bevat is ter beoordeling van de beslagleggende deurwaarder.

Deze klacht is dus geen grond om het voorlopig verleende verlof niet definitief te verlenen.

5.7. [gerekwestreerde 1] en [gerekwestreerde 2] stellen dat op geen enkele wijze gewaarborgd is dat derden van de in beslag genomen informatie geen kennis kunnen nemen. Deze stelling is onjuist. De gegevens zijn in bewaring gegeven aan de door de voorzieningenrechter benoemde bewaarder. Van een bewaarder die zijn taak verstaat mag worden verwacht dat hij de in beslag genomen gegevens niet aan derden ter inzage geeft totdat in de procedure op de voet van artikel 843a Rv is beslist of en zo ja in welke mate het in beslag genomen bewijsmateriaal aan Molenbeek verstrekt kan worden. Concrete aanwijzingen dat de benoemde bewaarder de bewaring niet naar behoren zou kunnen en willen verrichten zijn er niet.

5.8. [gerekwestreerde 1] en [gerekwestreerde 2] stellen dat volgens het beslagrekest door een van hen is opgemerkt dat hij “over ruim 16.000 e-mails beschikt”. Hieruit kan echter anders dan [gerekwestreerde 1] en [gerekwestreerde 2] stellen niet worden afgeleid dat Molenbeek haar verzoekschrift had moeten beperken tot genoemde e-mails.

Rechtbank Den Haag 13 november 2013, HA ZA 13-65 (Sanofi-Aventis Deutschland GMBH tegen Amylin Pharmaceuticals)
Uitspraak ingezonden door Arvid van Oorschot, Freshfields Bruckhaus Deringer.
Amylin heeft een Europees Octrooi EP 996 459 op basis van 4 Amerikaanse octrooien voor het gebruik van exendines en agonisten en hun gebruik voor vermindering van voedselinname. Sanofi vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi en maakt onderscheid tussen de gebruiksconclusies en de productconclusies. De rechtbank acht de gebruiksconclusies geldig. Ze zijn nawerkbaar en nieuwe ten opzichte  van het US octrooi. Ook leidt het gegeven dat vermindering van voedselinname in bepaalde gevallen ook kan bijdragen aan de behandeling van type 2 diabetes niet tot een ander oordeel. Een gemiddelde vakman zou niet tot deze gebruiksconclusies gekomen zijn. De productconclusies daarentegen zijn niet inventief. Deze konden bereikt worden door preformuleringstesten en deze waren gebruikelijk om de stabiliteit van formuleringen te onderzoeken en geschikte formuleringen te selecteren.

Amylin heeft in de onderhavige zaak een tweede hulpverzoek ingediend die de productconclusies wel in stand kan houden. Hierin zit volgens de rechtbank geen toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV. Enkele conclusies worden vernietigd voor zover die meer inhouden dan het tweede hulpverzoek en anderen worden ongewijzigd in stand gelaten. Partijen hebben zich nog niet uitgelaten over de gevolgen van de vernietiging en het hulpverzoek in relatie met conclusie 27. Hiervoor wordt de zaak naar de rol verwezen.

5.2. Bij de beoordeling van de gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van EP 459 zal in navolging van partijen een onderscheid worden gemaakt tussen de gebruiksconclusies (conclusies 1-19) en de productconclusies (conclusies 20-26). Zoals hierna zal worden toegelicht, zijn de gebruiksconclusies geldig. De productconclusies worden daarentegen niet inventief geacht, maar kunnen wel in stand worden gehouden conform het tweede hulpverzoek van Amylin. Over de gevolgen van deze uitkomst van de zaak voor conclusie 27, die een combinatie vormt van de gebruiksconclusies en de productconclusies, mogen partijen zich nog uitlaten.

nawerkbaarheid gebruiksconclusies
5.3. De rechtbank verwerpt het betoog van Sanofi dat de gebruiksconclusies niet nawerkbaar zijn. Daarbij staat voorop dat Sanofi als eiser in de nietigheidsprocedure dient te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat de gemiddelde vakman de geclaimde uitvinding niet of niet zonder onevenredig inspanning kan toepassen, bijvoorbeeld omdat de gemiddelde vakman geen verbindingen tot zijn beschikking heet waarmee het geclaimde effect kan  worden bereikt. Amylin heet er terecht op gewezen dat Sanofi dat niet heeft gesteld.

5.7. Anders dan Sanofi heeft betoogd, moet worden aangenomen dat gebruiksconclusie 1, en de daarvan afhankelijke conclusies 8, 10, 11 en 13 van het octrooi nieuw zijn ten opzichte van het Amerikaanse octrooi US 5 424 286 (hierna: US 286). Amylin heeft terecht opgemerkt dat US 286 met direct en ondubbelzinnig het gebruik van exendines voor de therapeutische vermindering van voedselinname openbaart. US 286 openbaart een ander gebruik van exendines, namelijk gebruik van exendines voor de behandeling van type 2 diabetes en het voorkomen van hyperglycemia. In feite zien de genoemde conclusies van EP 459 dus op een nadere medische indicatie.

5.8. Het gegeven dat vermindering van voedselinname in bepaalde gevallen ook kan bijdragen aan de behandeling van type 2 diabetes, zoals ook blijkt uit de beschrijving van EP 459 en conclusie 8 van El’ 459, kan niet leiden tot een ander oordeel. (...)

5.13. Niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman uitgaande van Navarro zou zijn uitgekomen op perifere toediening van exendines of exendine agonisten.

5.14. Sanofi heeft in het kader van haar inventiviteitsaanval nog twee andere publicaties genoemd, te weten Turton (...) en Wettergen (...) .

5.17. Uitgaande van de inventiviteit van conclusie I zijn ook de daarvan afhankelijke conclusies 4-19 inventief. Daarnaast moet worden aangenomen dat ook de onafhankelijke conclusies 2 en 3 inventief zijn. Sanofi heeft bij haar inventiviteitsaanval in de dagvaarding namelijk geen onderscheid gemaakt tussen de conclusie 1 en de conclusies 2 en 3. Bij pleidooi heeft Sanofi er nog wel op gewezen dat conclusie 2 gericht is op lichaamsgewicht en dat Navarro een significant effect op gewichtstoename openbaart 24 uur na het starten van een behandeling met tweemaal daags perifeer toegediend GLP—l. (…)
Bovendien concludeert Navarro, zoals hierboven is geconstateerd, uitdrukkelijk dat GLP-I werkt via een centraal mechanisme. Gegeven de kennis van de bloed-brein-barrière, vloeit perifere toediening van exendines of exendine agonisten in het licht van het voorgaande, ook met het oog op gewichtsvermindering niet op voor de hand liggende wijze voort uit Navarro.

inventiviteit productconclusies
5.21. Amylin heeft slechts aangevoerd dat er vanuit theoretisch oogpunt redenen zijn om te verwachten dat een samenstelling met een pH in het geclaimde bereik mogelijk niet stabiel zou zijn. Zij heeft: daarbij onder meer aangevoerd dat een pH rond het zogeheten iso-elektrisch punt kan leiden tot aggregatieproblemen, Partijen zijn het er echter over eens dat niet te voorspellen is of dergelijke problemen zich in de praktijk zullen voordoen bij een specifieke samenstelling. Sanofi heeft aangevoerd dat de gemiddelde vakman juist vanwege die onvoorspelbaarheid altijd de preformuleringstesten zal doen en daarbij niet bij voorbaat al een bepaald pH-bereik zal uitsluiten vanwege de theoretische problemen die Amylin heeft opgeworpen. Dat klinkt aannemelijk en Amylin en de door Amylin ingeschakelde deskundige, professor Middaugh, hebben dat ook niet weersproken.

5.22. Het verweer van Amylin dat het uitvoeren van preformuleringstesten in dit geval een onevenredige inspanning van de vakman vergt, moet worden verworpen. Als onweersproken staat vast dat de testen in detail zijn beschreven in handboeken en dat het uitvoeren daarvan routine was voor de gemiddelde vakman. De noodzaak van het uitvoeren van voor de hand liggende routine testen kan de geclaimde formulering geen inventiviteit verschaffen, ook niet als die testen het nodige werk meebrengen, zoals Amylin suggereert.

5.23. Het feit dat de uitkomst van de prefomuleringstesten niet tot de stand van de techniek behoort, impliceert — anders dan Amylin meent — niet dat de door Sanofi gevolgde redenering getuigt van wijsheid achteraf (hindsight). In de hiervoor gevolgde redenering wordt de gemiddelde vakman namelijk geen kennis van de uitkomst van de testen toegedicht. Het punt is juist dat de gemiddelde vakman die uitkomst destijds niet wist en niet kon voorspellen en daarom de stabiliteit proefondervindelijk zou vaststellen met preformuleringstesten.

5.24. Ten slotte heeft Amylin aangevoerd dat de uitkomst van een preformuleringstest geen garantie is voor stabiliteit van een formulering op de lange termijn. Dat mag zo zijn, maar laat onverlet dat het uitvoeren van die testen de op de prioriteitsdatum gebruikelijke manier was om de stabiliteit van formuleringen te onderzoeken en geschikte formuleringen te selecteren, waarna die eventueel aan nader onderzoek kunnen worden onderworpen. (…)

5.25. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat conclusie 20 niet inventief is.

5.26. Het eerste hulpverzoek van AmyIín kan het gebrek aan inventiviteit niet helen. Sanofi heefl namelijk onbestreden aangevoerd dat de in dit hulpverzoek geïntroduceerde maatregelen, te weten perifere toediening daar middel van injectie in een dosis van 10-100pg, geen relevant verschil opleveren ten opzichte van de stand van de techniek.

5.28. De rechtbank gaat ervan uit dat do nietigheidsgronden die Sanofi heeft aangevoerd tegen de conclusies 20-26 van het octrooi zoals verleend, ook zijn aangevoerd tegen die waarop Sanofi haar nieuwheidsaanval heeft gebaseerd. Daarom moet worden aangenomen dat de materie van conclusie 20 volgens het tweede hulpverzoek nieuw is. Dat geldt dan ook voor de daarvan afhankelijke conclusies 21-26.

5.30. De materie van conclusie 20 volgens het tweede hulpverzoek en de daarvan afhankelijke conclusies 21-26 is ook nawerkbaar. Sanofi heeft in dit verband dezelfde

5.31. Ten slotte is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV door het gebruik van het kenmerk “exendine peptide compound“ in conclusie 20 volgens het tweede hulpverzoek. (…)

conclusie
5.34. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat conclusie 20 en de daarvan afhankelijke conclusies 21 -26 moeten worden vernietigd voor zover die meer inhouden dan het tweede hulpverzoek. De conclusies 1-19 kunnen ongewijzigd in stand worden gelaten.

5.35. De in conclusie 27 geclaimde materie vormt een combinatie van de materie van de gebruiksconclusies 1-19 en de productconclusies 20-26. Partijen hebben zich nog niet  uitgelaten over de gevolgen die de gedeeltelijke vernietiging van conclusies 20-26 moet hebben voor conclusie 27 en over de verhouding tussen het tweede hulpverzoek en conclusie 27. Amylin zal in de gelegenheid worden gesteld een akte te nemen waarin zij zich uitsluitend over die kwestie mag uitlaten, waarna Sanofi daarop mag reageren. In verband daarmee zullen alle overige beslissingen, waaronder de beslissing over de proceskosten, worden aangehouden.

 

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Kleurmerk ten onrechte gekwalificeerd als beeldmerk
B) woordmerk FICKEN terecht afgewezen in strijd met goede zeden
C) beeldmerk met woordelementen FICKEN LIQUORS terecht afgewezen in strijd met goede zeden
D) Verwatering en het begrip "wijziging van het economische gedrag"

Gerecht EU 12 november 2013, zaak T-245/12 Gamesa Eólica / OHMI - Enercon (Dégradé de verts) - dossier
A. Gemeenschapsmerk. Beroep tot vernietiging van beslissing R 260/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 maart 2012 houdende vernietiging van de nietigverklaring door de nietigheidsafdeling van het gemeenschapsbeeldmerk dat een horizontale combinatie van groentinten weergeeft voor waren van klasse 7, in het kader van de door Gamesa Eólica ingestelde vordering tot nietigverklaring. Beeldmerk wordt nietig verklaard. Ten onrechte gekwalificeerd als beeldmerk, het is een kleurmerk.

35. Second, it is clear, from both the application form and the acknowledgment of receipt of the application for registration sent by OHIM to the applicant, that the contested mark was registered as a colour mark. Enercon could have registered its mark as a figurative mark had it actually intended to do so. However, it is clear that the Board of Appeal attached no significance to the fact that the applicant for the mark knowingly registered a colour mark and not a figurative mark. Moreover, it is common ground that none of the parties has challenged the nature of the contested mark as a colour mark, at any stage in the proceedings.

36. By contrast, the question whether the contested mark was a colour mark per se, that is to say, in the present case, a combination of colours, not spatially defined, or rather a colour mark defining the way in which blended shades of colours would be applied on the goods concerned, was argued, in particular during the proceedings before the Board of Appeal.

37. Third, it must be pointed out that the arguments put forward by OHIM in its written submissions are essentially based on the fact that the trade mark application could have been structured differently or that the applicant for the mark was more explicit in other applications for registration of a Community trade mark.

Gerecht EU 14 november 2013, zaak T-52/13 Efag Trade Mark Company / OHMI (FICKEN) - dossier
Gemeenschapsmerk –Vernietiging van beslissing R 493/20121 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 oktober 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „FICKEN” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 25, 32, 33 en 43. Afgewezen. Relevante publiek zal het woord zien als in strijd met openbare orde of goede zeden. Dit oordeel doet geen afbreuk aan de vrijheid van meningsuiting van eiser. Het OHIM staat los van het Duitse octrooi- en merkbureau, dus het maakt niet uit dat deze het merk wel inschreef.

34. Il résulte de ce qui précède qu’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance percevra le mot « ficken » comme un terme vulgaire, indécent, obscène et répulsif. Dès lors, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent percevra la marque demandée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.
40. À cet égard, il suffit de relever que le refus d’enregistrement de la marque demandée n’affecte pas la possibilité pour la requérante de commercialiser ses produits assortis du signe FICKEN, ni donc la liberté d’expression qu’elle revendique (voir, en ce sens, arrêt ¡Que buenu ye! HIJOPUTA, point 12 supra, point 26).

Gerecht EU 14 november 2013, zaak T-54/13 Efag Trade Mark Company / OHMI (FICKEN LIQUORS) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 2544/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 november 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het beeldmerk met de woordelementen „FICKEN LIQUORS” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 25, 32, 33 en 35. Afgewezen. Ficken is een belangrijk bestanddeel en het relevante publiek zal het woord zien als in strijd met openbare orde of goede zeden. Dit oordeel doet geen afbreuk aan de vrijheid van meningsuiting van eiser. Het OHIM staat los van het Duitse octrooi- en merkbureau, dus het maakt niet uit dat deze het merk wel inschreef.

38. Il résulte de ce qui précède qu’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance percevra le mot « ficken » comme vulgaire, indécent, obscène et répulsif. Dès lors, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent percevra la marque demandée, dont ce mot est l’élément dominant, comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.

HvJ EU 14 november 2013, zaak C-383/12P (Environmental Manufacturing / BHIM) - dossier

D. Zie eerder IEF 11342. Verwatering. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 22 mei 2012 - Environmental Manufacturing / BHIM - Wolf (T570/10), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep door de aanvrager van het beeldmerk dat de kop van een wolf afbeeldt, voor waren van klasse 7, ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 425/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 oktober 2010 houdende vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van de internationale en nationale beeldmerken die de woordelementen „WOLF Jardin” en „Outils WOLF” bevatten voor waren van de klassen 1, 5, 7, 8, 12, 13 en 31 – Uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Relatieve weigeringsgronden – Afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk. Het begrip „wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument” behelst een objectieve voorwaarde.Het hof vernietigt het arrest en verwijst de zaak door.

42 Het is juist dat verordening nr. 207/2009 en de rechtspraak van het Hof niet eisen dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan, maar ook het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk aanvaarden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen.

43 Dergelijke gevolgtrekkingen mogen evenwel niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar – zoals het Gerecht zelf in punt 52 van het bestreden arrest heeft opgemerkt onder verwijzing naar een ouder arrest van het Gerecht – berusten op „een waarschijnlijkheidsanalyse [...] waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval”.

44 Het Gerecht had evenwel geen kritiek op het ontbreken van een dergelijke analyse, in strijd met de in zijn eigen arrest aangehaalde rechtspraak.

45 Wat het argument van Elmar Wolf betreft, dat het door het Hof in het reeds aangehaalde arrest Intel Corporation ontwikkelde criterium betrekking heeft op waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten en derhalve in casu niet van toepassing is, volstaat de vaststelling dat de rechtspraak in de punten 77 en 81 alsmede in punt 6 van het dictum van dat arrest, gelet op de algemene bewoordingen ervan, niet in die zin kan worden uitgelegd dat hij zich beperkt tot feitelijke omstandigheden waarbij waren of diensten niet soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten.

46 In deze omstandigheden moet worden vastgesteld dat de hogere voorziening gegrond is.

47 Derhalve dient het bestreden arrest te worden vernietigd.48. Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening naar het Gerecht verwijzen.

49 In de onderhavige zaak is niet voldaan aan de voorwaarden om de zaak zelf te kunnen afdoen.

50 Bijgevolg dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden.