Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5597 (Stichting de Roestige Spijker tegen verweerder)
Procesrecht. Mediarecht. Rechtspraak.nl: Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor als bedoeld in artikel 186 Rv. Het verzoek van de Stichting heeft betrekking op de (voorgenomen verdere) openbaarmaking van een documentaire. In deze documentaire worden beschuldigingen geuit jegens verweerder. In de kern gaat het om verdenkingen van herhaald gepleegd ontucht met dan wel seksueel misbruik van minderjarige jongens. De Stichting wenst de documentaire openbaar te maken en onder de aandacht van het Nederlands publiek te brengen via internet en televisie. In dat kader wil de Stichting meer duidelijkheid verkrijgen over haar (proces)positie in een eventuele (door de Stichting of door verweerder aan te spannen) juridische procedure.

De rechtbank Midden-Nederland is bevoegd om van het verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kennis te nemen. De Stichting is aan te merken als belanghebbende. De rechtbank is van oordeel dat van een afwijzingsgrond ter zake het onderhavige verzoek niet is gebleken. Het verzoek van de Stichting wordt toegewezen.

2.3. De Stichting heeft in februari 2013 kennis genomen van een documentaire getiteld Dutch Injustice: when child traffickers rule a nation (hierna: de documentaire). Deze documentaire is geproduceerd ten behoeve van de Amerikaanse organisatie Rebecca Project for Human Rights. De Stichting heeft van de betreffende organisatie toestemming om de documentaire in Nederland te publiceren en distribueren. De documentaire is op Youtube geplaatst en is ruim 250.000 keer bekeken. In de documentaire komt onder meer een Nederlandse man aan het woord die stelt dat hij als minderjarige jongen gedwongen in een bordeel in Amsterdam heeft gewerkt en seksueel is misbruikt door [verweerder]. Verder worden in de documentaire beschuldigingen geuit die betrekking hebben op ontucht met minderjarige jongens in Turkije in het midden van de jaren ‘90.

3.2. Het verzoek van de Stichting heeft betrekking op de (voorgenomen verdere) openbaarmaking van de documentaire. In deze documentaire worden beschuldigingen geuit jegens [verweerder]. In de kern gaat het om verdenkingen van herhaald gepleegd ontucht met dan wel seksueel misbruik van minderjarige jongens. De Stichting wenst de documentaire openbaar te maken en onder de aandacht van het Nederlands publiek te brengen via internet en televisie. [verweerder] heeft aangegeven rechtsmaatregelen te zullen nemen tegen de (verdere) verspreiding en promotie van deze documentaire. In dat licht wenst de Stichting meer duidelijkheid te verkrijgen over haar positie in een eventuele (door de Stichting of door [verweerder] aan te spannen) juridische procedure. De Stichting wenst de getuigen te horen die in de betreffende documentaire aan het woord komen. Daarnaast wil de Stichting twee gevangenisdirecteuren en een oud medewerkster van [verweerder] als getuige horen.

Inhoudelijke beoordeling
5.6. Bij de beoordeling van het geschil stelt de rechtbank het volgende voorop. De doelstelling van een voorlopig getuigenverhoor is (onder meer) om een partij de mogelijkheid te verschaffen om aan de hand van een voorlopig getuigenverhoor zekerheid te verkrijgen over de voor de beslissing van een geschil relevante feiten en omstandigheden en aldus beter te kunnen beoordelen of het raadzaam is een procedure te beginnen of voort te zetten.

5.7. Voorts geldt dat een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor in beginsel moet worden toegewezen. Dit is slechts anders indien het verzoek in strijd is met een goede procesorde, de bevoegdheid wordt misbruikt, of het verzoek afstuit op een ander door de rechtbank zwaarwichtig geoordeeld bezwaar. Daarnaast moet de verzoeker tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor conform de in art. 3:303 BW neergelegde regel voldoende belang hebben bij zijn verzoek.

5.8. [verweerder] heeft aangevoerd dat de Stichting niet is aan te merken als belanghebbende als bedoeld in artikel 186 Rv. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat als belanghebbende kan worden aangemerkt degene die het aanspannen van een geding overweegt, degene die verwacht dat het tegen hem zal worden aangespannen, dan wel een derde die anderszins bij dat geding belang heeft (HR 24 maart 1995, NJ 1998, 414). In dit geval is de Stichting, zoals ter zitting aangevoerd, voornemens een (kortgeding) procedure jegens [verweerder] aanhangig te maken, althans wenst zij haar kansen in een dergelijke procedure in te schatten. Voorts bestaat de mogelijkheid dat [verweerder] zelf een procedure aanhangig zal maken tegen de Stichting. In beide gevallen is de Stichting aan te merken als belanghebbende. Het (algemene) doel of de achtergrond van de Stichting is bij die beoordeling niet van belang.

5.9. Daarnaast heeft [verweerder] aangevoerd dat de Stichting geen belang heeft omdat de documentaire al te zien (en veel bekeken) is op Youtube. De documentaire is inderdaad al openbaar (gemaakt) doordat deze op Youtube is geplaatst. De Stichting wil de documentaire echter aan een groter publiek tonen en de documentaire verder verspreiden en heeft in dat kader aan [verweerder] een aantal brieven gestuurd, waarin is verzocht te bevestigen dat daartegen geen bezwaar bestaat. In reactie daarop heeft [verweerder] uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen verdere verspreiding van de documentaire en daarbij aangevoerd dat dergelijk handelen door de Stichting onrechtmatig zou zijn. Daaruit volgt tevens het belang van de Stichting. De Stichting heeft immers de gegronde vrees dat [verweerder] tegen het verder verspreiden van de documentaire juridische stappen zal ondernemen. In dat geval wil de Stichting haar verweer (nader) kunnen onderbouwen. Daarmee is het belang van de Stichting gegeven.

5.10. [verweerder] heeft ten slotte aangevoerd dat sprake is van misbruik van bevoegdheid. Er kan sprake zijn van misbruik van bevoegdheid wanneer de Stichting wegens de onevenredigheid van de over en weer betrokken belangen in redelijkheid niet tot toepassing van de bevoegdheid tot het horen van getuigen (in het kader van een voorlopig getuigenverhoor) kan worden toegelaten of wanneer de Stichting haar rechten uitoefent met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend. Het horen van getuigen in de onderhavige zaak zal tot gevolg hebben dat de persoonlijke integriteit van [verweerder] aan de orde wordt gesteld. Daartegenover staat het belang van de Stichting om (meer) duidelijkheid te krijgen over de vraag of het (verder) openbaar maken van de documentaire onrechtmatig is jegens [verweerder]. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat tussen beide belangen niet een zodanige onevenredigheid dat de Stichting in redelijkheid niet tot toepassing van haar bevoegdheid kan overgaan. Dat de Stichting haar bevoegdheid enkel gebruikt om de persoonlijke integriteit van [verweerder] te schaden, is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gebleken. De Stichting wenst haar bevoegdheid in te zetten om duidelijkheid te krijgen over haar procespositie in een eventuele (kortgeding) procedure. De wens van de Stichting om (daarbij of daarnaast) zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor de door haar gestelde misstanden, brengt nog niet met zich dat zij haar bevoegdheid misbruikt.

5.11. Nu gelet op het vorenstaande geen sprake is van een van de hiervoor genoemde afwijzingsgronden, zal het verzoek worden toegewezen.

Rechtbank Den Haag 13 november 2013, HA ZA 11-2743 (G-Star Raw tegen H&M Hennes & Mauritz)
Uitspraak ingezonden door Laura Fresco, Hoyng Monegier.
Zie eerder IEF 11923 en IEF 11582. Merkenrecht. 2.20 BVIE sub b. Verwatering. Marktonderzoeken. G-Star is houdster van het Gemeenschapswoordmerk RAW. H&M voert aan dat RAW verwijst naar de waren en diensten in een bepaalde stijl. Dat de RAW-merken gebruikt worden voor kleding behorend tot urban style is alleen onvoldoende om aan te nemen dat RAW de gangbare aanduiding is geworden voor de kleding in deze stijl.

Het door H&M overlegde onderzoek waarbij vrije en spontane associaties worden opgesomd, zeggen niets over de ontstane verwarring. De rechtbank neemt als uitgangspunt dat zelfs als H&M de tekens ter versiering gebruikt, dat nog niet wegneemt dat deze tekens zodanig overeen kunnen stemmen met de merken dat het publiek de waren opvat als afkomstig van G-Star.

Ten aanzien van het gevorderde bevel opgave te doen, overweegt de rechtbank dat G-Star hierbij belang kan hebben ter begroting van de schade. De door Ernst & Young opgestelde verklaring volstaat niet, omdat die kennelijk is opgesteld naar aanleiding van het verstekvonnis en slechts betrekking heeft op de Benelux. H&M wordt verboden in de Europese Gemeenschap inbreuk te maken en krijgt bevel tot opgave en vernietiging.

4.5. Ten aanzien van hetgeen door paktijen is aangevoerd met betrekking tot het al dan niet aanwezige onderscheidend Vermogen van de RAW—merken en de gevolgen daarvan voor de bescherming die deze merken bieden overweegt de rechtbank als volgt. Dat “RAW” een aanduiding is die veel wordt gebruikt in de muziek-, design- en modewereld om waren en diensten te beschrijven die behoren tot een bepaalde stijl (wat daarvan ook zij), wil nog niet zeggen dat de RAW-merken (dus) geen onderscheidend vermogen zouden kunnen hebben en zich niet kunnen lenen om de waar waarvoor deze merken zijn ingeschreven als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dat “RAW" louter beschrijvend zou zijn voor kleding is door H&M c.s. niet gesteld en is evenmin gebleken. H&M voert aan dat “RAW” verwijst naar waren en diensten die behoren tot een bepaalde stijl. Zo er sprake zou zijn van dergelijke verwijzing dan leidt deze echter nog niet - zonder meer - tot beschrijvendheid van het desbetreffende merk. Dat het relevante publiek bij het zien van “RAW” aangebracht op kleding zou denken aan waren (zoals kleding) behorend tot een bepaalde muziek- en kledingstijl, is in ieder geval door H&M c.s. niet (voldoende) concreet onderbouwd. De enkele omstandigheid dat G-Star c.s. haar RAW-merken gebruikt op kleding die kan worden aangeduid als behorend tot urban style is - zonder meer - onvoldoende om aan te nemen dat “RAW” daarmee de gangbare aanduiding is geworden voor kleding behorende tot die stijl.

4.28. Ten aanzien van het gevorderde bevel opgave te doen van aantallen geproduceerde, bestelde, in voorraad gehouden en/of verkochte inbreukmakende kledingstukken, de inkoop- en verkoopprijs van deze kledingstukken en de behaalde winst overweegt de rechtbank dat G-Star c.s. belang bij deze informatie kan hebben ter begroting van de schade. De door Ernst & Young opgestelde verklaring van 24 oktober 2011 met betrekking tot H&M AB volstaat niet omdat die kennelijk naar aanleiding van het verstekvonnis is opgesteld en kennelijk slechts betrekking heeft op de Benelux, terwijl H&M AB hierna zal worden bevolen opgave te doen met betrekking tot de Europese Unie. De (als productie 12) overgelegde controleverklaring van Ernst &Young van 2 november 2011 ten aanzien van H&M BV is opgesteld “op basis" van de kort gedingvereisten zoals genoemd in paragraaf 1 B van de beschikking gedateerd 5 oktober 2011 aangaande het onrechtmatig gebruiken van de merknaam "RAW” en bestrijkt de periode 2 december 2009 - 30 oktober 2011. Dat daarmee een opgave als hier gevorderd overbodig zou zijn omdat een vergelijkbare opgave reeds zou zijn gedaan door H&M c.s. is onvoldoende onderbouwd. H&M c.s. zal dan ook worden veroordeeld opgave te doen zoals in het dictum vermeld. De termijn waarbinnen dit dient te geschieden zal worden aangepast.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A) Domeinnaam wordt niet meer gebruikt, dus geen kwader trouw
B) Onvoldoende bewijs inzake registratie danwel gebruik te kwader trouw
C) WIPO-procedure dient alleen merk- en handelsnamen, niet namen van kinderen
D) Truereligion.com; Wel gebruik te kwader trouw, maar geen registratie te kwader trouw
E) Verkeerde eis (tegen andere domeinnaam) ingediend
F) Gebruik merknaam om aan te geven wat je generiek geneesmiddel doet "nominative fair use"
G) Merendeel afgewezen apple/iphone-domeinnamen; geen contractuele verhouding tussen domeinnaamhouders, voor de rest duidelijke domeinnaaminbreuk
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-1281
johnsons.com > Complaint denied with dissenting opinion
A) Eiser is sinds 1912 houder van het merk “Johnson’s”. Merk wordt gebruikt voor verzorgingsproducten. Verweerder heeft de domeinnaam in 2006 verkregen van een rechtsvoorganger. Domeinnaam is al eerder geregistreerd en onderwerp van geschil geweest tussen eiser en rechtsvoorganger van verweerder. De domeinnaam heeft enige tijd inhoud gehad (pay-per-click links) die aanhaakte bij de producten van eiser en concurrerende producten liet zien. Op het moment dat verweerder hier lucht van kreeg heeft zij echter direct actie ondernomen dit te stoppen. De domeinnaam wordt momenteel ook niet meer gebruikt, daarom geen kwader trouw. De dissenting panelist merkt nog op dat er volgens hem wel sprake was van registratie te kwader trouw (de verweerder wist immers door de eerdere procedure dat het een merk betrof) maar, dat de domeinnaam inderdaad niet te kwader trouw werd gebruikt.

“In this case, the Respondent states that the Respondent had no initial knowledge of the automatic pay-per-click advertising links that was automatically added to the parking site using the Domain Name, but when being aware of this, the Respondent took actions to change the links in order not to refer to the Complainant’s trademark. Further, when discovering that the parking site had changed again, the Respondent states that in order to avoid the same thing happening again, decided to take down the website entirely.
Although the specific time and date for the take-down is not clearly specified, the fact that the Domain Name is currently no longer in use is confirmed by the Complainant.

Considering the history of the Domain Name, the relations between the Respondent and the previous holder, and the fact that the Respondent has shown some good faith attempt toward preventing and inclusion of advertising or links which profit from trading on the Complainant’s trademark, the Panel cannot come to any other conclusion than that substantial bad faith use is not proved by the Complainant.”

D2013-1223
electroluxmallorca.com > Complaint denied
B) Eiser is houder van het merk “Elektrolux”. Verweerder heeft de domeinnaam op 19 januari 2013 geregistreerd en niet op de eis gereageerd. Geschillenbeslechter betwijfelt of verweerder een eigen recht danwel een legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De eis wordt afgewezen nu er onvoldoende bewijs is inzake een registratie dan wel gebruik te kwader trouw. Op de website wordt door verweerder duidelijk weergegeven dat hij geen enkele band heeft met de merkhouder. Blijkens de redenatie van de geschillenbeslechter heeft eiser wel een steekje laten vallen: er wordt namelijk niet door eiser ingegaan op het feit dat op de website onder de domeinnaam ook andere merken (zoals Philips en Yatron) worden genoemd.

“It is also submitted by the Complainant that the Respondent is using the disputed domain name to intentionally attempt to attract, for commercial gain, Internet users to the website, by creating a likelihood of confusion with the Complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the website. The evidence provided by the Complainant however, shows that on the webpage to which the disputed domain name devolves, there are four statements at the top, in the middle and end of the webpage, that the Respondent (1) is an unofficial technical service of Electrolux and other brands, (2) is a technical service independent of the manufacturer Electrolux, (3) is not an official technical service of the manufacturer Electrolux, and (4) that the trademark ELECTROLUX is the property of its legitimate owners. While two of these statements are in smaller font than the surrounding text, the number of times the statements appear and their equal prominence in the middle of the page and prominent flag at the end of the page, together suggest an Internet user would be unlikely to be confused by the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the website.

The Complaint makes no allegation that the Respondent is using the disputed domain name to support or sell third party products in the same field as the Complainant, although there is a reference to Philips, Yatron and Fulgor without any mention as to what these are. In the absence of any submission by the Complainant on this potential issue however, the Panel makes no finding.”

D2013-1124
advaiteshabirla.com & aryamanvikrambirla.com > Complaint denied
C) Verweerder heeft de namen van twee minderjarige Indiase kinderen (kinderen van de eigenaar van een grote Indiase onderneming) geregistreerd. De kinderen zijn 8 en 15 jaar. In de procedure voeren de kinderen aan dat zij recht hebben op de domeinnaam nu deze verwarringwekkend overeenstemt met een merk. De namen van de kinderen zijn echter niet aan te merken als merknamen. Geschillenbeslechter betreurt de uitspraak, maar benadrukt dat de WIPO-procedure in principe alleen dient voor merk- en handelsnamen.

“The Panel takes no pleasure in coming to this decision. Hijacking for commercial gain the names of others who are unable to fight back is an unsavoury, abusive practice. However, it is well-established that the scope of the Policy is a very narrow one designed to give relief in appropriate circumstances to no-one other than those who have rights in trademarks. As the learned panel observed in Philippe Pierre Dauman v. Dinner Business, WIPO Case No. D2013-1255:

“This case gives the Panel but one serious issue to address. The disputed domain name is identical to the name in which Complainant asserts rights. Respondent’s proposed use of it (as alleged by Complainant and acknowledged by Respondent) demonstrate that Respondent lacks any rights to or legitimate interest in the disputed domain name and constitutes bad faith under a host of Policy decisions. The question here is whether Complainant’s name is a “a trademark or service mark in which the complainant has rights,” as required by paragraph 4(a)(i) of the Policy.””

D2013-1324
truereligion.com > Complaint denied
D) Eiser is houder van het merk “True Religion” sinds 2002. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd in 1998. De domeinnaam is de eerste 10 jaar na registratie gebruikt om door te linken naar diverse religieuze websites en niet te kwader trouw gebruikt. Vanaf 2008 is de domeinnaam wel te kwader trouw gebruikt door pay-per-click diensten aan te bieden waarop o.a. (links naar) de producten van eiser werden getoond. Nu er echter geen sprake was van registratie te kwader trouw (welke naast gebruik te kwader trouw ook vereist is), wordt de eis afgewezen.

“The majority’s view of registration in good faith is only reinforced by the exceptional circumstance in this case that the Respondent made an apparently bona fidenoncommercial use of the domain name for ten years after registration. It was only after this time that the Respondent started taking advantage of the opportunity to earn pay per click type advertising income from the increasing amount of Internet traffic seeking out the Complainant’s business and website. Even though the Respondent’s subsequent use might be considered to be a diversion of Internet users for commercial purposes in terms of paragraph 4(b)(iv) of the Policy, the majority, similar to the approach of the panel in the Validas decision, does not consider that this provision can be interpreted to deem evidence of use in bad faith as evidence of both registration and use in bad faith in circumstances that there is clear evidence of good faith registration.”

D2013-1411
spyopticsoutlet.com > Complaint denied
E) Hier is sprake van domain name hijacking. De eis is onvolledig en daarnaast is in de eis verkeerde domeinnaam genoemd. Het lijkt erop dat geheel de verkeerde eis is ingediend. Namelijk tegen een andere domeinnaam die er wel op lijkt. Dit vindt de geschillenbeslechter “ongehoord”.

“The fact that this Complainant filed a separate UDRP complaint against a different respondent involving this second domain name1 may explain, though not excuse, the reference to the unrelated (so far as the evidence shows) domain name in this proceeding. Perhaps the quoted clause was cut and pasted from the other complaint. Such a practice makes things worse for the Complainant or its representative and cannot be squared with the certification required by paragraph 3(b)(xiv) of the Rules. And the fact that the Complainant is represented by counsel makes matters worse still. After a dozen years’ Policy cases a professional who signs a pleading in a Policy proceeding should be familiar with Policy practice. For the same reasons as a judge would rebuke the Complainant for such conduct, whether careless or intentional,2 in civil litigation, this Panel shall rebuke it in this proceeding.”

D2013-0995
diet-xenical.com > Complaint denied
F) Opmerkelijke uitspraak, vooral nu verweerder ook niet heeft gereageerd op de eis. Verweerder gebruikt een domeinnaam, die uit de merknaam van eiser bestaat, om een eigen generiek geneesmiddel te verkopen. Eiser heeft ooit het merkgeneesmiddel “Xenical” op de markt gebracht. Na verlopen van het octrooi heeft verweerder een eigen generiek geneesmiddel gemaakt en op de markt gebracht. Verweerder gebruikt nu de merknaam in de domeinnaam om zijn eigen product te promoten/duidelijk te maken wat zijn product doet.  Dit valt volgens de geschillenbeslechter onder de zogenaamde “nominative fair use”. Deze doctrine (uit de VS) zegt dat men de merknaam van een ander mag gebruiken indien men die nodig heeft om het eigen product te omschrijven dan wel om het eigen product mee te vergelijken. Vergelijkbaar met bv. Benelux-merkenrecht dat eveneens zegt dat wanneer je accessoires of toebehoren van een bepaald merkproduct verkoopt je ook dat merk mag noemen.

“In a number of domain-name-dispute cases, the panels found that individuals or entities who had registered domain names similar to those in which a pharmaceutical company owned a trademark must be transferred or cancelled. See, e.g. F. Hoffmann-La Roche AG v. Private Whois buyvaliumg.com, WIPO Case No. D2012-0422;Hoffmann-La Roche Inc. v. ML, Matt Leavsi / WhoisGuard, WIPO Case No. D2012-0587; Sanofi-aventis v. Evangelos Sopikiotis, WIPO Case No. D2008-1459. In most of these cases, the Respondent offered to sell the brand-name drug without a license or prescription. In the cases this Panel has reviewed, the decisionmaker(s) did not consider the nominative-fair-use privilege. Indeed, a September 27, 2013 search of WIPO panel decisions found no documents using both the term "nominative fair use" and the term "generic drug."
Earlier panel decisions have, however, accepted the nominative fair use defense as a doctrine. In Nelnet Business Solutions, Inc. d/b/a FACTS Management Co. v. Andrew Goldberger, WIPO Case No. D2013-0764, a case not involving the sale of generic drugs, the panel restated the elements of nominative fair use:
"Under the three-pronged test for nominative fair use, Respondent would need to show that (1) the Complainant’s tuition-related products are not identifiable without the use of the mark; (2) only so much of the mark was used as was reasonably necessary to identify the product; and (3) Respondent did nothing that
In this case, the Panel finds that the Respondent has satisfied the three elements of the nominative fair use doctrine.”

D2013-1312
appeloffre.com; appestore.com; appleiphoneunlockcode.info; applesore.com; applestpre.com; applestroe.com; appllestore.com; bestiphonestuff.com; beyouriphone.com; crackmyapple.com; downloadsforipod.com; ebookforipad.com; hargaipod.com; i4iphone.com; ifixipods.com; ipod2download.com; unlockiphone4free.com > Transfer, denied in part
G) Niet alle domeinnamen kunnen behandeld worden nu de domeinnaamhouders niet in een contractuele verhouding tot elkaar staan. Ze vallen niet onder één groep of organisatie (“common control”). Derhalve wordt de eis ten aanzien van het merendeel van de domeinnamen afgewezen. Voor het overige is er duidelijk sprake van domeinnaaminbreuk.

“As a general principle, the consolidation of multiple respondents must be “both procedurally fair and equitable to all parties.” Speedo Holdings B.V., supra. Circumstances in the record must demonstrate that all Respondents are under common control, or that a “sufficient unity of interests otherwise exists” so that the parties may be treated as a single domain name holder for the purposes of the Policy. Although Complainant alleges that Respondent Stanley Pace retained control of all seventeen disputed domain names, Complainant has ultimately failed to satisfy its burden of proof as to this issue. Accordingly, this Decision will only determine rights concerning the disputed domain names registered to Respondent Stanley Pace: <crackmyapple.com>, <i4iphone.com> and <hargaipod.com>.”

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8518 (Gemeente Groningen tegen M.)
Uitspraak ingezonden door Patrick Koerts, Trip Advocaten & Notarissen.
Zie eerder IEF 12681. Auteursrecht. Moreel recht. De rechtbank oordeelde eerder dat de gemeente Groningen het kunstwerk 'een virtuele boteringepoort' niet mocht verwijderen. Het belang van de maker van het auteursrechtelijk werk, werd zwaarwegender geacht dan het belang van de gemeente.

Het hof gaat hierin niet mee. Er staat vast dat het kunstwerk vanaf het begin niet goed heeft gefunctioneerd. De gemeente is steeds bereid geweest het werk te herstellen en al die kosten moesten uit publieke middelen worden voldaan. De investeringskosten om het kunstwerk werkend te krijgen en de terugkerende kosten overstijgen de realisatiekosten van het werk. Het hof acht dat van de Gemeente niet kan worden verwacht het kunstwerk in stand te houden, al helemaal nu het kunstwerk kwetsbaar blijft voor schade door derden. Door M. is niet aannemelijk gemaakt dat het niet goed functioneren van het werk te wijten is aan de Gemeente.

Beoordeling
3.2.2 In 1997 heeft M. van de Gemeente de opdracht gekregen om een kunstwerk te ontwerpen ter markering van de oude Boteringepoort. Het kunstwerk bestaat uit twee muurornamenten met neon glas lichtbogen en vier spotlights, bevestigd aan de gevels aan weerszijden van de Oude Boteringestraat, welke delen tezamen met vier lichtgoten, verwerkt in het plaveisel van de straat, de verdwenen toegangspoort visualiseren.

3.2.9 Als gevolg van deze beschadiging is het kunstwerk tot op de dag van vandaag niet meer volledig operationeel, zij het dat de meeste elementen wel functioneren.

3.2.10 In november 2012 heet het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente (op advies van de Dienst R0/EZ) het besluit genomen dat het kunstwerk “een virtuele Boteringepoort” zal het geschil en de procedure in eerste aanleg

3.11 In het arrest 6 februari 2004 (ECLl:NL:HR:2004:AN7830) heeft de Hoge Raad een nadere invulling gegeven van het onevenredigheidscritrium indien het gaat om de vernietiging van een auteursrechtelijk beschermd werk. Uit dit arrest volgt dat er eerder sprake is van misbruik van bevoegdheid of anderszins onrechtmatig handelen indien er minder exemplaren van een werk bestaan. Indien het gaat om de vernietiging van een uniek werk, of zoals in het onderhavige geval de verwijdering van een uniek werk, dan dient door de eigenaar van het werk te worden aangetoond dat voor de verwijdering daarvan een gegronde reden bestaat. Dat betekent niet, zoals de Gemeente onder grief III terecht aanvoert, dat het in de eerste plaats op de weg van Gemeente ligt om aan te tonen dat zij voldoende belang bij verwijdering heeft. Nu M. zich beroept op de rechtgevolgen van artikel 3:13 lid 2 BW dient hij, met inachtneming van de beperkingen van de kort geding procedure, aannemelijk te maken dat zijn belangen door de verwijdering van het werk onevenredig worden geschaad. Van de Gemeente kan vervolgens worden verlangd dat zij, gelet op de vereiste gegronde reden, haar beslissing om het kunstwerk te verwijderen genoegzaam motiveert.
Tussen partij en staat onweersproken vast dat het kunstwerk van meet af aan niet goed heet gefunctioneerd. Het kunstwerk bleek kwetsbaar. Of die kwetsbaarheid is te wijten aan het ontwerp zelf of uitsluitend aan de uitvoering daarvan, zoals M. stelt en de Gemeente betwist, acht het hof in het kader van de belangenafweging van 3:13 lid 2 BW van ondergeschikt belang omdat gelet op de betrokkenheid van M. en de Gemeente bij de realisatie van het kunstwerk en de keuze van de uitvoerders, niet gezegd kan worden dat het gebrekkig functioneren van het kunstwerk aan één van hen beide te wijten is. Gelet op de gestelde belangen van M. bij behoud van zijn werk, de omstandigheid dat het werk voor die plek is gemaakt en het publieke belang dat daarmee is gediend, is naar het oordeel van het hof in het kader van de hiervoor onder 3.1 1 geformuleerde belangenafweging van doorslaggevend belang of de Gemeente zich voldoende heeft ingespannen om het werk te behouden. Naar het voorlopig oordeel van het hof moet die vraag bevestigd worden beantwoord. Daartoe is het volgende redengevend.

3.16 De Gemeente heeft voorts genoegzaam aannemelijk gemaakt dat de eenmalige investeringskosten om het kunstwerk weer volledig werkend te krijgen en de jaarlijks terugkerende onderhoudskosten aanzienlijk hoger zijn dan de realisatiekosten van het kunstwerk. Onder die omstandigheden kan van de Gemeente naar het oordeel van het hof dan ook niet worden verwacht dat zij het kunstwerk in stand houdt, zoals de Gemeente ook met een beroep op de Handreiking beeldende kunst in de openbare ruimte van de NVG heeft betoogd. Dit geldt temeer nu het kunstwerk kwetsbaar blijft voor schade veroorzaakt door derden.

3.17 Het hiervoor overwogene leidt tot het voorlopige oordeel dat er voor de Gemeente een gegronde reden bestaat voor de verwijdering van hekwerk. Door de verwijdering van het werk en indachtig het aanbod van de Gemeente om het kunstwerk aan M. terug te geven en te laten documenteren, welk aanbod de Gemeente bij gelegenheid van pleidooi heet herhaald, maakt de Gemeente naar het voorlopig oordeel van het hof geen misbruik van haar bevoegdheid. De grieven II tot en met VII slagen.

3.18 Door het slagen van de grieven van de Gemeente, brengt de devolutieve werking van het hoger beroep met zich dat de niet prijsgegeven stelling van M. in eerste aanleg dat de Gemeente onrechtmatig jegens M.  handelt door het kunstwerk te verwijderen, thans nog moeten worden beoordeeld. M. stelt dat door nalatigheid en onkunde van de zijde van de Gemeente het kunstwerk lange tijd niet in goede staat heeft gefunctioneerd waardoor zijn persoonlijkheidsrechten ernstig zijn aangetast hetgeen onrechtmatig jegens hem is, aldus M. .

3.19 Het hof kan M. hierin niet volgen. De stelling vindt namelijk geen steun in de feiten. Door M. is niet aannemelijk gemaakt dat het niet goed functioneren van het werk te wijten is aan de Gemeente. Dat het kunstwerk van meet af aan niet goed heeft gefunctioneerd is volgens de stellingen van partijen immers hoofdzakelijk te wijten aan Neon Weka. De Gemeente heeft, zoals zij stelt en ook blijkt uit de correspondentie, zich ervoor ingespannen het werk keer op keer te herstellen. Zij heeft Neon Weka blijkens de door haar overgelegde e-mail van 17 juni 2005 hiervoor ook aangesproken. Van nalatigheid of onrechtmatig handelen van de Gemeente is naar het voorlopig oordeel van het hof daarom geen sprake.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
Afschrift zaaknr. 200.129.006/01 (pdf)

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen:

Berichten IE 2013-10	Artikel Vergelijkende reclame in België, mede in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie – Paul Maeyaert; Deel I p. 294-308 Rechtspraak Merkenrecht Nr. 77 HvJ EU 18 juli 2013, Zaak C-252/12, Specsavers/Asda, IEF 12883 (normaal gebruik van een gemeenschapsmerk als bedoeld in art. 15 lid 1GMVo; gebruik van een merk in een specifieke kleur of kleurencombinatie terwijl de kleur niet is ingeschreven; geldige reden in de zin van art. 9 lid 1 onder c GMVo), met noot van P.A.C.E. van der Kooij, p. 308
Mediaforum 2013-10	Opinie: Open overheidsinformatie: toegang de sleutel, licenties het slot? Mireille van Eechoud Rechtspraktijk Paul Waszink, Rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse radiofrequenties: eerste deel van een tweeluik
AMI 2013 - 5	Artikel M.R.F. Senftleben, Embargoperiodes en voorbehoud van rechten: bruikbare instrumenten voor meer ruimte op het terrein van auteursrechtelijke beperkingen? J.H. Spoor, In memoriam Rob du Bois

Berichten IE 2013 - 10	Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 78 Hof Den Haag 26 maart 2013, Achmea Interne Diensten N.V./Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, IEF 12506 (GLASHELDER is beschrijvend en mist onderscheidend vermogen; inburgering in Nederland onvoldoende zonder inburgering in Vlaanderen; 46% van totaal Nederlandstalig deel Benelux kan niet worden beschouwd als aanzienlijk deel) 316 Oneerlijke Handelspraktijken Nr. 79 Rechtbank Noord-Nederland (Groningen) 20 februari 2013, LJN BZ1616, Koninklijke vereniging MKB-Nederland, Stichting Gilde Utrecht en A/Holland Internet Group B.V.,Telefoongids.com B.V. en Infosite B.V., IEF 12357 (acquisitiefraude; collectieve actie; geen reflexwerking regeling oneerlijke handelspraktijken in algemene zin voor MKB, wel voor gedaagde sub 2 in casu; omkering bewijslast; vrijheid MKB om zich kritisch uit te laten over kwalijke praktijken) 317 Misleidende Reclame Nr. 80 Hof Den Haag 28 mei 2013, LJN:CA0587, Stichting Loterijverlies.nl/Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, IEF 12702 (misleidende reclame Staatsloterij; collectieve actie; schade als gevolg van misleidende mededelingen; begrip gemiddelde consument) 318 Procesrecht Nr. 81 Benelux-Gerechtshof 7 mei 2013, Espal S.A./Syndicat des copropriétaires Ilot du Nord, IEF 12778 (begrip dwangsom; verwijzing door BenGH naar onmogelijke nakoming) 319 Nr. 82 Benelux-Gerechtshof 14 juni 2013, Belgacom N.V./Alphacom N.V., IEF 12279 (welke rechter heeft de dwangsom opgelegd indien hoger beroep is ingesteld tegen opgelegde dwangsom?) 319
Mediaforum 2013 - 10	Boekbespreking Jit Peters, Freedom of Expression Jurisprudentie Nr. 26 Rb.Amsterdam I mei 2013, A/Het Parool m.nt. R. Klöters
AMI 2013 - 5	Jurisprudentie, p. 157. HR 22 februari 2013, HR 12 april 2013 en HR 12 april 2013 (Stokke-arresten), AMI 2013/5 nr. 8 m.nt. K.J. Koelman. Rechtspraak in het kort en actualiteiten Vzr. Rb Amsterdam, 5 juli 2013, (TMG). Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 juli 2013,(Van Rhijn/De Jong) Rechtbank Amsterdam, 5 juni 2013, (Bekendnaakt) Hof Arnhem-Leeuwarden, 23 juli 2013 (Artworx). Hof Den Bosch, 9 juli 2013 (Betsoft/Bubble). Rechtbank Den Haag, 7 augustus 2013 (Lyie/Blitz Trading)

Vorige editie van deze rubriek: september 2013.

Rechtbank Amsterdam 6 november 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7337 (zwarte schaap van bekende advocatenfamilie)
In de voice-over van het programma werd gezegd: “[eiser] was drugsverslaafd en werd zelfs uit de advocatuur gezet vanwege wantoestanden op zijn kantoor. Hij is het zwarte schaap van de familie.” Eiser stelt  dat dit onrechtmatig was en vordert verklaring voor recht en immateriële schadevergoeding. Een vordering op schadevergoeding gebaseerd op onrechtmatige daad vormt een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Dit recht mag slechts worden beperkt indien het is voorzien bij wet (6:162 BW) en noodzakelijk in een democratische samenleving.

De rechtbank weegt de belangen af en oordeelt in het onderhavige geval dat bij beide opmerkingen de vrijheid van meningsuiting prevaleert. Betreffende de uiting "eiser was drugsverslaafd" stelt de rechtbank is eiser altijd openhartig geweest en staat ook in zijn biografie op Wikipedia. Verder is eiser een 'public figure', doordat hij uit een bekende advocatenfamilie komt én door eigen handelen, die meer moet dulden. Ook heeft de pers een grote vrijheid. Ten aanzien van "Hij is het zwarte schaap van de familie" benadrukt de rechtbank weer dat eiser een 'public figure' is. Ook gaat het om een waardeoordeel dat regelmatig in het nieuws is geweest en voldoende feitelijke basis heeft. De vorderingen worden afgewezen.

Beoordeling
De zin “[eiser] was drugsverslaafd”
4.6. In de bewuste uitzending heeft de voice-over gezegd: “[eiser] was drugsverslaafd”. Bij het antwoord op de vraag of deze uitlating als onrechtmatig dient te worden beschouwd, heeft de rechtbank de volgende omstandigheden betrokken.

4.7. De bewuste uitlating is gedaan door de voice-over in het programma [titel A], dat zoals [gedaagde 2] c.s. onbetwist stelt - door 1,7 miljoen kijkers is bekeken. De uitzending is ook nog een week lang op internet te zien geweest. De uitzending heeft dus een groot publiek bereikt.
Uit vaste jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) volgt dat journalisten een grote mate van vrijheid hebben. De pers heeft immers als rol in een democratische samenleving om het publiek te informeren. De betreffende uitlating droeg echter naar het oordeel van de rechtbank niet bij aan een debat dat in de maatschappelijke belangstelling stond. De uitlating is weliswaar gedaan tijdens een interview met [persoon 1], wiens privé-leven -dus ook een drugsverslaving van zijn broer- als bekend (voormalig) strafrechtadvocaat nu eenmaal in de publieke belangstelling staat, echter van enige bijdrage aan een debat over dit onderwerp is geen sprake. Daar staat tegenover dat de uitlating een feitelijk bericht is, dat bovendien juist is. [eiser] heeft immers erkend dat hij drugsverslaafd was. In de uitzending is onvermeld gebleven dat deze verslaving inmiddels van ruim 25 jaar geleden dateert. De stelling van [eiser], dat de gemiddelde kijker gemakkelijk kan denken dat [eiser] nog altijd met een drugsverslaving kampt, deelt de rechtbank ondanks dat gegeven niet. De uitlating is immers uitdrukkelijk in de verleden tijd gedaan. De rechtbank is het daarentegen wel met [eiser] eens dat iemand die met een drugsverslaving heeft gekampt, zeker na verloop van zoveel jaren nadat die verslaving is overwonnen, mag verlangen dat dat gegeven hem niet meer publiekelijk wordt nagedragen. Onder omstandigheden kan dit echter anders zijn, bijvoorbeeld wanneer de betreffende persoon zelf ook publiekelijk over zijn voormalige drugsverslaving spreekt of heeft gesproken. Hiervan is in deze zaak sprake. [eiser] heeft in een interview met tijdschrift [titel C] in september 2007 openlijk over zijn verslaving gesproken. Ook na de uitzending van het programma heeft hij, in een interview met het [titel D] dat op 11 augustus 2012 verscheen, weer (kort) gesproken over zijn verslaving. Daarnaast heeft hij een interview gegeven aan het programma [titel B], waarin (door de voice-over) melding is gemaakt van zijn voormalige drugsverslaving, waartegen [eiser] overigens niet heeft geprotesteerd.
Naast het feit dat [eiser] zelf openhartig is geweest over zijn verslaving, was dit feit ook reeds in diverse andere schriftelijke publicaties vermeld, waaronder in zijn biografie op Wikipedia.
De rechtbank acht voorts van belang dat [eiser] een public figure is, die zich meer dan een minder bekend persoon moet laten welgevallen dat over hem wordt bericht. Dat [eiser] een public figure is, is niet alleen het gevolg van het feit dat hij uit een bekende advocatenfamilie komt, maar ook van zijn eigen handelen. Niet alleen zoekt hij zelf met enige regelmaat de publiciteit waarbij hij details over zijn privé-leven prijsgeeft, ook is [eiser] in enige mate bekend door de wijze waarop hij negatief in het nieuws is gekomen, door onder meer de schrapping van het advocatentableau, zijn strafrechtelijke veroordeling en het faillissement van zijn onderneming.

4.8. Al deze omstandigheden afwegend, is de rechtbank van oordeel dat het recht van [vennootschap 1] c.s. op vrijheid van meningsuiting in dit geval prevaleert boven het recht van [eiser] op bescherming van zijn eer en goede naam. Dat betekent dat [vennootschap 1] c.s. niet onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld, zodat de vorderingen onder 1 en 2, voor zover het de uitlating “[eiser] was drugsverslaafd” betreft, zullen worden afgewezen.

De zin “Hij is het zwarte schaap van de familie”
4.9. In de bewuste uitzending heeft de voice-over over [eiser] gezegd: “Hij is het zwarte schaap van de familie”. Bij het antwoord op de vraag of deze uitlating als onrechtmatig dient te worden beschouwd, heeft de rechtbank de volgende omstandigheden van het geval betrokken.

4.10. Ook hier geldt, net zoals in r.o. 4.7 is overwogen, dat de pers een grote mate van vrijheid heeft, maar dat de uitlating niet bijdroeg aan een debat dat in de maatschappelijke belangstelling stond. Voorts geldt ook in dit verband dat [eiser] een publiek figuur is die voorafgaand aan de uitlating ook zelf met enige regelmaat de publiciteit heeft gezocht. De rechtbank acht naast voorgenoemde omstandigheden relevant dat de bewuste uitlating een waardeoordeel betreft. Voor waardeoordelen geldt niet de eis dat zij bewezen moeten kunnen worden, maar wel geldt dat voor vergaande waardeoordelen enige feitelijke basis is vereist. Vast staat dat [eiser] de afgelopen jaren regelmatig op een negatieve wijze in het nieuws is geweest als gevolg van zijn eigen handelen. Dat betreft niet alleen zijn drugsverslaving, maar ook de wijze waarop hij zijn werk als advocaat heeft uitgeoefend, hetgeen heeft geleid tot schrapping van het tableau, zijn strafrechtelijke veroordeling en het faillissement van zijn onderneming. De uitlating dat hij, ook al is hij zelf een andere mening toegedaan, het zwarte schaap van de familie is, heeft dan ook voldoende feitelijke basis. Dat [eiser], zoals hij onbetwist heeft gesteld, inmiddels weer contact heeft met een groot deel van zijn familie doet daaraan niet af.
De stelling dat [eiser] het zwarte schaap is van de familie, is bovendien een waardeoordeel dat al in zoveel schriftelijke publicaties is vermeld, dat zonder nadere toelichting, niet valt in te zien dat met de uitzending een nieuw of groter publiek is bereikt dat met dit waardeoordeel tot op dat moment onbekend was gebleven.

4.11. De rechtbank is, al deze omstandigheden afwegend, dan ook van oordeel dat het recht van [vennootschap 1] c.s. op vrijheid van meningsuiting in dit geval prevaleert boven het recht van [eiser] op bescherming van zijn eer en goede naam. Dat betekent dat [vennootschap 1] c.s. niet onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld, zodat de vorderingen onder 1 en 2, ook voor zover het de uitlating “Hij is het zwarte schaap van de familie” betreft, zullen worden afgewezen.

Ktr. Rechtbank Amsterdam 6 november 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7433 (Beijing Bag tegen Keycord Bag)

De afzonderlijke elementen waaruit de Beijing Bag bestaat komen niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, deze zijn bepaald door reeds bekende mode-, trend- of stijlelementen en daarachter valt geen creatieve arbeid aan te wijzen. De specifieke combinatie van deze elementen komt wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De Beijing Bag is ook nieuw en niet ontleend aan reeds bestaande tasjes, zij heeft een andere totaalindruk, zij is auteursrechtelijk beschermd. De Keycord Bag heeft een met de Beijing Bag overeenstemmende totaalindruk en dit kan volgens de kantonrechter niet anders dan ontleend zijn. De Keycord Bag maakt inbreuk op de auteursrechten van eiseres.

De kantonrechter gelast staking van inbreukmakende handelingen op straffe van een gemaximeerde dwangsom. Verder moet gedaagden EUR 5.892,87 schadevergoeding aan gederfde winst betalen. De restvoorraad van gedaagden wordt niet overgedragen nu deze inmiddels is vernietigd.

Beoordeling
11. De kantonrechter overweegt dat beoordeeld dient te worden of sprake is van een werk in de zin van de auteurswet, zoals deze moet worden uitgelegd in het licht van de Auteursrechtrichtlijn, te weten of sprake is van een intellectuele schepping van de maker die zijn persoonlijkheid weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van die maker bij de totstandkoming van die schepping. Dit betekent – kort gezegd – dat de vorm van het werk niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk en dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daaraan geen creatieve arbeid kan worden toegeschreven. Het auteursrechtelijke werkbegrip vindt zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter wordt bepaald door datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect of door reeds bekende mode-, trend- of stijlelementen. Van belang is dus dat de maker van het werk bij de vormgeving van het werk keuzes heeft gemaakt die subjectief bepaald zijn en die niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische, praktische of functionele aard zijn gebaseerd. Tenslotte is van belang dat elementen die afzonderlijk beschouwd geen auteursrechtelijk te beschermen schepping van de auteur vormen, door de keuze, schikking en combinatie daarvan op een oorspronkelijke wijze, gezamenlijk wel als auteursrechtelijk beschermd werk kunnen kwalificeren. Of aan voornoemde criteria is voldaan, dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het werk voor het eerst openbaar is gemaakt.

18. De kantonrechter is, gelet op de hiervoor onder rechtsoverweging 11 geschetste maatstaf, van oordeel dat de afzonderlijke elementen waaruit de Beijing Bag bestaat niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Het tasje (inclusief de (afwerking van de) rits), de gevlochten keycord met karabijnhaak en het hartje zijn dermate banaal, triviaal en bepaald door reeds bekende mode-, trend- of stijlelementen dat daarachter geen creatieve arbeid valt aan te wijzen. Hetzelfde heeft te gelden voor de door [eiseres] gekozen materialen, kleurstellingen en patronen. De afzonderlijke elementen waaruit de Beijing Bag bestaat, kunnen naar het oordeel van de kantonrechter niet worden aangemerkt als intellectuele scheppingen van de maker die zijn persoonlijkheid weerspiegelen en tot uiting komen in creatieve keuzes, zodat deze afzonderlijke elementen niet auteursrechtelijk zijn beschermd.

19. De kantonrechter is evenwel van oordeel dat de keuze voor de specifieke combinatie van deze elementen wel het resultaat is van de subjectieve, creatieve keuzes van [eiseres], zodat deze combinatie van elementen in de Beijing Bag, in de specifieke vorm zoals die hiervoor onder rechtsoverweging 1.1 is afgebeeld, wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De kantonrechter overweegt in dat kader dat de aan auteursrechtelijke bescherming gestelde vereisten laag zijn. De hiervoor onder rechtsoverweging 11 geschetste maatstaf dient niet zodanig absoluut te worden uitgelegd dat het werk geheel nieuw moet zijn. Het werk dient iets eigens te bevatten dat aan de maker ervan kan worden toegeschreven en dat oorspronkelijk is in die zin dat het nog niet eerder in diezelfde vorm is vertoond. De kantonrechter overweegt dat niet is gebleken dat de Beijing Bag, bestaande uit het tasje, de keycord met karabijnhaak en het hartje, in de specifieke vorm zoals die hiervoor onder rechtsoverweging 1.1 is afgebeeld, al eerder (dat wil zeggen vóór eind 2008/begin 2009; zie hierna onder rechtsoverweging 21) bestond. Evenmin is gebleken dat [eiseres] het ontwerp van haar Beijing Bag, in de specifieke vorm zoals die hiervoor onder rechtsoverweging 1.1 is afgebeeld, aan reeds bestaande tasjes heeft ontleend. De tasjes waar [gedaagden] op wijst, waaronder die van Chick on a Mission en Bottega Veneta, stemmen op bepaalde punten weliswaar overeen met de Beijing Bag, maar de uitwerking van het hieraan ten grondslag liggende idee, namelijk een klein tasje dat om de nek kan worden gehangen – welk idee op zich niet kan worden beschermd – wijkt naar het oordeel van de kantonrechter zodanig af dat een andere totaalindruk en dus een nieuw werk ontstaat. Zo is bijvoorbeeld de vorm van het in productie 16 bij conclusie van antwoord in conventie getoonde tasjes van Chick on a Mission anders dan die van het tasje dat onderdeel uitmaakt van de Beijing Bag en is aan het tasje van Bottega Veneta, dat in productie 17 bij conclusie van antwoord in conventie wordt getoond, geen hartje bevestigd. De kantonrechter is aldus van oordeel dat de elementen die afzonderlijk beschouwd niet auteursrechtelijk beschermd zijn, door de keuze, schikking en combinatie daarvan door [eiseres] in de Beijing Bag, gezamenlijk wel als auteursrechtelijk beschermd werk kunnen worden gekwalificeerd. De omstandigheid dat [eiseres] geen ontwerptekeningen of modellen van de Beijing Bag heeft overgelegd, doet hier niet aan af.

Uit het persbericht: On-line music service providers will be able to get licenses more easily under a provisional deal struck by Parliament and Council negotiators on Monday evening. The new rules are intended to stimulate the creation of EU-wide online music services for consumers and ensure that creators' rights are better protected and their royalties are paid more quickly.

“The Directive will effectively protect the interests of European creators and make it possible for end users to have access to copyright-protected content throughout Europe. This new piece of legislation clearly demonstrates that copyright can be easily adapted to the digital era,” said the rapporteur, Marielle Gallo (EPP, FR).

Lees verder

Gerecht EU 8 november 2013, zaak T-536/10 (Kessel / OHMI - Janssen-Cilag (Premeno)) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Premeno” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 708/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 september 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale woordmerk „Pramino” voor waren van klasse 5 is ingesteld. Beroep wordt toegewezen. Voor verwarringsgevaar zijn verkeerde definities van waren vergeleken. Beperking was gebaseerd op gebrek aan recept. Beslissing van de kamer van beroep wordt vernietigd.

Beoordeling
50 Il s’ensuit que, en omettant de prendre en considération la limitation des produits demandée par la requérante dans la mesure où celle-ci était fondée sur l’indication thérapeutique, la chambre de recours a violé l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

51 En conséquence, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen.

52 Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le troisième moyen soulevé par la requérante doit être accueilli en tant que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté la demande de limitation des produits visés par la demande de marque dans la mesure où celle-ci était fondée sur l’indication thérapeutique. L’erreur de droit ainsi commise par la chambre de recours a pour conséquence que l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit dans la décision attaquée est fondée sur une comparaison de produits qui ne sont pas correctement définis.

53 En outre, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision de la chambre de recours, d’apprécier pour la première fois, sur le fond, des éléments que la chambre de recours n’a pas examinés, comme, en l’espèce, la comparaison entre les produits visés par la marque demandée, tels que limités par la requérante, et les produits visés par la marque antérieure, sans tenir compte du critère de soumission à une prescription médicale, en vue d’apprécier si ces produits, bien qu’ils ne soient pas identiques, sont en tout état de cause similaires, comme le soutiennent l’OHMI et l’intervenante.

54 Partant, il convient d’annuler la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen du recours tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Hof Amsterdam 28 februari 2012, ECLI:N:GHAMS:2012:948 (Alpi International Forwarders B.V. tegen Converse INC.)
Zie eerder IEF 9322. Merkenrecht. Namaak. Bij de Roemeense douane waren schoenen bestemd voor Alpi in beslag genomen onder het vermoeden dat het namaak Converse-schoenen betrof. Converse heeft met verlof van de voorzieningenrechter conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de onder Alpi bevindende namaak schoenen en conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Alpi. De deurwaarder heeft kopieën van documenten en van de harde schijven van de computer van Alpi gemaakt. Nu vraagt Alpi om schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis. Haar belangen worden geschaad door het verstrekken van informatie aan Converse. Volgens Alpi heeft Converse ook al genoeg gegevens nu ALPI de NAW-gegevens van haar opdrachtgevers heeft verstrekt.

De toewijzing  van het beslag door de voorzieningenrechter was te ruim en Converse verkrijgt ten detrimente van de betrokken concurrenten, vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie die haar rechtens niet toekomt. Het hof verwerpt dit en stelt dat hier verschillend over kan worden gedacht en dat de beslissing van de voorzieningenrechter niet is te kwalificeren als een klaarblijkelijke juridische misslag. Converse maakt ook geen misbruik van de executiebevoegdheid. Zij heeft er belang bij om met de verkregen informatie verdere merkinbreuken te voorkomen. Het hof wijst de vorderingen af.

Beoordeling
3.5 Alpi heeft ter toelichting op haar incidentele vordering gewezen op haar belangen die worden geschaad door het verder verstrekken van informatie aan Converse en het gebruikmaken door deze van reeds verkregen informatie (onder meer stelt Alpi dat haar goodwill wordt aangetast en dat klanten zullen weglopen doordat zij zich niet met de vereiste discretie van haar taak als expediteur kan kwijten), en op de onomkeerbare gevolgen die het gebruikmaken van deze, naar zij stelt, ten onrechte verkregen informatie heeft, met name doordat op basis daarvan rechtsmaatregelen worden genomen tegen (onder meer) Alpi, haar bestuurders [S] en [M] en Alpi Netherlands B.V., welke maatregelen tot het faillissement van de hier genoemden zullen leiden.
Zij wijst er voorts op dat Converse reeds voorafgaand aan het kort geding van Alpi de NAW-gegevens van haar opdrachtgevers met betrekking tot de inbeslaggenomen partijen schoenen heeft ontvangen en dat deze gegevens Converse in staat stellen deze opdrachtgevers aan te spreken, en stelt dat Converse geen (rechtens te respecteren) belang, althans een belang van slechts geringe betekenis, heeft bij verdere gebruikmaking van uit de administratie van Alpi afkomstige informatie hangende de beslissing in de hoofdzaak. In dit verband wijst Alpi er op dat Converse, door de - in haar visie - zowel in materiële als temporele zin te ruime toewijzing van de voorziening door de voorzieningenrechter, vertrouwelijke klantinformatie en voorts volledige inzage in goederenstromen met betrekking tot de geautoriseerde parallelhandel van Converse-schoenen verkrijgt en aldus, ten detrimente van de betrokken concurrenten, vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie verwerft die haar rechtens niet toekomt.

Bij pleidooi heeft Alpi er voorts nog op gewezen dat de voorzieningenrechter er in het bestreden vonnis van uit is gegaan dat het hier een partij namaak Converse-schoenen betreft, doch dat Converse in haar memorie van antwoord in het incident aanvoert dat het om ongeautoriseerde parallelimport vanuit het Verre Oosten zou gaan. Hieruit volgt, zo betoogt Alpi, dat het vonnis op een kennelijke feitelijke en juridische misslag berust. Zij verwijst onder meer naar HR 22 april 1983/NJ 1984, 145.

3.6. Dit betoog kan Alpi niet baten. De voorzieningenrechter heeft aan zijn beslissing ten grondslag gelegd dat aannemelijk is dat sprake is van (door de opdrachtgevers van Alpi gepleegde) merkinbreuk bestaande uit handel in namaak Converse-schoenen. Het standpunt dat de inbeslaggenomen schoenen namaakschoenen zijn is door Converse in hoger beroep niet verlaten (vgl. haar memorie in het onderhavige incident onder 3.2), noch is er aanleiding om in hoger beroep van de (klaarblijkelijke) onjuistheid van dit standpunt uit te gaan. Dat Converse in hoger beroep (mogelijk, zij moet haar memorie van antwoord nog nemen) primair ongeautoriseerde parallelimport aan haar vordering ten grondslag zal leggen brengt niet mee dat de uitspraak van de voorzieningrechter op een kennelijke misslag berust, te minder nu in beide gevallen sprake is van merkinbreuk die het nemen van bewijsbeschermende maatregelen en de exhibitie van de door het bewijsbeslag getroffen gegevens rechtvaardigt.

Over de vraag of de getroffen voorziening te ruim is kan verschillend worden gedacht, in ieder geval valt de beslissing van de voorzieningenrechter op dit punt niet te kwalificeren als een klaarblijkelijke juridische misslag in zin van bedoelde jurisprudentie.