E. Lavik & S.J. van Gompel, On the prospects of raising the originality requirement in copyright law: Perspectives from the Humanities, Journal of the Copyright Society of the USA, 2013-3, p. 387-443.
In 1903, in Bleistein v Donaldson Lithographing, Justice Holmes famously concluded that judges are ill-suited to make merit judgments when determining the eligibility for protection of works. Subsequent courts and commentators have generally followed his caution. Yet, no one has thought through how the copyright system would work were Justice Holmes not heeded. What if courts were called upon to determine the aesthetic merit of a work? How would they go about it? And would they be able to separate the gold from the dross by drawing upon an aesthetic evaluation of such kind?

These questions inevitably arise upon reading some recent proposals to raise the originality threshold. Though it is rarely explicitly recognized, the reconfiguration that these proposals entails would effectively bring originality’s meaning in copyright law more into line with how the term is used in aesthetics, where it is considered a function of the work’s level of creativity, measured by its degree of departure from conventional expression.

Drawing on the concept of domain from sociocultural studies of creativity, we explain just why it would be so enormously problematic for courts to identify and to apply a stricter originality criterion that would require them to make decisions on the basis of merit. By comparing the domain of copyright law to the domain of patent law, we argue that it is the latter’s relative coherence and orderliness that enables patent examiners to get traction when assessing an invention’s degree of non-obviousness. The cultural domain, by contrast, is less rule-bound, and therefore non-obviousness is much harder to establish and validate. Aesthetics – both as a set of cultural practices and products and as an academic discipline – are simply too heterogeneous to provide adequate toehold for the legal analysis of higher degrees of originality.

Exploring the reasons and reasoning behind the ban on aesthetic merit in copyright law from a humanities perspective, this article offers a more detailed and nuanced account of Justice Holmes’ conclusion. Contrary to conventional wisdom we argue that the inherent subjectivity of aesthetic preferences does not in itself make it any harder to pinpoint an objective standard of aesthetic merit, though it does make it harder to provide justification for any such standard. Furthermore, the article questions the premise on which the proposal to raise the originality threshold rests, namely that it will cause the undeserving bottom of works to fall out, leaving only aesthetically worthy and socially valuable works protected. Before introducing a stricter originality criterion we need a more careful and empirically based analysis of just what the problems are, what areas of copyright law are affected, and exactly how and why a higher threshold would improve the situation.

Voorwerp van discussie was de geldigheid van een octrooi ter aanduiding van een wind-propelled apparatus en een publicatie over sailboarding door S. Newman Darby, zie wiki-lemma.

[red. zie ook: Hoyng-bundel: Liber Amicorum Willem Hoyng]

Hof van Beroep Brussel 21 oktober 2013, 2012/AR/1999 (InBev tegen Alken-Maes Brouwerijen)
Uitspraak ingezonden door Jeroen Muyldermans, Altius.
Abstract kleurmerk. BBIE-Richtlijnen. Weigering. Geen uitburgering, inschrijving van woordmerk BLUE is geen bewijs van voorgebruik van de kleur blauw. Oneerlijke praktijk/mededinging. Zie eerder IEF 11589. Alken-Maes is houder van het kleurmerk PMS 2748C voor bier in blik en fles. Inbev brengt bier op de markt onder de merken Jupiler Blue dat door de rechtbank als inbreukmakend wordt beschouwd, omdat gebruik wordt gemaakt van het kleurmerk van Alken-Maes. De rechtbank oordeelt dat het kleurmerk blauw, bekend in heel België, is ingeburgerd, waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Het hof besluit dat de inschrijving van de abstracte kleur blauw met aanduiding PMS 2748C voldoet aan artikel 2.28 lid 1 sub a BVIE. Het BBIE kwam op basis van haar richtlijnen Weigering bij de inschrijving tot het besluit dat de door Maes gedeponeerde kleur blauw ongebruikelijk was en onderscheidend vermogen heeft. Inbev dient aan te tonen dat het besluit van het BBIE, om tot inschrijving over te gaan, ten onrechte is en dat het teken elk onderscheidend vermogen mist. Daarin slaagt zij niet. Het merk wordt niet gebruikt om aan te tonen dat het pilsbier ijskoud gedronken moet worden, op de verpakking staat slechts in kleine letters "koel schenken".

Zelfs voor de consument met een onvolmaakt beeld dat bij hem is achtergebleven van de merken, is er geen sprake van een identiek merk en teken ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Dat het merk van Maes "uitgeburgerd" zou zijn, is ongegrond. Het hof besluit dat er in casu een reëel risico is op verwatering van het merk.

Inbev voert aan dat zij voorgebruiker is van de kleur blauw voor bier en zij hiermee een geldige reden heeft, zij laat echter na te bewijzen vanaf welke datum de blikjes en flesjes werden verhandeld. De eerdere inschrijving van het woordmerk Jupiler BLUE zonder opeising van enige kleur, bewijst dit niet. Maes kan zich met succes beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE). omdat de kleur inbreuk maakt op het abstracte Benelux kleurmerk blauw.

Maes vordert ex artikel 2.22 lid 4 BVIE informatievrijgave over lot en de distributiekanalen van de teruggenomen goederen. Bier is een drank die onderhevig is aan relatief snel verval (verhandeld in april 2012, vervaldatum april 2013), waardoor inbreukmakende flessen en blikjes inmiddels zijn vervallen en niet meer in de handel te koop worden aangeboden, deze vordering is om die reden niet redelijk.

De gewraakte presentatie en marketing is (ook) strijdig met eerlijke gebruiken in de handel en maakt inbreuk op artikel 10bis lid 2 UvP. De omstandigheden waarin Inbev haar producten in de winkelrekken (naast Maes' producten) aanbiedt en promoot vormen eveneens een oneerlijke mededingingspraktijk en een inbreuk op artikel 10 bis lid 3 sub 1 UvP.

Vordering nietigheid kleurmerk
17. In casu heeft Maes een papieren staal van de blauwe kleur gedeponeerd, daarbij vermeldend dat dit depot betrekking heeft op "de kleur blauw, met name de schakering PMS 2748C als zodanig". (...) De door Maes opgeëiste bescherming is duidelijk beperkt tot blauw PMS 2748C. Dat het in het Benelux-register afgebeelde beeldmerk een blauwe kleur betreft die niet "gecoat" is en (daardoor) visueel ietwat zou verschillen van de kleur PMS 2748C, neemt niet weg dat het tekenen dat het voorwerp was van de aanvrage van Maes nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. De grafische voorstelling ervan is volledig gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, nauwkeurig en tevens duurzaam, dankzij de vermelding van PMS 2748C, in die zin dat ze voortdurende en stellig kan worden waargenomen

Onderscheid door inburgering
23(...) Sinds 1 januari 1996 toetst het BBIE merken aan de absolute weigeringsgronden. Hoewel ze niet tot het wettelijk kader behoren, zijn de richtlijnen Weigering van het BBIE in casu relevant, aangezien zij afgestemd zijn op de Rechtspraak van het Hof van Justitie EU en aan de hand daarvan kan opgemaakt worden dat de inschrijving van een kleurmerk niet lichtzinnig gebeurt.
(...)
Het BBIE kwam, gelet op haar richtlijnen Weigering, naar aanleiding van het door haar gevoerde onderzoek meer bepaald tot het besluit dat de door Maes gedeponeerde kleur blauw zeer ongebruikelijk was voor bieren en de wezenlijke functie van een merk vervulde (...).
Gelet op hetgeen voorafgaat, behoort aan Inbev, op wie dienaangaande de bewijslast rust, om aan te tonen dat, in strijd met het besluit waartoe het BBIE kwam op basis van haar onderzoek in concreto, op grond waarvan tot inschrijving van het kleurmerk van Maes werd overgegaan, het kleurteken op het ogenblik van het depot in hoofde van het relevante publiek elk onderscheidend vermogen miste voor de waren waarvoor de inschrijving was gevraagd en het zodoende ten onrechte werd ingeschreven.

41. (...) Dat de situatie in Duitsland blijkens rechtspraak neergelegd door Inbev, anders werd beoordeeld, neemt niet weg hetgeen voorafgaat. De Duitse consument van bieren kan immers niet per se gelijkgestelde worden met de Benelux-consument daarvan. In dit verband verwijst het hof trouwens naar maatschappelijke en culturele factoren die verschillend kunnen zijn in Duitsland in vergelijking met de Benelux. Minstens bewijst Inbev niet dat het Duitse relevantie publiek, waarvan geoordeeld werd dat "het de biermerken kent en de verschillende merken van elkaar kan onderscheiden", gelijk te stellen is met het relevante publiek van de Benelux.

60. In casu stelt het hof vast dat Inbev de aankleding van het BLUE pilsbier ingrijpend heeft gewijzigd in april 2012 en dat de aankleding van haar Jupiler BLUE pilsbier sedertdien zeer nauw aanleunt bij de aanleding van het pilsbier van Maes, in die mate dat het hof oordeelde dat de toepassingsvoorwaarde van artikel 2.20.1.c. BVIE vervuld zijn. Algemeen kan gesteld worden dat, gelet op de wijze waarop Inbev sedert april 2012 haar pilsbier Jupiler BLUE aankleedt en te koop aanbiedt, haar producten, vanuit een synthetische beoordeling, een grote visuele gelijkenis vertonen met deze van Maes.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van zeven oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie augustus 2013.

Zie meer in het dossier IE-Forum.nl ; Instanties - BBIE

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 november 2013, KG ZA 13-925 (Eksmo Publishing House tegen Ecatel Ltd)
Geen auteursrechtinbreuk e-books. Wel onrechtmatig door IP-adres niet te blokkeren. Tijdelijk veranderen van provider en terugkomen. Eksmo is een Russische uitgeverij die met een groot aantal auteurs (licentie-)overeenkomsten heeft gesloten met betrekking tot (de exploitatie van) de auteursrechten op werken van die auteurs.

[Y] exploiteert en is verantwoordelijk voor de websites waarop digitale kopieën van een groot aantal boeken worden aangeboden, waaronder werken van auteurs met wie Eksmo overeenkomsten heeft gesloten. Voor het hosten van de genoemde sites maakt [Y] gebruik van de diensten van de hostingprovider Ecatel.

Er is geen sprake van auteursrechtinbreuk. Ecatel maakt immers zelf geen auteursrechtelijk beschermde werken openbaar, noch verveelvoudigt zij die werken. Zij biedt uitsluitend diensten aan die door derden gebruikt worden om dit te doen Ecatel voert aan dat zij de websites eerder in de tussenliggende periode al eens ontoegankelijk heeft gemaakt. [Y] zou de websites vervolgens tijdelijk bij een andere provider hebben ondergebracht en enige tijd later opnieuw de diensten van Ecatel hebben ingeroepen. Er is bovendien gebruik gemaakt van hetzelfde IP-adres, dat is niet te rijmen met de toelichting van Ecatel dat de websites een ander IP-adres zouden krijgen als ze opnieuw door Ecatel zouden worden gehost. Ecatel heeft pas eerst in augustus 2013 gehoor heeft gegeven aan het verzoek van Eksmo.

Er kan niet gesproken worden van prompt handelen in de zin van artikel 6:196c lid 4 onder b BW. Ecatel wordt bevolen de websites “lib.rus.ec” en/of “coollib.net” en/of de website die door haar is gehost onder het genoemde IP-adres binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te blokkeren en geblokkeerd te houden.

4.4. Naar door Eksmo onweersproken is gesteld, zijn de auteurs van wie kopieën van werken op de desbetreffende websites zijn opgenomen hetzij onderdaan van de Russische Federatie dan wel zijn de desbetreffende werken voor het eerst in de Russische Federatie gepubliceerd, zodat de werken volgens de Berner Conventie (waar zowel de Russische Federatie als Nederland bij zijn aangesloten) in Nederland worden beschermd onder de Auteurswet (Aw). Dat op de websites waartegen de vorderingen zich richten inbreukmakend materiaal wordt aangeboden, is niet bestreden. Dat Eksmo rechthebbende is met betrekking tot dit materiaal, althans in rechte kan optreden ter handhaving van de ingeroepen auteursrechten, is evenmin bestreden. Ten slotte is geen verweer gevoerd tegen de stelling van Eksmo dat [Y] verantwoordelijk is voor de inhoud van de desbetreffende websites en deze exploiteert. Gelet hierop is voorshands sprake van inbreuk door [Y] op de auteursrechten van Eksmo door het via internet door de desbetreffende websites beschikbaar maken van e-books.

4.5. De vorderingen tegen Ecatel voor zover gericht op het geven van een verbod op auteursrechtinbreuk zullen echter worden afgewezen. De handelingen van Ecatel zijn naar voorlopig oordeel weliswaar onrechtmatig, zoals hierna zal worden toegelicht, ze zijn niet aan te merken als inbreuken op het auteursrecht. Ecatel maakt immers zelf geen auteursrechtelijk beschermde werken openbaar, noch verveelvoudigt zij die werken. Zij biedt uitsluitend diensten aan die door derden gebruikt worden om dit te doen.

4.7. Ecatel heeft er ter zitting op gewezen dat zij voldoende voortvarend heeft gehandeld voor een succesvol beroep op de uitzonderingsgrond van artikel 6:196c lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Zij zou “zo spoedig als de jegens haar klant in acht te nemen zorgvuldigheid toestond” hebben gehandeld. Volgens Eksmo heeft Ecatel echter te lang gewacht met het ontoegankelijk maken van de websites, zodat zij niet heeft voldaan aan het conform sub b van het artikel vereiste “prompt” te handelen zodra zij door Eksmo op de hoogte was gesteld van het onrechtmatige karakter van de websites.

4.8. Ecatel voert in dit verband aan dat zij de websites eerder in de tussenliggende periode al eens ontoegankelijk heeft gemaakt. [Y] zou de websites vervolgens tijdelijk bij een andere provider hebben ondergebracht en enige tijd later opnieuw de diensten van Ecatel hebben ingeroepen. Ecatel heeft ter onderbouwing van deze stelling niets in het geding gebracht. Bovendien is sprake van een IP-adres dat zowel in januari als in augustus werd gebruikt, wat niet te rijmen is met de toelichting van Ecatel dat de websites een ander IP-adres zouden krijgen als ze – na enige tijd ergens anders te zijn ondergebracht – opnieuw door Ecatel zouden worden gehost. Gelet hierop neemt de voorzieningenrechter als uitgangspunt dat Ecatel eerst in augustus 2013 gehoor heeft gegeven aan het verzoek van Eksmo.

4.9. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet kan worden gesproken van prompt handelen in de zin van artikel 6:196c lid 4 onder b BW. De door Ecatel ingeroepen uitzonderingsgrond is niet aan de orde, nu naar voorlopig oordeel te veel tijd is verstreken tussen de eerste melding van Eksmo, in januari 2013, en de specificering van haar bezwaren in februari enerzijds, en het ontoegankelijk maken van de websites door Ecatel in augustus anderzijds. De verplichting zorgvuldig te handelen jegens haar klanten, waarop Ecatel in dit verband heeft gewezen, is voorshands geen rechtvaardiging voor de maanden die zijn verstreken alvorens zij heeft gehandeld. Ook het feit dat zij grote aantallen meldingen krijgt over onrechtmatige websites is – zonder meer – niet voldoende om de lange periode van stilzitten van Ecatel aanvaardbaar te maken.

4.12. Ecatel zal worden bevolen de websites “lib.rus.ec” en/of “coollib.net” en/of de website die door haar is gehost onder het IP-adres 93.174.88.192 binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te blokkeren voor zover zij deze niet reeds heeft geblokkeerd, en deze geblokkeerd te houden. De aan dit bevel te verbinden dwangsom zal worden gemaximeerd.

Op andere blogs:
BREIN (Hosting provider Ecatel door rechter op vingers getikt)
MediaReport (Hostingprovider haalt illegale ebookwebsites te laat offline)

This Liber Amicorum is offered to Willem Hoyng in celebration of his 40th anniversary as an IP lawyer and his 25th anniversary as a Professor op IP at Tilburg University. Over the years, Willem has made a very substantial contribution to the field of national and international intellectual property. This book is an homage to him, and a reminder of some of the highlights of his work over the years. The articles collected here discuss a variety of cases that Willem dealt with before the Supreme Court of The Netherlands, the Benelux Court of Justice and the European Court of Justice. The authors of the contributions are all international IP specialists. They include key members of the intellectual property judiciary and illustrious collaegues, past and present.

This book can be ordered here (€99,50 incl VAT, excl. shipping).

Vrijdagmiddagbericht: IE-Forum.nl ontvangt meerdere berichten binnen dat er een copyright infringement scam aan de gang is, waarbij IE-advocaten worden benaderd om op te treden namens David Wang.

From: david wang [mailto:xxx]
Sent: Monday, July 23, 2012 2:48 PM
To: inquiries
Subject: Copyright Infringement
Dear **lawyer name**,
Please do you handle Copyright Infringement cases as our long time business associate has violated our copyright agreement and we need a good lawyer to handle this matter urgently. If your firm is retained, our expectation of your services for now will be within the scenario of a Demand letter to our client.

This approach will trigger the much needed response from our client towards amicable settlement We are prepared to pay your retainer fees.We will also send you other important and sensitive documents documents Expecting your urgent reply, Best Regards

David Wang
President/Owner

Lees verder: hier.

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 oktober 2013, KG ZA 13-530 (She Blends Holding BV-He Blends BV tegen He Blends Nederland BV-Berkman Energie Service)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur.
Merkenrecht. Licenties. SBH is houder van octrooi die ziet op hE Blend, een brandstofmengsel met benzine en natte ethanol. SBH is houder van merkrechten en auteursrechten op logo's van hE15. HB heeft een licentieovereenkomst om de brandstof te produceren en sublicenties te verstrekken op de productie en verkoop. Eisers stellen dat de overeenkomsten zijn vernietigd op grond van dwaling. BES stelt dat de intentieovereenkomst gebruikmaking van merken, namen en logo's inhoudt.

De voorzieningenrechter gebiedt BES om na opgave van de juiste specificaties zich te onthouden van misleidende reclame, waaronder het aanbieden van de brandstof onder de merknamen terwijl deze brandstof niet aan de He Blends specificaties voor hE15 voldoet. In reconventie gebiedt de voorzieningenrechter SBH en HB om binnen vier weken gespecificeerde gegevens te verstrekken zodat BES een berekening kan maken van de licentie-inkomsten die worden gegenereerd en de dienovereenkomstig over de periode tot 1 maart 2013 aan BES verschuldigde vergoeding.

5.10 De voorzieningenrechter oordeelt dat HB door het overleggen van de rapportages van SGS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door BES aangeboden hE15 niet (op alle punten) voldoet aan de bepalingen van het octrooi, waarin is bepaald dat de blend 1-50% ethanol en 1-15% water dient te bevatten.

Anders dan in de Overeenkomst van 23 april 2008, is echter de intentieovereenkomst van 8 februari 2012, evenals in de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 niet overeengekomen dat conform de bepalingen van het octrooi moet worden geblend. Daar staat tegenover dat artikel 1.1 van de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 dat luidt: "Licensed product" means the blended product with gasoline and hydrous ethanol and/or anhydrous ethanol with demineralized water" het blenden met gedemineraliseerd water wordt toegevoegd. Beide partijen verwijzen naar het voorgaande artikel om hun gelijk te bepleiten. De voorzieningenrechter zal gelet hierop in de rechtsverhouding tussen partijen genoemd artikel beschouwen als geldend tussen partijen, ook als is sprake van een concept-licentieovereenkomst.

Nu BES droge ethanol heeft toegepast zonder gedemineraliseerd water toe te voegen voldoet het product van BES niet aan de eisen vermeld in artikel 1.1. van de nieuwe licentieovereenkomst van 25 juni 2012. Ter zitting heeft BES onbetwist gesteld dat HB niet eerder heeft gezegd dat BES gedemineraliseerd water zou moeten toevoegen. BES stelt dat zij daartoe bereid is, maar dat zij voor aanpassing van haar productieproces specificaties nodig heeft en zij afhankelijk is van aanwijzingen van HB die, anders dan BES over de vereiste kennis beschikt op welke wijze gedemineraliseerd water aan de brandstof die is gemengd met droge ethanol moet worden toegevoegd. Met BES is de voorzieningenrechter van oordeel dat het op weg van HB ligt om aan BES aanwijzingen te geven op welke wijze zij door toevoeging van gedemineraliseerd water kan voldoen aan de vereisten van de nieuwe concept-licentieovereenkomst.

De vordering sub 4 zal daarom worden toegewezen met bepaling dat het gevorderde gebod zal ingaan binnen een week na opgave door HB van de juiste specificaties waaraan het product hE15 dient te voldoen indien gebruik wordt gemaakt van droge ethanol.

De vorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als na te melden.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 31 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7183 (Red Arrow tegen SBS Broadcasting/Talpa)
Uitspraak ingezonden door Otto Volgenant, Kennedy Van der Laan, mede ingezonden door Jacqueline Schaap en Sebastiaan Brommersma, Klos Morel Vos & Schaap.
Programmaformat. Auteursrecht. Onrechtmatige daad. Rechtspraak.nl bericht: TV-producent/distributeur Red Arrow heeft met SBS en RTL onderhandeld over verkoop van het TV-format "Married at First Sight", dat in Denemarken onlangs met groot succes is uitgezonden. Kort nadat het format aan RTL is verkocht brengt SBS een persbericht naar buiten waarin zij aankondigt een programma met soortgelijke elementen te zullen gaan uitzenden als in het format waarover is onderhandeld: "Ja ik wil! een wildvreemde", later getiteld "Het Geheim van een Goed Huwelijk". Zij heeft dat programma gekocht van Talpa. Red Arrow eist een verbod voor SBS en Talpa om het programma te produceren/distribueren/uit te zenden.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Red Arrow beroept zich niet op auteursrechtelijke bescherming maar op onrechtmatige daad. De voorzieningenrechter acht de drie kernelementen waarop Red Arrow zich beroept onvoldoende onderscheidend/uniek om daaraan rechten te kunnen ontlenen. Die elementen komen reeds in verschillende vormen in nationale en internationale formats/TV-programma’s voor. In de tweede plaats zijn beide formats weliswaar gebaseerd op hetzelfde thema, maar verschilt de uitwerking – voor zover die in de procedure is kenbaar gemaakt – zodanig dat sprake is van een andere totaalindruk.

Verder is voldoende aannemelijk geworden dat Talpa reeds lange tijd bezig was met het ontwikkelen van haar format, en dat SBS daarover al vóór de onderhandelingen met Red Arrow en vóórdat het programma in Denemarken is uitgezonden contact met Talpa heeft gehad. Toen de onderhandelingen mislukten, en ook al in de periode daarvoor, heeft SBS opnieuw contact opgenomen met Talpa, heeft zij duidelijk gemaakt zeer geïnteresseerd te zijn in het format als Talpa dat snel zou kunnen leveren. De ontwikkeling van het format van Talpa is vervolgens in een stroomversnelling gekomen.

Niet valt in te zien dat het handelen van SBS onrechtmatig is. Het stond SBS vrij om na stukgelopen onderhandelingen met de ene producent/distributeur in zee te gaan met een andere producent. In de commerciële TV-branche is sprake van harde concurrentie op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, en het komt geregeld voor dat concurrerende partijen, die beide hebben geboden op een bepaald format, uiteindelijk programma’s met eenzelfde thema uitzenden.

4.5. Red Arrow doet geen beroep op auteursrechtelijke bescherming maar beroept zich op onrechtmatig handelen. Voor de vraag of SBS en Talpa onrechtmatig hebben gehandeld is in de eerste plaats van belang of het format waarop Red Arrow zich beroept, althans dat deel van het format dat door haar in het geding is gebracht, een te beschermen goed is, en als dat het geval is, of het format De geheimen van een goed huwelijk zodanig overeenstemt met het format Married at First Sight, dat SBS en Talpa gelet op de onderhandelingen tussen Red Arrow en SBS onrechtmatig handelen door dat format te produceren/ uit te zenden.

4.6. Voordat een programma gereed is voor uitzending bestaan verschillende stadia van ontwikkeling. Elk programma begint met een bepaald idee/thema. Dat thema wordt vervolgens verder uitgewerkt tot een format. Partijen verstaan onder format de Format Bible, een document waarin tot in detail staat beschreven hoe het programma gemaakt gaat worden, welk soort kandidaten zullen worden gezocht, welk type sponsors zullen worden benaderd, waar de camera’s staan opgesteld, uit welke verschillende scènes het programma wordt opgebouwd et cetera. De inhoud en wijze van productie van het programma ligt daarmee voor het grootste deel vast. Wel verschilt het format soms per land waar het wordt uitgezonden.

4.7. De ontwikkeling van Married at First Sight is geheel voltooid, het programma is immers reeds uitgezonden – in Denemarken – zodat slechts nog lokale wijzigingen behoeven te worden aangebracht. De geheimen van een goed huwelijk is nog niet geheel voltooid. Op grond van de thans bekende feiten is voldoende aannemelijk dat de ontwikkeling zich ergens tussen het stadium van thema en het stadium van format bevindt. In ieder geval is het format zodanig gereed dat SBS en Talpa een overeenkomst hebben kunnen sluiten over de aankoop van het format. Wel zijn in de week van 7 oktober 2013 nog enkele wijzigingen aangebracht, zo is de naam van het programma gewijzigd en bestaat nog onduidelijkheid over welk type wetenschappers zullen worden gebruikt. Het bovenstaande dient in aanmerking te worden genomen wanneer hierna over ‘format’ wordt gesproken.

4.8. Nu de voorzieningenrechter niet beschikt over Format Bibles, wordt het oordeel gebaseerd op de korte omschrijving van beide partijen van ‘hun’ format, zoals die ter zitting respectievelijk door middel van de overgelegde producties kenbaar is gemaakt. De kernelementen waarop Red Arrow zich beroept, en die in beide formats terugkomen, zijn de volgende:
- partnerkeuze door wetenschappers en experts,
- trouwen met de geselecteerde partner bij de eerste ontmoeting,
- het volgen van de koppels en het wel of niet doorzetten van de relatie.
Met SBS en Talpa is de voorzieningenrechter van oordeel dat deze drie elementen reeds in verschillende vormen in nationale en internationale formats/TV-programma’s voorkomen. SBS heeft gewezen op (Arranged) Marriage van CBS in de Verenigde Staten en op het format Blind Marriage¸ later genaamd Een goed begin. Dit format is door Endemol gebruikt voor een pilotaflevering, die in 2005 via de zender Talpa is uitgezonden. Ook in dit format worden partners gekoppeld door deskundigen en trouwen zij zonder elkaar daarvoor te hebben gezien. Talpa bezit 50% van de rechten op Een goed begin, zoals blijkt uit productie 7 van SBS en Talpa. Ook heeft SBS in 2012 gesproken met een Amerikaans productiebedrijf over het format I married a stranger, dat in augustus 2013 gereed zou zijn voor uitzending. Productie 6 van SBS en Talpa wijst verder op het programma Science of Love, dat in het seizoen 2006-2007 door NBC (Verenigde Staten) is uitgezonden.
Alle voornoemde formats/programma’s bevatten één of meerdere van de genoemde kernelementen. De drie genoemde elementen zijn dan ook onvoldoende onderscheidend/uniek ten opzichte van reeds bestaande formats/thema’s/ideeën om daaraan rechtstreeks rechten te kunnen ontlenen.

4.11. Aannemelijk is voorts dat de korte termijn waarbinnen die onderhandelingen met Talpa hebben plaatsgevonden en zijn gefinaliseerd, het resultaat is van de stukgelopen onderhandelingen met Red Arrow, en met de wens van SBS om als eerste met haar aankondiging te komen, vóórdat RTL dat zou doen. Niet valt in te zien dat dit handelen van SBS onrechtmatig is. Het stond haar in beginsel immers vrij om na stukgelopen onderhandelingen met de ene producent/distributeur in zee te gaan met een andere producent. Dat het op basis van de code of conduct, de ongeschreven regels in de TV-wereld, niet is toegestaan na verloren onderhandelingen met betrekking tot het onderwerp daarvan met een deels overlappend format te komen – zoals Red Arrow heeft gesteld – is, gegeven de betwisting hiervan door SBS, vooralsnog onvoldoende aannemelijk gemaakt. Zoals blijkt uit de genoemde voorbeelden van de programma’s MasterChef/Topchef, Come Dine With Me/ Wie is de Chef? en Move like Michael Jackson/ My name is Michael is in de commerciële TV-branche sprake van harde concurrentie op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, en komt het, zo valt uit de overgelegde producties en ter zitting niet voldoende gemotiveerd bestreden standpunten op te maken, geregeld voor dat concurrerende partijen, die beide hebben geboden op een bepaald format, uiteindelijk programma’s met eenzelfde thema uitzenden. Hoewel Red Arrow heeft gesteld dat in die gevallen sprake is van heel verschillende programma’s is in ieder geval duidelijk dat die programma’s eenzelfde thema/idee hebben.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI (pdf)

Op andere blogs:
Wieringa advocaten
Klos Morel Vos & Schaap
Quafi (Uitspraak: verkeerde rechtsgrond)
SOLV ("Het Geheim van een Goed Huwelijk” geen onrechtmatig TV-format)

Hof van Beroep Brussel 17 september 2013, 2011/AR/1337 (Sunnyland Distribution tegen Stassen)
Ingezonden door Joost Verbeek, Adverb Advocaten
Merkrecht. Schadevergoeding. Verwatering. Eerder oordeelde het hof dat Sunnyland door gebruik van haar Limoh-party verpakking inbreuk pleegde op merkrechten van Stassen. Verder maakte Sunnyland zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. Verdere staking en verspreiding van de inbreukmakende producten werd bevolen.

Nu vordert Stassen schadevergoeding en afdracht van genoten winst. Het hof kent €0.45 per verkochte fles en in totaal €135.000 schadevergoeding toe inzake gederfde winst. Ook moest Stassen extra investeren nu door inbreuk op de merkrechten verwatering plaatsvond. Deze kosten worden begroot op €75.000. De vordering op grond van kwade trouw wijst het hof af. Het hof veroordeelt Sunnyland tot schadevergoeding van €210.000.

Beoordeling
(...) Gelet op de door Stassen voorgelegde cijfers die op zich niet worden betwist, bedraagt de terugval in de stijging van de verkoop sedert de namaak, ongeveer 90.000 flessen in 2007 en 210.000 flessen in 2008, hetzij 300.000 flessen in totaal.

De winst die door Stassen op de verkoop van Kidibul gemaakt werd tijdens de jaren 2007 en 2008 varieert, in functie van de prijs Van de grondstoffen om het product te vervaardigen. Stassen zelf bepaalt deze winst op 0,45 euro (zonder rekening te houden met de marketingkost die Stassen in haar berekening op bladzijde 25 van i haar conclusie d.d. 28 februari 2012 verwerkt heeft) per verkochte fles Kidibul. De aangevoerde winst op zich wordt niet betwist door Sunnyland.

Het hof besluit dat de door Stassen gederfde winst ingevolge de namaak door Sunnyland in de periode van 2006 tot 2009, 135.000 euro bedraagt, hetzij 300.000 flessen (terugval in de verkoop) x 0,45 euro (gemiddelde winst per fles tijdens de jaren 2007 en 2008).

(...) Ingevolge de namaak door Sunnyland is er tevens een verwatering opgetreden van het onderscheidend vermogen van het merk Kidibul.

(...) Het hof begroot de door Stassen geleden verliezen die als vaststaand kunnen worden beschouwd ex aequo et bono, rekening houdend met de door Stassen neergelegde stukken die de door haar geleden verliezen en kosten aantonen doch bij gebrek aan voldoende gegevens die een precieze begroting ervan toelaten, op een bedrag van 25.000 euro per volledig jaar dat de inbreuk heeft geduurd, met name van april 2006 tot 23 juni 2009, hetzij op een totaal bedrag van 75.000 euro.