Vzr. Rechtbank Rotterdam 27 november 2012, zaaknr. 410645 / KG ZA 12-830 (Kitvoegen.nl tegen Sluisvoeren h.o.d.n. kitvoegen-renovatie.nl)
Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager.

Handelsnamen. Domeinnaamrecht. Google Adwords. Kitvoegen.nl richt zich op het afdichten van voegen in de ruimste zin en heeft in 2003 de domeinnaam geregistreerd en per 2008 in gebruik genomen. Sluis houdt zich bezig met het aanbrengen van kitsystemen en het afwerken van vloeren en wanden en heeft per 2012 de domeinnaam en per september 2012 de handelsnaam www.kitvoegen-renovatie.nl geregistreerd in het handelsregister.

Er is sprake van verwarringsgevaar, omdat het onderscheidende en kenmerkende onderdeel, en daarmee het hoofdbestanddeel, van beide handelsnamen ‘kitvoegen.nl’ is. De toevoeging renovatie wordt van geheel beschrijvende aard en niet relevant geacht. Van belang is voorts dat de feitelijke bedrijfsactiviteiten van beide ondernemingen een groot aantal raakvlakken vertonen en elkaar deels overlappen en partijen zich op dezelfde particuliere en zakelijke markt richten en de vestigingsplaats voor beiden op het eiland Goeree-Overflakkee is.

5.4.3. (...) De aanduiding ‘kitvoegen’ heeft voldoende onderscheidend vermogen (Sluis c.s. is van mening dat de naam bij het publiek niet bekend en ingeburgerd is, doch op grond van de door Kitvoegen.nl overgelegde stukken is in voldoende mate het tegendeel aannemelijk geworden) en kan ook niet als louter beschrijvend worden aangemerkt. Voor dat laatste acht de voorzieningenrechter van belang dat in het Van Dale woordenboek het woord ‘kitvoegen’ niet voorkomt.

In conventie wordt Sluis c.s. veroordeeld tot het staken van inbreuk en overdracht van de domeinnaam op naam van Kitvoegen.nl. De reconventionele vordering, tot staking van de naam kitvoegen-renovatie.nl door eiseres, wordt afgewezen, mede omdat eiseres de naam kitvoegen-renovatie.nl niet als handelsnaam voert.

5.4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er geen sprake is van een beperkte beschermingsomvang van de handelsnaam kitvoegen.nl. De aanduiding ‘kitvoegen’ heeft voldoende onderscheidend vermogen (Sluis c.s. is van mening dat de naam bij het publiek niet bekend en ingeburgerd is, doch op grond van de door Kitvoegen.nl overgelegde stukken is in voldoende mate het tegendeel aannemelijk geworden) en kan ook niet als louter beschrijvend worden aangemerkt. Voor dat laatste acht de voorzieningenrechter van belang dat in het Van Dale woordenboek het woord ‘kitvoegen’ niet voorkomt. Mede gelet hierop wordt niet aannemelijk geacht dat het woord ‘kitvoegen’ een tot het publieke domein behorend zuiver beschrijvend woord is. Sluis c.s. staat weliswaar voor dat sprake is van een zuiver beschrijvend woord, doch dit heeft zij onvoldoende concreet onderbouwd. Daartegenover, uit productie 7, blad 6 (site-info van kitvoegen.nl op www.alexa.com d.d. 9 oktober 2012) van Kitvoegen.nl kan worden afgeleid dat het relevante publiek in zoekmachines op het internet ook niet zoekt op het woord ‘kitvoegen’, maar bijvoorbeeld op ‘sanitair kitten’, ‘afkitten tips’ en ‘kitrand vervangen’, om bij de website van Kitvoegen.nl terecht te komen, zodat ook in dat licht bezien geen indicatie bestaat dat ‘kitvoegen’ een afgesleten en veelgebruikte term is, maar veeleer een aanwijzing dat deze term in zekere zin origineel is. Het voorgaande geldt temeer nu aan het woord ‘kitvoegen’ de aanduiding ‘.nl’ is toegevoegd.

Over het gebruik van kitvoegen-renovatie.nl:
5.5.1. (.. ) afhankelijk van de op die website weergegeven informatie kan de domeinnaam ‘gekleurd’ worden tot handelsnaam (…) 5.5.3. Naast het gebruik van de domeinnaam kitvoegen-renovatie.nl in de adresbalk is gebleken dat op de website van Sluis c.s., ook nadat de sommatie van Kitvoegen.nl ertoe heeft geleid dat Sluis c.s. - uit proceseconomische motieven - wijzigingen heeft doorgevoerd op haar website, in de disclaimer nog immer herhaaldelijk worden gesproken over “kitvoegen-renovaties” en als copyright notice nog steeds wordt weergegeven: © kitvoegen-renovatie.nl. Nu dit het geval is (hetgeen onbetwist blijkt uit productie 22 van Kitvoegen.nl) en de website zonder meer een bedrijfsmatig karakter heeft, wordt het gebruik sinds begin 2012 van de domeinnaam kitvoegen-renovatie.nl door Sluis c.s., althans Van der Sluis als domeinnaamhouder, tevens als gebruik als handelsnaam aangemerkt. Dat onbetwist is gebleven dat in de metadata, ook na de doorgevoerde wijzigingen, nog steeds vermeld staat “Welkom op de site van kitvoegen en renovatie” (zie productie 23 van Kitvoegen.nl) draagt daaraan tevens bij.

Google Adword handelsnaamgebruik (r.o. 5.8):
Nu voorts aannemelijk is dat Sluis c.s. het zoekwoord kitvoegen (een aanverwante termen) als adword advertentie(s) – in strijd met het handelsnaamrecht van Kitvoegen.nl – heeft gebruikt en daartoe een overeenkomst met Google heeft gesloten, zal de vordering onder 3.1 sub VI eveneens worden toegewezen op de wijze als in het dictum bepaald.

Merel Klinkers is uitgeroepen tot winnares van de BMM Student Award 2012. Merel werkt in Amsterdam als advocaat bij de sectie Intellectueel Eigendom van NautaDutilh. Zij heeft de prijs gekregen voor haar afstudeerscriptie, die de titel Nomen est omen. Over het lot van geografische aanduidingen draagt.

De jury prijst Merel haar werk omdat daarin een ingewikkeld juridisch probleem keurig en accuraat wordt behandeld. "Dit is opmerkelijk aangezien de materie nogal complex is en er hierover niet zoveel literatuur bestaat, die bovendien niet erg toegankelijk is. Merel geeft een goede en duidelijke vergelijking tussen de beschermingsregimes, schrijft duidelijk, en met humor. Bovendien signaleert zij belangrijke punten voor de wetgevingspraktijk", aldus het juryrapport.

De Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) kent deze prestigieuze prijs jaarlijks toe aan een student die een spraakmakende scriptie of opmerkelijk artikel heeft geschreven op het gebied van intellectueel eigendom. De jury is van mening, dat de meerwaarde van Merel haar scriptie onbetwistbaar is vanuit theoretisch en academisch oogpunt en dat zij daarmee de BMM Student Award ten volle verdient.

W. Hart, Unitair octrooi en het Hof van Justitie, IE-Forum.nl IEF 12053.

Een bijdrage (op eigen titel) van Walter Hart, EP&C.

Nu het Europees parlement inzake het unitair octrooi op de rem is gaan staan, is er een kans om de bevoegdheden van het Hof van Justitie (HvJ) in het Unified Patent Court te heroverwegen. In de huidige voorstellen eindigt een rechtszaak na een beslissing in tweede instantie door het nieuw op te richten Court of Appeal in Parijs, en heeft het HvJ in Luxemburg geen rol of slechts een marginale rol. Dit wordt bereikt door het weglaten van Artikelen 6 - 8 (directe inbreuk, indirecte inbreuk, beperkingen op het uitsluitende recht) uit de verordening. De meest gehoorde argumenten voor deze keuze is dat een gang naar het Hof van Justitie de rechtsgang te zeer zou vertragen. Verder zouden de rechters van het HvJ kennis en ervaring missen om octrooizaken te behandelen. Het doel van het unitaire octrooi, een enkele procedure die snel en goed is, zou aldus verloren gaan. Deze opzet heeft de steun van het AIPPI en een aantal Europese IE-rechters. Vraag is of dit een goede oplossing is.

Lees het gehele artikel hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem 30 oktober 2012, LJN BY4209 (eiseres tegen LSH c.s.)

Handelsnaamrecht na overname. Het is onvoldoende aannemelijk dat gedaagden op onrechtmatige wijze alarmsystemen van eiseres hebben omgezet naar een andere particuliere alarmcentrale. Door gebruik van handelsnaam "Locked Safe Holland" handelen gedaagden niet in strijd met de overnameovereenkomst.

Eiseres houdt zich bezig met de installatie van alarmsystemen en het onderhoud daarvan, zowel ten behoeve van bedrijven als particulieren en is actief in heel Nederland. LSH Nachtschadeservice biedt bewakingsdiensten aan in de vorm van alarmopvolging nadat de meldkamer een signaal heeft gekregen van een alarmsysteem dat er mogelijk sprake is van een inbraak. LSH Beveiliging is door eiseres overgenomen, waarover in de overeenkomst staat: "2.d.  de handelsnaam Locked Safe Holland Beveiliging is niet in de overname inbegrepen doch verkoper verplicht zich deze handelsnaam niet actief meer te gebruiken."

In de overnameovereenkomst is het gebruik van de handelsnaam "Locked Safe Holland" niet uitgesloten noch is er enige aanwijzing dat dat wel de bedoeling van partijen is geweest. Slechts is uitgesloten het gebruik van de handelsnaam “Locked Safe Holland Beveiliging”, waarvan niet in geschil is dat [[gedaagden]] van deze specifieke handelsnaam na de overnameovereenkomst geen gebruik hebben gemaakt en ook niet voornemens zijn dat in de toekomst alsnog te doen.

Vanwege het non-concurrentiebeding uit artikel 4 hebben gedaagden “Locked Safe Holland” gedurende vijf jaren na de overnameovereenkomst niet gebruikt voor het verrichten van installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan alarmsystemen. Na deze periode zijn gedaagden gerechtigd om de naam “Locked Safe Holland”, al dan niet met een toevoeging - met uitzondering van de toevoeging “Beveiliging” actief te voeren. De vorderingen worden afgewezen.

Gebruik (handels)naam “Locked Save Holland”
4.8.  [eiseres] vordert onder V, kort samengevat, een verbod voor [[gedaagden]] op het gebruik van de naam “Locked Safe Holland”, met eventuele toevoegingen, voor het aan¬bieden van alarmsystemen en het onderhoud daaraan. De voorzieningenrechter consta¬teert allereerst dat [eiseres] de handelsnaam “Locked Save Holland Beveiliging” niet heeft overgenomen, maar dat [[gedaagden]] zich in de overnameovereenkomst wel hebben verplicht om deze handelsnaam niet meer actief te gebruiken voor ondernemings¬activiteiten (artikel 2 sub d van de overnameovereenkomst). Dit betekent dat [eiseres] geen aanspraak kan maken op de ruime bescherming die de rechthebbende op een handelsnaam toekomt op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet. [eiseres] doet daar ook geen beroep op. Zij beroept zich enkel op nakoming van de overnameovereenkomst.

4.9.  [eiseres] stelt dat ter voorkoming van verwarring tussen partijen bij klanten, partijen in de overname¬overeenkomst zijn overeengekomen dat de handelsnaam “Locked Safe Holland Beveiliging” door [[gedaagden]] niet meer zou worden gebruikt in het economisch handelsverkeer. Aangezien [eiseres] in de overnameovereenkomst de installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan alarmsystemen van [[gedaagden]] heeft overgenomen, moet volgens [eiseres] artikel 2 sub d van de overnameovereenkomst zodanig worden uitgelegd dat het de bedoeling van partijen is geweest dat ook de naam “Locked Safe Holland”, met eventuele toevoegingen, door [[gedaagden]] niet zou worden gebruikt voor het aanbieden van installatie- en onderhouds¬werkzaamheden ten aanzien van alarmsystemen om verwarring tussen partijen te voorkomen. Doen [[gedaagden]] dat wel, dan handelen zij dus in strijd is met (het doel en de strekking van) de overnameovereen¬komst, aldus [eiseres]. [[gedaagden]] betwisten deze uitleg van de overname¬overeenkomst. Zij stellen dat daarin enkel is overeengekomen dat de handelsnaam “Locked Safe Holland Beveiliging” niet meer zou worden gebruikt en dat zij zich daaraan altijd hebben gehouden.

4.10.  Beoordeeld dient te worden of [[gedaagden]] uit hoofde van de overname¬overeenkomst verboden kan worden om de naam “Locked Safe Holland”, met eventuele toevoegingen, te gebruiken voor het aanbieden van installatie- en onderhoudswerkzaam¬heden ten aanzien van alarmsystemen, omdat dat in strijd zou zijn met (het doel en de strekking van) de overnameovereenkomst.

4.11.  Vast staat dat een deel van de in artikel 2 sub d overnameovereenkomst genoemde handelsnaam “Locked Safe Holland Beveiliging”, te weten “Locked Safe Holland” al dan niet met de toevoeging “Security” of “Nachtschadeservice”, door [[gedaagden]] wordt gebruikt. De voorzieningenrechter constateert dat de naam “Locked Safe Holland” onderdeel uitmaakt van de handelsnamen en de benamingen van de vennootschappen binnen [[gedaagden]] en dat deze handelsnamen door die vennootschappen altijd zijn gevoerd, ook na de overname¬overeenkomst in 2007. In de overnameovereenkomst is dit gebruik ook niet uitgesloten noch is er enige aanwijzing dat dat wel de bedoeling van partijen is geweest. Slechts is uitgesloten het gebruik van de handelsnaam “Locked Safe Holland Beveiliging”, waarvan niet in geschil is dat [[gedaagden]] van deze specifieke handelsnaam na de overnameovereenkomst geen gebruik hebben gemaakt en ook niet voornemens zijn dat in de toekomst alsnog te doen. Weliswaar is de naam “Locked Safe Holland” door [[gedaagden]] gedurende vijf jaren na de overnameovereenkomst niet gebruikt voor het verrichten van installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan alarmsystemen, omdat op grond van het non-concurrentiebeding van artikel 4 van de overnameovereenkomst [[gedaagden]] in die periode niet was toegestaan om [eiseres] op dat gebied te beconcurreren. Dit neemt echter niet weg dat thans gelet op de uitwerking van het non-concurrentiebeding door het verstrijken van de vijf jaarperiode, waardoor het [[gedaagden]] weer is toegestaan om installatie- en onderhoudswerkzaam¬heden met betrekking tot alarmsystemen te verrichten en daarmee dus met [eiseres] te concurreren, [[gedaagden]] gerechtigd zijn om de naam “Locked Safe Holland”, al dan niet met een toevoeging - met uitzondering van de toevoeging “Beveiliging” - ook weer te gebruiken voor die activiteiten.

4.12.  Geconcludeerd moet dan ook worden dat [[gedaagden]] niet in strijd met (het doel en de strekking van) de overnameovereenkomst handelen door gebruik te maken van de naam ‘”Locked Safe Holland”, al dan niet met toevoegingen, waarvan de toevoeging “Bevei¬liging” is uitgezonderd gelet op artikel 2 sub d van de overnameovereenkomst, voor het aanbieden en verrichten van installatie- en onderhouds¬werkzaam¬heden aan alarm¬systemen. Dit betekent dat ook de vordering onder V zal worden afgewezen.  

Rechtbank 's-Hertogenbosch 21 november 2012, LJN BY4122 (eiseres tegen JMK Heating c.s.)

Er rust geen inbreuk auteursrecht op voorwerpen van zuiver technische aard, op technische tekeningen, noch inbreuk op geschriftenbescherming. Onrechtmatige daad, op grond van 'secret' uit het Trips-verdrag, wellicht mogelijk indien deskundige de vragen over reverse engineering beantwoord.

Eiseres vordert staken van auteursrechten op bescheiden uit bedrijfsadministratie, inbreuk op (handels)naam, merk en logo en verspreiden van warmtewisselaars "Century". Eiseres lijkt er daarbij aan voorbij te gaan dat het in het algemeen zonder meer is toegestaan om producten van een ander zelfs volmaakt identiek na te maken. Er bestaat geen algemene regel: namaak is ongepast en onrechtmatig; integendeel: namaak is nuttig. Van octrooi, model of merkinbreuk is geen sprake.

De warmtewisselaars van partijen zijn constructies van zuiver technische aard, ook dergelijke constructies laten de ontwerper ruimte voor subjectieve keuzes, maar min of meer toevallige keuzes van een ingenieur buiten dat wat technisch aangewezen was, vormen geen uiting van datgene wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen. Er rust geen auteursrecht op de warmtewisselaar van eiseres.

Bedrijfsgegevens (vooral technische tekeningen): wel auteursrecht, geen grond voor vermoeden van inbreuk. Geen geschriftenbescherming:

7.5.2. [eiseres] heeft wel afbeeldingen/visualisaties getoond die evident auteursrechtelijk zijn beschermd (...) maar geen grond gegeven voor het vermoeden dat [gedaagden] juist op die afbeeldingen inbreuk hebben gemaakt.

Onrechtmatig gebruik van informatie/tekeningen - trade secret via TRIPs - vragen aan deskundige over reverse engineering:

7.9.3.  De stelling van [eiseres] is dat het onmogelijk is om door middel van “reverse engineering” en zonder gebruikmaking van haar tekeningen een prototype van de warmtewisselaar te vervaardigen en afbeeldingen daarvan aan de markt te tonen, in het tijdsbestek waarin [gedaagden] daarin zijn geslaagd. De rechtbank acht die stelling niet bij voorbaat ongegrond en zij ontbeert de werktuigbouwkundige kennis om daaromtrent een oordeel te geven.

7.1.2.  Namaak onder schending van door [eiseres] verworven octrooi-, merk- of modellenrechten op haar warmtewisselaars zou zonder meer onrechtmatig zijn, maar vast is komen te staan dat [eiseres] zich niet kan beroepen op aan haar toegekende octrooien of op te haren name ingeschreven merken- of modellenrechten op de in deze zaak bedoelde warmtewisselaars.   

7.1.3.  Slechts namaak waarbij producten zonder dat daarvoor een technische noodzaak is, zodanig op elkaar gelijkend zijn vervaardigd dat zulks leidt tot verwarring omtrent de herkomst van waren (i.c.: warmtewisselaars) kan als slaafse navolging onrechtmatig zijn.

7.9.  Onrechtmatige daad 3: Onrechtmatig gebruik van informatie/tekeningen
Het TRIPS-verdrag (dat geen rechtstreekse werking heeft) legt in artikel 39 lid 1 juncto lid 2 aan de lidstaten de verplichting op om in het kader van bescherming tegen oneerlijke concurrentie ook te voorkomen dat know-how (gedefinieerd als: “undisclosed information” die “secret” is) bij derden terecht komt als gevolg van gedrag dat strijdig is met eerlijke handelspraktijken (nader uitgewerkt in de verdragstekst in voetnoot 10 op dat lid 2). Van de middelen die binnen het Nederlandse recht benut kunnen worden om “know how” te beschermen, is in deze zaak relevant het leerstuk van de onrechtmatige daad dat sedert 1919 (Cohen/Lindenbaum) rechtsbescherming geeft tegen bedrijfsspionnage, profiteren van wanprestatie van derden en andere vormen van oneerlijke handelspraktijken. Dat rechtsmiddel dient dan wel gehanteerd en zonodig uitgelegd te worden in overeenstemming met het TRIPS-verdrag.

Dienaangaande wordt overwogen:
7.9.1.  De rechtbank neemt aan dat de technische tekeningen het resultaat zijn van een langdurig en kostbaar ontwikkelingsproces en dat [eiseres] die tekeningen niet gaarne aan haar concurrenten openbaart. Dan moeten de tekeningen als zodanig worden aangemerkt als “undisclosed information” die “secret” is in de zin van het TRIPS-verdrag. Bij de uitleg van artikel 6:162 BW op het terrein van de oneerlijke handelspraktijken dient daarom gebruik van die tekeningen door [gedaagden] ten eigen bate zonder toestemming van [eiseres] als onverenigbaar met het TRIPS-verdrag en dus als onrechtmatig te worden gekwalificeerd.

7.9.2.  De rechtbank wil aannemen dat het vervaardigen van de tekeningen ten behoeve van Century-warmtewisselaar van [gedaagden], als dat zoals zij stellen, geschiedt door middel van “retro-engeneering” de nodige tijd, moeite en kosten met zich meebrengt. Kosten die [gedaagden] zich zouden hebben kunnen besparen door de tekeningen van [eiseres] gekopiëerd en/of aan hun producenten toegezonden te hebben. Daarmee zouden [gedaagden] zich een ongerechtvaardigde voorsprong hebben verworven en onrechtmatig hebben gehandeld. [gedaagde 1] heeft ter comparitie van 27 februari 2012 ook onderkend dat het hem niet is toegestaan een warmtewisselaar te produceren die het resultaat is van productie waarbij één op één tekeningen van [eiseres] gebruikt zijn.

7.9.3.  De stelling van [eiseres] is dat het onmogelijk is om door middel van “reverse engineering” en zonder gebruikmaking van haar tekeningen een prototype van de warmtewisselaar te vervaardigen en afbeeldingen daarvan aan de markt te tonen, in het tijdsbestek waarin [gedaagden] daarin zijn geslaagd. De rechtbank acht die stelling niet bij voorbaat ongegrond en zij ontbeert de werktuigbouwkundige kennis om daaromtrent een oordeel te geven.

7.9.4.  Voor wat betreft dit tijdspad stellen [gedaagden] zelf (CvA/E, pt. 23 en prod. 4) dat [gedaagde 1] in december 2010 en januari-maart 2011 de door hun gebruikte tekeningen heeft gecreëerd.

7.9.5.  De rechtbank overweegt om omtrent dit punt aan een deskundige de volgende vragen te stellen:

1.  Is het mogelijk om in tijdsbestek van omstreeks 1 jaar (tussen begin en eind 2010) middels “reverse engineering” tot tekeningen te komen die gebruikt kunnen worden voor de vervaardiging van prototypes van deze warmtewisselaar?
2.  Zo dat mogelijk is, kunt U uit de administratie van [gedaagden] vaststellen of dergelijke “reverse engineering” daadwerkelijk heeft plaatsgevonden?
3.  Kunt U uit de door [eiseres] inbeslaggenomen gegevensdragers vaststellen of de tekeningen die [gedaagden] naar haar producent(en) heeft gezonden teneinde onderdelen voor haar warmetewisselaar “Century” of een prototype daarvan te vervaardigen, door [gedaagden] zijn gemaakt dan wel: geheel of op onderdelen vrijwel één op één zijn gekopiëerd van tekeningen van [eiseres]?
4.  Kunt U, indien indien geheel of gedeeltelijk van één op één kopiëren sprake is geweest, begroten hoeveel tijd en hoeveel kosten [gedaagden] zich dusdoende hebben bespaard, die begrotingen eventueel schattenderwijs te maken?
De rechtbank overweegt om TNO (werktuigbouw) of een ander werktuigbouwkundige consultant tot deskundige te benoemen.

7.9.6.  Uit de vraagstelling vloeit voort dat de deskundige over hoogwaardige werktuigbouwkundige kennis en ervaring dient te beschikken. Daarom zal de beoordeling van de in bewijsbeslag genomen bescheiden niet aan bewaarder Riscon kunnen worden overgelaten. De rechtbank acht het in de op scherp staande concurrentieverhoudingen tussen partijen bovendien ongewenst dat [eiseres] inzage krijgt in andere bedrijfsgegevens van [gedaagden] dan die welke de rechtbankdeskundige voor zijn onderzoek nodig heeft.

Wel zal aan Riscon worden opgedragen om aan de rechtbank-deskundige alle medewerking te verlenen, onder gehoudenheid om gegevens waar de deskundige geen belangstelling voor had, niet aan [eiseres] te openbaren.

7.9.7. Uit al het voorgaande volgt dat voorshands in de rede ligt dat de kwestie van eventueel misbruik van de tekeningen zich zal oplossen middels vergoeding van schade bestaande in het wegnemen van ongerechtvaardigd voordeel bij [gedaagden] en vergoeding van schade voor [eiseres] omdat de warmtewisselaars eerder op de markt zouden kunnen komen dan zonder dat misbruik het geval zou zijn geweest. Een verbod op het (ten eeuwigen dage) op de markt brengen van de Century warmetewisselaars door [gedaagden] als vorm van schadevergoeding, vindt geen steun in het recht.

Rechtbank 's-Gravenhage 21 november 2012, zaaknr. 306971 / HA ZA 08-893 (Atlas Transports GmbH tegen Atlas Air Inc.)

Uitspraak ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird.

Merkenrecht. Procesrecht. In navolging van IEF 7270 en IEF 8373, waarin is beslist de afwijzing van de nietig- dan wel vervallenverklaring van Atlas Air en schorsing tot eindbeslissing met betrekking tot ATLAS en ATLAS TRANSPORT. Atlas Air verzoekt de aanhouding op te heffen nu er door het HvJ EU beslissing is over ATLAS en de nietigverklaring van het merk ATLAS vaststaat (C-406/11P). Atlas Transport verzet zich, omdat over het merk ATLAS TRANSPORT nog niet definitief is beslist.

2.2. De rechtbank heeft mitsdien in het tussenvonnis vastgesteld dat Atlas Transport haar vordering in conventie heeft ingesteld op uitsluitend de grondslag van haar gemeenschapsmerk ATLAS. Voor zover Atlas Transport bij conclusie van antwoord in reconventie de grondslag beeft uitgebreid, geldt dat de comparitierechter heeft beslist dat op deze conclusie alleen acht zal worden geslagen voor zover deze is aan te merken als een conclusie van antwoord in reconventie.

2.3. Er is dan ook geen aanleiding de zaak aan te houden in afwachting van een defmitieve beslissing met betrekking tot het Gemeenschapsmerk ATLAS TRANSPORT.

2.4. Bij de verdere beoordeling van de vorderingen in conventie is uit te gaan van de nietigheid van bet gemeenscbapsmerk ATLAS voor zover verleend voor klasse 39 (transportation).

2.5. Tegen die achtergrond dienen de vorderingen in conventie thans te worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank  's-Gravenhage, 23 november 2012, zaaknr.4428337 / KG ZA 12-1083 (Aebi Schmidt B.V. tegen Schuitemaker Industrial B.V.) 

Aebi Schmidt is houdster van het Nederlandse deel van verleende Europees octrooi EP 0 995 838 (hierna: EP 838) voor een 'Vrachtwagen met een daarop afneembaar opgebouwd opzetwerktuig’. Aan het verweer van Schuitemaker dat zij uit hoofde van een directe of indirecte (sub)licentieovereenkomst met Aebi Schmidt gerechtigd zou zijn tot verhandeling van opzetstrooiers die onder de beschermingsomvang van EP 838 vallen, kan worden voorbijgegaan. Uit het vorenstaande volgt dat naar voorlopig oordeel een serieuze, niet te  verwaarlozen kans bestaat dat het Nederlandse deel van EP 838 in een bodemprocedure nietig zal worden geacht. De vorderingen van Aebi Schmidt zijn alle gebaseerd op EP 838 en zullen dan ook worden afgewezen.

4.16. Een inrichting volgens conclusie 1 van EP 838 verschilt van een inrichting volgens DE 220, nu wordt aangenomen dat een verbinding anders dan aan het voertuigframe niet direct en ondubbelzinnig in DE 220 is geopenbaard, hierin dat de draaimomentsteun volgens EP 838 aan het opzetwerktuig is verbonden. Een inrichting volgens EP 838 biedt het voordeel dat het monteren van het opzetwerktuig inclusief de aandrijfinrichting eenvoudiger is dan in de stand van de techniek, omdat een (extra) montagehandeling wordt voorkomen: de draaimomentsteun is immers al verbonden aan het opzetwerktuig en hoeft niet – alsnog – aan het voertuig te worden verbonden.

4.19. Uitgaande van de in DE 220 geopenbaarde mogelijkheid de draaimomentsteun steun te laten nemen tegen (het chassis of de opbouw van) het voertuig, zal de gemiddelde vakman een oplossing van het hiervoor geformuleerde probleem (eenvoudiger plaatsing) vinden in de in NL 464 en GM 372 toegepaste constructies (waar de aandrijving direct verbonden is met het opzetstrooiwerktuig), omdat hij zal inzien dat montage van de draaimomentsteun aan het voertuigframe ter afsteuning dan achterwege kan blijven (afsteuning vindt immers plaats tegen het opzetstrooiwerktuig) en aldus het opzetstrooiwerktuig eenvoudiger geplaatst kan worden: de draaimomentsteun hoeft dan alleen nog aan (de kant van) het wiel van het dragende voertuig te worden verbonden, hetgeen een montagehandeling scheelt. Voorshands wordt dan ook aangenomen dat de gemiddelde vakman zonder uitvindersinspanningen de inrichting bekend uit DE 220 zal aanpassen met de maatregel volgens conclusie 1 van EP 838 en aldus tot de oplossing komt waarbij de draaimomentsteun steun neemt tegen het opzetwerktuig.

4.21. Schuitemaker heeft zowel in het rapport van haar octrooigemachtigde Tan als ter zitting gemotiveerd gesteld dat en waarom de afhankelijke conclusies niet meer dan triviale, voor de hand liggende oplossingen bevatten om de draaimomentsteun te kunnen aanpassen aan verschillende vrachtwagens en daarmee graden van bewegingsvrijheid. Aebi Schmidt heeft zulks in het geheel niet weersproken, niet in het rapport van haar octrooigemachtigde Hart en evenmin ter zitting. Voorshands moet daarom met Schuitemaker worden aangenomen dat ook die conclusies uitvindingswerkzaamheid ontberen.

Op andere blogs:
Deterink (Spreaders dispute)

Vzr. Rechtbank Arnhem 23 november 2012, LJN BY6496 (Blackstone tegen Brainwave & Aqa)
 Uitspraak ingezonden Gregor Vos en Jasper Klopper, Klos Morel Vos & Schaap.

Inhoudsindicatie. Auteursrecht, Gemeenschapsmodelrecht, slaafse nabootsing.

Blackstone houdt het merk BLACKSTONE voor verschillende modellen schoenen. Blackstone beroept zich de auteursrechtbescherming van zijn schoenmodellen en stelt dat er sprake van slaafse nabootsing van de schoenen van Blackstone door de inbreukmakende modellen van Brainwave & Aqa. Blackstone eist staking van de inbreukmakende modellen. Brainwave& Aqa verweren zich en stellen onder meer dat de Blackstone-schoenmodellen niet origineel zijn voor auteursrechtelijke bescherming, er is ontlening van het al eerder bestaande model Andre1. De schoenen van Blackstone hebben geen eigen onderscheidende plaats op de markt en van slaafse nabootsing is dus geen sprake.

De Rechtbank oordeelt dat  de elementen van de schoenen als zodanig niet een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen en zodoende niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, waardoor er geen sprake is van een onderscheidend vermogen van de Blacksone-schoenen en aldus verwarring tussen de schoenen van partijen niet te duchten is. De vorderingen op grond van inbreuk op het auteursrecht en slaafse nabootsing moeten worden afgewezen.

4.19. Het ligt op de weg van Blackstone, die een beroep doet op slaafse nabootsing, om aannemelijk te maken dat de Blackstone-schoenen een eigen plaats op de markt hebben. (...)4.20. Uit voorgaande volgt dat vooralsnog ervan moet worden uitgegaan dat de specifieke Blackstone-schoenen (de AM32 en CK01 modellen) geen eigen onderscheidende plaats op de markt hebben gehad ten tijde van het op de markt komen van de Brainwace en Aqa-schoenen, waardoor er geen sprake is van een onderscheidenvermogen van de Blackstone-schoenen en aldus verwarring tussen de schoenen van partijen niet te duchten is. Dit staat een geslaagd beroep op slaafse nabooting in de weg met als gevolg dat ook de vorderingen op grond van slaagse nabootsing moeten worden afgewezen.

De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van het geschil ten aanzien van de Gemeenschapsmodelrechtelijke grondslag en verwijst de zaak in zoverre en in staat waarin deze zich bevindt naar de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage,

5.2. wijst de vorderingen voor het overige af,

Ktr Hilversum, Rechtbank Amsterdam 21 november 2012, CV 12-2646 (Dijkstra tegen [PS])
 
Uitspraak ingezonden Carrie Boergonje, i-ee.

Fotograaf Dijkstra stelt dat fotograaf [S] een website onderhoudt waar bij 2 artikelen gemaakte foto's van Jolande van der Graaf zijn geplaatst. De fotograaf Dijkstra heeft deze foto's gemaakt. Vervolgens heeft [S] na sommatie van Dijkstra wederom andere foto's van Dijkstra geplaatst op zijn website. Dijkstra eist schadevergoeding bestaande uit derving van een licentievergoeding. Het beroep van [S] op uitzondering van artt. 15 en 16 a Auteurswet gaat niet op, er wordt namelijk niet voldaan aan de gestelde voorwaarden.  [S] heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op het auteursrecht van Dijkstra. De Rechtbank veroordeelt [S] tot betaling van de gevorderde schade en tot betaling van de volledige proceskosten.

7. Dijkstra bezit als maker het auteursrecht op de foto's, hetgeen betekent dat S met de plaatsing van de foto's zonder naamsvermelding inbreuk heeft gemaakt op het uitsluitend recht van Dijkstra die foto's opbeaar te maken (art. 1 Auteurswet) en op zijn recht vermelding van zijn naam bij openbaarmaking van de foto's (art 25 Aw). Dat S de foto's bij de plaatsing de foto's heeft verkleind doet daar niet aan af. De persexceptie als bedoeld in art. 15 Auteurswet geldt niet voor foto's, zodat het beroep van S op dat artikel niet opgaat. Ook het beroep op art. 16a Auteurswet gaat niet op. Aan de in dat artikel gestelde voorwaarden dat de plaatsing van de foto's kort moet zijn, dat de plaatsing gerechtvaardigd moet zijn voor het behoorlijk weergeven van de actuele gebeurtenis welk onderwerp uitmaakt van de reportage en dat de naam van de maker vermeld moet zijn, is niet voldaan.

Beslissing

De Kantonrechter verklaart voor recht dat S met de plaatsing van de foto's van Jolande van der Graaf op de website inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van Dijkstra.
gebiedt S de gemaakte inbreuk gestaakt te houden

BMM Bulletin, Tijdschrift op het gebied van Merken- en Modellenrecht, nummer 2/3, zomer/herfst 2012.

Het merk als vermogensbestanddeel - Kor Blumenstock
Merk en faillissement - Joost Becker
Intellectuele eigendom als bron van financiering.
Over het lot van merken, modellen en licenties bij faillissement, het belang van zekerheidsrechten en de nieuwe opportuniteiten onder Belgisch recht - Bram Delmotte en Esther Goldschmidt
Nederlandse entiteiten in internationale royaltystructuren - Shie Yee Au Yeung en Pieter Drubbel
Fiscale aspecten van merken, tekeningen en modellen: België - Linda Brosens en Anne Van de Vijver

Artikelen kunt u online inzien: hier (login).