Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2012, zaaknr. 408895 / HA ZA 11-2810 (Kaltenbach SPS en Gietart ME)

Merkenrecht. Uit een activa-overeenkomst met de curator van Gietart worden IE-rechten aan Kaltenbach SPS verkocht, waaronder Benelux merkrechten welke door niet-vernieuwen is komen te vervallen. Kaltenbach heeft nieuwe Benelux woord/beeldmerken laten registreren (GIETART G, KALTENBACH GIETART, GIETART, GIETART)  en merkt op dat Bora Borgh (namens gedaagde) het oude merk wilt laten herleven als Gemeenschapswoordmerk GIETART. Gietart ME bestrijdt de vorderingen in conventie onder meer met een beroep op haar Gemeenschapsmerk GIETART dat in rangorde volgens haar prevaleert. Kaltenbach SPS heeft nog voor het uitbrengen van de inleidende dagvaarding in deze procedure, in een procedure bij het BHIM nietigverklaring gevorderd van het Gemeenschapsmerk van Gietart ME op grond van kwade trouw bij de aanvrage en het bestaan van een oudere (merk)rechten. Door Kaltenbach SPS naar voren gebracht dat zij geen belang heeft bij schorsing van de procedure en dat zij voortzetting vraagt van in ieder geval de conventie.

De rechtbank schorst de zaken in conventie en in reconventie tot onherroepelijk is beslist op de door Kaltenbach SPS bij het BHIM ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk van Gietart ME geregistreerd onder nummer 8740771 en verwijst de zaken in conventie en in reconventie naar de parkeerrol.

4.9. Artikel 104 lid 1 GMVo bepaalt dat, indien bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk met betrekking tot een Gemeenschapsmerk een inbreukverbod is ingesteld en bij het BHIM al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring van het desbetreffende Gemeenschapsmerk is ingesteld, de rechtbank ambtshalve, de partijen gehoord, de procedure schorst, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten.

4.11. De rechtbank overweegt dat voor de beoordeling van zowel de vorderingen in conventie als die in reconventie, de uitkomst van de reeds aanhangige procedure over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk van Gietart ME van belang is. Indien het Gemeenschapsmerk nietig is, ontvalt immers de grond aan de reconventionele vorderingen en het op rangorde gebaseerde verweer ten aanzien van de conventionele vorderingen. Dat kan ook implicaties hebben voor de beoordeling van de overige op gebruik van de aanduiding “Gietart” gebaseerde vorderingen in conventie. Daarbij komt dat de stellingen en weren van partijen ten aanzien van uitingen die (mede) bestaan uit de aanduiding “Gietart” of waarin deze aanduiding wordt gebruikt, deels door elkaar lopen ofwel dusdanig worden onderbouwd door verwijzing naar (dezelfde) feiten en omstandigheden, dat de merkenrechtelijke stellingen en weren niet goed van de overige te onderscheiden zijn, althans door partijen is een dergelijk onderscheid onvoldoende duidelijk gemaakt. Een redelijke uitleg van artikel 104 lid 1 GMVo brengt mee dat ook deze vorderingen op die grond kunnen worden geschorst. Dit betreft in ieder geval de reconventionele vorderingen en de conventionele vorderingen sub (1), (2), (5) tot en met (11) omdat die volgens het petitum (mede) betrekking hebben op gebruik van de aanduiding “Gietart”. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat het oordeel van het BHIM ten aanzien van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk gevolgen heeft voor de wijze waarop over dergelijk gebruik van de aanduiding “Gietart” dient te worden geoordeeld. Uit de onderbouwing die Kaltenbach SPS ten aanzien van de vorderingen sub (3) en (4) geeft, blijkt dat ook bij de gevraagde bevelen met betrekking tot de (onderdelen van) straalinstallaties en type- en serienummers, gebruik van de aanduiding “Gietart” volgens Kaltenbach SPS (mede) een rol speelt. Niet valt in te zien hoe deze vorderingen kunnen worden beoordeeld zonder daarop acht te (kunnen) slaan. De rechtbank acht daarom schorsing van de procedure zowel in conventie als in reconventie aangewezen. Bijzondere redenen om op dit moment de behandeling van de vorderingen hetzij in conventie hetzij in reconventie voort te zetten zijn niet aanwezig, althans in hetgeen door partijen is aangevoerd kan een dergelijke reden niet worden gevonden.

4.12. Gelet op het voorgaande worden de zaken in conventie en in reconventie geschorst totdat onherroepelijk is beslist op de door Kaltenbach SPS bij het BHIM ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk van Gietart ME. De zaken in conventie en in reconventie zullen naar de parkeerrol worden verwezen hangende deze beslissing. De meest gerede partij kan, nadat onherroepelijk is beslist op de door Kaltenbach SPS bij het BHIM ingestelde vordering van het Gemeenschapsmerk van Gietart ME, de zaken weer opbrengen om voort te procederen door middel van het nemen van een akte onder productie van bedoelde beslissing, waarna de wederpartij een antwoordakte zal kunnen nemen.

Op andere blogs:
DomJur 2012-898
DomJur 2012-910 (Kaltenbach – Gietart)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 23 oktober 2012, zaaknr. 426550 / KG ZA 12-957 (Beckers Benelux tegen JMQ Trading)

Executiegeschil. Bevoegdheid na IEF 11165 en IEF 11691. De rechtbank verklaart zich relatief onbevoegd om van het geschil kennis te nemen omdat de gedaagde, JMQ, niet is gevestigd in het arrondissement 's-Gravenhage.

Ingevolge artikel 438 lid 1 Rv worden geschillen die in verband met een executie rijzen, gebracht voor de rechtbank die naar de gewone regels bevoegd zou zijn, of in welker rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt, zich een of meer van de betrokken zaken bevinden of de executie zal geschieden. Blijkens de parlementaire geschiedenis breekt deze bevoegdheidsregeling met het voorheen bestaande stelsel waar als hoofdregel had te gelden dat de rechter wiens uitspraak geëxecuteerd wordt, ook de bevoegde gewone rechter is ten aanzien van geschillen betreffende executie. De zaak wordt verwezen naar de rechtbank Breda.

4.1. JMQ heeft de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om van het geschil kennis te nemen bestreden. De exceptie slaagt. Ingevolge artikel 438 lid 1 Rv worden geschillen die in verband met een executie rijzen, gebracht voor de rechtbank die naar de gewone regels bevoegd zou zijn, of in welker rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt, zich een of meer van de betrokken zaken bevinden of de executie zal geschieden. Het tweede lid van genoemd artikel bepaalt dat, tot het verkrijgen van een voorziening bij voorraad, het geschil ook kan worden gebracht in kort geding bij de voorzieningenrechter van de volgens het eerste lid bevoegde rechtbank. Blijkens de parlementaire geschiedenis breekt deze bevoegdheidsregeling met het voorheen bestaande stelsel waar als hoofdregel had te gelden dat de rechter wiens uitspraak geëxecuteerd wordt, ook de bevoegde gewone rechter is ten aanzien van geschillen betreffende executie.1

4.2. Nu JMQ is gevestigd in Oudenbosch, gemeente Halderberge, niet zijnde gelegen in het arrondissement ‘s-Gravenhage, kan de relatieve bevoegdheid van deze voorzieningenrechter niet op artikel 438 lid 2 jo. artikel 438 lid 1 jo. artikel 99 Rv zijn gebaseerd. Naar JMQ met juistheid en overigens onweersproken heeft aangevoerd kan de relatieve bevoegdheid ook niet worden gebaseerd op een van de andere in artikel 438 lid 1 Rv genoemde gronden.

Besluit van 23 oktober 2012, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, Staatsblad 2012, nr. 505. - persbericht Ministerie - VOI©E - Stichting De Thuiskopie.

De vergoeding en de voorwerpen waarop deze rust, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit. De stichting die is aangewezen overeenkomstig artikel 16e van de Auteurswet kan Onze Minister van Veiligheid en Justitie voorstellen doen tot wijziging van deze bijlage.

De huidige thuiskopieheffingen, zoals vervat in de bijlage bij het Besluit van 5 november 2007 (Stb. 435) vervallen op 1 januari 2013. Dit besluit regelt de aanwijzing van nieuwe voorwerpen en de vaststelling van de bijbehorende heffingen voor een periode van maximaal één jaar tot 1 januari 2014.

Herziening van het stelsel van voorwerpen en heffingen is noodzakelijk om te bewerkstelligen dat Nederland blijft voldoen aan de verplichtingen in richtlijn 2001/29/EG (auteursrecht in de informatiemaatschappij). De richtlijn heeft als uitgangspunt dat auteursrechthebbenden (en naburig rechthebbenden) moeten worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik van hun werk door derden: rechthebbenden beschikken over het uitsluitende recht (verbodsrecht) om reproducties van hun werk toe te staan of te verbieden. Ten aanzien van het reproduceren van een werk voor privédoeleinden (thuiskopiëren) geeft de richtlijn lidstaten de keuze om een uitzondering in te voeren op het verbodsrecht van de auteur. Nederland heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt in artikel 16c e.v. Auteurswet. Voorwaarde voor het invoeren van een thuiskopie-uitzondering is volgens de richtlijn dat de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen.

Het privékopiëren vindt steeds vaker plaats op andere dragers en de incasso van Stichting de Thuiskopie vertoont een dalende trend. Om aan de voorwaarde van een billijke compensatie te blijven voldoen, is het noodzakelijk om de bevriezing van het stelsel te beëindigen en nieuwe heffingsplichtige voorwerpen aan te wijzen. Het gaat hierbij om een tijdelijke regeling tot 1 januari 2014.

HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-553/11 (Rintisch tegen Eder)

Prejudiciële vragen gesteld door het Bundesgerichtshof, Duitsland.

Uitlegging van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1). Begrip „gebruik van het merk”. Nationale regeling op grond waarvan het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van de ingeschreven vorm, eveneens mag worden aangemerkt als gebruik van een ingeschreven merk mits dat verschil het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigt. Inschrijving van een merk ter verzekering of ter uitbreiding van de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk. Gewettigd vertrouwen. Toepasbaarheid van gewijzigde rechtspraak op feiten waarover reeds vóór de datum van uitspraak van het arrest definitief was beslist.

Antwoord:1) Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven.

2) Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in het nationaal recht wordt omgezet, volgens welke deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief” merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG in die zin worden uitgelegd dat dit voorschrift stelselmatig en algemeen in weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan moet worden aangenomen dat er ook sprake is van gebruik van een merk (merk 1) wanneer het merk (merk 1) wordt gebruikt in een afwijkende vorm zonder dat de afwijkingen het onderscheidend vermogen van het merk (merk 1) wijzigen, en wanneer het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt, eveneens is ingeschreven (merk 2)?

Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord,
2. Is het hierboven onder 1 bedoelde nationale voorschrift verenigbaar met richtlijn 89/104/EEG, wanneer het nationale voorschrift in die zin beperkend wordt uitgelegd dat het niet wordt toegepast op een merk (merk 1) dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk (merk 2), dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden?

Indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord:
a) Is er dan geen sprake van gebruik van een ingeschreven merk (merk 1) in de zin van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG,
aa) wanneer de merkhouder de vorm van een teken gebruikt die van de inschrijving van het merk (merk 1) en van een tweede merk (merk 2) van de merkhouder alleen op onderdelen afwijkt, zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken (merk 1 en merk 2) wordt gewijzigd;
bb) wanneer de merkhouder twee vormen van tekens gebruikt waarvan geen van beide overeenkomt met het ingeschreven merk (merk 1), maar waarvan een vorm waarin het teken wordt gebruikt (vorm 1) overeenkomt met een ander ingeschreven merk (merk 2) van de merkhouder, en de tweede vorm waarin de merkhouder het teken gebruikt (vorm 2) op onderdelen afwijkt van de beide ingeschreven merken (merk 1 en merk 2), zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken wordt gewijzigd, en wanneer deze vorm van het teken (vorm 2) grotere gelijkenis vertoont met het andere merk (merk 2) van de merkhouder?
b) Mag een rechterlijke instantie van een lidstaat een met een bepaling van een richtlijn (hier: artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG) strijdig nationaal voorschrift (hier: § 26, lid 3, tweede alinea, Markengesetz) toepassen in gevallen waarin over de feiten reeds definitief was beslist vóór een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waaruit voor het eerst aanknopingspunten voor de onverenigbaarheid van het voorschrift van de lidstaat met de bepaling van de richtlijn konden worden afgeleid (in casu arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM [BAINBRIDGE], C-234/06, Jurispr. blz. I-7333), indien de nationale rechterlijke instantie het vertrouwen van een van de aan de gerechtelijke procedure deelnemende personen in de juridische bestendigheid van zijn grondwettelijk beschermde positie belangrijker acht dan het belang bij omzetting van een voorschrift van de richtlijn?

Op andere blogs:
IPKat (Family of trade marks, defensive strategies and genuine use: CJEU speaks out in Rintisch)
IPKat (Lean and mean: CJEU trims fat off Rintisch reference)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) VITAL&FIT vs VITAFIT; ondanks zwak onderscheidend vermogen
(B) MIURA: door BHIM middels eenvoudige post toegezonden, niet ontvangen, schaadt verdediging

Gerecht EU 25 oktober 2012, zaak T- 552/10 (riha / OHMI - Lidl Stiftung (VITAL&FIT))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement “VITAL&FIT” betreft, voor waren van klasse 32, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1229/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 oktober 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat mark in het kader van de oppositie van de houder van het nationale woordmerk “VITAFIT”, voor waren van klasse 32. Het beroep wordt afgewezen, ondanks het zwakke onderscheidend vermogen bestaat er verwarringsgevaar. Ook op Marques.

64 Dazu genügt der Hinweis, dass nach der Rechtsprechung die Anerkennung einer schwachen Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht der Feststellung entgegensteht, dass eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Denn die Unterscheidungskraft der älteren Marke ist zwar bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, doch stellt sie nur einen der dabei zu berücksichtigenden Faktoren dar. Auch bei einer älteren Marke mit nur schwacher Unterscheidungskraft kann insbesondere wegen der Ähnlichkeit der Zeichen und der betroffenen Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr bestehen (vgl. Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2007, Xentral/HABM – Pages jaunes [PAGESJAUNES.COM], T‑134/06, Slg. 2007, II‑5213, Randnr. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Gerecht EU 25 oktober 2012, zaak T- 191/11 (Automobili Lamborghini / OHMI - Miura Martínez (Miura))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „Miura” voor waren van de klassen 12, 14, 18, 25 en 28 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 161/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 januari 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van de nationale en internationale beeldmerken bevattende het woordbestanddeel „MIURA” voor waren van de klassen 18 en 25, alsook van de in het economisch verkeer voor de stierenfokkerij gebruikte familienaam „MIURA”, is ingesteld. De beslissing van het BHIM wordt vernietigd, omdat het BHIM de schriftelijke onderbouwing met de normale post heeft verzonden en deze niet aan gekomen en zodoende klager niet (voldoende) in de gelegenheid is gesteld zich voor te bereiden op de verdediging.

10 Am 23. Juli 2008 wurden für den Widerspruch beim HABM eine schriftliche Begründung und Nachweise eingereicht. Diese wurden nach Aussage des HABM am 10. Oktober 2008 mit einfacher Post an die Klägerin weitergeleitet (im Folgenden: Mitteilung vom 10. Oktober 2008).

35 Ein solcher Befund steht nicht dem in Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung erwähnten Befund im Urteil des Gerichts vom 19. April 2005, Success‑Marketing/HABM – Chipita (PAN & CO) (T‑380/02 und T‑128/03, Slg. 2005, II‑1233, Randnrn. 58 bis 60), entgegen. In diesem Urteil wird hervorgehoben, dass Regel 61 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 dem HABM die Wahl überlässt, anstelle einer anderen Art der Zustellung auf eine Zustellung auf postalischem Weg zurückzugreifen oder nicht. Sobald sich jedoch das HABM für eine Zustellung auf postalischem Weg, genauer gesagt für eine Versendung mit gewöhnlichem Brief, entschieden hat, ist es verpflichtet, die Regel zu beachten, die es sich selbst auferlegt hat, indem es überprüft, ob der Empfänger in der Lage ist, den Nachweis zu erbringen, dass er das Schriftstück nicht erhalten hat.

37 Das Gericht ist der Auffassung, dass das Lesen dieser Stellungnahme bei der Beschwerdekammer einen vernünftigen Zweifel hätte aufkommen lassen müssen, dass die Klägerin die Mitteilung vom 10. Oktober 2008 erhalten hat, da diese Stellungnahme offenbar verfasst wurde, ohne dass die Klägerin von den in dem fraglichen Schriftstück enthaltenen Argumenten und Nachweisen Kenntnis hatte. Der Umstand, dass die Klägerin in dieser Stellungnahme geltend machte, dass der Widerspruch, da er auf die internationalen und nationalen Eintragungen der älteren Wort- und Bildmarken Miura gestützt gewesen sei, für unzulässig erklärt werden müsse, da dem HABM die entsprechenden Bescheinigungen über die Eintragung nicht vorgelegt worden seien, obwohl sich diese Bescheinigungen bei den in der Mitteilung vom 10. Oktober 2008 enthaltenen Nachweisen befanden, ist dabei sehr aufschlussreich.

43 Es ist zwar zutreffend, dass die Klägerin im Rahmen ihrer Beschwerde vor der Beschwerdekammer ausdrücklich auf die Tatsache verwiesen hat, dass sie daran gehindert gewesen sei, den Nachweis der Benutzung der Widerspruchsmarken zu verlangen, weil sie die Mitteilung vom 10. Oktober 2008 nicht erhalten habe, doch hatte die Klägerin unabhängig von der Möglichkeit, den Nachweis der Benutzung der älteren Marken zu verlangen, das Recht, ihren Standpunkt zu den zur Unterstützung des Widerspruchs vorgebrachten Argumenten und Nachweisen geltend zu machen.

HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-133/11 (Folien Fischer en Fofitec)

Prejudiciële vraag gesteld door Bundesgerichtshof, Duitsland.

Als randvermelding. IPR. Uitlegging van artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Bijzondere bevoegdheden bij procedures betreffende verbintenissen uit onrechtmatige daad. Vordering tot verkrijging van een declaratoir vonnis (negative Feststellungsklage). Recht van de veroorzaker van een schadebrengend feit om de benadeelde persoon te vervolgen voor de rechterlijke instantie van de plaats waar dit feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen teneinde vast te stellen dat op hem geen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad rust.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat een vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht die ertoe strekt het bestaan van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad te ontkennen, binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt.

Vraag: „Moet artikel 5, punt 3, van verordening [...] nr. 44/2001 [...] aldus worden uitgelegd, dat de bevoegdheidsregel voor verbintenissen uit onrechtmatige daad ook kan worden toegepast met betrekking tot een vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht (‚negative Feststellungsklage’), die een potentiële schadeveroorzaker heeft ingesteld teneinde te doen vaststellen dat de potentiële benadeelde op basis van een bepaald feitencomplex geen aanspraak uit hoofde van onrechtmatige daad (in casu: schending van kartelrechtelijke bepalingen) zal kunnen doen gelden?”

Rechtbank 's-Gravenhage 24 oktober 2012, zaaknr. 408067 / HA ZA 11-2743 (H&M tegen G-Star Raw c.v.)

Uitspraak ingezonden door Laura Fresco, Hoyng Monegier.

Incident bevoegdheid. Crossborder. IPR. Reactie op HvJ EU Solvay/Honeywell. Bij vonnis in kort geding [IEF 9280] is aan H&M een voorlopig verbod opgelegd om inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerkrecht van G-Star. In de bodemprocedure vordert G-Star een verbod om inbreuk te maken op haar Gemeenschaps- en Benelux woordmerken RAW in de Benelux en werpt H&M een bevoegdheidsincident op [IEF 11582], welke, in afwachting van Solvay/Honeywell [red. IEF 11570], op de rol werd gezet.

De rechtbank concludeert dat Solvay/Honeywell er niet aan in de weg staat om een succesvol beroep op art. 6 lid 1 EEX-Vo te doen in deze zaak (r.o. 2.5). Zoals G-Star terecht stelt is uit het arrest af te leiden dat voor toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet de eis wordt gesteld dat bij afzonderlijke berechting gevaar moet bestaan op rechtgevolgen die elkaar uitsluiten. De rechtbank acht zich mede bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tegen H&M AB voor zover deze zijn gebaseerd op inbreuk op de Gemeenschapsmerken buiten Nederland en op onrechtmatig handelen van H&M AB buiten Nederland (r.o. 2.8).

2.3. Uit het arrest is naar de stellingen van G-Star af te leiden dat voor toepassing van artikel 6 EEX-Vo niet noodzakelijk is dat er gevaar bestaat op rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten in het geval van afzonderlijke berechting. G-Star merkt op dat het Hof van Justitie geen verdergaande eisen stelt aan een beroep op artikel 6 EEX-Vo dan dat de mogelijkheid bestaat dat onverenigbare beslissingen worden gegeven. Deze mogelijkheid doet zich reeds voor als gedaagden afzonderlijk - niet in concernverband of gezamenlijk - inbreuk maken op hetzelfde buitenlandse nationale deel van een Europees octrooi, aldus G-Star. Het Hof van Justitie heeft in het arrrest volgens G-Star slechts haar eerdere jurisprudentie ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 6 lid 1 EEX-Vo bevestigd, zodat het arrest er niet toe leidt dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet van toepassing zou zijn op de onderhavige kwestie.

2.4. H&M stelt zich op het standpunt dat de door het Hof van Justitie in het arrest gegeven uitleg van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet geldt voor een situatie als de onderhavige, waarin de gedaagde partijen niet wordt verweten ieder afzonderlijk inbreuk te maken op hetzelfde recht, maar waarin hen wordt verweten die handelingen gezamenlijk te verrichten. Volgens H&M is artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet van toepassing, nu niet is voldaan aan een door het Hof van Justitie in het arrest gesteld 'ieder afzonderlijk-vereiste'.

2.5 Zoals G-Star terecht stelt is uit het arrest af te leiden dat voor toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet de eis wordt gesteld dat bij afzonderlijke berechting gevaar moet bestaan op rechtgevolgen die elkaar uitsluiten. Voorts is niet in te zien dat het door H&M gesignaleerde verschil tussen de zaak Solvay - Honeywell en de onderhavige zaak voor toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo relevant zou zijn. Juist ook in de situatie dat gedaagden wordt verweten tezamen door verhandeling van dezelfde producten inbreuk te maken op hetzelfde recht bestaat gevaar voor onverenigbare beslissingen als in dit artikel bedoeld.

2.6. H&M wijst er terecht nog op dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet mag worden toepgepast met het enkele doel om een partij te onttrekken aan de rechter van zijn woonplaats, maar in deze procedure blijkt uit niets dat daarvan sprake is.

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen:

Berichten IE: website.
AMI: website.

Rechtbank Amsterdam 12 september 2012, LJN BY1169 (ReadersHouse Brand Media tegen Pelican Publishing Hearst c.s.)

Contractenrecht. Ontvlechtingsovereenkomst met boetebeding. Statutaire naamswijziging. Readershouse Brand Media c.s. (koper van de aandelen Readershouse) vordert in conventie schadevergoeding van Pelican c.s. (verkoper). In reconventie vordert Pelican c.s. betaling van (het restant van) de koopprijs. In de koopovereenkomst staat onder meer dat Readerhouse Brand Media "hun statutaire- en handelsnaam uiterlijk binnen 6 maanden na de Closingdatum zodanig wijzigen dat iedere referentie naar de Intellectuele Eigendomsrechten van de Overgenomen Vennootschappen zal zijn verdwenen." en in  de ontvlechtingsovereenkomst staat dat na het verstrijken van de termijn er geen enkele wijze gebruik zal maken van het begrip "Readers House" in handelsnamen, merknamen, domeinnamen en alle andere uitingsvormen.

Er zouden boetes zijn verbeurd op grond van de ontvlechtingsovereenkomst, omdat de statutaire naam nog niet is gewijzigd. Dit brengt evenwel niet met zich dat boetes zijn verbeurd. In de ontvlechtingsovereenkomst is niets bepaald over het wijzigen van de statutaire naam. Dat (ook) de statutaire naam van Pelican en Pelican Magazines moest worden gewijzigd, staat alleen in de koopovereenkomst en aan deze bepaling is geen boetebeding gekoppeld.

Voorts is overduidelijk de bedoeling van partijen ten aanzien van de bepaling in de ontvlechtingsovereenkomst geweest dat de Pelican-groep na 1 juli 2008 niet langer op commerciële wijze – in de “uitingsvorming” – gebruik zou maken van het begrip “Readers House”. De statutaire naam kan niet worden gezien als een (commerciële) uiting als bedoeld in de ontvlechtingsovereenkomst. Er zijn dan ook geen boetes verbeurd.

C. Ten aanzien van de verschuldigde boetes wegens het gebruik van de naam:

5.9.    Aan deze vordering legt Readershouse c.s. het volgende ten grondslag. Op 1 juli 2008 hadden Pelican en Pelican Magazines hun statutaire naam nog niet gewijzigd. Dit levert een schending op van artikel 7.2 van de ontvlechtingsovereenkomst en dit betekent dat boetes zijn verbeurd op grond van artikel 7.3 van die overeenkomst. Bij brief van 12 augustus 2008 heeft (de advocaat van) Readershouse c.s. aan (de advocaat van) Pelican bericht dat Pelican c.s. in strijd handelde met de verplichtingen in artikel 9.2 van de koopovereenkomst en artikel 7 van de ontvlechtingsovereenkomst en Pelican verzocht terstond aan deze verplichtingen te voldoen. De statutaire namen van Pelican en Pelican Magazines zijn uiteindelijk pas op 17 oktober 2008 gewijzigd. Op grond van artikel 13.1(j) van de koopovereenkomst is Pelican hoofdelijk aansprakelijk voor de verbeurde boetes.

5.9.1.    Pelican voert als volgt verweer. Pelican, Pelican Magazines en Carros hebben vóór 1 juli 2008 alle verwijzingen naar “Readers House” verwijderd. Sindsdien hebben zij alleen nog de naam “Pelican” gebruikt. Pelican was vergeten de statutaire namen te wijzigen en realiseerde zich ditpas na ontvangst van de brief van de advocaat van Readershouse c.s. van 12 augustus 2008. Dit brengt evenwel niet met zich dat boetes zijn verbeurd. In de ontvlechtingsovereenkomst is niets bepaald over het wijzigen van de statutaire naam. Dat (ook) de statutaire naam van Pelican en Pelican Magazines moest worden gewijzigd, staat alleen in artikel 9.2 van de koopovereenkomst en aan deze bepaling is geen boetebeding gekoppeld. De ontvlechtingsovereenkomst houdt alleen verplichtingen in voor Carros en Carros had geen“Readers House” in haar statutaire naam. In de koopovereenkomst staat ook een andere datum voor het wijzigen van de statutaire naam (1 augustus in plaats van 1 juli2008). Overweging I van de ontvlechtingsovereenkomst bepaalt dat de bepalingen uit de koopovereenkomst voorgaan.

5.9.2.    De rechtbank oordeelt als volgt. Pelican erkent dat zij in strijd met hetgeen in de koopovereenkomst is bepaald, de statutaire naam van Pelican en Pelican Magazines eerst in oktober 2008 heeft gewijzigd zodat daarin geen “Readers House” meer voorkwam. Op deze schending van haar verplichtingen staat evenwel geen boete. Tussen partijen is niet in geschil dat Pelican, Pelican Magazinesen Carros overigens het gebruik van het begrip“Readers House” tijdig – dat wil zeggen vóór 1 juli 2008 – hebben gestaakt en dat zij in haar (commerciële) uitingen sinds 1 juli 2008 het begrip “Readers House” niet meer hebben gebruikt. In artikel 7.2 van de ontvlechtingsovereenkomst (waarbij van de zijde van Pelican alleen Carrospartij is), is bepaald dat Carros ervoor zal zorgdragen dat Pelican en Pelican Magazines hun naam vóór 1 juli 2008 zodanig wijzigen dat deze op geen enkele wijzegebruik maken van het begrip“Readers House” en dat Carros na het verstrijken van die termijn in haar uitingen op geen enkele wijze nog gebruik zal maken van het begrip “Readers House”. Aan Readershouse c.s. kan worden toegegeven dat naar de letter genomen ook het wijzigen van de statutaire naam van Pelican en Pelican Magazines onder de “zorgplicht” zou kunnen vallen die Carros in deze overeenkomst op zich heeft genomen. Het niet tijdig wijzigen van de statutaire naam is evenwel niet in strijd met– de aard en strekking – van de ontvlechtingsovereenkomst. Allereerst is in de koopovereenkomst al de verplichting voor Pelican en Pelican Magazines op genomen om hun statutaire naam te wijzigen vóór 1 augustus 2008, zodat het niet de bedoeling van partijen kan zijn geweest dat Carros (of Pelican Magazines) – op straffe van een dwangsom – erop zou moeten toezien dat haar moedervennootschap en haar zustervennootschap reeds vóór 1 juli 2008 hun statutaire naam zouden wijzigen. Voorts is overduidelijk de bedoeling van partijen ten aanzien van de bepaling in de ontvlechtingsovereenkomst geweest dat de Pelican-groep na 1 juli 2008 niet langer op commerciële wijze – in de “uitingsvorming” – gebruik zou maken van het begrip “Readers House”. De statutaire naam kan niet worden gezien als een (commerciële) uiting als bedoeld in de ontvlechtingsovereenkomst. Er zijn dan ook geen boetes verbeurd.

RCC 8 oktober 2012, dossiernr. 2012-00832 (Klager tegen Jonge Socialisten in de PvdA)

Het betreft posters met tekstblokken die voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen door heel Nederland hingen. Voor de lay-out is de huisstijl van de VVD gebruikt en de posters bevatten het logo en de slogan “ZEKER NU” van de VVD. 

De Commissie beoordeelt de door klager overgelegde uitingen, welke de volgende tekstblokken bevatten:  “Geen gelul, leraren op de nul”  en “Villasubsidie voor de rijken, huurders moeten niet zeiken”. Onder deze tekstblokken staat, in kleinere letters: “word lid van de JS  www.js.nl “ met daarnaast het logo van de Jonge Socialisten in de PvdA. In het geval dat sprake is van een reclame-uiting, moet men ervan op aan kunnen dat de desbetreffende organisaties herkenbaar zijn op basis van hun identiteit, doordat zij in hun uitingen hun eigen kleuren en logo gebruiken. Klager voelt zich door de campagne opzettelijk verkeerd geïnformeerd. De klacht wordt afgewezen door de Commissie.

De Commissie acht het, met name gelet op de inhoud van de tekstblokken en binnen de context van de verkiezingsstrijd, voor de gemiddelde kiezer voldoende duidelijk dat sprake is van een parodie en dat de posters niet daadwerkelijk van de VVD afkomstig zijn. Naar het oordeel van de Commissie is bij lezing van de teksten aanstonds kenbaar dat de VVD haar programmapunten niet op dergelijke wijze zou verwoorden.

De Commissie acht het, met name gelet op de inhoud van de tekstblokken en binnen de context van de verkiezingsstrijd, voor de gemiddelde kiezer voldoende duidelijk dat sprake is van een parodie en dat de posters niet daadwerkelijk van de VVD afkomstig zijn. Naar het oordeel van de Commissie is bij lezing van de teksten aanstonds kenbaar dat de VVD haar programmapunten niet op dergelijke wijze zou verwoorden.