Rechtbank 's-Gravenhage 24 oktober 2012, zaaknr. 412217/ HA ZA 12-153 (Stichting BREIN tegen XS Networks B.V.)

Uitspraak ingezonden door Paul Tjiam en Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek.

Uit't persbericht van BREIN. De rechtbank oordeelt dat de hosting provider onrechtmatig handelde jegens BREIN door de evident onrechtmatige site Sumotorrent niet direct te verwijderen en niet prompt alle identificerende gegevens van de houders van de site aan BREIN te verstrekken. De hosting provider moet de illegale website verwijderd houden en is aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door het online houden van de site ondanks waarschuwingen en sommaties van BREIN. Ook moet de hosting provider naast NAW (naam-, adres- en woonplaatsgegevens) alsnog alle identificerende gegevens waarover zij beschikt aan BREIN verstrekken. Dit alles op verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000 per dag met een maximum van EUR 500.000.

XSnetworks was tot februari dit jaar de hosting provider van een aantal evident illegale websites waarvan Sumotorrent de grootste is. Een hosting provider geeft onderdak aan sites en verbindt die met het internet. Sumotorrent is een anoniem opererende website met 4.5 miljoen torrentlinks waarvan verreweg de meeste -en meest gebruikte- toegang geven tot bestanden met illegale kopieën van auteursrechtelijk beschermde bestanden zoals films, muziek, boeken en games.

Ondanks dat XSnetworks wist dat Sumotorrent een evident illegale site is, weigerde zij alle medewerking en liet na adequate maatregelen te treffen om de schade te beperken, zoals het afsluiten van de site en het afgeven van identificerende gegevens van haar klant. In plaats daarvan hield zij de site willens en wetens online en verdiende daar geld aan. Ook nadat XSnetworks door BREIN werd gedagvaard, gaf zij Sumotorrent ruimschoots de tijd haar bedrijf naadloos bij een hosting provider in de Oekraïne door te zetten. Daarna gaf zij BREIN identiteitsgegevens van haar voormalige klant die duidelijk vervalst waren en hield nadere identificerende gegevens achter.

XSnetworks is nu door de rechter aansprakelijk bevonden voor de schade die is ontstaan door haar onrechtmatige weigering mee te werken. Zij moet de schade die sindsdien door Sumotorrent is veroorzaakt aan BREIN vergoeden. De rechter oordeelde dat Sumotorrent een evident onrechtmatige site is. Daarom had de professionele hosting provider de site onverwijld ontoegankelijk moeten maken en prompt alle bij haar bekende identificerende gegevens moeten verstrekken.

4.15 (..) BREIN heeft een concreet en reeël belang bij verkrijging van de identificerende gegevens van de houders van Sumotorrent, omdat zij daarmee houders van deze website kan aanspreken op hun onrechtmatige gedrag en zo kan trachten verdere schade van inbreukmakend handelen, al dan niet via andere websites (...) te voorkomen.

Lees hier het afschrift, hier de schone pdf.

Op andere blogs:
BREIN (Uncooperative hosting provider liable for damages)
DeBrauw (Hosting provider found liable for damages caused by hosted website)
DomJur 2012-912 (Brein – XS Networks B.V.)
IE-Forum (Verschuiving van de aansprakelijkheid naar de onwillige host)
CNET (Antipiracy group wins damages against torrent site's host)

PriceWaterhouseCoopers, Thuiskopie onderzoek naar gederfde inkomsten door thuiskopieën, 23 oktober 2012.

Het onderzoek waarnaar in het persbericht van Stichting De Thuiskopie van afgelopen zaterdag naar werd verwezen: Stichting de Thuiskopie bestrijdt de uitkomsten uit het PWC onderzoek naar de schade van privé kopiëren, dat ICT Office, FIAR en STOBI (branche organisaties van betalingsplichtige importeurs en fabrikanten) hebben laten uitvoeren. ICT Office , Fiar en STOBI publiceerden hierover de afgelopen dagen bij nu.nl en in De Telegraaf. Uit het onderzoek zou blijken dat de schade voor rechthebbenden op een bedrag van 12 miljoen euro uitkomt. Stichting de Thuiskopie wijst er op dat het rapport is gebaseerd op onderzoeksdefinities die niet stroken met de Nederlandse wet, de Europese interpretatie van de schade en met recente rechtspraak. Lees het gehele persbericht.

Inhoudsopgave:
Management samenvatting 4
1. Achtergrond en leeswijzer:
2. Onderzoeksverantwoording
2.1. Uitgangspunten en doelstelling, p. 7.
2.2. Onderzoeksmethodiek p. 8
2.2.1. Stap 1: Dataverzameling p. 8
2.2.2. Stap 2: Modellering substitutie-effect p. 9
2.2.3. Stap 3: Modellering promotie-effect p. 10
3. Uitkomsten
3.1. Beschouwing enquêtedata, p. 13
3.2. Totale gederfde inkomsten, p. 14
3.2.1. Uitkomsten rekenmodel: substitutie-effect, p. 14
3.2.2. Uitkomsten econometrisch model: promotie-effect, p. 15

Uit de management samenvatting:

Een onafhankelijk onderzoek naar gederfde inkomsten als gevolg van substitutie
01 Per 1 januari 2013 wordt een nieuwe hoogte van de thuiskopievergoeding voorgesteld. STOBI, FIAR CE en ICTOffice zijn de brancheorganisaties van de betalingsplichtigen. Zij hebben ons verzocht om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de omvang van de gederfde inkomsten (economic loss of schade) van rechthebbenden als gevolg van substitutie van gelicentieerde exemplaren door thuiskopieën. Met andere woorden: hoeveel zouden consumenten hebben besteed aan muziek- en audiovisuele werken als ze geen thuiskopieën hadden gemaakt. Ons onderzoek richt zich uitsluitend op de particuliere consumptie van muziekwerken, zoals muziekalbums en individuele nummers, en audiovisuele werken, zoals films en afleveringen van tv-series.

02 De hoogte van de thuiskopievergoeding wordt in diverse ingebrachte stukken, de jurisprudentie en in andere rapporten in verband gebracht met de schade geleden die door de auteurs van beschermde werken als gevolg van de invoering van de uitzondering van het kopiëren voor privégebruik.1 Als uitgangspunt is daarom gekozen dat de hoogte van de heffing rechtstreeks verband moet houden met de daadwerkelijke schade ten gevolge van het invoeren van de thuiskopie-exceptie, en dat de daadwerkelijke schade die voor de rechthebbenden voortvloeit uit de introductie van de thuiskopie-exceptie slechts kan ontstaan als een legale thuiskopie als substituut dient voor de aankoop van een gelicentieerd exemplaar. In ons onderzoek hebben we daarom in overleg met onze opdrachtgevers gekozen voor een fundering vanuit de gederfde inkomsten als gevolg van substitutie van de vraag.2

Ons onderzoek duidt op een totale geschatte omvang van EUR 12,1 miljoen op jaarbasis
03 Zoals is weergegeven in figuur 1 [red. klik afbeelding bijgevoegd], brengt thuiskopiëren verschillende effecten teweeg op de verkoop van de muziek- en audiovisuele werken en daarmee op de inkomsten van rechthebbenden. Op basis van ons onderzoek schatten we de totale omvang van de impact voor rechthebbenden op EUR 12,1 miljoen per jaar. De impact is gebaseerd op data met betrekking tot download-, kopieer- en koopgedrag van muziek- en audiovisuele werken door consumenten.3 Dit betreft thuiskopieën uit zowel legale als illegale bron.

We maken onderscheid tussen een negatief substitutie-effect en een positief promotie-effect
04 De doelstelling van ons onderzoek is om een uitspraak te doen over de waarde van de netto substitutie door thuiskopiëren. Deze waarde bestaat uit de som van het substitutie- en promotie-effect. 4 Onze aanpak is gericht op het berekenen van het netto effect als gevolg van de substitutie van aankopen van muziek- en audiovisuele werken door thuiskopiëren.

05 Het negatieve effect wordt veroorzaakt door de substitutie van aankopen door thuiskopieën en bedraagt naar schatting EUR 12,8 miljoen op jaarbasis. De mogelijkheid om muzikale en audiovisuele werken gratis te verkrijgen, leidt tot lagere verkopen. Met andere woorden: de aankopen worden deels gesubstitueerd door thuiskopieën. Dit heeft tot gevolg dat rechthebbenden inkomsten mislopen. Dit wordt het substitutie-effect genoemd. Het substitutie-effect hebben we berekend door middel van een directe gewogen doorrekening van de enquêtedata van de representatieve groep respondenten.

06 Thuiskopiëren kan ook een positieve invloed hebben op de verkoop van muzikale en audiovisuele werken. Het beluisteren van muzikale en bekijken van audiovisuele werken die gratis zijn verkregen, kan immers leiden tot toekomstige aankopen die anders niet hadden plaatsgevonden. Dit wordt het promotie-effect genoemd. Het promotie-effect hebben we berekend aan de hand van econometrische analyses en bedraagt circa EUR 0,7 miljoen per jaar.

Het artikel is een ingekorte samenvatting, lees het gehele rapport hier.

Vzr. Rechtbank van koophandel te Brussel 29 juli 2011, A.R. 2011/264 (Red Bull GmbH tegen NV Konings)

Uitspraken zijn ingezonden door Paul Maeyaert en Jeroen Muyldermans, Altius.

Merkenrecht. Uitleg begrip tussenpersoon 2.22 lid 6 BVIE. Red Bull energiedrank wordt wereldwijd gecommercialiseerd onder de merken Red Bull en Bullit. Konings vult blikjes in opdracht van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Sun Mark met energiedrank die onder het teken BULLET te koop wordt aangeboden. Over het afvullen verwijst de rechtbank de vordering naar de rol in afwachting van C-119/10 (Frisdranken Industrie Winters tegen Red Bull, IEF 10674). De uitvoer moet als inbreukmakend merkgebruik worden beschouwd en het transitverweer gaat niet op. Tussen RED BULL en BULLET en de conceptuele reclame bestaat er geen direct, noch indirect verwarringsgevaar.

37. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat, gelet op de identiteit tussen de waren, de quasi-identeit tussen het Bullit Merk en de energiedrank genaamd "BULLET", alsmede het lage aandachtsniveau van de consument er een reëel verwarringsgevaar bestaat in het hoofde van het relevante publiek, in die zin dat het gevaar bestaat dat het publiek zou kunnen menen dat de energiedrank "BULLET" geproduceerd en/of gecommercialisseerd wordt door de onderneming die "BULLIT" produceert dan wel er economisch mee verbonden is.

Vzr. Rechtbank van koophandel te Brussel 26 september 2012, A.R. 2011/264 (Red Bull GmbH tegen NV Konings)

Verwerende partij voert geen verweer tegen de vordering dat zij in haar hoedanigheid als tussenpersoon moet worden beschouwd. De vordering is gestoeld op 2.20.1 BVIE en 2.22.6 BVIE. Afvuldiensten zoals Konings verleent aan Sun Mark zijn te beschouwen als technische voorzieningen die in wezen de merkenrechtelijk inbreuk mogelijk maken en derhalve treedt verwerende partij op als "tussenpersoon".

14. De afvuldiensten die verwerende partij verleent aan Sun mark Ltd. zijn, zoals het Hof van Justitie opmerkt, te beschouwen als technische voorziening die in wezen de merkenrechtelijke inbreuk (en het merkenrechtelijke gebruik zoals uitvoer, verkoop, etc.) in hoofde van de opdrachtgever mogelijk maken. Derhalve treedt verwerende partij op als een "tussenpersoon" om de merkinbreuken in hoofde van haar opdrachtgever te plegen.

15. (...) Een exacte definitie van het begrip tussenpersoon wordt niet opgenomen in de Richtlijn nr. 2004/48. De Tussenpersoon wordt omschreven als de persoon 'wiens diensten door een derde worden gebruik om op een recht van intellectuele eigendom inbreuk te maken', of als de persoon die 'op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, blijkt te verlenen'. Het betreft zowel verleners van de informatiemaatschappij als verleners van fysische diensten ongeacht de aard hiervan.

16. Deze ruime interpretatie brengt met zich mee dat een stakingsbevel kan worden uitgevaardigd tegen tussenpersonen zelfs indien zij zelf geen merkinbreuk plegen en/of zelfs geen teken in het economisch verkeer gebruiken, evenals bij het gemis van een moreel bestanddeel omtrent de vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende.

17. Het betreft een autonome rechtsvordering die kan worden ingesteld tegen de tussenpersoon ook wanneer deze schuldig noch aansprakelijk is voor de inbreuk.

18. Naar het oordeel van de rechtbank vervult verwerende partij als afvuller van de inbreukmakende waren een belangrijke rol bij de uitvoer van deze waren uit de Benelux door derden en het in het verkeer brengen ervan door derden in het Verenigd Koninkrijk. In die zin is het afvullen een voorwaarden voor de latere merkinbreuk.

O.H.J. Schmutzer, Noot bij Vzr. Rechtbank Torture musea (IEF 1832), IE-Forum IEF 11912.

Een bijdrage van Olav Schmutzer, Certa Legal advocaten.

Op 4 oktober jl. heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in de zaak Kinderdagverblijf Bambini B.V. / Aquaris B.V. Ik plaats graag een noot bij deze uitspraak (IEF 11832).
(...)
Twee kanttekeningen van mijn kant.

De eerste betreft het beschrijvende karakter van de handelsnamen. In het vonnis lijkt de merkenrechtspraak als uitgangspunt te worden genomen. Een fenomeen dat men, mijns inziens onterecht, vaker ziet indien geoordeeld moet worden over een beschrijvende handelsnaam. Niet de bescherming tegen verwarringsgevaar lijkt dan voorop te staan, maar het Freihaltebedürfnis op grond waarvan bepaalde aanduidingen in het algemeen belang voor iedereen vrij beschikbaar moeten blijven.
(...)
De tweede kanttekening ziet op de waardering van de handelsnamen die door Aquaris worden gebruikt. Aquaris heeft de naam MUSEUM OF MEDIEVAL TORTURE INSTRUMENTS als handelsnaam ingeschreven. Deze ingeschreven naam lijkt beslissend te zijn in het oordeel van de Voorzieningenrechter, getuige de laatste zinnen van r.o. 4.4. Op haar gevel staat echter de verkorte naam MEDIEVAL TORTURE. Aquaris voerde aan daar goede redenen voor te hebben, maar dat maakt het feit niet anders.

Artikel is ingekort, lees de gehele bijdrage hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 oktober 2012, LJN BY0934 zaaknr. 528207 / KG ZA 12-1436 SP/JWR (Schafthuizen tegen Uitgeverij Van Oorschot)

Uitspraak ingezonden door Remco Klöters, Bertil van Kaam, Van Kaam advocaten en Jaap Spoor.

In navolging van IEF 9793 en hoger beroep IEF 11486. Contractenrecht. Toestemmingsvereiste wanneer geestvermogen blijvend of tijdelijk is gestoord. Uitgever. Bescherming persoonsgegevens. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen.

Een beroep op 3:34 BW wordt afgewezen. De depressie van Schafthuizen wordt als nieuw feit gepresenteerd, maar was ten tijde van de vorige procedure reeds bekend. Het is niet aannemelijk dat de voorwaarden waaronder toestemming is verleend zijn geschonden nu de drukproef geruime tijd in het bezit is van Schafthuizen. Er is niet nogmaals toestemming nodig voor reeds openbaargemaakt materiaal waaruit wordt geciteerd. Dat er sprake is van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat de persoonlijke levenssfeer "onderbelicht" is gebleven in de eerdere procedure, wordt eveneens verworpen.

4.16 (...) Voor zover het al gaat om verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen, geldt, gezien de in artikel 1 van die wet gegeven definitie van het begrip "bestand" dat het boek hieraan uitsluitend kan voldoen door de toevoeging van een persoonsregister. Dat persoonsregister is, zoals ter terechtzitting is gebleken, eerst na de drukproef toegevoegd, zodat deze stelling van Schafthuizen is gebaseerd op een feit  dat zich na  de eerdere procedure heeft voorgedaan.

4.17 Artikel 8 WBP bepaalt dat verwerking van persoonsgegevens is toegestaan ingeval de betrokkenen daarvoor ondubbelzinnig zijn toestemming heeft veleend. Voor zover er vanuit moet worden gegaan dat de toestemming waartoe het gerechtshof (...) heeft geconcludeerd niet ondubbelzinnig is gegeven geldt het volgende. Nu alleen Schafthuizen eiser is in deze procedure kunnen uitsluitend de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens in de beoordeling worden betrokken. Schafthuizen heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een zodanig nadelig gevolg voor hem heeft dat dit, na weging van de wederzijdse belangen, tot een maatregel als door hem gevorderd zou moeten leiden.

Lees de grosse KG ZA 12-1436 SP/JWR, LJN BY0934.

Op andere blogs:
Nederlands Juridisch Dagblad (Rechter wijst vordering Joop Schafthuizen derde deel boek Gerard Reve (biografie) af)

Rechtbank 's-Hertogenbosch 17 oktober 2012, LJN BY0929 (Tops Equestrian Events tegen S.A.M. Italia hodn Cavalleria Toscana)

Contractenrecht. Incidentele bevoegheidsvordering. IPR. Tops vordert betaling van facturen voor de promotie van het kledingmerk Cavalleria Toscana bij gelegenheid van springwedstrijden voor paarden in de steden Monte Carlo (Monaco), Cannes en Chantilly (Frankrijk) en Valkenswaard. Een partij gelet op artikel 5 EEX-Vo ook worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar de diensten volgens de overeenkomst werden verstrekt of verstrekt hadden moeten worden. Tops stelt dat zij alle werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst, verricht te Valkenswaard.

Het gerecht binnen het rechtsgebied waarvan de plaats ligt waar de diensten hoofdzakelijk worden verricht, zoals die blijkt uit de bepalingen van de overeenkomst of, bij gebreke van dergelijke bepalingen, uit de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst, is bevoegd [verwijzing naar zaak C-19/09 Wood Floor Solutions]. In dit geval is deze rechtbank bevoegd.

2.2.  In de hoofdzaak vordert Tops betaling van een aantal aan S.A.M. Italia gezonden facturen terzake van diensten die Tops stelt te hebben verricht ten behoeve van S.A.M. Italia. Tops stelt de diensten te hebben verleend te Valkenswaard. Het ging om activiteiten ter promotie van het merk Cavalleria Toscana bij gelegenheid van springwedstrijden voor paarden in de steden Monte Carlo (Monaco), Cannes en Chantilly (Frankrijk) en Valkenswaard.

2.3.  Volgens S.A.M. Italia had Tops zich tot de Italiaanse of tot de Franse rechter moeten wenden. Op grond van de hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo is de Italiaanse rechter bevoegd. Bij toepassing van artikel 5 lid 1 onder b EEX-Vo dient te worden vastgesteld dat de uitvoering van de overeenkomst plaatsvond te Monaco, Cannes en Chantilly, zodat met betrekking tot die drie vorderingen de Nederlandse rechter niet bevoegd is. S.A.M. Italia bestrijdt de vordering inzake Valkenswaard, gelet op de door haar aan Tops meegedeelde annulering. Nu bij toepassing van artikel 5 lid 1 sub b EEX-Vo concentratie van geschillen dient plaats te vinden, betekent dit dat de Nederlandse rechter ook voor deze kwestie geen rechtsmacht heeft, aldus S.A.M. Italia.

2.4.  De rechtbank overweegt het volgende. Nu partijen zijn gevestigd in verschillende lidstaten van de EU en het in deze zaak gaat om een handelszaak als bedoeld in artikel EEX-Vo, dient de bevoegdheidsvraag te worden beantwoord aan de hand van de EEX-Vo. Hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo is, dat een partij wordt opgeroepen voor de gerechten van de lidstaat waar hij woonplaats heeft. Indien sprake is van een overeenkomst tot het verstrekken van diensten, zoals in de onderhavige zaak, kan een partij gelet op artikel 5 EEX-Vo ook worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar de diensten volgens de overeenkomst werden verstrekt of verstrekt hadden moeten worden. Tops stelt dat zij alle werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst, verricht te Valkenswaard. Dit valt uit de door S.A.M. Italia in het geding gebrachte (summiere) overeenkomst echter niet af te leiden. Daarin is sprake van diensten in Monaco en in Valkenswaard. Kennelijk zijn ook in Frankrijk (Cannes en Chantilly) diensten verricht. Derhalve is sprake van het verrichten van diensten in drie verschillende landen, waaronder twee lidstaten van de EU (Monaco is geen lidstaat). Gelet op de uitspraak van het Hof van Justitie van de EG/EU van 11 maart 2010 (NJ 2010, 522, Wood Floor Solutions tegen Silva Trade) is in een dergelijk geval bevoegd het gerecht binnen het rechtsgebied waarvan de plaats ligt waar de diensten hoofdzakelijk worden verricht, zoals die blijkt uit de bepalingen van de overeenkomst of, bij gebreke van dergelijke bepalingen, uit de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst. Indien de plaats op die grondslag niet kan worden bepaald, is het gerecht van de woonplaats van de dienstverlener bevoegd.

Nu in de onderhavige zaak noch uit de bepalingen van de overeenkomst noch uit de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst blijkt waar de diensten hoofdzakelijk werden verricht of dienden te worden verricht, is deze rechtbank bevoegd als zijnde het gerecht van Valkenswaard, de plaats van vestiging van Tops. Dit betekent dat de incidentele vordering behoort te worden afgewezen.

2.5.  De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 11 juli 2012, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH tegen Pfahnl Backmittel GmbH) - dossier

Merkenrecht. Verworden tot soortnaam. Handelaars die bewust zijn van aanduiding van herkomst en niet als merk aan eindverbruikers laten blijken.

Verzoekster is houdster van het Oostenrijkse woordmerk ‘Kornspitz’ dat geldt voor de (ruime) categorie meel- en graanpreparaten. Zij heeft een eigen bakmengsel samengesteld dat zij verkoopt aan bakkers die het mengsel tot broodjes verwerken. Dit geschiedt, met toestemming van verzoekster, onder de naam ‘Kornspitz’. Het broodje wordt in veel plaatsen in Oostenrijk verkocht. Het gaat in deze zaak om het onderscheidend vermogen van het broodje. Verweerster in de huidige stand van de procedure is Pfahnl Backmittel, die in eerste instantie de zaak heeft aangespannen om het merk nietig te laten verklaren op grond van de Oostenrijk merkenwet omdat het woord ‘Kornspitz’ eigenlijk gebruikt wordt voor een bepaald soort broodje (ingrediënt en vorm) en geen onderscheidend vermogen (‘herkomstaanduiding’) heeft. Zij wordt in het gelijk gesteld en het merk wordt voor de hele categorie waren nietig verklaard.  Verzoekster gaat in beroep tegen dat besluit.

De verwijzende Oostenrijkse rechter stelt het HvJ EU de volgende drie vragen:

1. Is een merk „de [...] gebruikelijke benaming [...] van een waar of dienst” geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG (merkenrichtlijn) wanneer
a. de handelaars zich ervan bewust zijn dat dit een aanduiding van herkomst betreft, maar dit niet laten blijken tegenover de eindverbruikers, en
b. de eindverbruikers het merk (ook) daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

2. Is reeds sprake van „nalaten” in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaars hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?

3. Moet een merk dat door het toedoen of nalaten van de houder ervan voor eindverbruikers, maar niet in het handelsverkeer een gebruikelijke benaming is geworden, enkel vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?

Rechtbank ´s-Gravenhage 12 oktober 2012, reg.nr. AWB 10/4769 (Georgetown University tegen NL Octrooicentrum)

Octrooirecht. ABC. Eén van kracht zijnd basisoctrooi dat meerdere producten beschermt, en dat aan de houder van het basisoctrooi een certificaat wordt afgegeven voor ieder van de beschermde producten. Na de heropening IEF 11581, waar de rechtbank van oordeel was dat het onderzoek niet volledig is geweest en heropend dient te worden, nu een verwijzingsuitspraak waarin de rechtbank de volgende vijf vragen stelt.

Vraag 1 Verzet Verordening 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, meer in het bijzonder artikel 3, aanhef en onder c daarvan, zich ertegen dat, in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt, aan de houder van het basisoctrooi een certificaat wordt afgegeven voor ieder van de beschermde producten?

Vraag 2 Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, hoe dient artikel 3, aanhef en onder c, van de Verordening te worden uitgelegd in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt en op de aanvraagdatum van een certificaat voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A), weliswaar nog geen certificaten waren verkregen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi, doch op die aanvragen voor de producten (B, C) certificaten zijn afgegeven voordat op de aanvrage voor een certificaat voor het eerstgenoemde product (A) is beslist?

Vraag 3 Is het voor de beantwoording van de vorige vraag van belang of de aanvrage voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A) op dezelfde datum is ingediend als de aanvragen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi?

Vraag 4 Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan een certificaat worden afgegeven voor een door een van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product, indien reeds eerder voor een ander door hetzelfde basisoctrooi beschermd product een certificaat is afgegeven, maar van dit laatste certificaat door de aanvrager afstand wordt gedaan met het oogmerk een nieuw certificaat te kunnen verkrijgen op basis van hetzelfde basisoctrooi?

Vraag 5 Indien het voor beantwoording van de vorige vraag relevant is of de afstand terugwerkende kracht heeft, wordt de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening of door het nationale recht? Indien de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft wordt beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening, dient die bepaling zo te worden uitgelegd dat afstand terugwerkende kracht heeft?

Op andere blogs:
SPC Blog (Georgetown University: Hague Court refers five more questions to CJEU)

USPTO 18 september 2012 Dossier Nr. 85019762 (Apple music icon)

Mp3-logo gelijkenis Apple-inschrijving met MySpace merkregistratie. Gebrek onderscheidend vermogen geconstateerd. Er is verwarring te duchten bij het publiek. Bevestiging van de beslissing afwijzing van de inschrijving van het logo. Verzoeker claimt inschrijving van een muzieknoot als het logo voor de mogelijkheid tot downloaden mp3-bestand, zoals links weergegeven.

Er wordt nader onderzoek ingesteld naar de onderscheidende kracht van het logo. Tussen beide afbeeldingen is gebrek aan onderscheidend vermogen geconstateerd doordat dezelfde muzikale noot wordt gebruikt als logo voor dezelfde soort diensten. Daardoor is er verwarring te duchten bij het publiek. De USPTO bevestigd de afwijzing van het logo registratie.

Onder A: In comparing the marks within the above-noted legal parameters, the marks at issue aresimilar because they comprise a double musical note in an orange rectangle. The designs are notidentical because applicant’s rectangle has rounded corners, the shades of orange are different,and applicant’s double musical note is ascending while note in the registered mark is descending.Nevertheless, we find that the basic similarities in the marks outweigh any specific differencesthat might be apparent upon a side-by-side comparison. The differences in the details of therespective depictions of the double musical notes and their background designs do not suffice todistinguish the marks in terms of their overall commercial impressions. Regardless of the differences which might be apparent in a side-by-side comparison, both marks depict a doublemusical note in an orange rectangle. Thus, when the marks are viewed at different times, therecollection of the first viewed mark will be a general impression that is devoid of the details thatapplicant argues sets its mark apart from the registered mark. What will be remembered is amusical note in an orange rectangle. The fact that the marks are not identical is less significantto our analysis than the basic similarities arising from the fact that both marks include thedepiction of a double musical note in an orange rectangle

B.The similarity or dissimilarity and nature of the products and services described in the application and registration. In view of the foregoing, we find that applicant’s software for processing audio content is related to registrant’s services of providing access to nondownloadable software for processing audio and video content.

F. Balancing the factors.In view of the facts that the marks are similar, the goods and services are related and areencountered by the same classes of consumers, we find that applicant’s double musical note anddesign for “computer software for use in reviewing, storing, organizing, and playing pre-recorded audio content, sold as a feature of handheld mobile digital electronic devices comprisedof digital audio and video players, handheld computers, personal digital assistants, and electronicpersonal organizers” is likely to cause confusion with the registered mark comprising a doublemusical note and design for “providing temporary use of nondownloadable software for adding
music and video profiles on the internet, for listening to MP3’s and for sharing MP3’s and musicplaylists with others.”

Decision: The refusal to register is affirmed

J.P. Poort & J. Leenheer, Filesharing 2©12: Downloaden in Nederland, IViR.nl, 16 oktober 2012.

Introductie IViR-site: Onderzoek op initiatief en onder verantwoordelijkheid van het IViR en CentERdata uitgevoerd, met financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ziggo, KPN, XS4ALL, DELTA, CAIW en de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

Dit rapport doet verslag van een consumentenonderzoek naar het downloaden en streamen van muziek, films, tv-series en tv-programma’s, games en boeken. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen vier kanalen: het kopen van materiaal op fysieke dragers in een winkel of webwinkel, betaald downloaden of streamen uit legale bron, onbetaald downloaden of streamen uit legale bron en het downloaden of streamen uit illegale bron (filesharing).

Downloaden uit illegale bron blijkt op de derde plaats te komen, na fysieke dragers en gratis legaal aanbod. Verder blijkt dat het downloaden uit illegale bron op zijn retour is: 27,2% van de bevolking downloadde het afgelopen jaar uit illegale bron, in 2008 was dat nog 35%. Dit komt door een sterke afname bij muziek, terwijl er nog een toename was bij films en series. Het downloaden van games is gelijk gebleven, het downloaden van boeken uit illegale bron is in opkomst en wordt inmiddels door evenveel mensen gedaan als het downloaden van games. Downloaden en kopen gaan nog altijd hand in hand: mensen die wel eens downloaden uit illegale bron kopen vaker ook content via de legale kanalen, gaan vaker naar concerten en de bioscoop en kopen vaker merchandise. Ook blijkt uit het onderzoek dat het blokkeren van de toegang tot The Pirate Bay nauwelijks effect heeft gehad: driekwart van de respondenten downloadde al niet (meer) uit illegale bron en van degenen voor wie de blokkade bedoeld is, rapporteert driekwart geen verandering.

Zie ook: Downloaden neemt niet af ondanks bestrijding, www.nu.nl, 17 oktober 2012.