Handelsnaamrecht  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 2 juli 2012, KG ZA 12-383 (Koninklijke Talens B.V. tegen Jurgen V. hodn Talensshop.nl en Lijstenmakerij Veldhoven)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wederverkoop, bona fide merkgebruik in domeinnaam. WIPO arbitrage toetsing gebruikt in de rechtspraak.

Feiten Talens is een in Nederland en daarbuiten bekende producent en aanbieder van verf- en tekenmaterialen. Talens-producten (onder de submerken Talens, Rembrandt, Van Gogh, Cobra, Amsterdam, Decorfin en ArtCreation) bestaan uit allerlei verschillende verf- en tekenmaterialen.

V. is lijstenmaker en biedt ophangsystemen aan, per 27 november 2011 is V. een fysieke en online winkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen via de domeinnaam talensshop.nl (en ook Facebook en Twitter-account). Voorheen, vanaf in ieder geval 27 november 2011 tot en met eind februari 2012 gebruikte gedaagde ook op iedere pagina van zijn website Talensshop.nl het TALENS-logo. Op deze homepage is aan de onderzijde de disclaimer “Deze website is geen onderdeel van Royal Talens” opgenomen. Na sommatie daartoe wordt sinds maart 2012 op Talensshop.nl enkel het vrijwel complete assortiment van Talens-producten aangeboden, derhalve geen producten van andere leveranciers dan Talens.

Vordering Talens legt aan haar vorderingen ten grondslag dat een wederverkoper van bepaalde merkproducten het merk niet als kenmerkend en dominerend bestanddeel van zijn handelsnaam of als zijn dienstmerk mag gebruiken. Door dit wel te doen maakt de wederverkoper ander en verdergaand gebruik dan refererend gebruik van het merk.

Aan de hand van de toetsen uit de WIPO arbitrage inzake louislatour.nl wordt bona fide refererend merkgebruik door Jurgen V. vastgesteld. De vorderingen inzake merken- en handelsnaamrecht worden de vorderingen afgewezen.

In citaten:

Refererend merkgebruik
4.5. Dat V. in zijn handelsnaam en domeinnaam Talensshop.nl de merknaam Talens gebruikt maakt dat volgens V. niet anders. Uit de domeinnaam talensshop.nl blijkt dat de consument te maken heeft met een online winkel in Talens producten. Er is sprake van refererend merkgebruik dat geoorloofd is omdat V. rechtmatig echte producten van Talens aanbiedt.

WIPO louislatour.nl-toetsen
4.8. In louislatour.nl worden vereisten geformuleerd voor bona fide refererend merkgebruik.
Dat zijn in elk geval de volgende toetsen:
a. the respondent must actually be offering the goods or services at issue. See, e.g., World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Ringside Collectibles, WIPO Case No. D2000-1306 (respondent failed to show demonstrable preparations to use the domain name in connection with a bona fide offering);
b. the respondent must use the site to sell only the trademarked goods; otherwise, it could be using the trademark to bait Internet users and then switch them to other goods. Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Case No. D2000-1774 (use of Nikon-related domain names to sell Nikon and
competitive cameras not a legitimate use); Kanao v. J.W. Roberts Co., WIPO Case No. 0109 (CPR July 25, 2001) (bait and switch is not legitimate);
c. the site must accurately disclose the registrant's relationship with the trademark owner; it may not, for example, falsely suggest that it is the trademark owner, or that the website is the official site, if, in fact, it is only one of many sales agents. See, e.g., Houghton Mifflin Co. v. The Weatherman, Inc., WIPO Case No. D2001-0211 (no bona fide offering where website’s use of Complainant’s logo, and lack of any disclaimer, suggested that website was the official Curious George website); R.T. Quaife Engineering, Ltd. and Autotech Sport Tuning Corporation d/b/a Quaife America v. Bill Luton, WIPO Case No. D2000-1201 (no bona fide offering because domain name <quaifeusa.com> improperly suggested that the reflected site was the official U.S. website for Quaife, an English company; moreover, respondent’s deceptive communications with inquiring consumers supported a finding of no legitimate interest); Easy Heat, Inc. v. Shelter Products., WIPO Case No. D2001-0344 (no bona fide use when respondent suggested that it was the manufacturer of complainant’s products);
d. the respondent must not try to corner the market in all domain names, thus depriving the trademark owner of reflecting its own mark in a domain name. Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Case No. D2000-1525 (“a single distributor is extremely unlikely to have a legitimate interest in precluding others from using numerous variants on a mark”).

4.9. (toets a) Dat V. een erkend wederverkoper is van Talensproducten wordt door Talens niet betwist. Op haar website talens.com verwijst Talens onder de knop winkelzoeker naar V. met de handelsnaam Lijstenmakerij Veldhoven. Talens betwist ook niet dat V. bij haar producten bestelt, die vervolgens door haar geleverd worden. Talens erkent dat V. inmiddels een van haar grotere afnemers is geworden. Voorshands oordeelt de voorzieningenrechter dat aan de toets sub a is voldaan.

4.10. (toets b) V. erkent dat hij via de online winkel talensshop.nl gedurende enige tijd ook spielatten heeft aangeboden als niet-Talensproduct ter aanvulling op het Talens assortiment. Na sommatie heeft hij dat aanbod gestaakt.

4.11. Naar voorlopig oordeel is het destijds aanbieden van spielatten niet aan te merken als aanbieden van concurrerende producten waar de toets sub b op doelt. Dit criterium heeft het oog op het gebruik van een merk, om producten van dat merk af te zetten, maar ook om als lokaas te dienen om consumenten waren aan te bieden die direct concurreren met die van de merkhouder. Nu Talens niet heeft gesteld dat haar assortiment ook spielatten omvat, kan het aanbieden daarvan niet als het aanbieden van een concurrerend product worden aangemerkt. Daarnaast is het niet mogelijk om vanaf de website talensshop.nl eenvoudig door te linken naar een subpage of andere site waar producten worden aangeboden die concurreren met het Talens assortiment. Naar voorlopig oordeel is dan ook aan de toets sub b voldaan.

4.12. (toets c) Talens heeft gesteld dat derden denken dat zij door te kopen bij Talensshop. nl rechtstreeks kopen bij Talens zelf. Talens wijst erop dat de combinatie van merk en aanduidingen als shop en store slechts worden gebruikt voor de officiële webshops van de merkhouder. Naar de kern betoogt Talens dat door het gebruik van het merk TALENS als onderdeel van de domeinnaam de herkomstfunctie van het merk wordt aangetast. Daarvan kan sprake zijn van wanneer het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt om te weten of de waren of diensten die worden aangeboden, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde6.

4.14 (...) Daarnaast wordt de gebruiker op verschillende plaatsen duidelijk gemaakt dat Talens niet de exploitant van de website is. Dit gebeurt via de disclaimer onderaan de homepage (2.14)7, de adresvermelding op onder meer de homepage (2.11), de vermeldingen onder de knop ‘over ons’ (2.10) en niet in het minst door de in het oog springende vermelding op de homepage dat talensshop.nl een dealer is van producten onder de Talensmerken (2.11). De voorzieningenrechter merkt op dat voorheen op die plaats op de homepage werd vermeld dat talensshop.nl de nr. 1 Talens dealer van Nederland is. De voorzieningenrechter zal in het midden laten of die vermelding misleidend is, maar is voorshands wel van oordeel dat ook hierdoor de gebruiker van de website duidelijk wordt gemaakt dat de exploitant een dealer is van Talensproducten en niet Talens zelf. Dit alles voert tot het voorlopig oordeel dat V. ook voldoet aan de toets sub c.

4.18. (toets d) Het criterium sub d beoogt te waarborgen dat ook voor de merkhouder zelf een plaats overblijft op het internet voor een dienst als een onlinewinkel onder een domeinnaam bestaande uit haar merk of een samenstelling die het merk omvat.

4.19. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de merkhouder Talens beschikt over de relevante domeinnamen talens.nl en talens.com die bestaan uit haar woordmerk TALENS met toevoeging van een extensie. Onder die domeinnamen kan zij zonder meer een eigen onlinewinkel beginnen. Zij kan dat ook doen als zelfstandige site of subsite, bijvoorbeeld onder de (sub)domeinnaam talensstore.xxx. Tegen die achtergrond heeft Talens onvoldoende aannemelijk gemaakt dat V. haar onvoldoende ruimte op het internet laat om een online winkel in haar eigen producten te beginnen.

Gebruik als handelsnaam
4.26. Naar voorlopig oordeel is van verwarring in de zin van artikel 5 Hnw geen sprake. De door V. genoemde argumenten snijden hout, daarnaast is in aanmerking te nemen hetgeen hierboven ten aanzien van de toets sub c besproken. Het gaat er immers om of de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende (internet)gebruiker zal begrijpen dat hij contact heeft met een winkel voor consumenten en niet de fabrikant

4.27. Naar voorlopig oordeel doet zich ook geen inbreuk ex artikel 5a Hnw voor omdat de in die bepaling bedoelde herkomstverwarring door Talens onvoldoende aannemelijk is gemaakt. Op de website worden immers enkel originele Talens producten aangeboden. Het publiek zal dan ook terecht denken dat de aangeboden producten van Talens afkomstig zijn. Naar de kern is hier opnieuw sprake van toelaatbaar refererend gebruik van een merk, in dit geval met het merk als onderdeel van een handelsnaam.

Gebruik als merk, inbreuk sub b of sub c. 4.29. Het voorlopig oordeel dat er sprake is van rechtmatig refererend gebruik van het merk Talens door V. , brengt mee dat er voorshands geen sprake van is dat V. het merk gebruikt ter aanprijzing van eigen waren of diensten. Van inbreuk sub b of sub c ex artikel 9 lid 1 GMVo respectievelijk 2.20 lid 1 BVIE is dan geen sprake.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Merkgebruik bij wederverkoop via webshops)

HR 29 juni 2012, LJN BW1259 (Eiser tegen Auto-Campingsport Deurne B.V.)

Als randvermelding. Over handelsnaamrecht. De vraag is of de tenuitvoerlegging van verbeurde dwangsommen op grond van art. 438 lid 2 Rv een wettelijk beletsel vormt voor tenuitvoerlegging van de dwangsom op grond van art. 611g lid 2 Rv. De Hoge Raad verwerpt het beroep en veroordeelt eiser in het vergoeden van de proceskosten.

3.3.1 Het middel betoogt dat het hof heeft miskend dat een vonnis waarbij de voorzieningenrechter op de voet van art. 438 lid 2 de tenuitvoerlegging van de dwangsom schorst niet een wettelijk beletsel in de zin van art. 611g lid 2 oplevert. Art. 438 lid 2 bepaalt immers slechts dat de voorzieningenrechter desgevorderd de executie kan schorsen. Anders dan de wettelijke beletselen zoals die zijn vermeld in de Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de Beneluxovereenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom, en in lijn met het gesloten stelsel van verlengingsgronden zoals dat geldt voor art. 3:321 BW, vloeit de schorsing van de mogelijkheid tot executie van de dwangsommen niet rechtstreeks voort uit art. 438 Rv., maar uit het vonnis van de voorzieningenrechter, aldus het middel.

3.3.2 Het middel is tevergeefs voorgesteld. Nu in art. 438 Rv. aan de voorzieningenrechter de bevoegdheid is gegeven "desgevorderd de executie [te] schorsen voor een bepaalde tijd of totdat op het geschil zal zijn beslist", vormt een uit hoofde van die bevoegdheid uitgesproken schorsing van de tenuitvoerlegging van dwangsommen een wettelijk beletsel in de zin van art. 611g lid 2.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 juni 2012, LJN BW9905 (Maximus Security B.V. tegen Maximum Security B.V.)

Zie ook IEF 9075.

Handelsnaamrecht. Niet nakomen van co-existentieovereenkomst.

Maximum en Maximus exploiteren beiden een beveiligingsbedrijf. Er is een geschil ontstaan over de door hen gevoerde handelsnaam, waarbij zij in 2009 een co-existentieovereenkomst hebben gesloten. Daarin wordt afgesproken dat Maximum door Maximus zal worden ingehuurd (daar waar nodig) waarbij het gaat om werk waarbij Maximus opdrachtnemer is. Omdat Maximus deze afspraak niet nakomt, onbindt Maximum in 2010 de overeenkomst.

Het hof stelt vast dat in de overeenkomst niet letterlijk staat dat  Maximum een exclusieve positie inneemt met betrekking tot het inhuren van personeel. Er is geen afdwingbare verplichting in de overeenkomst opgenomen. De toezegging van Maximus kan niet als volledig vrijblijvend worden aangemerkt.

Het hof vernietigt het tussenvonnis en verwijst de zaak naar de rechtbank 's-Hertogenbosch teneinde deze verder te behandelen. In principale en incidenteel appel veroordeelt het hof Maximum tot het vergoeden van de proceskosten.

4.5.3.Het hof stelt voorop dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat de uitleg van de tussen partijen gesloten overeenkomst moet plaatsvinden aan de hand van de Haviltex-maatstaf. Het gaat in dit geval om een commerciële overeenkomst tussen twee gelijkwaardige professionele partijen, waarbij zij beiden zijn bijgestaan door advocaten. Dat brengt mee dat in beginsel veel betekenis toekomt aan de taalkundige uitleg van de overeenkomst. Er bestaat slechts aanleiding daarvan af te wijken indien in de omstandigheden van het geval een andere betekenis aan de bewoordingen van het contract moet worden gegeven (vergelijk HR 29-06-2007, LJN BA4909).

4.5.11.De slotsom is dat het hof de overeenkomst van 6 april 2009 zo uitlegt, dat partijen niet zijn overeengekomen dat Maximus Maximum steeds als eerste diende in te huren en dat wel tussen hen is afgesproken dat Maximus de bedoeling had Maximum zodanig vaak in te huren dat Maximum daaruit een substantiële omzet zou behalen. Omtrent de grootte van die omzet zijn tussen hen geen afspraken gemaakt. De toezegging van Maximus kan echter niet als volledig vrijblijvend worden aangemerkt.

ABRvS 13 juni 2012, LJN BW8203 (Burger Partij Amersfoort tegen Kiesraad)

Als randvermelding. Merkenrecht in de Kieswet. Bij besluit van 15 mei 2012, bekend gemaakt op 21 mei 2012, heeft de Kiesraad voor de politieke groepering "Onafhankelijke Burger Partij" (hierna: OBP) op haar verzoek de aanduiding 'Onafhankelijke Burger Partij (OBP)' geregistreerd voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar aanleiding van het betoog van de Burger Partij Amersfoort stelt de Afdeling voorop dat de Kieswet een limitatieve opsomming bevat van gronden die kunnen en moeten leiden tot afwijzing van het verzoek om registratie van een aanduiding. Indien de in die bepaling genoemde weigeringsgronden niet van toepassing zijn, moet de Kiesraad de aanduiding registreren. De enkele omstandigheid dat de aanduiding een inbreuk zou vormen op het recht tot gebruik van een geregistreerd merk, behoort niet tot de gronden voor afwijzing van de aanduiding bij het centraal stembureau.

In citaten:

2.2. BPA betoogt dat met de registratie van 'Onafhankelijke Burger Partij (OBP)' verwarring is te duchten met de aanduiding 'Burger Partij Amersfoort' die voor haar is ingeschreven in het register voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad en dat de aanduiding misleidend is voor de kiezers. Dit temeer wanneer de aanduiding 'Onafhankelijke Burger Partij' doorwerkt in de registers voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, omdat alsdan in Amersfoort verwarring is te duchten met de reeds voor haar geregistreerde aanduiding. Voorts betoogt zij dat de term 'onafhankelijk' slechts gebruikt mag worden door partijen die alleen op gemeentelijk niveau opereren en een aanduiding hebben geregistreerd en dat de term 'burger partij' ook als merk is gedeponeerd bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom.

2.2.4. Zoals de Afdeling eerder in haar uitspraak van 4 oktober 2006, zaak nr. 200606676/1 heeft overwogen, behoort de enkele omstandigheid dat de aanduiding een inbreuk zou vormen op het recht tot gebruik van een geregistreerd merk niet tot de gronden voor afwijzing van de door een politieke groepering bij het centraal stembureau ter registratie aangeboden aanduiding.

2.2.5. Ten slotte heeft de Kiesraad zich met juistheid op het standpunt gesteld dat uit de Kieswet noch enige andere wettelijke bepaling voortvloeit dat het gebruik van de term 'onafhankelijk' is voorbehouden aan partijen die alleen op gemeentelijk niveau opereren en een aanduiding hebben geregistreerd, zodat ook daarin geen grond is gelegen voor afwijzing van het verzoek.

Rechtbank Arnhem 9 mei 2012, LJN BW7438 (Agriom B.V. tegen Agri Information Partner B.V.)

Als randvermelding. Contractenrecht. Arbeidsrecht. FENIT-voorwaarden. Juist voeren van handelsnaam. In maart 2006 sluiten AIP en Agriom B.V., die ook handelt onder de naam Agriom Beheer en die de moedermaatschappij van Agriom Trade is, met elkaar een softwaregebruiksrechtovereenkomst. Deze software van AIP wordt bestemd voor gebruik in het bloemen- en plantenveredelingsbedrijf. De FENIT-voorwaarden zijn van toepassing verklaard, met inbegrip van de vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsclausule.

Plantveredelaar, mevrouw X , zegt haar arbeidsovereenkomst bij Agriom B.V. op. Agriom B.V. verbiedt AIP de betrokkene in dienst te nemen op basis van die clausule. In de dagvaarding somt Agriom Trade de werkzaamheden van [betrokkene1] op, die verband houden met veredelingsprogramma’s en onder meer met de daarmee samenhangende patenten en kwekersrechten. In de feiten is steeds sprake van Agriom B.V. als partijnaam, de officiële naam van de beheersmaatschappij die ook Agriom Beheer gebruikt. Ook facturen gezonden aan Agriom B.V. werden steeds door Agriom trade betaald, daarmee hoeft het AIP nog niet duidelijk te zijn dat Agriom Trade haar contractspartner was. Met het gebruik van de naam Agriom B.V. is slordig omgesprongen, is ter comparitie erkend. Dat wil het rechtspersonenrecht nu juist voorkomen.

De rechtbank is van oordeel dat AIP er op mocht vertrouwen dat haar contractspartner en de werkgever van betrokkene dezelfde rechtspersoon was en dat dit Agriom B.V. was. Dit moet tot niet-ontvankelijkheid van Agriom Trade in haar vorderingen leiden. Waar partijen echter in dit proces en ook in hun onderhandelingen vooral verdeeld worden gehouden over de uitleg van art. 3.2 van de Fenitvoorwaarden zal de rechtbank ten overvloede op deze uitleg ingaan.

4.4.  Met het gebruik van de naam Agriom B.V. is slordig omgesprongen, is ter comparitie erkend. Dat wil het rechtspersonenrecht nu juist voorkomen. De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat AIP er op mocht vertrouwen dat haar contractspartner en de werkgever van [betrokkene1] dezelfde rechtspersoon was en dat dit Agriom B.V. was. Dit moet tot niet-ontvankelijkheid van Agriom Trade in haar vorderingen leiden.

4.6.  Daarbij merkt de rechtbank allereerst op dat ter comparitie onvoldoende is komen vast te staan dat AIP tegenover Agriom B.V. erkend heeft dat zij de Fenitvoorwaarden overtreden heeft. Niet valt uit te sluiten, zoals de rechtbank ter comparitie al aangegeven heeft, dat AIP in de onder 2.4 en 2.6 bedoelde gesprekken, waarin voor haar het herstellen en bestendigen van de relatie met Agriom B.V. voorop stond, de indruk heeft gewekt niet alleen het standpunt van Agriom B.V. te begrijpen, maar dit ook te delen. Bovendien staat het AIP vrij haar juridische stellingname te wijzigen.

4.7.  In de dagvaarding somt Agriom Trade de werkzaamheden van [betrokkene1] op, die verband houden met veredelingsprogramma’s en onder meer met de daarmee samenhangende patenten en kwekersrechten. Zij wijst hierbij op de vertrouwensband die met AIP ontstaan is doordat de onder 2.1 bedoelde overeenkomst AIP op de hoogte bracht van onder meer de klantenbestanden van haar wederpartij, terwijl de software rechtstreeks de verdelingsprocessen betrof waarbij [betrokkene1] intensief betrokken was. Dit alles leidt tot het vermoeden dat [betrokkene1] in de zin van art. 3.2 van de Fenitvoorwaarden betrokken was bij de uitvoering van de onder 2.1 bedoelde overeenkomst, terwijl de uitvoering hiervan vertrouwelijke gegevens ter kennis van AIP kon brengen waarover zeker ook [betrokkene1] kon beschikken.

4.8.  De uitleg die AIP aan art. 3.2 van de Fenitvoorwaarden geeft, houdt allereerst in dat de intentie van het artikel is dat zij, AIP, wordt beschermd tegen het aftroggelen van haar werknemers door haar klanten. Hierin gaat AIP volledig voorbij aan de overduidelijk wederkerige strekking van de bepaling. Deze beschermt beide partijen bij de overeenkomst over en weer tegen het aftroggelen van werknemers, zoals volgt uit de woorden ‘Elk der partijen zal (…) slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij (…)’. Enige beperking tot AIP, die in deze Fenitvoorwaarden als ‘de Leverancier’ wordt aangeduid, kan hier niet in gelezen worden. Nu AIP nalaat aan te geven waarom dat anders zou zijn, verwerpt de rechtbank haar hier bedoelde betoog.

Ktr. Rechtbank Rotterdam 17 april 2012, LJN BW7126 (Mainfreight)

Verzoek ex artikel 6 Handelsnaamwet. Het verzoek wordt afgewezen nu niet is voldaan aan de stelplicht.

Verzoekschrift ex artikel 6 handelsnaamwet waarin wordt verzocht verweerster te veroordelen in haar handelsnaam een zodanige door de Edelachtbare te bepalen wijziging aan te brengen dat de gestelde onrechtmatigheid, het in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet voeren van de handelsnaam Mainfreight B.V., wordt opgeheven.

Verzoekster is niet op 1 augustus 1997, maar op 22 juli 2008 opgericht. Daar Mainfreight Limited de handelsnaam Mainfreight sinds 1976 in het buitenland voert en sinds 2000 actief binnen Nederland is, althans sindsdien voldoende bekendheid binnen Nederland en in het bijzonder binnen de haven van Rotterdam en de luchthavens van Rotterdam en Amsterdam geniet, beschikt verweerster over de oudste handelsnaam als bedoeld in artikel 5 Hnw.

Volgens vaste rechtspraak kan de enkele inschrijving in het Handelsregister niet als onderbouwing van het feitelijk gebruik van de handelsnaam dienen. Er wordt door verzoekster niet voldaan aan de stelplicht. Het verzoek wordt afgewezen en verzoekster wordt veroordeeld in de proceskosten (ad €17.000).

De feiten:
3.2.1 Verzoekster is opgericht in 1997. Op 22 juli 2008 is de statutaire naam van verzoekster gewijzigd in Shipping Consortium Rotterdam B.V. (nader te noemen: Shipping Consortium) en is opnieuw een rechtspersoon met de statutaire naam Main Freight Carriers B.V., zijnde verzoekster, opgericht. Van laatstgenoemde onderneming is Shipping Consortium de enig aandeelhouder en bestuurder. Ook is in 2008 de handelsnaam Main Freigth Carriers van Shipping Consortium op verzoekster overgegaan. Gelet op het voorgaande wordt de handelsnaam Main Freight Carriers sinds 1997 binnen het concern waar verzoekster deel van uitmaakt, gevoerd.

3.2.2 Tot 21 september 2011 was de statutaire naam van verweerster Wim Bosman Air & Ocean B.V. De enig aandeelhouder van verweerster is de Wim Bosman Holding B.V. Op

21 september 2011 zijn de aandelen van de Wim Bosman Holding B.V. gekocht door Mainfreight Limited, een Nieuw Zeelandse rechtspersoon. Vanaf dat moment is Wim Bosman Air & Ocean B.V de naam Mainfreight gaan voeren.

4.1.2 Indien de kantonrechter van oordeel is dat in deze procedure onvoldoende vast is komen te staan welke partij haar handelsnaam als eerste rechtmatig voerde, bestaat er geen grond voor toewijzing van de vordering van verzoekster.

Dictum:
5.4 De hiervoor onder 5.3 bedoelde onderbouwing ontbreekt. Verzoekster heeft weliswaar uittreksels uit het Handelsregister (zie 2.1 en 2.2) in het geding gebracht, maar volgens vaste rechtspraak (HR 6 september 1996, NJ 1962, 360) kan de enkele inschrijving in het Handelsregister niet als onderbouwing van het feitelijk gebruik van de handelsnaam dienen. Dat op het onder 2.1 genoemde uittreksel het emailadres info@mainfreigth.nl en het internetadres www.mainfreight.nl vermeld staat, wat op zichzelf een aanwijzing voor het gebruik van de handelsnaam kan zijn, doet hier niets aan af. Gesteld noch gebleken is immers sinds wanneer gebruik is gemaakt van deze domeinnaam. Ook met de als productie 7 bij akte houdende overlegging producties van verzoekster overgelegde brief van de Kamer van Koophandel d.d. 4 augustus 1997 ter zake het handelsnaamonderzoek onderbouwt verzoekster het gestelde gebruik van de handelsnaam niet. Dat er onderzoek is gedaan naar de handelsnaam, betekent immers niet per definitie dat de handelsnaam ook feitelijk in gebruik genomen is. Hetzelfde geldt voor de verklaring van [E] d.d. 20 februari 2012. Daargelaten welke bewijswaarde aan de verklaring dient te worden toegekend, leidt de omstandigheid dat [E] aan de onderneming met de naam Main Freight Carriers refereert niet tot de eenduidige conclusie dat deze naam daadwerkelijk in het handelsverkeer gebruikt wordt. Ten slotte heeft verzoekster gesteld dat uit de website van verzoekster blijkt dat zij de handelsnaam al sinds 1997 voert. Nu verzoekster deze stelling niet nader toegelicht heeft, heeft zij het gestelde gebruik van de handelsnaam hier evenmin mee onderbouwd.

5.5 Op grond van het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat verzoekster niet aan haar stelplicht heeft voldaan. Aan het toelaten van verzoekster tot het leveren van bewijs wordt derhalve niet toegekomen. Niet is komen vast te staan dat verzoekster een ouder handelsnaamrecht heeft dan verweerster. Zij kan zich daarom niet beroepen op bescherming van artikel 5 HnW. Het verzoek dient te worden afgewezen.

Beschikking Ktr. Rechtbank 's-Hertogenbosch locatie Eindhoven 30 mei 2012, zaaknr. 821994 (Actief Diensten en Detachering/Activus c.s. tegen Actiefff de Kempen Uitzenden & Payrollen B.V.)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE advocatuur.

Verzoeksters verzoeken om een bevel aan het adres van Actiefff om de handelsnaam zo te veranderen dat het woord Actiefff wordt vervangen door een woord dat niet lijkt op 'Actief' of 'Activus'. Met het oog op tijd en kosten wordt verzocht om de mondelinge behandeling achterwege te laten, daar is geen klemmende reden voor, dus aan dat verzoek wordt niet voldaan.

Kantonrechter: Het woord 'actief' heeft nauwelijk onderscheidende waarde; het is een algemeen gebruikelijk woord dat aan een naam niets sprekends of bijzonders toevoegt. 'Actief' is slechts één van de vier elementen, waarbij de overige elementen niet lijken op enig onderdeel van de handelsnamen van verzoeksters. Aangezien het middelpunt van de bedrijvigheden 50 kilometer uit elkaar liggen, wijst de kantonrechter het verzoek af.

Rechter in kort geding Rechtbank van Koophandel van Antwerpen 6 december 2011, A/11/07209 (NV Nextel tegen BVBA Nexten Belgium)

Uitspraak ingezonden door Michaël De  Vroey, Baker & McKenzie Antwerpen.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Nextel is leverancier van gespecialiseerde probleemoplossingen en ICT-netwerken. NEXTEL is eveneens als Benelux woordmerk geregistreerd.

NEXTEN is actief in de IT-sectorspecifieke detachering. Zij heeft een Benelux woord- en beeldmerk geregistreerd. Tegen de OHIM-woord- en beeldmerkaanvrage is oppositie aangetekend door NEXTEL. NEXTEL verwijst (bijkomend) naar de 10e verjaardagsviering waar de samentrekking van NEXTEL en TEN de naam van het evenement NEXTEN vormde.

De stakingsrechter aanvaardt het beroep op impliciete instemming, subsidiair minstens gedogen van het begrip NEXTEN niet. Er zijn voldoende feitelijke aanwijzingen om gedogen te kunnen ontkennen. Er wordt een auditieve en visuele overeenstemming aanvaard, maar op het begripsmatige vlak is er geen vergelijking. Nu er een hoge mate van overeenstemming van activiteiten bestaat, dan wel complementaire dienstverlening, is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk vanwege handelsnaamrechtelijke inbreuk.

De vordering tot staking van de statutaire vennootschapsnamen wordt gegrond geacht: de suffixen BELGIUM, CONSULTING en HOLDING zijn van een dergelijke banale aard dat zij louter een beschrijvende functie hebben en geen onderscheidend element toevoegen aan de quasi-identieke aanduiding NEXTEL en NEXTEN.

De rechter verklaard zich echter onbevoegd om kennis te nemen van de de eisen tot gedwongen overdracht van domeinnamen en  de eisen tot wijziging van de statutaire vennootschapsnaam. De verwerende partij dient de kosten te betalen ad €342,41 (dagvaarding) en rechtsplegingsvergoeding €1.320.

Vzr. Rechtbank Utrecht 25 mei 2012, KG ZA 12-221 (Theoriegarant tegen Theoriegarantie)

Handelsnaamrecht. Theoriegarant drijft een autorijschool in Eindhoven en biedt theorielessen aan onder de handelsnaam Theoriegarant. Er is ook een domeinnaamregistratie van theoriegarant.nl. Ook Theoriegarantie biedt naast praktijk- ook theorielessen aan voor het autorijexamen in Utrecht. Naast domeinnaamregistratie is er ook een beeldmerkdepot voor theoriegarantie.nl.

Hoewel de naam Theoriegarantie slechts twee letters van de naam Theoriegarant afwijkt en de aard van de ondernemingen en hun producten (theorielessen) overeenkomen, is er gelet op de vestigingsplaats en het relevante publiek geen verwarringsgevaar. Aangenomen wordt dat talloze rijschoolhouders soortgelijke theoriecursussen aanbieden en gelet op de omstandigheid dat de potentiële cursisten nog niet in het bezit van een rijbewijs zijn, is het voldoende aannemelijk dat potentiële cursisten voornamelijk in hun eigen regio een theoriecursus zullen volgen.

4.4.  Bij dit oordeel heeft de  voorzieningenrechter betrokken dat - zoals ter zitting is gebleken - de cursussen uitsluitend op haar locatie te Eindhoven verzorgt  en dat de cursussen van uitsluitend op haar locatie te Utrecht worden gegeven. Daarbij moet - gelet hetgeen partijen daarover ter zitting desgevraagd hebben verklaard - worden aangenomen dat in  Nederland talloze rijschoolhouders soortgelijke meerdaagse theoriecursussen aanbieden. Gelet hierop en gelet op de omstandigheid dat potentiële cursisten nog niet in het bezit zijn van een rijbewijs, acht de voorzieningenrechter het voldoende aannemelijk dat potentiele cursisten voomamelijk in hun eigen regio een theoriecursus zullen volgen. Aldus is de  voorzieningenrechter voorshands van oordeel  dat er tussen de plaatsen waar partijen hun activiteiten ontplooien voldoende geografische  spreiding zit, waardoor mogelijke verwarring bij  het relevante publiek wordt voorkomen. Dat partijen hun cursisten werven via hun websites, die ook buiten de regio's waar  partijen hun cursussen geven waarneembaar zijn, doeet daar neit aan af, Immers de cursussen zijn niet via internet, maar slechts op de locaties respectievelijk te Eindhoven en te Utrecht te volgen. Dat het mogelijk is dat partijen examenplaatsen op dezelfde CBR-locatie(s) benutten -nu ter zitting is gebleken dat [sic] examenplaatsen inkoopt bij CBR-locaties in de omgeving Eindhoven, maar ook (afhankelijk van de beschikbaarheid) daar buiten en [sic] bij de CBR-locatie Utrecht, maar ook (bij uitzondering bij CbR-locaties in de omgeving Utrecht - doet daar ook niet aan af. Immers, partijen hebben ter zitting verklaard dat zij de examenplaatsen vooraf per blok inkopen en dat zij bij deze inkoop geen rekening houden met de woonplaatsen van de (potentiële) cursisten, maar slechts met het aantal examenplaatsen dat naar verwachting nodig zal zijn. Op voorhand is het bij (potentiële) cursisten dus niet bekend op welke CBR-locatie zij examen zullen doen, zodat (potentiële cursisten zich bij hun keuze voor een theoriecursus hier niet door zullen laten leiden. Een en ander leidt er dus niet toe dat partijen buiten hun eign regio beschermenswaardige naamsbekendheid genieten.

Op andere blogs:
DomJur (Theoriegarant -Theoriegantie)

Rechtbank Breda 16 mei 2012, LJN BW5808 (Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie tegen X)

Eerdere berichten over TAN: hier.

Merkenrecht. Gebruik van een overeenstemmend teken als handelsnaam. Vrije beroepsbeoefenaren vallen niet onder het ondernemingsbegrip in de zin van de handelsnaamwet, zelfs niet in maatschapsverband. Ex artikel 2.4 sub f BVIE is er sprake van een merkdepot te kwader trouw. Auteursrecht op TAN houdt geen stand, de afkorting TAN is ontleend aan de woorden "Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie". Het gebruik van de eerste letters van meerdere woorden is niet aan te merken als creatieve keuze en komt aldus geen auteursrecht toe.

Rechtspraak.nl (aangevuld met relevante citaten): Inschrijving woordmerk TAN bij Benelux merkenbureau. Voor de beoordeling of sprake is van kwader trouw in de zin van artikel 2.4., sub f BVIE behoren alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Onder het gebruik van een overeenstemmend merk voor soortgelijke diensten in de zin van artikel 2.4., sub f. BVIE is te verstaan het gebruik van een met het gedeponeerde merk overeenstemmend teken ter onderscheiding van diensten. Van gebruik in voormelde zin is sprake bij het voeren van een handelsnaam.

Op grond van de HNW ontstaat een recht op een handelsnaam indien sprake is van een onderneming in de zin van de HNW; een anders dan op incidentele basis naar buiten optredend georganiseerd verband dat op commerciële wijze en bedrijfsmatig deelneemt aan het economisch verkeer.

Vrije beroepsbeoefenaren zijn in beginsel niet aan te merken als onderneming in de zin van de HNW, zelfs niet wanneer zij hun beroep in maatschapsverband uitoefenen. Dat kan anders zijn indien die maatschap voldoet aan voormelde eisen die de HNW aan het begrip onderneming stelt. Bij de beoordeling of daarvan sprake is staat niet de tekst van de maatschapsovereenkomst, maar de daadwerkelijke feitelijke situatie voorop.

Commerciële wijze en bedrijfsmatig deelnemen aan het verkeer
3.6. De stellingen van [gedaagde(n)] die betrekking hebben op het gebruik van het teken TAN in de periode dat bij de UvT een onderzoekscentrum bestond onder de namen Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie en TAN, beoordeelt de rechtbank als volgt.

3.6.1. Het onderzoekscentrum c.q. de afdeling TAN binnen de UvT is naar het oordeel van de rechtbank niet aan te merken als een anders dan op incidentele basis naar buiten optredend georganiseerd verband dat op commerciële wijze en bedrijfsmatig deelneemt aan het economisch verkeer. (...) De UvT zelf is geen verband dat op commerciële wijze en bedrijfsmatig deelneemt aan het economisch verkeer. Wanneer het TAN wel als zelfstandig naar buiten optredend georganiseerd verband zou zijn aan te merken, doet zij dat naar het oordeel van de rechtbank niet op commerciële wijze en bedrijfsmatig. Gesteld nog gebleken is dat het TAN met haar activiteiten een commercieel doel nastreefde. De aard van die activiteiten, te weten wetenschappelijk onderzoek het faciliteren van stages en het geven van opleidingen duidt daar niet op. (...) Waar het TAN niet is aan te merken als onderneming in de zin van de HNW kan zij geen handelsnaam in de zin van de HNW voeren en is geen sprake van een handelsnaamrecht. Bij gebreke van een handelsnaamrecht kan ook geen overdracht van een handelsnaam TAN van de UvT aan [gedaagde(n)] hebben plaatsgehad.

Vrije beroepsbeoefenaren / feitelijke situatie

3.8.1. In het kader van de Handelsnaamwet en de Handelsregisterwet plegen vrije beroepsbeoefenaren in beginsel niet onder het ondernemingsbegrip in de zin van de HNW te worden gerekend (zelfs niet wanneer zij in een maatschapsverband zijn georganiseerd). Dat is echter anders indien geoordeeld kan worden dat de uitoefening van een beroep zodanig is georganiseerd dat sprake is van een anders dan op incidentele basis naar buiten optredend georganiseerd verband dat op commerciële wijze en bedrijfsmatig deelneemt aan het economisch verkeer.

3.10. Met vorenstaande beoordeling geldt dat aan de eisen die artikel 2.4. sub f. BVIE stelt aan een depot te kwader trouw is voldaan. Echter bij de beantwoording van de vraag of sprake is van kwader trouw behoort rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Aan de orde is dan ook of [gedaagde(n)] andere feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die voldoende zwaarwegend zijn om toch geen depot te kwader trouw aanwezig te oordelen.

3.10.1. De rechtbank oordeelt de omstandigheid dat [gedaagde(n)] grote betrokkenheid heeft gehad bij het onderzoekscentrum van de UvT dat de namen Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie en TAN voerde en dat hij meende dat hem door de UvT het recht op gebruik van die namen als handelsnaam was overgedragen in het licht van de hiervoor aanwezig geoordeelde feitelijke en juridische situatie vanaf 2003 onvoldoende zwaarwegend. Datzelfde geldt voor de omstandigheid dat [gedaagde(n)] meende ook vanaf 2003 de enige rechtmatige gebruiker van die namen te zijn. Voldoende zwaarwegende feiten en omstandigheden om geen depot te kwader trouw aan te nemen acht de rechtbank dan ook niet aanwezig. De rechtbank heeft bij de boordeling naar de aanwezigheid van kwader trouw voorts nog van belang geacht dat [gedaagde(n)] aanvankelijk bij de start van CV TAN aan de Spoorlaan geen, althans geen kenbare bezwaren heeft geuit tegen het gebruik van de voormelde namen.

Van een werk in de zin van de Aw is sprake als de schepping een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank stelt voorop dat het auteursrecht er niet toe dient om een woord c.q. het gebruik van taal te monopoliseren. Hier ligt voor of het teken/woord TAN een werk in de zin van de Aw is. Die vraag beantwoordt de rechtbank ontkennend. TAN is een afkorting die ontleend is aan de bewoordingen Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie. Het maken van een afkorting c.q. het gebruik van de eerste letters van meerdere woorden is niet aan te merken als berustend op creatieve keuzes. Er ligt geen creatieve arbeid aan ten grondslag, althans is deze te triviaal.

3.6.2. [gedaagde(n)] heeft voorts aangevoerd dat hij het auteursrecht op het teken TAN heeft, althans dat hij dat auteursrecht van de UvT overgedragen heeft gekregen. Het auteursrecht is een uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Van een werk in de zin van de Aw is sprake als de schepping een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank stelt voorop dat het auteursrecht er niet toe dient om een woord c.q. het gebruik van taal te monopoliseren. Hier ligt voor of het teken/woord TAN een werk in de zin van de Aw is. Die vraag beantwoordt de rechtbank ontkennend. TAN is een afkorting die ontleend is aan de bewoordingen Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie. Het maken van een afkorting c.q. het gebruik van de eerste letters van meerdere woorden is niet aan te merken als berustend op creatieve keuzes. Er ligt geen creatieve arbeid aan ten grondslag, althans is deze te triviaal. Bij gebreke van een auteursrecht kan ook geen overdracht van een auteursrecht op het teken TAN door de UvT aan [gedaagde(n)] hebben plaatsgehad.

Op andere blogs:
DomJur