Woord- en of beeldmerk  

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep BEYOND RETRO gedeeltelijk toegewezen (tegen BEYOND VINTAGE)
B) Beroep MENOCHRON afgewezen (tegen MENODRON)
C) Beroep ASOS afgewezen (tegen ASSOS)

Gerecht EU 30 april 2014, zaak T-170/12 (Beyond Vintage) - dossier
A. Beroep door de houder van het gemeenschapswoordmerk „BEYOND RETRO” voor waren en diensten van de klassen 25 en 35 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing in de gevoegde zaken houdende verwerping van het door verzoekster ingestelde beroep en vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om de aanvraag tot internationale inschrijving voor de Europese Unie van het woordmerk „BEYOND VINTAGE” voor waren en diensten van de klassen 14, 18 en 25 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie gemeenschapsmerkrechtelijke bescherming te bieden. Beroep wordt gedeeltelijk toegewezen voor de klassen 18 en 25.

Gerecht EU 29 april 2014, zaak T-473/11 (MENOCHRON) - dossier
B. Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „MENOCHRON”, voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 35, strekkende tot vernietiging van beslissing waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van het woordmerk „MENODORON”, voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 44. Beroep wordt afgewezen.

Gerecht EU 29 april 2014, zaak T-647/11 (ASOS) - dossier
C. Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „ASOS” voor waren en diensten van de klassen 3, 14, 18, 25 en 35 en strekkende tot vernietiging van de beslissing houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ASSOS” voor waren van de klassen 3, 12 en 25. Beroep afgewezen.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 28 april 2014, IEF 13800 (VLM Airlines tegen Piloot)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Emiel Jurjens, Kennedy Van der Laan. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Gedaagde is piloot in dienst van VLM Airlines en heeft een arbeidsrechtelijk geschil met VLM Airlines. Tijdens de overname van VLM Airlines door een derde partij registreert gedaagde de merk- en handelsnaam VLM AIRLINES op eigen naam. Hij presenteert zich publiekelijk als rechthebbende op dit teken en correspondeert hierover met onder meer de overnemende partij. De voorzieningenrechter gebiedt staking van gebruik van het teken VLM AIRLINES en soortgelijke tekens, doen van verboden uitlatingen met de strekking dat hij rechthebbende is op dit teken en dat derden, waaronder VLM Airlines zelf, zijn toestemming voor gebruik van dit teken nodig hebben.

Leestip: 4.12.

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 april 2014, IEF 13796 (Daamen tegen Maxguard)
Merkenrecht. Daamen is houdster van Python Merken voor o.a. veiligheidsschoenen. Maxguard biedt via haar website een schoenmodel Python aan. Op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE zijn de (Europese) stakingsvorderingen succesvol. Python (een slangensoort) roept niet de associatie van veiligheidsschoenen op of verwijst naar de bestemming van de waar, zodat het een groot merkenrechtelijk onderscheidend vermogen heeft. Maxguard c.s. moet een brief sturen naar alle afnemers van de veiligheidsschoen. Gevorderde adresgegevens van zakelijke afnemers, zijn wel toewijsbaar, echter zonder accountantscontrole.

Dat een derde partij eveneens onder de aanduiding python een model aanbiedt, staat het geven van een inbreukverbod in deze zaak niet in de weg.

4.21. De voorzieningenrechter acht het te verstrekkend om Maxguard c.s. te verbieden de veiligheidsschoenen model “Python” en “Blue Python” die zij nog in voorraad heeft te verhandelen. Nadat de aanduidingen “Python” en “Blue Python” van de labels aan de schoenen en van de dozen waarin de betreffende schoenen zijn verpakt, zijn verwijderd, kunnen deze immers worden verhandeld zonder dat Maxguard c.s. daardoor merkinbreuk maakt en zonder dat daardoor enig belang van Daamen wordt geschaad. Derhalve wordt ook de vordering onder IV afgewezen.

4.23. Anders dan Daamen heeft gesteld, ontbreekt bij de vordering onder VI voorshands oordelend grotendeels voormelde nauwe verwantschap met de hoofdvordering. Desub ii, iii en iv gevorderde opgave van aantallen ingekochte en verkochte producten, met inkoop- en verkoopprijzen en voorraadinformatie versterkt het inbreukverbod niet. Wat betreft deze informatie wordt de vordering sub VI dan ook afgewezen. De sub VI onder i gevorderde adresgegevens van zakelijke afnemers, zijn wel toewijsbaar, echter zonder accountantscontrole, omdat deze informatie gelet op de toe te wijzen rectificatiebrieven, dient ter controle dat aan genoemd bevel wordt voldaan.

De voorzieningenrechter:
5.1. beveelt Maxguard c.s. binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmerk in de Europese Unie en iedere inbreuk op Beneluxmerk PYTHON A en Beneluxmerk PYTHON B in de Benelux, te staken en gestaakt te houden, waaronder het aanbieden, in de handel brengen en daartoe in voorraad hebben van veiligheidsschoenen onder het teken PYTHON en/of BLUE PYTHON;

Lees hier de uitspraak:
IEF 13796 (pdf)
ECLI (link)

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU april 2014, zaak C-125/14 (Iron & Smith) - dossier
Merkenrecht. Gestelde vragen: 1. Is it sufficient, for the purposes of proving that a Community trade mark has a reputation within the meaning of Article 4(3) of the Directive for that mark to have a reputation in one Member State, including where the national trade mark application which has been opposed on the basis of such a reputation has been lodged in a country other than that Member State?

2. May the principles laid down by the Court of Justice of the European Union regarding the genuine use of a Community trade mark be applied in the context of the territorial criteria used when examining the reputation of such a mark?
3. If the proprietor of an earlier Community trade mark has proved that that mark has a reputation in countries other than the Member State in which the national trade mark application has been lodged - which cover a substantial part of the territory of the European Union – may he also be required, notwithstanding that fact, to adduce conclusive proof in relation to that Member State?
4. If the answer to the previous question is no, bearing in mind the specific features of the internal market, may a mark used intensively in a substantial part of the European Union be unknown to the relevant national consumer and therefore the other condition for the ground precluding registration in accordance with Article 4(3) of the Directive not be met, since there is no likelihood of detriment to, or unfair advantage being taken of, a mark’s repute or distinctive character? If so, what facts must the Community trade mark proprietor prove in order for that second condition to be met?

Rechtbank Den Haag 23 april 2014, IEF 13790 (Audi c.s. tegen Connemills)
Merkinbreuk. Domeinnaam staken. Connemills verhandelt, onderhoudt en repareert auto's van Audi c.s. vanuit een bedrijfspand waarop de merken van Audi c.s. vermeld staan. Diverse domeinnamen eindigend op -groningen.nl bevatten de merknamen van eisers. Connemills en X zijn niet als dealer aangesloten en de SEAT-uitingen zijn restanten van een voormalig dealerschap. Het verstekvonnis wordt bekrachtigd. Het gebruik van een domeinnaam met de woordmerken in combinatie met plaatsnaam, centrum, center of naam van X wordt verboden.

4.6. Volgens artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMVo kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam en van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven. Deze beperking geldt echter slechts voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Van eerlijk gebruik als hier bedoeld is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat.2 Connemills en [X] beroepen zich op deze beperking van het merkenrecht waar het de registratie en het gebruik van de domeinnamen betreft; Audi c.s. en Pon’s Automobielhandel bestrijden dat deze beperking van toepassing is.

4.7. De rechtbank overweegt dat door Connemills en [X] niets, althans niets voldoende onderbouwd, is aangevoerd dat meebrengt dat een noodzaak bestaat om de merken van Audi c.s. te gebruiken om de bestemming van een waar of dienst aan te geven op de wijze waarop zij dat doen door gebruik van de domeinnamen en door het gebruik van de tekens op of aan de pui van het bedrijfspand. In het licht van de stelling van Audi c.s. en Pon’s Automobielhandel dat het publiek in de domeinnamen een band met Audi c.s. zal zien, had het op de weg van Connemills en [X] gelegen om een dergelijke indruk van het in aanmerking komende publiek onderbouwd te betwisten. Nu overigens daar door Connemills en [X] niets tegenin is gebracht, volgt uit het voorgaande dat het gebruik van de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seatgroningen. nl ook als inbreuk op de (desbetreffende) merken van Audi c.s. zijn aan te merken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de tekens op of aan de pui van het bedrijfspand.

Gem. Hof 5 april 2014, IEF 13759 (Havana Club tegen Sabor Havana)
Uitspraak ingezonden door Rudi Oomen, Oomen & Offringa Advocaten. Eerder is het gevraagde verbod afgewezen [IEF 12399]. Hoewel auditief het bestanddeel Havana in het oog springt en begripsmatig Club en Sabor een overeenstemmende indruk oproept, is de totaalindruk afwijkend. Het woord Havana - hoofdstad van Cuba, een bekend 'rumland' - heeft beperkt onderscheidend vermogen. De vermelding "Aruban Rum" op de fles maken de herkomst van de rum voldoende duidelijk. Het hof bevestigt het vonnis.

4.4. Hoewel auditief het bestanddeel Havana in beide merken in het oog springt en de combinatie van Havana met de bestanddelen Club en Sabor begripsmatig eveneens in zeker mate een overeenstemmende indruk oproept, is de totaalindruk van de merken dermate afwijkend dat naar het oordeel van het Hof geen sprake is van direct verwarringsgevaar. Van belang is daarbij dat de merken visueel weinig overeenstemming. Het Hof verenigt zich op dit punt met het oordeel van het GEA en de overwegingen daartoe (r.o. 4.8 van het bestreden vonnis) en maakt die tot de zijne.
Indirect is naar het oordeel van het Hof evenmin sprake van verwarringsgevaar. Daartoe overweegt het Hof dat het woord Havana (als naam van de hoofdstad van Cuba, een land dat onder meer bekend staat om zijn rum) beperkt onderscheidende kracht heeft.

4.5. Gelet op het voorgaande acht het Hof de kans dat het ingeschreven merk Havana Sabor [red. bedoeld is Sabor Havana] en de flessen rum van merk Havana Sabor [red. = Sabor Havana] in verband gebracht worden met de producten van Havana Club gering. Hierdoor valt het risico dat voordeel wordt getrokken uit de bekendheid van het merk Havana Club te verwaarlozen. Voor wat betreft de door Havana Club aangevoerde verwarringsgevaar over de herkomst van de rum, overweegt het Hof dat de vermelding "Aruban Rum" op de fles van Havana Sabor [red. = Sabor Havana] en de garantiezegel op de fles van Havana Club, inhoudende dat de rum is geproduceerd op basis van Cubaanse methodes, het in aanmerking komende publiek voldoende duidelijk maken dat de rum een verschillende herkomst heeft. Zulks mede gelet op de verschillende kleuren van bedoelde vermelding en de garantiezegel.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 8 april 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:3045 (De Heeren van Aemstel tegen gedaagde c.s.)
Uitspraak ingezonden door Remco Klöters, Van Kaam. Merkenrecht. Spoedeisend belang. Eiser (HVA) is houdster van Benelux-woordmerk DE HEEREN VAN AEMSTEL. Gedaagde heeft Grand Café De Heren van Amstel in Zeist geopend. De rechtbank oordeelt dat een vordering uit hoofde van merkinbreuk naar zijn aard spoedeisend is. In een dergelijk geval behoeft geen afzonderlijk spoedeisend belang te worden gesteld of te bestaan voor een (resterende) vordering uit hoofde van proceskosten. Wat betreft merkinbreuk bestaat er verwarringsgevaar. Door de publiciteit rond de opening van het Grand Café kan de suggestie zijn gewekt dat enige connectie bestaat met HVA. De vorderingen worden toegewezen.

4.5. [..] Een vordering uit hoofde van inbreuk op een merk is naar zijn aard spoedeisend en naar het oordeel van de voorzieningenrechter behoeft voor een (resterende) vordering uit hoofde van proceskosten in een dergelijk geval geen afzonderlijk spoedeisend belang te worden gesteld of te bestaan.

4.12 [..] Double Dutch wordt dus niet gevolgd in haar ontkenning van verwarringsgevaar bij het publiek. Juist door de publiciteit rond de opening van het café in Zeist kan de suggestie zijn gewekt dat er enige connectie bestaat tussen haar en HVA. Ook de omstandigheid dat inlogcodes voor het café in Zeist door Heineken per email zin toegestuurd aan A maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat er verwarringsgevaar bestaat. [..]

Lees de uitspraak: KG ZA 14/101 (pdf)

Op andere blogs:
DomJur

Beschikking Rechtbank Den Haag 26 maart 2014, KG RK 14-592 (Het IJs van Columbus tegen Sonneveld Group [Brood van Columbus])

2.2. Het primaire verzoek voor zover gegrond op het ingeroepen Beneluxwoord/beeldmerk wordt afgewezen omdat verzoekster niet de rechthebbende op het merk is en een deugdelijke procesvolmacht om zelf een verbod te vorderen naar voorlopig oordeel ontbreekt. Verzoekster heeft weliswaar een licentieovereenkomst met de rechthebbende op dat merk overgelegd op grond waarvan zij “mag optreden tegen namaker, ook bij de rechter” voor het geval “sprake is van namaak e.d. op het merk”, maar naar voorlopig oordeel voldoet de aldus verkregen bevoegdheid niet om in eigen naam een verbod te vorderen. Artikel 2.32 BVIE kent die bevoegdheid niet toe aan een licentienemer en de overgelegde licentieovereenkomst voldoet niet aan de vereisten voor lastgeving van artikel 7:414 BW, omdat er geen sprake is van een verbintenis van verzoekster om de merkrechten te handhaven jegens gerekwestreerde. Ten overvloede wordt opgemerkt dat het verzoek ook niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van de gestelde merkinbreuk daarop en ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak.

2.3. Het primaire verzoek voor zover gegrond op het handelsnaamrecht van verzoekster wordt eveneens afgewezen omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van de gestelde handelsnaaminbreuk daarop en ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak.

2.4. Het subsidiaire verzoek, strekkende tot (een) naar het oordeel van de voorzieningenrechter “passend(e) gebod(-en) of verbod(-en)” op dezelfde gronden die ook voor het primaire verzochte zijn aangedragen, is onvoldoende specifiek om voor toewijzing in aanmerking te komen en zal eveneens worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 3 april 2014, KG ZA 14-222 (Artex c.s. tegen Zimmer + Rohde)
Uitspraak ingezonden door Marlou van de Braak, Hoyng Monegier. Merkenrecht. Internationaal privaatrecht. Zie eerder IEF 13700. ADO International is houdster geweest van het Gemeenschapsmerk ADO. Volgens eisers dreigt Z+R de Benelux-markt te betreden met gordijnen, stoffen of raamarmatuur onder het ADO-merk. Nu in het eerdere Duitse vonnis niet is ingegaan op de vraag of Z+R c.s. die licentieverlening dient te respecteren, kan de voorzieningenrechter hierover zelfstandig een oordeel vellen. De rechtbank oordeelt dat HD NL (eiser) mogelijk een exclusieve licentie heeft voor het Gemeenschapsmerkgebruik in de Benelux, de ordemaatregelen worden toegewezen. De voorzieningenrechter geeft de overige voorlopige voorzieningen niet, in afwachting van de Definitieve Beslissing.

Het is onvoldoende onderbouwd dat die noodzakelijk zijn om grote en onherstelbare schade bij HD NL c.s. te voorkomen.

4.12. Het vorenstaande in aanmerking nemende leidt de mogelijkheid dat uiteindelijk zal worden geoordeeld dat HD NL een exclusieve licentie heeft voor gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Benelux, in combinatie met een afweging van de belangen van partijen bij het wel of niet geven van de onder I en II gevorderde verboden, de voorzieningenrechter tot het oordeel dat de vorderingen onder I en II bij wijze van ordemaatregel dienen te worden toegewezen op de wijze als in het dictum vermeld.

4.14. De voorzieningenrechter is van opvatting dat zij, door aldus te beslissen, haar oordelen naar behoren heeft afgestemd op het oordeel van het Duitse vonnis van 8 januari 2014. Ook in dat vonnis wordt immers overwogen dat het mogelijk is dat sprake is van een exclusieve licentieverlening aan HD NL voor de Benelux. Nu in het Duitse vonnis van 8 januari 2014 niet is ingegaan op de vraag of Z+R c.s. die licentieverlening dient te respecteren, staat niets eraan in de weg dat de voorzieningenrechter hierover zelfstandig een oordeel velt.

4.15. De voorzieningenrechter zal de voorlopige voorzieningen die verder zijn gevraagd niet geven, omdat onvoldoende is onderbouwd dat die noodzakelijk zijn om grote en onherstelbare schade bij HD NL c.s. te voorkomen in afwachting van de Definitieve Beslissing.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep SO gedeeltelijk toegewezen [tegen SÔ:UNIC]
B) Beroep FOCUS extreme afgewezen [tegen FOCUS]

Gerecht EU 3 april 2014, T-356/12 (SÔ:UNIC) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de internationale, communautaire en nationale woord- en beeldmerken met het woordelement SO voor waren van klasse 3 en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk SÔ:UNIC voor waren van klasse 3. Beroep gedeeltelijk toegewezen.

55      First, having regard to the considerations set out in paragraphs 16 to 33 above, from which it follows that the first plea is unfounded, the applicant’s application for annulment must be dismissed in so far as concerns the part of the contested decision which rejected the opposition based on Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. As a result of that dismissal, it is not necessary to establish whether, by the assertions set out in the text of the application, which are not reflected in the form of order sought therein, the applicant is requesting the Court to exercise the power to alter decisions in order to uphold the opposition based on that provision, at least in respect of certain goods.

56      Secondly, in the light of the considerations set out in paragraphs 34 to 54 above, the contested decision must be annulled in so far as the Board of Appeal rejected as inadmissible the opposition based on Article 8(4) of Regulation No 207/2009, as regards the signs relied on by the applicant so far as the United Kingdom and Ireland are concerned, and the action dismissed as to the remainder. Since, in those circumstances, the Board of Appeal will have to examine the merits of the opposition in so far as it concerned those signs, it is not necessary to rule on the applicant’s request, made only in the text of the reply, that the Court alter the contested decision in order to give the applicant the opportunity to resubmit a notice of opposition based on that provision.

Gerecht EU 4 april 2014, T-568/12 (FOCUS extreme) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen FOCUS extreme voor waren van de klassen 5, 16 en 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke weigering van de inschrijving van dit merk in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk "FOCUS" voor waren van klasse 25. Het beroep is afgewezen.

47      The Board of Appeal held, in essence, that, since the earlier mark had an average distinctive character, the goods were identical and the marks at issue were similar, the likelihood of confusion in the minds of consumers could not be safely excluded.

48      The applicant claims that, since the marks at issue differ from one another and the goods which they cover are unrelated to each other, there is no likelihood of confusion.

49      As is apparent from paragraphs 26 to 30 above, the mark applied for and the earlier mark cover goods in Class 25 in an identical manner.

50      Furthermore, as has been observed in paragraphs 35 to 45 above, the Board of Appeal was fully entitled to take the view that the signs at issue were similar overall.

51      It must therefore be held that the Board of Appeal did not err in finding that there was a likelihood of confusion between the signs at issue in so far as they cover goods in Class 25. The identity of those goods covered by the two marks at issue and the degree of similarity between those marks, considered cumulatively, prove sufficient to make it possible to draw the conclusion that there is a likelihood of confusion, regardless of the degree of distinctive character of the earlier mark. It should, moreover, be noted, in this regard, that the Board of Appeal found that the earlier mark had a normal distinctive character, a finding which the applicant does not challenge.

52      The applicant’s argument that she was entitled to a ‘temporal priority’, on the ground that, unlike the intervener, she had lodged an application for registration of a Community trade mark, must likewise be rejected. As OHIM states, it follows from Article 8(2) of Regulation No 207/2009 that the mark applied for may be refused registration, including upon opposition by the proprietor of an earlier mark registered in a Member State, which is the case here.

53      In those circumstances, the first plea, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, must be rejected.