DOSSIERS
Alle dossiers

Woord- en of beeldmerk  

IEF 13912

Kabouter Plop en Piet Piraat beschermen hun karakters

Rechtbank Amsterdam 4 juni 2014, IEF 13912 (Studio100 tegen Vrolijke Kabouters/Pret Piraat)
Uitspraak ingezonden door Natalie van der Laan en Anne Voerman, DLA Piper. Studio100 exploiteert de karakters Kabouter Plop en Piet Piraat. Gedaagden treden op als lookalike onder de namen de Vrolijke Kabouters en Pret Piraat. De combinatie van elementen in de characters en de wijze waarop deze worden gepresenteerd genieten auteursrechtelijke bescherming, waarop inbreuk wordt gemaakt. Geen inbreuk op woordmerk Kabouter Plop als derden dat teken gebruiken voor aankondigingen. Tussen PRET en PIET PIRAAT is een grote visuele en auditieve overeenstemming. Door het gedogen gedurende vijf opeenvolgende jaren is ex 2.4 sub f BVIE geen merkrecht verkregen als dat te kwader trouw is verricht. PRET PIRAAT wordt nietig verklaard en er moet informatie over optredens en boekingen worden gegeven.

4.9. Niet ter discussie staat dat Studio 100 bevoegd is op te komen tegen inbreuken op de woordmerken KABOUTER PLOP en PIET PIRAAT. Van een inbreuk op het woordmerk KABOUTER PLOP door gedaagde is evenwel niet gebleken. Gesteld noch gebleken is dat gedaagde zelf dit woordmerk heeft gebruikt. Dat derden onder de naam Kabouter Plop hebben aangekondigd, maakt niet dat dit gebruik aan gedaagde kan worden toegekend. Dit geldt temeer, nu gedaagde onbetwist heeft aangevoerd dat zij in de algemene voorwaarden die zij bij de optredens hanteert heeft opgenomen dat zij als de Vrolijke Kabouters aangekondigd dient te worden.

4.12. Op grond van artikel 2.4 sub f BVIE wordt er geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht. Naar het oordeel van de rechtbank is daarvan in dit geval sprake. De rechtbank neemt als vaststaand aan dat gedaagde op de hoogte was van het gebruik van het woordmerk PIET PIRAAT in de periode van drie jaar voorafgaand aan haar depot, nu dit niet door haar is betwist. Het televisieprogramma rond Piet Piraat wordt bovendien al sinds december 2001 uitgezonden en geniet grote bekendheid, ook in Nederland. Gedaagde heeft haar verweer, dat zij het merk PRET PIRAAT al sinds 2001 gebruikt op geen enkele wijze onderbouwd, zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat. Dat zij al in 2001 kleding voor het character Pret Piraat heeft aangeschaft, duidt immers niet op gebruik als woordmerk. Dit betekent dat Studio 100 met recht de nietigheid inroept van de inschrijving van het merk PRET PIRAAT.

Lees de uitspraak:
IEF 13912 (pdf)
IEF 13912 (link)

Op andere blogs:
Abcor
DirkzwagerIEIT
IE-Forum.nl

IEF 13907

BBIE serie mei 2014

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 12 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie april 2014.

20-05
BOSCH
BOSCH INVEKA
Gedeelt.
nl
13-05
ISIFIX
EASYFIKS
Afgew.
nl
13-05
Thalia
INFOTALIA THE CONTENT PORTAL
Gedeelt.
nl
13-05
KIKO
KIKAIS
Toegew.
nl

 

13-05
Thalia
INFOTALIA
Gedeelt.
nl
12-05
KENZO
ENZO label
Gedeelt.
nl
12-05
GREENPROOF GROENDAK GROEP
GREEN ROOF
Afgew.
fr
09-05
FARAH
FARAH&COCO
Gedeelt.
nl
08-05
VION
ZIVION
Gedeelt.
nl
08-05
ETRO
LUCIANO CAMELLI
Afgew.
fr
08-05
VG
VG
Gedeelt.
nl
05-05
BUGABOO
BUGABOO
Gedeelt.
nl

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl

IEF 13906

Facturen en catalogi leveren bewijs tegen non-usus van SENSUS

OHIM 30 mei 2014, IEF 13906 (Swiss Sense tegen Rectitel)
Beslissing ingezonden door Gert Jan van de Kamp, Park Legal. Merkenrecht. Non-usus deels aangenomen. Swiss Sense roept ingevolge artikel 51 lid 1 onder a Gemeenschapsmerkenverordening (non-usus) het verval in van Gemeenschapsmerk SENSUS van Recticel. Het OHIM, onder verwijzing naar onder meer het arrest C-12/12 [IEF 12574](SM Jeans/Levi’s), oordeelt dat Recticel normaal gebruik heeft gemaakt van haar Gemeenschapsmerk SENSUS voor onder meer matrassen, matrasvullingen en hoofdkussens. De door Recticel overlegde facturen en catalogi leveren bewijs van (normaal) merkgebruik op voor onder andere Nederland, België, Luxemburg, Zweden en Frankrijk. Voor andere producten in de klassen 10, 17 en 20 volgt gedeeltelijk de nietigverklaring van het merk.

Place of use:
“The evidence shows that the place of use has been different member countries of the European Union. This can be inferred from, for example, the invoices, which are submitted to customers in Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Sweden and France. Furthermore, the product catalogues are issued for the public in Benelux, which is indicated for example by the web address www.beka.be, which can be seen in the catalogues.  Consequently, as the use has been clearly shown in different member countries of the European Union, it is concluded that the evidence of use filed by the proprietor contains sufficient indications concerning the place of use.”

Nature of use:
“(...)The Cancellation Division also notices that the contested CTM is used together with other trade marks, such as “UBICA” or “BEKA”. However, there is no legal precept in the Community trade mark system which obliges the proprietor to provide evidence of the earlier mark alone when genuine use is required. Two or more trade marks may be used together in an autonomous way, with or without the company name, without altering the distinctive character of the earlier registered trade mark. The Court has confirmed that the condition of genuine use of a registered trade mark may be satisfied both where it has been used as part of another composite mark or when it is used in conjunction with another mark, even if the combination of marks is itself registered as a trade mark (judgment of 18/04/2013, C-12/12, ‘SM JEANS/LEVI’S’, para 36).”
Global assessment:
“When reviewing the evidence in its entirety, especially taking into account the invoices during the relevant time period and the fact that they indicate the economic extent of use relating to the genuine use of the earlier trade mark in part of the relevant market, it is considered that the evidence shows use of the earlier trade mark to a sufficient extent. This finding is supported by the evidence showing the catalogues of the products (indicating the nature of the use). “
IEF 13899

Herstelvonnis verlengt termijn inbreukstaking

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 mei 2014, IEF 13899 (Brunel tegen Brunet)
Zie eerder IEF 13876. Herstelvonnis. Merkenrecht. Eigen naam. Het verzoek tot verbetering van in deze zaak gewezen vonnis in die zin dat in rov. 5.1 van het dictum “veertien dagen” wordt gewijzigd in “vier weken” en dat in rechtsoverweging 4.24 de aanduiding “Brunet Recruitment Advocaten” twee maal wordt vervangen door “Brunet Advocaten”. Dit verzoek is door de voorzieningenrechter toegewezen.

3. De beslissing
De voorzieningenrechter:
3.1. bepaalt dat in rov. 5.1. van het tussen partijen op 22 mei 2014 onder zaak- en rolnummer C/09/427012 / KG ZA 12-979 gewezen vonnis de vermelding “veertien dagen” wordt gewijzigd in “vier weken”;
3.2. bepaalt dat in rov. 4.24 van dit vonnis de vermelding “Brunet Recruitment Advocaten” telkens wordt gewijzigd in “Brunet Advocaten”;
3.3. bepaalt dat deze verbetering onder de vermelding van de datum 28 mei 2014 wordt vermeld op de minuut van het vonnis van 22 mei 2014.
IEF 13897

Feelgood is voor persoonlijke verzorgingsproducten beschrijvend en veelgebruikte term

Vzr. Rechtbank Amsterdam 3 juni 2006, IEF 13897 (Doctor Feelgood massage tegen Feelgood-store)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Afwijzing. Rechtspraak.nl:(Oud-)medewerkster van massagesalon Doctor Feelgood start eigen massagesalon met de naam Feelgood-Store. Doctor Feelgood vordert verbod inbreuk op merk- en handelsnaamrechten dan wel op grond van onrechtmatige daad. Vordering wordt afgewezen omdat de voorzieningenrechter van oordeel is dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Daarbij speelt een rol dat feelgood een beschrijvende, algemene en veelgebruikte term is voor diensten en producten in de categorie persoonlijke verzorging, net als bijvoorbeeld de term wellness, en eiseres slechts rechten heeft verkregen voor de handelsnaam en het merk Doctor Feelgood. Zij kan geen bescherming krijgen voor alleen het onderdeel feelgood van haar merk- en handelsnaamrechten.

Ook geen onrechtmatig handelen. Geen strijd met het non-concurrentiebeding nu de onderneming van gedaagde meer dan 15 km van de dichtstbijzijnde vestiging van eiseres is gelegen. Proceskosten gematigd.

4.3. Doctor Feelgood heeft gesteld dat het onderdeel Feelgood in de handelsnaam en het merk Doctor Feelgood het meest onderscheidende onderdeel is. Het navoegsel ‘store’ is beschrijvend en dient niet in de vergelijking te worden betrokken, aldus Doctor Feelgood. [gedaagde] heeft aangevoerd dat Doctor Feelgood geen bescherming kan claimen voor het woord of de woorden feel good, nu dit onderdeel beschrijvend is. Verder is er volgens haar geen sprake van verwarringsgevaar omdat beide ondernemingen in een andere plaats zijn gevestigd en zich richten op een ander publiek.

4.4. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Voor de vraag of verwarringsgevaar te duchten is door het gebruik door [gedaagde] van de naam Feelgood-Store, dient volgens vaste rechtspraak te worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument. Daarbij is de totaalindruk van beide handelsnamen van belang. Doctor Feelgood zal dus niet worden gevolgd in haar stelling dat het woord store buiten beschouwing moet worden gelaten bij de vergelijking. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de namen Doctor Feelgood en Feelgood Store teveel van elkaar verschillen om aan te nemen dat sprake is van verwarringsgevaar. Daarbij wordt meegewogen dat het onderdeel feelgood in de handelsnaam en het merk Doctor Feelgood een beschrijvende, algemene en veelgebruikte term is voor diensten en producten in de categorie persoonlijke verzorging, net als bijvoorbeeld de term wellness. Weliswaar beschrijft het niet precies de aangeboden dienst (massages) maar gelet op de algemeenheid van de term, in samenhang met het feit dat Doctor Feelgood (slechts) rechten heeft verkregen op de gehele naam Doctor Feelgood kan geen bescherming worden verkregen voor het enkele onderdeel Feelgood. Nu wordt geoordeeld dat geen sprake is van verwarringsgevaar is niet voldaan aan de vereisten voor inbreuk op de handelsnaamrechten of merkrechten en zal het primair gevorderde worden afgewezen.

4.5. Wat betreft het subsidiair gevorderde geldt het volgende. Met Doctor Feelgood is de voorzieningenrechter van oordeel dat het handelen van [gedaagde] vragen oproept en dat zij, door korte tijd nadat zij voor Doctor Feelgood diensten is gaan verrichten als masseuse zelf een massagesalon te openen/nieuw leven in te blazen zonder dat aan [eiseres sub 2] mede te delen, waarbij zij een naam heeft gekozen die overeenkomsten vertoont met Doctor Feelgood de grenzen van het toelaatbare heeft opgezocht. [gedaagde] heeft ter zitting zelf ook erkend dat zij bij het kiezen van de naam van haar onderneming is geïnspireerd door Doctor Feelgood. Dat [eiseres sub 2] door de handelwijze van [gedaagde] onaangenaam is getroffen is dan ook invoelbaar. Voor het aannemen van onrechtmatig handelen is het echter onvoldoende. [gedaagde] handelt niet in strijd met het non-concurrentiebeding, nu haar bedrijf meer dan 15 kilometer verwijderd is van de dichtstbijzijnde vestiging van Doctor Feelgood. Tevens speelt een rol dat de namen Doctor Feelgood en Feelgood- Store als hiervoor overwogen te zeer van elkaar verschillen om verwarringsgevaar aan te nemen en dat, nu zij met haar eenmanszaak buiten Amsterdam gevestigd is, niet aannemelijk is dat zij serieuze concurrentie voor Doctor Feelgood zal vormen. Ook de overige vorderingen zullen derhalve worden afgewezen.

Op andere blogs:
DomJur

IEF 13888

Internationale bevoegdheidsregels mogelijk ook gevolgen voor relatieve bevoegdheid ogv artikel 4.6 BVIE

Rechtbank Den Haag 14 mei 2014, IEF 13888 (FKP en FGUP tegen Spirits International, Spirits Product, Spirits Cyprus en Zao)
Merkenrecht. IPR. Incident. FKP en FGUP zijn  rechthebbende op een aantal wodkamerken, waaronder Stolichnaya, Moskovskaya en SPI. Gedaagden verhandelen in een aantal EU-landen wodka voorzien van aanduidingen die identiek zijn aan de Merken. Eisers vorderen in de hoofdzaak een provisioneel verbod, overdracht, nietigverklaring van de merkregistraties en een verbod op inbreuk op de Merken. Gedaagden vorderen bij incidentele conclusie dat de rechtbank zich op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo onbevoegd verklaart, althans FKP niet-ontvankelijk verklaart, althans de dagvaarding nietig verklaart. In verband met de vraag of de uitspraak van het hof Den Haag van 26 november 2013 mogelijk ook gevolgen heeft voor zover artikel 4.6 BVIE een relatief bevoegde rechter aanwijst, wordt de zaak naar de rol verwezen.

De rechter oordeelt dat er geen aanleiding is de dagvaarding nietig te verklaren en zij bevoegd is een voorlopige maatregel te treffen. Daarnaast oordeelt zij dat met betrekking tot Zao in het geheel geen merkinbreuk is gesteld en evenmin dat deze rechtbank bevoegd zou zijn die te onderzoeken. Met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid wordt geoordeeld het verweer dat FKP en FGUP geen houder van de Merken zijn en om die reden geen inbreukverbod kunnen vorderen, geen verweer is waarop voorafgaand aan een beslissing in de hoofdzaak dient te worden beslist. Met betrekking tot Zao is in het geheel geen merkinbreuk gesteld en evenmin dat deze rechtbank bevoegd zou zijn die te onderzoeken. Bevoegdheid om kennis te nemen van de inbreukvordering jegens Zao kan dan ook niet worden aangenomen op grond van artikel 7 Rv.

 

4. De beoordeling in het incident

geldigheid van de dagvaarding

4.1. Hoewel de dagvaarding niet op alle onderdelen terstond duidelijk is kan niet worden geoordeeld dat daarin, zoals gedaagden kennelijk willen aanvoeren, de eis en de gronden niet zijn vermeld. Voor zover onduidelijkheden bestaan omdat niet voldoende concreet wordt aangegeven welke tekens inbreuk zouden maken op welk merk of omdat in vordering B III tevens vernietiging wordt gevorderd van Jongere Merkregistraties in de Benelux zonder vermelding van het nummer waaronder het merk is ingeschreven, worden gedaagden niet in hun verdediging geschaad. Indien zij immers zouden betwisten dat in zoverre sprake is van inbreuk of sprake is van merkregistraties die vernietigbaar zijn op de door eisers aangevoerde gronden, is het aan eisers hun stellingen nader te concretiseren en te onderbouwen. Gelet op het bepaalde in artikel 122 lid 1 Rv bestaat al daarom geen aanleiding de dagvaarding (gedeeltelijk) nietig te verklaren.

beroep op exclusieve bevoegdheid

4.4. Uit dit arrest volgt dat artikel 22 lid 4 EEX-Vo niet van toepassing is op de vorderingen B I en B II omdat deze vorderingen, die ertoe strekken Spirits International en Spirits Product te dwingen hun medewerking te verlenen aan overdracht van de Merken, aan de orde stellen welke partij rechthebbende op de Merken is, maar de geldigheid van die merken tussen partijen niet is geschil is. Dat, zoals gedaagden stellen, het op de Merken toepasselijke recht een vordering tot overdracht niet mogelijk zou maken, acht de rechtbank niet relevant. Indien die stelling juist is, zal dit leiden tot afwijzing van het gevorderde maar het doet niet af aan de bevoegdheid van deze rechtbank daarover te oordelen.

4.5. Gezien het voorgaande staat artikel 22 lid 4 EEX-Vo er evenmin aan in de weg kennis te nemen van de vordering onder B VI en is ook niet in te zien dat de vorderingen B I, B II en B VI zouden vallen onder het bereik van artikel 22 lid 3 EEX-Vo. Voor vordering A geldt dat, nu de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de hoofdzaak, zij al op die grond tevens bevoegd is een voorlopige maatregel te treffen als onder A gevorderd.

samenhangende inbreukvorderingen

4.7. Voor het gevorderde inbreukverbod jegens Zao ligt dit anders. In hun conclusie van antwoord beroepen eisers zich erop dat zij in de dagvaarding uiteen hebben gezet dat de bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen jegens Zao voortvloeit uit artikel 7 Rv.6 In de dagvaarding wordt inderdaad beroep gedaan op artikel 7 Rv, maar slechts in verband met de gevorderde verklaring voor recht (vordering B VI). In de dagvaarding wordt niet gesteld dat Zao zich schuldig zou maken aan identieke inbreuken zoals hiervoor besproken. De dagvaarding (onder 456 e.v.) vermeldt slechts in het algemeen dat gedaagden, dus ook Zao, inbreuk maken op de nationale merken waarbij op deze plaats van de dagvaarding in het midden wordt gelaten welke gedaagde partij in welk land inbreuk maakt door gebruik van welk teken. Met betrekking tot specifiek Zao is in het geheel geen merkinbreuk gesteld en evenmin dat deze rechtbank bevoegd zou zijn die te onderzoeken. Bevoegdheid om kennis te nemen van de inbreukvordering jegens Zao kan dan ook niet worden aangenomen op grond van artikel 7 Rv noch op enige andere bepaling. De rechtbank gaat er in dit verband met partijen vanuit dat geen relevante verschillen bestaan tussen artikel 6 lid 1 EEX-Vo en artikel 7 Rv voor de onderhavige beoordeling van het beroep van Zao op onbevoegdheid. De rechtbank dient zich derhalve onbevoegd te verklaren van de inbreukvordering jegens Zao kennis te nemen.

4.8. Naar de rechtbank de incidentele conclusie (onder 5.1) begrijpt, strekt het beroep op onbevoegdheid van Zao zich mede uit tot de gevorderde schadevergoeding en/of winstafdracht terzake van de merkinbreuk (vordering B VII). Ook voor deze vordering bestaat gezien het voorgaande geen bevoegdheid.

relatieve bevoegdheid ten aanzien van de nietigheidsvordering

4.9. Voor wat betreft het beroep van Spirits International op relatieve onbevoegdheid van de rechtbank Den Haag is van belang het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013 (ECLI:NL:GHDHA:2013:4466), waarin het gerechtshof heeft geoordeeld, kort gezegd, dat de bevoegdheidsregels van de EEX-Vo prevaleren boven die van het BVIE. Deze beslissing ziet op internationale bevoegdheid maar heeft mogelijk ook gevolgen voor zover artikel 4.6 BVIE een relatief bevoegde rechter aanwijst. Partijen hebben dit arrest niet in hun standpunten kunnen betrekken omdat het is gewezen nadat zij in het incident hadden geconcludeerd. De zaak zal verwezen worden naar de rol om hen daartoe gelegenheid te geven.

beroep op niet-ontvankelijkheid

4.10. De stelling dat FKP en FGUP geen houder van de Merken zijn en om die reden geen inbreukverbod kunnen vorderen, is geen verweer waarop voorafgaand aan een beslissing in de hoofdzaak dient te worden beslist (vergelijk H.R. 2 maart 2012, ECLI:NL:PHR:2012:BU8176 onder 3.5.2). In dit incident gaat de rechtbank aan die stelling voorbij. Gedaagden kunnen dit verweer in de hoofdzaak opwerpen.

5. De beslissing

De rechtbank

In het incident

5.1. verwijst de zaak naar de rol van 28 mei 2014 voor akte van partijen, uitsluitend over hetgeen onder 4.9 is vermeld;

In het incident en de hoofdzaak

houdt iedere beslissing aan.

IEF 13880

Herverpakking en hermerking objectief noodzakelijk om effectieve toegang te verkrijgen

Hof van Beroep Brussel 18 maart 2014, IEF 13880 (PI Pharma tegen MSD)
Merkinbreuk. Parallelimport. Markttoegang. MSD is een Amerikaanse farmaceutische onderneming en had in België het exclusieve recht tot de commercialisatie van producten op basis van losartan (verlaagt de bloeddruk en wordt voorgeschreven bij hypertensie en chronisch hartfalen). De beschermingsduur is in de gehele Europese Unie verstreken. MSD is titularis van onder meer het Benelux woordmerk 'Cozaar' en 'Lortaan'. PI Pharma is een Belgische onderneming die actief is op het gebied van parallelinvoer van geneesmiddelen. In 2011 kreeg zij een vergunning voor parallelinvoer vanuit Italië. PI Pharma herverpakt het geneesmiddel in een nieuwe buitenverpakking (van 28 naar 98 tabletten) waarbij het merk Lortaan wordt vervangen door Cozaar. MSD is van oordeel dat deze herverpakking een inbreuk vormt op haar merkrechten. Het hof besluit dat de herverpakking (een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten) alsmede de hermerking (Cozaar) obectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt. Verzet hiertegen is onrechtmatig, het hoger beroep is dan ook gegrond.

19. (...) Deze overweging geldt a fortiori in onderhavig geding, aangezien het formaat van de lidstaat van uitvoer (of de veelvouden ervan) zelfs niet wordt verhandeld in de lidstaat van invoer. In de lidstaat van invoer (België) gebruikt de merkhouder (MSD) voor het geneesmiddel losartan 100 mg slechts één verpakkingsformaat, met name het formaat van 98 tabletten. Een verzet van MSD tegen de verhandeling door PI Pharma van het verpakkingsformaat van 98 tabletten en dus van een ander verpakkingsformaat dan dat van 28, 56, 84 of 280 tabletten - waarvoor in België geen markt bestaat zodat er met deze formaten zelfs geen sprake kan zijn van een afzetting op een beperkt gedeelte van de markt als bedoeld door het Hof - impliceert dan ook een afscherming van de markten. Dit verschil in verpakkingsformaat maakt dat er een objectieve noodzaak bestaat tot de ompakking naar een formaat van 98 tabletten. Het verzet van MSD als merkhouder tegen dergelijke ompakking belemmert de effectieve toegang van het uit Italië ingevoerde product tot de Belgische markt zodat dit verzet onrechtmatig is. De ompakking naar het formaat van 98 tabletten is voor PI Pharma objectief noodzakelijk om toegang tot de Belgische markt te bekomen. Dergelijke ompakking is dan ook niet uitsluitend ingegeven door het streven naar een commercieel voordeel door PI Pharma. De ompakking naar het formaat van 98 tabletten wordt door PI Pharma gerealiseerd door een nieuwe buitenverpakking.

(...) Het hof besluit zodoende dat de herverpakking door een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt.

21. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een dergelijke vervanging objectief noodzakelijk moet zijn, wil de merkhouder zich er niet tegen kunnen verzetten. De nationale rechter moet derhalve onderzoeken of de omstandigheden ten tijde van de verkoop de vervanging van het oorspronkelijke merk door dat van de lidstaat van invoer objectief noodzakelijk maakten voor de parallelimporteur om het product in die lidstaat op de markt te kunnen brengen. Aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde is voldaan, indien in een bepaald geval het verbod aan de importeur om het merk te vervangen, de effectieve toegang tot de mark belemmert. Dit is het geval wanneer wettelijke bepalingen of praktijken in de lidstaat van invoer de verkoop van dit product op de markt van die lidstaat onder het merk dat het in de lidstaat van uitvoer draagt, beletten. Hetzelfde geldt voor een voorschrift van consumentenbescherming, waarbij het gebruik in de lidstaat van invoer van het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk wordt verboden, omdat dit bij de consument tot verwarring zou kunnen leiden (arrest Upjohn, punten 42 en 43).

24. (...) De vraag rijst hoe PI Pharma dan reclame kan maken voor het parallel ingevoerd geneesmiddel indien dit een naam heeft die verschillend is van de naam van het gekende referentiegeneesmiddel. In dergelijk geval is een herinneringsreclame niet mogelijk of minstens weinig zinvol, want de benaming is niet gekend op de Belgische markt. Aangezien PI Pharma als parallelimporteur enkel maar herinneringsreclame mag maken, wordt zij belet enige promotie te voeren voor het door haar parallel ingevoerde geneesmiddel met vreemde benaming. Deze wettelijke regeling inzake reclame voor parallel ingevoerde geneesmiddelen belet dan ook de daadwerkelijke promotie en marketing door PI Pharma van het geneesmiddel onder het merk van de lidstaat van uitvoer zodat het verbod om het merk te vervangen de effectieve toegang tot de markt belemmert. Het hof besluit dan ook dat in onderhavig geval de hermerking zoals doorgevoerd door PI Pharma objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te krijgen tot de Belgische markt.

25. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het hof van oordeel is dat zowel de herverpakking (nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten) als de hermerking objectief noodzakelijk zijn.

IEF 13879

Inbreuk door gebruik woordmerken MonoFib en Monoflex op website

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 21 maart 2014, IEF 13879 (AV Medical tegen IMP en USB Medical)
Merkinbreuk. Schadevergoeding. AV Medical ontwikkelde bepaalde medische producten waaronder een herbruikbare kleefelektrode die gebruikt wordt bij open hartchirurgie, 'MonoFib' (0760507) en 'Monoflex' (0778475). Voor fabricatie werd contact gezocht met X (IMP), waarna USB Medical is opgericht. De samenwerking is gestrand en AV Medical is middels een uitsluitingsprodedure uitgesloten als vennoot van USBM. AV Medical stelt dat IMP en USBM inbreuk maken op haar merkrechten doordat zij het gebruik van haar merken door USBM sinds januari 2011 niet meer gedoogd. USBM voert verweer en vordert schadevergoeding. De rechter oordeelt dat de gevraagde stakingsmaatregel gegrond is. USBM heeft op haar website gebruik gemaakt van beide merknamen, terwijl zij kennis had van het feit dat AV Medical het gebruik niet meer zou gedogen. Het feit dat dit om een vergetelheid zou gaan doet hieraan geen afbreuk. De overige vorderingen (alsmede de tegenvorderingen) worden afgewezen.

Leestips: r.o. 4.1, 5.1, 5.2.

IEF 13877

Gerecht EU week 21

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A. Morehouse defense-principle en co-existentie.
B. Dubbelzinnigheid in Litouwse taalversie over betaling beroepstaks
C. Bautau-mouche is volgens het woordenboek een klein bootje
D. Een conceptuele betekenis is niet te geven aan ENI en EMI
E. "i" heeft zelfde uitspraak als "y" in HIPERDRIVE
F. EXACT is te beschrijvend voor o.a. maatwerksoftware

Gerecht EU 20 mei 2014, zaak T-247/12 (ARIS) - dossier
A. Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk in kleur met het woordelement „ARIS” voor waren en diensten van klasse 36 en strekkende tot vernietiging beslissing BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk in rood en blauw met de woordelementen „ARISA ASSURANCES S.A.” voor waren en diensten van klasse 36. Co-existentie van oudere merken op de markt – Amerikaans rechtsbeginsel van zogeheten ,Morehouse defense’. Het beroep wordt verworpen.

55 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door verzoeksters argument waarbij de kamer van beroep wordt verweten dat zij geen rekening heeft gehouden met de co-existentie op de markt van, ten eerste, het oudere merk, en ten tweede, het gemeenschapswoordmerk ARIS of het in de Verenigde Staten ingeschreven aangevraagde teken. Verzoekster benadrukt dat de kamer van beroep de dienaangaande overgelegde bewijzen niet correct heeft beoordeeld en verzoekt het Gerecht het zogeheten „Morehouse defense”-beginsel uit het Amerikaanse recht toe te passen, krachtens hetwelk een persoon die oppositie tegen de inschrijving van een merk instelt, niet kan worden geacht door deze inschrijving te zijn benadeeld wanneer de merkaanvrager reeds een met het aangevraagde merk gelijk of in wezen analoog merk heeft ingeschreven voor dezelfde of in wezen soortgelijke waren of diensten.

59 In overeenstemming met hetgeen de kamer van beroep in de bestreden beslissing (punten 27 en 28) heeft overwogen, kan op basis van de door verzoekster aangedragen elementen dus niet worden vastgesteld dat aan de conflicterende merken gelijke merken co-existeerden, en a fortiori evenmin dat deze co-existentie het gevaar voor verwarring daartussen in de zin van de voornoemde rechtspraak zou verminderen, zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van bijlage 11 bij het verzoekschrift, waarin het „Morehouse defense”-beginsel wordt uiteengezet, en van bijlage I.1 b) bij interveniëntes memorie van antwoord, die zij heeft overgelegd om verzoeksters betoog inzake het bestaan van een dergelijke co-existentie te betwisten.

Gerecht EU 21 mei 2014, zaak T-61/13(NUEVA) - dossier
B. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing BHIM, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het rode en witte beeldmerk dat het woordelement „NUEVA” bevat, voor waren van klasse 32. Niet-nakoming van verplichting om binnen gestelde termijn beroepstaks te betalen – Dubbelzinnigheid in taalversie – Eenvormige uitlegging – Toeval of overmacht – Verschoonbare dwaling. Het beroep wordt verworpen.

41 Bovendien had een normaal oplettende en zorgvuldige gemeenschapsmerkaanvraagster die, net als verzoekster, in haar gemeenschapsmerkaanvraag het Engels als tweede taal had gekozen, op zijn minst de bewoordingen van artikel 60 van verordening nr. 207/2009 in de Engelse versie ervan kunnen nagaan, volgens welke „[h]et beroep [...] pas [wordt] geacht te zijn ingesteld, nadat de beroepstaks betaald is” ([t]he notice shall be deemed to have been filed only when the fee for appeal has been paid). Deze bewoordingen in het Engels verbinden de betaling van de beroepstaks (fee for appeal) dus duidelijk aan het instellen van het beroep (notice of appeal), waarvoor een termijn van twee maanden geldt, en niet aan de indiening van de uiteenzetting van de gronden van het beroep (statement setting out the grounds of appeal), waarvoor een termijn van vier maanden geldt.

Gerecht EU 21 mei 2014, zaak T-553/12 (BATEAUX-MOUCHES) - dossier
C. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het beeldmerk bevattende de woordelementen „BATEAUX-MOUCHES” in te schrijven voor waren van de klassen 39, 41 en 43. Het beroep wordt verworpen; Een bateau-mouch is volgens het woordenboek een klein oorlogsbootje.

Sur le caractère générique et non distinctif du terme « bateaux-mouches »
42. Il s’agit d’une « [e]mbarcation qui servait autrefois au transport des voyageurs sur la Seine et qui sert aujourd'hui à des promenades touristiques ». Il ressort également de la lettre du service du Dictionnaire de l’Académie française, qui cite plusieurs dictionnaires dont Le Grand Robert de la langue française, que le sens original du terme bateau-mouche, à savoir un petit bateau de guerre à vapeur et, par extension, un petit bateau à vapeur servant de transport en commun fluvial à Paris et à Lyon, est attesté depuis la fin du XIXe siècle et que, par conséquent, l’Académie n’avait nullement l’intention de modifier sa définition du nom composé bateau-mouche.

43 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant le caractère générique du terme « bateau-mouche ».

Gerecht EU 21 mei 2014, zaak T-599/11 (ENI-EMI) - dossier
D. Oppositie. Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „ENI”, voor waren en diensten van de klassen 14, 67, 9, 11, 14, 1619, 22, 25 en 35 tot 45, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2439/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 september 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende gedeeltelijke weigering van inschrijving van dat merk, in het kader van de oppositie van de houder van de gemeenschapswoord- en beeldmerken die het woordelement „EMI” bevatten, voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 28, 35, 38, 41 en 42. Het beroep wordt afgewezen; een conceptuele betekenis is er niet te geven aan de tekens.

72 The applicant therefore errs in attempting, in paragraph 76 of the application, to attribute a conceptual content to the signs at issue.

Gerecht EU 22 mei 2014, zaak T-95/13 (HIPERDRIVE) - dossier
E. Absolute grond. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1779/20121 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 december 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van het woordmerk "HIPERDRIVE" voor waren van klassen 7 en 9 gedeeltelijk is geweigerd. Het beroep wordt afgewezen; de i en y wordt in diverse talen gelijk uitgesproken en "HYPER" is beschrijvend voor zeer sterk/goed.

8 Ensuite, la chambre de recours a relevé que l’élément composant la partie initiale du signe en cause, à savoir « hiper », était compris comme l’équivalent phonétique de « hyper » et, par conséquent, caractérisait dans des mots composés quelque chose d’« exagéré, [de] marqué par l’excès ». La prononciation avec la lettre « i » ou la lettre « y » serait la même dans les deux cas. La chambre de recours a également souligné, d’une part, que le terme anglais « drive » signifiait en allemand « Antrieb » (commande), « Schwung » (élan) ou « Dynamik » (dynamisme) et, d’autre part, que le terme composé pris dans son intégralité, qui signifiait « sehr starker/sehr guter Antrieb » (très forte/très bonne commande), faisait directement savoir que les produits servaient à régler ou ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil (points 13 et 14 de la décision attaquée).

Gerecht EU 22 mei 2014, zaak T-228/13 (EXACT) - dossier
F. Absolute grond. Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging van beslissing BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het woordmerk „EXACT” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 42. Het beroep wordt afgewezen; EXACT is te beschrijvend voor aangeboden diensten.

32 Contrairement à ce que prétend la requérante (voir points 15 et 16 ci-dessus), et à l’instar de ce que soutient l’OHMI, il doit être observé qu’un terme, même banal, qui indique une qualité d’un produit ou d’un service, serait-elle inhérente à la nature de celui-ci dans l’esprit du public pertinent, ne saurait être qualifié de fantaisiste. En revanche, un tel terme est descriptif des produits ou services en cause, en ce qu’il attire l’attention du public sur l’une ou l’autre de leurs caractéristiques.

IEF 13876

Overeenstemming door het weglaten van deel van de familienaam

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 mei 2014, IEF 13876 (Brunel tegen Brunet)
Uitspraak ingezonden door Gino van Roeyen en Monique Hennekens, Banning. Merkenrecht. Eigen naam. Brunel is merkhoudster van gelijknamige Benelux en internationale woord(/beeld)merken. Brunet recruitment voert aan dat er sprake is van rechtsverwerking, zij voert onder andere aan dat Brunet Recruitment onder andere op vacaturedatabanken moet zijn tegengekomen. Dit beroep gaat niet op, het enkel stilzitten levert geen rechtsverwerking op. Een overzicht van woorden en zinnen die zijn ingevoerd in internetzoekmachines waarmee in 2013 de website van Brunet werd gevonden, en waarop het woord 'Brunel' niet voorkomt, kunnen Brunet niet baten. Daaruit volgt niet dat het relevante publiek de twee niet verwart.  Een beroep op 'eigen naam' van 2.23 lid 1 sub a BVIE gaat ook niet op; van de familienaam van de bestuurders "Brunet de Rochebrune" wordt slechts een deel gebruikt. Het weglaten van een deel van de familienaam draagt aanzienlijk bij aan de overeenstemming met de BRUNEL woordmerken.

Rechtsverwerking
4.6. Brunet Recruitment betoogt dat Brunel het recht om de BRUNEL merken tegen Brunet Recruitment in te roepen heeft verwerkt. Volgens Brunet Recruitment is aannemelijk dat Brunel al een (lange) tijd kennis heeft gehad van het gebruik van het teken/de handelsnaam Brunet Recruitment door Brunet Recruitment, voordat zij Brunet Recruitment verzocht het gebruik daarvan te staken. Brunet Recruitment voert daartoe in de eerste plaats aan dat Brunel de aanduiding Brunet Recruitment moet zijn tegengekomen op vacaturedatabanken. Brunet Recruitment onderbouwt haar stelling voorts aan de hand van een verklaring die voor akkoord is getekend door [B], een voormalig medewerker van de aan Brunel gelieerde onderneming Brunel Nederland B.V. Daarin is opgenomen dat ‘Brunet bekend was binnen Brunel’ in de periode van januari 2004 tot en met oktober 2011, de periode waarin [B] commercieel manager IT was bij Brunel Nederland B.V. Daarnaast is in de verklaring opgenomen dat Brunel Nederland B.V. op een zeker moment behoefte had aan een receptioniste en aan Brunet Recruitment heeft gevraagd of zij in dat verband wat voor Brunel kon betekenen. Ten slotte heeft Brunet Recruitment naar voren gebracht dat een lid van de directie van Brunel in het verleden werkzaam is geweest in Arnhem, alwaar Brunet Recruitment mede actief is.

4.17. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat Brunet Recruitment het teken ‘Brunet (Recruitment)’ gebruikt voor dezelfde of soortgelijke diensten als waarvoor de BRUNEL merken zijn ingeschreven. Brunet Recruitment houdt zich onder genoemde tekens bezig met werving en selectie van personeel en bemiddeling voor plaatsing van personeel, terwijl de BRUNEL merken eveneens zijn ingeschreven voor werving en selectie en plaatsing van personeel. Ook als juist is dat Brunet Recruitment veelal personeel werft voor andersoortige vacatures dan Brunel, namelijk secretaresses, management assistenten en administratief, financieel en commercieel medewerkers en zich meer of anders dan Brunel richt op het midden- en kleinbedrijf, hetgeen Brunel betwist, betekent dit niet dat de diensten niet soortgelijk zijn. De merkinschrijvingen van Brunel zijn immers niet beperkt tot een bepaald soort vacatures of een specifiek deel van de markt.

4.18. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de tekens ‘Brunet’ en ‘Brunet Recruitment’ in sterke mate overeenstemmen met de BRUNEL woordmerken (zie 2.2 onder a. en b.). In de BRUNEL woordmerken is het woord ‘Brunel’ het enige en daarmee het dominerende en onderscheidende bestanddeel van het merk en daardoor (meer) bepalend voor het totaalbeeld dat bij het relevante publiek achterblijft. Het element ‘Brunet’ moet worden beschouwd als het dominerende en onderscheidende bestanddeel van de tekens ‘Brunet’ en ‘Brunet Recruitment’. Het woord ‘Recruitment’ is beschrijvend en moet voor de totaalindruk niet althans als een minder bepalende toevoeging worden gezien. In het logo is het woord ‘Recruitment’ bovendien in aanzienlijk kleinere letters opgenomen dan het woord ‘Brunet’ hetgeen benadrukt dat ‘Brunet’ het dominerende bestanddeel is. Begripsmatig hebben noch ‘Brunel’ noch ‘Brunet’ betekenis. De woorden ‘Brunel’ en ‘Brunet’ verschillen slechts één letter van elkaar en vertonen auditief en visueel dan ook grote gelijkenis. De visuele en auditieve gelijkenis wordt vergroot nu alleen de laatste letter anders is. In het algemeen geldt dat het eerste deel van een teken meer aandacht krijgt van het publiek en dus meer bepalend is voor het totaalbeeld van een teken dan het daaropvolgende deel, hetgeen naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ook in dit geval geldt.

Eigen naam
4.23. Het verweer van Brunet Recruitment dat het element ‘Brunet’ in haar handelsnaam verwijst naar de familienaam van de bestuurders van Brunet Recruitment en dat zulks Brunet Recruitment een geldige reden dan wel eigen recht geeft voor het gebruik van dat teken, kan niet slagen. De voorzieningenrechter begrijpt dat Brunet Recruitment hiermee een beroep heeft willen doen op een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en/of op de beperking op het merkenrecht voor het gebruik van een eigen naam in de zin van de artikelen 12 sub a GMVo en artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE. Daargelaten of Brunet Recruitment als rechtspersoon een beroept toekomt op laatstgenoemde beperking, terwijl zij voorts niet haar eigen naam inroept maar die van haar bestuurders, kan het beroep op die bepalingen om de volgende reden niet slagen. Brunet Recruitment gebruikt niet de familienaam van haar bestuurders – [A] - maar slechts een deel daarvan namelijk ‘Brunet’. Een reden voor het weglaten van ‘[X]’ heeft Brunet Recruitment niet gegeven terwijl het weglaten van dat deel van de familienaam wel aanzienlijk bijdraagt aan de overeenstemming met de BRUNEL woordmerken en daarmee aan de mate waarin het publiek een verband zal leggen tussen de diensten van Brunet Recruitment en Brunel. In het midden kan blijven of de BRUNEL woordmerken bekend zijn als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, nu niet in geschil is dat zij in Nederland een aanzienlijke mate van bekendheid genieten. Gegeven die bekendheid van de BRUNEL woordmerken, had Brunet Recruitment zich bewust moeten zijn dat het publiek voornoemd verband zal leggen en dat besef had haar moeten weerhouden van het gebruik van het teken ‘Brunet’ voor haar diensten dan wel als handelsnaam. Dat brengt naar voorlopig oordeel mee dat de gestelde reden voor het gebruik van het teken niet geldig is in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en dat dit gebruik niet overeenstemt met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van de artikelen 12 sub a GMVo en 2.23 lid 1 sub a BVIE. Ook in de context van artikel 5 Hnw geldt de omstandigheid dat de jongere handelsnaam de eigen naam is niet als geldige reden indien verwarringsgevaar te duchten is.

Lees de uitspraak hier:
KG ZA 14-141 (pdf)
IEF 13876 (link)