Woord- en of beeldmerk  

HR 20 januari 2012, LJN BU7244 (Bach Flower Remedies tegen Healing Herbs; concl. AG Verkade)

In navolging van IEF 8612 en IEF 5215. Merkenrecht. Verwording tot soortnaam geldt in beginsel slechts voor woordmerken, is onjuist. Onderscheid beoordeling woord- en beeldmerken.

Zowel Flower Remedies als Healing Herbs brengt producten op de markt die zijn vervaardigd volgens de door dr. Bach ontwikkelde methode. Flower Remedies is houdster van diverse Beneluxmerken, waaronder THE BACH REMEDIES. In Engeland zijn de woordmerken BACH en BACH FLOWER REMEDIES uit het merkenregister verwijderd, de beeldmerken werden voorzien van een disclaimer.

Rechtspraak.nl: Merkenrecht. Vordering tot nietig- althans vervallenverklaring van depots. Voor beoordeling onderscheidend vermogen ingeschreven merk moet feitelijke situatie ten tijde van depot in aanmerking worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op moment beoordeling geldt. Oordeel hof dat mogelijkheid verval merkrecht wegens verwording merk tot soortnaam in beginsel slechts geldt voor woordmerken, onjuist. Bewoordingen Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid, en HvJEU heeft in arrest van 27 april 2006 (nr. C-145/05, IER 2006/60; Levi Strauss/Casucci) betrokken regel ook op beeldmerk toepasselijk geacht. Aan BenGH 19 december 1997, nr. A96/2, NJ 2000/574 (Beapharm/Nederma) komt op dit punt geen betekenis meer toe.

Conclusie AG start met de woorden: Deze zaak gaat in de kern om de vraag in hoeverre in de Benelux aan één onderneming exclusieve merkrechten voor bepaalde producten kunnen toekomen op de familienaam van iemand (dr. E. Bach) wiens receptuur gebruikt wordt, terwijl (i) die - idealistische - persoon bij leven in publicaties heeft aangegeven hoe mensen zelf die receptuur kunnen toepassen, en terwijl (ii) wereldwijd decennialang door derden volgens deze receptuur vervaardigde producten onder die naam of met verwijzing naar die naam, op de markt worden gebracht.
In het cassatiedebat wordt - meer toegespitst - vooral gestreden over de vraag of hierop 'oud' Benelux-merkenrecht, of 'nieuw' Europees geharmoniseerd Benelux-merkenrecht van toepassing zou zijn, en over de vraag in hoeverre merken met zowel de familienaam als toegevoegde figuratieve elementen anders beoordeeld zouden moeten worden dan woordmerken.

Beoordeling: Uit hetgeen hiervoor in 4.2 is overwogen volgt dat de klachten van het onderdeel, die uitgaan van toepasselijkheid van het voor 1996 geldende recht, op een onjuiste rechtsopvatting berusten, zodat zij falen. In citaten:

Ten aanzien van onderscheid beoordeling woord- en beeldmerken

4.2 Het onderdeel gaat terecht ervan uit dat het hof wat het toepasselijke recht aangaat, geen onderscheid heeft gemaakt tussen de beoordeling van de woord- en de beeldmerken. Het mist evenwel feitelijke grondslag en kan dus niet tot cassatie leiden. Weliswaar heeft het hof in rov. 6 overwogen het recht van voor 1996 te moeten toepassen, maar blijkens hetgeen het vervolgens heeft overwogen en geoordeeld, in het bijzonder in rov. 8, 9, 11, 13 en 16, heeft het hof het recht toegepast zoals het onder de Richtlijn, mede door de rechtspraak van het HvJEU, vorm heeft gekregen. Dat heeft het hof terecht gedaan. Nu noch de Richtlijn, noch het Protocol tot wijziging van de toenmalige BMW op dit punt overgangsbepalingen kent, zal voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt.

Een andersluidende opvatting zou tot gevolg hebben dat rechten op merken die zijn verkregen voorafgaande aan de implementatie van de Richtlijn (buiten het geval van inburgering) blijvend onaantastbaar zouden zijn, in weerwil van het door de Richtlijn nagestreefde doel van algemeen belang dat generieke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (vgl. HvJEU 12 februari 2004, nr. C-363/99 (Postkantoor)). Die consequentie kan, bij gebreke van een overgangsbepaling in de Richtlijn die dit meebrengt, niet worden aanvaard.

Betreft verwording tot soortnaam van beeldmerk
4.4.1 Onderdeel III keert zich tegen het in rov. 17 van het tussenarrest neergelegde oordeel van het hof dat de mogelijkheid van verval van een merkrecht wegens verwording van het merk tot soortnaam (art. 12 lid 2, aanhef en onder d, Richtlijn; art. 2.26 lid 2, aanhef en onder b, BVIE) in beginsel slechts geldt voor woordmerken. Het oordeel van het hof berust inderdaad op een onjuiste rechtsopvatting. De bewoordingen van Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid tussen woord- en andere merken en het HvJEU heeft in zijn arrest van 27 april 2006 (nr. C-145/05, IER 2006/60; Levi Strauss/Casucci) de betrokken regel ook op een beeldmerk toepasselijk geacht. Onder het geharmoniseerde Europese merkenrecht komt derhalve op dit punt geen betekenis meer toe aan het arrest BenGH 19 december 1997 (nr. A96/2, NJ 2000/574, Beapharm/Nederma). Er is voorts geen grond anders te oordelen waar het gaat om nietigverklaring van een merk in het vergelijkbare geval, bedoeld in art. 2.28 lid 1, aanhef en onder d, BVIE.

4.4.2 Het onderdeel is dus gegrond, maar kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Het hof heeft immers in de door onderdeel II tevergeefs bestreden rov. 16 van het tussenarrest geoordeeld dat en op welke grond aan de beeldmerken - blijkens de bewoordingen van die overweging: ook op het moment waarop het hof oordeelde - onderscheidend vermogen toekwam. Het hof waarnaar de zaak zou worden verwezen, zou derhalve niet tot een ander oordeel kunnen komen dan dat van verwording van de beeldmerken tot generieke aanduiding geen sprake is.

Op andere blogs:
Octrooibureau (Verlies van merkrecht op een logo)

Rechtbank Amsterdam 18 januari 2012, HA ZA 09-4019 (Converse/Kesbo tegen Makro c.s. (Metro, Scapino, V&D en curator Sporttrading c.s.))

In januari en april 2009 heeft Makro schoenen voorzien van Converse-tekens aangeboden die waren ingekocht bij Sporttrading c.s.. Tegen Makro zijn een ex parte beschikkingen uitgevaardigd.

Vergelijkbaar met IEF 10805. In conventie wordt bezwaar gemaakt tegen enkele overlegde producties, waaronder een accountantsrapport. Volgens Makro had Converse eerder onderzoek kunnen doen en eerder het rapport in het geding kunnen brengen. Gelet op de omvang en de opzet van het verrichte onderzoek dat zich in eerste instantie op andere partijen richtte, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat Converse dit rapport niet eerder in het geding had kunnen brengen. Het rapport is nog onvoldoende onderdeel geweest van het gevoerde partijdebat en de rechtbank ziet aanleiding nadere akte te laten nemen en de zaak zal naar de rol worden verwezen.

In reconventie stelt Makro dat Converse c.s. ten onrechte rechtsmaatregelen heeft getroffen. Dat is niet onderbouwd. In citaten:

4.11. (...) Zo is ten aanzien van de opheffingen van de voorzieningen door Makro niet aangegeven waaruit blijkt dat deze voorzieningen ondeugdelijk en/of onnodig waren. Ten aanzien van de stelling dat Converse c.s. de verkoop van schoenen aan Makro heeft geweigerd laat Makro bijvoorbeeld na te onderbouwen waaruit dat is gebleken en waarom dat als misbruik van een economische machtspositie in de zin van artikel 24 van de Mededingingswet te bestempelen is. Ook deze vorderingen zullen om die reden worden afgewezen.

Afbeelding CC-BY-SA oki_jappo Flickr.com

Gerecht EU 19 januari 2012, zaak T-103/11 (Tiantian Shang tegen OHIM)

Gemeenschapsmerk. Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk JUSTING (2) waarvoor aanspraak wordt gemaakt op de anciënniteit van het nationale beeldmerk met woordelement JUSTING. De onderzoeker wijst beeldmerk af, omdat het Italiaanse en het gemeenschapsmerk niet gelijk zijn. Vervolgens wordt het beroep verworpen. Als middel worden artikel 34 Vo. 207/2009, Schending van Richtlijn 98/71 en de bekendheid van het oudere nationale merk ingezet.

De verschillen in de beeldelementen van de aan de orde zijnde waren dienen, aldus verzoekster weer in de context van een „proces van grafische evolutie” van het oudere nationale merk te worden geplaatst. Dit beroep slaagt niet, daarvoor verschillen de tekens te veel om beroep te kunnen doen op anciënniteit van het oudere nationale beeldmerk.

Gelijke tekens
23. De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat de merken niet gelijk waren, zodat de aanspraak op de anciënniteit van het oudere nationale merk voor het aangevraagde gemeenschapsmerk niet kon worden toegewezen.

24. Verzoeksters argument dat de verschillen tussen de merken door een „proces van grafische evolutie” beoogt te verklaren, kan niet afdoen aan die conclusie.

Schending richtlijn 98/71 :
27. Volgens rekwirante dienen de twee merken uit het oogpunt van een „mogelijk verwarringsgevaar”, indien wordt afgezien van een „al te grote gestrengheid”, te worden geacht één merk te zijn, rekening houdend met de identiteit van de waren, van het woordelement en van de houder, met de „feitelijke anciënniteit” en met de „duidelijke combinatie en/of evolutie van de volkomen verenigbare tekens”.

29. Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat de bepalingen van richtlijn 98/71 in casu niet van toepassing zijn omdat zij modellen betreffen.

31. Bovendien zijn de argumenten die verzoekster in het kader van dit middel aanvoert, in wezen dezelfde als die van het eerste middel. Verzoekster tracht immers aan te tonen dat de wezenlijke bestanddelen van de aan de orde zijnde merken gelijk zijn, te weten het woordelement „justing”, en dat de verschillen slechts het resultaat zijn van een „proces van grafische evolutie” waarmee het Gerecht rekening moet houden om daaruit te concluderen dat de merken gelijk zijn.

HvJ EU 19 januari 2012 zaak C-53/11P (OHIM tegen Nike International) - dossier

Hogere voorziening na T-137/09. In de oppositieprocedure komt Nike, als aanvrager voor het gemeenschapswoordmerk R10, een niet-ingeschreven nationaal woordmerk R10 tegen. Tijdens de procedure wordt dat nationaal merk gecedeerd. Het arrest gaat over de ontvankelijkheid van het beroep, het begrip "persoon die beroep kan instellen" en de toepasselijkheid van richtsnoeren voor BHIM. In citaten:

Persoon die beroep kan instellen
44. Met het eerste onderdeel van het eerste middel en met het tweede middel stelt het BHIM dat het Gerecht artikel 58 van verordening nr. 40/94 en regel 49 van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door geen rekening te houden met de toepasselijkheid van deze bepalingen en door de eerste kamer van beroep van het BHIM de verplichting op te leggen, bij de beoordeling van de procesbevoegdheid van een persoon die een beroep tegen een beslissing van een oppositieafdeling van het BHIM heeft ingesteld, de richtsnoeren van het BHIM mutatis mutandis toe te passen. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de kamer van beroep Nike een bijkomende termijn had moeten verlenen om haar opmerkingen in te dienen, dan wel om extra bewijzen over te leggen betreffende de overdracht van het oudere recht waarop zij zich ter rechtvaardiging van haar procesbevoegdheid beriep.

50. Niet alleen kan het BHIM volgens de bewoordingen van bedoeld lid 1 de persoon die het beroep instelt geen bijkomende termijn toekennen om een onregelmatigheid te verhelpen die verband houdt met het bewijs van zijn procesbevoegdheid, maar lid 2 van regel 49 sluit die mogelijkheid bovendien uit.

Bewijs van cessie ouder nationaal recht
56. Hieruit volgt dat het Gerecht artikel 58 van verordening nr. 40/94 en regel 49, leden 1 en 2, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door in casu geen rekening te houden met de toepasselijkheid van regel 49, lid 1, van verordening nr. 2868/95 en door te oordelen dat de eerste kamer van beroep van het BHIM krachtens regel 50, lid 1, en – naar analogie – regel 31, lid 6, van deze verordening, alsook, mutatis mutandis, overeenkomstig het – in punt 17 van het onderhavige arrest vermelde – punt van de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure, Nike in de gelegenheid had moeten stellen haar opmerkingen in te dienen of bijkomende bewijzen over te leggen waaruit de overgang van het door haar ten bewijze van haar procesbevoegdheid ingeroepen oudere recht kon blijken.

Toepasselijkheid van richtsnoeren voor BHIM
57. Voor zover het Gerecht in het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de kamers van beroep van het BHIM verplicht zijn om de richtsnoeren van het BHIM toe te passen, is het, zoals het BHIM opmerkt, vaste rechtspraak dat de beslissingen die deze kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten, zodat de rechtmatigheid van de beslissingen van die kamers van beroep enkel moet worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de rechter van de Unie (zie in die zin arresten van 15 september 2005, BioID/BHIM, C‑37/03 P, Jurispr. blz. I‑7975, punt 47; 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C‑173/04 P, Jurispr. blz. I‑551, punt 48, en 16 juli 2009, American Clothing Associates/BHIM en BHIM/American Clothing Associates, C‑202/08 P en C‑208/08 P, Jurispr. blz. I‑6933, punt 57).

Rechtbank 's-Gravenhage 18 januari 2012, HA ZA 10-4464 (Key To Metals tegenover Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH)

Met dank aan Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten.

Merkenrecht. Proceskostenveroordeling bij een IE-geldigheidskwestie. Key To Metals richt zich op informatievoorziening over metalen en -legeringen en exploiteert een database online en op een cd-rom. Stahlschlüssel is houdster van het internationale woordmerk KEY TO STEEL (bij het Bundespatentgericht is dit merk doorgehaald, bij de rechtbank in Madrid is de nietigheidsvordering afgewezen).

Het merk KEY TO STEEL bestaat uit de drie woorden “key”, “to” en “steel”. Tussen partijen is niet in geschil dat de waren en diensten die door Stahlschlüssel onder het merk worden aangeboden betrekking hebben op het verschaffen van informatie over staal. (…) Daarmee is duidelijk dat het bestanddeel “steel” een kenmerk van de waren en diensten beschrijft, namelijk het onderwerp waarover zij informatie verschaffen. Dat “key” in dit verband als “oplossing”, “verklaring”, “lijst met antwoorden”, “sleutelwoord”, “determineertabel”, “legenda van”, “sleutel tot”, en “informatie over” kan worden begrepen, is als zodanig door Stahlschlüssel niet betwist. Echter gesteld noch gebleken is dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen van het merk verschilt van de loutere som van de bestanddelen (r.o. 4.9). Het merk wordt niet als ingeburgerd beschouwd (r.o. 4.11).

De rechtbank overweegt dat volgens vaste (lagere) rechtspraak een volledige en evenredige proceskostenveroordeling op de voet van 1019h Rv op zijn plaats is. Ook in het geval van het enkel aan de orde zijn van een geldigheidskwestie van een intellectueel eigendomsrecht.

4.8. Het merk KEY TO STEEL bestaat uit de drie woorden “key”, “to” en “steel”. Tussen partijen is niet in geschil dat de waren en diensten die door Stahlschlüssel onder het merk worden aangeboden, betrekking hebben op het verschaffen van informatie over staal. Dit volgt ook uit de tekst op de website van Stahlschlüssel (zie hiervoor onder 2.2). Daarmee is duidelijk dat het bestanddeel “steel” een kenmerk van de waren en diensten beschrijft, namelijk het onderwerp waarover zij informatie verschaffen. Dat “key” in dit verband als “oplossing”, “verklaring”, “lijst met antwoorden”, “sleutelwoord”, “determineertabel”, “legenda van”, “sleutel tot” en “informatie over” kan worden begrepen, is als zodanig door Stahlschlüssel niet betwist. Evenmin is door haar betwist dat de diensten en waren die zij onder het merk aanbiedt aldus kunnen worden opgevat. In de informatie die zij op haar website geeft over “[t]he Key to Steel – Stahlschuessel cross reference book”, volgt dat dit de gebruiker “will help (...) to decode / decipher steel designations and find equivalent materials worldwide”. Gesteld noch gebleken is dat de andere waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven een ander (gebruiks)doel hebben. Daarmee beschrijft “key” een kenmerk van de waren en diensten, namelijk wat zij zijn/inhouden. Met “key” wordt beschreven waartoe de waren en diensten dienen of bestemd zijn dan wel waarvoor deze (dienen te) worden gebruikt, te weten: om bepaalde informatie te ontsluiten en/of te vinden dan wel om deze daartoe aan te bieden. Het woord “to” komt zelf in de samenstelling van woorden geen afzonderlijke betekenis toe, het verbindt “key” met “steel” op een taalkundig juiste en op in ieder geval niet ongebruikelijke of bijzondere wijze. Het bestanddeel “to” maakt duidelijk over welk onderwerp er informatie beschikbaar gemaakt of verschaft wordt. Uit de door Key To Metals op het internet gevonden voorbeelden van gebruik van de samenstelling “key to” volgt in ieder geval dat deze niet ongebruikelijk is om aan te geven dat toegang tot informatie, antwoorden, verklaringen over een bepaald onderwerp wordt gegeven. De rechtbank kan Stahlschlüssel dan ook niet volgen in haar betoog dat “key to”, ondanks dat dit “oplossing” of “sleutel” kan betekenen, ambigu is en dat daarmee (dus) nog geen band met de genoemde waren of diensten wordt gesuggereerd. Dat “key to” niet gelijkgesteld kan worden aan bijvoorbeeld “printed matter” of “internet” – zoals Stahlschlüssel aanvoert – is in dit verband niet relevant, het gaat er om dat “key to” kenmerken (de inhoud en bestemming) van de waren en diensten beschrijft en in die zin beschrijvend is.

4.9. Gesteld noch gebleken is dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen van het merk verschilt van de loutere som van de bestanddelen. Het is samengesteld volgens de normale taalregels en er is geen sprake van een taalkundige vondst of ongebruikelijke wending in taalkundige zin. Dat de samenstelling kan worden begrepen als “een (probleem-)oplossende, verklarende lijst met antwoorden betrekkinghebbende op staal” of “een hulpstuk voor de ontcijfering van wetenschappelijke informatie zoals codes en chemische tabellen behorende bij staal” (zoals gesteld door Key To Metals), volgt uit het voorgaande en is als zodanig door Stahlschlüssel niet betwist. Gesteld noch gebleken is dat, omdat het om een merk gaat dat gesteld is in de Engelse taal, het gebruik van de Engelse taal dient te leiden tot een ander oordeel. Uit de omstandigheid dat de waren en diensten door Stahlschlüssel– onder meer – in de Benelux in de Engelse taal worden aangeboden en deze in het Engels worden aangeprezen (zie hiervoor onder 2.2), mag blijken dat het gebruik van de Engelse taal voor het in aanmerking komende publiek in de Benelux in ieder geval niet als bijzonder of ongebruikelijk zal worden ervaren. Zoals Stahlschlüssel ter gelegenheid van de comparitie heeft toegelicht gebruikt zij soms ook de Franse vertaling “La clé des aciers” naast “Stahlschlüssel” en KEY TO STEEL. De rechtbank overweegt dat uit het gebruik van deze letterlijke vertalingen van de betekenis van KEY TO STEEL volgt dat de letterlijke betekenis kennelijk door Stahlschlüssel van belang wordt geacht bij het aanbieden van haar waren en diensten.

4.11. Voor zover Stahlschlüssel zich tevens beroept op het verkrijgen van onderscheidend vermogen ten gevolge van inburgering, wordt dit beroep verworpen. In de conclusie van antwoord spreekt Stahlschlüssel over intensief gebruik dat ertoe heeft geleid dat het merk – zo dit aanvankelijk niet het geval was – is gaan dienen ter onderscheiding van haar waren en diensten. Uit de proceshouding van Key To Metals volgt dat zij dit betwist. De enige concrete onderbouwing die door Stahlschlüssel van het (verkrijgen van) onderscheidend vermogen is gegeven, is haar verwijzing naar enkele door haar overgelegde prints van zoekresultaten van Google naar het voorkomen van “Key to steel” in pagina’s in de Nederlandse taal op het internet. Volgens Stahlschlüssel volgt uit de omstandigheid dat al deze zoekresultaten verwijzen naar Stahlschlüssel en niet naar een andere “Key to steel”, dat het merk KEY TO STEEL onderscheidend vermogen heeft.

Lees het vonnis hier (grosse, schone grosse/pdf).

Gerechtshof Amsterdam 27 december 2011, zaaknr. 200.079.701/01 SKG (Super B B.V. tegen Batterien-Montage-Zentrum GmbH)

Geheimhoudingsovereenkomst en know how bescherming. Stukgelopen samenwerking tussen accu-ontwerper. Super B ontwerpt accu's voor crossmotoren. BMZ assembleert en voorziet deze van beeldmerk van Super B. Na beëindiging van de overeenkomst blijkt dat er nog 622 accu's in voorraad staan, Super B sommeert BMZ een onthoudingsverklaring te tekenen om geen inbreuk te maken op de rechten van Super  en geen accu's in voorraad te hebben of ter verkoop aan te bieden. Omdat hieraan geen gevolg werd gegeven heeft Super B de procedure gestart.

Grief 2 slaagt: Het is vooralsnog voldoende aannemelijk dat de accu's zijn vervaardigd op basis van know how die Super B aan BMZ ter beschikking heeft gesteld.

Het dictum: vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende:
gebiedt BMZ de tussen partijen gesloten geheimhoudingsovereenkomst onverkort na te komen, meer in het bijzonder door (i) de door Super B verstrekte kennis niet toe te passen in producten of anderszins te verspreiden en (ii) geen accu's (meer) te produceren op basis vn door Super B verstrekte kennis.

Leessuggestie: r.o. 3.7 t/m 3.7.2

Hof 's-Gravenhage 17 januari 2012, LJN BV3748 (Truvo Belgium Comm.V. tegen Detemedien Deutsche Telekom Medien GmbH) - grosse zaaknr. 200.082.649/01

Met dank aan Linda Brouwer, Bird & Bird.

Merkenrecht. Is er sprake van normaal gebruik van de ingeroepen merken GELBE SEITEN, GELE BLADZIJDEN, YELLOW PAGES en PAGES JAUNES.

De omstandigheid dat in en op allerlei verschillende (bedrijven)gidsen en websites op dit gebied de kleur geel gebruikt wordt, is veeleer een aanwijzing dat geel voor waren en diensten op dit gebied niet onderscheidend is (r.o. 10 ad b). Er is geen normaal gebruik aangetoond PAGES JAUNES, GELE BLADZIJDEN en GELBE SEITEN.

Het merk YELLOW PAGES is wel normaal gebruikt voor klasse 35, reclame verzameling/vastlegging gegeven. Hoewel niet uit enig stuk of enige stelling valt af te leiden dat het merk is gebruikt voor de waren in klasse 9, computers en beeld- en geluiddragers.

Het hof oordeelt dat er geen auditieve of visuele overeenstemming bestaat, zodat niet van verwarringsgevaar tussen GELBE SEITEN en YELLOW PAGES kan worden gesproken. Gelet op de vertaalslag, voor het Nederlandstalige en Franstalige publiek vaak een dubbele vertaalslag (namelijk van het Duits naar het Nederlands/Frans en dan naar het Engels) die nodig is voor begripsmatige overeenstemming, is het hof van oordeel dat de totaalindruk meer wordt bepaald door de visuele en auditieve verschillen dan door de (indirecte) begripsmatige overeenstemming. Deze overeenstemming wordt door deze verschillen geneutraliseerd. Het bovenstaande leidt tot het oordeel dat verwarringsgevaar niet kan worden aangenomen.

10. Ad b. De producties A4 tot en met Al 1 betreffen uitdraaien van websites over drukwerken en drukwerken met de namen MOBILO, ZOOM, GOUDEN GIDS en YELLOW PAGES, waarin de kleur geel en/of geLe bladzijden voorkomen en websites waarin de aanduidingen GOLDENPAGES, GOUDENG1DS, YELLOWPAGES en PAGESDOR en de kleur geel voorkomen. Nog daargelaten dat van het grootste deel van de producties niet blijkt dat zij uit de relevante periode dateren, komen de merken PAGES JAUNES, GELE BLADZIJDEN en GELBE SEITEN niet voor. Het gebruik van de kleur geel kan niet worden aangemerkt als gebruik van de merken. De omstandigheid dat in en op allerlei verschillende (bedrjven)gidsen en websites op dit gebied de kleur geel gebruikt wordt, is veeleer een aanwijzing dat geel voor waren en diensten op dit gebied niet onderscheidend is.

11. Het bovenstaande brengt mee dat naar het oordeel van het hof Truvo niet heeft aangetoond dat zij haar merken PAGES JALJNES, GELE BLADZIJDEN en GELBE SEITEN normaal (als merk) heeft gebruikt. De grieven 2 en 3 falen derhalve. Het hof wijst er nog op dat het Hof van Beroep te Brussel in het beroep van Truvo in een andere oppositiezaak tegen AlfTemme van 16 februari 2010 (Nr 2008/ARJ2212) eveneens tot het oordeel kwam dat de door Truvo overgelegde bewijsstukken niet dienstig zijn om het gebruik van het merk PAGES JAUNES in de periode van 24 februari 2001 tot en met 24 februari 2006 te staven.

13. Truvo stelt dat zij haar merken ook normaal heeft gebruikt voor de waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven in de klassen 9 en 35 (vergelijk de als productie 9 bij het beroepsschrift overgelegde merkinschrijving). Het hof is van oordeel dat niet uit enig stuk of enige stelling valt af te leiden dat het merk gebruikt is voor de waren in klasse 9 waarvoor het is gedeponeerd, kort gezegd computers en beeld- en geluiddragers. Wel zijn de merken naar het oordeel van het hof normaal gebruikt voor de diensten in klasse 35 waarvoor zij zijn ingeschreven, kort gezegd dienstverlening op het gebied van reclame en op het gebied van verzameling, vastlegging en verwerking van gegevens. 

16. Het hof is van oordeel dat tussen het teken en het merk geen visuele en auditieve overeenstemming bestaat. Door de advocaat van Truvo is, na een betoog dat vanwege de begripsmatige overeenstemming ook sprake is van visuele en auditieve overeenstemming, tijdens de mondelinge behandeling erkend dat geen sprake is van auditieve en visuele overeenstemming. Wel is sprake van begripsmatige overeenstemming, zij het dat daarvoor een vertaalsiag nodig is van het Duits naar het Engels. Voor zover Truvo bedoelt te betogen dat artikel 2.20, lid 4, BVIE (Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale ofstreektalen van het Benelux-gebie strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen) van toepassing is omdat Engels een verdragstaal zou zijn, althans daarmee gelijkgesteld zou moeten worden, faalt dit betoog, zoals ook al valt af te leiden uit de tweede zin van deze bepaling (De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in een ofmeer aan het genoemde gebied vreemde talen geschiedt door de rechter). Deze bepaling heeft een beperkte strekking en is wellicht in strijd met de merkenrichtlijn, zodat er in ieder geval geen reden is voor een ruime of analoge toepassing. Voorts is het hof van oordeel dat het merk, gelet op zijn beschrijvende onderdelen (gele bladzijden voor de gele bladzijdenrubriek in telefoonboeken en dergelijke), van huis uit een beperkte beschermingsomvang heeft, terwijl Truvo in het kader van het verwarringsgevaar niet voldoende onderbouwd gesteld heeft dat het merk door gebruik een grote beschermingsomvang heeft gekregen. De stelling van Truvo dat “het Yellow Pages-format” wereldberoemd is, wil niet zeggen dat het onderhavige merk bekend is. En tegendeel, met dit wereldberoemde Yellow-Pages-.format doelt Truvo kennelijk op het wereldwijde gebruik van de aanduiding yellow pages om een service directory aan te duiden. Hierdoor wordt het beschrijvende karakter van de aanduiding benadrukt. Gelet op de vertaalslag (die voor het Nederlandstalige en Franstalige publiek ook nog vaak zal neerkomen op een dubbele vertaalslag van het Duits naar het Nederlands/Frans en dan naar het Engels) die nodig is voor begripsmatige overeenstemming, is het hof van oordeel dat de totaal indruk van het teken en het merk meer worden bepaald door de visuele en auditieve verschillen dan door de (indirecte) begripsmatige overeenstemming en deze overeenstemming door deze verschillen wordt geneutraliseerd. 1-let bovenstaande leidt tot het oordeel dat verwarringsgevaar niet kan worden aangenomen. Dit geldt temeer nu moet worden uitgegaan van een geringe beschermingsomvang van het merk. 

Inmiddels ook op de BBIE-site: hier, LJN, schone pdf.
Op andere blogs:
DomJur

Gerecht EU 18 januari 2012, zaak T-304/09 (Tilda Riceland Private Ltd. tegen OHIM/Siam Grains Co. Ltd) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van gemeenschapsbeeldmerk BASmALI houdster van niet-ingeschreven ouder merk en ouder teken BASMATI tegen. Oppositieafdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt vervolgens verworpen.

Middelen: ten eerste, de kamer van beroep haar beslissing ten onrechte uitsluitend heeft gebaseerd op een uitlegging van een bepaling waarbij geen rekening wordt gehouden met nationale regels en rechterlijke uitspraken van de betrokken lidstaat; ten tweede, de kamer van beroep het recht van een lidstaat, namelijk het Verenigd Koninkrijk, niet heeft toegepast met betrekking tot een vordering gekend als "extended form of passing off" en, ten derde, de kamer van beroep ten onrechte heeft geëist dat verzoekster houder is van eigendomsrechten voor het teken "BASMATI", en ten slotte de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het woord "BASMATI" een generieke term is.

De beslissing van Kamer van Beroep wordt vernietigd, omdat niet nauwkeurig is onderzocht of verzoekster rechten op dat teken had verworven naar het nationale recht.

In citaten:

22      In de tweede plaats dient te worden geoordeeld dat bij de vraag of een opposant rechten op een niet-ingeschreven merk of op een in het economisch verkeer gebruikt teken heeft verworven – en dus houder van het aangevoerde teken is in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 – het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale recht niet buiten beschouwing mag worden gelaten. In deze context speelt het geldende nationale recht in het bijzonder een rol bij de vaststelling van de procedures voor verwerving van rechten op het teken dat ter staving van een oppositie op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 wordt aangevoerd.

25      In de derde plaats bepaalt section 5(4) van de Trade Marks Act 1994 in de tweede alinea ervan ook dat een persoon die kan opkomen tegen het gebruik van een merk, moet worden geacht „houder van een ouder recht” te zijn. Hieruit volgt dat volgens het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht in het kader van een vordering wegens misbruik de hoedanigheid van houder van een ouder recht niet kan worden vastgesteld op autonome wijze – zoals de kamer van beroep in wezen in de bestreden beslissing heeft gedaan – zonder rekening te houden met het vermogen van de opposant om op te komen tegen het gebruik van een merk.

26      Het feit dat de eigendom die door de vordering wegens misbruik wordt beschermd, geen betrekking heeft op een woord of een naam waarvan het gebruik door derden is beperkt, maar op de klantenkring zelf waaraan afbreuk wordt gedaan door het litigieuze gebruik [arrest Gerecht van 11 juni 2009, Last Minute Network/BHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 en T‑115/07, Jurispr. blz. II‑1919, punt 61], zoals de kamer van beroep in wezen in punt 24 van de bestreden beslissing heeft gesteld, kan daaraan geen afbreuk doen. De omstandigheid dat de opposant enkel formeel eigenaar van de klantenkring is waaraan afbreuk wordt gedaan, betekent immers niet noodzakelijkerwijs dat hij op het aangevoerde teken geen rechten heeft verworven die hem in staat stellen om, in voorkomend geval, op te komen tegen het gebruik van een later merk. In dit verband dient erop te worden gewezen dat in het kader van de vordering wegens misbruik een reputatie op de markt wordt verworven door het teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten (zie in die zin arrest LAST MINUTE TOUR, reeds aangehaald, punt 84). Bovendien is het door het gebruik van het betrokken teken dat een natuurlijk of rechtspersoon „houder van een ouder recht” in de zin van het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht kan zijn.

28      In de vierde plaats kan het feit dat – zoals de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing stelt – verzoekster in de motivering van haar oppositie de term „merk” heeft gebruikt om te verwijzen naar het aangevoerde teken, niet alleen het gevolg zijn van het aanvoeren van een niet-ingeschreven merk ter staving van de oppositie, maar bovendien kan dit geen afbreuk doen aan het feit dat de oppositie onder meer was gebaseerd op een in het economisch verkeer gebruikt teken. De kamer van beroep heeft overigens deze oppositiegrond vermeld in punt 16 van de bestreden beslissing. In deze context dient te worden geoordeeld dat de door de kamer van beroep aangehaalde omstandigheid dat het teken BASMATI geen merk is, evenwel niet betekent dat verzoekster geen rechten op dit teken had verworven in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, gelezen tegen de achtergrond van het in casu geldende nationale recht. Wat meer in het bijzonder de bewering van de kamer van beroep betreft dat de term „basmati” een soortnaam is, blijkt uit de nationale rechtspraak dat een teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten, een reputatie op de markt kan hebben verworven in de zin van het toepasselijke recht inzake de vordering wegens misbruik, ook al was het aanvankelijk beschrijvend of mist het elk onderscheidend vermogen (arrest LAST MINUTE TOUR, punt 26 supra, punt 84). Bovendien blijkt uit de nationale rechtspraak dat een teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten, een reputatie op de markt kan hebben verworven in de zin van de regeling inzake de vordering wegens misbruik, hoewel het door verschillende marktdeelnemers in het kader van hun commerciële activiteiten wordt gebruikt (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Deze „extensieve” vorm van de vordering wegens misbruik, die in de nationale rechtspraak wordt erkend, stelt aldus verschillende marktdeelnemers in staat om rechten te hebben op een teken dat een reputatie op de markt heeft verworven. Bijgevolg kan de door de kamer van beroep aangevoerde omstandigheid, zo deze al vaststaat, in het licht van het geldende nationale recht niet afdoen aan het feit dat de opposant rechten op het aangevoerde teken kan hebben verworven.

29      Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door de oppositie af te wijzen op grond dat verzoekster niet had aangetoond dat zij houdster van het betrokken teken was, zonder nauwkeurig te onderzoeken of verzoekster rechten op dat teken had verworven overeenkomstig het recht van het Verenigd Koninkrijk.

HR 17 januari 2012, LJN BU2868 (internationale merken die wereldwijd bekend staan)

Strafrecht. Art. 337 Sr. Bewijsklacht opzet. Dat de merken internationale merken zijn die wereldwijd bekend staan, acht het hof een feit van algemene bekendheid. Bewezenverklaring is toereikend gemotiveerd. De conclusie van de AG is anders.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat: "hij op 25 februari 2008 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, te weten diverse goederen, bestaande uit onder andere stropdassen en zonnebrillen voorzien van onder andere het merk en/of de naam Louis Vuitton en Dior en Prada, heeft ingevoerd"

De raadsman voert aan dat opzet niet kan worden bewezen, omdat de verdachte de merken niet kent, vanwege de wereldwijde bekendheid van de merken, acht het hof dit volstrekt onaannemelijk. Het Hof heeft tot uitdrukking gebracht dat het een feit van algemene bekendheid is dat het hier gaat om "internationale merken die wereldwijd bekend staan". Gezien de tot het bewijs gebezigde goederenlijst is dat oordeel ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk. Dit behoeft geen bewijs en het middel kan niet tot cassatie leiden (art. 81 RO - geen nadere motivering).

Dit is anders dan de Conclusie van de AG:

3.6. De door het hof in dit verband gegeven argumenten zijn:
- Verdachtes verklaring dat hij geen van de bedoelde merken kent is volstrekt onaannemelijk;
- Het betreft wereldwijd bekende merken waarvan onaannemelijk is dat de verdachte de gangbare prijzen niet kende;
- Blijkens de aankoopbonnen heeft de verdachte beduidend lagere prijzen betaald dan voor de merkkleding gangbaar is;
- De verdachte heeft de goederen ontdaan van verpakking;
- De goederen omvatten het grootste deel van verdachtes bagage;
- De verdachte heeft er bij aankomst op Schiphol voor gekozen niets aan te geven.

3.7. Hierover het volgende. Anders dan de steller van het middel, acht ook ik verdachtes mededeling niet bekend te zijn met ook maar één van de getroffen merken wel erg veel van het goede. Volgens de goederenlijst betreft de verzameling namelijk een digitale camera (Sony), kleding, slippers en zonnebrillen van de merken Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Chanel, Burberry, Armani, Emporio Armani, Giorgio Armani, Versace, Playboy, Yves Saint Laurent, Lacoste, Prada, Levi's, Louis Vuitton, Gucci, Hugo Boss, Energie, Nike, Dior, Adidas, Ralph Lauren. Je moet - huiselijk gezegd - van een andere planeet komen wil je van géén van deze merken ooit hebben vernomen.

Het punt is echter dat het hof verdachtes verklaring - uitsluitend - "onaannemelijk" acht. Terzijde, dat oordeel deel ik. Het hof merkt verdachtes verklaring in zoverre echter niet aan als leugenachtig. Het enige dat het hof uit een en ander zou kunnen afleiden is derhalve dat de verdachte - in weerwil van zijn verklaring - bekend moet zijn geweest met één of meer van deze merken. Meer niet.

3.8. Vervolgens oordeelt het hof, zo begrijp ik, dat de verdachte ook wel degelijk bekend moet zijn geweest met de gangbare prijzen voor de merkkleding, althans dat het tegendeel onaannemelijk is. Hier gaan 's hofs wegen en die van mij uiteen. Het is namelijk maar zeer de vraag of er voor merkkleding "gangbare" prijzen bestaan. Ofschoon in het buitenland met groot gemak vervalste merkkleding kan worden verkregen, en daarvoor ook geregeld wordt gewaarschuwd, kan op bepaalde locaties ook onvervalste merkkleding tegen dumpprijzen worden bekomen. In Europa zijn outlet-stores van merkkleding inmiddels geen onbekende fenomenen meer, en de daar te bekomen kortingen zijn bepaald niet mals. Ik durf het zelf in elk geval niet aan om de minimumprijzen te schatten waartegen merkkleding op de legale markt te verkrijgen is. Het begrip "gangbare" prijs is daardoor als zodanig kwestieus. Daarmee acht ik 's hofs als tweede en derde gegeven argumenten niet dragend.

3.9. Dat geldt ook voor de overige drie argumenten betreffende verdachtes handelwijze met betrekking tot de goederen (het ontdoen van verpakking, de hoeveelheid, het ontwijken van de heffing van invoerrechten). Deze handelwijze laat zich namelijk even goed verklaren door de wens geen invoerrechten te betalen over geïmporteerde (onvervalste) goederen. Dit gedrag is dus niet typerend voor het tenlastegelegde.

3.10. Resteert de vraag of uit de combinatie van gegevens wellicht het voorwaardelijk opzet op de valsheid van de merken kan worden afgeleid. Ik meen toch van niet. Ik zei het al: voor het aanbod van vervalste merkkleding en zonnebrillen in het buitenland wordt veelvuldig gewaarschuwd, en daarop zul je dus bedacht moeten zijn. Onder de door het hof vastgestelde omstandigheden zou echter iedereen die in het buitenland een grote hoeveelheid goedkope merkkleding koopt en daarover liever geen invoerrechten betaalt (en daarnaar handelt) tevens welbewust het aanmerkelijke risico op de koop toe nemen dat hij vervalste merkkleding importeert. Dat gaat mij thans net te ver.

Gerecht EU 17 januari 2012, zaak T-513/10 (Hamberger Industriewerke GmbH tegen OHIM) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. De aanvraag van het gemeenschapswoordmerk ATRIUM (bouwmaterialen en bodembedekking voor centrale ruimte in huis) wordt afgewezen, waarna het beroep wordt verworpen, nu is de vraag: mist het betrokken merk onderscheidend vermogen, omdat het louter beschrijvend is?

Zowel in het Engels als in het Duits heeft het begrip "atrium" een normale betekenis in het dagelijkse taalgebruik. Er bestaat tussen het beoogde gebruik van de waren en het teken een concreet verband, aldus is het teken beschrijvend voor de waren. Het beroep is drieledig: (1) er zijn meerdere betekenissen toe te kennen aan het woord "atrium", (2) het verband dat wordt gesteld, is slechts hypothetisch en (3) het teken kán worden gebruikt als onderdeel van een atrium, net als talloze andere waren en diensten beschrijvend kunnen zijn, dus zou dit niet louter beschrijvend zijn. Alle beroepsgronden worden afgewezen.

15 Was in der vorliegenden Rechtssache die angesprochenen Verkehrskreise angeht, stellte die Beschwerdekammer, ohne dass die Klägerin dem widersprochen hätte, zu Recht fest, dass die in der Anmeldung beanspruchten Waren, nämlich Baumaterialien und Bodenbeläge, sowohl an den gewerblichen als auch an den privaten Verbraucher gerichtet seien. Darüber hinaus führte die Beschwerdekammer, ohne dass die Klägerin dem widersprochen hätte, gleichfalls zutreffend aus, dass der Begriff „Atrium“ sowohl im Englischen als auch im Deutschen gebräuchlich sei.

19 Schließlich trifft zwar zu, dass – wie die Klägerin ausgeführt hat – der Begriff „Atrium“ einen bestimmten Bereich eines Gebäudes und nicht die zu seiner Errichtung oder Ausstattung verwendeten Baumaterialien beschreibt, doch ist der oben in den Randnrn. 11 bis 13 angeführten Rechtsprechung zu entnehmen, dass als beschreibend ein Zeichen anzusehen ist, das nicht nur die Ware, für die die Marke angemeldet wird, sondern auch eines der Merkmale dieser Ware beschreibt, wobei der Verwendungszweck einer Ware als eines ihrer Merkmale anzusehen ist.

20 Da der Begriff „Atrium“ zur Beschreibung des Verwendungszwecks der in der Anmeldung beanspruchten Waren dienen kann, ist im Ergebnis daher festzustellen, dass zwischen der Marke Atrium und diesen Waren ein hinreichend unmittelbarer und konkreter Bezug besteht, der es den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung die Beschreibung eines der Merkmale dieser Waren zu erkennen. Die Beschwerdekammer hat somit zu Recht festgestellt, dass die Marke gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 beschreibenden Charakter hat.

Afgewezen middelen:
22 Diese macht erstens im Kern geltend, dass der Begriff „Atrium“ weitere Bedeutungen habe und dass in diesen anderen Bedeutungen der Begriff „Atrium“ für die in der Anmeldung beanspruchten Waren nicht beschreibend sei. Der Rechtsprechung ist jedoch zu entnehmen, dass es nach dem Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 ausreicht, dass das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen die beanspruchten Waren bezeichnen kann (Urteil HABM/Wrigley, oben in Randnr. 11 angeführt, Randnr. 32).

23 Die Klägerin ist zweitens der Ansicht, dass es nicht mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 im Einklang stehe, auf einer rein hypothetischen Grundlage, gestützt auf den möglichen Verwendungszweck der in der Anmeldung beanspruchten Waren, davon auszugehen, dass der Begriff „Atrium“ für diese Waren beschreibend sei. Dieses Vorbringen kann keinen Erfolg haben, da nach der Rechtsprechung die Zurückweisung einer Anmeldung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 durch das HABM nicht voraussetzt, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können (Urteil HABM/Wrigley, oben in Randnr. 11 angeführt, Randnr. 32).

24 Die Klägerin trägt drittens vor, dass, legte man die Argumentation der Beschwerdekammer zugrunde, davon auszugehen wäre, dass der Begriff „Atrium“ für die Baumaterialien der Wände, Decken und Böden nicht beschreibend wäre, dagegen aber durch ihn sämtliche vom Atrium umfassten bzw. darin angeordneten Hilfsmittel/Ausstattungen beschrieben würden, was auch bedeutete, dass ein solcher beschreibender Charakter für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen gegeben wäre. Insoweit genügt die Feststellung, dass die Frage, ob der Begriff „Atrium“ in Bezug auf andere Waren als die von der in Rede stehenden Anmeldung erfassten beschreibenden Charakter hat oder nicht, im vorliegenden Fall keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung haben kann.