Alle rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 april 2012, LJN BW1132 (Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest tegen Stichting Nederlands Symfonieorkest)

Uitspraak mede ingezonden door Marc de Boer, Boekx.

Rechtspraak.nl: Gedaagde (Nederlands Symfonieorkest) wordt veroordeeld om haar inbreuk op de merkrechten van eiseres (Nederlands Philharmonisch Orkest) met betrekking tot het gebruik van het teken NedSo te staken en gestaakt te houden. Voor het overige worden de vorderingen van eiseres afgewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde met de volledige naam Nederlands Symfonieorkest geen inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van eiseres. Gedaagde kan het gebruik van de volledige naam evenmin worden verboden op grond van tussen partijen in 1996 gemaakte afspraken. Wel is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde met de afkorting NedSo op grond van artikel 20.2 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres. Met betrekking tot de afkorting geldt dat deze zodanig met het merk Nedpho van eiseres overeenstemt dat verwarring te duchten is. De vordering tegen het gebruik van de afkorting NedSo ligt derhalve voor toewijzing gereed.

Voor de vraag of uit de in dit verband overgelegde correspondentie kan worden begrepen dat tussen partijen was afgesproken dat gedaagde nimmer de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken is een nader onderzoek naar de feiten nodig waarvoor een kort geding zich niet leent. Afbeelding: geneco.nl

2.2.  Eiseres is houdster van de volgende Benelux merkregistraties:

•  het woordmerk ‘NedPho’, met inschrijfnummer 0776698, van 17 augustus 2005, voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41 voor onder meer ‘Magnetische gegevensdragers, reclame en het uitvoeren van muziek door een orkest’;

•  het woordmerk ‘NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST’, met inschrijfnummer 0157478, van 29 december 1987, voor waren en diensten in klasse 41 voor ‘het uitvoeren van muziek’.

3.1.  Eiseres vordert, samengevat, op straffe van dwangsommen gedaagde te gebieden:

Primair: om onmiddellijk na betekening van dit vonnis haar onrechtmatig handelen jegens eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen ieder gebruik van ‘NedSo’ en/of ‘Nederlands Symfonieorkest’ en ieder daarmee overeenstemmende uiting, en haar verplichtingen onder de met eiseres gemaakte afspraken na te komen.

Subsidiair: om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het gebruik van de domeinnaam www.nedso.nl, alsmede ieder ander gebruik van het teken ‘NedSo’ en/of ‘Nederlands Symfonie Orkest’ dan wel daarmee overeenstemmende tekens.

Eiseres heeft ten slotte gevorderd om gedaagde te veroordelen in de volledige proceskosten en om de termijn waarbinnen zij een bodemprocedure aanhangig zal dienen te maken te bepalen op zes maanden.

4.2.  Met betrekking tot het bevoegdheidsverweer overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Vaststaat dat, hoewel gedaagde is gevestigd in Enschede, zij in geheel Nederland en dus ook in Amsterdam, gebruik maakt van haar naam en afkorting. Het gestelde onrechtmatig handelen (vanwege het schenden van de gemaakte afspraken) en de gestelde inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten vindt dan ook onder meer in het arrondissement Amsterdam plaats. De voorzieningenrechter te Amsterdam is derhalve bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.

4.4.  Gedaagde heeft met betrekking tot de door eiseres gestelde inbreuk op haar merkrecht allereerst aangevoerd dat de merken NedPho en Nederlands Philharmonisch Orkest als gevolg van hun beschrijvende karakter onderscheidend vermogen missen en daarom nietig zijn. Eiseres heeft dit bestreden en zich op het standpunt gesteld dat haar merknamen door inburgering alsnog onderscheidend vermogen hebben verkregen. Zij heeft ter onderbouwing van haar standpunt als productie 17 en verder stukken in het geding gebracht waaronder drukwerken, concertagenda’s en promotiemateriaal waaruit volgens haar blijkt dat haar merken bekende merken zijn (geworden) in de Benelux. Volgens eiseres heeft haar prominente rol binnen de Nederlandse muziekwereld, als hoofdbespeler van het internationaal beroemde Concertgebouw en als vast begeleidingsorkest van De Nederlandse Opera, haar bekendheid bezorgd die over de landsgrenzen heengaat. Gelet op dit gemotiveerde standpunt van eiseres kan voorshands niet worden uitgesloten dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de merken van eiseres in de Benelux zijn ingeburgerd en een beroep op nietigheid van de merken niet zal slagen. In dit stadium wordt er dan ook vanuit gegaan dat er sprake is van twee geldige merken.

4.6. (..) Daarnaast is de voorzieningenrechter met gedaagde van oordeel dat de gemiddeld geïnformeerde consument van klassieke concerten ervan op de hoogte is dat een Philharmonisch- en Symfonieorkest vaak naast elkaar bestaan, hetgeen over de gehele wereld ook het geval is zoals blijkt uit de opsomming die gedaagde ter zitting heeft gegeven (waaronder Berliner Philharmoniker-Berliner Symphoniker, London Philharmonic Orchestra-London Symphony Orchestra en New York Philharmonic Orchestra-New York Symphony Orchestra). Ten slotte is in dit kader van belang dat gedaagde waar mogelijk als ondertitel van Nederlands Symfonieorkest ‘het orkest van het oosten’ gebruikt.

Van inbreuk op grond van artikel 2.20, lid 1 sub b BVIE is derhalve geen sprake.

4.7. (...) Zoals hiervoor onder 4.4 reeds is overwogen kan voorshands niet worden uitgesloten dat het merk Nederlands Philharmonisch Orkest bekendheid geniet in de Benelux, maar gedaagde heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een geldige reden voor het gebruik van de naam Nederlands Symfonieorkest heeft omdat zij de Engelse benaming reeds jaren in het buitenland gebruikt en onder deze naam ook cd’s op de Nederlands markt brengt. Daarnaast heeft gedaagde aannemelijk gemaakt dat de naam beter dan ‘het Orkest van het Oosten’ aansluit bij de ontwikkeling die zij thans doormaakt waaronder een uitbreiding van haar werkgebied. Verder heeft eiseres niet, althans onvoldoende, aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van het teken Nederlands Symfonieorkest door gedaagde ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van eiseres.

Ook een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE wordt derhalve niet aangenomen.

4.10.  Wel is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde met de afkorting NedSo op grond van artikel 20.2 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres.

Met betrekking tot deze afkorting geldt dat deze zodanig met het merk Nedpho van eiseres overeenstemt dat verwarring te duchten is. De vordering tegen het gebruik van de afkorting NedSo ligt derhalve voor toewijzing gereed.

Vzr. Rechtbank Breda 4 april 2012, LJN BW1041 (Pontifix BV tegen Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie)

Uitspraak mede ingezonden door Jan Smolders, Dohmen advocaten.

Algemeen dwangsommenrecht. Na IEF 10718 (Hof 's-Hertogenbosch): Hof is vooralsnog van oordeel dat de beroepspraktijk op commerciële wijze aan het rechtsverkeer heeft deelgenomen en dus in het kader van handelsnaamwet als onderneming kan worden aangemerkt. (Nader commentaar over het 'ondernemingsbegrip van de Hnw, IEF 10854).

In geschil: Tussen partijen is in geschil de executie van dwangsommen door gedaagden ten laste van Pontifix c.s.. Het verwijt houdt in dat inbreuk is gemaakt op het algemeen geformuleerde verbod. Dat daarvoor mogelijkheid bestaat volgt uit de woorden “met name” die voorafgaan aan de concretiseringen. Op grond van vaste rechtspraak betekent dit dat buiten twijfel dient te staan dat sprake is van een handelen als bedoeld in het verbod. Het vonnis verbiedt de "voortzetting".

Stellen / bewijzen: Gedaagden dragen de stelplicht en de bewijslast van de overtredingen; zij hebben niet gesteld dat eiser zelf informatie heeft verstrekt aan zoek-uw-bedrijf.nl en hierom voldoet zij niet aan de stelplicht. Het is niet aannemelijk gemaakt dat eiser is begonnen met informatieverstrekking met betrekking tot de bewuste namen en daarmee ook niets heeft voortgezet in de zin van het vonnis. De door gedaagden gelegde beslagen worden daarmee dus niet gerechtvaardigd en dat betekent dat deze worden opgeheven.

Proceskosten: het onderhavige executiegeschil over de tenuitvoerlegging van een verbod tot merkinbreuk valt onder het toepassingsgebied van de rechterlijke aanbeveling “Indicatietarieven in IE-zaken,”.

3.13. [gedaagden] dragen de stelplicht en bewijslast van overtredingen in een bodem executiegeschil. [gedaagden] hebben niet gesteld dat [eiser 2] zelf informatie heeft verstrekt of doen verstrekken aan “zoek-uw-bedrijf.nl”. Reeds hierom voldoen [gedaagden] niet aan hun stelplicht. Nu zij evenmin de stelling van Pontifix c.s. - dat zij in ieder geval geen informatie aan “zoek-uw-bedrijf.nl” hebben verstrekt - gemotiveerd hebben weer-sproken, dient het uitgangspunt in dit kort geding te zijn dat [eiser 2] dat ook niet heeft gedaan. Dat betekent dat niet aannemelijk is gemaakt dat [eiser 2] is begonnen met informatieverstrekking met betrekking tot de bewuste namen en daarmee dus ook niets heeft voortgezet in de zin van het vonnis. Uit het voorgaande volgt dat [gedaagden] onvoldoende feiten hebben gesteld die de nu gelegde beslagen rechtvaardigen. Dit betekent dat de vorderingen van Pontifix c.s. op de na te melden wijze zullen worden toegewezen.

3.14. De primaire vorderingen sub 1 en 2 zullen worden toegewezen. De vordering sub 3 is zonder belang en wordt afgewezen. De vordering sub 4 en de daaraan verbonden dwangsomveroordeling worden afgewezen. Een verbod om het vonnis te executeren is immers pas gerechtvaardigd als vast staat dat er geen overtreding meer zal kunnen worden vastgesteld. Dat is hier niet het geval. Op dit moment is slechts onbekend hoe “zoek-uw-bedrijf.nl” aan informatie kwam. Niet uitgesloten kan worden dat later alsnog zal blijken dat Pontifix c.s. daartoe hebben bijgedragen op een wijze die overtreding van het vonnis oplevert. De overige geschilpunten tussen partijen behoeven geen (nadere) bespreking en beslissing meer.

3.15. [gedaagden] zullen hoofdelijk, aldus dat bij betaling door de één de ander in zoverre, zal zijn bevrijd, als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proces-kosten. Pontifix c.s. hebben een kostenveroordeling gevraagd op basis van artikel 1019h Rv en daartoe een proceskostenoverzicht van hun advocaat in het geding gebracht. Nu het onderhavige geding - een executiegeschil over tenuitvoerlegging van een verbod tot merkinbreuk - valt onder het toepassingsgebied van de rechterlijke aanbeveling “Indicatietarieven in IE-zaken,”, zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, zullen de gevorderde proceskosten conform het overgelegde proceskostenoverzicht tot een bedrag van EURO 9.406,75 worden toegewezen. Voorts zullen [gedaagden] worden veroordeeld in het door Pontifix c.s. verschuldigde griffierecht en de exploitkosten van de dagvaarding.

Hof 's-Gravenhage 3 april 2012, LJN BW0685 (Wendy's International Inc. tegen [gedaagde] h.o.d.n. Wendy's)

Uitspraak mede ingezonden door Thera Adam-van Straten, Leijnse Artz.

Intellectuele eigendom; merkenrecht. Algemeen bekend merk? Depot te kwader trouw? Belanghebbende bij vordering tot vervallenverklaring. Verwarringsgevaar/herkomstfunctie.

Geïntimeerde drijft sinds de zomer van 1988 twee ondernemingen, een snackbar en een croissanterie, onder de naam Wendy's. Beide ondernemingen zijn vernoemd naar de dochter van geïntimeerde, Wendy. Voorafgaand aan de inschrijving van de naam Wendy’s in het handelsregister is door de Kamer van Koophandel onderzoek gedaan naar vier namen op eventueel handelsnaamgebruik door Wendy's International. Wendy's International exploiteert een fastfood-keten. Na het faillissement in 1986 van de vestiging in Rotterdam heeft Wendy's International haar merken niet meer in Nederland gebruikt. Wendy's heeft in 2000 succesvol de vervallenverklaring gevorderd bij de Rechtbank Middelburg.

In hoger beroep bestrijdt Wendy's International de verwerping van haar stellingen dat haar merk in de Benelux ten tijde van het depot van geïntimeerde algemeen bekend was, dat geïntimeerde ten tijde van dat depot te kwader trouw was, dat deze geen belanghebbende is bij het inroepen van het vervallen zijn van haar oude merken en dat niet geïntimeerde, maar zijzelf de oudste rechten heeft op het merk en de handelsnaam Wendy's. Alle vorderingen worden afgewezen.

Wendy's International heeft drie jaren voorafgaand aan het depot door Wendy's het teken niet gebruikt. De stelling dat een merkenregisteronderzoek had moeten plaatsvinden baat haar niet, immers er volgt daaruit nog niet dat de derde het teken ook daadwerkelijk gebruikt. Uit het feit dat geïntimeerde zich bij de keuze heeft laten inspireren door Amerikaans gebruik, volgt niet dat hij op de hoogte moet zijn van gebruik van dat teken.

Bekend merk
9. Uit het voorgaande blijkt dat Wendy's International niet heeft aangetoond dat haar merk in 1995, ten tijde van het depot door [geïntimeerde], in de Benelux algemeen bekend was. Het hof gaat aan het bewijsaanbod, gedaan bij conclusie van dupliek, voorbij. In de eerste plaats houdt dat bewijsaanbod in dat haar merken in de Benelux algemeen bekend zijn, terwijl het erom gaat of dat in 1995 het geval was. Dat klemt te meer nu Wendy's International bij pleidooi voor het hof heeft aangegeven nader bewijs met betrekking tot de gestelde algemene bekendheid in (1988, respectievelijk) 1995, slechts te kunnen leveren door te komen met onderzoeken van na 1998. Ook anderszins heeft Wendy's International geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd en te bewijzen aangeboden waaruit – in weerwil van de hiervoor besproken verweren van [geïntimeerde] – zou kunnen worden afgeleid dat haar merk in 1995 ook in de Benelux algemeen bekend was. Grief I faalt derhalve.

Te kwader trouw bij depot merk?
14.  De twee in artikel 4 sub 6 BMW/2.4 sub f. BVIE genoemde voorbeelden doen zich in het onderhavige geval niet voor. Immers, vaststaat dat Wendy's International het teken Wendy’s in de drie jaar voorafgaand aan het depot van [geïntimeerde] niet heeft gebruikt in het Beneluxgebied, terwijl van een rechtstreekse betrekking, vereist in het geval van gebruik buiten dat gebied, geen sprake is. Voorts heeft het hof reeds geconcludeerd dat Wendy's International niet heeft aangetoond dat haar merken in (1988 of) 1995 algemeen bekend waren in de Benelux. Evenmin heeft zij aangetoond dat [geïntimeerde] anderszins bekend moet zijn geweest met het gebruik van het teken Wendy’s door Wendy’s International. Uit de omstandigheid dat Wendy’s International in België tot 1982 vestigingen heeft gehad en in Nederland één (Rotterdam), gedurende circa anderhalf jaar in 1985-1986, volgt dat niet. De stelling dat [geïntimeerde] een onderzoek had moeten verrichten in het merkenregister baat haar evenmin: voor zover een dergelijke verplichting (met het oog op het voorkomen van een depot te kwader trouw) al zou kunnen worden aangenomen, volgt daaruit nog niet dat de derde het teken ook daadwerkelijk gebruikt en dat verwarring zou kunnen ontstaan. Ook uit het feit dat [geïntimeerde] zich bij de keuze voor de naam “Wendy's” wat betreft de ’s heeft laten inspireren door Amerikaans gebruik volgt niet dat hij wel op de hoogte moet zijn geweest van gebruik van datzelfde teken door Wendy's International (en dat daardoor verwarring zou kunnen ontstaan). De keuze voor de naam Wendy is voorts, naar [geïntimeerde] onbestreden heeft gesteld, ingegeven door de omstandigheid dat zijn dochter zo heet. Ook de in rov. 11 onder e. en f. genoemde omstandigheden leiden niet tot bedoelde conclusie. Het door Wendy's International bij pleidooi gestelde oogmerk heeft zij evenmin aangetoond. De in dat verband door haar gestelde, in rov. 11 onder g. tot en met k. genoemde omstandigheden zijn door [geïntimeerde] afdoende weersproken, dan wel verklaard (zie rov. 12).

Is [geïntimeerde] belanghebbende bij vervallenverklaring van de oude merken van Wendy's International?
18.  Aan het slagen van de vordering tot vervallenverklaring van een merk kan niettemin in de weg staan dat de eiser door het instellen daarvan onbehoorlijk handelt jegens de merkhouder, c.q. misbruik maakt van zijn recht. Daartoe dienen dan wel bijzondere omstandigheden aanwezig te zijn. De door Wendy's International aangewezen omstandigheden zijn niet als zodanig aan te merken. (...)

19.  Het voorgaande leidt tot het uitgangspunt dat de oude merkrechten van Wendy's International zijn vervallen. Nu het hof het merkdepot van [geïntimeerde] geldig heeft geoordeeld staat daarmee vast dat [geïntimeerde] in de Benelux een ouder merkrecht heeft dan Wendy's International. 

Nieuwe merken Wendy's International nietig?
22.. Wat betreft het woordmerk Wendy’s is sprake van identieke tekens. (...) Het hof acht dit verschil niet zodanig dat dit zou meebrengen dat gebruik van het merk Wendy’s door Wendy's International geen afbreuk zou kunnen doen aan de herkomstfunctie van het merk van [geïntimeerde].

23.  Met betrekking tot de overige klassen waarvoor het woordmerk is gedeponeerd geldt dat Wendy's International niet, althans onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken dat deze, in het kader van de door Wendy's International en [geïntimeerde] gedreven horeca-ondernemingen, soortgelijk, althans complementair zijn aan de in klassen 29, 30 en 42 genoemde waren en diensten. Bij die overige klassen gaat het onder meer om, kort gezegd, drukwerk en verpakkingsmaterialen, kleding en schoeisel, voedingsmiddelen en dranken. Het hof acht voldoende aannemelijk dat gebruik van het merk Wendy’s op waren zoals verpakking, drukwerk en bedrijfskleding wel degelijk verwarring omtrent de herkomst van deze waren teweeg kan brengen.

24/25.  Met betrekking tot het beeldmerk van Wendy's International geldt het volgende. (...) Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het beeldmerk van Wendy's International en het woordmerk van [geïntimeerde] en de gelijkheid van de waren en diensten, is naar ’s hofs oordeel verwarring te duchten, met name doordat het publiek kan menen dat door [geïntimeerde] enerzijds en Wendy's International anderzijds geleverde waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch met elkaar verbonden ondernemingen. Daaraan doet niet af dat het merk van [geïntimeerde] wellicht (anders dan lokaal) op dit moment geen grote bekendheid geniet, noch het gestelde verschil in karakter en uitstraling tussen de beide ondernemingen (zie rov. 22). Wat betreft de waren en diensten in de overige klassen gaat het om soortgelijke, complementaire waren (zie hiervoor, rov. 23). Gelet op hetgeen het hof in rov. 23, slot, heeft overwogen, is het hof van oordeel dat ook wat betreft deze waren verwarring te duchten is.

Lees het arrest hier (LJN BW0685, grosse hier).

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Kan een bekend buitenlands merk een identiek Benelux merk en handelsnaam verbieden)

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-242/11 (Kaltenbach & Voigt tegen BHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. De internationale inschrijving van het woordbeeldmerk "3D eXam" voor "dental X-ray examination in 3D" wordt geweigerd door de onderzoeker vanwege het beschrijvende karakter van het teken. Het beroep wordt door de kamer van beroep verworpen. De aangevoerde middelen: de oudere nationale inschrijvingen worden (ten onrechte) niet in aanmerking genomen. Het merk is niet louter beschrijvend en het heeft onderscheidend vermogen. Het relevante publiek herkent de commerciële herkomst van het teken.

Het Gerecht EU oordeelt dat de combinatie van "3D" en "eXam" voor de 3D weergave van röntgenfoto's voor een medische beoordeling, beschrijvend is. Het Gemeenschaps(merken)recht is een autonoom systeem en daarom - kort gezegd - doen de eerdere nationale registraties er niet toe. De klacht wordt afgewezen.

Beschrijvend karakter
31      Since the goods covered by the mark applied for are ‘X-ray apparatus for dental purposes’, it is clear that dentists confronted with such apparatus identified by the sign 3D eXam will assign to the word element ‘exam’ the meaning that it has in a medical context.

32      The applicant’s argument that several mental steps are required in order to grasp the message that ‘3D eXam’ refers to a three‑dimensional dental X-ray examination is not convincing. In that regard, it is sufficient to note that the descriptive nature of the sign applied for must be assessed in relation to specific goods rather than in the abstract.

33      Nor does the applicant’s argument that the sign applied for contains the capital letter ‘X’ affect the Board of Appeal’s conclusion. The Board of Appeal was right to observe that the capital letter ‘X’ only reinforces the descriptive nature of the sign by denoting the fact that the 3D examination is carried out through X‑rays.

Eerdere registraties in Duitsland, Japan en de VS:
44      It is sufficient to recall in that regard, as the Board of Appeal stated, that the Community trade mark regime is an autonomous legal system with its own objectives which are peculiar to it; it applies independently of any national system (Case T‑32/00 Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II‑3829, paragraph 47; see, to that effect, judgment of 21 January 2009 in Case T‑399/06 giropay v OHIM (GIROPAY), not published in the ECR, paragraph 46). Accordingly, the registrability or protectability of a sign as a Community trade mark is to be assessed on the basis of the relevant Community legislation alone. Consequently, neither OHIM nor, as the case may be, the Courts of the European Union are bound by decisions adopted in a Member State, or a third country, finding a sign to be registrable as a national trade mark. That is so even if such a decision was adopted in a country belonging to the linguistic area in which the word mark in question originated (see, to that effect, Case T‑471/07 Wella v OHIM (TAME IT) [2009] ECR II‑377, paragraph 35).

Op andere blogs:
Marques.org (general court now in 3d Exam)

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-417/09 (Poslovni Sistem Mercator tegen OHMI/Mercator Multihull)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het woordmerk MERCATOR STUDIOS houdster van de Sloveense en internationale beeldmerken MERCATOR en MERCATOR SLOVENSKA KOŠARICA tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt verworpen. Het aangevoerde middel: De Kamer van beroep heeft de relevante factoren niet globaal beoordeeld, en de diensten zijn niet verschillend.

Het Gerecht EU geeft aan dat "computer programming" verbonden is aan alle aspecten van het leven en het bedrijfsleven. Omdat er geen identieke of soortgelijke diensten zijn, is er juist vastgesteld dat er geen verwarringsgevaar bestond tussen de merken: "it is very common, as the Board of Appeal rightly observes, for numerous services to involve the use of computers which must be programmed." De klacht wordt alsnog afgewezen.

24      The Board of Appeal held that the service of ‘computer programming’ was different from the services covered by the mark applied for. According to the Board of Appeal, the service of ‘computer programming’ ‘is the process of … writing, testing, debugging/troubleshooting, and maintaining the source code of computer programs’, whereas the services covered by the mark applied for did not involve the process of writing computer programs but dealt with the technical development of vehicles in the field of transportation. The Board of Appeal added that the mere fact that computers used to offer the services covered by the mark applied for needed to be programmed did not render the services in question similar, given that nearly all services involved the use of computers which needed to be programmed.

31      It is true, as the Opposition Division itself acknowledges without being contradicted by the Board of Appeal, that computer programming may be used as a tool for the purposes of research, design and development of means of transport. However, that fact is not in itself sufficient to conclude that the services in question are similar. Since computer programming relates to all areas of life and business activity, as has already been mentioned in paragraph 28 above, it is very common, as the Board of Appeal rightly observes, for numerous services to involve the use of computers which must be programmed.

32      Accordingly, since one of the essential conditions for applying Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, namely the identity or similarity of the services in question, has not been met, the Board of Appeal was right to conclude that there was no likelihood of confusion between the marks at issue.

Unfair advantage?
44      In the present case, the applicant submits, in essence, that there is sufficient evidence to conclude that the mark applied for will enable its proprietor to take unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier marks, since there will be clear freeloading and exploitation of the famous mark Mercator. According to the applicant, it is clear from all the evidence filed that Mercator is a household name in Slovenia and that everyone associates it with the famous Mercator consumer goods retail stores. In addition, there is no doubt that, due to the large advertising and charity campaigns, together with the appearance of Mercator in the Slovenian media, everyone in Slovenia will mistakenly believe that the mark MERCATOR STUDIOS is linked with the owner of the famous Mercator retail stores.

45      It should be borne in mind that, although the proprietor of the earlier trade mark is not required to demonstrate actual and present injury to its mark for the purposes of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, he must, however, prove that there is a serious risk that such an injury will occur in the future (see, by analogy, Case C‑252/07 Intel Corporation [2008] ECR I‑8823, paragraph 38).

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 30 maart 2012, KG ZA 12-175 (Dutch Gardens International tegen Dutch Garden World)

Uitspraak ingezonden door Paul de Groen, De Groen & Van Lint advocaten.

Merkenrecht. Bewijs voor-(voor-)gebruik. Langeveld handelde onder de naam Dutch Garden en verkocht aan consumenten via direct marketing en postorders. Langeveld was tot aan haar faillissement één van de vaste exporteurs van DGI. DGI richt zich in eerste instantie via dutchgardens.com tot de Amerikaanse markt. DGW houdt zich ook bezig met de handel in bloemen, bloembollen en aanverwante artikelen via internet (www.dutchgardenworld.com). Zij is houdster van een Benelux woord-beeldmerk Dutch Gardens en een internationale registratie.

DGI heeft een verpakking en een visitekaartje overlegd waaruit het gebruik door haar voorganger moet blijken. Het gebruik van een visitekaartje wordt evenwel onvoldoende geacht om te kunnen aannemen dat (de rechtsvoorganger van) DGI het woord/beeldmerk voorafgaand aan het gebruik door DGW van het teken ("Dutch Garden World") als normaal heeft gebruikt. Aldus volgt dat het beroep van DGI op voor-voorgebruik niet kan slagen. Nu DGI op het moment van depot wist dat DGW in de laatste drie jaren voorafgaand in de Benelux het Dutch Garden World logo heeft gebruikt, moet het door DGI verrichte depot te kwader trouw worden aangemerkt. Er bestaat een gerede kans dat het merkenrecht van DGI door een beroep op het depot te kwader trouw de bodemprocedure niet zal overleven. Ook de handelsnaamvordering wordt afgewezen, omdat van handelsnaamgebruik in tijd en omvang dermate beperkt gebruik is gemaakt dat zij in Nederland onvoldoende bekendheid heeft verworven om een succesvol beroep op artikel 5 Hnw te doen.

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-547/10 (Omya AG tegen OHIM/Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk CALCIMATT (kleurvullingen) de houdster van diverse (inter)nationale en gemeenschapswoordmerken CALCIPLAST, CALCILIT, CALCICELL en CALCILAN tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af. In beroep wordt deze beslissing vernietigd en wordt de aanvraag aldus afgewezen. Het aangevoerde middel: de merken zijn niet dermate overeenstemmend dat ze verward kunnen worden met de betrokken waren (Calciumcarbonaten en kleurstof). Het Gerecht EU: De klacht wordt afgewezen, het woordelement "Calci" verwijst naar Calciumverbindingen en het onderdeel "Matt" heeft de betekenis "geen glans" of "geen spiegeling". Daarom kan het merk wel worden verward met de betrokken waren.

32      Drittens ist, was den begrifflichen Vergleich angeht, festzustellen, dass die beiden einander gegenüberstehenden Marken den Bestandteil „Calci“ enthalten. Mit der Beschwerdekammer ist darauf hinzuweisen, dass sämtliche Waren, die im vorliegenden Fall betroffen sind, Calciumverbindungen, insbesondere Calciumkarbonat, umfassen oder als wesentlichen Bestandteil enthalten, so dass es naheliegt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in der Europäischen Union, bei denen es sich um Fachkreise handelt, diesen Bestandteil als einen Hinweis auf das chemische Element Calcium oder eine seiner Verbindungen auffassen kann. Die übrigen Bestandteile „matt“ und „lan“ weisen keine semantische Ähnlichkeit auf und können somit zur Differenzierung der fraglichen Marken beitragen. Insoweit ist allerdings festzustellen, dass sich aus der angefochtenen Entscheidung ergibt, dass der Bestandteil „lan“ in keiner der Amtssprachen der Union eine Bedeutung hat, und dass andererseits der Bestandteil „matt“ in einer begrenzten Zahl der Sprachen der Union „ohne Glanz“ oder „nicht spiegelnd“ bedeutet, also beschreibend ist; diese Feststellungen werden von der Klägerin nicht bestritten.

Afbeelding: https://www.invurt.com

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-41/09 (Hipp & Co KG tegen BHIM / Nestlé)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk BEBIO (5, 29, 30, 32, vooral baby-voeding) de houdster van het internationaal woordmerk BEBA (kl. 5, 29 en 30) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, het beroep wordt vervolgens verworpen. Als middel wordt aangevoerd dat de kamer van beroep ten onrechte verwarringsgevaar heeft vastgesteld. Het Gerecht EU stelt vast dat er verwarringsgevaar bestaat (onder verwijzing naar de PAGESJAUNES-uitspraak) omdat er voldaan moet worden aan de cumulatieve voorwaarden (onder verwijzing naar BRICO CENTER-uitspraak) en wijst de middelen af.

56      In any event, it should be noted that the finding of a weak distinctive character for the earlier trade mark does not preclude a finding of a likelihood of confusion in the present case. Although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account when assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among many involved in such assessment. Thus, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see Case T‑134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II‑5213, paragraph 70 and the case-law cited). Even if the component ‘beb’ can be considered to be descriptive of the goods in question and, therefore, the earlier mark is itself considered to be weakly distinctive, the degree of similarity between the goods covered by the marks at issue and the degree of similarity between the marks themselves, considered cumulatively, are sufficiently high to justify the conclusion that there is a likelihood of confusion (see, to this effect, judgment of 28 June 2011 in Case T‑475/09 ATB Norte v OHIM – Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER), not published in the ECR, paragraph 64).

57      It follows from all of the foregoing that, in the circumstances of the present case, there is a likelihood of confusion between the marks at issue. Given that the goods concerned are similar, or indeed identical, and given the degree of similarity of the signs at issue, particularly from the conceptual point of view, the Board of Appeal rightly held that there was a likelihood of confusion between the marks at issue.

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak  T-214/08 (Rehbein tegen BHIM / Martinho)

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk Outburst de houdster van het Duitse woordmerk Outburst tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af en ook het beroep wordt verworpen. De aangevoerde middelen: er is wel sprake van normaal gebruik, ten onrechte is de onder ede afgelegde verklaring en het bijkomend bewijsmateriaal niet in aanmerking.

Het Gerecht EU vernietigt het beroep omdat er in het onderhavige geval  "geen extra bewijselementen [waren], maar de eerste en enige bewijzen inzake het gebruik".

47. In de onderhavige zaak heeft de kamer van beroep in de punten 27 tot en met 29 van de bestreden beslissing, op basis van de in de punten 41 tot en met 46 supra uiteengezette beginselen, geoordeeld dat zij niet over enige beoordelingsvrijheid beschikte op basis waarvan zij rekening kon houden met de door verzoekster voor het eerst voor haar overgelegde bewijzen, aangezien geen enkel nieuw element rechtvaardigde dat deze bewijzen te laat werden overgelegd.

53. Regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 moet immers aldus worden uitgelegd dat niets er zich tegen verzet dat rekening wordt gehouden met aanvullende bewijsstukken die louter worden toegevoegd aan andere binnen de gestelde termijn overgelegde bewijsstukken, wanneer de initiële bewijzen niet irrelevant zijn, maar onvoldoende zijn geacht. Een dergelijke overweging, die bovengenoemde regel geenszins overbodig maakt, klemt te meer daar verzoekster de gestelde termijnen niet heeft misbruikt door bewust gebruik te maken van dilatoire tactieken of door kennelijk blijk te geven van nalatigheid, en de door haar overgelegde aanvullende bewijsstukken de aanwijzingen die reeds uit de binnen de gestelde termijn overgelegde verklaringen onder ede voortvloeien, enkel staven.

54      Een dergelijke uitlegging lijkt niet strijdig met de in punt 46 supra vermelde rechtspraak, waarin de aan de zaak ten grondslag liggende feiten verschillend waren. In de zaak die heeft geleid tot het arrest HIPOVITON, punt 24 supra, had de opposant binnen de gestelde termijn bewijsstukken overgelegd. Later had de merkaanvrager in zijn bij de kamer van beroep ingediende memorie nieuwe feiten en argumenten aangedragen. Het Gerecht heeft de kamer van beroep evenwel verweten de opposant niet te hebben verzocht een standpunt over deze memorie in te nemen en heeft geoordeeld dat de opposant de mogelijkheid was ontnomen te beoordelen of het nuttig was aanvullende bewijselementen aan te dragen. Het heeft daaraan toegevoegd dat de kamer van beroep bijgevolg niet alle relevante omstandigheden in aanmerking had kunnen nemen bij de beoordeling of het gebruik van het oudere merk als normaal kon worden aangemerkt en dat zij zich aldus op een onvolledige feitelijke grondslag had gebaseerd (arrest HIPOVITON, punt 24 supra, punten 54 en 58). In de zaak die heeft geleid tot het arrest CORPO livre, punt 42 supra, heeft het Gerecht, om te oordelen dat het BHIM met betrekking tot de inaanmerkingneming van de na de gestelde termijn overgelegde bewijzen geen beoordelingsvrijheid had, uitdrukkelijk vastgesteld dat deze bewijzen „geen extra bewijselementen [waren], maar de eerste en enige bewijzen [...] inzake het gebruik” van de oudere merken die in deze zaak werden overgelegd (arrest CORPO livre, punt 42 supra, punt 50).

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-369/10 (You-Q tegen OHIM/Apple) - perscommuniqué

Apple Corps kan verhinderen dat een gemeenschapsbeeldmerk bestaande uit het woordelement „BEATLE” voor elektrische rolstoelen wordt ingeschreven Het is aannemelijk dat You-Q door het gebruik van dat merk een ongerechtvaardigd voordeel zou halen uit de bekendheid en de voortdurende aantrekkingskracht van de merken BEATLES en THE BEATLES van Apple Corps.

35 The existence of reputation must be established by reference to the public concerned by the earlier marks, namely the public at large, and not, contrary to the applicant’s assertion, by reference to the public concerned by the mark applied for, namely a specialist public, even if, in the circumstances of this case, as OHIM rightly stated at the hearing, those two sections of the public overlap, since the public at large also encompasses the specialist public. However, it should be borne in mind that the taking into consideration of the public concerned by the mark applied for occurs not in the context of the examination of reputation, but, as OHIM rightly observed, in the context of the examination of whether any unfair advantage has been taken of the distinctive character or reputation of the earlier marks. As is apparent from Intel Corporation, paragraph 33 above (paragraph 36), injury consisting of unfair advantage taken of the distinctive character or the repute of the earlier mark must be assessed by reference to average consumers of the goods or services for which the mark applied for is registered, who are reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, in so far as what is prohibited is the drawing of benefit from the earlier mark by the proprietor of the mark applied for.

36 Third, with respect to the strength of the reputation of the earlier marks, which the applicant disputes, the Court would point out that the material mentioned in paragraph 16 of the contested decision (namely the witness statement of Mr A., the figures from the record company EMI, the copies of the accounts mentioning the figures) highlights the importance of the sales of one of the Beatles’ albums which reached the top chart position in over 30 countries and more than 8 million copies of which were sold. Moreover, it is apparent from the contested decision that combined sales of sound records bearing the mark BEATLES amounted to 28.7 million between 1995 and 2004, figures which were supported by accounting documents in the file and whose veracity and authenticity have not been contested by the applicant. Furthermore, amongst the numerous articles from various international press bodies, the Daily Express article of 19 October 2002, which the Board of Appeal cites specifically in paragraph 16 of the contested decision, highlights the fact that the Beatles group is considered to be a group having an exceptional reputation stretching over more than 40 years.

37 In the light of all the material mentioned in paragraph 16 of the contested decision, and which is in OHIM’s file which was lodged before the Court, the Board of Appeal was therefore entitled to find that the earlier marks THE BEATLES and BEATLES have an enormous reputation for ‘sound records, video records, films’.

38 Moreover, the Board of Appeal was also entitled to find that the earlier marks have a reputation for merchandising products such as toys and games, on account, first, of the manufacture, under licence, of model London taxis and double-decker buses as well as yellow submarines bearing the earlier marks and, second, of the sales figures generated by those goods between 2000 and 2005, although that reputation is lesser than that acquired by the earlier marks for ‘sound records, video records, films’.

39 On the basis of that material, and without its being necessary to rule on the inadmissibility – raised by OHIM – of the applicant’s argument contesting not the reputation of the earlier marks, but their extent as determined by the Board of Appeal, the Court considers that the Board was entitled to infer from the abovementioned material that the earlier marks have a very substantial reputation.