Alle rechtspraak  

BBIE 16 mei 2011, oppositienr. 2004295 (Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv tegen UNIBIND LIMITED)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder Benelux woord/beeldmerk UNIEBOEK (2) tegen (internationaal) woord/beeldmerk UNIBOOK.com (2). Oppositiebeslissing. Uitgebreid ondersteunend bewijs van gebruik dmv omslagen, boekbesprekingen, vergelijkingssite, vacature en promotiemateriaal, voldoende?

De waren en diensten zijn deels identiek (klasse 20), deels soortgelijk (klasse 40) en deels niet soortgelijk. Begripsmatig, visueel overeenstemmend. Auditief  sterk overeenstemmend. Gevaar voor verwarring, depot wordt niet ingeschreven, behalve voor klasse 16 kaften en mappen. Aan intentie van gebruik wordt geen gehoor gegeven (red. vergl. Gerecht EU 24 mei 2011, zaak T-408/09 (Ancotel GmbH tegen OHIM-Acotel SpA) IEF 9697), geen kostenveroordeling.

52. Zoals reeds eerder opgemerkt, kunnen sommige stukken, hoewel deze op zich onvoldoende zijn om gebruik voor de aangeduide waren of diensten aan te tonen, wel dienen ter ondersteuning daarvan. 

53. Zelfs al heeft de opposant  het volume van verkochte producten niet bewezen, kan op basis van de ingediende documenten vastgesteld worden dat er boeken zijn verkocht of aangeboden en uitgeverijdiensten zijn geleverd op het relevante grondgebied, dat de ingeroepen rechten openbaar en naar buiten toe zijn gebruikt en dat deze werden gebruikt om een afzet te vinden (zie in deze zin GEU,arrest Charlott, reeds aangehaald). Het argument van verweerder (zie supra, 29) dat sommige stukken tevens een rechtsvorm vermelden doet hier niks af. Enerzijds zijn de overige stukken reeds voldoende en anderzijds kan de stelling dat dit zou wijzen op louter handelsnaamgebruik in twijfel worden getrokken, mede indachtig de overwegingen van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Céline (HvJEU, arrest Céline, C-17/06, 11 september 2007).

54. Het Bureau is van oordeel dat de ingediende bewijzen van gebruik volstaan om normaal gebruik aan te tonen van beide ingeroepen rechten,  evenwel slechts beperkt tot enkele waren en diensten. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van deze waren en diensten:
- Klasse 16 Boeken.
- Klasse 41 Uitgave van boeken; publiceren van boeken

Lees de beslissing hier (link / pdf).
BVIE

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 30 mei 2011, KG ZA 11-434 (Informa Europe BVBA c.s. tegen Multi Tasking Beheer c.s)

In navolging van IEF 9554. Auteursrecht. Merkenrecht. Distributie van software voor advocatenkantoren. Non-concurrentie. Geheimhouding.

In 2006 werd door distributeur Multi Tasking in strijd met distributie-overeenkomst gehandeld door software bij meer gebruikers te installeren dan is opgegeven. Daar zijn partijen uitgekomen. In 2011 wordt Informa benaderd met een klacht, waarvan de gebruiker onbekend is. Gedaagde biedt softwarepakket Actuarius aan. Eiser ontbindt en legt conservatoir beslag op diskettes, DVD-R en banktegoeden.

Toewijzing inbreukvorderingen o.g.v. auteursrecht aangezien zonder toestemming, claim op mede-auteursrecht wordt afgewezen, omdat niet valt af te leiden uit overlegde overzicht welke delen en daarbij plicht tot (mede-)ontwikkelen.

Non-currentieverbod voor de duur van bodemprocedure. Geheimhoudingsplicht ziet toe op de toen voorgenomen distributie in België, niet Nederland. Nevenvordering inzage en accountantsgeaccordeerde informatieopgave worden afgewezen. Geen bestuursaansprakelijkheid. Bezwaar tegen laat ingestelde eis in reconventie wordt toegewezen: Strijd met goede procesorde. Gedeeltelijke opheffing beslagen. Compensatie 1019h proceskosten.

4.2. (...) Het is naar voorlopig oordeel zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onaannemelijk dat het hier louter demoversies of uiteindelijk niet afgenomen licenties zou betreffen. Daarmee is voorshands in beginsel auteursrechtinbreuk door Multi Tasking aannemelijk, nu dit in strijd is met de bepalingen van de Distributieovereenkomst en zodoende zonder toestemming van Informa c.s. is geschied.

4.3. Multi Tasking c.s. heeft evenwel betwist dat Lefère auteursrechthebbende is op de gehele Cicero software. In dit verband heeft Multi Tasking aangevoerd dat zij de ontwikke-ling van belangrijke delen van de software voor haar rekening heeft genomen en dat zij om die reden moet worden aangemerkt als (mede)auteursrechthebbende. Welke delen van de software dit betreft is echter niet voldoende inzichtelijk gemaakt. Uit het door Multi Tasking c.s. overgelegde overzicht van programmaonderdelen (vgl. prods. 3 en 15 Multi Tasking c.s.) is dit in ieder geval niet zonder nadere uiteenzetting – die ontbreekt – af te leiden. Dit verweer van Multi Tasking is bovendien in tegenspraak met de in de Distributieovereen-komst opgenomen bepaling dat het auteursrecht op de Cicero software bij Lefère berust (en sinds de samenwerking met De Neys kennelijk mede bij hem). Nog daargelaten de vraag of Multi Tasking niet op grond van artikel 5 van de Distributieovereenkomst verplicht was bepaalde delen voor haar rekening te ontwikkelen voor de Nederlandse markt, is ten slotte niet duidelijk hoe dit het inbreukmakend karakter aan de handelingen van Multi Tasking zou ontnemen. Een en ander brengt de voorzieningenrechter dan ook niet tot een ander voorlo-pig oordeel over auteursrechtinbreuk door Multi Tasking.

Merkinbreuk 4.5. Tegen de vorderingen met betrekking tot merkinbreuk heeft Multi Tasking geen (afzonderlijk) verweer gevoerd, zodat voorshands ook zal worden uitgegaan van inbreuk op het woordmerk CICERO. Hantering van dit teken buiten de Distributieovereenkomst om is immers buiten de uit dien hoofde verschafte licentie geschied.

Lees het vonnis hier (pdf).

Eigendom op stickers vermeld

In navolging van Gerecht van eerste aanleg St. Maarten 29 oktober 2010, LJN BO4990.

Sint Maarten. Merkenrecht. Reclamerecht. Distributie. Verminking. Distributie en verkoop van in gascilinders opgeslagen LPG. Gerecht eerste aanleg St. Maarten: Geen strijd met mededinging, uitputtingsleer. Wel onrechtmatig en verbod om uiterlijk te wijzigen of herkenbaarheid aan te tasten.

Hof Toewijzing van vermeerderde vorderingen, afgifte cilinders en verbiedt in bezit hebben of onder zich te houden, bedrijf uit te oefenen, te vullen, afbeeldingen voor reclamedoeleinde gebruiken zonder toestemming. Dwangsom met maximum US$ 100.000.

5.6 Hierdoor weet [geïntimeerde] bij het innemen, laten vullen en weer uitgeven van gascilinders van Blue Flames en Sol (welke eigendom overigens eveneens op de stickers is vermeld), althans kan hij weten, dat degene die zo’n gascilinder aanbiedt wanprestatie jegens Blue Flames respectievelijkSol pleegt. Bij dit welbewuste profiteren van de wanprestatie van de klanten van Blue Flames en Sol komt dat uit overgelegde verklaringen (producties 16 en 17 bij de memorie van grieven), die niet zijn weersproken, voorshands voldoende blijkt dat [geïntimeerde] actief onder klanten van Blue Flames en Sol werft en zich daarbij voordoet als door Blue Flames en Sol geautoriseerd om hun gascilinders te vullen. Aldus lokt hij wanprestatie van de klanten van Blue Flames en Sol uit. Verder blijkt uit een reclamefolder van [geïntimeerde] (productie 19 bij de memorie van grieven), waarvan niet is weersproken dat die dat inderdaad is, dat hij adverteert met de tekst “We Sell All LPG Gas Cylinders”. Voor zover [geïntimeerde] zich hiermee niet reeds schuldig maakt aan een misleidende mededeling (artikel 6:194 BW) zoals Blue Flames en Sol betogen, bevordert hij op deze manier wanprestatie van de klanten van Blue Flames en Sol. Ook maakt [geïntimeerde], wanneer hij gascilinders, voorzien van de door de respectieve merkenrechten van Blue Flames en Sol beschermde kleuren en merktekens (zie productie 20 bij de memorie van grieven), aan het publiek aanbiedt, inbreuk op die merkenrechten nu alleen Blue Flames en Sol en de door hen geautoriseerden zijn gerechtigd zich van die kleuren en merktekens in het economisch verkeer te bedienen. Ten slotte hebben Blue Flames en Sol er belang bij om het vullen en uitgeven van gascilinders in eigen hand te houden (mede in verband met het uitvoeren van de nodige veiligheidsinspecties).

5.7 Door de bovengenoemde bijkomende omstandigheden (en voorzover voor wat betreft merkinbreuk bovendien reeds een zelfstandige onrechtmatige handeling opleverend) is het profiteren van de wanprestatie van de klanten van Blue Flames en Sol in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en om die reden onrechtmatig jegens Blue Flames en Sol. Het overigens door Blue Flames en Sol aangevoerde behoeft geen bespreking meer.

Beslissing: verbiedt [geïntimeerde] om met de aan Blue Flames en Sol in eigendom toebehorende – en als zodanig gekenmerkte – gascilindersop enigerlei wijze in zijn bezit te hebben of onder zich te houden, althans daarmee zijn bedrijf uit te oefenen, althans deze te vullen, althans afbeeldingen daarvan te gebruiken voor reclamedoeleinden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Blue Flames en Sol,

Lees de uitspraak hier (link / pdf)

Coupons gericht op Arubaanse publiek (en toeristen)

in navolging van HR 8 januari 2010, LJN BK3164 conclusie Verkade en IEF 8509.

Aruba. Merkenrecht. Reclame-uiting. Verkrijging merkrecht op de voet van art. 2 lid 1 Merkenverordening Aruba, rechtscheppend eerste gebruik van merk in Aruba; maatstaf. Is het gebruik van merk van dien aard geweest dat voor derden voldoende kenbaar was dat het gebruik ertoe strekte het Arubaanse publiek te bereiken. Met name is het de vraag of advertenties van Utrima in tijdschriften die in de passagiershutten van de cruiseschepen worden neergelegd als (eerste) gebruik in Aruba kunnen gelden. Het antwoord is ontkennend.

Hof oordeelt dat er tijdschriften en kortingscoupons waren die mede gericht waren op het Arubaanse publiek, teneinde aldus (ook) het Arubaanse publiek te bewegen tot het doen van aankopen in de winkel op Sint Maarten. Hieruit volgt dat het hoger beroep faalt.

2.2 Het Hof stelt bij zijn beoordeling voorop dat onder op het Arubaanse publiek gerichte reclame-uitingen mede dienen te worden begrepen reclame-uitingen die gericht zijn op toeristen die Aruba bezoeken. Utrima heeft in dat verband gemotiveerd gesteld dat het Arubaanse publiek, meer in het bijzonder maar niet uitsluitend de toeristen die Aruba bezoeken, in Aruba geconfronteerd werd met de, in Aruba verspreide, advertenties zoals bedoeld onder met name (b), (c) en (d). Het verweer dat voornoemde reclame-uitingen niet in Aruba verspreid en/of verkrijgbaar zouden zijn geweest, is door Vansh onvoldoende onderbouwd zodat aan dat verweer verder voorbij wordt gegaan. De door Utrima gestelde reclame-uitingen en

 het aanbod daarvan in Arubaanse winkels en aan Arubaanse klanten staat daarmee vast. Daarbij geldt dat in ieder geval de verspreiding van de advertenties en kortingscoupons zoals bedoeld onder (c) en (d) niet beperkt was tot verspreiding onder cruisetoeristen. De verspreiding in Arubaanse winkels en onder Arubaanse klanten veronderstelt gerichtheid op het Arubaanse publiek (vgl. conclusie A-G Verkade onder 3.8). Dat de genoemde tijdschriften en kortingscoupons niet specifieke Arubaanse uitgaven betroffen maar mede gericht waren op, onder meer, Sint Maarten doet daaraan niet af. Voldoende is dat de tijdschriften en kortingscoupons mede gericht waren op het Arubaanse publiek. Dat Utrima niet over een winkel in Aruba beschikte is daarbij evenmin doorslaggevend, temeer niet nu het een feit van algemene bekendheid is dat er sprake is van veel interregionaal (toeristen)verkeer tussen de diverse landen in het Caribisch gebied en meer in het bijzonder tussen de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Door in bedoelde tijdschriften en kortingscoupons onder vermelding van haar merk reclame te maken voor de door haar verhandelde waren, teneinde aldus (ook) het Arubaanse publiek te bewegen tot het doen van aankopen in haar winkel op Sint Maarten, heeft Utrima in Aruba van dat merk ter onderscheiding van haar waar gebruik gemaakt in vorenbedoelde zin. Voor derden die met dat gebruik geconfronteerd werden was voldoende kenbaar dat het gebruik ertoe strekte (ook) het Arubaanse publiek te bereiken. De overige gestelde reclame-uitingen behoeven gelet hierop geen bespreking meer. [red. vetgedrukt]

Lees de uitspraak hier (link / pdf)

Arubaanse overeenkomst onder druk

Aruba. Auteursrecht. Merkenrecht. Octrooirecht. Exploitatieovereenkomst onder druk gesloten.

Eiser is de maker van het auteurswerk 'Bingo5' en is een overeenkomst aangegaan waarbij Stichting FLPD het in duur onbeperkte exclusieve exploitatierecht voor Arube krijgt, zonder enige vergoeding . Eiser heeft tijdens werktijd en op kosten van FLPD het project Bingo5 opgezet. Op grond van octrooi- of merkenrecht vordert hij twee jaar later alsnog betaling. Overeenkomst is onder bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand gekomen en vernietigbaar. Het Gerecht volgt dit niet en wijst het gevorderde af. Wederzijdse proceskostenveroordeling, voor de eiser begroot op nihil.

4.2.1 Allereerst stelt [eiser] dat de overeenkomst onder druk van FLPD is veranderd. Voorzover [eiser] aldus beoogt te stellen dat de overeenkomst onder bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen in de zin van artikel 3:44 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en daarom vernietigbaar is, wordt deze stelling gepasseerd. [eiser] heeft ter onderbouwing van zijn stelling de niet ondertekende conceptovereenkomst van 18 juli 2006 overgelegd waarin is opgenomen dat FLPD het exclusieve recht krijgt op exploitatie van Bingo5 ‘tegen nader overeen te komen bepalingen tussen partijen’ (zie 2.1). Gesteld noch gebleken is echter dat deze conceptovereenkomst tot overeenstemming heeft geleid, nog daargelaten dat [eiser] ook niets heeft gesteld over wat de ‘ander te bepalen voorwaarden’ dan zouden moeten behelzen of dat over de essentialia daaromtrent overeenstemming was bereikt.

4.3.2 Bij de beoordeling volgens voormelde maatstaf acht het gerecht onder andere de volgende omstandigheden van belang. [eiser] heeft onweersproken gesteld dat de conceptovereenkomst op aandringen van FLPD is gewijzigd in de overeenkomst en dat die zeven maanden later door partijen is ondertekend. Hoewel ondertekening van de overeenkomst pas in februari 2007 heeft plaatsgevonden, was dus al in juli 2006 sprake van wilsovereenstemming. Op dat moment was sprake van een auteursrechtelijke registratie bij het BIE – die voor het ontstaan van het auteursrecht overigens geen voorwaarde is, maar wel bewijsrechtelijke waarde kan hebben – van het spel Bingo5, maar nog niet van een aanvraag voor een Amerikaans of Arubaans Octrooi (daarvan was eerst sprake in mei 2007, respectievelijk mei 2009) of van een merkdepot (oktober 2008). Veder is van belang dat in de overeenkomst niet staat dat FLPD een exclusieve auteursrechtlicentie krijgt voor exploitatie van het auteurswerk Bingo5, maar dat de bewoordingen algemener zijn, doordat er staat dat FLPD exclusieve rechten krijgt voor exploitatie van het auteurswerk Bingo5. Van belang is voorts dat het bij het BIE geregistreerde werk volgens het certificaat van die registratie omvat het spel Bingo5 (en dus ook de titel of naam) met een exacte beschrijving van het unieke systeem van dit spel. Verder is ook nog van belang dat FLPD het spel voor uitzending op de Arubaanse televisie op haar kosten verder heeft laten ontwikkelen en produceren, zodat [eiser] zelf die kosten niet heeft hoeven maken, terwijl hij wel het recht heeft behouden op internationale exploitatie van het spel Bingo5. Bij die exploitatie kan hij de in Aruba uitgezonden versie gebruiken (bijvoorbeeld ter promotie), zo begrijpt het gerecht de stelling van FLPD dat met het spel is deelgenomen aan een expo in Panama, hetgeen door [eiser] niet is betwist.

4.3.3 Onder andere gelet op deze omstandigheden brengt een redelijke uitleg van artikel 2 van de overeenkomst mee dat partijen met de overeenkomst hebben beoogd dat FLPD zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn het recht kreeg het spel Bingo5 te exploiteren in Aruba, door het op de nationale televisie uit te zenden of in enige andere vorm. Deze uitleg brengt mee dat een later beroep van [eiser] op andere intellectuele eigendomsrechten (wat daar ook van zij) in strijd is met de strekking van de overeenkomst. De door [eiser] voorgestane uitleg van de overeenkomst, dat die slechts betrekking heeft op het auteursrecht en niets af doet aan de mogelijkheid een vergoeding te vragen in verband met een merken- en octrooirecht, zou immers meebrengen dat de overeenkomst voor FLPD geen enkele waarde of betekenis zou hebben. Bij deze uitleg van de overeenkomst zou zij het spel immers niet kunnen exploiteren, in weerwil van de auteursrechtlicentie die deze exploitatie nu juist expliciet mogelijk beoogt te maken. Naar het oordeel van het gerecht volgt hieruit dat de octrooi- en merkenrechtelijke aanspraken van [eiser] jegens FLPD in strijd zijn met de strekking van de overeenkomst. Dit brengt met dat ook de merkenrechtelijke aanspraken van [eiser] verder onbesproken kunnen blijven en dat [eiser]’s vorderingen zullen worden afgewezen, nu die, naast het merken- en octrooirecht, geen andere grondslag hebben.

Lees de uitspraak hier (link / pdf)

Verwisselbare elementen is een trend

Met dank aan Hans Erik van Gorp, Rassers advocaten

Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Melano verkoopt sieraden met verwisselbare elementen. Gedaagde T. biedt onder onder de naam Eligo imitaties aan, maar gebruikt mede de handels- en merknaam Melano.

Een aantal sieraden is vrijwel identiek. "Een trend [komt] niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Dat kan wel gelden voor de uitwerking van deze trend". Het staat niet vast dat de sieraden van Melano werken zijn in de zin van de Auteurswet. Vordering afgewezen. Niet of onvoldoende onderbouwd zijn de vorderingen ten aanzien van de gestelde slaafse nabootsing en merk- en handelsnaaminbreuk op internetsites. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv en Indicatietarieven in IE-zaken.

Auteursrecht 4.10. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen bovengenoemde sieraden van Melano met sieraden van T. Het onderscheid waar T. op wijst (het ontbreken van de vermelding Melano, iets bredere randjes en een geringe afwijking in de maat) acht de rechtbank van ondergeschikte aard. Dat zelfde geldt voor de omstandigheid dat de Melano sieraden van roestvrij staal zijn gemaakt, terwijl de sieraden van T. van zilver zijn.

4.18. De rechtbank is van oordeel dat uit de door T. overgelegde producties 2a en 2b, evenals de in depot gegeven folders, volgt dat meerdere bedrijven sieraden verkopen waarbij onderdelen verwisselbaar zijn. De rechtbank volgt partijen, waar zij stellen dat er sprake is van een trend, gebaseerd op het idee van verwisselbaarheid. Zoals hiervoor al overwogen komt een trend niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Dat kan wel gelden voor de uitwerking van deze trend.

4.20. Aldus heeft Melano haar stellingen met betrekking tot de auteursrechtelijke bescherming van haar sieraden in onvoldoende mate onderbouwd. Het is dan ook niet komen vast te staan dat de sieraden van Melano werken zijn in de zin van de auteurswet. Om die reden kan Melano zich niet beroepen op auteursrechtelijke bescherming. Haar vorderingen voor zover deze zien op inbreuk op auteursrecht zullen dan ook worden afgewezen.

Slaafse nabootsing: 4.24. Met betrekking tot dit alles stelt Melano niets, zodat niet kan worden vastgesteld dat sprake is van slaafse nabootsing die als onrechtmatig handelen moet worden aangemerkt. Voor zover haar vorderingen gebaseerd zijn op slaafse nabootsing, zullen deze dan ook worden afgewezen.

Merk- of handelsnaaminbreuk 4.26. (…) De enkele omstandigheid dat op één of meerdere internetsites zowel de naam Melano als Quiges voorkomt, leidt echter niet tot de gevolgtrekking dat T. dan ook inderdaad de naam Melano voor zijn producten heeft gebruikt.

Datzelfde geldt voor de omstandigheid dat op de site van mevrouw Nobis wellicht kan worden doorgeklikt op de naam Melano en dat dan sieraden te zien zijn die mevrouw Nobis van T. zou hebben gekocht. Daarbij is geen sprake van gebruik door T. van de naam Melano, doch hooguit van gebruik door mevrouw Nobis van de naam Melano.

Lees het vonnis hier (pdf).

Een bittere pil voor Nycomed

Met dank aan Kurt Stöpetie, Brinkhof advocaten.

Merkenrecht. Vormmerken. Geneesmiddelen. Verstreken octrooirechtelijke exclusiviteit van werkzame stof pantroprazol, Pantozol (maagzuurremmer) wordt van UR- naar 'Over the counter' (OTC-)geneesmiddel.

Sandoz vordert de nietigverklaring van een aantal Benelux en internationale merkinschrijvingen met betrekking tot de pilvorm van door gedaagde Nycomed aangeboden geneesmiddel op basis van 2.28 lid 1 BVIE. De elementen (vorm, kleur en opdruk) en de totaalindruk van de pilvormige merken missen onderscheidend vermogen. Beroep op inburgering slaagt niet nu Vorderingen worden toegewezen. 1019h Rv proceskostenveroordeling.

4.8 Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft, dient de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht. (...) Het kan immers nuttig zijn om tijdens de globale beoordeling elk bestanddeel van het betrokken merk te onderzoeken. De rechtbank zal bij de beoordeling derhalve eerste de verschillende bestanddelen van de uiterlijke verschijningsvorm, te weten de vorm en kleur van de table alsmede de kleur en het lettertype van de opdruk 'P20/P40', en daarna de totaalindruk onderzoeken (HvJ EG 29 april 2004, Henkel/OHIM, C-144/06, par 39 en 41 (LJN: BF6671)).

4.10 de vorm en kleur van de tablet (...) stelt de rechtbank vast dat de ovale vorm en de gele kleur van de table gangbaar en gebruikelijk zijn. In zoverre is geen sprake van een significante afwijking.

4.11. de kleur bruin van de opdruk (...) De rechtbank is van oordeel dat het gebruik van een donkere kleur als opdruk op een gele tablet zodanig voor de hand ligt ten behoeve van voldoende zichtbaarheid van die opdruk, dat het enkele gebruik van de kleur bruin niet kan worden beschouwd als significante afwijking van hetgeen gebruikelijk en gangbaar is in de relevante sector als hierboven omschreven, maar als een voor de hand liggende variatie daarop. De rechtbank neemt daabij in overweging dat ter bewerkstelliging van een contrast met de kleur geel van de tablet de keuzemogelijkheden beperkt zijn.

4.12. de opdruk 'P20/P40' (...) dat het in de farmaceutische industrie gebruikelijk is om op tabletten de werkzame stof aan te duiden met haar beginletter, gevolgd door cijfers die zien op de hoeveelheid verwerkte werkzame stof. Deze toegevoegde grafische elementen zijn dus niet onderscheidend als bedoeld in 2.28 lid 1 sub b BVIE, aldus Sandoz.

4.18 Hiertoe is redengevend dat de totaalindruk van de gele kleur, de ovale vorm en de bruine opdruk P20/P40 in onderlinge samenhang bezien, niet zodanig significant afwijken van hetgeen in de relevante sector gangbaar en gebruikelijk is, dat dit ertoe leidt dat men deze tablet ziet als een herkomstaanduiding als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 b BVIE. Er zijn geen concrete aanwijzingen, zoals de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, die erop duiden dat het samengestelde merk, in zijn geheel beschouwd, méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan.

4.23 (...) daaronder zijn immers ook de consumenten/eindgebruikers te verstaan. Met betrekking tot de consument/eindgebruiker stelt Nycomed niet meer dan dat sprake is van langdurig en exclusief gebruik. Dit is onvoldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van inburgering.

Lees de uitspraak hier (pdf)

Stuttgarter lezing Omkeringbewijslast

Met dank aan Peter Claassen en Janneke Klompmakers, AKD advocaten & notarissen

In navolging van IEF 9683 en serie Converse-uitspraken. Duitsland. Merkenrecht. "Official Dealer/ offizieller Händler". Wederverkoop en (tussen)handelaren. Geen omkering bewijslast inzake uitputting.

Eerder werd de uitspraak OLG Düsseldorf 10 mei 2011, I-20 U 157/10 (REWE Großflächengesellschaft mbH tegen Converse Inc.) gepubliceerd. Meer dan een jaar eerder oordeelde het OLG Stuttgart anders. Belang van de uitspraak is dat het OLG in Stuttgart in de zaak tussen Converse en een wederverkoper oordeelt dat Converse niet in haar bewijs is geslaagd dat er sprake is van counterfeit en belast Converse, op basis van de Hof van Justitie uitspraak Van Doren/Lifestyle Sports van 8 april 2003, met het bewijs dat de beweerdelijk inbreukmakende schoenen buiten de EU in het verkeer zijn gebracht. Dit is feitelijk omkering van de bewijslast. Slaagt Converse niet in de bewijslast, dan gaat het Gerechtshof ervan uit dat het merkrecht, berustende op de betreffende schoenen, is uitgeput.

De uitspraak van het OLG Stuttgart (met beëdigde vertaling) hier pdf en origineel link. 

Ter aanvulling:  hiertegen is cassatie aangetekend. En deze uitspraak is al eens aangehaald (en hieraan voorbij gegaan) door het LG Düsseldorf , zie hier (link):

Vergleichbar, Die Feststellungen des Oberlandesgerichts Stuttgarts in dem Urteil vom 4. März und ein Interview mit dem Co-Inhaber der All Star DACH GmbH Herrn Willy Umland (Bl. 215 GA) vermögen keinen Rückschluss auf ein faktisch selektiv wirkendes Vertriebssystem der Beklagten zulassen.

Incidenten: dubbel in vrijwaring oproepen

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Inbreuk op kleding. Sporttrading levert aan Dirx Drogisterijen. Dirx roept leverancier op in vrijwaring, mocht inbreuk vaststaan, aansprakelijkheid verhalen op Sporttrading (incident A). Sporttrading doet hetzelfde met twee van haar leveranciers (incident B).

Incident A: Vertraging in procedure staat toewijzing niet in de weg. Dirx heeft belang bij het in vrijwaring oproepen van Sportrading ondanks dat deze ook is gedagvaard in hoofdzaak. Incident B: Betwisting van rechtsverhouding waardoor veroordeling kan afwentelen, is niet relevant. Misbruik procesrecht, conclusie volgt niet uit de omstandigheden.

6.2. Björn Borg en DBM betwisten dat de door Sporttrading genoemde vennootschappen betrokken zijn bij enige rechtsverhouding met Sporttrading. Die betwisting is echter niet relevant. Voldoende is de stellling van Sporttrading dat zij de kleding van deze vennootschappen geleverd heeft gekregen. Of dit juist is zal in de vrijwaringsprocedure moeten blijken. Bewijs daarvan in dit incident kan niet worden verlangd.

6.3. Evenmin is noodzakelijk dat, zoals Björn Borg en DBM verlangen, Sporttrading in dit incident bewijst dat de vennootschappen gehouden zijn de nadelige gevolgen van een veroordeling van Sporttrading in de hoofdzaak te dragen. Indien juist is de stelling dat Sporttrading de kleding van de vennootschappen heeft betrokken, volgt daaruit in beginsel dat zij een veroordeling in de hoofdzaak op de vennootschappen kan afwentelen. Voor toewijzing van de incidentele vordering is dat voldoende.

6.4. Björn Borg en DBM menen dat Sporttrading misbruik van procesrecht maakt omdat zij met de oproeping in vrijwaring slechts beoogt de hoofdprocedure te vertragen. Deze conclusie kan niet worden afgeleid uit de door Björn Borg en DBM gestelde omstandigheden dat Sporttrading ook in andere procedures buitenlandse partijen in vrijwaring heeft opgeroepen en eerder heeft geweigerd haar leveranciers bekend te maken. Het overige verweer tegen de incidentele vordering van Sporttrading is gelijk aan dat tegen de incidentele vordering van Dirx als weergegeven onder 5.2 en wordt op dezelfde gronden verworpen.

Lees het vonnis hier (pdf)

Incidenten: ambtshalve schorsing

Indicentele conclusie tot schorsing ex artikel 104 Gemeenschapsverordening, ambtshalve schorsing, nietigheidsprocedure gestart bij BHIM, het is aannemelijk dat Gemeenschapsmerk nietig zal worden verklaard. Schorst en houdt beslissingen aan.

2.2. Tevea en Ranex vorderen dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de onderhavige procedure ambtshalve schorst, met veroordeling van [X] in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Zij voeren hiertoe aan dat, gelet op de door All-Line International Inc. – door Tevea en Ranex in de onderhavige procedure in vrijwaring opgeroepen – op 21 september 2010 bij het Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt (hierna: BHIM) aanhangig gemaakt nietigheidsprocedure tegen het Gemeenschapsmerk van [X], de rechtbank de onderhavige procedure dient te schorsen, nu er geen bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten en het aannemelijk is dat het Gemeenschapsmerk nietig zal worden verklaard.

Lees vonnis hier (pdf)