Alle rechtspraak  

"Gezondheid" is niet onderscheidend

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Hellisch woordmerk: υγεία (red. Grieks voor "gezondheid") voor geneesmiddelen. Vernietiging van beslissing kamer van beroep van OHIM houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker die de inschrijving weigert. 

Absolute weigeringsgronden: afwezigheid van onderscheidend vermogen en beschrijvend, ook geen onderscheidend vermogen verkregen door gebruik (resp. beroep op schending van Art. 7 lid 1 b en c, en lid 3 Vo. EG nr. 207/2009). Gemeenschapsmerk is een autonoom systeem. Deel van relevante Griekse publiek is niet genoeg voor inburgering in de gehele unie. Klacht afgewezen.

30. S’agissant des « services médicaux » visés par la marque demandée, le mot « υγεία » ne fait que décrire directement et immédiatement, pour le public hellénophone, leur destination, à savoir le rétablissement de la santé. Par conséquent, la marque demandée renvoie, dans l’esprit du public pertinent, à la destination des services visés par elle et présente donc un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, desdits services, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 10 de la décision attaquée.

32      Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 65). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement des règles pertinentes du droit de l’Union. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) [abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25)], ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 47].
(...)
51      La thèse contraire, selon laquelle il suffit de démontrer qu’une fraction significative du public hellénophone de l’Union, pris dans sa globalité, identifie grâce à la marque demandée les services visés par la demande d’enregistrement comme provenant de la requérante, ne saurait être accueillie.

62      Cette conclusion n’est remise en cause ni par l’utilisation du mot « υγεία » comme partie de la raison sociale de la requérante depuis 1973, ni par l’enregistrement du signe verbal « υγεία » en tant que marque nationale hellénique. En effet, aucun de ces deux éléments ne suffit à démontrer qu’une fraction significative du public hellénique perçoit un lien entre les services médicaux délivrés sous le signe υγεία et une entreprise déterminée.

Lees het gehele arrest hier (link)
Regeling: Verordening EG 207/2009, Richtlijn 2008/95/CE betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Oorsprongsbenaming en collectieve merk

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing kamer van beroep van OHIM tot verwerping van beroep tegen beslissing van onderzoeker tot weigering van inschrijving van collectief woordmerk „TXAKOLI”.

Oorsprongsbenaming vs. beschrijving van de waar. Nauwe samenhang met Baskenland (mede door schrijfwijze), echter TXAKOLI is beschrijvend voor wijnsoort. Provincie-aanduiding is geografische oorsprongsbenaming. Beroep op foute toepassing van art. 7 lid 1 onder b(elk onderscheid vermogen), 66 lid 2 (collectieve merken en verbieden van derden) Vo. 207/2009 en discriminatiegronden, alle beroepen afgewezen op basis van art. 7 lid 1 onder c (tekens die dienen ter aanduiding van soort, etc.). OHIM neemt haar beslissingen volledig onafhankelijk van politiek.

Txakoli is ter aanduiding voor een wijnsoort. Oorsprongsbenaming is de provincie die volgt op deze aanduiding .

26      Was zunächst das Vorbringen anbelangt, mit dem die Kläger dartun wollen, dass der Begriff „Txakoli“ eine geografische Angabe sei, ist darauf hinzuweisen, dass selbst unter der Annahme, dass, wie die Kläger behaupten, dieser Begriff den Begriffen „Chacolí“ und „Txakolina“ gleichwertig ist, er ebenso wie diese nur ein ergänzender traditioneller Begriff im Sinne von Art. 23 der Verordnung Nr. 753/2002 und keine geschützte Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe ist. Die nach der Weinbauregelung anerkannten geschützten Ursprungsbezeichnungen sind „Txakoli de Álava“, „Txakoli de Bizkaia“ und „Txakoli de Getaria“ und enthalten neben dem Begriff „Txakoli“ den Namen einer Provinz oder eines bestimmten Ortes als eine Angabe, die auf die konkrete geografische Herkunft des in Rede stehenden Weins hinweist, wie dies Art. 52 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein (ABl. L 179, S. 1) – der der Verordnung Nr. 1234/2007 vorangegangenen Grundverordnung, auf der die Verordnung Nr. 753/2002 beruhte – gestattet, wonach die Mitgliedstaaten zulassen konnten, dass der Name eines bestimmten Anbaugebiets mit einer näheren Angabe u. a. zur Art des Erzeugnisses kombiniert wird.

53      Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die verschiedenen Instanzen des HABM und des Gerichts ihre Entscheidungen in voller Unabhängigkeit von politischen Stellungnahmen erlassen.

54      Sodann ist festzustellen, dass die Zurückweisung einer Markenanmeldung keine Auswirkungen auf das ausschließliche Recht zur Verwendung der Begriffe „Chacolí“, „Txakolina“ und sogar „Txakoli“ hat, über das die Kläger nach der Regelung für den Weinbau derzeit verfügen, und weder bewirkt, dass andere als diejenigen Marktteilnehmer, denen dieses Recht nach dieser Regelung zukommt, diesen Begriff verwenden dürfen, noch die Kläger daran hindert, die Einhaltung dieser Regelung einzufordern. In Anbetracht dieses Umstands hat es das Gericht nicht für angezeigt gehalten, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen und die oben in Randnr. 51 erwähnten Dokumente, die die Kläger nach der Schließung der mündlichen Verhandlung eingereicht haben, zu den Akten zu nehmen.

Lees het arrest hier (link)
Regelingen: Vo 753/2002 betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten, Verordening EG nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk

Bevoegdheid tot opschorten

In navolging van IEF 7270 en IEF 8373. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. (Nietigheids)procedure over de geldigheid van het Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR tegen Gemeenschapsmerk ATLAS. Indienen schriftelijke verklaring. Schorsing administratieve procedure. Gronden moeten schriftelijk, en niet door kamer nog eens worden herleid (59 Vo 40/94, thans 60 207/2009). Bevoegdheid opschorten is aanwezig. Gezien de lopende procedure bij Rechtbank 's -Gravenhage geen redenen om dat toe te wijzen. Klacht afgewezen.

41      Außerdem ergibt eine wörtliche Auslegung des am Ende von Art. 59 Satz 3 der Verordnung Nr. 40/94 verwendeten Ausdrucks „begründen“, dass der Beschwerdeführer vor der Beschwerdekammer schriftlich die Gründe darlegen muss, die für seine Beschwerde bestimmend sind. Es ist nicht Sache der Beschwerdekammer, durch Herleitungen diejenigen Gründe zu ermitteln, auf welche die bei ihr eingereichte Beschwerde gestützt wird. Der Schriftsatz des Beschwerdeführers muss es also ermöglichen, zu verstehen, warum dieser bei der Beschwerdekammer beantragt, die Entscheidung aufzuheben oder zu ändern.

67      Im Übrigen wird eine analoge Anwendung der Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung Nr. 2868/95 in einem Nichtigkeitsverfahren dadurch gerechtfertigt, dass sowohl das auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bezogene Widerspruchsverfahren als auch das Verfahren wegen eines relativen Nichtigkeitsgrundes gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken zum Gegenstand haben und dass die Möglichkeit der Verfahrensaussetzung zur Effizienz dieser Verfahren beiträgt.

68. Die Beschwerdekammer ist somit befugt, ein Nichtigkeitsverfahren auszusetzen, wenn die Umstände dies rechtfertigen.

Lees het arrest (link en dossier) 
Artikel 59 van Verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 60 van Verordening [EG] nr. 207/2009) - Artikel 20 § 7 van Verordening (EG) Nr. 2868/95

disneyland.nl = DISNEYLAND

Met dank aan Maarten Haak en Daniël Haije, Hoogenraad & Haak. Merkenrecht. Domeinnaamrecht. WIPO Geschillenbeslechting. Identitieke tekens DISNEYLAND tegen disneyland.nl tegen; beoordelen zonder .nl-toplevel domain. Merken zijn niet doorgehaald, verweerder heeft geen recht noch legitiem belang. voldoende aannemelijk dat verweerder ten tijde van registratie op de hoogte was van merken.

6.A. Hoewel het voor een volledige onderbouwing van een eis op de weg van de eiser ligt om bewijs van gebruik van de relevante merken in te dienen (ook indien die merken wereldwijd bekend zouden zijn), impliceert het feit dat dergelijk bewijs niet is ingediend nog niet dat er – zoals blijkbaar in casu door Verweerder betoogd – geen sprake zou zijn van geldigheid van de ingeroepen merkregistraties. Artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling vereist dat een eiser gemotiveerd stelt dat de betreffende domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een “naar Nederlands recht beschermd merk”.

Met betrekking tot de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of mogelijk verwarringwekkend overeenstemt met de Merken overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domein “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De Geschillenbeslechter is zodoende van oordeel dat de Domeinnaam <disneyland.nl> identiek is aan de DISNEYLAND Merken van Eiser.

6.C. (...) het is (mede gezien de stellingen van Verweerder over het “Disney concern”) voor de Geschillenbeslechter voldoende aannemelijk dat Verweerder ten tijde van de registratie op de hoogte was van Eiser en van de Merken van Eiser.

Lees de Uitspraak (link en pdf). 

Rechtbank 's-Gravenhage 11 mei 2011, HA ZA 09-414 (G-STAR International c.s. B.V. tegen Pepsico Inc.)

In navolging van eerdere G-Star - Pepsico INC uitspraken (IEF 7405, 7798, 8385).

Merkenrecht. Tussenvonnis. Marktonderzoek. Benoeming deskunige. Getuigenverhoor. Gemeenschapswoordmerk RAW tegen PEPSI RAW. G-Star werd in een eerder tussenvonnis toegelaten om de bekendheid van haar merk RAW, voor spijkerbroeken en als merk sec te bewijzen. Aanvullend bewijs is gecreërd door het doen van een marktonderzoek: Een deskundige wordt aangewezen en vraagstelling geformuleerd, zoals hieronder vermeld.

2.27. Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat het in het tussenvonnis opgedragen bewijs dient te worden uitgebreid, zodat G-Star thans dient te bewijzen:
- dat het RAW merk en/of de G-STAR RAW merken zijn aan te merken als in de Gemeenschap c.q. de Benelux bekende merken;
- dat het publiek een verband legt tussen de in het tussenvonnis onder 2.4 en 4.12 weergegeven tekens en een of meer van deze merken;
- feiten en omstandigheden waaruit moet worden afgeleid dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van een of meer van deze merken.

Het deskundigeonderzoek

2.28. Gelet op de opvattingen van partijen als hiervoor weergegeven, zal de rechtbank de deskundige Van den Berg benoemen ter voorlichting over de bekendheid van de ingeroepen merken en een mogelijk door het publiek gelegd verband tussen tekens en merken. Aan de deskundige zal allereerst advies worden gevraagd over de vraagstelling aan het publiek, waarna onder verantwoordelijkheid van de deskundige een marktonderzoek kan worden verricht. De deskundige zal dit marktonderzoek moeten verrichten binnen de hierna geschetste randvoorwaarden.

2.28.1. In het Pago-arrest heeft het Hof van Justitie Oostenrijk aangemerkt als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. De beperking van het marktonderzoek die G-Star voorstaat kan daarom worden gevolgd omdat moet worden aangenomen dat Nederland dan evenzeer kan worden aangemerkt als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

2.28.2. Het marktonderzoek/de marktonderzoeken word(t)(en) uitgevoerd onder 15 tot 40 jarigen waarbij het aantal respondenten wordt gesteld op 200.

2.28.3. Er is geen reden het marktonderzoek te beperken tot modebewust publiek. Het relevante publiek is het publiek waarop het merk is gericht. Afhankelijk van de aangeboden waar of dienst kan dat het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek zijn. 4 De rechtbank ziet geen redenen aan te nemen dat de merken van G-Star, onder welke merken zij kleding tracht af te zetten, zich uitsluitend richten op een modebewust publiek.

2.28.4. Zoals in het tussenvonnis onder 4.35 overwogen is er voorts geen reden het onderzoek naar een mogelijk verband te beperken tot het publiek dat met de merken van GStar bekend is

2.32. De rechtbank heeft het voornemen aan de deskundige de navolgende opdracht te verstrekken. De deskundige wordt verzocht binnen de onder 2.28 geschetste randvoorwaarden marktonderzoek te (laten) doen ter beantwoording van de navolgende vragen:
1) zijn het RAW merk en de G-STAR RAW merken aan te merken als in de Gemeenschap c.q. de Benelux bekende merken?
2) legt het publiek een verband tussen de hiervoor genoemde merken en de door PepsiCo gebruikte tekens zoals weergegeven in het tussenvonnis onder 2.4 en 4.12?
3) is naar uw inzicht het onder 2.29 bedoelde tijdsverloop van belang voor de uit het onderzoek te trekken conclusies?

De deskundige wordt verzocht, alvorens zijn onderzoek te beginnen, eerst te adviseren welke vragen aan de respondenten zouden kunnen worden voorgelegd.

2.33. Het voorschot op de kosten van het deskundigenonderzoek bedraagt vooralsnog  € 3.250,- (deze kosten zijn exclusief de kosten van het marktonderzoek).

2.34. Nadat de rechtbank het advies van de deskundige heeft ontvangen, zullen partijen in de gelegenheid worden gesteld om daarop te reageren.

2.35. G-Star heeft ter zitting aangeboden tevens bewijs te leveren door middel van het horen van getuigen. Zij zal daartoe gelegenheid krijgen nadat het marktonderzoek heeft plaatsgevonden. G-Star verzoekt de rechtbank verder PepsiCo op grond van artikel 22 Rv. respectievelijk 1019 Rv. te gelasten om de namen te verstrekken van eerder door PepsiCo ingeschakelde reclamebureaus (althans de betrokken personen van die bureaus) en om alle marktonderzoeken over te leggen die vooraf zijn gegaan aan de introductie van Pepsi Raw. (…)

Lees het tussenvonnis hier (pdf)

Begripsmatige overeenstemming compenseert verschillen niet

Merkenrecht. Woordmerk TERRA tegen woord/beeldmerk TERRE PREMIERE. Oppositiebeslissing. Hoewel de betrokken tekens beiden verwijzen naar aarde planeet (De Aarde) of de materie, is begripsmatige verwijzing in dit verband naar natuurlijk, gezonde of ecologische producten in klasse 3 onvoldoende om visuele en fonetische verschillen te compenseren. Oppositie wordt afgewezen.

35. Bien que les signes en cause fassent tous deux  référence à l’astre terrestre (Terre) ou à la matière (terre), pouvant à cet égard évoquer le caractère naturel, sain, ou écologique des produits visés en classe 3, l’Office estime que cette ressemblance conceptuelle des signes ne peut suffire à contrebalancer les différences phonétiques et visuelles précitées

39. Sur base de ce qui précède, l’Office conclut qu’en l’absence de ressemblance suffisante des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’Office n’a pas effectué la comparaison des produits. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

Lees de beslissing hier (link)

Ompakkingen parallel ingevoerde geneesmiddelen

HvJ EU 12 mei 2011, gevoegde zaken C-400/09 en C-207/10 (concl. A-G Y.Bot, Orifarm c.s. tegen Merck Sharp Dohme en Paranova c.s. tegen Merck Sharp Dohme)

Prejudiciële vragen Højesteret, Denemarken

Merkenrecht. Ompakken van parallel ingevoerde geneesmiddelen. In vervolg op de ompakkingsjurisprudentie Hoffmann-La Roche (23 mei 1978), Pfizer (3 december 1981), MPA Pharma en Bristol-Myers Squibb (11 juli 1996). „Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 7, lid 2 – Ompakking van parallel ingevoerd farmaceutisch product – Relevante criteria voor beoordeling van inbreuken op merkrecht”

C-400/09
1)  Moeten de [reeds aangehaalde] arresten [...] MPA Pharma [...], en Bristol-Myers Squibb e.a. [...], aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur die houder is van een vergunning voor het in de handel brengen van een parallel ingevoerd geneesmiddel en over de informatie betreffende dit geneesmiddel beschikt, en die aan een afzonderlijke onderneming instructies geeft aangaande de aankoop en de ompakking van het geneesmiddel, het gedetailleerde ontwerp van de verpakking ervan en de met betrekking tot het product te nemen maatregelen, inbreuk maakt op de rechten van de merkhouder door zichzelf – en niet de afzonderlijke onderneming die de houder van de ompakkingsvergunning is, het geneesmiddel heeft ingevoerd en fysiek heeft omgepakt en daarbij het merk van de merkhouder (opnieuw) heeft aangebracht – op de buitenverpakking van het parallel ingevoerde geneesmiddel als de ompakker te vermelden?

2)      Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat wanneer de houder van de vergunning voor het in de handel brengen zichzelf als de ompakker vermeldt in plaats van de onderneming die op bestelling de fysieke ompakking heeft uitgevoerd, er geen gevaar is dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is?

3)      Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, wordt uitgesloten wanneer de onderneming die fysiek ompakt als ompakker wordt vermeld?

4)      Is voor de beantwoording van de eerste vraag enkel van belang het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, of zijn ook andere overwegingen die de merkhouder raken van belang, bijvoorbeeld (a) dat de entiteit die invoert en fysiek ompakt en het merk van de merkhouder (opnieuw) op de buitenverpakking van het product aanbrengt, daardoor zelf inbreuk kan maken op het merk van de merkhouder, en (b) dat om redenen die zijn toe te schrijven aan de entiteit die fysiek heeft omgepakt, de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product aantast of dat de presentatie van de ompakking zodanig is dat verondersteld moet worden dat deze de reputatie van de merkhouder schaadt (zie onder meer arrest [...] Bristol-Myers Squibb e.a.[, reeds aangehaald])?

5)      Is voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, die zichzelf als ompakker heeft vermeld, ten tijde van de kennisgeving aan de merkhouder van de voorgenomen verkoop van het parallel ingevoerde geneesmiddel na ompakking, tot hetzelfde concern behoort als de daadwerkelijke ompakker (zusteronderneming)?”

C-207/10
„1)      Moeten artikel 7, lid 2, van [...] richtlijn 89/104[...], en de daarop betrekkinghebbende rechtspraak, inzonderheid de [reeds aangehaalde] arresten [...] Hoffmann-La Roche [...], Pfizer, en [...] Bristol Myers Squibb e.a., aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk zich op zijn merk kan beroepen om een verkooponderneming van een parallelimporteur, die houder is van een vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen in een lidstaat, te beletten dat geneesmiddel te verkopen met de vermelding dat het is omgepakt door de verkooponderneming, ofschoon de verkooponderneming het fysieke ompakken heeft laten verrichten door een andere onderneming, de ompakkende onderneming, waaraan de verkooponderneming instructies geeft met betrekking tot de inkoop, het ompakken, de nadere vormgeving van de geneesmiddelenverpakking en overige details in verband met het geneesmiddel, en die houder is van de vergunning voor het ompakken en het handelsmerk bij de ompakking weer op de nieuwe verpakking aanbrengt?

2)      Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat kan worden aangenomen dat de consument of de eindgebruiker niet wordt misleid met betrekking tot de herkomst van het geneesmiddel en niet in de waan kan worden gebracht dat de merkhouder verantwoordelijk is voor de ompakking, doordat de parallelimporteur op de verpakking de naam van de fabrikant vermeldt naast de genoemde vermelding van de voor het ompakken verantwoordelijke onderneming?

3)      Is voor de beantwoording van de eerste vraag alleen van belang dat er gevaar bestaat voor misleiding van de consument of de eindgebruiker met betrekking tot de vraag of de merkhouder verantwoordelijkheid is voor de ompakking, of zijn ook andere factoren ten aanzien van de merkhouder relevant, bijvoorbeeld (a) dat de onderneming die feitelijk inkoopt, ompakt en het handelsmerk van de merkhouder weer op de verpakking van het geneesmiddel aanbrengt daardoor zelf inbreuk kan maken op de rechten van de merkhouder en dat dit kan berusten op omstandigheden waarvoor de onderneming die fysiek heeft omgepakt verantwoordelijk is, (b) dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het geneesmiddel aantast, of (c) dat het omgepakte geneesmiddel zodanig wordt gepresenteerd dat kan worden aangenomen dat het handelsmerk of de reputatie van de merkhouder erdoor worden geschaad?

4)      Zo het Hof bij de beantwoording van de derde vraag de opvatting huldigt dat ook in aanmerking moet worden genomen of de ompakkende onderneming zelf de merkrechten van de merkhouder kan schenden, is dan voor die beantwoording van belang of de verkooponderneming van de parallelimporteur en de ompakkende onderneming naar nationaal recht hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de inbreuk op de merkrechten van de merkhouder?

5)      Is voor de beantwoording van de eerste vraag relevant dat de parallelimporteur, die houder is van de vergunning voor het in de handel brengen en die de verantwoordelijkheid voor het ompakken op zich heeft genomen, op het tijdstip waarop de merkhouder vooraf in kennis werd gesteld van de voorgenomen verkoop van het omgepakte geneesmiddel behoorde tot dezelfde concern als de onderneming die het geneesmiddel heeft omgepakt (zusteronderneming)?

6)      Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat de ompakkende onderneming op de bijsluiter als fabrikant wordt vermeld?”

41.      Zoals het Hof duidelijk heeft verklaard in zijn arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a.(18), „[mag weliswaar worden afgeweken] [v]an het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen in gevallen waarin de merkhouder zich op basis van het merk tegen de ompakking van parallel ingevoerde geneesmiddelen verzet, maar dit geldt slechts voor zover deze bevoegdheid de houder in staat stelt rechten te beschermen die het specifieke voorwerp van het merk betreffen, begrepen tegen de achtergrond van de wezenlijke functie van het merk.”(19) Wanneer de gronden waarop een merkhouder zich beroept om zich te verzetten tegen de ompakking van parallel ingevoerde geneesmiddelen verder gaan dan de loutere bescherming van het specifieke voorwerp en de wezenlijke functie van zijn merk, kunnen zij een afwijking van het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen niet rechtvaardigen.

42.      Aangezien het specifieke voorwerp noch de wezenlijke functie van het merk als herkomstwaarborg in het gedrang komen door de vermelding van zowel de naam van de voor het ompakken verantwoordelijke onderneming en als van de naam van de fabrikant, kan een merkhouder zich mijns inziens dus niet baseren op artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 om van een parallelimporteur vergoeding te vorderen wegens het ontbreken op het omgepakte product van de naam van de fysieke ompakker, terwijl deze importeur het ompakken controleert en daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

43.      Deze oplossing kan volgens mij het evenwicht tussen de bescherming van de merkrechten en het vrije verkeer van goederen waarborgen, en maakt het tegelijkertijd mogelijk de consumenten naar behoren te informeren. Voor de merkhouder blijft de wezenlijke functie van het merk als herkomstwaarborg behouden en kan de reputatie van het merk niet worden aangetast door een gebrekkige verpakking. Tegelijkertijd weten de merkhouder en de consumenten aan wie het ompakken kan worden toegerekend wanneer de nieuwe verpakking gebreken vertoont.

44.      Gelet op een en ander moet artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 mijns inziens aldus worden uitgelegd dat een merkhouder zich niet tegen de verhandeling van een omgepakt product kan verzetten op de grond dat de verpakking ervan niet de onderneming vermeldt, die het product fysiek heeft omgepakt, wanneer naast de naam van de fabrikant de naam van de onderneming is vermeld onder wier controle en verantwoordelijkheid het product is omgepakt.

Conclusie:
„Artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een merkhouder zich niet tegen de verhandeling van een omgepakt product kan verzetten op de grond dat de verpakking ervan niet de onderneming vermeldt die het product fysiek heeft omgepakt, wanneer naast de naam van de fabrikant de naam van de onderneming is vermeld onder wier controle en verantwoordelijkheid het product is omgepakt.”

Lees de conclusie hier (link en gehele dossier)

Oppositietaksherstel

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Gemeenschapsmerkaanvrage woordmerk niet-ingeschreven merk Redtube tegen ouder niet-geregistreerd merk Redtube [woordmerk voor porno-variant op YouTube]. Procedureklachten. Geen tijdige betaling oppositiegelden.

1. Verzoekster mocht erop vertrouwen dat late ontvangst van oppositietaks was hersteld door tijdige betaling van toeslag, cumulatieve betaling noodzakelijk, klacht afgewezen (ingeroepen: art. 83 jo. 41 lid 3 verordening nr. 207/2009, regel 17 lid 1 Verordening 2868/953 en art. 8 lid 3 sub a en b verordening (EG) nr. 2869/954). 
2. Verzoekster is niet verzocht opmerkingen in te dienen. Echter oppositie geldt niet als oppositietaks niet tijdig is betaald en gelden de regels rondom Ex Parte beslissing. Klacht obv 8 lid 2 Verordening 216/96 afgewezen. 
3. De beslissing over de ontvankelijkheid van de oppositie niet rechtmatig is ingetrokken. Gerecht wijst de klachten af.

39 Zudem ergibt eine aufmerksame Lektüre des Art. 8 der Verordnung Nr. 2869/95 auch in der konsolidierten deutschen Fassung, dass die in Abs. 3 Buchst. a und b genannten Voraussetzungen kumulativ und nicht alternativ vorliegen müssen.

67      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach Regel 17 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 der Widerspruch als nicht erhoben gilt, wenn die Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist entrichtet wird. Gemäß Abs. 5 dieser Regel wird die Feststellung gemäß Abs. 1, dass die Widerspruchsschrift nicht als eingereicht gilt, nur dem Anmelder mitgeteilt. Die Verordnung Nr. 2868/95 sieht somit vor, dass diese Entscheidung in einem Ex-Parte-Verfahren getroffen wird.

39. En second lieu, il résulte d’une lecture attentive de l’article 8 du règlement n° 2869/95, même dans sa version allemande consolidée, que les conditions énoncées au paragraphe 3, sous a) et b), sont cumulatives et non alternatives.

67. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la règle 17, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, si la taxe d’opposition n’est pas acquittée avant l’expiration du délai d’opposition, l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé. En vertu du paragraphe 5 de cette même règle, toute décision prise en vertu du paragraphe 1 selon laquelle l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé est communiquée au demandeur seulement. Le règlement n° 2868/95 prévoit donc que cette décision soit prise dans une procédure ex parte.

Lees de uitspraak hier (link)

agricultural cattle machinery is broad enough to include milking machine

Gerecht EU 11 mei 2011, zaak T-74/10 (Flaco-Geräte GmbH tegen OHIM/Delgado Sánchez)

 Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Eerder Spaans woordmerk FLACO (klasse 7, 'agricultural cattle machinery') tegen Gemeenschapsmerkaanvrage FLACO (klasse 7, 'milking machine'). Relatieve weigeringsgrond. Identieke merken voor identieke waren, art. 8 lid 1, onder a en b Rl 207/2009. Verwarringsgevaar. Bewijs normaal gebruik van eerdere merk voor het eerst aangeboden bij Board of Appeal. Het Gerecht volgt de oppositie van het OHIM (afwijzing) en wijst het beroep af.

47      Second, as OHIM submits and as the Board of Appeal held in paragraph 22 of the contested decision, the heading ‘agricultural cattle machinery’ is broad enough to include the ‘milking machines and fittings, automatic milking devices; washing machines for milking machines’ referred to in the Community trade mark application.

48      The goods covered by the mark applied for are thus included amongst those covered by the earlier mark and the Board of Appeal was therefore correct in finding that the goods are identical and in deciding, consequently, to uphold the Opposition Division’s decision, which had allowed the opposition and refused the applicant’s registration application.

49      It should be noted that the Board of Appeal’s statement, in paragraph 23 of the contested decision, that there was a risk of confusion on the part of the relevant consumers, was superfluous. It is apparent from the scheme of Article 8(1) of Regulation No 207/2009 that the circumstances envisaged in subparagraph (b) of that provision do not include the situation already covered by subparagraph (a). Therefore, since the marks at issue are identical and cover identical goods, the trade mark application had to be rejected pursuant to Article 8(1)(a) of Regulation No 207/2009, and there was no need to consider whether there was a likelihood of confusion, within the meaning of Article 8(1)(b).

50      It would have been necessary to consider whether there existed a likelihood of confusion only in the event, considered by the Board of Appeal in the alternative, that the goods covered by the mark applied for, namely ‘washing machines for milking machines’, were not included in the goods covered by the earlier mark.

51      As regards, specifically, that situation, it should be borne in mind that the applicant does not dispute that ‘washing machines for milking machines’ are complementary to ‘milking machines’ and are intended for the same consumer, namely dairy farmers.

Beoordeling algemeen bekend merk hoeft niet, nu oppositie al slaagt

Merkenrecht. Woord- en woord/beeldmerken en algemeen bekend merk iPod (1, 2, 3, 4 en 5) tegen woord/beeldmerk ticketPOD. Oppositiebeslissing. Spoedinschrijving. Waren zijn identiek hetzij sterk soortgelijk:
. klasse 9 - software voor databasebeheer, klasse 41 organisatie/inlichtingen over sportevenement en andere vormen van entertainment, klasse 42 ontwerpen en ontwikkelen software. Begripsmatig geen vergelijking mogelijk, omdat tekens geen vaststaande betekenis hebben. Visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. oppositie slaagt reeds obv één van de ingeroepen rechten, dient geen beoordeling algemeen bekend merk. Verwarringsgevaar. Spoedinschrijving wordt doorgehaald.

19. Opposant meent dat de ingeroepen rechten een hoge mate van bescherming genieten door de naar zijn zeggen enorme reputatie die zij hebben, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten. Hij acht deze reputatie zelfs zo groot dat van een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs kan worden gesproken. Opposant gaat omstandig in op deze reputatie en voegt een aantal stukken bij ter ondersteuning van zijn stellingen dienaangaande. 

68. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen rechten, inclusief het door opposant geclaimde algemeen bekende merk, niet meer te worden toegekomen

Lees de beslissing hier (link en pdf)