Merkenrecht  

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A. Beroep na weigering inschrijving gemeenschapsbeeldmerk met STAR afgewezen.
B. Beroep na weigering inschrijving DELTA afgewezen.
C. Beroep na gedeeltelijke weigering inschrijving PRO OUTDOOR afgewezen.
D. Beroep na gedeeltelijke weigering inschrijving beeldmerk met CONTINENTAL WIND PARTNERS afgewezen.
E. Beroep na afwijzing oppositie inschrijving beeldmerk GALILEO afgewezen.
F. Beroep tegen gedeeltelijke verwerping weigering inschrijving beeldmerk met AROA afgewezen.

Gerecht EU 10 september 2014, zaak T-199/13 (STAR) – dossier
A. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement "STAR" voor waren van de klassen 7, 9 en 12, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk met het woordelement "STAR" voor waren van klasse 39 en van het nationale en internationale beeldmerk met de woordelementen "STAR LODI" voor waren en diensten van de klassen 12, 38, 39 en 42. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 10 september 2014, zaak T-218/12 (DELTA) – dossier
B. Gemeenschapsmerk. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „DELTA” voor waren van klasse 10 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het internationale en nationale beeldmerk en de internationale en nationale handelsnaam met de woordelementen „DELTA Portugal” en „LABORATORIOS DELTA” voor waren van klasse 5. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 11 september 2014, zaak T-127/13 (PRO OUTDOOR) – dossier
C. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „PRO OUTDOOR” voor waren en diensten van de klassen 9, 12, 14, 18, 22, 24, 25, 28 en 35, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dit merk gedeeltelijk is geweigerd in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het beeldmerk met de woordelementen „OUTDOOR GARDEN BARBECUE CAMPING” voor waren en diensten van de klassen 12, 18, 22, 24, 25 en 28. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 11 september 2014, zaak T-185/13 (CONTINENTAL WIND PARTNERS) – dossier
D. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen „CONTINENTAL WIND PARTNERS” voor waren en diensten van de klassen 7, 9, 11, 35 tot en met 37, 39 en 40, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dit merk gedeeltelijk is geweigerd in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van het beeldmerk met het woordelement „Continental”. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 11 september 2014, zaak T-450/11 (GALILEO) – dossier
E. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van de gemeenschapswoord- en beeldmerken met het woordelement „GALILEO” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 38, 39, 41 en 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „GALILEO” voor diensten van klasse 42. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 11 september 2014, zaak T-536/12 (aroa) – dossier
F. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „aroa” voor waren van de klassen 29, 32 en 33, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM houdende gedeeltelijke verwerping van verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dit merk is geweigerd in het kader van de oppositie die is ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk met het woordelement „aro” voor waren van klasse 33. Het beroep is afgewezen.

Ingezonden door Dirk Visser, Universiteit Leiden. Op dinsdag 9 september 2014 tijdens Leiden Revisited, de traditionele opening van het academisch IE-jaar in Leiden, werden de volgende voordrachten gehouden:
Willem Hoyng, advocaat in Amsterdam, hoogleraar IE in Tilburg en Leids IE-alumnus, gaf een “update unified patent”; Tobias Cohen Jehoram advocaat in Amsterdam, hoogleraar IE in Rotterdam en Leids IE-alumnus, verzorgde een “update EU merkenrecht”; Dirk Visser, advocaat in Amsterdam, hoogleraar IE in Leiden, en Leids IE-alumnus, sloot de rij met een “update EU auteursrecht”.

Rechtbank Noord-Holland 10 september 2014, IEF 14188 (Magazijn De Bijenkorf tegen Meyer & Meyer)
Uitspraak ingezonden door Eliette Vaal en Peter Claassen, AKD, als behandeld advocaten voor Meyer en Meyer. Merkenrecht. De Bijenkorf is houdster van o.a. het woordmerk en beeldmerk Drie Dwaze Dagen. Meyer & Meyer hebben voor hun verkoopactie "4 Fabulous Business Days", die plaatsvindt tijdens de 3 Dwaze Dagen van de Bijenkorf, een advertentie laten plaatsen waarin zij gebruik maakten van de woorden "de Bijenkorf en "3 Dwaze Dagen". Er wordt inbreuk gemaakt op de woordmerken "De Bijenkorf" en "Drie Dwaze Dagen". De uitingen "bijzondere(e)" en "dwaze" in reclame-uitingen wordt opgevat als normaal taalgebruik, waardoor van het gebruik van deze woorden geen sprake kan zijn van merkinbreuk. De kleurencombinatie geel/zwart is ook toegestaan.

2.3. Sinds 1983 organiseert de Bijenkorf jaarlijks gedurende drie dagen (donderdag, vrijdag, zaterdag) in oktober een speciale verkoopactie onder de namen "3 Dwaze Dagen" en "Drie Dwaze Dagen" (verder beide: "Drie Dwaze Dagen"). Gedurende deze dagen worden diverse producten, in het bijzonder kleding in het hogere segment van de markt, met korting verkocht. De actie wordt afgesloten met een restantenverkoop op zondag, welke dag door de Bijenkorf de "Alles-moet-weg-dag" wordt genoemd.

2.8. Sinds 1995 organiseert Meyer & Meyer jaarlijks in september/oktober een vierdaagse verkoopactie onder de naam "4 Fabulous Business Days", met prominent gebruik van de kleuren geel en zwart.

2.9. In 2011 heeft Meyer & Meyer gedurende de Drie Dwaze Dagen en daarop volgende zondag een verkoopactie gevoerd onder de naam "4 Fabulous Business Days". Meyer & Meyer heeft in dat kader een advertentie laten plaatsen in het landelijk dagblad 'Het Parool', waarin zij gebruik maakte van de woorden "de Bijenkorf" en "3 Dwaze Dagen" (verder: de Advertentie). Bedoelde advertentie had een gele achtergrondkleur met daarop zwarte belettering.

4.15. De rechtbank is met Meyer & Meyer van oordeel dat het zuivere gebruik (dat wil zeggen gebruik zonder accentuering van woorden of woordbestanddelen)  van de woorden "bijzonder(e)" en "dwaze" in reclame-uitingen waarin wordt gerefereerd aan "bijzondere aanbiedingen", "bijzonder lage prijzen" en "dol dwaze prijzen", of soortgelijke kreten, geen gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten inhoudt, omdat het relevante publiek dit gebruik - naar de Bijenkorf ten aanzien van de woorden "bijzonder lage prijzen" erkent - zal opvatten als normaal taalgebruik om de bijzondere aard te beschrijven van de aanbieding (derhalve niet van de waren of diensten). Reeds daarom kan in geval van zuiver gebruik van deze woorden geen sprake zijn van merkinbreuk in de zin van artikel 2.2.0 lid 1 sub c BVIE, wat er ook zij van de vraag of het zuivere gebruik van deze woorden plaatsvindt in combinatie met een geel/zwarte achtergrondkleur of in het kader van een meerdaagse promotieactie in dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen.

4.17. Meyer & Meyer hebben met stukken onderbouwd aangetoond dat veel bedrijven in promotiemateriaal de kleurencombinatie geel/zwart voeren, en hebben onbetwist aangevoerd dat deze kleurencombinatie ook tijdens de Drie Dwaze Dagen door andere winkelketens wordt gebruikt. Daarmee heeft Meyer & Meyer, mede in aanmerking genomen dat de woorden "bijzonder(e)" en "dwaze" deel uitmaken van het normale taalgebruik en niet gelijk zijn aan de Merken, voldoende onderbouwd dat de enkele toevoeging van de kleurencombinatie geel/zwart bij de woorden "bijzonder(e)" en "dwaze" in promotieacties, ook indien deze plaatsvinden in dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, er niet toe leidt dat het publiek een verband legt met de Merken. Het had op de weg van de Bijenkorf gelegen hiertegenover te onderbouwen dat het in aanmerking komende publiek door het gebruik van de woorden "bijzonder(e)" en "dwaze" in promotieacties (al dan niet tijdens de Drie Dwaze Dagen) in combinatie met de kleurstelling geel/zwart een verband legt tussen deze tekens en de Merken. Dat heeft zij echter nagelaten. De rechtbank verwerpt dit standpunt dan ook als onvoldoende gemotiveerd, zonder dat plaats is voor bewijslevering. Dit leidt tot de conclusie dat het gebruik de woorden "bijzondere (aanbiedingen", bijzonder (lage prijzen)" en "(dol) dwaze (prijzen)" in combinatie met de kleurstelling geel/zwart voor promotieacties, al dan niet tijdens dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, geen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE inhoudt.

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 september 2014, IEF 14181 (BNP Paribas tegen Binckbank)
Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Marloes Meddens-Bakker, Klos Morel Vos & Schaap. Merkenrecht. ABN AMRO heeft in 2004 beleggingsproducten in Nederland geïntroduceerd onder de naam Turbo. Na overname van een deel van ABN door RBS, werd RBS houdster van het woordmerk TURBO. Vervolgens is de beleggingsproductentak, inclusief de relevante merkrechten (TURBO en TURBO XL) aan BNP overgedragen. Binckbank is een bank die zich met name richt op online beleggen en heeft de beleggingsproducten Binck Turbo en Binck Turbo XL gelanceerd. Binckbank maakt hiermee, in tegenstelling tot wat BNP stelt, geen inbreuk op de merkrechten van BNP, doordat het door toedoen of nalaten van de (voormalig) merkhouder(s) een in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

4.22. Alles afwegend is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat gelet op het aanzienlijk aantal voorbeelden van generiek gebruik waaronder door de (voormalig) merkhouder(s) en licentienemers zelf, Binckbank voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de actieve belegger het TURBO-merk op dit moment niet (meer) opvat als een onderscheidingsteken voor een Beleggingsproduct van BNP, noch van de voormalige merkhouders en thans licentienemers ABN en RBS. Die benaming is in de handel – meer specifiek bij de actieve belegger – inmiddels gebruikelijk geworden in de Benelux voor de onderhavige Beleggingsproducten. Die Beleggingsproducten vallen onder de waren of diensten waarvoor het TURBO-merk is ingeschreven (financiële zaken en monetaire zaken) en waarop BNP zich in het kader van dit kort geding jegens Binckbank op beroept.

4.28. Naar voorlopig oordeel hebben BNP en de voormalige merkhouders met de hiervoor genoemde handhavingshandelingen onvoldoende gedaan om te spreken van een in dit verband redelijkerwijs te verwachten handhavingsinspanning. Gesteld noch gebleken is dat BNP (of een eerdere merkhouder) enige andere serieuze handhavingshandelingen heeft verricht dan de hiervoor genoemde. Gelet op de hoeveelheid en de aard van door Binckbank in het geding gebrachte voorbeelden van gebruik van “turbo” als soortnaam, had van de merkhouder een actievere handhaving jegens derden mogen worden verwacht. De sommatiebrieven zijn slechts gericht aan een beperkt aantal concurrerende aanbieders van Beleggingsproducten, anderen die ‘turbo’ als soortnaam gebruikten, zijn in het geheel niet aangesproken.

4.29. Daarbij weegt ook mee, zoals Binckbank terecht heeft aangevoerd, dat BNP en de voormalige merkhouders en hun licentienemers zelf niet consequent gebruik hebben gemaakt van de aanduiding ‘turbo’ als merk. Dat kan hen uiteraard worden aangerekend. Ook aan de merkhouder(s) toerekenbaar is dat aannemelijk is dat de verschillende wijzen waarop de merkhouder(s) en licentienemers naar hun product verwezen gebruikmakend van de aanduiding ‘Turbo’ de herkomstfunctie van het TURBO-merk mede heeft aangetast.

Lees de uitspraak hier: (pdf / link)

Op andere blogs:
Chiever

Vzr. Rechtbank Den Haag 5 september 2014, IEF 14178 (VWS B.V. tegen Ventraco)
Uitspraak ingezonden door Anke Heezius, Life Sciences Legal. Octrooirecht. Merkenrecht. Van Weezenbeek Specialties is houder van de exclusieve rechten m.b.t. Nederlands octrooi NL-C2002442. Dit octrooi beschermt een werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling, door daaraan een specifiek destillatieresidu van cashewnotenschillenhars (CNSL) toe te voegen. Ventraco biedt Rheofalt HP-EM aan voor het recyclen van asfalt. Omdat het additief alle kenmerken heeft van het in NL442 beschreven additief, valt het gebruik daarvan voor de recycling van asfalt naar voorlopig oordeel onder de beschermingsomvang van conclusie 1. In reconventie wordt inbreuk op de merken van Ventraco (RHEOFALT en COLORFALT) alleen voor zover het COLORFALT betreft aangenomen.

In conventie: 5.5.: Ventraco bestrijdt daarnaast dat zij inbreuk maakt op NL 442. Zij bestrijdt niet dat het additief voor verjonging van bitumen dat Ventraco in Nederland onder de naam RheoFalt HP-EM verhandelt, beantwoordt aan alle kenmerken van conclusie 1 van NL 442. Zij betoogt echter dat die conclusie aldus moet worden uitgelegd, dat die uitsluitend bescherming biedt aan een werkwijze waarbij als additief een niet-reactieve samenstelling wordt gebruikt, die fysisch de binding van oud bitumen tot stand brengt. Zij wijst er op dat VW Specialties haar hoofdconclusie in het parallelle Europese octrooi EP415 gedurende de verleningsprocedure heeft beperkt tot een werkwijze met een niet-reactieve samenstelling. Dat is blijkens de verleningsgeschiedenis van dat octrooi gebeurd ter afbakening van EP 935, waarin CNSL en de daaruit gewonnen fracties cardol en cardanol als toevoeging aan bitumen zijn geopenbaard en waarbij sprake is van een chemische reactie tussen CNSL additief en het bitumen d ie er voor zorgt dat het mengsel uithardt. Ventraco betoogt daarom dat conclusie 1 van NL 442 overeenkomstig de hoofdconclusie van EP 415 uitgelegd moet worden, waarbij de beperking geldt dat het additief het bitumen niet door middel van een chemische reactie bindt, maar fysisch of, anders gezegd, 'niet-reactief'. Nu het additief dat Ventraco aanbiedt, reactief is bij vermenging met plantaardige oliën, valt het buiten de beschermingsomvang van NL 442 aldus Ventraco.

5.6 Op grond van artikel 53 lid 2 ROW wordt de beschermingsomvang van een Nederlands octrooi bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Voorshands is niet gebleken dat de beschermingsomvang van conclusies 1 en 4 van NL 442 beperkt is tot een werkwijze met uitsluitend niet-reactieve additieven. Noch uit de conclusies 1 en 4, noch uit enig andere conclusie van NL 442 blijkt dat de werkwijze conform het octrooi een fysische werking heeft en dat er geen sprake is van enige chemische reactie bij toepassing van de werkwijze. Ook de beschrijving en de voorbeelden van NL 442 geven geen enkele aanwijzing dat de werkwijze zou resulteren in een niet-reactieve binding van het bitumen door het additief. De gemiddelde vakman die het octrooischrift leest, zal de conclusies dan ook niet aldus begrijpen, dat het toe te passen additief een niet (met bitumen) reactief destillatieresidu van CNSL moet zijn. Het feit dat de conclusies van een later Europees octrooi dat de prioriteit van NL 442 inroept wel die beperking kent, maakt dat niet anders. Ook niet als uit de verleningsgeschiedenis van dat latere octrooi blijkt dat dat is gedaan ter afbakening van de stand van de techniek. Die omstandigheden spelen ingevolge artikel 53 lid 2 ROW geen rol bij de uitleg van de conclusies. De beschermingsomvang van NL 442 is derhalve niet beperkt tot gebruikmaking van een niet-reactief destillatieresidu van CNSL. Nu het additief van Ventraco alle kenmerken heeft van het in conclusie 1 van NL 442 beschreven additief, valt het gebruik daarvan voor de recycling van asfalt naar voorlopig oordeel onder de beschermingsomvang van conclusie 1.

In reconventie: 6.6 Ventraco heeft de stelling dat VWS inbreuk maakt op de Ventraco merken onderbouwd met de in 2.18 bedoelde screenprint van de website www.weezenbeek.nl. Daaruit blijkt echter alleen het gebruik van het teken ColorFalt, geen gebruik van het teken RheoFalt. VWS bestrijdt dat zij het teken RheoFalt nog steeds gebruikt en wijst er daarbij op dat zij een eigen merk heeft geïntroduceerd voor haar asfaltverjongingsadditief: 'Prephalt'. Gelet op dat verweer heeft Ventraco onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een voortdurende of dreigende inbreuk door VWS op de RheoFalt merken, zodat zij geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen ter zake de RheoFalt merken. Die vorderingen zullen dan ook niet worden toegewezen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 6 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie juli 2014.

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 augustus 2014, IEF 14173 (Balans Group B.V. tegen de Staat der Nederlanden)
Kort geding. Aanbesteding. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft, als onderdeel van de Staat (Ministerie van Veiligheid en Justitie), een openbare Europese aanbesteding uitgeschreven voor de levering van sportkleding voor de gehele organisatie van DJI. DJI stelt onder meer als eis dat de sportkleding van een A-merk moet zijn die gebruikt wordt in de professionele topsport en is van mening dat Balans niet kan worden aangemerkt als A-merk. Eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door haar aangeboden sportkleding bekendheid geniet door reclame die direct op de consument is gericht. De door Balans overgelegde AdWords-advertenties zijn evenmin direct op de consument gericht, aangezien uit de eigen stellingen van Balans volgt dat deze advertenties slechts zichtbaar worden wanneer op internet bepaalde zoekopdrachten worden gegeven.

4.1. De vraag die beantwoord dient te worden is of DJI de inschrijving van Balans terecht als ongeldig ter zijde heeft gelegd. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend. Aan de beslissing om de inschrijving van Balans ongeldig te verklaren heeft de Staat (DJI) in de brief van 12 juni 2014 onder meer ten grondslag gelegd dat het merk Balans geen bekendheid geniet door reclame die direct op de consument is gericht, zodat geen sprake is van een A-merk. In het Programma van Eisen is als eis 50 (knock-out criterium) voorgeschreven dat de inschrijver sportkledingartikelen moet aanbieden van een A-merk die gebruikt worden in de professionele topsport. De definitie van een A-merk wordt gegeven in de Begrippenlijst in het Beschrijvend Document, te weten “Een product dat algemeen verkrijgbaar is en bekendheid geniet door reclame die direct op de consument is gericht.”. Volgens Balans voldoet zij aan deze eis, doordat zij folders verspreidt, door aanwezig te zijn op vakbeurzen en door middel van reclame via internet. Tegenover de gemotiveerde betwisting van de juistheid ervan door de Staat heeft Balans echter naar voorlopig oordeel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij zich met deze reclame-uitingen rechtstreeks op de consument richt. Voor zover Balans in dit verband heeft gesteld dat zij folders en flyers verspreidt tijdens sportevenementen, wordt aan deze stelling voorbij gegaan. Balans heeft haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd en zij heeft geen voorbeelden kunnen tonen van de betreffende folders, aangezien deze volgens Balans alle zijn uitgedeeld tijdens evenementen. Ook de aanwezigheid van het merk Balans op vakbeurzen rechtvaardigt de conclusie dat Balans zich direct richt op de consument niet. Een vakbeurs is immers gericht op personen die beroepsmatig deel uitmaken van een bepaalde branche. Dat, zoals Balans heeft gesteld, op vakbeurzen waar Balans haar producten aanbiedt af en toe ook consumenten aanwezig zijn betekent naar voorlopig oordeel nog niet dat Balans zich door haar aanwezigheid op die vakbeurzen met reclame ook direct tot die consumenten richt. Ook de door Balans overgelegde reclamefolders, die overigens naar de Staat onbetwist naar voren heeft gebracht pas na de gunningsbeslissing en in de aanloop naar dit kort geding aan de Staat zijn verstrekt, zijn naar voorlopig oordeel niet rechtstreeks gericht op de consument. De overgelegde ‘Balans Bikewear’-folder omschrijft de werkwijze voor custom made wielerkleding volgens het bedrijfsmodel van Balans, dat kort gezegd voor wielerkleding inhoudt dat standaardmodellen worden aangeboden, die naar eigen inzicht van de klant ‘ingekleurd’ kunnen worden, dan wel dat op verzoek een design op maat wordt gemaakt en waarbij in beide gevallen een eerste minimum afname van vijf stuks geldt. Uit de tekst van de folder ‘Balans Sportswear’ (“Iets voor uw vereniging?” en “Vanaf € 0,29 per week, per lid voor een volledige tenue”) blijkt genoegzaam dat deze folder zich richt op verenigingen en niet op de individuele consument. Hetzelfde geldt voor de folder “Balans Kledingfonds”, waarin is vermeld: “Uw vereniging in een nieuwe unieke kledinglijn door het Balans Kledingfonds”. Ook de overige overgelegde folders van Balans richten zich met een aanbod van ‘custom made’ sportkleding, met een minimum aantal af te nemen stuks, op verenigingen en niet op de individuele consument. Balans heeft ter onderbouwing van haar standpunt dat zij met een A-merk heeft ingeschreven nog print screens van websites, waarop zij haar sportkleding aanbiedt, overgelegd. Uit deze websites blijkt echter dat Balans haar producten aanbiedt via webwinkels van sportverenigingen. Daarmee zijn deze aanprijzingen niet rechtstreeks op de consument in het algemeen, doch slechts op een beperkte groep consumenten, bestaande uit leden van verenigingen, gericht. De door Balans overgelegde AdWords-advertenties zijn evenmin direct op de consument gericht, aangezien uit de eigen stellingen van Balans volgt dat deze advertenties slechts zichtbaar worden wanneer op internet bepaalde zoekopdrachten worden gegeven. Daarmee zijn de advertenties naar voorlopig oordeel niet gericht op de consument in het algemeen.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 3 september 2014, IEF 14168 (Bradford & Hamilton B.V. en Australian Gold tegen shops4youonline)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Christine Diepstraten, Bingh Advocaten en Iris Jansen en Rutger Van Rompaey, Van Benthem & Keulen. Parallel import. Etikettering. Zie eerder op IE-Forum.nl Australian Gold. B&H is de enige distributeur voor de Benelux van Australian Gold producten. ASC behoort niet tot het dealernetwerk, maar verkoopt zonnecosmetica van Australian Gold aan particulieren en zonnestudio's via een winkel en via een webshop. Australian Gold heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van merkinbreuk. Dit kan in de bodemprocedure wel vast komen te staan, waardoor het bewijsbeslag gehandhaafd blijft. ASC moet zich nu wel onthouden van het ter verkoop aanbieden van Autralian Gold producten die niet (volledig) voldoen aan de etiketteringseisen en/of waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken.

5.4. Partijen twisten over de vraag of ASC (originele) Australian Gold producten verhandelt die zonder toestemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht en op die wijze merkinbreuk pleegt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft B&H c.s. in het licht van de gemotiveerde betwisting door ASC onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dat het geval is. Zij overweegt daartoe als volgt.
5.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het aan de merkhouder is om voldoende aannemelijk te maken dat er sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 onder a GMVo. Pas als dat voldoende is komen vast te staan, komt de voorzieningenrechter toe aan beoordeling van het beroep van de handelaar op uitputting van de merkrechten ex artikel 13 lid 1 GMVo en de vraag of eventuele omkering van de bewijslast ter zake die uitputting aan de orde is.

5.8 De voorzieningenrechter gaat alleen over tot beoordeling van het onder 2 gevorderde bevel voor zover dat ziet op het zich onthouden door ASC van het ter verkoop aanbieden en/of in de handel brengen van Autralian Gold producten die niet (volledig) voldoen aan de etiketteringseisen en/of waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor het overige is het bevel te ruim en algemeen geformuleerd en ook niet nader gemotiveerd, zodat het reeds om die reden niet voor toewijzing in aanmerking komt.

5.9. Tussen partijen is niet in geschil dat de deurwaarder bij ASC Australian Gold producten heeft aangetroffen die niet conform de Europese en Nederlandse regelgeving zijn gelabeld, terwijl dit wel verplicht is, alsmede Australian Gold producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. (...) Gelet op het belang dat de merkhouder heeft bij het op de juiste wijze in het handelsverkeer aanbieden van haar producten, zal de voorzieningenrechter het gevorderde verbod dan ook in zoverre toewijzen.

6.3. Uit hetgeen in conventie is overwogen volgt vooralsnog niet in voldoende mate is komen vast te staan dat ASC zich schuldig heeft gemaakt aan de door B&H c.s. gestelde merkinbreuk, maar niet valt uit te sluiten dat dit na nader onderzoek en bewijslevering in een bodemprocedure alsnog komt vast te staan. Gelet daarop heeft B&H c.s. belang bij het handhaven van het bewijsbeslag voor nader onderzoek, ter verdere veiligstelling van bewijs en ter bepaling van de omvang van haar schade. Nu het bewijsbeslag, naast een beperkt aantal producten, waarover hierna meer, slechts kopieën van papieren en/of digitale bescheiden betreft, wordt ASC door deze beslaglegging niet onevenredig in haar bedrijfsvoering geschaad. Alles overziend weegt het belang van B&H c.s. bij handhaving van het bewijsbeslag dan ook zwaarder dan het belang van ASC bij opheffing daarvan.

Lees de uitspraak: (pdf/link)

Rechtbank Amsterdam 3 september 2014, IEF 14165 (Stichting Nederlands Symfonieorkest tegen Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers, Bingh Advocaten. Bodemprocedure. Merkenrecht. Zie eerder IEF 11168, IEF 12802, IEF 13477 en IEF 13554. Uit de correspondentie tussen partijen kan de conclusie worden getrokken dat er overeenstemming is bereikt over het gebruik door NedSym van de aanduiding Netherlands Symphony Orchestra louter voor optredens in het buitenland. De minnelijke regeling tussen partijen heeft het karakter van een vaststellingsovereenkomst. NedSym mag een andere naam dan "Orkest van het Oosten" kiezen, zo lang het maar niet een met Nederlands Symfonieorkest overeenstemmende benaming gebruikt.

5.3. (...) Met het gerechtshof in de beslissing van 25 juni 2013 is de rechtbank van oordeel dat uit de correspondentie genoemd in r.o. 2.3 t/m 2.5 de conclusie kan worden getrokken dat tussen partijen overeenstemming is bereikt over het gebruik door NedSym van de aanduiding Netherlands Symphony Orchestra louter voor optredens in het buitenland - en daarmee tevens over het niet optreden in het Nederlandse taalgebied onder die naam. (...)

5.4. (...) In redelijkheid kan er niet aan worden getwijfeld dat met de onderneming in deze mede bedoeld wordt het orkest. Naar het oordeel van de rechtbank valt onder het leiden van de onderneming ook het maken van afspraken met betrekking tot de naam die het orkest naar buiten toe gebruikt. Dat betekent dat Prick, als directeur, bevoegd was de onderhavige overeenkomst namens NedSym aan te gaan. (...)

5.5.  (...) Met NedPho is de rechtbank van oordeel dat, wat er ook van die gewijzigde omstandigheden zij, door NedSym niets gesteld is dat aannemelijk zou kunnen maken dat slechts de naam Nederlands Symfonieorkest een adequate reactie op die gewijzigde omstandigheden zou zijn. Redenen waarom NedSym niet een andere naam zou kunnen kiezen, die ontbinding van de overeenkomst niet noodzakelijk maakt, zijn door NedSym in het geheel niet aangevoerd. Uit de stellingen van NedSym volgt dan ook geenszins dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat NedPho naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. De stelling van NedSym dat gewijzigde omstandigheden aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, wordt dan ook door de rechtbank verworpen.

5.7. (...) Die minnelijke regeling die tussen partijen is getroffen en neergelegd is in de correspondentie tussen Loot en Prick heeft, omdat zij beoogde een onzekere toestand tussen partijen te beslechten, het karakter van een vaststellingsovereenkomst. Dwaling is weliswaar ook bij een vaststellingsovereenkomst mogelijk, maar in beginsel nu juist niet ten aanzien van het onzekere punt dat partijen wensen te regelen. de aard van de overeenkomst verzet zich daartegen.

5.11. (...) De rechtbank zal het dictum enigszins anders formuleren dan het petitum. In het bijzonder zal de rechtbank niet opnemen dat NedSym gehouden is in Nederland de naam Orkest van het Oosten te gebruiken. Uit de stellingen van NedPho volgt immers (bijvoorbeeld waar zij stelt dat dat de overeenkomst niet strijdig is met artikel 6 Mededingingswet, omdat het NedSym vrijstond willekeurig welke andere niet met Nederlands Symfonieorkest overeenstemmende benaming te gebruiken) dat het NedSym vrijstaat in plaats van de naam "Orkest van het Oosten" en andere benaming te kiezen.
De rechtbank zal aan NedSym een termijn van vier weken geven om aan de veroordeling onder 2 te voldoen en de op te leggen dwangsommen beperken en maximeren als in het dictum weergegeven.

Rechtbank Noord-Nederland 27 augustus 2014, IEF 14157 (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Misbruik van recht. Technical Support Oosterhout is houder van het woordmerk TSO. De zustervennootschap TSO Noord heeft in 2010 haar activa overgedragen aan TSO Techniek, waartoe onder meer de handelsnamen, (beeld)merken, websites en domeinnamen van TSO Noord behoorden. De vorderingen van Technical Support Oosterhout om iedere inbreuk op de handelsnaamrechten en auteursrechten te staken worden afgewezen. De rechtbank is bovendien van oordeel dat TSO Techniek misbruik van recht maakt door een verbod op het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Ooosterhout te vorderen.

4.12. Gesteld noch gebleken is dat tussen Technical Support Oosterhout en TSO Noord is overeengekomen dat de licentie niet, in verbinding met de door TSO Noord gedreven onderneming, overdraagbaar zou zijn. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat sprake is geweest van een rechtsgeldige overdracht van de licentie door TSO Noord aan TSO Techniek. TSO Techniek heeft onbetwist gesteld dat het intrekken van deze licentie zeer nadelige financiële gevolgen voor haar heeft, omdat dit haar noopt tot een naamswijziging met alle kosten van dien en het de investeringen die zij heeft gedaan waardeloos maakt. De rechtbank begrijpt uit de stellingen van Technical Support Oosterhout dat zij daar tegenover stelt dat zij belang heeft bij intrekking van de licentie, omdat er gevaar voor verwarring bestaat tussen haar handelsnamen en domeinnamen en de handelsnaam, domeinnaam en het beeldmerk van TSO Techniek, welk gevaar zich volgens haar ook reeds heeft verwezenlijkt. De rechtbank is van oordeel dat gesteld noch gebleken is dat en waarom dit gestelde gevaar thans groter is dan toen TSO Noord na de aandelenverkoop de handelsnaam TSO en het beeldmerk TSO gebruikte. Waar Technical Support Oosterhout destijds in het gestelde verwarringsgevaar geen aanleiding heeft gezien de licentie in te trekken, valt niet in te zien waarom dit gestelde gevaar thans zo zwaar zou moeten wegen dat het afgewogen tegen het belang van TSO Techniek de intrekking van de licentie in redelijkheid rechtvaardigt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Technical Support Oosterhout, gezien de onevenredigheid tussen haar belang bij intrekking van de licentie en het belang van TSO Techniek dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot intrekking van de licentie heeft kunnen komen.

4.13. Slotsom is dat Technical Support Oosterhout in het kader van de onderhavige procedure TSO Techniek niet kan tegenwerpen dat zij zonder toestemming gebruik maakt van haar handelsnaam TSO. Hieruit volgt dat vordering sub I dient te worden afgewezen. De daarop voortbordurende vorderingen sub III en IV tot het overdragen van de domeinnaam en het beeldmerk treffen hetzelfde lot.

4.24. TSO Techniek heeft ter comparitie verklaard dat zij geen last heeft van Technical Support Oosterhout, waaruit de rechtbank afleidt dat zij geen last ondervindt van het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout. Dit oordeel vindt steun in het feit dat niet gebleken is dat zij zich in de periode tussen december 2010, het moment waarop zij als rechthebbende op het merk in het Benelux Merkenregister werd ingeschreven, en haar brief van 12 februari 2014 heeft verzet tegen het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout. Naar het oordeel van de rechtbank heeft TSO Techniek mede gelet hierop onvoldoende onderbouwd gesteld waarom zij thans belang heeft bij uitoefening van haar recht om het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout te verbieden. Haar stelling dat de manier waarop Technical Support Oosterhout tekeer gaat en in rechte vordert dat het beeldmerk TSO wordt overgedragen haar heeft doen besluiten een verbod te vorderen, doet vermoeden dat de vordering enkel is ingesteld, omdat Technical Support Oosterhout haar heeft gedagvaard. De rechtbank acht dit "belang" in geen verhouding staan tot het belang van Technical Support Oosterhout bij voortzetting van het gebruik van het beeldmerk TSO. De rechtbank is daarom van oordeel dat TSO Techniek misbruik maakt van recht door thans een verbod op het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout te vorderen. Hierop stuit deze vordering af.

4.27. TSO Techniek heeft zich in haar verweer tegen de vorderingen in conventie op het standpunt gesteld dat haar gebruik van het beeldmerk TSO niet het gevaar oplevert dat het relevante publiek de handelsnaam TSO van Technical Support Oosterhout zal verwarren met dit beeldmerk. Het is volgens haar eerder het gebruik van hetzelfde beeldmerk dat gevaar voor verwarring zou kunnen opleveren dan enkel het gebruik van het naamsbestanddeel TSO. Gezien dit standpunt gaat de rechtbank ervan uit dat, nu het woordmerk TSO van Technical Support Oosterhout gelijk is aan haar handelsnaam en enkel bestaat uit het naamsbestanddeel TSO, er ook in de visie van TSO Techniek geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE tussen het woordmerk TSO van Technical Support Oosterhout en het beeldmerk TSO van TSO Techniek. Reeds hierop strandt de vordering van TSO Techniek.