Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 oktober 2013, KG  ZA 13-1064 (Black Rhino tegen S.I.C.)
Uitspraak mede ingezonden door Diederik Stols, Boekx.
Merkenrecht. Portretrecht bij personages. Licentie. Muziek. Tribute-shows [A] vormde met wijlen [B] The Blues Brothers, zangers van blues- en soulmuziek wier uiterlijke verschijning werd gekenmerkt door vaste elementen. [A] is directeur van Black Rhino en houder van de Europese Merken 'Blues Brothers' en 'The Blues Brothers'. Momenteel produceren eisers zelf theater- en muziekshows rond The Blues Brothers en verstrekken licenties daarvoor. Enkele gedaagden hebben een licentieovereenkomst gesloten om 'The Blues Brothers' te vertolken. Gedaagden produceren tributeshows en hebben ter promotie websites met onder andere een promotiefilm, daarvoor zijn echter geen licenties verstrekt.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen gebaseerd op het auteursrecht af. Auteursrechtelijke bescherming van de film 'The Blues Brothers' is niet genoeg onderbouwd. Verder is het mogelijk dat er auteursrecht rust op personages (Bassie & Adriaan), maar dat is bij de personages Jake en Elwood Blues niet het geval. Het beroep op portretrecht wordt verworpen.

Gebruik van het merk 'The Blues Brothers' in de titel van de shows kan de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen de shows en de merkhouder, dit levert een inbreuk op. Gedaagden handelen zodoende onvoldoende loyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders. Voor de beschrijving van de inhoud van de Show en als aanduiding van de inspiratiebron is gebruik van de aanduiding 'Blues Brothers' wel toelaatbaar.

Tussen eisers en [D] was een licentie gesloten dat [D] Jake en Elwood Blues alleen in shows mochten spelen waarvoor ze toestemming haden. Voor de Nederlandse shows hebben zij geen toestemming.  De vordering tot nakoming van de licentieovereenkomst is ten aanzien van de shows in Nederland toewijsbaar. Gedaagden worden veroordeeld iedere inbreuk van de gemeenschapsmerken 'Blues Brothers' en 'The Blues Brothers' te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom.

4.7. Wat er ook zij van de bevoegdheid tot handhaven van de auteursrechten die samenhangen met het script van de film “The Blues Brothers”, naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter hebben eisers hun vorderingen gebaseerd op auteursrecht op het script van de film onvoldoende onderbouwd gelet op het verweer van gedaagden, zodat vorderingen die op deze grondslag zijn gebaseerd reeds om die reden niet kunnen worden toegewezen. De voorzieningenrechter is zonder kennis te kunnen nemen van het werk of de werken waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen niet in staat om een (voorlopig) oordeel te geven over de gestelde inbreuk die de Show zoals aangekondigd zou vormen op het script. De enkele stills uit de film die in de processtukken zijn opgenomen, zijn hiervoor in ieder geval onvoldoende. Bovendien beschikt de voorzieningenrechter over onvoldoende materiaal over de Show zoals deze zal worden uitgevoerd in Nederland om de gestelde dreigende inbreuk te kunnen beoordelen terwijl die inbreuk, gelet op de stellingen van eisers gemotiveerd is betwist.

4.12. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de personages Jake en Elwood Blues alias The Blues Brothers geen auteursrechtelijk beschermd werk, om de navolgende redenen.

4.13. Door eisers is niet weersproken dat de uiterlijke verschijningsvorm van Jake en Elwood Blues, te weten een duo in een zwart pak, met wit overhemd, zwarte das, witte sokken, zwarte schoenen, zwarte zonnebrillen, zwarte “pigskin” hoeden en bakkebaarden (elementen f, g, en h) overeenkomt met de kledingstijl van een aantal blues legendes uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, zoals Reverend Gary Davis en John Lee Hooker. Ter zitting hebben eisers zelf ook verklaard dat [A] en [B] voor The Blues Brothers geïnspireerd zijn door vertolkers van de zogenaamde hipsterstijl van ‘Electric Blues’ vertolkers uit Chicago.

4.14. Op deze stijlkenmerken die ontegenzeggelijk een belangrijk onderdeel van de uiterlijke verschijningsvorm van de personages vormen en die eisers zelf hebben overgenomen van eerdere blues legendes, kunnen eisers voorshands oordelend geen auteursrechtelijke bescherming claimen. Immers, zoals de Hoge Raad recentelijk nog heeft bevestigd, geeft de Auteurswet geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen. Ook element e (blues en soul muziek/zangrepertoire) is een stijlkenmerk en dus onbeschermd.

4.26. Allereerst ziet het portretrecht op een portret of te wel een afbeelding. Voor de vraag of sprake is van een afbeelding is de techniek niet relevant, zowel met potlood, pen, penseel, klei, brons als met een foto- of filmcamera kan een portret worden gemaakt. Een live optreden als zodanig is geen afbeelding, het is immers niet op enigerlei wijze vastgelegd. Een live optreden kan dan ook niet met een beroep op portretrecht worden verboden. Ter zitting hebben eisers desgevraagd bevestigd dat hun vordering inderdaad ziet op een verbod op de live voorstelling en zodoende niet op een verbod op openbaarmaking van een vastlegging van dat optreden.

4.27. Ten tweede roepen eisers in feite niet het portretrecht in van [A] en [B] maar van de personages Jake en Elwood Blues. Hetgeen zij hebben aangevoerd over de herkenbare trekken van [A] en [B] zijn immers grotendeels kenmerken van Jake en Elwood Blues. In bijzondere omstandigheden kan het portretrecht worden ingeroepen tegen zogeheten look-alikes. Dat neemt niet weg dat de afbeelding van die look-a-like dan wel het portret van een persoon dient weer te geven. Dat [A] en [B] niet alleen een beroep zouden kunnen doen op portretrecht als dit hun persoon betreft maar ook als dat hun ‘alias’ te weten een van de personages van de Blues Brothers betreft, wordt voorshands oordelend verworpen.

4.30. Eisers stellen voorts dat SIC Duitsland, SIC UK, [C] en TEC inbreuk maken op hun merkrechten in de zin van – onder meer – artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Zij stellen dat deze gedaagden de merken gebruiken als (onderdeel van de) titel voor de Show - “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers” en in het promotiemateriaal voor de Show met aanduidingen als “Blues Brothers Show”, “Blues Brothers Concert” en in de domeinnamen thebluesbrothersshow.nl en thebluesbrothersshow.com. Door de merken te gebruiken voor dezelfde - althans soortgelijke - waren en diensten als de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven kan (directe dan wel indirecte) verwarring bij het publiek ontstaan. Het publiek zal denken dat de Show wordt geproduceerd door eisers, dat er een relatie bestaat tussen eisers en gedaagden en/of dat eisers toestemming hebben gegeven voor de productie en de uitvoering van de Show.

4.13. Door eisers is niet weersproken dat de uiterlijke verschijningsvorm van Jake en Elwood Blues, te weten een duo in een zwart pak, met wit overhemd, zwarte das, witte sokken, zwarte schoenen, zwarte zonnebrillen, zwarte “pigskin” hoeden en bakkebaarden (elementen f, g, en h) overeenkomt met de kledingstijl van een aantal blues legendes uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, zoals Reverend Gary Davis en John Lee Hooker. Ter zitting hebben eisers zelf ook verklaard dat [A] en [B] voor The Blues Brothers geïnspireerd zijn door vertolkers van de zogenaamde hipsterstijl van ‘Electric Blues’ vertolkers uit Chicago. 4.14. Op deze stijlkenmerken die ontegenzeggelijk een belangrijk onderdeel van de uiterlijke verschijningsvorm van de personages vormen en die eisers zelf hebben overgenomen van eerdere blues legendes, kunnen eisers voorshands oordelend geen auteursrechtelijke bescherming claimen. Immers, zoals de Hoge Raad recentelijk nog heeft bevestigd, geeft de Auteurswet geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen.5 Ook element e (blues en soul muziek/zangrepertoire) is een stijlkenmerk en dus onbeschermd.

4.42. Eisers hebben onweersproken gesteld dat G. en C. [D] voornemens zijn geweest om de rollen van Jake en Elwood Blues in de Show te vertolken hetgeen ook op de website www.imasoulman.nl is aangekondigd. Weliswaar staat nu op die website dat andere acteurs die rollen zullen vertolken, de foto’s van G. en C. [D] stonden ten tijde van de mondelinge behandeling echter nog steeds op de website. Ook niet bestreden is dat de broers [D] geen onvoorwaardelijke toezegging in dit verband hebben gedaan, zodat niet vast staat dat zij niet zullen optreden. Zodoende hebben eisers nog steeds belang bij hun vordering.

4.43. Bij die stand van zaken is de vordering tot nakoming toewijsbaar voor zover het gaat om de aangekondigde Shows in Nederland. Dat een voorziening van een ruimerestrekking geboden is, is niet gesteld.

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak Blues Brothers: een personage heeft geen portretrecht
Intellectuel Eigendomsrecht.nl (Bescherming characters en portretrechten “Blues Brothers”)

Rechtbank Den Haag 9 oktober 2013, HA ZA 10-2388 (Hormel tegen Dukka en Van Doorne)
Ingezonden door Jaap Bremer en Eline Schiebroek, BarentsKrans
Hormel verhandelt ingeblikt vlees onder het merk SPAM en had het woordmerk voor verschillende waren en diensten ingeschreven. Inmiddels staat het woordmerk alleen nog maar ingeschreven voor 'vlees'. Van Doorne verhandelt energiedrank onder het woordmerk SPAM. Hormel vordert onder andere een verbod tot inbreuk op haar gemeenschapsmerk SPAM. Hormel stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar nu Dukka gebruik maakt van haar woordmerk SPAM voor soortgelijke waren of diensten. Ook vindt Hormel dat Dukka ongerechtvaardigd voordeel geniet door het merkgebruik en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de SPAM van Hormel.

Volgens de rechter is er geen sprake van soortgelijke waren. Energiedrank en vlees zijn geen uitwisselbare of concurrerende producten, van complementaire producten is evenmin sprake. Het enkele feit dat een energiedrank tegelijkertijd kan worden geconsumeerd met vlees is onvoldoende om ze als soortgelijk te beschouwen. Verzet tegen ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan de reputatie kan slechts bij bekendheid van het merk in de Gemeenschap (HvJ EU Pago). De SPAM van Hormel is bekend in de Gemeenschap nu Hormel de bekendheid in het Verenigd Koninkrijk aangetoond heeft. Dit betekent alleen niet dat de bescherming strekt tot de gehele Gemeenschap. Hormel toont niet aan dat er een lidstaat is waar zowel Hormel als Dukka het merk gebruiken. Dat de SPAM van Hormel in Monty Python wordt genoemd is onvoldoende. Ook was er bij Dukka geen sprake van depot te kwader trouw. De rechter wijst de vorderingen af.

4.4 Gelet op het Pago-arrest (HvJ EU 6 oktober 2009, C-301/07, Jurisprudentie 2009 1-09429) brengt de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in het Verenigd Koninkrijk mee dat het Gemeenschapsmerk van Hormel in aanmerking komt voor de in artikel 9 lid 1 sub c GMVo bedoelde bescherming. Anders dan Hormel heeft betoogd, betekent dat niet dat uitgegaan kan worden van de fictie dat het Gemeenschapsmerk in elke lidstaat van de Europese Unie bekend is. Het betekent slechts dat Hormel zich kan verzetten tegen gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor al dan niet soortgelijke waren indien door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Om de volgende redenen kan in dit geval niet worden aangenomen dat Dukka c.s. door het gebruik van het Spam-teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk.

4.7. De gestelde bekendheid van het Gemeenschapsmerk buiten het Verenigd Koninkrijk baseert Hormel voornamelijk op een sketch van Monty Python waarin het teken “spam” veelvuldig wordt genoemd. Hoewel niet is uitgesloten dat een merk bekend wordt louter via publiciteit over het merk, is de bedoelde sketch in dit geval om de volgende redenen onvoldoende om de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in de betreffende landen te kunnen aannemen.(...)

4.13. Evenmin is er sprake van een conflict in de zin van artikel 2.3 sub c BVIE. Gelet op het gebrek aan bekendheid van het Gemeenschapsmerk van Hormel in de Benelux en het gebrek aan soortelijkheid van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven kan niet worden aangenomen dat het gebruik van de Dukka-merken voor dranken het Gemeenschapsmerk in gedachten zal oproepen bij de gemiddelde consument in de Benelux, althans kan niet worden aangenomen dat door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel zal worden getrokken uit of afbreuk zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Voor de motivering van dit oordeel kan worden volstaan met een verwijzing naar hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 4.5 en verder van dit vonnis.

Rechtbank Amsterdam 14 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4716 (Earth Water International LTD. tegen Upstream Advertising B.V.)
EWI is een Canadese vennootschap die zich bezighoudt met de verkoop van flessenwater. EWI is sinds 5 2005 houdster van het Canadese merkrecht op het woordbeeldmerk "Earth Water". In 2007 is in Nederland de rechtspersoon EWE opgericht. EWI heeft met EWE een overeenkomst gesloten om het merk te gebruiken. Upstream is met EWE overeengekomen dat zij de (beeld)merken zou ontwerpen en in ruil daarvoor de merkrechten zou verkrijgen. Upstream heeft verscheidene woordbeeldmerken "Earth Water" (zie verder) in de Benelux en Europa ingeschreven. Ook heeft Upstream domeinnamen met het merk geregistreerd. EWI vordert de overdracht en/of nietigverklaring van de door Upstream ingeschreven merken en domeinnamen, op straffe van een dwangsom. Ook vordert zij nietigverklaring van de gemeenschapsmerken. EWI stelt dat zij nooit toestemming heeft gegeven voor registratie van de merken en de registraties ter kwader trouw zijn gedaan.

De rechtbank kan nu niet vaststellen dat Upstream op de momenten van de depots te kwader trouw was. Zonder nadere toelichting, kan evenmin worden aangenomen worden dat Upstream reeds door het deponeren van de merken onrechtmatig handelde. De vorderingen van EWE tot overdracht en/of nietigverklaring worden afgewezen. Upstream mag ook de domeinnamen voeren nu zij merkhouder is. De rechtbank verwijst de zaak met betrekking tot de nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk door naar de rechtbank Den Haag.

De beoordeling
4.5 Door het Hof van Justitie van de Europese Unie is op 27 juni 2013 bepaald (HvJEU: C-320/12:) dat het begrip „kwade trouw” in de zin van de toepasselijke richtlijn – en derhalve ook in de zin van het BVIE – een autonoom begrip van Unierecht is dat eenvormig moet worden uitgelegd in de Europese Unie. Om de kwade trouw van de aanvrager van een merk in de zin van deze bepaling vast te stellen, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is.

4.7 Upstream heeft aangevoerd dat zij tot het deponeren van de merken bevoegd was omdat zij met EWE daarover een overeenkomst had gesloten. Achtergrond van die overeenkomst, aldus Upstream bestond eruit dat EWE in financiële problemen was. Dat leidde er toe dat enerzijds EWE geen middelen had om Upstream voor het ontwerpen van het beeldmerk te betalen en anderzijds het risico bestond dat bij een deconfiture de merkrechten in de boedel zouden achterblijven. Er is toen overeengekomen tussen EWE en Upstream, dat Upstream de (beeld)merken zou ontwerpen en daarvoor in plaats van betaling de merkrechten zou verkrijgen en dat EWE de eerste vijf jaar om niet een licentie voor het gebruik van de merken zou krijgen en daarna tegen betaling van de in de overeenkomst genoemde vergoeding.

4.8 Deze lezing van Upstream acht de rechtbank acht onvoldoende gemotiveerd weersproken De tekst van de e-mail van [naam 6] genoemd in r.o. 2.11, is op dit punt voldoende duidelijk Door EWI is niet betwist dat [naam 6] op dat moment bestuurder van EWI was. Zij voert slechts aan dat hieruit geen toestemming van EWI voor toe-eigening door Upstream van de merken en domeinnamen blijkt. Dat moge zo zijn, maar niet is weersproken dat namens EWI werd aangestuurd op merkenregistratie door Upstream. Dat na 2008 het gevaar op faillissement zou zijn geweken, zoals EWI stelt, acht de rechtbank onvoldoende onderbouwd nu in februari 2009 EWI nog spreekt van een “cash flow crunch” en schrijft “[we] are still desperately short of cash for US production”. Dat en wanneer de situatie wezenlijk anders is geworden, is door EWI niet – voldoende onderbouwd – gesteld. Voor zover al moet worden aangenomen dat EWI geen expliciete toestemming heeft gegeven, zijn door EWI onvoldoende omstandigheden aangevoerd om aan te nemen dat Upstream op die momenten te kwader trouw (in de zin van de richtlijn en het verdrag) handelde. De wetenschap van het gebruik van het overeenstemmende Canadese merk door EWI is daartoe immers – zeker in deze omstandigheden – niet voldoende. Niet gesteld of gebleken is dat de merken door Upstream zijn gedeponeerd in de periode dat [naam 4] en [naam 3] EWE al hadden verlaten of daartoe de intentie al hadden. De stellingen van EWI omtrent het handelen van [naam 3] en [naam 4] in de relatie tussen EWE en UNCHR zijn niet relevant voor de vraag of het depot te kwader trouw geschiedde.

4.10 Dat wil zeggen dat niet is komen vast te staan dat op de momenten van depot Upstream te kwader trouw was.

4.11. Aangezien de rechtbank gehouden is de rechtsgronden aan te vullen, dient de rechtbank te beoordelen of de door EWI gestelde feiten – indien bewezen – een onrechtmatige daad jegens haar door Upstream opleveren. De rechtbank is van oordeel dat dat niet geval is. Zoals hiervoor overwogen is niet gebleken dat Upstream te kwader trouw was toen zij de merken deponeerde. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan evenmin aangenomen worden dat Upstream reeds door het deponeren van de merken onrechtmatig handelde. Niet betwist is dat Upstream daadwerkelijk werkzaamheden – zoals het ontwerp van het ook door EWI gebruikte logo – heeft verricht en evenmin is betwist dat zij voor die werkzaamheden geen vergoeding ontvangen heeft. Dat zij vervolgens, samen met [naam 3] en [naam 4], de merken is gaan exploiteren, is niet zonder meer misbruik van de haar toekomende merkenrechten en evenmin – zonder meer – onrechtmatig jegens EWI. Daarbij speelt met name een rol dat EWI wel betwist dat zij toestemming heeft gegeven voor registratie door Upstream – hetgeen zich niet laat rijmen met de e-mail van [naam 6] – maar niet voldoende toelicht wat tussen partijen te gelden had en derhalve niet wat zij Upstream verwijt.

Op andere blogs:
DomJur

Benelux woordmerk
Benelux beeldmerk
Internationaal woordmerk
Internationaal beeldmerk
Europees woordmerk
Earth coffee Europees woordmerk
Earth Benelux woordmerk

HvJ EU 3 oktober 2013, C-120/12P - dossier, C121/12P - dossier,  C122/12P - dossier.
Zie eerder IEF 10688 en IEF 12658. Bewijs van bestaan en geldigheid van ouder merk. Bewijzen en vertalingen ingediend na afloop van de door het BHIM gestelde termijn. Beoordelingsvrijheid van de kamer van beroep. Niet-tijdige overlegging van documenten. Hogere voorzieningen tegen arresten van het Gerecht van 16 december 2011, Rintisch / BHIM (T-62/09; T-109/09; T-152/09). Inhoudende de verwerping van beroep strekkende tot vernietiging van eerdere beslissingen inhoudende verwerping van beroepen tegen de beslissingen van de opossitieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie ingesteld tegen inschrijving van de woordmerken "PROTI SNACK", "PRO VITAL" en "PROTIACTIVE". Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009]. Het Hof van Justitie EU verwerpt de hogere voorzieningen.

De bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van de merken die Rintisch moest overleggen zijn nauwkeurig en uitputtend opgesomd in 19, lid 2, sub a‑ii, van de uitvoeringsverordening. Rintisch werd dus geacht, zelfs vóór het instellen van zijn oppositie, op de hoogte te zijn van de precieze documenten die hij ter staving ervan moest overleggen. In die omstandigheden moet de kamer van beroep haar beoordelingsvrijheid op restrictieve wijze uitoefenen en kan zij de te late overlegging van dergelijke bewijzen enkel aanvaarden indien de omstandigheden waarin deze bewijzen te laat zijn overgelegd, de vertraging van verzoekende partij bij de op haar rustende bewijsvoering kunnen rechtvaardigen.

Hogere voorziening
C-120/12P
36. Niettemin dient erop te worden gewezen dat de kamer van beroep in punt 39 van de litigieuze beslissing heeft aangegeven dat, indien zou worden verklaard dat zij beschikte over een beoordelingsvrijheid om te beslissen of rekening diende te worden gehouden met te laat overgelegde documenten, zij die in elk geval in het nadeel van opposant zou hebben uitgeoefend. Zij heeft vervolgens in de punten 40 tot en met 43 van die beslissing de rechtvaardigingsgronden daarvoor uiteengezet.

37. Deze gronden, die de kamer van beroep subsidiair aanvoert om te weigeren rekening te houden met bewijzen die door Rintisch te laat zijn overgelegd, kunnen het gebrek in de litigieuze beslissing slechts herstellen indien op basis daarvan kan worden geoordeeld dat de kamer van beroep de beoordelingsvrijheid die zij op grond van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft, daadwerkelijk heeft uitgeoefend om, gemotiveerd en naar behoren rekening houdend met alle relevante omstandigheden, te beslissen of het voor haar beslissing nodig was, met de niet tijdig overgelegde bewijzen rekening te houden (zie in die zin arrest van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 110).

38. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat, wanneer het BHIM in het kader van een oppositieprocedure uitspraak moet doen, er met name gegronde reden kan zijn om met niet tijdig aangevoerde feiten of bewijzen rekening te houden wanneer het BHIM van oordeel is dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en dat bovendien het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden (reeds aangehaalde arresten BHIM/Kaul, punt 44, en Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, punt 113).

39. Voor zover Rintisch in casu zijn oppositie met name heeft gebaseerd op drie ingeschreven Duitse merken, zijn de bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van deze merken die hij tijdens de oppositieprocedure moest overleggen, nauwkeurig en uitputtend opgesomd in regel 19, lid 2, sub a‑ii, van de uitvoeringsverordening. Rintisch werd dus geacht, zelfs vóór het instellen van zijn oppositie, op de hoogte te zijn van de precieze documenten die hij ter staving ervan moest overleggen. In die omstandigheden moet de kamer van beroep haar beoordelingsvrijheid dus op restrictieve wijze uitoefenen en kan zij de te late overlegging van dergelijke bewijzen enkel aanvaarden indien de omstandigheden waarin deze bewijzen te laat zijn overgelegd, de vertraging van verzoekende partij bij de op haar rustende bewijsvoering kunnen rechtvaardigen.

Rechtbank van Koophandel te Brussel 2 september 2013, A.R. 2011/6388 (Bacardi tegen Alcimex)
Ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
Gemeenschapsmerk, beeldmerk, woordmerk, uitputting. Bacardi is houder van de beeld- en woordmerken Bacardi, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. Alcimex is groothandelaar in sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt. Bacardi bewijst dat Alcimex flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi in de zin van art. 2.20(1)a BVIE en 9(1)a Vo 207/2009. Het betreft de variaties Bacardi Oro, Bacardi Limon en Ron Bacardi Superior. Alcimex stelt dat zij toestemming had deze merken te gebruiken omdat er sprake is van uitputting. Alcimex weet niet aan te tonen dat de producten eerder in de EER in de handel zijn gebracht.

De rechtbank wijst de vorderingen van Bacardi toe. De rechtbank gebiedt Alcimex de inbreukmakende handelingen te staken, onder verbeurte van een dwangsom. Verder moet Alcimex schadevergoeding betalen en winst afdragen. De in beslag genomen flessen moeten worden vernietigd en Alcimex moet de gedingkosten betalen.

De feiten

6. BACARDI stelt zich voor als een wereldwijd opererende onderneming die zich bezig houdt met de productie, de verkoop en marketing van een breed scala aan (alcoholhoudende) dranken, waaronder Bacardi Rum, evenals Dewar's‚ Bombay Sapphire, Grey Goose en Martini.

7. BACARDI is houder van de beeld- en woordmerken BACARDI, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. BACARDI voert aan dat deze merken, dankzij het grote succes van de rum producten en dankzij de uitgebreide en intensieve reclamecampagnes, grote bekendheid genieten in binnen- en buitenland. Nog volgens BACARDI is het merk BACARDI te beschouwen als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 617/3 van het Verdrag van Parijs.

9. ALCIMEX stelt zich voor als een groothandelaar ín sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt.

10. BACARDI voert aan dat zij had vastgesteld dat ALCIMEX flessen rum van het type Bacardi Oro met een inhoudsmaat van 1 liter en een alcoholpercentage van 40% waarop de BACARDI merken waren aangebracht te koop aanbood en verdeelde. Een gerechtsdeurwaarder heeft een dergelijke fles aangekocht in de vestiging van ALCIMEX in de Maastrichterstraat te Hasselt en hiervan een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt (Farde II, stuk 3, bundel BACARDI).

11. Volgens BACARDI maakt deze fles een inbreuk uit op haar Benelux- en Gemeenschapsmerken doordat ze zonder haar toestemming werd verhandeld in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). BACARDI heeft vervolgens op 15 december 2010 een verzoekschrift neergelegd bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel tot het bekomen van een beslag inzake namaak op basis van artikel 1369bis/1 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek. De gevraagde maatregel werd toegestaan bij beschikking van 16 december 2010 en mevrouw Cathy van den Daelen werd aangesteld als gerechtsdeskundige. De beschikking werd op 10 januari 2011 betekend aan ALCIMEX en de deskundige heeft haar verslag neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 30 juni 2011 (Farde II, stuk 5 bundel BACARDI).

De gronden van beslissing
27. Naar het oordeel van de rechtbank toont ALCIMEX in casu niet aan dat de toepassing van de gewone bewijsregels een reëel gevaar zou creëren van afscherming van nationale markten. De uitzonderingssituatie vindt derhalve geen toepassing en er is bijgevolg geen enkele grond om de bewijslast bij BACARDI te leggen. ALCIMEX legt geen overeenkomsten voor en maakt niet aannemelijk dat er een gevaar voor nationale marktafscherming bestaat. ALCIMB( geeft geen concrete feiten, noch omstandigheden waaruit zou blijken dat BACARDI zich dusdanig opstelt dat verkopen naar het buitenland worden ontmoedigd.

29. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het indien BACARDI zich als verweer tegen de merkinbreuk beroept op het ven/veer dat de van het merk voorziene flessen door of met toestemming van BACARDI in de EER in het verkeer zouden zijn gebracht (en dat derhalve de merkrechten van BACARDI zijn uitgeput), het bewijs daarvan op ALCIMEX rust. ALCIMEX moet hiertoe een toereikende en transparante boekhouding voeren. Bij gebreke hiervan, ontneemt ALCIME)( zich het middel om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet ALCIMEX hiervan dan ook de gevolgen van dragen.

30. BACARDI bewijst dat ALCIMEX flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van BACARDI in de zin van artikel 2.20 (1) a BVIE en 9 (1) a V0 207/2009. Het betreft de volgende inbreuken:

40. De chaotische boekhouding van ALCIMEX mag geen vrijgeleide mag zijn om aan haar bewijslast te ontsnappen. Op ALCIMEX rust de bewijslast van de uitputting en het komt haar toe om er zich voor elk exemplaar” van te verzekeren dat zij dit kan bewijzen met respect voor de rechten van de merkhouder.

46. BACARDI kan zich terecht verzetten tegen het gebruik door ALCIMB< van haar merk op de litigieuze flessen. ALCIMEX moet immers om zich op de uitputting van het merkrecht van BACARDI te kunnen beroepen aantonen dat de producten waarop de merken van BACARDI voorkomen, door BACARDI of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. ALCIME)( blijft in casu in gebreke dit te bewijzen. ALCIMEX heeft overigens door (het aanvaarden van) de verwijdering van de identificatiecodes van de betrokken producten zichzelf het middel ontnomen om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet hier volgens de rechtspraak dan ook de gevolgen van dragen“.

47. BACARDI vordert de stopzetting van de inbreuken overeenkomst artikel 102 (1) V0 207/2009 en artikel 2.20 (1) a van het BVIE.

48. BACARDI verzoekt om de staking van de inbreukmakende handelingen te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles die in de handel wordt gebracht zonder toestemming van BACARDI. De inbreuken betreffen een ernstige misleiding in een zeer competitieve markt. Deze inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoorden het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten.

51. De schade van BACARDI bestaat erin dat haar de beschikkingsmacht over de producten is ontnomen en haar de mogelijkheid is ontnomen om de eerste verhandeling ervan in de EER te controleren. Hieruit volgt inderdaad commerciële schade doordat BACARDI niet is staat is gesteld haar merkrechten te verzilveren en de economische waarde van haar merken te realiseren door de eerste verhandeling van merkproducten in de EER. Daarnaast heeft BACARDI ook morele schade geleden bestaande uit schade aan het imago en de reputatie van haar onderneming en merken evenals schade het officiële distributienetwerk. Door de rechtspraak en rechtsleer wordt algemeen aanvaard dat in geval van merkinbreuk schade kan worden toegebracht aan het imago en de reputatie van de merkhouder. De vergoeding van dergelijke morele schade wordt eveneens uitdrukkelijk voorzien in artikel 2.21 (2) a BVIE.

52. Eenmaal het bestaan van schade vaststaat en er, zoals in casu, geen herstel in natura mogelijk is, moet de schade bij equivalent worden hersteld, meer bepaald door een geldelijke vergoeding. Artikel 2.21 (2) BVIE voorziet dat de rechter die de schadevergoeding vaststelt, rekening moet houden met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen waaronder de winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden en de morele schade die de merkhouder door de inbreuk heeft geleden. Hetzelfde artikel voorziet ook dat kan worden teruggevallen op een forfaitair bedrag. Ook de rechtspraak bevestigt dat dergelijke forfaitaire ex aequo begroting aangewezen is wanneer de precieze elementen ontbreken voor een exacte bepaling van het schadebedrag. Bovendien aanvaardt de rechtspraak dat bij de schadebegroting rekening moet worden gehouden met de moeilijkheid voor de merkhouder om de schade die voortvloeit uit de aantasting van de aantrekkingskracht en de waarde van de merken precies te begroten.

56. BACARDI vordert bovendien dat ALCIMEX overeenkomstig artikel 2.21 (4) BVIE wordt veroordeeld tot afdracht van de winst op de onrechtmatig door haar verhandelde inbreukmakende goederen voor 1.622,67 euro.

57. Is er sprake van kwade trouw, dan kan de merkhouder naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering in stellen tot afdragen van de ten gevolge van dit gebruik genoten winst. Van ‘gebruikte kwader trouw‘ is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Hiermee bedoelt men niet alleen de gevallen van piraterij, maar ook iedere opzettelijk gepleegde inbreuk waarbij iemand zich ten tijde van het handelen bewust was van het inbreukmakende karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkregister.

58. Van bewustheid in voormelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf als inbreukmakend wordt bevonden, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit is in casu naar het oordeel van de rechtbank niet het geval.

59. De kwade trouw blijkt tevens uit het feit dat ALCIME)( haar boekhouding allesbehalve naar behoren voert en zij niet voor alle verkopen facturen uitschrijft. (…) BACARDI vordert de vernietiging van de kwestieuze inbreukmakende producten, waarvan de aanwezigheid werd vastgesteld op de datum van het beslag inzake namaak en die werden geïnventariseerd in de processen- verbaal van de gerechtsdeun/vaarders (Farde II, stuk 6a en stuk 6b bundel BACARDI).

65. BACARDI vordert de publicatie van het vonnis. BACARDI concludeert evenwel niet over het bedrag dat door haar verschuldigd zal zijn aan ALCIMEX indien zij overgaat tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE
Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende beslissing.

De rechtbank verklaart de vordering van BACARDI ontvankelijk en gegrond als volgt:

De rechtbank stelt vast dat dat de door Alcimex NV gepleegde handelingen van aankopen, invoeren, te koop aanbieden, verkopen en het daartoe in voorraad houden van flessen Bacardi Oro, Ron Bacardi Superior en Bacardi die zonder haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank gebiedt Alcimex NV dienvolgens tot stopzetting van de in punt 6.2 van dit vonnis omschreven inbreukmakende handelingen, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles waarvoor de toestemming van Bacardi & Company Limited voor het in de EER in de handel brengen niet werd bekomen, vanaf 24 uren na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling aan Bacardi & Company Limited van een schadevergoeding van 21.680 euro, evenals tot afdracht van de winsten die zij heeft genoten op de verkoop van de producten, voorzien van de merken van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank beveelt de vernietiging van alle bij Alcimex NV in beslag genomen flessen RON BACARDI SUPERIOR en BACARDI LIMON‚ voorzien van de "BACARDI" merken van Bacardi & Company Limited, die zonder

toestemming van Bacardi & Company Limited in de EER in de handel werden gebracht en die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited, op kosten van Alcimex NV en op voorlegging van het bewijs van de vernietiging aan Bacardi & Company Limited, binnen een termijn van uiterlijk één maand na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank verklaart de tegenvordering ontvankelijk maar ongegrond.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling van de gedingkosten, in hoofde van Bacardi & Company Limited begroot op 2.200 euro rechtsplegingsvergoeding plus 282,22 euro plus de kosten van de procedure beslag inzake namaak: 240,22 euro betekeningsbevel plus 7.737,95 euro kosten deskundige plus 409,65 euro deurwaarderskosten (Holemans) plus 610,19 euro deurwaarderskosten (Vandormael) plus kosten aanzegging bewarend derdenbeslag 194,58 euro.

Figuratief gemeenschapsmerk(1)
Gemeenschapswoordmerk "Bacardi"
Benelux woordmerk "Bacardi"
Figuratief Gemeenschapsmerk(2)
Figuratief Gemeenschapsmerk(3)
Figuratief Beneluxmerk (4)
Figuratief Beneluxmerk (5)

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, KG ZA 12-859 (Van Caem International tegen Bacardi)
Uitspraak ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
In navolging van IEF 11446 en IEF 11626. Tussen partijen is eerder in 2011 (IEF 10179) eindvonnis gewezen. De  rechtbank concludeerde dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Bacardi en legde Van Caem opgaveverplichtingen op. In 2012 is Bacardi in kort geding gedagvaard om executiemaatregelen op grond van het eerder vonnis te verbieden, omdat Van Caem geheel aan haar opgaveverplichting had voldaan. De voorzieningenrechter veroordeelde Van Caem tot het doen van opgave van leveranciers. Nu vordert Van Caem wederom een verbod om executiemaatregelen te treffen. Bacardi vordert in reconventie verhoging van de opgelegde dwangsommen en dat Van Caem een door Bacardi aan te wijzen forensische accountant inschakelt om de juistheid en volledigheid van de opgaves na te gaan.

De voorzieningenrechter wijst Van Caem zijn vorderingen in conventie af. Er is geen spoedeisend belang, omdat Bacardi (nog) niet heeft gedreigd met executiemaatregelen. De reconventionele vordering tot verhoging van de opgelegde dwangsommen wordt gedeeltelijk toegewezen. Van Caem wordt bevolen om een nieuwe opgave te doen die door een onafhankelijk forensisch accountant zoveel mogelijk op juistheid en volledigheid is gecontroleerd.

3. Het geschil
3.1. Van Caem vordert na eiswijziging — samengevat — primair dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Bacardi verbiedt executiemaatregelen te treffen op de grondslag dat Van Caem niet zou hebben voldaan aan haar opgaveverplichting voortvloeiend uit het vonnis van 15 juni 2012. Subsidiair vordert Van Caem dat Bacardi bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt verboden executiemaatregelen te treffen wanneer Van Caem opgave II binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen redelijke termijn zodanig wijzigt dat zij alsnog voldoet aan de opgaveverplichting, een en ander met veroordeling van Bacardi in de kosten van de procedure conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.3. Bacardi vordert in reconventie — samengevat — dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoer bij voorraad, bepaalt dat (I) de dwangsommen welke onder 3.6 respectievelijk (II) 3.8 van het vonnis van 14 september 2011 zijn opgelegd worden verhoogd naar een bedrag van € 15.000; per dag met een maximum van € 1.500.000, (III) Van Caem veroordeelt een door Bacardi aan te wijzen forensisch accountant opdracht te geven de juistheid en volledigheid van opgave 1 te controleren aan de hand van in bewijs beslag genomen administratie en daarvan een rapportage aan Bacardi toe te zenden en (IV) Van Caem veroordeelt om opgave te doen, te controleren door een door Bacardi aan te wijzen forensische accountant, van de op 19 juni 2012 aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi Producten, van de leveranciers en afnemers van de aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi Producten in de periode 19 juni 2012 tot en met de datum van betekening van het vonnis, alsmede van de aanwezige voorraad op laatstgenoemde datum, vorderingen III en IV op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Van Caem in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv en met bepaling van de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de dagtekening van dit vonnis.

3.4. Bacardi legt aan haar reconventionele vorderingen ten grondslag dat Van Caem nog altijd niet heet voldaan aan haar verplichting tot het doen van opgave I en dat zij na het vonnis van 14 september 2011 en (naar Bacardi ter zitting heeft toegevoegd) ook nog na 19 juni 2012 haar inbreukmakende handelen heeft voortgezet.

3.5. De vorderingen zijn over en weer bestreden. Op de stellingen van partijen wordt hierna voor zover nodig nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie
4.1. Bacardi meent dat Van Caem geen spoedeisend belang heeft bij de in conventie gevorderde voorzieningen omdat zij (nog) niet heeft gedreigd met executiemaatregelen. Bacardi wijst er bovendien op dat Van Caem op grond van het vonnis van 14 september 2011 al twee miljoen euro aan verbeurde dwangsommen dient te betalen, dat zij hiervoor ten laste van Van Caem beslagen heet gelegd maar dat die echter geen doel hebben getroffen omdat de vennootschap leeggehaald zou zijn.

4.2. Van Caem weerspreekt niet dat Bacardi tevergeefs tracht verhaal te zoeken voor een zeer aanzienlijk bedrag. Daarvan uitgaande ziet de voorzieningenrechter met Bacardi niet in dat Van Caem een spoedeisend belang heeft bij maatregelen die zich richten tegen een eventuele executie van het kort geding vonnis omdat, daargelaten dat vooralsnog op grond van dit vonnis geen enkele executiemaatregel is ingezet, voorshands aannemelijk is dat ook daarvoor geen verhaal zal worden gevonden. De door Van Caem in conventie gevorderde maatregelen dienen daarom te worden afgewezen.

5. De beoordeling in reconventie
5.1. Van Caem heeft — anders dan bij de behandeling van het eerdere kort geding — thans ter zitting erkend dat opgave l niet heeft voldaan aan het eindvonnis. Zij heeft thans tevens erkend dat de inbreuk op de merkrechten van Bacardi in de periode vanaf het vonnis van 14 september 2011 tot 19juni 2012 niet is gestaakt. Voorts is aannemelijk dat het in het vonnis bepaalde maximum van de opgelegde dwangsommen mogelijk reeds is verbeurd. Daarvan uitgaande heeft Bacardi een spoedeisend belang bij de vorderingen I en II.

5.2. Van Caem heeft zich met betrekking tot vordering I gerefereerd (zie haar pleitnotities van 22 oktober 2012 onder 50). Nu bovendien de in het eindvonnis bepaalde dwangsom onvoldoende is gebleken om Van Caem te bewegen de inbreuk te staken en gestaakt te houden en niet is uit te sluiten dat verhoging van de dwangsom haar zal bewegen zich alsnog aan het inbreukverbod te houden, zal de vordering worden toegewezen met dien verstande dat het gestelde maximum wordt verhoogd. Verhoging van de dwangsom naar € 15.000 per dag is niet aan de orde omdat dit minder is dan de in het vonnis bepaalde dwangsom van € 25.000 per dag.

5.5. Vordering IV is gebaseerd op de stelling dat Van Caem ook na het kort geding vonnis de inbreuk heeft voortgezet. Van Caem betwist dit maar uit haar eigen opgave Il blijkt dat zij de inbreuk in ieder geval nog tot op de dag van betekening van het vonnis heeft voortgezet. Op grond hiervan is voorshands voldoende aannemelijk dat Van Caem de inbreuk ook nadien heeft voortgezet. Het spoedeisend belang en de toewijsbaarheid van de door Bacardi gevorderde nadere opgave van leveranciers en afnemers van inbreukmakende Bacardi Producten (als bedoeld in het vonnis van 14 september 2011) is daarmee gegeven. De vordering zal worden toegewezen als hierna vermeld. De gevorderde opgave van de voorraad per 19 juni 2012 en per datum van betekening van dit vonnis zal eveneens worden toegewezen omdat Bacardi hierbij uit een oogpunt van controle van de opgave belang heeft. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding te bepalen dat, zoals gevorderd door Bacardi, de opgave zal worden gecontroleerd door een door Bacardi aan te wijzen accountant. Het volstaat dat de controle wordt verricht door een accountant die niet eerder in opdracht van Van Caem werkzaamheden heeft uitgevoerd of met Van Caem anderszins zakelijke banden heeft.

Gerecht EU 2 oktober 2013, T-285/12 (Cartoon Network/OHMI tegen Boomerang TV (BOOMERANG) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „BOOMERANG”, voor diensten van de klassen 38 en 41, strekkende tot vernietiging van beslissing R 699/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 2 april 2012, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van het gemeenschapsbeeldmerk dat de woordelementen „Boomerang TV” bevat, voor diensten van klasse 41.

Dit beroep faalt. Cartoon Network heeft niet aannemelijk kunnen maken dat er geen verwarring  zal optreden met het oudere merk van Boomerang TV S.A.

Law
56. It is clear from that case-law that, contrary to the applicant’s contention, it was required to demonstrate that the coexistence of the marks on which it relied was based on the absence of a likelihood of confusion on the part of the relevant public.

59. It is sufficient to state, as the Board of Appeal found, that that evidence relates solely to the mark applied for, but gives no indication of the way in which the relevant public encountered the conflicting marks on the market and the services for which they were used. Nor can use of the signs on the market be inferred from the national registers, and the affidavit from the applicant itself is disputable evidence which is not substantiated by additional evidence from independent sources. The Board of Appeal was therefore correct to consider that that evidence was insufficient to demonstrate the coexistence of the conflicting marks.

Costs
62. Under Article 87(2) of the Rules of Procedure of the Court, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Since the applicant has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs, in accordance with form of order sought by OHIM and the intervener.

On those grounds,
THE GENERAL COURT (Seventh Chamber)
hereby:
1.      Dismisses the action;
2.      Orders The Cartoon Network, Inc. to pay the costs.

Rechtbank Den Haag 25 september 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:12307 (NSpyre tegen Nederlandsch Octrooibureau)
NSpyre drijft sinds 1987 een onderneming die zich toelegt op het leveren van diensten op de markt van de hoogwaardige technische automatisering in vooral Nederland. Na een management buy out voert zij de bedrijfsnaam TASK24 en door een verloren kort geding sinds 2011 de naam NSpyre. NSpyre verwijt NLO een aantal beroepsfouten en stelt NLO aansprakelijk voor de daardoor geleden aanzienlijk schade.

Van MeMo2, het marketingbureau dat is ingeschakeld voor de rebranding naar TASK24, én eiseres mag worden verwacht dat zij zouden doorvragen naar de werkelijke bedoeling van het registreren van een merk. Het staat vast dat de merkgemachtigde zich slechts heeft beperkt tot het verrichten van de verzochte merkinschrijvingen. Het is het niet relevant of MeMo2 óf NSpyre als opdrachtgever van gedaagde moet worden beschouwd, omdat zij dezelfde beroepsnormen en zorgvuldigheid in acht had te nemen jegens de middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger. De rechtbank verklaart voor recht een beroepsfout is gemaakt door haar in juni 2008 in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de risico’s van de beoogde nieuwe merknaam TASK24.

4.2 Aldus mochten eiseres en MeMo2 in de voor eiseres zeer hectische periode van de management buy out in juni 2008 van gedaagde als gespecialiseerd merkgemachtigde redelijkerwijs verwachten dat zij adequate informatie zou verwerven en zou doorvragen naar de werkelijke bedoelingen, motieven en belangen van eiseres als de achterliggende opdrachtgever, en voorts dat zij aan eiseres rechtsreeks of via MeMo2 adequate, duidelijke en bedrijfsmatig relevante informatie en adviezen over merkenrechtelijke bescherming zou verschaffen - bij voorkeur schriftelijk om misverstanden te voorkomen -, zodat de achterliggende opdrachtgever bij wijze van informed consent verantwoorde keuzes zou kunnen maken en zich bewust zou zijn van de aan het gewenste nieuwe merk TASK24 eventueel verbonden risico’s. Ook mocht eiseres in dat verband redelijkerwijs verwachten dat gedaagde zich niet zou beperken tot verrichtingen waarom uitdrukkelijk was gevraagd door eiseres of MeMo2, maar dat gedaagde in de gegeven feitelijke omstandigheden ook zelfstandig zou beoordelen wat op het gebied van merkbescherming eventueel nog meer relevant was voor eiseres, en dat gedaagde over dat relevante meerdere duidelijk en tijdig zou adviseren aan eiseres.

4.3. Zoals beide advocaten hebben gesteld is het daarbij uiteindelijk niet relevant of MeMo2 of eiseres in dit geval als opdrachtgever van gedaagde moet worden beschouwd, omdat zij het erover eens zijn dat gedaagde jegens eiseres als achterliggende opdrachtgever dezelfde beroepsnormen en zorgvuldigheid in acht had te nemen als jegens de middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger MeMo2.

4.5 Het staat vast dat merkgemachtigde [X] van gedaagde zich in dit geval slechts heeft beperkt tot het verrichten van de verzochte merkinschrijvingen. Ook staat vast dat [X] over TASK24 slechts per telefoon en per e-mail vluchtig contact heeft gehad met [W] en [Y] en niet of nauwelijks - althans niet over de achterliggende motieven - met beleidsbepalende medewerkers zoals de heer [Z] van eiseres in deze voor eiseres belangrijke en hectische periode. Aldus heeft gedaagde als deskundige nagelaten om de werkelijke bedoelingen en mogelijkheden van deze voor haar nieuwe achterliggende opdrachtgever te achterhalen. Nu het volgens [W] om een heel belangrijke en grote opdrachtgever ging, was er des te meer aanleiding om die bedoelingen en mogelijkheden wel te onderzoeken. Indien gedaagde dat wel zou hebben gedaan, zo is vooral uit het verhandelde ter zitting gebleken, zou gedaagde erachter zijn gekomen dat eiseres niet zozeer geïnteresseerd was in en belang had bij de enkele merkregistratie, maar meer nog bij een goed advies over het beoogde merk TASK24 als al dan niet voor eiseres geschikte nieuwe merknaam en bedrijfsnaam. Vooral zou gedaagde bij doorvragen dan hebben bemerkt dat eiseres wel degelijk belang had bij een beschikbaarheidsonderzoek en bij een gedegen advies over de aan TASK24 als merk en handelsnaam eventueel verbonden risico’s en dat eiseres ook nog voldoende tijd en mogelijkheden had om bij een gerede kans op toekomstige serieuze verwijten van merkinbreuk nog te kiezen voor een ander merk en een andere bedrijfsnaam dan TASK24.

4.6 Dit professionele onderzoek en een daarop aansluitende advisering heeft gedaagde in juni 2008 echter jegens eiseres nagelaten. Dat is ook in strijd met haar gestelde beleid om (nieuwe) cliënten te adviseren om vooraf een beschikbaarheidsonderzoek te verrichten om onvoorziene aanspraken van derden te voorkomen.

De beslissing
De rechtbank:
- verklaart voor recht dat gedaagde jegens eiseres een beroepsfout heeft gemaakt door haar in juni 2008 in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de risico’s van de beoogde nieuwe merknaam TASK24, zoals door de rechtbank nader overwogen in de voorgaande alinea’s 4.1 t/m 4.9;
- veroordeelt gedaagde om aan eiseres te betalen de door die beroepsfout van gedaagde door eiseres geleden en daaraan toe te rekenen schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, zoals nader overwogen in de voorgaande alinea’s 4.10 t/m 4.15;

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
HA ZA 12-1418 (pdf)

Rechtbank Den Haag 11 september 2013, HA ZA 09-528 (Cybergun tegen KLM - Wargaim)
Uitspraak ingezonden door Daan de Lange, Brinkhof.
Zie eerder IEF 8547. Anti-Piraterij. Doorvoer. Algemeen bekende merken. Vervaardigingsfictie. Cybergun, rechthebbende op het  Gemeenschapsmerk KALASHNIKOV en procesgevolmachtigde voor de merken UZI en GALIL, maakt bezwaar tegen transport via Schiphol van “dozen met geweren en aanverwante goederen bedoeld voor "airsoft", een oorlogssimulatiespel dat onder meer voor trainingsdoeleinden van leger en politie wordt gebruikt”. Aanhouding i.v.m. nog onbeantwoorde prejudiciële vragen (Philips en Nokia; IEF 10604 en IEF 10605).

Louter doorvoer van goederen in de EU onder een schorsingsregeling is geen handeling die inbreuk kan opleveren. Cybergun voert aan dat de Taiwanese producent en toeleverancier van Wargaim via internetsites van dealers binnen de Europese Unie AK replica's ten verkoop aanbiedt aan consumenten. Dat AK-74 en Kalashnikov kunnen worden aangemerkt als algemeen bekende merken, zijn in de APV noch het Philips en Nokia arrest aanwijzigen te vinden dat voor algemeen bekende merken de vervaardigingsfictie wél zou gelden.

Van een (dreigende) inbreuk op merk- of auteursrechten in de EU, is geen sprake ex 2(1)(a) en/of (b) jo. 16 en 17 APV. De rechtbank verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van de vorderingen jegens Wargaim voor zover die zijn gebaseerd op de gestelde dreigende inbreuk in Rusland en wijst de vorderingen jegens KLM c.s. af.

3.1. Cybergun legt (...) aan haar vorderingen ten grondslag dat (i) het risico bestaat dat de tegengehouden goederen als genoemd in r.o. 2.1 van het tussenvonnis (hierna: de tegengehouden goederen) binnen de Europese Unie in het verkeer worden gebracht en (ii) Wargaim inbreuk dreigt te maken in het land van bestemming (Rusland) op de aan Cybergun toekomende, althans aan haar gelicentieerde, merkrechten uit hoofde van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs en auteursrechten onder toepassing van Russisch auteursrecht. (...)

4.1. De rechtbank stelt met Cybergun en Wargaim vast dat het Hof van Justitie voor de Europese Unie (HJEU) in zijn arrest van 1 december 2011 in de gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09 (hierna: het Philips en Nokia arrest) de zogenoemde 'vervaardigmgsfictie' bij de beoordeling van de vraag of sprake is van inbreukmakende goederen als bedoeld in de Anti-Piraterijverordening (Verordening (EG) nr. 1383/2003) van de hand heeft gewezen. Louter doorvoer van goederen in de Europese Unie onder een schorsingsregeling is geen handeling die inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht kan opleveren. Gelet daarop komen de vorderingen jegens de niet-verschenen gedaagde KLM, die uitsluitend op de vervaardigingsfictie zijn gebaseerd, ongegrond voor en zullen worden afgewezen.

4.4. De rechtbank wijst dit standpunt van Cybergun van de hand. Gelet op het verwerpen van de vervaardigingsfictie en de bewoordingen waarin het HvJ EU dat heeft gedaan, moet het enkele (hypothetische) risico dat goederen die in de Europese Unie inbreuk zouden maken op rechten van intellectuele eigendom, op enigerlei wijze in de Europese Unie in het verkeer zouden worden gebracht, onvoldoende geacht worden om goederen te kunnen tegenhouden en (doen) vernietigen. Zoals het HvJ EU in r.o. 68-71 van het Philips en Nokia arrest heeft overwogen, dient aan de hand van bewijs te worden vastgesteld of specifiek ten aanzien van deze tegengehouden goederen dat risico bestaat. Dat bewijs ontbreekt in het onderhavige geval. Dat de toeleverancier van Wargaim (en niet Wargaim zelf) soortgelijke (en niet specifiek deze) goederen aanbiedt in de Europese Unie en dat Wargaim in Rusland (en niet de Europese Unie) handeh in dergelijke goederen, zoals door Cybergun aangevoerd, is geenszins toereikend om het bestaan van zo'n concreet risico te kunnen aannemen. Dat geldt temeer nu Cybergun eerder in onderhavige procedure heeft aangegeven (zie met name dagvaarding randnummers 9, 10 en 15) dat de tegengehouden goederen bestemd waren voor Wargaim in Rusland en zij niets heeft aangevoerd waaruit raoet worden afgeleid dat dit toch onjuist of nadien gewijzigd zou zijn. Integendeel, de eerder wel vrijgegeven partij goederen is naar onweersproken stelling van Wargaim naar Rusland vervoerd en voorts heeft Wargaim -naar de rechtbank uit de stukken afleidt-juist een onthoudingsverklaring voor gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Cybergun in de Europese Unie aangeboden.

HvJ EU 26 september 2013, zaak C-610/11P (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Zie eerder: IEF 12658. Gemeenschapswoordmerk, normaal gebruik van het merk, bewijs. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T-434/09), waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) voor zover daarbij de vordering tot vervallenverklaring van het merk CENTROTHERM is toegewezen.

Volgens Centrotherm heeft het Gerecht ten onrechte gesteld dat het verklaring op erewoord geen bewijskracht heeft. Ook had het BHIM in een procedure tot vervallenverklaring de in verordening (EG) nr. 207/2009 vastgestelde regels ambtshalve had moeten onderzoeken. Verder stelt Centrotherm had het BHIM de niet tijdig overlegde bewijsstukken in aanmerking kunnen nemen. Tenslotte had het Gerecht regel 40, lid 5, van verordening (EG) nr. 2868/95 buiten toepassing moeten verklaren.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1)      Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 september 2011, Centrotherm Systemtechnik/BHIM – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T‑434/09), wordt vernietigd.
2)      Punt 2 van het dictum van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 25 augustus 2009 (zaak R 6/2008‑4) wordt vernietigd.
3)      Centrotherm Systemtechnik GmbH, het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, dragen hun eigen kosten betreffende zowel de procedure in eerste aanleg als de procedure in hogere voorziening.