Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 21 augustus 2012, LJN BX5303 zaaknr. 422212 / KG ZA 12/669 (Breitling, Bulgari, Chanel, Chopard, Christian Dior, Gucci, Compagnie des montres longines, Omega, Pandora, Patek en Tag Heuer (hierna: Merkhouders) tegen AltusHost)

De Merkhouders zijn wereldwijd opererende producenten van luxe consumentengoederen, waaronder horloges en sieraden. Op diverse website, gehost door AltusHost, worden namaakproducten aangeboden waarbij de merken van de merkhouders worden gebruikt voor de aangeboden replica's en fakes. De domeinnaam van het merendeel van de websites staat op naam van ofwel een natuurlijke persoon (in de meeste gevallen uit China), ofwel is de naam verborgen achter een aanbieder van anonieme domeinnaamdiensten. De merkhouders vorderen de websites af te sluiten en afgesloten te houden voor toegang door derden vanuit de Benelux en het hosten van die websites te staken en gestaakt te houden.

Het verweer van AltusHost dat zij geen tussenpersoon is ex 2.22 lid 6 BVIE faalt. Het verzoek voldoet aan de subsidiariteitseis: De voorzieningrechter is het met Merkhouders van oordeel dat de ICANN-schorsingsprocedure voorshands onvoldoende soelaas biedt, enerzijds omdat ICANN zich volgens Merkhouders niet met de inhoud van websites bezig houdt maar met wie de rechthebbende is op de betreffende domeinnaam en anderzijds omdat deze procedure onweersproken tamelijk langdurig van aard is.

Het verzoek voldoet aan de proportionaliteitseis: Het voorgaande afgezet tegen het niet al te ingrijpende karakter en de onbestreden lage kosten die gemoeid zijn met het blokkeren van de websites, is de voorzieningenrechter van oordeel dat aan het vereiste van proportionaliteit is voldaan. En de vorderingen worden toegewezen.

Tussenpersoon
4.4. AltusHost heeft (buiten haar pleitnota om) betwist dat de websites op Nederland (de voorzieningenrechter begrijpt: de Benelux) gericht zouden zijn zodat AltusHost niet zou zijn te beschouwen als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE. Dat verweer faalt. Merkhouders hebben immers onweersproken gesteld dat Nederland op de websites is aangemerkt als een land van waaruit de producten besteld kunnen worden en waar de producten naar toe kunnen worden gestuurd (via een zogenaamde “drop down lijst”). Voorts kan betaald worden met euro’s en zijn de websites in het Engels gesteld, welke taal in Nederland door nagenoeg iedereen met een internetaansluiting begrepen wordt. De voorzieningenrechter beschouwt AltusHost zodoende voorshands als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 3 en lid 6 BVIE, wiens diensten worden gebruikt voor inbreuk op de aan Merkhouders toebehorende merken.

Subsidiariteit
4.5. AltusHost voert aan dat er minder verstrekkende maatregelen voorhanden zijn dan het gevorderde stakingsbevel jegens de hostingprovider. Volgens AltusHost hadden Merkhouders eenvoudigweg de gewraakte domeinnamen kunnen laten schorsen door middel van een procedure bij de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). De voorzieningrechter is echter met Merkhouders van oordeel dat deze procedure voorshands onvoldoende soelaas biedt, enerzijds omdat ICANN zich volgens Merkhouders niet met de inhoud van websites bezig houdt maar met wie de rechthebbende is op de betreffende domeinnaam en anderzijds omdat deze procedure onweersproken tamelijk langdurig van aard is. 4.6. AltusHost voert verder aan dat de Merkhouders onvoldoende hebben ondernomen om de websitehouders en/of replicamakers rechtstreeks aan te spreken. Ondank het aanschrijven van de websitehouders, is tot de dag van de zitting volgens Merkhouders iedere reactie uitgebleven. Websitehouders waarvan de naam- en adresgegevens bekend zijn, zijn veelal afkomstig uit landen waarvan bekend is dat deze niet met grote voortvarendheid tegen merkinbreukmakers optreden. De voorzieningenrechter is zodoende van voorlopig oordeel dat aan het vereiste van subsidiariteit is voldaan.

Proportionaliteit
4.7. AltusHost heeft bovendien betoogd dat de gevorderde bevelen disproportioneel zijn omdat deze niet kunnen leiden tot het beoogde doel. Hiertoe stelt AltusHost dat de websitehouders hun website eenvoudig bij een andere hostingprovider kunnen onderbrengen en dit ook daadwerkelijk binnen enkele uren na de blokkade is gebeurd. Het betoog is gebaseerd op de veronderstelling dat er geen aanvullende maatregelen zullen worden genomen door Merkhouders. Die veronderstelling moet voorshands worden verworpen. Ter zitting is namelijk niet bestreden dat Merkhouders al optreden tegen andere hostingproviders en bijna alle hostingproviders na aanschrijven de betreffende websites “offline halen”. Hierbij komt dat evenzeer onweersproken is gesteld door de ter zitting aanwezige persoon van Stichting React dat de helft van de 6.000 klanten van AltusHost namaakproducten zou verhandelen.

4.8. Het voorgaande afgezet tegen het niet al te ingrijpende karakter en de onbestreden lage kosten die gemoeid zijn met het blokkeren van de websites, is de voorzieningenrechter van oordeel dat aan het vereiste van proportionaliteit is voldaan.

Lees de grosse KG ZA 12/669, LJN BX5303

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Bekende horlogemerken laten replica-sites sluiten)
ISPam.nl (ICTRech en DeGier|Stam&advocaten beantwoorden vragen AltusHost-vonnis)

Een bijdrage van Corina Post-Wolfert, Abcor Merkenbureau.

Eerder gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad. Snel geld verdienen wil iedereen wel. Over het algemeen moet je hiervoor hard werken of geluk hebben in de loterij. Ben je creatief dan kan een uitvinding tot succes leiden. Er zijn dan altijd anderen die graag willen aanhaken aan dit success en dit gebeurd dan niet altijd eerlijk. Het product wordt nagemaakt en het merk van de ander wordt er opgezet. We kennen allemaal de op grote schaal nagemaakte kleding (Adidas), schoenen (Convers), tassen (Louis Vuiton), parfums (Chanel), toiletartikelen (Gilette) etc. Door de opkomst van het electronische dataverkeer is het bestrijden van de nepartikelen een lastige strijd geworden.

Het verbieden van de website van een aanbieder van nep-producten (counterfeiter) is weinig effectief. De counterfeiter zal via een andere website zijn producten blijven aanbieden. De creativeit van een counterfeiter is ook toegenomen. Via blurring maken zij het uiterlijke van een verpakking wazig zodat het onduidelijk is dat het om een merkproduct gaat. Of bij een zoekopdracht is het niet gelijk duidelijk wie een merkproduct aanbied. Verschillende velden moeten hiervoor namelijk open geklikt worden om hier achter te komen.

De houder van het merkartikel loopt door productvervalsing vele miljoenen aan inkomsten mis. De consument ondervindt enige hinder wanneer het nep-product van slechte kwaliteit is. Het is echter levensbedreigend wanneer het om een medicijn gaat dat niet of te weinig van de werkzame stof bevat. Medicijnvervalsing is een wereldwijd probleem dat in raptempo toeneemt. De counterfeiters zijn vaak goed georganiseerde maffiabendes die hun terrein verlegd hebben van de (party)drugs naar medicijnen. De winst is hoog, de pakkans is klein en de straffen zijn laag.

De meeste medicijnen die worden nagemaakt zijn lifestyle medicijnen tegen bijvoorbeeld allergie (ALLERFREE), erectiestoornis (VIAGRA) of depressies ( SEROQUEL). Deze medicijnen worden voornamelijk aangeboden in welvarende landen. In de ontwikkelingslanden worden medicijnen nagemaakt die een life-threatening conditie hebben, te denken valt aan: malaria, tuberculosis en HIV/AIDS. Door de jaren heen worden ook de dure anti-kanker medicijnen nagemaakt en de populaire anti-virale medicijnen. Om hoeveel medicijnvervalsing het per jaar gaat, is niet precies bekend. De World Health Organisatie (WHO) schat dat de helft van de medicijnen die aangeboden worden op het internet nep zijn.

Het is soms lastig om nep van echt te onderscheiden. Dit komt omdat de machines van de counterfeiters van de nieuwste kwaliteit zijn waardoor de nep-medicijnen er vaak bijzonder goed uitzien. Pas als het medicijnen onder de loep wordt gelegd, blijkt dat het een andere samenstelling te hebben. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat malariatabletten te weinig Arthemisine bevatten waardoor bij gebruik de malariamug niet dood gaat maar juist resistent wordt door het gebruik van het medicijn. Anti-kanker medicijnen kunnen zuren of rattengif bevatten om de patient te laten denken dat het medicijn werkt omdat zij misselijk worden. In werkelijkheid worden zij nog zieker gemaakt. In andere gevallen blijken de medicijnen perfect nagemaakt te zijn. Laboratorium onderzoek moet dan uitwijzen of de gebruikte actieve stoffen anders zijn dan het origineel. Op het internet is het niet te zien dat het om het echte medicijn gaat. Bij het aanbieden van nepmedicijnen op een website zal de inbreukmakende producent er alles aan doen om de verpakking er zo goed mogelijk uit te laten zien om de koper de indruk te geven dat het om het originele product gaat.

De gevolgen van counterfeit strekken zich niet alleen uit tot de patient maar ook tot de farmaceutische industrie zelf. In vergelijkende studies met een comparator moet de industrie bij de aankoop van het vergelijkende medicijn ook uitkijken dat zij niet namaak producten gaat gebruiken. Een studie is dan “at risk” omdat de gegevens niet meer kloppen. Tevens loopt de proefpersonen in de klinische studie een mogelijk gevaar wanneer zij een namaakmedicijn toegediend krijgen. De industrie doet er daarom goed aan om het comparator medicijn af te nemen van de reguliere groothandel.

De Federation of Pharmaceutical Industries and Association (EFPIA) is in ver gevorderd overleg met de Europese Commissie (EC) over het aanpakken van nep-medicijnen. Het voorstel is om een centraal tracking-systeem in te voeren voor medicijnen. De verpakking krijgt dan een QR-code. In Frankrijk is een QR-code al verplicht voor medicijnverpakkingen. Het Nederlands Verpakkingscentrum (NCV) heeft voorgesteld om er een unieke code van te maken. Deze matrixcode staat voor een uniek cijfer dat gelinkt is aan de historie van het medicijn dat wordt bijgehouden in een centraal databestand. Door de code voor een mobiele telefoon of scanapparaat te houden, wordt er een verbinding gemaakt met het centrale websysteem. De apotheker of de patient controleert vervolgens of het medicijn van de orginele eigenaar afkomstig is. Daarnaast worden op de verpakkingen speciale stickers/sluitingen aangebracht. Deze stickers bestaan uit vezels zodat bij misbruik vezelsporen achterblijven op de verpakking.

De EC wil graag een tracking systeem invoeren dat de gehele route van het medicijn volgt. Dus vanaf het begin van de grondstoffen die gebruikt worden, het verwerken tot een medicijn en uiteindelijk het aanleveren aan de distributeur (apotheek, ziekenhuis, etc). Dit systeem is duur. Daarom pleit de EFPIA voor een alternatief, namelijk een systeem dat het medicijn vanaf de fabrikant tot aan de distributeur bijhoudt. Bovendien wil de vakorganisatie dat deze verpakkingsrichtlijn alleen voor de innovatieve medicijnen (dus medicijnen die nog onder een octrooi vallen) gaat gelden.

EFPIA vreest dat de invoering van een nieuwe verpakkingsrichtlijn leidt tot stagnatie bij de productie van de huidige medicijnen. De dossiers van bestaande medicijnen moeten mogelijk opnieuw gekeurd worden door de gezondheidsautoriteiten omdat de verpakking aangepast worden aan de nieuwe richtlijnen. Dit kan vertraging van de productie tot gevolg hebben. In het ergste geval zou een bestaand product van de markt gehaald worden omdat de klinische studies van toen niet meer voldoen aan de huidige normen. Nieuwe klinische studies zijn dan noodzakelijk. Deze extra studies en het niet op de markt mogen brengen van het medicijn is een grote kostenpost voor de industrie en zal medicijntekorten in de hand werken bij consumenten. Daarom wil de industrie het nieuwe systeem alleen invoeren voor nieuwe innovatieve producten wil en niet voor bestaande producten waar geen octrooi meer voor geldt.

Het zal daarom nog de nodige discussies met zich meebrengen voordat alle neuzen in dezelfde richting staan om een unieke QR code in te voeren. Naast deze voorgenomen plannen is er ook een nieuwe wet opgesteld, de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Maar ook de goedkeuring en implementatie van dit instrument om counterfeit te lijf te gaan, verloopt niet zonder slag of stoot. De Europese Commissie heeft onlangs deze wet afgekeurd en het Europees parlement zal dit advies hoogstwaarschijnlijk volgen. De wet is namelijk conflicterend met een aantal Europese regels. Daarnaast is men ook nog bezig aan de harmonisatie van bestaande nationale richtlijnen om deze aan te passen aan de Europese richtlijnen. Het heeft dus heel veel voeten in de aarde om een centraal trackingsysteem in te voeren en de wetten geharmoniseerd dan wel een nieuwe anti-counterfeitwet te krijgen om namaak producten tegen tegaan.

Als alternatief wordt er een ander instrument ingeschakeld namelijk het creëren van een grotere bewustwording onder het publiek. De reguliere bevolking moet inzicht krijgen in de gevaren van het aanschaffen van medicijnen via het internet. Douane beambten, autoriteiten, apothekers en medisch specialisten moeten onderwezen worden over de kwaliteit van het product. In Nederland is, voor zover men weet, de reguliere supply chain nog niet besmet met counterfeit producten.

De QR- code waarborgt de toevoer van geneesmiddelen beter maar daarnaast moet men zich blijven richten tot het reguliere kanaal en niet het internet zodat de counterfeiter zijn nepmedicijn moeilijk zal slijten. Veel maatregelen worden genomen om de volkgezondheid te waarborgen. Alleen de grote vraag is wie de kosten van al deze maatregelen gaat dragen. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: niet-succesvolle faillissementsonderhandelingen over handelsnaamovername en registratie van domeinnaam na faillissement, aangevraagde merken, common law rights kunnen niet worden geconstrueerd en een genuanceerde zaak waarin bewijs, en hoe dat wordt verkregen en overlegd (wederom), een grote rol speelt.

De vorige editie: WIPO-selectie juni 2012.
DNL2012-0020 greencab.nl > Complaint denied

De Geschillenbeslechter begrijpt de stellingen van Verweerder aldus dat er in het verleden een andere onderneming op de markt actief is geweest, welke onderneming de handelsnaam “Green Cab” voerde. Nadat deze oudere onderneming in staat van faillissement is komen te verkeren, heeft Verweerder beweerdelijk zonder succes onderhandelingen gevoerd met de curator om de naam van de onderneming over te nemen. In dit scenario acht de Geschillenbeslechter het niet onaannemelijk dat Verweerder vervolgens heeft aangenomen dat de oude onderneming opgehouden is te bestaan, waarna Verweerder is overgegaan tot registratie van de Domeinnaam.

Daarnaast is het enkele feit dat de Domeinnaam (op initiatief van Eiser) te koop is aangeboden, onvoldoende om te kunnen concluderen tot registratie en/of gebruik te kwader trouw aan de zijde van Verweerder. De Geschillenbeslechter leidt uit de stellingen van Partijen af dat de Domeinnaam nooit (openlijk) te koop of te huur heeft gestaan, maar dat Verweerder na initiatief van Eiser een bedrag genoemd heeft. “Het vragen van een (hoge) verkoop of verhuurprijs is op zichzelf niet voldoende om kwade trouw aan te nemen”, Doka Nederland B.V. v. Media Village B.V., WIPO Zaaknr. DNL2010-0009.
 
DCH2012-0007 academia.ch > Complaint denied
D2012-0645 hitorque.org > Complaint denied
enD2012-0952 dksopeners.com, doorkings.com > Complaint denied

Aan merken die wel zijn aangevraagd, maar nog niet ingeschreven in de registers, kunnen geen rechten worden ontleend, dus dan worden klachten afgewezen. Uit de eerstgenoemde zaak onder A:

According to the case record before the Expert, the Claimant has a trademark application for registration of ACADEMIA and ACADEMIA SPRACH- UND LERNZENTRUM. However, contrary to the Claimant’s contention, the Claimant’s applications for the said trademarks are not granted, but still pending (status July 10, 2012). This means that the Claimant applied for the said trademarks before the Swiss Federal Institute for Intellectual Property, but they are not registered yet.

According to the Swiss Trademark Protection Act (“MSchG”), the first person to file for the trademark will be the owner of that trademark (“principle of priority”), but such trademark right will only vest at the time it is entered in the trademark register (articles 5 and 6 MSchG). Hence, the filing of the trademark does not administer the possibility to enforce the trademark (see Christoph Gasser, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [editors], Commentary on the Swiss Trademark Protection Act, article 5 MSchG N 12). Thus, it can be noted that under Swiss law, where the trademark is not registered, no trademark rights can be alleged yet (see also Prom Night Events v. YourFormal Pty Ltd / Your Formal Australia Pty Ltd, Samir Kapoor, WIPO Case No. D2011-1707). In this regard, the Swiss Federal Institute of Intellectual Property (“IPI”) states on its website: “

As soon as the correctly filled-out form is received by the Institute, your mark is under so-called provisional filing protection which lasts until it successfully passes the examination and is actually registered as a trademark. In cases of a trademark conflict, the decisive date is that of the application and not the actual registration.” (https://www.ige.ch/en/service/frequently-asked-questions/trademarks/filing-procedure.html, last visited July 10, 2012)

D2012-0701bladelessfanonline.com > Complaint denied.

Een merk hoeft niet te zijn geregistreerd, want er zou een beroep kunnen worden gedaan op 'unregistered trademark', echter het panel kan gebaseerd op het bewijs dat is overlegd - spijtig genoeg, zegt zij zelf - geen common law rights construeren.

This is because the Complainant has no registered trade mark, national or otherwise, in respect of these words, and must therefore establish that they are capable of protection as an unregistered trade mark by virtue of the reputation attaching to them through usage and consumer recognition. The Complainant is certainly correct to submit that registration of a mark is not required for the purposes of paragraph 4(a)(i) of the UDRP. On the other hand, it is still necessary under the formulation “a trademark or service mark” to show that the alleged mark, where it is unregistered, has nonetheless operated as a mark to identify goods or services associated with the Complainant. In the present case, the burden on the Complainant is even greater, in that the words “bladeless fan” are almost completely descriptive of the goods themselves, namely domestic fans without blades. (...)

Accordingly, the question for the Panel here is whether there is sufficient evidence before it to indicate that the expression “bladeless fan” has been used by the Complainant as a mark of origin possessing a secondary connotation in addition to, and separate from, its directly descriptive meaning. On the evidence originally filed, the Panel was unable to conclude that this was the case.

D2012-0718 intelsitio.com > Complaint denied

Een genuanceerde zaak. Het Panel concludeert dat geen van de partijen een 'good or bad faith intent' hebben bewezen, maar het is aan de Complainant om de drie elementen te  bewijzen. Omdat deze zaak meer neigt naar een merkinbreuk of oneerlijke handelspraktijk had de zaak voor een bevoegde rechtbank en niet aan het panel moeten worden voorgelegd. Aan het bewijs kan geen gewicht worden toegekend, omdat het niet duidelijk is hoe de screenshot van een "error 404"-page is gemaakt zonder in het bewijs de URL te overleggen.

Onder B:

The Panel is thus faced with a very finely balanced case. Neither of the Parties have demonstrated the Respondent's good or bad faith intent in selecting the disputed domain name to the full satisfaction of the Panel. The Panel reminds itself that according to the Policy, it is the Complainant who must prove each of the three necessary elements of the Policy on the balance of probabilities to the Panel's satisfaction, including that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name. In such a finely balanced case, where neither side is able to tip the balance in its favour, the Panel considers that the Complaint must fail on the basis that the Complainant has failed to carry its burden. Accordingly, the Panel finds that the Complainant has not proved that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the disputed domain name.

In concluding its observations on this topic, the Panel wishes to make several comments for the assistance of the Parties. In the first instance, it should be remembered that the Policy is of narrow compass and is intended to deal with cases of abusive cybersquatting. The present case strikes the Panel as a trademark infringement or unfair competition dispute rather than a complaint of abusive cybersquatting. As such, the proper forum is a court of competent jurisdiction. An administrative proceeding under the Policy does not provide a determination as to whether the activities of a respondent do or do not constitute infringement of a complainant's registered trademark. Accordingly, the Parties should note that the Panel's finding in the present case does not mean that the Panel is expressing the view that the Respondent is not infringing the Complainant’s rights in its registered trademark but merely that the dispute between the Parties does not on balance appear to be a case of cybersquatting.

Onder D: reverse domain name hacking:

The essence of the Respondent's case on this topic is that the Complainant has provided false evidence, has submitted misleading information and has concealed key elements of the Policy in order to deceive the Panel and the Center. As to the alleged false evidence, the Respondent first focuses on the Complainant’s provision of the <dsnextgen.com> screenshot to the Panel. The Panel believes that this is not fabricated evidence and that it is more likely than not that the Complainant reached the URL via one of the links provided on the “Error 404” page and thus produced the screenshot as a genuine example of what it saw on its screen. If this were not the case, the Panel would have expected there to have been some attempt to conceal the URL in the footer of the screenshot. Accordingly, the Complainant's only failure in the Panel's opinion was to specify how it reached the said URL, which resulted in the Panel being unable to attach any weight to it.

With regard to misleading information, the Respondent focuses on the fact that the “Error 404” page was presented by the Complainant as if it was a page published by the Respondent. The Panel considers that, while it is very regrettable that the Complainant did not identify the nature of the page, it was nevertheless generated by a broken link on the Respondent's website and thus that it was perfectly proper for the Complainant to place this in evidence. The Respondent goes on to state that the Complainant submitted no factual evidence to support its assertion that the Respondent's activity might lead Internet users into error. The Panel notes that a failure to provide supporting evidence to accompany a submission does not necessarily constitute an abuse of the administrative proceeding. In any event, the Complainant provided extremely detailed evidence as to the fame of its INTEL trademark which in itself constitutes factual evidence which may be taken as supportive of such an assertion.

Rechtbank 's-Gravenhage 1 augustus 2012, zaaknr. 336687/HA ZA 09-1523 (Cisco c.s. tegen Comtek)

In navolging van IEF 10952 & IEF 8117.

Merkenrecht. Vermeende inbreuk door verhandelen (tweedehands) goederen met merk Cisco. Uitputting. Op 22 februari 2012 is tussenvonnis gewezen waarbij de rechtbank zich in reconventie niet bevoegd achtte en iedere verdere beslissing in reconventie is aangehouden. Deze zaak betreft de verdere beoordeling van het voorgaande, met betrekking tot het leveren van tegenbewijs van Comtek, dat alle producten die onder haar in beslag zijn genomen voorzien zijn van de merken Cisco.

De rechtbank oordeelt dat Comtek er niet in is geslaagd om tegenbewijs te leveren. Daarmee staat vast dat er zich geen producten onder de in beslag genomen producten bevinden die niet zijn voorzien van de merken van Cisco. Hierbij stelt de rechtbank vast dat er geen sprake is van uitputting met betrekking tot de merkrechten van Cisco c.s.. De rechtbank oordeelt dat sprake is van merkrechtinbreuk op het Gemeenschapsmerk- en Beneluxmerkenrecht van Cisco Technology. Cisco Systems doet geen beroep op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, aldus is er geen grondslag voor haar verbodsvordering en wordt deze door de rechtbank afgewezen. De vordering van Cisco c.s. tot afgifte van producten wordt door de rechtbank afgewezen, daar er geen concrete bewijzen zijn. De gevorderde inzage door een onafhankelijke accountant wordt toegewezen. De rechtbank gaat ervan uit dat Comteks bezwaren tegen de door Cisco c.s. opgevoerde kostenopgave geen betrekking hebben op de hoogte van deze kosten, maar op hetgeen zij tegen deze kosten heeft aangevoerd. De enkele afwezigheid van kwader trouw kan er niet zonder meer toe leiden dat geen recht kan worden gedaan op de vergoeding van volledige proceskosten. Bezwaar hiertegen door Comtek wordt afgewezen.

De rechtbank wijst de vorderingen van Cisco c.s. gedeeltelijk toe en veroordeelt Comtek in de proceskosten.

Leveren tegenbewijs door Comtek 2.5. Met Cisco c.s. is de rechtbank van oordeel dat hierin geen toereikende reactie kan worden gevonden die aanleiding biedt voor nadere bewijslevering. Feitelijk berust hetgeen Comtek in dit verband aanvoert op een herhaling van wat door haar al voor het vonnis van 22 februari 2012 in de procedure naar voren is gebracht en dat de rechtbank heeft gebracht tot het als voorshands bewezen aannemen dat de in beslag genomen producten (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) zijn voorzien van de Merken. Ter onderbouwing van haar stellingen op dit punt heeft Comtek reeds eerder het standpunt ingenomen dat tijdens de bewaring niet zorgvuldig is omgegaan met de in beslag genomen producten en zelfs dat daar mee zou zijn gerommeld. Daarbij heeft zij gewezen op de hiervoor genoemde verklaring van mr. Russell waaruit dat zou blijken. Onder 6.15 van het vonnis van 22 februari 2012 heeft de rechtbank overwogen dat het door Comtek op dit punt gestelde niet afdoet aan – onder meer – het voorshands (behoudens tegenbewijs) bewezen geachte gebruik van de Merken op alle (behoudens de tape, de antistatische zakken en de Prolab) in beslag genomen producten. Dat er een chaotische situatie is ontstaan met betrekking tot de in beslag genomen producten nadat de producten in bewaring zijn gegeven, is niet van belang, nu door Comtek niet is betwist dat de in het proces-verbaal door de deurwaarder beschreven producten onder haar in beslag zijn genomen. Het door Comtek te leveren bewijs dient betrekking te hebben op de producten genoemd in het proces-verbaal van 31 oktober 2008 wil sprake zijn van tegenbewijs ten aanzien van het voorshands als bewezen aangenomen gebruik van de Merken op die producten. Ook wanneer Comteks verzoek aan de rechtbank om op een door de rechtbank te bepalen wijze de in beslag genomen producten te bezichtiging en/of Comteks subsidiaire verzoek aan de rechtbank om mr. Russell als getuige op te roepen, op enigerlei wijze worden gehonoreerd of daaraan anderszins door Comtek uitvoering wordt gegeven, zal de uitkomst daarvan betrekking hebben op de producten die nu in bewaring zijn en waarmee al dan niet is gerommeld. Daarmee kan nog geen bewijs worden bijgebracht met betrekking tot het gebruik van de Merken op de producten die onder Comtek in beslag zijn genomen en genoemd zijn in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008, althans Comtek heeft in het geheel niet onderbouwd dat (en op welke wijze) de haar kennelijk voor ogen staande opzet zou kunnen leiden tot het bewijs waartoe zij is toegelaten. Nu er feitelijk geen (ter zake doend) tegenbewijs wordt voorgedragen, is de conclusie dan ook dat Comtek niet is geslaagd in het tegenbewijs waartoe zij is in de gelegenheid is gesteld. Daarmee staat vast dat (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) er zich geen producten onder de in beslag genomen producten bevinden die niet zijn voorzien van de Merken.

2.7. Met Cisco c.s. is de rechtbank van oordeel dat Comtek hiermee feitelijk niet heeft aangegeven dat zij (nader) bewijs wil leveren, laat staan dat zij uiteen heeft gezet op welke wijze zij dit wil doen. Hetgeen door Comtek in dit verband is aangevoerd, moet bovendien worden aangemerkt als een herhaling van hetgeen eerder door haar in de procedure naar voren is gebracht. Bewijs door nader te noemen getuigen te doen horen, is door Comtek niet concreet uitgewerkt noch heeft zij daarvoor getuigen voorgedragen. De rechtbank heeft in hetgeen Comtek in dit verband aanvoert – zo blijkt uit vonnis van 22 februari 2012, zie o.m. onder 6.12 – geen aanleiding gezien te komen tot de vaststelling dat zich onder de in beslag genomen producten producten bevinden die afkomstig zijn van HP c.s. De enkele herhaling van hetgeen reeds eerder naar voren is gebracht, kan de rechtbank niet tot een ander oordeel brengen. De conclusie is dan ook dat Comtek niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs. Daarmee staat vast dat er zich geen Cisco-producten afkomstig van HP c.s. onder de in beslag genomen producten bevinden en dat de merkrechten van Cisco c.s. ten aanzien van alle producten genoemd in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008 (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) niet zijn uitgeput.

Verbod 2.11. Met het voorgaande staat vast dat alle in beslag genomen producten, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab, genoemd in het procesverbaal van 31 oktober 2008 zijn voorzien van de Merken en dat deze producten niet afkomstig zijn van HP c.s. Nu geen sprake is van uitputting van de merkrechten van Cisco c.s. met betrekking tot deze producten is de conclusie dat Comtek inbreuk heeft gemaakt op de Merken. Op grond van artikel 9 lid 1, sub a GMVo en artikel 2.20 lid 1, sub a BVIE zal het (onder A) gevorderde verbod om inbreuk te maken op de Merken daarom, als in het dictum verwoord, worden toegewezen jegens de merkhoudster Cisco Technology. De gevorderde “tenzij”-formulering zal daarbij niet worden gevolgd, omdat deze geen aansluiting vindt bij de wijze waarop in het BVIE en de GMVo de uitputting is geformuleerd en omdat door Cisco c.s. onvoldoende onderbouwd is gesteld op grond waarvan de rechtbank reeds nu voor eventuele toekomstige situaties het door Cisco c.s. bedoelde bewijs al bij Comtek zou moeten leggen. Niet valt in te zien waarom het repareren of refubishen als zodanig dient te worden verboden. Cisco c.s. heeft immers verklaard dat het haar niet gaat om het repareren of reviseren als zodanig maar om namaak en door haar buiten de EER in de handel gebrachte producten (het vonnis van 22 februari 2012, onder 6.9). Het verbod zal voorts waar het Gemeenschapsmerken betreft, worden toegewezen voor de Gemeenschap en wat Benelux-merken betreft slechts worden toegewezen voor de Benelux. Omdat Cisco Systems geen beroep doet op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, bestaat er geen grondslag voor haar verbodsvordering en zal deze worden afgewezen.

Inzage, opgave, rekening en verantwoording, afgifte 2.16. Gelet op het voorgaande kunnen de overige vorderingen slechts voor toewijzing in aanmerking komen voor zover zij betrekking hebben op de producten genoemd onder 3.5 en

3.6 van het vonnis van 22 februari 2012, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab. Niet valt echter in te zien welk belang Cisco c.s. heeft bij de (onder C) gevorderde opgave van beslagen producten, nu zij reeds beschikt over het proces-verbaal van beslaglegging waarin deze producten zijn beschreven. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. Evenmin valt in te zien welk belang Cisco c.s. heeft bij de (onder E) mede gevorderde opgave van de afnemers van de onder 3.5 en 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012 bedoelde producten, nu deze producten hetzij door haarzelf zijn afgenomen,\ hetzij onder het door haar onder Comtek gelegde beslag vallen. Deze vordering zal op dit punt dan ook dan ook worden afgewezen. De onder D en E gevorderde rekening en verantwoording en informatie over leveranciers zullen, als in het dictum verwoord, en voor zover het alle Comtek beschikbare en/of bekende informatie betreft, worden toegewezen, waarbij een termijn gerelateerd aan de betekening van het vonnis zal worden bepaald. Daar de door Comtek genoten winst relevant zou kunnen zijn voor de berekening van de omvang van de door Cisco c.s. geleden schade, omdat daarbij volgens artikel 2.21 lid 2, onder a BVIE rekening kan worden gehouden met de door de inbreukmaker genoten winst, hebben zij tevens recht op opgave van gegevens ter bepaling van de door Comtek genoten nettowinst.

Proceskosten 2.23. Naar onweersproken door Cisco c.s. is aangevoerd, is haar wijziging van eis (“haar draai” in de woorden van Comtek) ingegeven door een mededeling van Comtek dat zij ook producten van niet-geautoriseerde dealers heeft betrokken. Dat dit voor Cisco c.s aanleiding was om haar vorderingen aan te passen en zich op het (ruimere) standpunt te stellen dat Comtek handelde in niet met toestemming van Cisco c.s. in de EER in het verkeer gebrachte producten, is niet onbegrijpelijk. Dat dat van invloed is op de kosten, mag zo zijn (door Comtek is overigens niet aangegeven tot welke verhoging dat aanleiding zou hebben gegeven), maar dat kan – zonder meer – nog geen reden zijn die niet voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Dat geldt eens te meer nu de rechtbank inbreuk aanneemt op grond van de gewijzigde eis. Uit de verwijzing van Comtek naar “dezelfde omstandigheden die zij heeft aangevoerd ter afwijzing van de vordering tot winstafdracht” leidt de rechtbank af dat zij bedoelt te stellen dat in verband met het ontbreken van kwade trouw aan haar zijde, de door Cisco c.s. gevorderde proceskosten niet voor integrale vergoeding in aanmerking komen. Welke kosten buiten beschouwing zouden moeten blijven, wordt daarbij niet duidelijk. De rechtbank overweegt dat de enkele afwezigheid van kwade trouw er niet zonder meer toe leidt dat geen recht kan worden gedaan op vergoeding van volledige proceskosten. Nu een nadere duidelijke onderbouwing ter zake ontbreekt, wordt Comteks bezwaar afgewezen.

Rechtbank Amsterdam 18 juli 2012, LJN BX4333 (Bolton Nederland B.V. tegen Duck Global Licensing AG & Duck Global Licensing AG tegen Bolton Nederland B.V.)
Auteursrecht (op slogan). Licentieovereenkomst. Goed licentienemerschap. Vonnis in gevoegde zaken. Duck Global maakt deel uit van de SC Johnson-groep, een internationale groep van ondernemingen die actief is op het gebied van huishoudelijke producten, waaronder de merken Mr. Muscle en WC Eend. Sinds 1983 verhandelt Bolton WC Eend-producten in Nederland. Duck Global is houdster van de merkrechten van WC Eend. Tussen partijen zijn licentieovereenkomsten gesloten. Tot mei 2010 mocht Bolton zonder toestemming van Duck Global nieuwe producten onder het WC Eend-merk op de markt brengen. Na 2010 zijn enkel zogenoemde 'upgrades' op de markt gebracht. Bij brief van 29 maart 2011 heeft Duck Global de overeenkomsten per direct opgezegd vanwege contractbreuk. Er heeft een kort gedingprocedure plaatsgevonden waarin de voorzieningenrechter de vordering van Duck Global om Bolton te veroordelen voor merkrechtinbreuk heeft afgewezen. Volgens Duck Global handelt Bolton ook in strijd met de overeenkomst door bepaalde termen (als naamsaanduiding) op de verpakking te plaatsen.

De rechtbank wijst de verklaring voor recht dat Duck Global de licentieovereenkomsten niet rechtsgeldig heeft beëindigd, toe. Volgens de rechtbank zijn de termen die Bolton gebruikt op de verpakkingen beschrijvend en niet te beschouwen als eigen merken van Bolton. Ook is het gebruik van andere leveranciers geen tekortkoming, omdat het bestendige praktijk was dat Duck Global daarmee instemde zolang de kwaliteit goed bleef.

Met betrekking tot de stelling van Duck Global dat Bolton de overeenkomsten niet juist is nagekomen, doordat zij zonder toestemming de domeinnaam wceend.nl heeft geregistreerd, oordeelt de rechtbank dat dit past binnen een normale exploitatie van de WC Eend-producten door Bolton.

Ten aanzien van de inschrijving van de merken, WC EEND ENERGY POWER GEL en WIJ VAN WC EEND ADVISEREN WC EEND, door Bolton oordeelt de rechtbank dat Duck Global deze inschrijvingen niet hoeft te dulden. Op dit punt is sprake van een tekortkoming in de nakoming. Om op grond hiervan de overeenkomst te beëindigen gaat echter te ver. De rechtbank oordeelt verder dat Duck Global, als licentiegever, van Bolten mag eisen dat deze de Duck Global Brand Equity Standards (BES) implementeert en dat het mogelijk moet zijn dat partijen op een constructieve wijze verder met elkaar samenwerken.

De rechtbank concludeert dat Duck Global de overeenkomst niet rechtgeldig heeft beëindigd en dat Bolton jegens Duck Global tekort is geschoten in de nakoming met betrekking tot de merkinschrijvingen.

Beschrijvende termen
4.11. De rechtbank is van oordeel dat de door Bolton gebruikte tekens beschrijvend zijn voor de hier aan de orde zijnde producten en daarom niet zijn te beschouwen als een “Fabrikmarke” of “eigener Marken” als bedoeld in de overeenkomsten. De omstandigheid dat deze tekens door Bolton in het buitenland in combinatie met haar eigen merk WC NET worden gebruikt en de omstandigheid dat Bolton woordcombinaties van deze tekens met WC NET als merk heeft gedeponeerd, maakt dit niet anders. Op de WC EEND-producten in Nederland staat immers niet het WC NET-merk. Dat Bolton op haar WC EEND-verpakkingen achter de tekens soms tevens het TM-teken heeft geplaatst, kan hieraan niet afdoen, omdat deze aanduiding niet maakt dat de betreffende tekens daarmee een merk worden. Gesteld noch gebleken is dat de overeenkomst zo moet worden uitgelegd dat onder het begrip “Fabriksmarke” of eigener “Marken” ook het gebruik van een teken is te verstaan dat door het publiek als merk zou kunnen worden opgevat. Bolton handelt dan ook niet in strijd met de overeenkomsten door de bedoelde tekens op haar WC EEND-verpakkingen te gebruiken. Nu geen sprake is van gebruik van een “Fabrikmarke” of “eigener Marken” als bedoeld in de overeenkomsten, levert de omstandigheid dat de tekens in voorkomende gevallen groter zijn afgebeeld dan het WC EEND-merk, evenmin een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomsten op. Overigens heeft Bolton de tekens inmiddels, na de ingebrekestelling van 13 oktober 2011, kleiner weergegeven dan het WC EEND-merk.

Domeinnaam en inschrijving merken
4.20. Ten aanzien van de registratie van de domeinnaam oordeelt de rechtbank dat dit past binnen een normale exploitatie van de WC EEND-producten door Bolton in Nederland. De domeinnaam is ook alleen op Nederland gericht. Niet valt in te zien dat deze registratie schade toebrengt aan het WC EEND-merk. Van een tekortkoming in de nakoming is dan ook geen sprake.

4.21. Het voorgaande is anders ten aanzien van de inschrijving van de merken door Bolton. Hoewel de overeenkomsten zelf niet voorzien in een verbod op het inschrijven van merken, geldt dat goed licentienemerschap meebrengt dat de licentienemer zich onthoudt van het inschrijven van een merk waarin het merk is opgenomen van zijn licentiegever. Als licentiegever hoeft Duck Global deze inschrijvingen niet te dulden. Door deze inschrijvingen is dan ook sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomsten. Anders dan Duck Global meent, is deze tekortkoming in de nakoming onvoldoende ernstig om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. Daarbij betrekt de rechtbank dat deze tekortkoming eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden door onvoorwaardelijke overdracht door Bolton van de merken aan Duck Global. De gevorderde verklaring voor recht is op dit punt wel toewijsbaar.

Implementeren BES
4.34. De rechtbank stelt vast dat de door Duck Global geschetste redenen, waarom samenwerking niet langer mogelijk zou zijn, voornamelijk hun grondslag vinden in de tussen partijen gevoerde discussie over het al dan niet tekortkomen in de nakoming van de overeenkomsten, in het bijzonder ten aanzien van de implementatie van de BES. Dit laatste hangt sterk samen met de moeite die Duck Global heeft met het feit dat haar merk WC EEND in Nederland er hetzelfde uitziet als het WC NET-merk van Bolton in het buitenland. Aangezien in dit vonnis is geoordeeld, dat Duck Global de eis mag stellen dat Bolton de BES implementeert en de verhoudingen tussen Duck Global en Bolton in zoverre duidelijk zijn geworden, moet het naar het oordeel van de rechtbank mogelijk zijn dat partijen op een constructieve wijze verder met elkaar samenwerken. De rechtbank is dan ook niet gebleken van een situatie, waarin in redelijkheid van Duck Global niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten, dan wel van een situatie op grond waarvan de overeenkomst met toepassing van de artikelen 6:248 BW of 6:258 BW kan worden beëindigd.

Op andere blogs:
DomJur 2012-883 (Bolton Nederland – Duck Global Licensing)

Rechtbank Arnhem 4 juli 2012, gecorrigeerde versie d.d. 3 augustus 2012, LJN BX4370,  zaaknr. 219249/HA ZA 11-1195 (Ebo van den Bor Nijkerk B.V. tegen Asiatico B.V.)

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam, Van Kaam advocaten.

In navolging van IEF 9374. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Familienamen. Auteursrechtelijk bescherming van beeldmerken. Een eenmanszaak opgericht voor de tweede wereldoorlog is overgedragen aan drie zonen en wordt in 1989 gewijzigd in een Horecagroothandel Ebo van den Bor en Zonen B.V.. In 2007 is er een aanvullende overeenkomst zijnde een non-concurrentiebeding overeengekomen tussen een zoon en drie kleinzonen. In 2010 zijn de woordmerken vastgelegd. In 2010 heeft Asiatico B.V., tot voor kort Horecagroothandel Van den Bor B.V., een groothandel in horecaproducten, algemene voorwaarden gedeponeerd. Gevorderd wordt het staken van de inbreuk op de handelsnaam van Ebo van den Bor BV.

Op basis van artikel 5 Hnw, artikel 13 Aw en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt Van den Bor BV verboden een handelsnaam te voeren waarin de naam Van den Bor voorkomt. Ook moet zij zich onthouden van het gebruik van het Van den Bor- en Asiatico-logo.

Voor zover verwarring al niet direct is of wordt veroorzaakt, is er wel sprake van indirect verwarringsgevaar omdat de normaal oplettende en onderscheidende (potentiële) afnemers van de oriëntaalse horecaproducten en de leveranciers de indruk zouden kunnen hebben dat er sprake is van gelieerde ondernemingen.

Ondanks artikel 2.23 lid 1 BVIE kan Ebo van den Bor, zich als merkhouder wel degelijk verzetten tegen gebruik van een familienaam indien deze met zijn merkovereenkomt en door een derde wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten. Daar van is hier sprake.

Tot slot wordt ook inbreuk op auteursrecht aangenomen. Gelet op de kleurstelling, het lettertype, de naam van de onderneming, de afgemeting en onderlinge verhoudingen van de diverse onderdelen, die nagenoeg identiek zijn, is er sprake van overeenstemmende totaalindrukken van beide logo's.

De proceskosten zijn (in deze gecorrigeerde versie) handmatig bijgeschreven en geparagrafeerd.

Zie hier de grosse, zaaknr. 219249/HA ZA 11-1195.

Rechtbank 's-Gravenhage 8 augustus 2012, zaaknr. 399511/HA ZA 11-2154 (It's not the same (INTS) tegen Sun Lover's Casual v.o.f.)

Uitspraak ingezonden door Elin Perridon, Baker McKenzie.

Auteursrecht op kleding. Bescherming beperkt tot gemaakte specifieke keuzes en combinaties. Stijl of trend. Bescherming van essentiële losse vormgevingsonderdelen wordt afgewezen. Merkenrecht.

Onder de merknaam DESIGUAL wordt kleding ontworpen en door INTS in Nederland gedistribueerd. Sun Lover's verkoopt kleding die (vermoedelijk) exacte kopieën zijn en auteursrechtelijk inbreuk maken omdat de jurken zijn bedruk met de in Spanje ingeschreven auteursrechtelijk beschermde dessins.

De stoffendessins in patchworkpatronen, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering dragen het persoonlijk stempel van de maker. Het auteursrecht is beperkt tot de gemaakte specifieke keuzes en combinaties hiervan. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende beschermde trekken van de Jas en Jurken van Desigual terugkomen in de Jas en Jurken van Sun Lover´s, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en daarmee inbreuk op de auteursrechten INTS c.s..

De bescherming voor, zoals INTS c.s. het noemen, essentiële losse vormgevingsonderdelen wordt afgewezen omdat de vordering onvoldoende is gemotiveerd of gepreciseerd om welke losse vormgevingsonderdelen het haar precies te doen is.

INTS stelt dat de jurk is verkocht onder vermelding van "regards, Feven Mekonen Desigual Amsterdam", maar het overleggen van een kassabon kan slechts een begin van een bewijs vormen, INTS wordt toegestaan bewijs te leveren.

Het teken "Design all together" dat in de voering van de jas van Sun Lover's is aangebracht stemt verwarringwekkend overeen met het woord/beeldmerk DESIGUAL ALL TOGETHER.

4.6. Indien en voor zover bij de Desigual-Jas en -Jurken slechts sprake zou zijn van een bekende combinatie van gangbare (vormgevings)elementen of het enkele toepassen van een reeds bestaande stijl of trend, komt aan de ontwerpen geen auteursrechtelijke bescherming toe. Het gaat bij de Desigual-Jas en -Jurken echter om een specifieke combinatie van vormgevingselementen als patronen, dessins, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering. Hoewel het enkele combineren van die elementen als zodanig niet oorspronkelijk kan worden genoemd, kan het resultaat van het combineren dat wel zijn indien daarbij sprake is geweest van scheppende activiteit, derhalve van het maken van creatieve keuzes door de maker. Voor zowel de Desigual-Jas als voor de -Jurken geldt dat de ontwerpen door creatieve keuzes ten aanzien van het gebruik van de stoffendessins in patchworkpatronen, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het gaat daarbij om de specifieke combinatie zoals die in de ontwerpen zijn gemaakt en niet om het combineren als zodanig. In die zin is het auteursrecht ten aanzien van de ontwerpen beperkt tot de in die ontwerpen gemaakte specifieke keuzes en combinaties.

4.8. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende beschermde trekken van de Jas en Jurken van Desigual terugkomen in de Jas en Jurken van Sun Lover´s, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en daarmee inbreuk op de auteursrechten INTS c.s.

Losse onderdelen beschermd?
4.11. Voor zover INTS c.s. naast bescherming van de Desigual-Jas en -Jurken ook auteursrechtelijke bescherming vraag voor, zoals zij noemt, essentiële losse vormgevingsonderdelen van de Desigual-Jas en -Jurken, ligt een dergelijke aanspraak wegens het onvoldoende onderbouwd zijn van de daarop gerichte stellingen, voor afwijzing gereed nu door INTS c.s. onvoldoende gemotiveerd is gesteld om te kunnen bepalen om welke losse vormgevingsonderdelen het haar precies te doen is, dat die auteursrechtelijk beschermd zijn, dat INTS c.s. rechthebbende is ten aanzien van die vormgevingsonderdelen en precies welke onderdelen van de Jas en -Jurken van Sun Lover's daarop inbreuk zouden maken.

4.12. (...) De desbtreffende kassabon kan een begin van bewijs vormen, het bewijs is daarmee echter (nog) niet geleverd. Nu het - op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv - aan INTS c.s. is bewijs bij te brengen waaruit kan volgen dat Sun Lover's Jurk 1 van Sun Lover's heeft verhandeld, zal zij - conform haar bewijsaanbod - zoals in het dictum verwoord, het bewijs hiervan opgedragen krijgen.

Merkenrecht: leestip 4.17.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Auteursrecht op kleding)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 augustus 2012, zaaknr. 424081/KG ZA 12-783 (Eiser tegen Kao Kabushiki Kaisha)

Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advertising + IP advocaten.

In navolging van IEF 11609. Opheffingskortgeding ex 611d Rv, vanwege niet kunnen voldoen aan dwangbevel. Merkenrecht.

Kao is producent op het gebied van persoonlijke verzorging, onder meer van het merk GUHL. Zij heeft geconstateerd dat er in Nederland Guhl-counterfeitproducten op de markt waren en heeft stappen ondernomen. Bij vonnis van de voorzieningenrechter op 23 juli 2012 is X bevolen opgave te doen van namen en adressen van de personen van wie zij de namaak Guhl-producten heeft betrokken.

X vordert in onderhavige zaak opheffing van het vonnis van 23 juli 2012. Er is volgens X sprake van een onmogelijkheid om te voldoen aan het hem opgelegde bevel. Hij maakt voldoende aannemelijk dat hij de namen en adressen van zijn leveranciers niet weet. Anders dan Kao suggereert, heeft de rechter in het bestreden vonnis niet vastgesteld dat X al meer weet over de identiteit van zijn leveranciers. De rechter heeft geoordeeld dat 'getwijfeld kan worden' aan de verklaring van X dat hij de gegevens niet kan verstrekken.

De voorzieningenrechter acht het echter onredelijk om meer inspanning van X te eisen dan hij heeft betracht bij zijn poging binnen de gestelde termijn te voldoen aan het rechterlijk bevel. Vaststaat dat vanaf het moment van de veroordeling tevergeefts alle relevante markten zijn afgelopen om bij marktverkopers na te vragen of zij bekend zijn met twee Irakezen of Iraniërs die Guhl-producten verkopen. Het feit dat X ook op andere manieren had kunnen proberen om de identiteit van de leveranciers te achterhalen, leidt niet tot een ander oordeel.

Volgens de voorzieningenrechter staat het naar voorlopig oordeel vast dat het voor X onmogelijk is om te voldoen aan het opgelegde bevel en heft de dwangsomveroordeling op. Kao wordt veroordeeld in de proceskosten.

4.5. Anders dan Kao heeft gesuggereerd, heeft de rechter in het vonnis van 23 juli 2012 niet al vastgesteld dat X meer weet over de identiteit van zijn leveranciers of dat X meer informatie kan achterhalen. De rechter heeft geoordeeld dat 'getwijfeld kan worden' aan de verklaring van X dat hij de gegevens niet kan verstrekken en dat 'voorshands niet is uit te sluiten dat X niet alle hem bekende informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten met Kao heeft gedeeld, bijvoorbeeld omdat hij vreest dat het delen van die informatie voor hem nadelige gevolgen zal kunnen hebben'. Onder die omstandigheid (dat niet kan worden uitgesloten dat X de informatie wel kan, maar niet wil verstrekken), heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Kao belang had bij een rechterlijk bevel aan X om op straffe van een dwangsom de informatie te verstrekken. Daarbij heeft de rechter er uitdrukkelijk op gewezen dat als X het standpunt zou blijven innemen dat hij onmogelijk aan het bevel kan voldoen, een beroep open staat op artikel 611d Rv en dat in een volgende procedure moet blijken van de gestelde onmogelijkheid. Het onderhavige kort geding is die volgende procedure waar de rechter op doelt. Het is dus in overeenstemming met het vonnis om in het onderhavige kort geding de gestelde onmogelijkheid te beoordelen.

4.6. Ervan uitgaande dat X niet meer van zijn leveranciers weet dan hij zegt te weten, is het naar voorlopig oordeel onredelijk om meer inspanning van X te eisen dan hij heeft betracht bij zijn poging om binnen de gestelde termijn te voldoen aan het rechterlijk bevel. Vast staat namelijk dat X vanaf het moment van de veroordeling tevergeefs alle relevante markten heeft afgelopen om bij marktverkopers na te vragen of zij bekend zijn met twee Irakezen of Iraniërs die Guhl-producten verkopen. Dat blijkt uit de getuigenverklaring van X en het door een studentstagiaire van de advocaat van X opgemaakt verslag van het onderzoek (productie7 van X) en is ook niet weersproken door Kao.

T. Geerlof, Uit de band gesprongen? Parallelimport en de Anti-Piraterij Verordening, IEF 11657.

Een bespreking met commentaar van Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen.

Commentaar bij IEF 11645 (D.I.F. Ltd. tegen Goodyear). (...) De voorzieningenrechter onderscheidt weliswaar twee twistpunten (namaakgoederen en parallelimport), maar verbindt aan dit onderscheid geen rechtsgevolg. Ten onrechte, naar mijn mening, vanwege het volgende.

Het oordeel van de voorzieningenrechter dat het er op dit moment voor moet worden gehouden dat alle banden in de zending origineel zijn, tast naar mijn idee de geldigheid van het douanebeslag aan. De APV is namelijk uitdrukkelijk niet van toepassing op parallel geïmporteerde originele waren, aldus artikel 3(1) APV. Een beroep op bescherming tegen parallelimport rechtvaardigt dus ook niet een verzoek van de merkhouder aan de douane om op te treden op grond van de APV. De douane kan dus slechts optreden op grond van de APV, indien Goodyear haar bericht dat de banden “namaakgoederen” zijn in de zin van 2(1)(a) APV. Want ook artikel 16 APV, waarin staat opgesomd wat er niet met inbreukmakende goederen mag gebeuren, lijkt een beroep op bescherming tegen parallelimport onmogelijk te maken. Immers, op grond van dat artikel kan de merkhouder feitelijk slechts vernietiging vorderen van de goederen die de douane heeft tegengehouden. Niet valt in te zien dat de merkhouder een rechtens te respecteren belang heeft bij vernietiging van originele goederen.

De omstandigheid dat de civielrechtelijke beslagen zijn gelegd na verkregen verlof van de rechtbank, laat onverlet dat de daaraan voorafgaande weigering tot vrijgave van de goederen door de douane dus ten onrechte was en mogelijk onrechtmatig. Het oordeel van de voorzieningenrechter dat alle banden origineel waren, noopt tot de conclusie dat het tegenhouden van de zending door de douane en de verstrekking van de gegevens in de zin van artikel 9 APV ongegrond was, omdat is gebleken dat de zending niet bestond uit namaakgoederen ex artikel 2 lid 1 sub a APV.

De gedachte dringt zich op dat Goodyear oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de APV. Het wringt dat het onrechtmatige verzoek tot optreden aan de douane door de merkhouder ongestraft blijft in een daaropvolgende civielrechtelijke procedure. De voorzieningenrechter (mogelijk met partijen) heeft ten onrechte aangenomen dat merkinbreuk wegens parallelimport een beroep op de APV rechtvaardigt.

Wat naar mijn idee had moeten gebeuren, is dat Goodyear de douane had moeten informeren dat geen sprake was van namaakgoederen en dat zij zich op grond van de APV niet kon verzetten. Nadat de goederen hun weg hadden vervolgd, had Goodyear natuurlijk alsnog rechtsmaatregelen kunnen treffen, waaronder het leggen van conservatoir beslag omdat mogelijk sprake is van ongeoorloofde parallelimport. Dat dit een lastige(re) route voor Goodyear was geweest, wettigt naar mijn mening niet een verruiming van het bereik van de APV, zoals in deze zaak is gebeurd.

Interessant is overigens dat de rechtsregels die het Europese Hof naar aanleiding van vragen van uitleg over uitputting van merkrechten in Class International heeft gegeven, op de casus niet zonder meer van toepassing zijn. De vraag die de voorzieningenrechter centraal stelt en beantwoordt (“is sprake van namaakgoederen?”) kan niet worden beantwoord door toepassing van de rechtsregel uit Class International, inhoudende dat niet-communautaire originele merkartikelen onder een douanerechtelijke schorsingsregeling niet reeds om die reden zijn “ingevoerd” of “in de handel gebracht” in merkenrechtelijke zin. De APV vormde in die zaak (terecht, zie artikel 3 lid 1 APV) geen onderdeel van het juridische toetsingskader.

Ook is Nokia/Philips op deze casus ogenschijnlijk niet direct van toepassing, hoewel met name de Engelse Nokia-zaak wel enige gelijkenissen vertoont met deze casus. In die zaak besloot de Engelse douane om de aanvankelijk tegengehouden telefoons vrij te geven, omdat merkhouder Nokia niet had kunnen bewijzen dat de namaakgoederen in de zin van artikel 2 lid 1 (a) APV frauduleus naar de Unie zouden worden omgeleid. Wat deze zaken wezenlijk anders maken is dat in de ene (Nokia) de verwijzende rechter had vastgesteld dat de lading telefoons bestond uit namaakgoederen, terwijl de Amsterdamse voorzieningenrechter nu juist tot het oordeel kwam dat de gehele zending bestond uit originele waar.

Hoe dit ook zij, dit vonnis zal door merkhouders en hun raadslieden waarschijnlijk met meer blijdschap zijn ontvangen dan de genoemde Europese rechtspraak. Of die vreugde van lange duur is, zal moeten blijken.

Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen.

Vzr. Rechtbank ´s-Gravenhage 8 augustus 2012, zaaknr. 419214/ KG ZA 12-495 (Converse Inc. tegen Techno Age S.R.O.)

Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal, Maarten Schut en Tessel Peijnenburg, Kennedy Van der Laan.

Merkenrecht. Converse-zaak. De douane heeft een uit Hongkong afkomstige zending van 13.700 paar schoenen voorzien van Converse merken aangetroffen. De douane heeft foto's en informatie over de partijen die bij de zending betrokken waren verstrekt (art. 9 Verordening 1383/2003 Anti-Piraterijverordening) en twee (en later nog eens 26) samples aan Converse ter beschikking gesteld.

Techno Age heeft ter zitting een 'transito-achtig verweer' gevoerd.  Dat verweer is ongegrond omdat uit de e-mail van de douane blijkt dat de zending voor invoer in de EER is aangegeven. Minst genomen levert dit, nu overigens niet in geschil is dat de op waren aangebrachte tekens gelijk zijn aan de Conversemerken en gebruikt worden voor dezelfde waren als waarvoor die merken zijn ingeschreven, een dreiging op.

Het argument van Techno Age dat Converse op oneigenlijke wijze aan de voor het beslag benodigde informatie en de onderzochte samples is gekomen, omdat de aanhouding door de douane en de daarop volgende verstrekking van bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn verricht op grond van de verordening, wordt niet gevolgd.

Dat de douane buiten de hem toekomende bevoegdheden is getreden is niet aannemelijk. Het beslag is op juiste wijze gelegd en het gevorderde verbod wordt toegewezen.

5.5. Techno Age heeft zich niet beroepen op uitputting zodat als onweersproken vaststaat dat er voor invoer van de aangehouden zending in de EER geen toestemming van Converse is verkregen. Reeds hierom is de (dreiging van) inbreuk gegeven.

5.6. Techno Age heeft ten slotte nog aangevoerd dat Converse op oneigenlijke wijze aan de voor het beslag benodigde informatie en de onderzochte samples is gekomen, omdat de aanhouding door de douane en de daarop volgende verstrekking van bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn verricht op grond van de verordening, die niet van toepassing is op ongeoorloofde parallelimport. Omdat Converse haar vordering (deels) op die grond baseert, maakt zij door het doen leggen van beslag misbruik van recht en dient het beslag te worden opgeheven en de verbodsvordering van Converse te worden afgewezen, zo betoogt Techno Age.

5.7. De voorzieningenrechter volgt Techno Age hierin niet.