Merkenrecht  

Rechtbank 's-Gravenhage 10 oktober 2012, zaaknr. 399650 / HA ZA 11-2160 (Pioneer Hi-Bred International inc. tegen Agrifirm Group B.V c.s.)

Uitspraak ingezonden door Laurens Kamp, Simmons & Simmons.

Merkenrecht Landbouwzaden. Woordmerk en beeldmerk PIONEER. Geen inbreuk, omdat de zak met het PIONEER-merk wordt vervangen door een andere zak. Verwijzing naar Boehringer II-arrest leidt niet tot een andere beslissing, die gaat echter over co-branding. Pioneer stelt dat het gebruik van de rasbenamingen ook als merkgebruik kwalificeert, daar geen merkinschrijvingen voor die tekens bestaan, is er geen sprake van een merkinbreuk.

In citaten:

4.5. Naar oordeel van de rechtbank is inderdaad geen sprake van merkgebruik m de zin van beide genoemde bepalingen. Vast staat immers dat van Pioneer afkomstige maïs wordt aangeleverd in zakken met Pioneer merken. Van een binnenverpakking met merkopdruk is geen sprake, evenmin zijn de maïskorrels zelf van een merk voorzien. Doordat de zak wordt vervangen door een andere zak zonder Pioneer merken is dan ook sprake van algehele verwijdering van het merk.

4.10. Pioneer heeft echter geen merkinschrijvingen voor tekens bestaande uit het voorvoegsel "PR" of "P" afzonderlijk of deze voorvoegsels gevolgd door een nummer. Het gebruik van het teken PR39F58 zoals op het onder 2.8 afgebeelde NAK certificaat, of van een vergelijkbaar teken is dan ook niet aan te merken als gebruik van een merk van Pioneer. De betekenis van deze tekens is geen ander dan dat daarmee wordt aangegeven dat de verpakking zaaigoed, waarvan Pioneer het kwekersrecht toekomt, tot inhoud heeft. Het gebruik van een rasbenaming zegt in beginsel niets over de herkomst van het zaaigoed omdat het materiaal evengoed vermeerderd kan zijn door een ander dan de houder van het kwekersrecht.

4.11. Van de door Pioneer gestelde aantasting van functies (herkomstfunctie, investe-riagsfunctie, reclamefimctie, communicatie- en publicatiefimctie) van haar merken is naar oordeel van de rechtbank evenmin sprake. Van bedoelde aantasting kan eerst sprake zijn indien Agrifirm de Pioneer merken zou gebruiken. Door de algehele debranding is dat niet het geval.

4.12. Dit wordt niet anders doordat Agrifinn aanmerkelijke wijziging aanbrengt aan de producten door dit te behandelen met Mesurol. Door de Pioneer merken volledig te verwijderen heeft Agrifirm al het mogelijke gedaan om duidelijk te maken dat het gaat om niet.

4.13. Voor zover Agrifirm ook behandeld mais heeft afgeleverd in blanco zakken, geldt dat ook in dat geval geen sprake is van merkgebruik.

4.14. Dit alles voert tot de conclusie dat er geen sprake is van merkmbreuk in de zin van art. 2.23 lid 3 BVIE of art. 13 lid 2 GMVo. De vorderingen van Pioneer zullen worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal Pioneer in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

Lees de ingezonden fax-editie HA ZA 11-2160, schone pdf HA ZA 11-2160.

Op andere blogs:
De Gier Stam advocaten (De maiskorrels bleken niet voorzien te zijn van een merkteken!?)

Vzr. Rechtbank Breda 9 oktober 2012, zaaknr. 253121 / KG ZA 12-446 (TKS S.A. tegen Aydar)

Uitspraak ingezonden door Thomas Conijn en Samantha Brinkhuis, De Brauw Blackstone Westbroek.

Auteursrecht. Merkenrecht. Inbreuk door middel van verpakkingen, tasjes en garantiebewijzen. In- en uitvoer ongeoorloofd gebruik 2.20 lid 2 BVIE. Ook 26d Auteurswet en 2.21 lid 3 BVIE: als tussenpersoon meegewerkt aan inbreuk. De voorzieningenrechter verbiedt inbreuk op merkenrecht, auteursrecht en gebiedt een volledige opgave te doen, de voorraad te vernietigen onder last van een dwangsom.

In citaten:

4.3. (...) De door de douane aangetroffen horloges vertonen een sterke gelijkenis met de horlogemodellen in de voornoemde serie van TKS en ze zijn voorzien van een teken dat overeenstemt met het beeldmerk van TKS. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat deze horloges inbreuk maken op het auteursrecht en merkrecht van TKS. De meegezonden verpakkingen, tasjes en garantiebewijzen met daarop het teken van ICE-WATCH dat overeenstemt met het beeldmerk ICE-WATCH, maken inbreuk op het merkrecht van TKS.

4.4. Aydar betwist dat zij degene is die de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van TKS maakt. (...) In dat verband stelt de voorzieningenrechter vast dat de zending met inbreukmakende waren aan Aydar is geadresseerd, zodat zij betrokken is bij de invoer van de namaakproducten. Zij stelt dat zij de inbreukmakende waren niet heeft besteld en ook niet heeft betaald. Daaruit vloeit echter nog niet voort dat Aydar niet betrokken kan zijn bij de merkinbreuk. Dat Aydar belangeloos aan een onbekende persoon toestemming geeft om een zending met onbekende inhoud naar haar huisadres te  sturen, acht de voorzieningenrechter niet geloofwaardig. Daar komt bij dat een dergelijke handelwijze niet voor risico van TKS maar van Aydar dient te komen. Overigens kan, indien de stelling van Aydar juist zou zijn, de vordering onder I ook op grond van artikel 26d van de Auteurswet en artikel 2.21 lid 3 van het BVIE worden toegewezen tegen Aydar omdat zij als tussenpersoon voor een inbreukmakende partij heeft meegewerkt aan een auteursrechtinbreuk en merkrechtinbreuk.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) Visuele gelijkenis is van belang voor supermarkt producten
(B) woordelement 'Doughnuts' niet altijd beschrijvend bij relevant publiek
(C) verwarringsgevaar ten onrechte ontkend (STAR SNACKS vs star foods)

Gerecht EU 9 oktober 2012, zaak T-366/11 (Bial-Portela / OHMI - Isdin (ZEBEXIR))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ZEBINIX”, voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1212/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 april 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van verzoekster tegen de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „ZEBEXIR”, voor waren van de klassen 3 en 5. De voorziening wordt toegewezen, de beslissing wordt vernietigd. In tegenstelling tot wat de Board of appeal meent, is de visuele gelijkenis van de tekens gemiddeld overeenstemmend. Aangezien de producten in supermarkten staan en door consumenten worden gekozen op basis van visueel onderzoek van de verpakking. Dat betekent dat de visuele gelijkenis van de tekens van bijzonder belang is. Er is verwarringsgevaar. Ook op IPKat.

39 In the present case, the Board of Appeal found that, despite the common elements of the marks, their phonetic and visual differences were sufficiently relevant to exclude any likelihood of confusion, even for identical goods.

40 However, contrary to what the Board of Appeal found, the signs at issue have an average degree of similarity, particularly visually. In that respect, account must also be taken of the fact that the goods in Class 3 and a large proportion of the goods in Class 5 (namely food for babies, materials for dressings, disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides), designated by the marks at issue, are normally marketed on display in supermarkets and therefore chosen by the consumers after a visual examination of their packaging, which means that the visual similarity of the signs is especially important. It must therefore be found that there is a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier mark.

Gerecht EU 10 oktober 2012, zaak T-569/10 (Bimbo / OHMI - Panrico (BIMBO DOUGHNUTS))

 (B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „BIMBO DOUGHNUTS” voor waren van klasse 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 838/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 oktober 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die is ingesteld door de houder van de internationale en nationale woordmerken „DONUT”, „DOGHNUTS” en „DONUTS” en van de internationale en nationale beeldmerken bevattende het woordbestanddeel „donuts”, voor waren van klasse 30. Afgewezen, doughnuts is niet beschrijvend voor het publiek dat de Engelse taal niet beheerst. Ook op IPKat.

97 In this case, the’doughnuts’ element, which is almost identical to the earlier trade mark, has an independent distinctive role in the mark applied for. Indeed, contrary to what is claimed by the applicant, that element is not devoid of distinctive character but on the contrary has average distinctive character for the part of the relevant public which is not familiar with English. Furthermore, since the’doughnuts’ element is wholly meaningless for that consumer, the mark applied for, BIMBO DOUGHNUTS, does not form a unitary whole or a logical unit on its own in which the ‘doughnuts’ element would be merged. The part of the relevant public which is not familiar with English will not be able to understand the sign at issue as meaning that the goods concerned are doughnuts produced by the undertaking Bimbo or by the proprietor of the trade mark BIMBO.

98 There is no relevance in this case in the applicant’s argument that, when the mark whose registration is sought is formed of several elements, one of which is descriptive and identical or similar to an earlier mark, the Court has always decided that registration should be granted. In fact, the ‘doughnuts’ element is not considered descriptive by the part of the relevant public which is not familiar with English.

Gerecht EU 10 oktober 2012, zaak T-333-11 (Wessang / OHMI - Greinwald (star foods))

(C) Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging, ingesteld door de houder van de communautaire beeld- en woordmerken „STAR SNACKS” voor waren van de klassen 29, 30 en 31, tegen beslissing R 1837/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 april 2011, houdende afwijzing voor de tweede keer van verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „star foods” voor waren van de klassen 29, 30 en 32, na de vernietiging van de oorspronkelijke beslissing tot afwijzing van de oppositie door de vierde kamer van beroep bij het arrest van het Gerecht van 11 mei 2010 in zaak T492/08, Wessang/BHIM - Greinwald (star foods). De beslissing van het OHIM wordt vernietigd, omdat het verwarringsgevaar met betrekking tot de waren en diensten (met uitzondering van Bier) ten onrechte ontkend werd (art. 8 lid 1 onder b Vo. 207/2009). Ook op Marques.

35 Hinsichtlich der in der Anmeldung beanspruchten „Biere“ der Klasse 32 ergibt sich vorstehend aus Randnr. 25, dass das Gericht bereits entschieden hat, dass sie mit den von der älteren Marke erfassten Waren der Klassen 29 und 30 keine Ähnlichkeit aufweisen. Somit ist die Beschwerdekammer zutreffend zu dem Schluss gekommen, dass der Widerspruch zurückzuweisen sei, soweit er die „Biere“ betreffe.

36 Da die übrigen angemeldeten Waren und die von der älteren Marke erfassten Waren identisch oder ähnlich und die beiden Marken einander insgesamt ähnlich sind, ist nicht auszuschließen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise trotz der nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke glauben könnten, dass die betreffenden Waren aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

37 Nach alledem hat die Beschwerdekammer die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 für die betreffenden Waren – mit Ausnahme von „Bieren“ der Klasse 32 – zu Unrecht verneint.

Kamerbrief over Evaluatie van het Intellectuele Eigendomsbeleid, DGBI / 12322919, 8 oktober 2012.

Octrooirecht. Merkenrecht. Modellenrecht. Handhaving. Om door te lezen: zie ook: Vragenlijst en uitkomsten enquête en het rapport van Ecorys over het uitgevoerde beleidsevaluatie van het intellectueel eigendomsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) over de periode 2006-2010.

In deze evaluatie stond de volgende vraagstelling centraal: In welke mate functioneert het integrale stelsel van intellectueel eigendom in Nederland, waarvoor EL&I primair verantwoordelijk is1, in lijn met de doelstelling – bijdragen aan de versterking van het innovatievermogen in het bedrijfsleven door een toegankelijk systeem van intellectueel eigendom, dat aansluit op internationale ontwikkelingen – en wat zijn de effecten van het beleid, respectievelijk de beleidswijzigingen, van de afgelopen jaren daarop geweest.

De conclusies op hoofdlijnen van Ecorys uit het eindrapport zijn:

a. De beleidswijzigingen die in de periode 2006-2010 zijn doorgevoerd hebben de werking van het Nederlandse octrooisysteem verbeterd. De onderzoekers beoordelen het gevoerde beleid als doeltreffend. De meeste beleidswijzigingen vloeien voort uit de Beleidsvisie Octrooibeleid en MKB (TK 2005-2006, 30 635, nr. 1.):
- Belangrijkste wijziging is het verhogen van de kwaliteit van octrooien. Ter uitvoering hiervan is het zogeheten zesjarige (ongetoetste) octrooi afgeschaft, wordt aan het onderzoek naar de stand der techniek een written opinion toegevoegd en is de adviseringsrol van NL Octrooicentrum in procedures voor de rechtbank versterkt.

- Daarnaast is de toegankelijkheid van het octrooisysteem verbeterd, voornamelijk door het aanpassen van de taksenstructuur, de invoering van de mogelijkheid tot indiening van de octrooiaanvraag in het Engels (waarmee ook vervolgaanvragen bij het Europees Octrooibureau of wereldwijd via het Patent Cooperation Treaty worden vergemakkelijkt) en de digitalisering van het octrooiregister. Ook is de mogelijkheid tot het online indienen van octrooiaanvragen vergroot.
- Bevordering van transparantie en marktwerking tussen octrooigemachtigden (afsluiten van een transparantieconvenant tussen het ministerie en de Orde van Octrooigemachtigden);
- Uitbreiden van de voorlichting gericht op het vergroten van het octrooibewustzijn bij met name het MKB en de voorlichting over waarde van octrooien bij innovatieprocessen.
b. Nederland levert een effectieve bijdrage aan de internationale fora en op verschillende dossiers is concreet resultaat geboekt (unitair octrooi, unitaire octrooirechtspraak en kwaliteitsverbetering binnen het Europees Octrooibureau).
c. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft in de evaluatieperiode zijn voorlichtingsactiviteiten uitgebreid. Het is aannemelijk dat de bekendheid bij de doelgroep met merken- en modellenrecht hierdoor is toegenomen. De inbreng in de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE) vanuit Nederland op bestuurlijk niveau functioneert doeltreffend en doelmatig.
d. Het beeld over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van de wettelijke en niet-wettelijke taken door NL Octrooicentrum is over het algemeen positief. Ook concluderen de onderzoekers dat de sturingsrelatie tussen NL Octrooicentrum en het kerndepartement adequaat functioneert.
e. Over het nut en de noodzaak van het in Nederland vigerende registratieoctrooi wordt verschillend gedacht. Het huidige systeem heeft een aantal praktische voordelen ten opzichte van een getoetst octrooi (lagere kosten van octrooiverlening en in mindere mate de snelheid van octrooiverlening). De belangrijkste nadelen zijn de beperktere rechtszekerheid en hieraan gekoppeld het gevaar van extra juridisering en de hierdoor hogere kosten voor derden. De voor- en nadelen wegende is voor de onderzoekers niet duidelijk of het effect op innovatie van het huidige systeem groter of kleiner is dan bij een getoetst octrooi, vooral ook omdat er geen empirische gegevens beschikbaar zijn over de (intermediaire) effecten van het huidige beleid.

De aanbevelingen, die grotendeels worden overgenomen (zie kamerbrief) zijn verder opgedeeld als volgt:
1. Effectmonitoring
2. Meer integraal benaderen van voorlichting over intellectuele eigendomsrechten
3. Sterkere beleidscoördinatie rondom de diverse IE-rechten
4. Verbeteren effectiviteit van de interactie met stakeholders
5. Versterken van de vraagzijde (bij advisering)
6. Concentratie van rechtszaken bij een gespecialiseerde rechtbank
7. Blijven streven naar totstandkoming unitair octrooi en gemeenschappelijke
rechtspraak
8. IE prominenter in de curricula van universiteiten en hogescholen
9. Verminderen knelpunten bescherming bedrijfsgeheimen
10. Aanbevelingen ten behoeve van NL Octrooicentrum (in aanvulling op
bovenstaande)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A. Een merkaanvraag waarbij een klasse (inmiddels) is aanvaard (Tequila matador)
B. Een co-existentie die een merk niet afzwakt (CLEAR FOCUS vs FOCUS)

Gerecht EU 3 oktober 2012, zaak T-584/10 (Yilmaz tegen OHMI - Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk „MATADOR” voor waren van klasse 32 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1162/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 oktober 2010 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk met het woordelement „TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO” in te schrijven voor waren van de klassen 32 en 33 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie.

Op het beroep behoeft niet te worden beslist voor zover het strekt tot nietigverklaring van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 13 oktober 2010 (zaak R 1162/2009‑2), aangezien daarbij inschrijving van het aangevraagde merk voor „alcoholhoudende dranken” is aanvaard. Het beroep wordt aldus verworpen. Ook op IPKat.

Gerecht EU 3 oktober 2012, zaak T-204/10 (Lancôme / OHMI - Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk „COLOR FOCUS” voor waren van klasse 3 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 238/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 11 februari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring van dit merk, ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „FOCUS” voor waren van klasse 3. Het beroep wordt afgewezen, niet is bewezen dat de co-existentie van de merken het onderscheidend vermogen van FOCUS heeft afgezwakt.

50      However, since it shows only that those marks are registered, that table, the only evidence in support of the applicant’s claim, does not constitute evidence of the use of those marks, as the applicant admitted before the Board of Appeal and in the present action, at paragraph 24 of the application, and as the Board of Appeal rightly found at paragraph 20 of the contested decision. Furthermore, that table does not show their coexistence on the market or that there is no likelihood of confusion between those marks.

51      In those circumstances, the view must be taken that the applicant did not show that, in accordance with the case-law cited at paragraph 46 above, the marks at issue coexisted on the market without a likelihood of confusion between them or, furthermore, that such a coexistence weakened the distinctive character of the mark FOCUS.

52      Therefore, the Board of Appeal’s assessment relating to the distinctive character of the earlier mark FOCUS must be upheld.

HR 5 oktober 2012, LJN BW8296 (Kwik Lok Corporation tegen verweerster)

In navolging van IEF 9361 [Hof Den Haag], IEF 8728 [tussenarrest] en IEF 5066.

In't kort: Merkenrecht. Woordmerk. Inbreukactie. Onderscheidend vermogen; inburgering. Art. 81 lid 1 RO De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv.

Conclusie A-G Huydecoper:

29. Inburgering van een merk veronderstelt een proces waarbij het merk met een aanzienlijke nadruk en frequentie als zodanig - dus als onderscheidingsteken - aan het relevante publiek wordt voorgehouden. Het gegeven "dit is een/ons merk" moet, huiselijk gezegd, "er in worden gehamerd"(12).
Dat zo zijnde, levert het gegeven dat de betrokken merkhouder het merk niet aanbrengt op de relevante producten zelf, allicht een "achterstandsituatie" op. Wil men het relevante publiek ervan doordringen dat men een teken als merk gebruikt, ook als men dat niet op zijn producten aanbrengt, dan moet het "hameren" met eens te meer nadruk en frequentie gebeuren, wil het ook het inburgerings-effect hebben.

30. Met die gegevens voor ogen is goed te begrijpen dat het hof verzucht dat het nadere producties van deze strekking van de kant van Kwik Lok aangewezen achtte. De stellingen en producties die Kwik Lok in verband met de onderhavige klacht aanwijst(13), en die ertoe strekken dat het merk wél placht te worden aangebracht op de verpakkingen waarin Kwik Lok de relevante producten ("en gros") aan Europese afnemers leverde, kon het hof zeer wel appreciëren als niet hierop gericht, of minstens: als hiervoor volstrekt ontoereikend.
De stelling dat men zijn merk placht te vermelden op de verpakkingen waarin - merkloze - producten aan Europese afnemers werden geleverd, behoeft immers bepaald niet te worden aanvaard als onderbouwing voor het betoog dat men zijn niet-onderscheidende teken er bij het relevante (Nederlandse) publiek als merk heeft "ingehamerd".

32. Ik wijs er nog op dat het onderhavige oordeel van het hof ook wordt ondersteund met de (in cassatie niet bestreden) vaststelling - weer: in rov. 6 van het eindarrest - dat geen inzicht is gegeven in het totale aanbod op de Nederlandse en Belgische markt van de onderhavige producten. Daarmee accentueert het hof, waar het met dit oordeel op doelt: er is onvoldoende aangevoerd om te laten zien dat Kwik Lok het in geding zijnde teken zo heeft gevoerd dat dat zich aan het relevante publiek als haar merk heeft opgedrongen, en dat het daarom een aanmerkelijk deel van dat publiek als onderscheidingsteken "eigen is gemaakt". Voor een teken dat men af en toe op een doos temidden van vele verpakkingen kan opmerken, is immers niet snel aannemelijk, dat dat effect wordt bereikt.

33. Zoals ik hiervóór heb laten blijken, meen ik dat de rechtspraak van het HvJ die voor de hier door de Hoge Raad te beoordelen vragen leiding geeft, aan duidelijkheid niet te wensen overlaat. Ik denk daarom dat het hier van belang zijnde Europese recht als "acte clair" mag worden aangemerkt. Het voorleggen van prejudiciële vragen lijkt mij daarom in deze zaak niet aangewezen.

Rechtbank Arnhem 19 september 2012, LJN BX9289 (MXI Corp., tegen gedaagde)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Portretrecht. Voormalig distributeur.

MXI verkoopt gezonde chocolade producten en is houdster van een aantal Benelux en Europese merkregistraties XOCAI en XOVITA. Gedaagde is distributeur van de Choconat-producten (gezonde chocolade), derhalve zijn producten van Choconat concurrerend met die van MXI. De gedaagde heeft een verzameling domeinnamen laten registeren waarbij vermelde merken van MXI zijn opgenomen. MXI vordert dat gedaagde inbreuk op de merken staakt en gestaakt houdt en te staken de onrechtmatige handelingen, welke bestaan uit het creëren van verwarring tussen de producten van MXI en Choconat door middel van het gebruik van het portret van de exclusief aan Choconat verbonden Dr. X in combinatie met de producten van Choconat.

In't kort: De slotsom is dat gedaagde met de vermelde domeinnaamregistraties inbreuk maakt op de merkrechten van MXI en daarmee onrechtmatig handelt. Voor enige vergoeding aan gedaagde voor de overhandigen van enkele domeinnamen aan MXI is daarom geen sprake.

2.4.  Onder de hiervoor vermelde domeinnamen zijn, met uitzondering van www.xovita.nl websites te bereiken met daarin informatie over c.q. reclame voor de producten van Choconat. Via de domeinnaam www.xovita.nl is een website te bereiken met daarin informatie c.q. reclame voor de producten van MXI. 

2.5.  Naast de vermelde websites, heeft [gedaagde] een website onder de naam www.acaichoco.blogspot.com. Tot voor kort was daarop een portret van Dr. [X] te zien in combinatie met de producten van Choconat. Dr. [X] is een arts die zich exclusief aan MXI heeft verbonden. Na eerste aanschrijving door MXI, heeft [gedaagde] het portret van Dr. [X] verwijderd. 

4.6.  De slotsom van het voorgaande is dat gedaagde met de onder 2.3. vermelde registraties inbreuk maakt op de merkrechten van MXI en daarmee onrechtmatig handelt. Hij zal daarom de registraties aan MXI moeten overdragen. Wat betreft de registraties van www.xovita.eu en www.xovita.nl was [gedaagde] daartoe al bereid, echter alleen tegen een vergoeding. Gelet op de onrechtmatigheid van de registraties is er geen aanleiding voor een vergoeding. [gedaagde] zal daarom tot de overdracht van de registraties worden veroordeeld, zoals gevorderd binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis

Rechtbank:
5.1.  beveelt [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de onder 2.3. vermelde domeinnamen aan MXI over te dragen en al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de vermelde domeinnamen om niet en zonder restricties op naam van MXI worden gezet. Dit met gebruikmaking van de adresgegevens.

Op andere blogs:
DomJur (MXI CORP)

Conclusie A-G Verkade HR 5 oktober 2012, nr. 11/00447 (Stokke c.s. tegen Fikszo BV en H3)

Conclusie (van 69 pagina's) ingezonden door Olaf van Haperen, Kneppelhout & Korthals N.V. én Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek.

In navolging van IEF 9132. Auteursrecht. Merkenrecht. Met de volgende leeswijzer: Conclusies in de zaken rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en 4.1.3 alléén in 11/04114). "Mijn conclusie strekt tot verwerping van zowel het principale als het incidentele beroep".

Inhoudsopgave:
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6)
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.11)
3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1. - 3.10)
4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader
4.A. nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 - 4.24)
4.A.a. De 'werktoets': algemeen
4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen
4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.e. Wissenwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium
4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrecht
4.A.g. Synthese van het voorafgaande

4.B. Unierecht (nrs. 4.25 - 4.40)
4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving
4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU
4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55)
5. Bespreking van de cassatiemiddelen
5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.2.1 - 5.17)
5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s. (nrs. 5.18 - 5.35.7)
6. Conclusie

Conclusie A-G Verkade HR 5 oktober 2012, nr. 11/04114 (Hauck GmbH & Co. KG tegen Stokke c.s.)

Hauck Alpha

Stokke

Conclusie (van 96 pagina's) ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek.

Auteursrecht. Merkenrecht. Met de volgende leeswijzer: De conclusies in de zaken rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en 4.1.3 alléén in 11/04114). Aan het Hof van Justitie van de EU zouden een zevental vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd.

Inhoudsopgave:
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6)
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8)
3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1. - 3.10)
4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader
4.A. nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 - 4.40)
4.A.a. De 'werktoets': algemeen
4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen
4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.e. Wissenwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium
4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrecht
4.A.g. Synthese van het voorafgaande
4.B. Unierecht
4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving
4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU
4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55)
5. Bespreking van de cassatiemiddelen
5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.1.1 - 5.25.2)
5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s. (nrs. 5.26 - 5. 67)
6. Vragen van uitleg
7. Conclusie

Aan het Hof van Justitie van de EU zouden de volgende vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd:

1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1 aanheft en onder e (i) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, om:
(a) een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, waarbij onontbeerlijk verstaan moet worden als: afwezigheid van een (realistisch) alternatief?; of is daarvan reeds sprake
(b) in geval van een of meer (wezenlijke) gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt;
of
(c) geldt een nog andere uitleg?

2.Voor zover het antwoord op vraag 1 geheel of gedeeltelijk zou blijken samen te vallen met het antwoord op vraag 3, in hoeverre zijn de antwoorden op de vragen 4 t/m 6 van belang voor de (nadere) uitleg van de in vraag 1 bedoelde uitsluitingsgrond?

3. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek.

4. Is van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van even bedoeld voorschrift:
(a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met eigenschappen als: veilig, degelijk, duurzaam, comfortabel en deugdelijk, en (daarom pedagogisch en ergonomisch verantwoord), of
(b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met : het design (esthetische aantrekkelijkheidswaarde, aantrekkelijk uiterlijk, fraaie vormgeving e.d.))?

5. Is voor de beantwoording van vraag 4 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde al "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

6. Indien het antwoord of vraag 5 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

7. Laat het systeem van art. 3 lid 1, aanhef en onder e van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, toe dat de bevoegde instantie, gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRI en het daarin nagestreefde algemeen belang, kan oordelen dat de gedeeltelijke voldoening aan telkens een meerdere sub criteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm?

Conclusie
Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par. 6 van deze conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Op andere blogs:
NautaDutilh (Dutch Supreme Court expected to refer further questions regarding shape marks to CJEU)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 oktober 2012, zaaknr. 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF (Kinderdagverblijf Bambini B.V. voor haar museumactiviteiten h.o.d.n. TORTURE MUSEUM tegen Aquaris B.V.)

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Christine Diepstraten, Bingh Advocaten B.V..

Beschrijvende handelsnaam. Merkenrecht, internationale bekendheid, geen inburgering.

Bambini exploiteert aan het Singel in Amsterdam een museum voor middeleeuwse martelwerktuigen en gebruikt de handelsnaam MEDIEVAL TORTURE MUSEUM en bezit het beeldmerk TORTURE MUSEUM. Aquaris heeft eveneens een museum, maar is gevestigd aan het Damrak voor soortgelijke werktuigen en gebruikt de naam MUSEUM OF MEDIEVAL TORTURE INSTRUMENTS. Bambini vordert dat de handelsnaam en merkrechten van Bambini worden erkend en dat Aquaris het gebruik van de overeenstemmende namen en tekens zal staken. Raadpleging van de website leidt tot de conclusie dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de naam MEDIEVAL TORTURE MUSEUM, maar van MUSEUM OF MEDIEVAL TORTURE INSTRUMENTS, deze naam is ingeschreven in het KvK-register.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de namen MEDIEVAL TORTURE en MEDIEVAL TORTURE MUSEUM een zeer beschrijvende handelsnaam is, derhalve komt de naam MEDIEVAL TORTURE MUSEUM geen handelsnaamrechtelijke bescherming toe. Ondanks de internationale bekendheid, is er geen sprake van inburgering. De figuratieve beeldkenmerken hebben een geringe onderscheidende kracht. De totaalindruk van het teken van Aquaris is afwijkend van de totaalindrukken van de beeldmerken van Bambini. De vorderingen van Bambini worden afgewezen.

Op andere blogs:
DomJur 2012-903 (Bambini – Aquaris)
IE-Forum (Noot bij Vzr. Rechtbank Amsterdam Torture musea)