Merkenrecht  

Dirk Visser: Het blijft oppassen met merkgebruik in vergelijkende reclame. Reactie op uitspraken in  kort nieuwsbericht in Adformatie nr. 25, pagina  6.

In Adformatie nr. 25 (p. 6) stelt advocate Ebba Hoogenraad dat er door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de O2/H3G zaak meer mogelijk wordt op het gebied van (beeld)merkgebruik in vergelijkende reclame. Je mag niet misleiden of kleineren, aldus Hoogenraad, “maar ‘spelen’ met het vergeleken merk ligt nu binnen handbereik, zonder dat merkinbreuk om de hoek komt kijken, zolang geen verwarring wordt veroorzaakt. En de financiële risico’s die gelden bij merkinbreuk (volledige proceskostenveroordeling, inclusief advocaatkosten van de merkhouder) zijn daarmee ook van de baan”. 

Hoogenraad heeft gelijk dat er nu vermoedelijk wat meer mag dan voorheen, met name ten aanzien van het gebruik van het beeldmerk van een concurrent. Gebruik van het beeldmerk van een concurrent werd in het verleden namelijk meestal door de rechter verboden.

Maar ‘spelen’ met het merk van de concurrent, zeker als het een bekend merk betreft, blijft toch spelen met vuur. Hoogenraad vermeldt namelijk niet dat óók in de wet staat dat vergelijkende reclame alleen toegestaan is als deze “geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent” (art. 6:194a sub g Burgerlijk Wetboek).

Vergelijkende reclame of ‘spelen’ met het bekende beeldmerk van bijvoorbeeld de marktleider is altijd erg verleidelijk voor minder bekende merken. Maar als de rechter dat, ook zonder dat er sprake is van misleiden, kleineren of verwarring wekken, ‘oneerlijk voordeel’ vindt opleveren, dan dreigt nogal altijd een verbod, rectificatie en schadevergoeding. Bovendien kan de rechter dan ook beslissen dat er dan toch ook sprake is van merkinbreuk, waardoor die ‘volledige proceskostenveroordeling, inclusief advocaatkosten van de merkhouder’, ook weer van toepassing is. 

De Telegraaf bericht: “Marlies Dekkers spant een bodemprocedure aan tegen het lingeriemerk Sapph en wil bovendien dat Livera de lingerielijn van Yolanthe Cabau van Kasbergen uit de winkels haalt. Dat heeft haar advocaat Charles Gielen donderdag gezegd.

Volgens Gielen lijkt een aantal bh's en broekjes van Sapph te veel op de exclusieve ontwerpen van Marlies Dekkers. Ook de onlangs geïntroduceerde lingerielijn van Yolanthe Cabau van Kasbergen en de collectie van het bedrijf Syl Design vertonen sterke gelijkenissen met de ontwerpen van Dekkers.

(…) Als reactie op de juridische stappen van Dekkers, doet Heilbron op zijn beurt aangifte tegen Dekkers wegens bedrijfsspionage. „Een van haar medewerkers probeerde tijdens een lingeriebeurs in het Britse Harrogate een bedrijfsmap van Sapph te stelen”, zegt Heilbron. „Als Marlies wat van me wil hebben, kan ze het me ook gewoon vragen.”

Lees hier meer.

Rechtbank Zutphen, 28 mei 2008, HA ZA 07-405, Lips Nederland B.V. tegen M&C Protect c.s. (met dank aan Marjolein Driessen, Leijnse Artz).

Merkenrecht, misleidende en vergelijkende reclame, bestuurdersaansprakelijkheid. Bodem in zaak over “de slagsleutelmethode” (zie voor KG: IEF 2013). Een samenvatting in citaten:

“5.5. De slotsom is dat de door M & C in het geding gebrachte producties geen steun bieden voor de juistheid van de reclame-uiting dat het kinderlijk eenvoudig is om binnen korte tijd met behulp van een slagsleutel een slot te openen. Voor zover al uit het onderzoek door de Consumentenbond blijkt dat sloten met de slagsleutelmethode geopend kunnen worden, geldt dat dit onderzoek is gehouden in een laboratoriumsituatie, die niet te vergelijken is met de werkelijke situatie. (…) Zowel de mededeling dat het fabriceren van een slagsleutel erg eenvoudig is en door inbrekers in een handomdraai wordt gedaan als de mededeling dat het kinderlijk eenvoudig is om binnen korte tijd met behulp van een slagsleutel een slot te openen, moeten daarom als misleidend worden aangemerkt.

 (…) 5.10. De stelling van Lips dat de uitingen van M & C B.V. aan Comari moeten worden toegerekend alleen al omdat zij houdster is van het merk M & C, moet verworpen worden. De artikelen 6: 194 en 194a BW richten zich tegen degene die de misleidende mededeling openbaar maakt of openbaar laat maken. Voor wat betreft de reclame-uitingen van M & C B.V. geldt dat M & C B.V. aangemerkt moet worden als degene die de mededelingen openbaar maakt of laat maken. Het enkele gebruik van de merknaam M & C is geen misleidende mededeling of ongeoorloofde vergelijkende reclame. Anders is dit echter waar Comari hiervoor als misleidend of ongeoorloofde vergelijkende reclame aangemerkte uitingen van M & C B.V. met haar eigen reclamemateriaal heeft gecombineerd. Dat is met name het geval op de website van Comari, zoals blijkt uit productie 24 van Lips. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 juni 2008, HA ZA 07-2964, Fort Vale Engeneering Ltd. tegen Pelican Worldwide B.V. (met dank aan Otto Swens, Vondst Advocaten).

Octrooirecht. EP ventiel-samenstelling. Bodem(tussen)vonnis in een zaak waarin al eerder kort-gedingvonnis is gewezen (Zie IEF 4099). De rechtbank concludeert nu dat er wèl sprake is van inbreuk, maar acht conclusie 1 van het Octrooi niet geldig. Partijen krijgen de gelegenheid zich uit te laten over de geldigheid van de overige conclusies 2-20, waarna de Rechtbank defintief zal beslissen over de inbreukvorderingen en de reconventionele nietigheidsvordering. Ook GAT/LuK duikt weer even op: “De noodzaak tot aanhouding bestaat niet voor wat betreft de provisionele vorderingen.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 juni 2008, HA ZA 07-2702, Henri Peteri B.V. tegen AB Power Selling B.V.

“Ter zitting is met beide apparaten thee gezet.”. Kokendwaterkraanzaak. Merkenrecht, reclamerecht.

“4.3. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 6 februari 2007 (zie: IEF 3422) geoordeeld dat het gebruik van dat teken naar voorlopig oordeel inbreuk maakt op het Beneluxmerk QUOOKER van Peteri. Bij conclusie van antwoord in deze procedure heeft AB Power zich neergelegd bij het in kort geding opgelegde verbod met betrekking tot dit teken. Bij de mondelinge behandeling heeft zij nog eens onherroepelijk en onvoorwaardelijk toegezegd dat zij zal berusten in de veroordeling neergelegd in het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 6 februari 2007 inclusief de daarbij bepaalde dwangsom, voorzover deze veroordeling en dwangsom zien op inbreuk op het merk QUOOKER van Peteri met name door gebruik van het teken cooker. (…)De rechtbank ziet hierin aanleiding de merkenrechtelijke grondslag onbesproken te laten en wat betreft dit onderdeel de veroordeling van de voorzieningenrechter met de daarbij bepaalde dwangsom te bevestigen.

(…)4.44. De rechtbank concludeert dan ook dat het gebruik door AB Power van het woord kokend, al dan niet in verbinding met andere begrippen, ter aanprijzing van haar Zip HydroTap niet misleidend is.

4.46. Naar oordeel van de rechtbank is de aanprijzing door AB Power niet als vergelijkend aan te merken. Nu AB Power het teken ‘cooker’ niet meer gebruikt en ook niet meer mag gebruiken is er ook indirect geen sprake van vergelijking.”

Geen werkelijke proceskostenveroordeling m.b.t. het reclamerechtelijke deel.

Lees het vonnis hier.

Noot van de redactie: In de regel worden Haagse uitspraken door het Haagse gerecht zelf, vaak al op de dag van uitspraak, gepubliceerd of in doorzoekbaar pdf-formaat rondgezonden middels de Haagse verzendlijst. Naamsvermelding (‘met dank aan…) bij Haagse uitspraken geschiedt dan ook alleen bij uitspraken die zijn aangeleverd door advocaten/partijden/derden voordat of zonder dat de uitspraak door het Haagse Gerecht zelf is gepubliceerd of verzonden.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 juni 2008, KG RK 08/1012, L’Automobile Club De LÓuest ACO tegen State of Art B.V. (met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Ex parte. Verzoek toegewezen. Eiser ACO is opgericht in 1906 en de organisator van, onder meer, de 24 uurs autorace genaamd “Les 24 Heures du Mans”, in het Nederlands: de 24 uur van Le Mans. Dit geschil gaat om inbreukmakend handelen van State of Art. ACO heeft vastgesteld dat State of Art, in ieder geval via haar online winkel, diverse kledingstukken verkoopt, waarop identieke merken die betrekking hebben op de 24 uur van Le Mans zijn aangebracht. State of Art maken hiermee inbreuk op de merkrechten van ACO.

Het spoedeisend belang hangt samen met het genoemde evenement. “Aanstaand weekend, van 12 t/m 15 juni, vindt weer de jaarlijkse 24 uur van Le Mans plaats. Uit eigen ervaring weet ACO dat rond het plaats vinden van de race grote vraag bestaat naar producten voorzien van de bekende merken van ACO. Het gevolg van het bovenstaande is dat de Inbreukmakende Producten juist in de komende dagen waarschijnlijk goed en snel zullen verkopen.”

De voorzieningenrechter ziet voldoende aanleiding voor toewijzing van eht verbod op grondslag van het ingeroepen beeldmerk

Lees de beschikking hier.  

GvEA, 19 juni 2008, Zaak T-93/06, Mülhens GmbH & Co. KG tegen OHIM /  Spa Monopole (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Oppositieprocedure op grond van ouder Benelux woordmerk SPA (water) tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk MINERAL SPA (cosmetica). Oppositie toegewezen door OHIM en Gerecht, waarbij de bekendheid van het merk doorslaggevend is. Ongerechtvaardigd voordeel trekken & the risk of a free-riding transfer of the advertising effort made by the proprietor of the earlier mark.

“34. The Board of Appeal states, at paragraph 26 of the contested decision, that the earlier trade mark enjoys a huge reputation in the Benelux for mineral water. As the Board of Appeal states at paragraph 24 of the contested decision, and the intervener points out in its response, the earlier trade mark has been used continuously in the Benelux for a number of years; SPA water is available throughout the territory of the Benelux with a strong presence in both mass and small-scale distribution; and Spa Monopole is the leader on the market for mineral water with a market share of 23.6%, has made significant advertising investments and sponsors a number of sports events. Those facts demonstrate that the earlier trade mark has a reputation, which is, at the very least, very significant in the Benelux for mineral water.

(…) 40. The concept of the unfair advantage taken of the repute of the earlier mark by the use without due cause of the mark applied for concerns the risk that the image of the mark with a reputation or the characteristics which it projects are transferred to the goods covered by the mark applied for, with the result that the marketing of those goods is made easier by that association with the earlier mark with a reputation (VIPS, paragraph 40).

GvEA, 18 juni 2008, zaak T-175/06, The Coca-Cola Company tegen OHIM / San Polo Srl

Oppositieprocedure op grond van oudere Oostenrijkse en Duitse woordmerken MEZZO en MEZZOMIX tegen aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk (wijnetiket) MEZZOPANE. Oppositie afgewezen door OHIM en Gerecht. “In casu is het Gerecht van oordeel dat wijn noch onontbeerlijk, noch belangrijk is voor het gebruik van bier, en omgekeerd.”

“106. (…) Stellig blijft bij de relevante consument slechts een onvolmaakt beeld van de betrokken merken achter, zodat hun gemeenschappelijk bestanddeel, te weten het woord „mezzo”, tot enige overeenstemming tussen hen leidt. Bovendien verhoogt de onbetwiste bekendheid van het merk MEZZOMIX het gevaar voor verwarring tussen dit oudere merk en het aangevraagde merk MEZZOPANE.

107. Niettemin is het Gerecht van oordeel dat, gelet op de onderlinge samenhang tussen de verschillende in aanmerking te nemen factoren en de bekendheid van het oudere merk MEZZOMIX, niet kan worden geconcludeerd dat gevaar bestaat voor verwarring tussen het aangevraagde merk MEZZOPANE en de oudere merken MEZZO en MEZZOMIX. Ondanks de bekendheid van het oudere merk MEZZOMIX bestaat er volgens het Gerecht immers geen gevaar dat de relevante consument in verwarring wordt gebracht met betrekking tot de commerciële herkomst van de waren van het aangevraagde merk MEZZOPANE, enerzijds, en van de oudere merken MEZZO en MEZZOMIX, anderzijds, gelet op het ontbreken van soortgelijkheid tussen de betrokken waren, in combinatie met de gemiddelde visuele en fonetische overeenstemming tussen de betrokken merken en met de omstandigheid dat de betrokken merken in het Duits geen betekenis hebben. De verschillen tussen de betrokken merken en waren, zoals die in de punten 29 en volgende en in de punten 61 en volgende zijn aangegeven, volstaan immers om – algemeen genomen – uit te sluiten dat het relevante publiek zou kunnen geloven dat de door het aangevraagde merk aangeduide wijnen en de door de oudere merken aangeduide bieren en andere dranken eenzelfde herkomst hebben, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de bekendheid van het oudere merk MEZZOMIX voor gemengde dranken op basis van limonade.

108. Derhalve is het Gerecht van oordeel dat verzoekster uit de in het arrest Canon (punt 19 supra) ontwikkelde rechtspraak ten onrechte afleidt dat het ontbreken van soortgelijkheid van de betrokken waren in casu niet beslissend kan zijn, gelet op de overeenstemming tussen de betrokken merken en het onderscheidend vermogen van het oudere merk MEZZOMIX.

109. Gelet op een en ander, is het Gerecht van oordeel dat uit de totale beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en de oudere merken volgt, dat tussen deze merken geen gevaar voor verwarring bestaat.”

Lees het arrest hier.

- EMOTION tegen EMOCION (toegewezen)
- HERIAN tegen HERIAN (toegewezen)
- ALADIN tegen ALADIN (toegewezen)
- WWF/PANDA tegen PANDA-PRIME (afgewezen)
- OVT tegen OVG (afgewezen)

Lees de beslissingen hier

Hoge Raad, 13 juni 2008, conclusie A-G Verkade, rekestnummer 07/12387, The Procter & Gamble Company tegen het BBIE.

Mini Verkade-album (slechts 9 pagina’s!). Weigering vormmerk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

4.2. Volgens de (enige) klacht van het middel is dat niet het geval, omdat het hof blijkens de overweging in rov. 11: 'Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking komend publiek, de door P&G gedeponeerde vorm niet herkennen als merk' miskend zou hebben dat het BVIE en de Merkenrichtlijn 89/104/EEG ter voldoening aan het vereiste van onderscheidend vermogen nergens de eis van het ‘door het publiek herkennen als merk' stellen. Volgens het middel maakt het hof de klassieke fout te eisen dat het publiek de vorm ook herkent als merk. Dat vereiste is verworpen door BenGH 16 december 1991, NJ 1993, 596, en wordt ook door het HvJ EG niet gesteld.

(…)4.6.1. De onjuiste (onwelwillende) lezing van 's hofs beschikking in het middel is kennelijk geïnspireerd door de hoop om op die manier de Hoge Raad de beschikking te doen vernietigen wegens strijd met het recht, waartoe het middel verwijst naar BenGH 16 december 1991 ('Burberrys II'). In dat arrest is het vereiste van een door de ondernemer tot het publiek  gericht teken dat de waar van hem afkomstig is, inderdaad verworpen. Lezing van dat arrest (in het bijzonder rov. 23 t/m 26) leert intussen dat het hier specifiek ging om de (door de verwijzende rechter gestelde) vraag of vereist is dat het publiek het teken (ook) opvat als een daartoe tot het publiek gerichte herkomstaanduider. Die vraag was begrijpelijk tegen de achtergrond van de Burberrys-zaak: het inroepen van merkenrechtelijke bescherming voor het in onder meer voeringen van jassen door Burberrys Ltd gebezigde (bekende) ruitmotief, welk ruitmotief allicht als specifiek voor een bepaalde kledingonderneming herkend zou worden, maar waarvan betwist werd dat Burberrys het ook als herkomstaanduider bezigde en dat het publiek het als zodanig opvatte. Als gezegd verwierp het BenGH een aan het merk te stellen eis in laatstbedoelde zin. Het BenGM ging evenwel bepaald niet zo ver dat óók niet vereist zou zijn dat (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent: integendeel, zie rov. 24 jo. 20. In die zin diende óók volgens het Benelux-Gerechtshof het publiek het teken als merk (= als een teken dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden) te kunnen herkennen, en in die zin achtte ook het BenGH de opvatting van (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek bepalend.

4.6.2 (…)Van een achtergrond als spelend in de Burberrys-zaak, die aanleiding zou kunnen of moeten geven tot de in het cassatiemiddel bedoelde lezing, is in de onderhavige zaak geen sprake (het middel reikt ook niets in die zin aan). Dat zou anders geweest kunnen zijn indien het  hof iets had overwogen (of het Bureau stelling genomen zou hebben) in de zin dat de door P&C als vormmerk gedeponeerde vorm wél herkend zou worden als afkomstig van een bepaalde onderneming, maar dat aan merkenrechtelijke bescherming niettemin in de weg zou staan de omstandigheid dat geen sprake was van een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat de waar van hem afkomstig is is. Daarvan is geen sprake. Daarom is de lezing door P&G van de door haar bestreden volzin geheel onaannemelijk, en is (ook) dit gebrek aan feitelijke grondslag voor de cassatieklacht gegeven. “

Lees de conclusie hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 juni 2008, KG ZA 08-544, Raaijmakers tegen Weijtmans c.s.

Octrooirecht. NL Octrooi voor een inrichting voor het rooien van een boom.

 4.7. Raaijmakers kan hier voorshands niet in worden gevolgd. Uit de conclusies en de toelichtende beschrijving van het octrooi is niet op te maken dat het octrooi zich beperkt tot inrichtingen voor het in delen rooien van een boom en zich niet ook uitstrekt tot inrichtingen voor het in één keer vellen van een boom. Conclusie 1 vermeldt slechts dat het grijpgereedschap een deel van de boom – dat zou ook de stam kunnen zijn – aangrijpt en afzaagt. Daarbij komt dat vooralsnog niet is in te zien dat de Waratah-inrichting niet geschikt zou zijn voor het in delen rooien van de boom. Dit lijkt eenvoudig te kunnen worden bereikt door de boom niet onderaan maar bijvoorbeeld in het midden aan te grijpen. Volgens Raaijmakers onderscheidt de geoctrooieerde inrichting zich nog door het geringere gewicht en de geringere omvang van rooimachines als de Waratha-inrichting. De geoctrooieerde inrichting zou juist ook daardoor geschikt zijn voor het aangrijpen van bijvoorbeeld takken en voor het werken binnen de bebouwde kom. Het octrooi vermeldt hierover echter niets, zodat verschil in gewicht en omvang alleen al daarom geen aspecten zijn die aanleiding kunnen zijn de Waratha-inrichting niet relevant te achten voor de beoordeling van de geldigheid van het octrooi. 

4.8. Omdat de Waratha-inrichting geheel voldoet aan de maatregelen van conclusie 1 is hetgeen daarin wordt geclaimd niet als nieuw aan te merken. In ieder geval zijn de maatregelen van conclusie 1 niet inventief. Het octrooi en de Waratha-inrichting betreffen hetzelfde technische gebied. De vakman, die zich gesteld ziet voor het probleem waarvoor het octrooi een oplossing wil bieden, zal dan ook acht slaan op Waratah-inrichting. Welke inventieve stap het octrooi dan nog zet is niet in te zien.

Lees het vonnis hier. 

GvEA, 17 juni 2008, zaak T-420/0, El Corte Inglés, SA tegen OHIM / José Matías Abril Sánchez en Pedro Ricote Saugar

Oppositieprocedure met veel oppositieprocedureprocesrecht. Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BoomerangTV, oppositie op grond van oudere nationale en communautaire woord- en beeldmerken BOOMERANG en Boomerang. Ontbreken van verwarringsgevaar, geen algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs, geen afbreuk aan reputatie, geen overlegging van bewijzen van bestaan van bepaalde oudere merken of van vertalingen ervan voor oppositieafdeling. Oppositie afgewezen.

“99. Blijkens de in de punten 7 en 14 supra aangehaalde beschrijvingen van de betrokken waren en diensten zijn de waren waarop de oudere rechten betrekking hebben, door de aard, de bestemming en het gebruik ervan verschillend van de diensten waarvoor de inschrijving van het merk BoomerangTV werd aangevraagd. Bovendien gaat het niet om concurrerende of complementaire waren en diensten in de zin van de in het vorige punt aangehaalde rechtspraak. De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geconcludeerd dat de litigieuze waren en diensten niet soortgelijk zijn en dat er dus geen verwarringsgevaar bestaat.