Merkenrecht  

Hoge Raad, 11 juli 2007, LJN: BC9766, Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V. c.s. tegen Diesel S.p.A.

Wel gemeld, nog niet samengevat. Belangrijk arrest van de Hoge Raad over het leerstuk van uitputting in het merkenrecht en het gezag van gewijsde van een Spaans vonnis bij de toepassing van Europees recht. Door de Hoge Raad worden vragen van uitleg voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie over de toepassing van artikel 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn.

In eerste aanleg is een verbod opgelegd aan Makro c.s. om inbreuk te maken op de merk- en auteursrechten van Diesel met betrekking tot schoenen die door Makro onder het merk van Diesel zijn verkocht. De centrale vraag die in het arrest aan de orde is, of de Benelux merkrechten van Diesel met betrekking tot deze schoenen zijn uitgeput in de van zin artikel 13, onder A lid 9 BMW en het daaraan te grondslag liggende artikel 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn. Met name is aan de orde welk criterium moet worden toegepast bij de beantwoording van de vraag of Diesel (impliciet) toestemming heeft gegeven voor het binnen de EER in de handel brengen van de schoenen.

Daarbij zijn, kort samengevat, de volgende feiten van belang. De door Makro verhandelde Diesel schoenen zijn (via verschillende tussenhandelaren) uiteindelijk afkomstig van de Spaanse onderneming Cosmos, die de schoenen heeft geproduceerd op grond van een machtiging van de Spaanse onderneming Flexi Casual. Flexi Casual, op haar beurt, heeft met het verlenen van deze machtiging de licentie overtreden die haar is verleend door de Spaanse distributeur van Diesel. In een gerelateerde procedure in Valencia heeft Diesel onder meer tegen Flexi Casual en Cosmos een verbod gevorderd om inbreuk te maken op haar merk- en auteursrechten. Dit verbod is in eerste instantie toegewezen, maar in hoger beroep door het Hof van Appel in Valencia alsnog afgewezen.

Tegen deze achtergrond is bij de Hoge Raad aan de orde of de vraag of Diesel toestemming heeft verleend voor het in de handel brengen van de door Cosmos geproduceerde schoenen in de EER, moet worden beantwoord aan de hand van de criteria die door het Europese Hof in de “Davidoff”-rechtspraak zijn ontwikkeld (HvJEG 20 november 2001, C-414/99 t/m C 416/99). Volgens Makro is deze rechtspraak niet van toepassing, omdat het daarbij ging om goederen die aanvankelijk buiten de EER op de markt zijn gebracht en vervolgens in een van de lidstaten van de EER zijn geïmporteerd, terwijl het in de onderhavige zaak gaat om goederen die voor het eerst binnen de EER op de markt zijn gebracht. In die situatie moet volgens Makro de vraag of de merkhouder toestemming heeft verleend worden beoordeeld aan de hand van het recht van het land dat op die toestemming van toepassing is, in dit geval het Spaanse contractenrecht dat van toepassing is op de contractuele relatie tussen Diesel en Cosmos.

Rechtbank Utrecht, 23 juli 2008, LJN: BD8041, Jabeco Holding B.V. c.s. tegen Dunc Logistics B.V.

Wanprestatie en onrechtmatige daad jegens derden vanwege verkoop kleding die niet door of met toestemming merkhouder (Abercrombie & Fitch ) in de EER is gebracht.

4.3.  De rechtbank stelt voorop dat op Dunc Logistics uit hoofde van de begin 2005 gesloten overeenkomst de verplichting rustte om 397 stuks kleding van het merk Abercrombie & Fitch aan Dump 2000 te leveren, welke kleding Dump 2000 vervolgens zou kunnen doorverkopen (aan consumenten of andere partijen). In de nakoming van deze verplichting is Dunc Logistics tekort geschoten in het geval komt vast te staan dat de door haar aan Dump 2000 geleverde kleding niet door de merkhouder(s) of zonder diens toestemming in de EER is gebracht. (…)

4.10.  Het vorenstaande brengt mee dat Dunc Logistics in haar contractuele relatie met Dump 2000 tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en dat zij jegens Basis Rotterdam, Basis Amsterdam en Jabeco Holding onrechtmatig heeft gehandeld. Voor de als gevolg hiervan door deze partijen geleden schade is Dunc Logistics aansprakelijk. De stelling van Dunc Logistics dat Jabeco c.s. de schade geheel zelf dient te dragen, omdat zij bij aanschaf had moeten verifiëren of de kleding door de merkhouder of met diens toestemming op de markt is gebracht, wordt verworpen. Dit oordeel baseert de rechtbank op het feit dat Dunc Logistics jegens Dump 2000 een plicht had om mede te delen dat zij kleding verkocht die niet door de merkhouder of zonder diens toestemming in de EER is gebracht, aan welke verplichting Dunc Logistics niet heeft voldaan. In een zodanige situatie komt aan Dunc Logistics geen beroep toe op het niet voldoen van Jabeco c.s. aan haar onderzoeksplicht, nog los van de vraag of op Jabeco c.s. de door Dunc Logistics gestelde onderzoeksplicht rustte.”

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 17 juli 2008, zaaknr. 105.012.798/01, de Staat der Nederlanden tegen het BBIE.

Beroep tegen weigering van het merk 1-1-2 voor (onder andere) diensten van een alarmcentrale, ambulancevervoer, huldiensten en het redden van personen en goederen uit brandende objecten. Het merk zou volgens het BBIE “niet worden opgevat als merk, maar als (beschrijvend voor) een bepaald telefoonnummer, te weten het Europese alarmnummer.” Het hof volgt deze redenering en wijst het beroep van de staat af.

“6. De Staat heeft het merk 1-1-2 gedeponeerd voor onder meer de dienst 'alarmmelding langs telecommunicatieve weg'. Gezien de grootschalige en intensieve campagne van de Staat ter introductie van 112 als algemeen alarmnummer en in aanmerking genomen dat gesteld noch gebleken is dat in de Benelux een ander bij de gemiddelde consument bekend nummer voor alarmmelding in omloop is of was, zal de gemiddelde consument van die dienst c.q. het grote publiek 112 zien als het (enige) nummer voor alarmmelding langs telecommunicatieve weg. Het grote publiek neemt '1-1-2' dus waar als een teken dat informatie verstrekt over de aard van de betrokken dienst en niet over de herkomst van die dienst (vergelijk rov. 69 van het Eurohypo-arrest van het HvJEG). Door het grote publiek wordt '1-1- 2' mitsdien niet opgevat als merk. Dit betekent dat voor de dienst 'alarmmelding langs telecommunicatieve weg' ' l - l -2' ieder onderscheidend vermogen mist.

7. De Staat heeft 1-1 -2 echter niet alleen voor deze dienst gedeponeerd, maar ook voor andere diensten, waaronder 'publicitaire en administratieve diensten'. Indien, zoals de Staat heeft opgemerkt op blz. 4, 5e alinea, van zijn pleitnota, het publiek bij (bijvoorbeeld) de verlening van 'publicitaire en administratieve diensten' onder de aanduiding '1 -1 -2' niet uitsluitend aan het alarmnummer zou denken - in welk geval het merk voor die diensten misschien wel onderscheidend vermogen zou kunnen bezitten - dan kan dat de Staat in deze procedure evenwel niet baten. In zijn arrest van 29 juni 2006 inzake 'Europolis' (IER 2006, nr. 72) heeft het Benelux Gerechtshof (BGH) immers geoordeeld dat de rechterlijke instanties bij toetsing van de juistheid van de beslissing van het BMB tot weigering van de inschrijving van een depot niet hetzij ambtshalve hetzij op verlangen van de deposant een wijziging kunnen aanbrengen in de door de deposant opgegeven lijst van waren of diensten door daaruit bepaalde waren of diensten te schrappen. Daarom hoeft in dit geding niet te worden onderzocht of voor een of meer van de andere diensten dan 'alarmmelding langs telecornrnunicatieve weg' waarvoor 1-1 -2 is gedeponeerd, dit merk wel onderscheidingskracht heeft.”

Lees het arrest hier (website BBIE). Zie ook IEF 3977 en IEF 5090 (procedure over domeinnaam 112).

Nieuwe Rotterdamse Courant, zaterdag 2 mei 1913, ochtendblad: “Voor de eerste kamer werd gisteren gepleit in een procedure, aangevangen door een fabrikante in grammophoons en onderdelen tegen een in- en exportmaatschappij en een handelaar in muziekinstrumenten, wegens het verkopen binnen Nederland van onderdelen, voorzien van het merk ‘Exhibition’ van welk merk eischeres op 23 mei 1900 inschrijving had verkregen bij het Bureau voor den industrieelen eigendom te ’s-Gravenhage.

Mr. B.J. Polenaar, advocaat te Amsterdam, voor eischeres opteredende, vangt aan met de mededeling dat hij betrekkelijk onvoorbereid in deze zaak komt pleiten in de plaats van mr. K. Hazelhoff Roelfzema, die door ongesteldheid verhinderd was.”

Ethiekcode Voor Reikimasters Van De Reiki Alliance:

#8: Ik respecteer andermans eigendom, behoud mijn professionele integriteit en onthoud mij van geldmisbruik.
• Ik onthoud mij van wangedrag zoals: plagiaat, het achterhouden van informatie en het doen van onware of bedrieglijke uitspraken.
• Ik onthoud mij van het beroepsmatig gebruik van methodes en disciplines van anderen totdat ik deze werkelijk heb leren kennen. Ik zal de herkomst hiervan vermelden.

Lees hier meer (Paranormaal.blog.nl).

Tegen de titel. “Arbeidsbemiddelaar Brunel zal de naam B.L.E.N.D. niet meer gebruiken. Dit omdat de naam inbreuk maakt op die van het vier jaar oude lifestylemagazine Blend. (…) Uitgever Jurriaan Bakker van Blend maakte bezwaar tegen de titel. ‘Wij zullen voor het relatiemagazine een andere naam gaan gebuiken’, aldus Van Schaik, directeur van New Amsterdam, die excuses aanbiedt voor de ontstane verwarring. 

Lees hier meer (Adformatie).

Beatamax. “Judge In Betamax Case Dies. Federal Judge Warren Ferguson, whose decision in the so-called Betamax case in 1979 set the stage for the home-video revolution, died on June 25 in Fullerton,CA, published reports said Sunday. Ferguson had ruled in favor of the Sony Corporation which had been sued by Universal Studios and Walt Disney Productions, who had claimed that Sony’s home recording device, the Betamax, would encourage copyright infringement and curtail their ability to syndicate reruns of their television shows and movies. Ferguson’s ruling held that home recording was lawful, and the subsequent proliferation of video recorders eventually led to the studios themselves developing a new lucrative market for their library material.”

Lees hier meer. (Showbizdata).

Economists Prove That Patents Harm Innovation. Bessen and Meurer's data suggest that outside of the chemical and pharmaceutical industries, litigation costs for the average public firm actually exceed profits from their patent portfolio by a wide margin.

Lees hier meer. (Dzone.com).

Copyright vastgelegd. “In een dromerige, serene, Keltische sfeer. Twaalf sprookjesachtige taferelen, die bij elkaar een sterrenbeeldkalender vormen.(…) Ze hebben het copyright voor hun kalender wereldwijd geregistreerd, de twee jonge West-Brabantse vrouwen die het idee hadden en samen, met minimale middelen, iets bijzonders maakten.”

Lees hier meer (BN / De Stem).

Buma boos. “De Europese Commissie liberaliseert de markt voor auteursrechtenorganisaties. Buma/Stemra vreest voor zijn eigen voortbestaan. (…) Buma/Stemra, de organisatie die voor Nederland de auteursrechten int, klaagt dat de maatregel onvoldoende waarborgen biedt. De meerderheid van de rechten voor populaire muziek zal belanden bij 'drie of vier concurrentievervalsende muziekkolossen', waarschuwt de organisatie in een persbericht.”

Lees hier meer (Webwereld).

HvJ EG, 17 juli 2008, C-488/06 P, L & D SA tegen OHIM / Julius Sämann

Dennengeurhangers. Beeldmerk ‚Aire Limpio’, communautaire, nationale en internationale beeldmerken die dennenboom voorstellen en met verschillende opschriften. Oppositie door houder, gedeeltelijke weigering tot inschrijving. Bijzonder onderscheidend vermogen van ouder merk afgeleid uit bewijsmateriaal inzake ander merk

“66. In de punten 78 tot en met 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat merk nr. 91991 in Italië bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen wegens de bekendheid ervan in deze lidstaat, die met name voortvloeit uit het langdurige gebruik ervan als onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE en de bekendheid van laatstgenoemd merk in die staat.

67. Zelfs indien wordt aangenomen dat L & D kon aanvoeren dat merk nr. 91991 slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen van huis uit bezit omdat het enkel wordt gevormd door de vorm van de waren die onder dit merk worden verhandeld en deze vorm noodzakelijk is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, dient in deze omstandigheden te worden vastgesteld dat een dergelijk argument, ook al was het gegrond, in elk geval geen afbreuk kan doen aan de vaststelling van het Gerecht dat dit merk in Italië een bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen wegens de bekendheid ervan in deze lidstaat.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 juli 2008, KG ZA 08-617, Sosecal Industria E Comercio Ltda tegen Societa Italiana Lo Sviluppo Dell' Elettronica.

Octrooirecht. Patent pool MPEG Audio technologie. Douanebeslag MP4-speles. Vervaardigingsfictie.

“4.5. Partijen zijn inhoudelijk verdeeld over de vraag of in dit kader van de zogenoemde "vervaardigingsfictie" dient te worden uitgegaan (te weten dat de MP4-spelers in Nederland zijn vervaardigd, thans te baseren op art. 10 (jo. artt. 1 en 2) in verband met de considerans sub 8 van de nieuwe APV, voorheen op art. 6(2)(b) (jo. art. 1) in verband met art. 2 van de oude APV4, die inmiddels is ingetrokken). Volgens Sosecal is dat in ieder geval na de arresten Class International en Montex/Diesel van het Hof van Justitie te Luxemburg niet (meer) het geval. Sisvel bestrijdt dat. De vervaardigingsfictie houdt in dat bij wijze van fictie ervan wordt uitgegaan dat de MP4-spelers in Nederland zijn vervaardigd en men zich vervolgens afvraagt of deze inrichtingen naar Nederlands octrooirecht inbreuk maken op de octrooien.

(…) 4.13. Bij deze stand van zaken wordt geen aanleiding gevonden om in kort geding van een vaste lijn in de rechtspraak af te wijken op grond van een uitleg die is gebaseerd op een arrest dat in een naar voorlopig oordeel andere sleutel is gewezen en die verstrekkende gevolgen zou hebben voor de beoogde en praktische werking van de APV. Anders gezegd: Er wordt voorshands onvoldoende concrete aanwijzing gezien in dit arrest dat sprake zou zijn van een trendbreuk die de bodemrechter zal doen besluiten dat de vervaardigingsfictie niet langer kan worden toegepast.

4.14. Dat sprake is van octrooiinbreuk in Nederland, indien de vraag of de vervaardigingsfictie kan worden toegepast positief wordt beantwoord, is door Sosecal niet voldoende serieus inhoudelijk bestreden, hoewel nadrukkelijk gesteld door Sisvel, zodat dit in kort geding voldoende aannemelijk is gemaakt. Aldus is thans geen genoegzame grond aanwezig voor toewijzing van de vorderingen.”

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Amsterdam, 4 juni 2008, LJN: BD7554, Stichting Stemra tegen Chellomedia Programming B.V.

Auteursrecht, kabeldoorgifte. “Artikel 13a Auteurswet Chellomedia krijgt door diverse producenten televisieprogramma’s op audiovisuele dragers aangeleverd. Deze programma’s worden na ontvangst door Chellomedia in een digitaal bestand omgezet, alvorens Chellomedia deze werken gecodeerd via een distributiesatelliet doorlevert aan kabelexploitanten respectievelijk DTH-platforms, die de programma’s (uiteindelijk) uitzenden.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de vastleggingen van de aangeleverde werken in digitale bestanden tijdelijke reproducties als bedoeld in artikel 13a Auteurswet, zodat deze niet als een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet kunnen worden aangemerkt. Nu Chellomedia geen inbreuk maakt op de door Stemra beheerde auteursrechten door de aangeleverde televisieprogramma’s met muziekwerken uit het Stemra-repertoire op voornoemde wijze vast te leggen zonder de toestemming daartoe van Stemra, wordt de vordering van Stemra afgewezen.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Rotterdam, 2 juli 2008, LJN: BD7544, Ritmeester B.V. tegen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verweerder.

Tabakswet. “Tonen van Afbeeldingen van een beeldmerk en verpakkingen van tabaksproducten in en rondom stands op een horecabeurs is reclame ingevolge artikel 5, eerste lid, Tabakswet. Niet gebleken is dar er sprake is van een uitzondering als bedoeld in artikel 5, derde lid, aanhef en onder a (oud), Tabakswet. Daarnaast is sprake van overtreding van het uitreikverbod ingevolge artikel 5, vierde lid (oud), Tabakswet nu eiseres sigaren gratis heeft uitgedeeld op de horecabeurs. Matiging van de opgelegde boeten.”

Lees het vonnis hier.

Persbericht Rechtbank Arnhem: “Radboud Universiteit mag onderzoeksresultaten kraakbaarheid Mifare Classic Chip publiceren.

Arnhem, 18 juli 2008 – NXP produceert sinds 1995 de Mifare Classic Chip. Wereldwijd zijn ongeveer 1 miljard exemplaren afgezet, voor gebruik in toegangspassen voor gebouwen en in het openbaar vervoer. Onderzoek van de onderzoeksgroep Digital Security van de Radboud Universiteit Nijmegen onder leiding van prof. Jacobs heeft uitgewezen dat de Mifare Classic Chip op een bepaalde wijze te kraken en te klonen is. De onderzoeksgroep is voornemens een wetenschappelijk artikel te publiceren waarin zij het geheime algoritme in de chip beschrijven en verslag doen van de wijze waarop zij dat hebben achterhaald. NXP vordert een verbod op publicatie daarvan. De vordering is afgewezen.

De rechter in kort geding heeft geoordeeld dat het in art. 10 EVRM vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting ook omvat het publiceren van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Daaraan kunnen slechts beperkingen worden gesteld indien daarvoor een dringende maatschappelijke noodzaak bestaat en alleen als die noodzaak overtuigend wordt aangetoond”

Lees het persbericht hier (LJN link werkt (nog) niet.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 juli 2008, HA ZA 08-491, Sierra Entertainment Inc. Tegen Davilex Games B.V.

Procesrechtelijke incidenten. Geen inhoudelijk oordeel over de gestelde inbreuk op Sierra’s Gemeenschapswoordmerk RED BARON (computerspellen) en Sierra’s  auteursrecht op de vormgeving van de titel RED BARON. Vorderingen m.b.t. bevoegdheid, nietigheid van dagvaarding, zekerheidsstelling en procureursverlies worden afgewezen.

“Davilex heeft voor alle weren als incidentele vorderingen ingesteld (…)De rechtbank merkt vooraf op dat het Nederlandse burgerlijk procesrecht weliswaar geen gesloten systeem van incidentele vorderingen kent, doch dat niet iedere vordering zich voor een incidentele behandeling leent, bijvoorbeeld de vordering tot nietigverklaring van de beslagexploten en bepaalde proceshandelingen. Uit een oogpunt van proceseconomie zal de rechtbank niettemin alle vorderingen van Davilex reeds thans beoordelen.”

Lees het vonnis hier.

Het managen van muziekrechten. ”De Europese Commissie stemt woensdag voor een nieuw pan-Europees systeem voor het managen van muziekrechten. Voortaan kunnen auteurs van muziek zelf kiezen welke organisatie hun belangen behartigt. Ook moet het voor grensoverschrijdende uitzenders mogelijk worden om met één instantie zaken te doen, en het niet per lidstaat te hoeven afstemmen.”

Lees hier meer (z24).

Portretrechten. “De Graafschap wil geld zien in wat zij de 'affaire Akkermans' noemt. De voormalig financieel adviseur van de club lichtte de Achterhoekers in 2005 verkeerd voor omtrent de portretrechten van onder andere Eric Viscaal.

De Graafschap moest in mei 2005 900.000 euro aan de Belastingdienst betalen vanwege fouten inzake de portretrechten van verschillende spelers. Dankzij hoofdsponsor Grolsch en een aantal investeerders kon een faillisement afgewend worden. "Zij hebben ons toen gered", openbaart financieel directeur Henk Bloemers nu in De Gelderlander.

Lees hier meer (Voetbalprimeur). 

Wolter Kroes voor de rechter. “Feestband Santa Rosa heeft een kort geding aangespannen tegen Wolter Kroes. Eerder dit jaar beschuldigde Santa Rosa Wolter al van plagiaat met zijn nummer Viva Hollandia en dreigde naar de rechter te stappen. In 2005 namen zij hetzelfde nummer, een Nederlandse versie van Viva Colonia van de Duitse band Die Höhner, op.  (…) Maar nu is het dan zo ver. Leon Beelen en Willem Vogels, zangers van Santa Rosa, slepen Wolter naar de rechtebank, zo meldt Shownieuws. Op 19 augustus moet de zaak voorkomen.

Lees hier meer (Telegraaf).

Sylvie klaagt aan. “Sylvie van der Vaart klaagt een stripclub in de Amerikaanse staat Florida aan. Die heeft zonder toestemming een foto van de voetbalvrouw in een advertentie gebruikt. De Cheetah Strip Club in Miami heeft de foto van Sylvie van der Vaart van haar eigen website geplukt.”

Lees hier meer (Telegraaf).

Inbeslagnames gebeurd. “Bij de voormalige Belgische distributeur van het bedrijf Go Fast Sports Nederland BV, dat het energiedrankje Go Fast verkoopt, zijn er inbeslagnames gebeurd van voertuigen, vrachtwagens, promotiemateriaal, frigo's, computers en blikjes. Volgens de Nederlandse firma maakte de distributeur onrechtmatig gebruik van de naam Go Fast en verkocht ze vervalsingen van de energiedrank.

(…) De Belgische firma spande een rechtszaak aan in kort geding, die op 25 juli moet voorkomen, om de in beslag genomen goederen terug te krijgen.

Lees hier meer (Het Laatste Nieuws).

“Schrijver “Kees ’t Hart en zijn zoon Jan hebben een toeristisch woordenboekje Nederlands – Chinees gemaakt voor ‘sporters, supporters en bobo’s. Het is niet zomaar een woordenboek, maar staat vol rare uitspraken als: ‘Heeft u Foppe de Haan ook gezien?’ of ‘Kunt u even voor die tank gaan staan?’

(…) Vader en zoon ’t Hart noemden het boekje aanvankelijk ‘Olympisch Chinees, en zetten de vijf olympische ringen op de cover. Als aardigheidje stuurden ze een exemplaar naar het NOC/NSF. Maar daar waren ze not amused. Ze dreigende met juridische actie vanwege ongeoorloofd gebruik van het olympisch beeldmerk. De uitgever moest per ommegaand het woord ‘Olympisch’ van de cover halen en ook de ringen moesten weg. ’t Hart; De hele oplage moest opnieuw worden gedrukt. Een enorme tegenslag voor de uitgever, maar het boekje ligt onder een andere titel alsnog in de winkel.”

(Zomernummer Vrij Nederland).

Voor wat het waard is: Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (met Protocol en Verklaring); 's-Gravenhage, 17 juni 2008.

DEEL 6 BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
Artikel 31: De Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) is geregeld in het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) ondertekend te ’s-Gravenhage op 25 februari 2005.