Merkenrecht  

“Met betrekking tot een merk dat overeenkomt met de naam van een persoon, doet de overweging van openbare orde die ten grondslag ligt aan het in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 vervatte verbod van inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, te weten de bescherming van de consument, noodzakelijkerwijs de vraag rijzen welk verwarringsgevaar een dergelijk merk bij de gemiddelde consument dreigt te doen ontstaan, met name wanneer de persoon met wiens naam het merk overeenkomt, aanvankelijk de producten personifieerde waarop dit merk was aangebracht.

De in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 bedoelde gevallen van weigering van inschrijving onderstellen evenwel dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld.

In casu kan de gemiddelde consument weliswaar bij zijn aankoop van een kledingstuk van het merk „ELIZABETH EMANUEL” worden beïnvloed doordat hij ervan uitgaat dat verzoekster in het hoofdgeding aan de creatie van dit kledingstuk heeft deelgenomen, maar blijven de kenmerken en de kwaliteit van dit kledingstuk gewaarborgd door de onderneming die houder is van het merk.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat de naam Elisabeth Emanuel op zichzelf kan leiden tot misleiding van het publiek over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren.

De nationale rechter dient evenwel te onderzoeken of de onderneming die de aanvraag tot inschrijving van het merk „ELIZABETH EMANUEL” heeft ingediend, door de wijze waarop zij dit merk presenteert, de consument wil doen geloven dat Emanuel nog steeds de ontwerpster is van de waren waarop dit merk is aangebracht, of aan de creatie ervan heeft deelgenomen. In dat geval gaat het immers om een manoeuvre dat als bedrieglijk zou kunnen worden aangemerkt, maar dat niet kan worden geanalyseerd als een misleiding in de zin van artikel 3 van richtlijn 89/104, en bijgevolg het merk zelf, en dus de mogelijkheid om het in te schrijven, niet aantast.

Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart voor recht:

1) De inschrijving van een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, kan wegens deze bijzonderheid alleen niet worden geweigerd op grond dat dit merk tot misleiding van het publiek zou leiden in de zin van in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, met name wanneer de clientèle die is verbonden aan het betrokken merk, dat voorheen onder een andere grafische vorm was ingeschreven, is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.

2) Een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, kan wegens deze bijzonderheid alleen niet vervallen worden verklaard op grond dat het het publiek zou misleiden in de zin van artikel 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104, met name wanneer de aan het betrokken merk verbonden clientèle is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.”

Lees het arrest hier. Eerder bericht en conclusie AG hier.

Ten aanzien van het zwart-wit gedeponeerde Gemeenschaps-beeldmerk acht de rechtbank geen sprake van inbreuk. Het verweer van Raamsveld dat de kleur blauw aanzienlijk minder helder zou zijn dan haar reclame-uitingen doen vermoeden, doet niet ter zake, "[...] aangezien het Gemeenschapsmerk van Hästens in zwart-wit is uitgevoerd, en het er daarmee niet op aankomt in welke kleur de bedden van Raamsveld zijn uitgevoerd, nu in elk geval vast staat dat dit niet zwart-wit is. Met dat laatste staat tevens vast dat het dessin van de bedden van Raamsveld niet identiek is aan het Gemeenschapsmerk van Hästens, zodat van inbreuk in de zin van artikel 9, lid 1, aanhef en onder a van de Gemeenschapsmerkenverordening geen sprake kan zijn."

Naar de maatstaf van voornoemd artikel 9 onder b en de uitwerking daarvan door de rechtbank in r.o. 4.7 is er echter wel sprake van inbreuk. "Het ruitmotief waarin de bedden van Raamsveld zijn uitgevoerd wijkt niet of nauwelijks af van het merk van Hästens. De enkele omstandigheid dat in het motief van Raamsveld mogelijk nog één kleur althans tint meer is te ontwaren doet er niet aan af dat de totaalindruk van merk en teken in verregaande mate overeenstemt."

Ten aanzien van het Gemeenschaps(woord/beeld)merk, die de merknaam bevat en een afbeelding van een paard, gaat de rechtbank eveneens uit van de in r.o. 4.7 genoemde maatstaf. Indien het alleen zou gaan om de merknamen Hästens en Hanson zou er volgens de rechtbank op zijn minst twijfel kunnen bestaan of in dat geval sprake zou zijn van een met het merk overeenstemmend teken, nu er weliswaar enige overeenstemming tussen de woorden is, maar ook belangrijke punten van verschil, zowel visueel als auditief. Waar het echter volgens Hästens op aankomt is of het gebruik van de aanduiding in combinatie met de afbeelding van het paard als overeenstemmend moet worden beschouwd.

Ja, zegt de rechtbank. "Ook hier geldt dat het gewraakte teken wordt gebruikt voor dezelfde waren waarvoor het merk is ingeschreven, hetgeen betekent dat reeds een beperkte overeenstemming tussen merk en teken voldoende is om tot verwarringsgevaar te concluderen. Verder is van belang dat het merk van Hästens voor de waren waarvoor het is ingeschreven een grote onderscheidingskracht toekomt, gelet op de onvoldoende weersproken bekendheid daarvan en de daarin voorkomende combinatie van een niet alledaagse naam met de afbeelding van een paard. Juist die combinatie komt volledig terug in het door Raamsveld gebruikte teken. Dat het woord niet hetzelfde is en dat het paard niet achter, maar voor dat woord is geponeerd doet niet af aan de totaalindruk die door het teken wordt opgeroepen en die zodanig overeenstemt met de totaalindruk van het merk dat daardoor verwarring bij het in aanmerking komende publiek kan ontstaan. Dit geldt te meer nu er van uit moet worden gegaan dat het publiek zelden het merk en het teken zoals afgebeeld onder 4.10 zal kunnen vergelijken. Onweersproken is immers dat de bedden van Raamsveld voor ongeveer één tiende van de prijs van de bedden van Hästens worden aangeboden en niet in dezelfde winkels te koop zijn."

Nu de vorderingen van Hästens op grond van de Gemeeschapsmerken volledig toewijsbaar zijn, heeft zij aldus de rechtbank geen belang meer bij de beantwoording van de vraag of er tevens sprake is van inbreuk op haar Beneluxmerken.

Lees het vonnis hier.

De AG acht alle vier rechtsmiddelen ten aanzien van zowel het vormmerk als de bonbonverpakking deels ontoelaatbaar, deels ongegrond.

"Ohne Zweifel scheint der Wortlaut der fraglichen Vorschrift dafür zu sprechen, dass jedes Zeichen mit einem Minimum an Unterscheidungskraft zur Eintragung zuzulassen ist. Durch die weitere Entwicklung der Rechtsprechung zu den dreidimensionalen Marken ist diese Diskussion jedoch überwunden worden und daher die Streitfrage der Abgrenzung zwischen minimaler Unterscheidungskraft und ihrem völligen Fehlen hier nicht weiter zu vertiefen, auch wenn sie für Bildmarken und Wortmarken weiterhin offen ist.

Auch wenn die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken sich nicht von denjenigen unterscheiden, die für andere Kategorien von Marken gelten, besteht doch ein gewisser Konsens darüber, dass es in der Praxis schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Marke nachzuweisen als die einer Wort- oder Bildmarke.

Der Gerichtshof hat außerdem wiederholt darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers als der entscheidende Maßstab, um die Eignung angemeldeter Zeichen als Herkunftshinweis zu beurteilen, im Fall eines dreidimensionalen Zeichens nicht notwendig die gleiche ist wie bei Zeichen anderer Art, die vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Waren unabhängig sind, weil die Durchschnittsverbraucher nicht daran gewöhnt sind, aus der Form von Waren ohne zusätzliche Bild- oder Wortelemente auf die Herkunft der Waren zu schließen."

Lees de conclusie ten aanzien van het vormmerk hier. Lees de conclusie ten aanzien van de bonbonverpakking hier.

Rechtbank Breda vindt echter dat het merk van Van Gelderen ieder onderscheidend vermogen mist, het is geen emergent merk en inburgering is niet aangetoond. Bovendien heeft Mensen de tekens “de ontslaglijn”en öntslaglijn.nl” slechts gebruikt in beschrijvende zin en zelfs als het merk onderscheidend zou zijn geweest, zou er dus nog geen sprake zijn van inbreuk.

Finview heeft daarnaast een geldige reden om het teken te gebruiken, nu zijn dienstverlening ziet op ontslagkwesties en hij het teken reeds voor het gedeponeerd werd als domeinnaam gebruikte. Aldus beschikt hij over “een eigen recht om dat teken te gebruiken en dat recht behoeft niet voor de toepassing van artikel 13 A BMW te wijken.” Ook  is er geen sprake van nodeloseze verwarring of misleiding en van ongerechtvaardigd voordeel trekken van de reputatie van Van Gelderen of van een onrechtmatige daad kan dus geen sprake zijn.

In reconventie spreekt de Rechtbank de nietigheid uit van dit woord/beeldmerk van Van Gelderen en beveelt tot doorhaling.

Lees het vonnis hier.