Rechtspraak  

Met het oog op het aflopen van het ABC hebben diverse generieke producenten, waaronder Merck Generics, medicijnregistraties aangevraagd en verkregen voor generieke sumatriptan. Merck Generics heeft daarnaast haar product ook alvast laten opnemen in de G-Standaard voor mei 2006; de G-Standaard is een databank van alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, met prijsopgave, die wordt onderhouden door het bedrijf Z-Index B.V. Deze databank, althans een uittreksel daaruit, wordt ook wel "de Taxe (voor geneesmiddelen)" genoemd. Voor producenten van geneesmiddelen is opname in de Taxe van essentieel belang, omdat apotheekhoudenden een geneesmiddel in beginsel slechts zullen afleveren als dat met gebruikmaking van de in de G-Standaard opgenomen codes kan worden gedeclareerd bij een zorgverzeraar.

De G-Standaard voor mei 2006 is eind april (dus voor afloop van het ABC) voor de diverse partijen in de geneesmiddelen-branche beschikbaar gekomen voor raadpleging. Op 27 april 2006 is door Z-index een nadere mededeling gedaan (door middel van een zgn. "Taxe-brief") dat de generieke sumatriptan van Merck Generics met het oog op het octrooi op het originele product pas ná 16 mei 2006 zou worden verhandeld. Volgens de voorzieningenrechter is dit van belang voor het oordeel dat van inbreuk geen sprake is. Daarnaast weegt mee dat de aanbieding door Merck Generics is opgenomen in de G-Standaard die betrekking heeft op de maand waarin het tijdstip valt vanaf waarvan het haar zal zijn toegestaan om (afleverings)handelingen te verrichten met betrekking tot het onder bescherming gestelde product. Tenslotte weegt voor de voorzieningenrechter mee dat opname in de G-Standaard noodzakelijk is om een ongestoorde en onmiddellijke aflevering van het generieke geneesmiddel na afloop van de bescherming van het ABC mogelijk te maken.

Lees het vonnis hier

Bij gebreke van enige definitie van het begrip „werkzame stof” in verordening nr. 1768/92 moeten de betekenis en de draagwijdte van deze woorden worden bepaald met inachtneming van de algemene context waarin zij worden gebruikt en in overeenstemming met hun in de omgangstaal gebruikelijke betekenis.

In casu moet erop worden gewezen dat blijkens de stukken in deze zaak vaststaat dat de uitdrukking „werkzame stof” in de in de farmacologie gebruikelijke betekenis niet stoffen in de samenstelling van een geneesmiddel omvat die geen eigen werking uitoefenen op het organisme van mens of dier.

(…) vastgesteld moet worden dat een stof die geen eigen therapeutisch effect heeft en die ertoe dient om het geneesmiddel een bepaalde farmaceutische vorm te geven, niet valt onder het begrip werkzame stof, dat het op zijn beurt mogelijk maakt het begrip product te definiëren. Een dergelijke stof kan in combinatie met een stof die zelf wel therapeutische effecten heeft, dus geen „samenstelling van werkzame stoffen” zijn in de zin van artikel 1, sub b, van verordening nr. 1768/92.

Dat de stof die geen eigen therapeutisch effect heeft, het mogelijk maakt het geneesmiddel een farmaceutische vorm te geven die noodzakelijk is voor de therapeutische werking van de stof met therapeutische effecten, doet aan deze uitlegging niet af.

Zoals de advocaat-generaal in punt 11 van zijn conclusie en de Franse en de Nederlandse regering hebben opgemerkt, lijkt het meer algemeen niet ongewoon dat stoffen die het mogelijk maken het geneesmiddel een bepaalde farmaceutische vorm te geven, invloed hebben op de therapeutische werking van de werkzame stof in het geneesmiddel.

Een begrip „samenstelling van werkzame stoffen” van een geneesmiddel dat een samenstelling van twee stoffen zou omvatten waarvan er slechts één eigen therapeutische effecten heeft voor een bepaalde indicatie, en de andere een farmaceutische vorm van het geneesmiddel mogelijk maakt die noodzakelijk is voor de therapeutische werking van de eerste stof voor die indicatie, zou derhalve bij de toepassing van de verordening hoe dan ook een element van rechtsonzekerheid introduceren. Dat een stof die geen eigen therapeutisch effect heeft, noodzakelijk is om de therapeutische werking van de werkzame stof te garanderen, kan in casu namelijk niet als een inhoudelijk voldoende bepaald criterium worden beschouwd.

Afgezien daarvan zou een dergelijk begrip ook in de weg staan aan de verwezenlijking van het in de zesde overweging van de verordening genoemde doel, dat op communautair niveau een uniforme oplossing moet worden gevonden om zo een heterogene ontwikkeling van de nationale wetgevingen te voorkomen, die uitloopt op nieuwe ongelijkheden die het vrije verkeer van geneesmiddelen in de Gemeenschap zouden kunnen belemmeren en daardoor de instelling en de werking van de interne markt rechtstreeks zouden kunnen aantasten.

Derhalve moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 1, sub b, van verordening nr. 1768/92 aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel” niet een samenstelling van twee stoffen omvat waarvan er slechts één eigen therapeutische effecten heeft voor een bepaalde indicatie, en de andere een farmaceutische vorm van het geneesmiddel mogelijk maakt die noodzakelijk is voor de therapeutische werking van de eerste stof voor die indicatie.

Lees het volledige arrest hier.

Angiotech Pharmaceuticals Inc. (“Angiotech”) en Boston Scientific Corporation (“Boston Scientific”) werken samen op het gebeid van paclitaxel-afgevende stents. Angiotech is samen met de University of British Colombia houdster van een Europees octrooi dat betrekking heeft paclitaxel-afgevende stents. Boston Scientific is licentiehoudster.

Het octrooi is onderwerp geweest van oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) en is bij beslissing van de Oppostie-Afdeling (na terugverwijzging) van 24 januari 2005 overeind gebleven.

Sahajanand is een in India gevestigde fabrikant van stents voor kransslagaders. Sahajanand produceert een drug-eluting stent onder de naam Infinnium, die als geneesmiddel paclitaxel bevat, de generieke benaming voor de stof taxol. Op verzoek van Sahajanand heeft Prof. Serruys een clinical trial uitgevoerd, genaamd SIMPLE 2, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Angiotech en Boston Scientific zijn van mening dat de Infinnium stent valt onder de bescherming van het octrooi, en vorderen een inbreukverbod met nevenvorderingen, waaronder een op te leggen moratorium van drie jaar wegens gebruik van onrechtmatig in Nederland verkregen onderzoeksgegevens ten behoeve van de aanvraag van een CE-vergunning.

Sahajanand betwist de inbreuk en beroept zich onder meer op de onderzoeksexceptie van artikel 53 lid 3 ROW 1995. In reconventie vordert Sahajanand dat het octrooi wordt vernietigd voor Nederland, wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit, en dat het toegevoegde materie zou omvatten.

In een incidenteel vonnis d.d. 31 augustus was reeds beslist dat de Rechtbank niet grensoverschrijdend, maar alleen voor Nederland bevoegd is.

De beoordeling

De rechtbank verwerpt de nietigheidsargumenten van Sahajanand en wijst de vorderingen in reconventie af. Ten aanzien van de stelling van Sahajanand dat de octrooihouder geen recht heeft op de ingeroepen prioriteit van US 94536 verwijst de rechtbank naar beslissingen G3/93 en G 2/98 van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau en de daaruit bekende “AND”/”OR” theorie. 

Ten aanzien van de inventiviteit oordeelt de rechtbank onder meer (r.o.4.25): “Wil evenwel sprake zijn van onvoldoende uitvindingshoogte, dan dient de gemiddelde vakman volgens vaste rechtspraak ertoe te worden gebracht om taxol toe te passen. Dat betekent dat hij in de verwachting dat dit (mogelijk) restenose zou voorkomen taxol zou hebben gekozen als gevolg van aanwijzingen of “pointers” in de stand van de techniek. Hierbij dient evenwel in aanmerking te worden genomen dat van de gemiddelde vakman enig (routinematig) onderzoekwerk verwacht mag worden ter optimalisering van bekende techniek, zodat een selectie uit een vrij beperkte groep van geneesmiddelen – aangenomen dat op zich het testen van die geneesmiddelen geen bijzondere moeilijkheden voor de vakman met zich brengt of sprake is van overwinning van een vooroordeel – onvoldoende uitvindingshoogte kan opleveren ook al levert die selectie een optimaal resultaat op.”

De inbreukvorderingen van Angiotech in Boston Scientific in conventie worden deels toegewezen.  De rechtbank is van dat de Infinnium stent valt onder de beschermingsomvang van het octrooi.  

Het beroept op de onderzoeksexceptie slaagt niet. De rechtbank overweegt onder meer dat “(…) er bij het onderzoek van Serruys geen sprake was van een reëel nagestreefde verbetering van de geoctrooieerde stents. Het gaat niet om onderzoek in de zin van de wettelijke onderzoeksexceptie, maar om (pre-marketing) testen.” En: “(…) aangenomen mag worden dat Sahajanand met de resultaten van dit onderzoek in de hand de acceptatie van de stent, immers afkomstig uit een land dat niet direct bekend staat als producent van stents, wil vergroten. Onderzoek met dit doel valt niet onder onderzoeksexceptie.”

De rechtbank ziet geen termen voor een moratorium.

Lees het vonnis hier.

“om ten aanzien van MP3 spelers die met het oog op de rechten van Philips c.s. moeten worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" als bedoeld in artikel 2 lid 1 van Verordening EG 1383/2003, in Nederland de volgende handelingen te verrichten: in het douanegebied van de Gemeenschap binnen te brengen, of dergelijke goederen in het vrije verkeer te brengen, buiten het douanegebied van de Gemeenschap te brengen, (weer) uit te voeren, of die onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot op te slaan, dan wel een of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, of daarbij overigens betrokken te zijn;”

Artikel 16 APV leest:

‘Goederen waarvan na afloop van de in artikel 9 bedoelde procedure is vastgesteld dat zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, mogen niet:

- in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht,
- in het vrije verkeer worden gebracht,
- buiten het douanegebied van de Gemeenschap worden gebracht,
- uitgevoerd worden,
- wederuitgevoerd worden,
- onder een schorsingsregeling worden geplaatst, of
- in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen.’
 
Dit roept een aantal vragen op:

Kent artikel 16 een vorderingsrecht toe aan de rechthebbende, of bevat het een instructie geeft aan de douane-autoriteiten? Kun je als aangever van de goederen artikel 16 APV ‘schenden’?

Strekt artikel 16 verder dan de specifieke door de douane tegengehouden partij goederen? Kan Sisvel op grond van artikel 16 APV een verbod krijgen op toekomstige transporten van hetzelfde product?

Wie het weet, mag het zeggen.

Lees het vonnis hier.

"De vraag dient derhalve te worden beantwoord of appellant in de periode van 13 januari 1995 tot 1 mei 1995 direkt of indirekt diensten heeft verleend op het gebied van octrooien, merken, modellen, auteursrecht en dergelijke (in het algemeen de intellectuele en industriële eigendom) en zo ja, hoe vaak en gedurende hoeveel dagen, met dien verstande dat het appellant wel was toegestaan een zelfstandig octrooibureau te vestigen buiten de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.
Een redelijke uitleg van dit verbod brengt naar het oordeel van het hof mee dat het appellant wel was toegestaan om de betreffende diensten in de genoemde periode te verlenen vanuit het door hem geopende kantoor in Nijmegen, maar niet vanuit de kantoorruimte die hij had gehuurd in Nuenen.

(...)De grieven slagen echter, voor zover zij gericht zijn tegen het feit dat de rechtbank Octrooibureau Zuid niet tot nadere bewijslevering heeft toegelaten.

In hoger beroep heeft Octrooibureau Zuid uitdrukkelijk en specifiek aangeboden te bewijzen dat appellant het verbod, ook in de "beperkte" uitleg daarvan, in de periode van 13 januari 1995 tot 1 mei 1995 bij herhaling heeft overtreden en terzake dwangsommen heeft verbeurd."

Lees veel meer in het arrest.

Aan een oordeel over de geldigheid van de octrooien waagt de rechtbank zich niet in verband met de oppostie die is ingesteld tegen de divisional. De rechtbank overweegt (r.o. 4.3): "Zowel in conventie als in reconventie heeft Unilever zich op het standpunt gestend dat de octrooien nietig zijn. In de regel zal de rechtbank die stelling als eerste onderzoeken aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is. De rechtbank merkt evenwel op dat met betrekking tot EP 170 een oppositieprocedure loopt. In elk geval met betrekking tot dit octrooi is er dan ook reden de uitkomst van die oppositieprocedure af te wachten. Nu EP 193 feitelijk dezelfde uitvinding openbaart als EP 170 is het opportuun ook voor dit octrooi de uitkomst van die oppositieprocedure af te wachten. De rechtbank zal deze procedure, voorzover deze de geldigheid van de octrooien betreft dan ook schorsen op de voet van artikel 83, derde en vierde lid Row 1995."

De rechtbank ziet geen aanleiding om ook de inbreukvraag te schorsen in afwachting van de uitkomst in oppositie. In beide octrooien is in de eerste conclusie opgenomen het kenmerk dat de wrapper een helderheid (clarity) heeft van meer dan 90%. Colgate heeft een rapport van een onderzoeksbureau overgelegd waarin wordt geconcludeerd dat de LUX zeepverpakkingen een clarity hebben van meer dan 90%. Unilever heeft een rapport van een onderzoeksbureau overgelegd waarin juist wordt geconcludeerd dat de LUX zeekverpakkingen een clarity hebben van mínder dan 90%. Colgate heeft de inhoudelijke juistheid van de resultaten in het onderzoeksrapport van Unilever niet betwist, maar stelt dat niet de juiste, uit het octrooi blijkende meetmethode is gebruikt voor de bepaling van de clarity.

Door de onderzoeksbureaus van beide partijen is een standaardtestmethode van de American Society for Testing and Material (ASTM) gebruikt. Evenwel is door het onderzoeksbureau van Colgate de ASTM standaard D-1003-97 gebruikt, terwijl door het onderzoeksbureau van Unilever de ASTM standaard D 1746-97 gebruikt. Volgens de rechtbank heeft het onderzoeksbureau van Unilever de juiste standaard gebruikt, en Colgate's onderzoeksbureau de verkeerde. De rechtbank overweegt onder meer (r.o. 4.15): "Indien in een octrooi bepaalde parameters worden opgegeven dan dient vast te staan langs welke weg deze kunnen worden bepaald. Bij voorkeur dient daartoe aansluiting te worden gezocht bij in de industrie algemeen aanvaarde standaardmethoden. Als van een beschikbare standaardmethode wordt afgeweken dient het octrooischrift in elk geval zoveel informatie te verschaffen dat ondubbelzinnig duidelijk is langs welke methode de opgegeven parameters dienen te worden bepaald. EP 193 en EP 170 voldoen hieraan niet waar het gaat om de bepaling van clarity. Er wordt in het octrooischrift niet naar de bestaande voor clarity geëigende standaard verwezen en de methode die wordt gesuggereerd is onvoldoende navolgbaar omdat niet blijkt dat de Hazemeter van BYK-Gardner dient te worden gebruikt.(...) Hierbij weegt mee dat onduidelijkheden in het octrooischrift voor rekening van de octrooihouder dienen te blijven."

Omdat de meetresultaten in het rapport van Unilever niet inhoudelijk zijn betwist worden de vorderingen van Colgate afgewezen.

Lees het vonnis hier.

In de zomer van 1998 heeft Naaktgeboren de executie van het kort geding arrest gestaakt. Van Spelden heeft tot zekerheid van haar verhaal op Naaktgeboren eind april 2004 conservatoire beslagen doen leggen ten laste van Naaktgeboren, die inmiddels na een opheffing kort geding zijn opgeheven.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam hechtte in zijn vonnis van mei 2004 waarde aan het argument van Naaktgeboren dat zij Van Spelden niet heeft verhinderd om zuig-/blaaswagens te maken, maar uitsluitend om inbreuk te maken op haar octrooi.

Van Spelden heeft volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk kunnen maken dat zij wel verhinderd was om zuig-/blaaswagens te produceren zonder inbreuk te op het octrooi van Naaktgeboren. 

In het kader van de vaststelling van het tijdvak waarbinnen de schade zich heeft voorgedaan stelt de rechtbank eerst vast dat rechterlijke uitspraken van rechtswege werken en dat de verplichting tot voldoening aan een uitspraak ingaat, zodra het vonnis is uitgesproken.

De rechtbank oordeelt dat dit in ieder geval vanaf 9 december 1998 (einduitspraak rechtbank in de bodemzaak) gold, omdat op die datum het octrooi nietig is verklaard. Het hoger beroep maakt hierin geen verschil, nu het Hof het vonnis heeft bekrachtigd. 

Bovendien is volgens de rechtbank komen vast te staan dat al vanaf 8 juli 1998 de tenuitvoerlegging van de kort geding uitspraak van het Hof door Naaktgeboren was gestaakt.

De rechtbank concludeert dan dat vanaf 8 juli 1998 het Van Spelden vrij stond om droge stoffen wagens op de markt te brengen, zonder te worden gehinderd door octrooipretenties van Naaktgeboren. De periode waarover de omvang van de aansprakelijkheid van Naaktgeboren moet worden vastgesteld is van 3 maart 1994 t/m 8 juli 1998. 

Van Spelden slaagt niet in haar betoog dat zij ook nadien schade heeft geleden ten gevolge van de onterechte executie van het arrest. Volgens Naaktgeboren hebben derden in die periode zonder problemen substantiële marktaandelen in het segment van de droge stoffen wagens weten te bemachtigen. De rechtbank leidt daar uit af dat Van Spelden heeft afgezien van activiteiten op die markt en dat de reden ervoor niet zijn toe te rekenen aan het inroepen van achteraf gebleken nietige octrooipretenties.

De rechtbank schat de omvang de schade en bepaalt dat de relevante geografische markt Nederland en België is. In de betreffende periode bestond de relevante productmarkt naar het oordeel van de rechtbank uit 28 à 30 droge stoffen wagens. Per jaar komt dat neer op 7 à 8 wagens. Daarna komt de rechtbank toe aan de vraag welk aandeel Van Spelden op deze markt zou hebben kunnen verwerven.  De rechtbank stelt daarbij voorop dat Van Spelden voor alles een bouwer van natte stoffen wagens was en nog steeds is.

Tot het moment dat zij terzake van inbreuk werd aangesproken, had zij niet meer dan 3 droge stoffen wagens in opdracht van derden geassembleerd. Deze wagens waren bovendien van een op de markt ongebruikelijk niet-zelfrijdend type en niet door haar zelf ontwikkeld. Voorts wordt daarbij in aanmerking genomen dat Van Spelden na te zijn aangesproken door Naaktgeboren niet heeft getracht om het octrooi heen te werken.

Weliswaar is het Naaktgeboren geweest die Van Spelden ten onrechte aan een nietig octrooi heeft gehouden en daaruit kan in beginsel niet zonder meer een schadebeperkingsplicht worden afgeleid, bestaande uit het om een achteraf bezien nietig octrooi heenwerken, indien een dergelijke octrooihouder derden ten onrechte aan een pretens monopolierecht houdt.

Maar in een geval als het onderhavige, kan ruimte zijn voor een uitzondering.

Immers, de (ook aan Van Spelden bekende) integrale concurrentie op de relevante markt (waaronder de voormalige werkgever van de heer Van Spelden, marktleider Lagram) produceerde in die tijd droge stoffen wagens door eenvoudigweg een andere pomp toe te passen en/of een filter weg te laten. Dan ontstaat geen octrooiprobleem, zo staat ten processe als onvoldoende steekhoudend weersproken vast, waarin wordt uiteen gezet dat en waarom de door de concurrentie toegepaste pomp niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.

Onvoldoende weersproken is met name ook dat de heer Van Spelden heeft erkend dat hij wist dat het technisch mogelijk was een andere pomp te monteren – bij gelegenheid van de mondelinge behandeling van het opheffings kort geding in Rotterdam. Dat Van Spelden niettemin stelt te menen dat zulks ook onder het octrooi zou vallen, is in het licht van de stellingen van Naaktgeboren onvoldoende gesubstantieerd en middels een deskunidgenrapport gemotiveerd weerlegd.

Zodoende moet het er voor gehouden worden dat Van Spelden wist dat het mogelijk was en binnen haar bereik lag om zonder onaanvaardbare inspanningen droge stoffen wagens te assembleren die vrij zouden lopen van het octrooi, zonder dat dat afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de wagens.  Deze mogelijkheid heeft zij niet benut.

De hiervoor overwogen omstandigheden voeren de rechtbank tot de conclusie dat Van Spelden niet zodanig geïnteresseerd was in de markt voor droge stoffen wagens, dat het reëel is te veronderstellen dat zij een substantieel deel van deze markt, bijvoorbeeld 1 of 2 wagens per jaar, zou zijn gaan bedienen.  De rechtbank is van oordeel dat sprake is van eigen schuld in de zin van art. 6:101 BW aan de zijde van Van Spelden.  Volgens de rechtbank heeft Van Spelden nagelaten om het octrooi heen te werken teneinde droge stoffen wagens op de markt te kunnen brengen. Dat heeft Van Spelden als gezegd om haar moverende redenen nagelaten, welk nalaten gelet op art. 6:101 BW niet onbeperkt voor rekening van Naaktgeboren behoort te komen. 

De rechtbank oordeelt dat het evenwel te ver gaat om uit te gaan van 100% eigen schuld. Het is de rechtbank niet duidelijk of derden om het octrooi heen zijn gaan werken na te zijn aangesproken op (dreigende) octrooi-inbreuk door Naaktgeboren. De situatie is anders wanneer executie van een kort geding uitspraak boven je hoofd hangt. 

Daarnaast rekent de rechtbank Van Spelden toe dat zij te lang heeft gewacht met het aanbrengen van een nietigheidsactie. Zij is daartoe eerst overgegaan drie jaar na het kort geding vonnis en zelfs bijna twee jaar na het arrest in kort geding dat jegens haar ten uitvoer is gelegd door Naaktgeboren. Het ten tijde van het appel in kort geding nog niet aanhangig hebben gemaakt van een nietigheidsprocedure is blijkens het arrest van het Hof in kort geding immers een belangrijke reden geweest om in die zaak uit te gaan van de geldigheid van het octrooi. 

Schattenderwijs begroot de rechtbank het totale gemiste debiet van Van Spelden op hooguit 4 wagens over de betreffende periode van bijna vier en een half jaar. Verdiscontering van vorenbedoelde twee eigen schuld componenten resulteert naar schatting van de rechtbank in een gemist debiet van ongeveer 2 wagens à raison van een gederfde winst die door de rechtbank wordt geschat op f 30.000,- per stuk. Met verdiscontering van de wettelijke rente begroot de rechtbank de voor vergoeding in aanmerking komende schade aldus op € 50.000,- ten tijde van de uitspraakdag. 

Andere door Van Spelden opgevoerde schadeposten zijn niet toewijsbaar, omdat deze niet kunnen worden toegerekend aan het schadetoebrengende feit. Voor de betreffende posten bestaat geen adequaat geoordeeld causaal verband bedoeld in art. 6:98 BW. De proceskosten worden gecompenseerd.

Lees het vonnis hier.

De zaak is een vervolg op de eerdere zaak Boehringer I (zaak C-143/00 [2002]) en betreft de parallel import van farmaceutische producten (inhalers en pillen). Het Engelse Court of Appeal heeft een aantal vragen voorgelegd over de juiste uitleg van de eerdere ompakkingsjurisprudentie van het Hof van Justitie, onder meer met betrekking tot de noodzaak tot ompakking ('reboxing'),  de bewijslast ten aanzien van de verschillende voorwaarden voor ompakking zoals neergelegd in het arrest Bristol-Myers Squibb uit 1996 (gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93), de toepasselijkheid van de voorwaarden uit dit arrest op gestickerde producten ('overstickered products') en de gevolgen van het niet waarschuwen van de merkhouder (failing to give notice).

De AG adviseert het Hof van Justitie om de voorgelegde vragen als volgt te beantwoorden:
 
- The five conditions set out in Bristol-Myers Squibb (‘the BMS conditions’) do not apply where a parallel importer markets in one Member State a pharmaceutical product imported from another Member State in its original internal and external packaging to which the parallel importer has applied an additional external label printed in the language of the Member State of importation.

– The requirement that repackaging be necessary (the first BMS condition) applies merely to the fact of reboxing and does not extend to the precise manner and style thereof.

– The requirement that the presentation of the repackaged product be not such as to be liable to damage the reputation of the trade mark or its owner (the fourth BMS condition) is not limited to defective, poor quality or untidy packaging: the issue is whether there is a serious risk that the reputation of the trade mark will be damaged.

– Both inappropriate presentation of the trade mark and incorrect suggestion of a commercial link are capable in principle of damaging the trade mark’s reputation. Whether particular forms of repackaging cause such damage and whether the damage is sufficiently serious to amount to a ‘legitimate reason’ within the meaning of Article 7(2) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks is a question of fact for the national court.

– In circumstances where the importer has failed to give notice but has complied with the other BMS conditions, he infringes by every subsequent importation. It is for the national court to determine the appropriate sanction, which should be effective and dissuasive. It should also be proportionate and therefore should not be equal to the sanction that would apply if the other BMS conditions had also been breached.

– The parallel importer bears the burden of proving compliance with the first, second, third and fifth BMS conditions. The trade mark owner bears the burden of proving serious risk of damage to the reputation of the trade mark or himself (the fourth BMS condition)."

Lees de conclusie hier (Geen Nederlandse tekst beschikbaar).

Conclusie 1 leert dat de specifieke combinatie moet zijn samengesteld uit in elk geval een A-component, bestaande uit een kortketenige oligosaccharide en een B-component, bestaande uit een langketenige polysaccharide. Voor de duidelijkheid: kortketenig is gedefinieerd als korter dan 7 saccharideneenheden en langketenig als meer dan 6 eenheden.

De rechtbank concludeert dat de A-component aanwezig is. De vraag of er ook sprake is van een B-component beantwoord de rechtbank ontkennend. In het Kruidvat-product is gebruik gemaakt van het handelsproduct Fibrulose’97 en dat is volgens de rechtbank niet aan te merken als de B-component, omdat slechts een deel (63%) van dit product uit langketenige saccharideneenheden bestaat:

“Uit deze bewoordingen volgt dat een koolhydraat eerst als een B-component kwalificeert indien deze bestaat uit een polysaccharide met een DP in de range van 7 tot en met 100. Op deze wijze wordt de B-component dan ook gesteld tegenover de A-component welke moet bestaan uit een saccharide met een DP in de range van 2 tot en met 6. Naar voorlopig oordeel kan Fibrulose’97, waarvan 37 gew. % buiten de door de uitvinder gedefinieerde grenzen valt, dan ook niet als een B-component worden gekwalificeerd. Door Fibrulose’97 toe te passen in haar zuigelingenvoeding maakt Kruidvat dan ook geen inbreuk op conclusie 1 van het octrooi en evenmin op de volgconclusies die alle uitgaan van de toevoeging van een B-component met prebiotische werking zoals die is gespecificeerd in de eerste conclusie.”

Nutricia doet nog tevergeefs een poging door te stellen dat het deel met een lager DP (de voornoemde 37%) weggedacht moet worden:

“De stelling van Nutricia slaagt ook niet onder de veronderstelling dat van de toegevoegde Fibrulose’97 het deel met een DP lager dan zeven moet worden weggedacht, zodat nog steeds een hoeveelheid – 63 gew. % – als polysaccharide met een DP groter dan 6 resteert. Onder die aanname dreigt immers dat de gewichtsverhouding in het mengsel niet meer voldoet aan de grens dat ten minste 5 gew % van het mengsel langketenig is. De kwantitatieve bepalingen van dr. Stahl zijn onvoldoende nauwkeurig om daar uitspraken over te doen. Voorts is onder die aanname het kortketenige deel van de Fibrulose’97 als een derde component aan te merken, hetgeen in strijd is met de vooronderstelling dat het
mengsel is samengesteld uit twee componenten.”

De vorderingen van Nutricia worden afgewezen. 

Lees het vonnis hier. Mediaberichtgeving hier.