Octrooirecht  

HR 6 oktober 2011, LJN BT8777 (Conclusie Procureur Generaal Niessen)

Als randvermelding. Vennootschapsbelasting, octrooirechten en royalties. Ook al had belanghebbende voor haar wijze van handelen uitsluitend het oogmerk de opbrengsten van de octrooirechten buiten de Nederlandse belastingsfeer te brengen, zulks op zich zelf er nog niet toe kan leiden, dat belanghebbende geacht moet worden zelf als de rechthebbende op de door A ontvangen royalties te zijn opgetreden

4.12 De belastingplichtige die octrooirechten overdraagt aan een gelieerde vennootschap, zal een zakelijke vergoeding in aanmerking behoren te nemen in het jaar waarin die octrooirechten worden overgedragen. Het in latere jaren in aanmerking nemen van de inkomsten uit de octrooirechten alsof belanghebbende nog rechthebbende was op de door de gelieerde vennootschap ontvangen royalty's, wijst de Hoge Raad van de hand in zijn arrest van 25 juni 1969, nr. 16 016(12):

dat het Hof op grond van de in de uitspraak vermelde feiten en omstandigheden heeft geoordeeld, dat door het afstaan van de onderhavige octrooirechten door belanghebbende aan de dochtervennootschap A tegen betaling van de door belanghebbende in verband met de verwerving van die rechten gemaakte kosten een vermogensverschuiving ten gunste van A heeft plaatsgevonden, die gelijk te stellen is aan de door A nadien ontvangen royalties en verdere opbrengst van die octrooien, welke royalties en opbrengst zijn aan te merken als informele kapitaalstortingen van belanghebbende in deze dochtervennootschap, zodat de kostprijs, dan wel de boekwaarde van de aandelen in die dochtervennootschap en daarmee belanghebbendes winst met de bedragen van bedoelde kapitaalstortingen moeten worden verhoogd;
dat het Hof voor deze beslissing heeft doen wegen, dat voor de toepassing van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 aan een transactie tussen een moedervennootschap en een dochtervennootschap de eis gesteld moet worden, dat zij is aangegaan op voorwaarden van economische en financiële aard, welke niet afwijken van die welke met een onafhankelijke derde zouden worden overeengekomen, zomede dat - gelijk aan het Hof uit eigen wetenschap bekend is - de contraprestatie bij het prijsgeven van industriële eigendomsrechten als de onderhavige pleegt gesteld te worden op periodiek wederkerende betalingen, die afhankelijk zijn van de omzet;
dat echter uit een en ander niet de gevolgtrekking kan worden gemaakt, dat, nu belanghebbende bij de afstand van haar rechten op octrooien aan A afgezien van de restitutie van gemaakte kosten een tegenprestatie als bedoeld niet heeft bedongen, de bedragen van de door deze vennootschap ter zake van de exploitatie van de octrooirechten verkregen opbrengsten in de jaren waarin deze zijn ontvangen, als - informele - kapitaalstortingen van belanghebbende in die vennootschap moeten worden aangemerkt, doch enkel dat zulke kapitaalstortingen hebben plaatsgevonden, ter waarde van de contraprestatie die van een onafhankelijke derde zou kunnen zijn bedongen, in de jaren waarin belanghebbende rechten, die zij zelf had kunnen verwerven, aan A heeft doen overdragen;
dat te deze vaststaat, dat in 1953 de oorspronkelijke octrooiaanvragen aan A is overgedragen en dat vervolgens octrooirechten aan deze vennootschap zijn overgedragen in 1958 en 1959;
dat dan ook slechts van - informele - kapitaalstortingen in deze jaren sprake kan zijn en niet van een zodanige storting in het jaar 1960, waarop de aanslag betrekking heeft;
(...)
dat, ook al had belanghebbende voor haar wijze van handelen uitsluitend het oogmerk de opbrengsten van de octrooirechten buiten de Nederlandse belastingsfeer te brengen, zulks op zich zelf er nog niet toe kan leiden, dat belanghebbende geacht moet worden zelf als de rechthebbende op de door A ontvangen royalties te zijn opgetreden;

HvJ EU 18 oktober 2011, zaak C-34/10 (Olivier Brüstle tegen Greenpeace e.V.) - perscommuniqué nr. 112/11 

Richtlijn 98/44/EG – Artikel 6, lid 2, sub c – Rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen – Verkrijging van voorlopercellen uit menselijke embryonale stamcellen – Octrooieerbaarheid – Uitsluiting van ‚gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden’ – Begrippen ‚menselijk embryo’ en ‚gebruik voor industriële of commerciële doeleinden.

Vragen
1)      Wat moet worden verstaan onder het begrip ‚menselijke embryo’s’ in artikel 6, lid 2, sub c, van [de richtlijn]?a)      Vallen daaronder alle ontwikkelingsstadia van menselijk leven vanaf de bevruchting van de eicel of moet zijn voldaan aan bijkomende voorwaarden zoals bijvoorbeeld het bereiken van een bepaald ontwikkelingsstadium?
b)      Vallen daaronder ook de volgende organismen:
–        onbevruchte menselijke eicellen, waarin een celkern uit een uitgerijpte menselijke cel is getransplanteerd;
–        onbevruchte menselijke eicellen, die worden gestimuleerd tot deling en verdere ontwikkeling middels parthenogenese?
c)      Vallen daaronder ook stamcellen die zijn gewonnen uit menselijke embryo’s in het blastocyststadium?
|2)      Wat moet worden verstaan onder het begrip ‚gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden’? Valt daaronder elke commerciële exploitatie in de zin van artikel 6, lid 1, van [de richtlijn], en in het bijzonder ook een gebruik voor wetenschappelijk onderzoek?
3)      Is technische informatie ook niet-octrooieerbaar overeenkomstig artikel 6, lid 2, sub c, van [de richtlijn] indien het gebruik van menselijke embryo’s geen deel uitmaakt van de met het octrooi geclaimde technische informatie, maar een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van die informatie is
–        omdat het octrooi een voortbrengsel betreft dat alleen kan worden verkregen middels voorafgaande vernietiging van menselijke embryo’s, of
–        omdat het octrooi een werkwijze betreft waarvoor als basismateriaal een dergelijk voortbrengsel nodig is?

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:
1)      Artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, moet in die zin worden uitgelegd dat:
–        elke menselijke eicel, zodra deze is bevrucht, elke niet‑bevruchte menselijke eicel waarin de kern van een uitgerijpte menselijke cel is geïmplanteerd en elke niet‑bevruchte menselijke eicel die is gestimuleerd tot deling en ontwikkeling middels parthenogenese, een „menselijk embryo” is;
–        het aan de nationale rechter staat om in het licht van de ontwikkeling van de wetenschap te beoordelen of een stamcel die is gewonnen uit een menselijk embryo in het blastocyststadium, een „menselijk embryo” in de zin van artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44 vormt.

2)      De uitsluiting van octrooieerbaarheid ten aanzien van het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële en commerciële doeleinden als vermeld in artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44 heeft mede betrekking op gebruik voor wetenschappelijk onderzoek, daar alleen gebruik met een therapeutisch of diagnostisch doel dat kan worden toegepast op en nuttig is voor het menselijke embryo, octrooieerbaar is.

3)      Artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44 sluit octrooieerbaarheid van een uitvinding uit wanneer de technische informatie waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft, de voorafgaande vernietiging van menselijke embryo’s of het gebruik ervan als basismateriaal vereist, ongeacht het stadium waarin dat gebeurt, en zelfs indien de beschrijving van de geclaimde technische informatie geen melding maakt van het gebruik van menselijke embryo’s.

Opgeschoonde pdf

Op andere blogs:
NJBlog (Octrooi en grenzen van leven en dood)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 13 oktober 2011, LJN BT7610 (Samsung tegen Apple)

In't kort: Octrooirecht. Geschil tussen een houder van essentiële Europese octrooien voor 3G/UMTS-telefonie, in het bijzonder (W)-CDMA-technologie, en een producent van mobiele telefoons (smartphones) en tablet computers. De octrooihouder vordert een inbreukverbod terwijl op basis van het beleid van de standaardisatieorganistatie ETSI een verplichting bestaat op FRAND (fair, reasonable and non-discrominatory)-voorwaarden een licentie te verlenen onder de ingeroepen essentiële standaardoctrooien. Technologische standaard, essentiële standaardoctrooien, inbreukverbod in het licht van FRAND-verplichting op basis van ETSI IPR Policy, uitputting, licentieovereenkomst, rechtsverwerking.

EPO, Notice from the European Patent Office dated 31 August 2011 concerning the issuance of a second written opinion in the procedure under Chapter II PCT, 4 oktober 2011.

met dank aan Cees Mulder, auteur van het boek " The Cross-Referenced Patent Cooperation Treaty", jaarlijkse uitgifte in eigen beheer.

Uitbreiding van de contactmomenten met het Europees Octrooibureau als een aanvrager van een internationale octrooiaanvrage een verzoek indient voor internationale voorlopige beoordeling.

Het Europees Octrooibureau (EOB) in zijn functie als Instantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling (International Preliminary Examining Authority = IPEA) van internationale aanvragen heeft de praktijk inzake Regel 66.4 van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty = PCT) aangepast.

Volgens de oude praktijk werd na het indienen van een Verzoek om internationale voorlopige beoordeling (“demand”) meteen het Rapport van de Internationale Voorlopige Beoordeling (International Preliminary Examination Report = IPER) opgemaakt tenzij de indiener van het demand om een telefonisch interview met de examiner van het EOB had verzocht.
Onder de nieuwe praktijk, die per 1 december 2011 ingaat, wordt het aantal dialoogmogelijkheden met het de examiner van het EOB uitgebreid.

In het geval het EOB, als IPEA, een negatieve IPER opmaakt, wordt de applicant om nader schriftelijk advies gevraagd. Dit gebeurt door het uitsturen van een zogenoemde written opinion van de IPEA. Hierop kan de aanvrager reageren door amenderingen aan te brengen en/of argumenten naar voren te brengen binnen de gestelde termijn (normaal 2 maanden, in ieder geval niet korter dan 1 maand).

Als het EOB in de internationale fase is opgetreden als Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek (International Searching Authority = ISA) wordt het door deze autoriteit uitgebrachte Schriftelijk Oordeel (Writen Opinion van de ISA) beschouwd als de eerste written opinion van de IPEA. In deze situatie wordt een tweede written opinion door het EOB als IPEA naar de aanvrager gestuurd, waarop deze kan reageren door het indienen van wijzigingen en/of argumenten.
Indien de WO-ISA is opgesteld door een andere ISA, wordt de WO-ISA niet beschouwd als een (eerste) written opinion van de IPEA (Rule 66.1bis(b) PCT) In deze situatie wordt een eerste written opinion door het EOB als IPEA naar de aanvrager gestuurd, met de uitnodiging hierop te reageren.

De term “negatieve IPER” moet worden opgevat als een Rapport van de Internationale Voorlopige Beoordeling (IPER) op grond waarvan een aanvrager verplicht is te reageren op grond van Regel 161(1) van het Europees Octrooiverdrag in het geval de aanvrager besluit de Europese fase in te gaan.

Er wordt geen written opinion van de IPEA opgemaakt als de indiener van het demand een verzoek om een telefonisch overleg heeft ingediend. Wel is het mogelijk om na ontvangst van de written opinion van het EOB als IPEA een verzoek tot een telefonisch overleg aan te vragen. Dit verzoek moet in ieder geval worden ingediend voordat het EOB het uiteindelijke verslag (IPER) opmaakt. De notulen van de telefonische consultatie worden naar de aanvrager verzonden, maar zonder uitnodiging om verdere wijzigingen en/of argumenten in te dienen, tenzij anders afgesproken tijdens het telefoongesprek.

De nieuwe praktijk is van toepassing op internationale aanvragen waarvoor, op grond van Regel 69.2 PCT, de termijn voor de vaststelling van de IPER verstrijkt op of na 1 december 2011, tenzij de IPER is opgemaakt vóór 1 oktober 2011.

Update 19 oktober 2011: nu de contactmomenten met EPO zijn uitgebreid, is de best practice als volgt: 

• Bij het indienen van het demand altijd argumenten indienen en/of de aanvrage amenderen (in ieder geval door de conclusies te wijzigen); 
• Bij het indienen van het demand verzoeken vragen om een Written Opinion van de IPEA (komt automatisch); 
• Direct na ontvangst van de Written Opinion van de IPEA verzoek indienen voor telefonisch overleg; doe dit nooit vóór ontvangst van de Written Opinion van de IPEA (want dan krijg je geen written opinion); 
• Binnen de gestelde termijn na ontvangst van de Written Opinion van de IPEA reageren door verdere amenderingen en/of argumenten in te dienen; 
• Proberen om tijdens het telefonisch overleg de bezwaren van de EOB examiner weg te nemen. 
• Als tijdens het telefonisch overleg blijkt dat er nog (verdere) amenderingen nodig zijn, aanbieden om die zsm per fax naar de EOB examiner te sturen.

Rechtbank van Koophandel Brussel 3 oktober 2011, A.R. 7.271/08 (Ratiopharm GmbH tegen Lundbeck A.S)

Met dank aan Miew-Woen Sjauw En Wa en Mari Korsten, Patentwerk

De Belgische rechter heeft op 3 oktober een stukje gelegd in de Europese legpuzzel van de octrooi- en ABC-strijd over het geneesmiddel escitalopram. Op de verschillende IE-weblogs is er door de jaren heen al meerdere malen gesproken over deze zaak (zie bijvoorbeeld IEF 6044 en  IEF 7799). Vanuit het oogpunt van rechtspraak over ABCs is dit een belangwekkende uitspraak, die wellicht navolging zal vinden in rechtszaken over andere geïsoleerde enantiomeren.

In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is het octrooi EP 0 347 066 (EP ‘066) uiteindelijk geldig bevonden. Het Nederlandse deel van dit octrooi werd in eerste instantie juist nietig verklaard. Hoger beroep tegen het vonnis van de Haagse rechtbank is aanhangig.

De Belgische rechter gaat niet in op de geldigheid van het octrooi, maar vernietigt het ABC voor escitalopram, op grond van artikel 15 lid 1 (a)  van de ABC verordening (EG 469/2009) omdat het in strijd met artikel 3 (c) en (d) van deze ABC-Verordening is afgegeven.
 
Het ABC wordt op deze grond vernietigd, omdat de in de aanvrage aangewezen handelsvergunning voor escitalopram volgens de Belgische rechter niet de eerste vergunning is om het product (de werkzame stof) escitalopram als geneesmiddel op de markt te brengen. Dat was namelijk de eerdere vergunning voor (racemisch) citalopram; de Belgische rechter oordeelt dat (racemisch) citalopram en escitalopram hetzelfde product betreffen. Lundbeck had in haar aanvrage dus moeten verwijzen naar de eerdere handelsvergunning voor (racemisch) citalopram.

In zijn beslissing verwijst de rechter naar het MIT-arrest (C-431/04) van het Europese Hof van Justitie, waarin wordt vastgesteld dat uitsluitend een stof met een eigen, therapeutisch effect kan worden aangemerkt als een “werkzame stof” in de zin van de ABC-verordening. Citalopram is een racemisch mengsel van R-citalopram en S-citalopram (escitalopram), moleculen die elkaars spiegelbeeld zijn. Volgens de Belgische rechter heeft, in een (racemisch) citalopram bevattend geneesmiddel, alleen escitalopram een eigen therapeutische werking. Escitalopram is dan ook geen nieuw product maar hetzelfde product waaraan (racemisch) citalopram haar werkzaamheid ontleent. Met dit oordeel volgt de Belgische rechter het oordeel van -onder andere- het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en Nederlandse zorgverzekeraars.

Wellicht is de Belgische rechter met deze uitspraak de Nederlandse appelrechter voor. De geldigheid van het ABC is namelijk ook onderwerp van de Nederlandse procedure.

Miew-Woen Sjauw En Wa
Mari korsten

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 oktober 2011, KG ZA 11-1115 (bij vervroeging- Freundenberg en Staat/Agentschap NL / Het octrooicentrum)

In´t kort: Correctie van octrooiregister van octrooi EP1320142, verwijdering van aantekening en statuswijziging in "van Kracht" ex. 52 lid 3 ROW is toegewezen. o.a. positie van derden die vertrouwden op de aantekening in het opvraagbare register (betoog van Octrooicentrum dat Freudenberg een regeling treft voor derden die hebben vertrouwd op de juistheid van de aantekening, wordt verworpen) en tijdigheid worden besproken. En proceskostenveroordeling €560, griffierecht €76,31 en €816 advocaatkosten.

E-mailbericht 4.5. Voorshands moet worden aangenomen dat voor zover er een vormgebrek kleefde aan de vertaling die Freudenberg op 30 juli 2008 bij het Octrooicentrum heeft ingediend (Freudenberg heeft dat bestreden), Freudenberg dat gebrek tijdig heeft hersteld. Freudenberg heeft aangevoerd dat RWS de volgens het Octrooicentrum ontbrekende “korte aanduiding” op 11 augustus 2008 per e-mail heeft gestuurd naar het Octrooicentrum. Freudenberg heeft een afschrift van dat bericht overgelegd (productie 3 van Freudenberg). Het Octrooicentrum heeft hiertegen slechts aangevoerd dat het Octrooicentrum het betreffende bericht niet heeft kunnen terugvinden in zijn systeem en dat, als het zou zijn ontvangen, het “normaliter” zou zijn opgenomen in het elektronisch archiefsysteem. Zoals de bodemrechter ook al heeft geoordeeld (r.o. 5.2 bodemvonnis), is het gestelde e-mailbericht daarmee onvoldoende betwist. Dat het gestelde vormgebrek op die manier hersteld kon worden, is niet in geschil.

4.6. Ervan uitgaande dat Freudenberg het gestelde vormgebrek tijdig heeft hersteld, is het Nederlandse deel van het octrooi niet vervallen, ondanks de andersluidende aantekening die het Octrooicentrum in het register heeft gemaakt. Zoals de bodemrechter heeft vastgesteld, is de aantekening namelijk niet meer dan een feitelijke mededeling die als zodanig geen rechtstoestand creëert. Het verval treedt van rechtswege in als niet tijdig aan de wettelijke eisen is voldaan (r.o. 3.3 bodemvonnis). Omgekeerd treedt geen rechtsverlies op als wel aan die voorwaarden is voldaan (r.o. 5.2 bodemvonnis).

4.7. Geconcludeerd moet dus worden dat het octrooiregister vanwege de aantekening op dit moment geen juist beeld geeft van de stand van zaken van het octrooi. Zoals ook de bodemrechter heeft geoordeeld (r.o. 5.2 bodemvonnis), brengt dat mee dat het Octrooicentrum moet overgaan tot de correctie die Freudenberg vordert.

positie derden 
4.11. Het betoog van het Octrooicentrum dat de gevorderde correctie alleen kan worden toegewezen onder de voorwaarde dat Freudenberg een regeling treft voor derden die hebben vertrouwd op de juistheid van de aantekening, moet worden verworpen. In dit kort geding is alleen de vraag aan de orde of de aantekening moet worden gecorrigeerd. Welke gevolgen de aantekening heeft in de relatie van Freudenberg met derden die mogelijk op de juistheid van die aantekening hebben vertrouwd, hoeft niet voorafgaand aan de correctie te worden vastgesteld, laat staan te worden geregeld door Freudenberg.

4.12. Daarbij is van belang dat het Octrooicentrum op vragen van de voorzieningenrechter ter zitting heeft verklaard dat het feit dat de aantekening de afgelopen jaren in het register heeft gestaan na correctie nog kenbaar blijft voor derden. Derden die hebben vertrouwd op die aantekening, kunnen na de verwijdering van de aantekening dus nog wel aan de hand van het register aantonen dat de aantekening opgenomen is geweest.

Conclusie 
4.13. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de gevorderde correctie toewijsbaar is. De gevorderde dwangsom zal worden afgewezen omdat aangenomen moet worden dat de Staat ook zonder die prikkel aan rechterlijke veroordelingen voldoet. Het feit dat het Octrooicentrum de aantekening niet heeft gecorrigeerd na het bodemvonnis, is daarmee niet in tegenspraak omdat het bodemvonnis geen veroordeling tot correctie bevat.

4.14. Het Octrooicentrum zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Freudenberg begroot op € 560,00 aan griffierecht, € 76,31 aan kosten deurwaarder en € 816,00 aan salaris advocaat.

Vzr. Rechtbank ´s-Gravenhage 6 oktober 2011, KG ZA 11-902 (Potveer B.V. tegen Total Systems B.V.)

Met dank aan Marleen van den Horst en Annemieke Kooy, BarentsKrans

Octrooirecht. Inbreukprocedure in kort geding. Potveer is succesvol in de handhaving van haar Nederlandse octrooi voor een (bloem)ontbolmachine, gebruikt voor het verwijderen van bloembollen van onder meer tulpen.  NL 1027378 heeft als titel: “Richtwerkwijze voor het richten van te ontbollen bolgewassen, alsmede werkwijze en inrichting voor het ontbollen van bolgewassen.”  Bewijs middels videomateriaal geleverd. Proceskostenveroordeling á €49.359,38. Het verwijt van Total Systems dat Potveer zich door twee advocaten heeft laten vertegenwoordigen wordt door de rechter niet gehonoreerd. Het enkele feit dat de eigen kosten van Total Systems €21.582,13 bedragen, vormt niet een voldoende gemotiveerde bestrijding.

4.2. Total Systems bestrijdt niet dat haar ontbolmachine voldoet aan deelkenmerken 1 .a t/m 1 .h en betwist uitsluitend dat daarin de deelkenmerken 1 .i en 1 .j zijn toegepast, omdat de tweede geleiding in haar machine geen verend beweegbare elastische elementen in de zin van het octrooi zou bevatten. 4.3. Bij ontbolmachines volgens de stand van de techniek was bekend de toepassing van een eerste geleiding aan de zijde van de bolneus - in een hoek gepositioneerd ten opzichte van de transportrichting - die de bol van een bloem, die dwars op de transportrichting op de transportband is gelegd, naar een zijkant van de lopende band duwt, waar de bolbodem wordt tegengehouden door een tweede geleiding, waarna de steel op vaste afstand van de bolbodem wordt afgesneden.

4.4. Volgens deelkenmerk l.i is de tweede (bolbodem)geleiding bij de inrichting volgens het octrooi voorzien van verend beweegbare elastische elementen. Blijkens NL 378 - en door Total Systems niet bestreden - is de functie van die verend beweegbare elastische elementen van de tweede geleiding dat de bloembol zoveel mogelijk met de bolneus tegen de eerste (bolneus)geleiding komt aan te liggen, waartoe de elementen weerstand moeten bieden in de afvoersectie (verwijzingsnummer 58 in figuur 2), derhalve daar waar de eerste en tweede geleiding in hoofdzaak evenwijdig zijn (deelkenmerk 1 .j). Tegelijkertijd wordt door de verend beweegbare elastische elementen aan grotere / langwerpige bollen ruimte gegeven doordat de dwars op de transportrichting beweegbare elementen dan enigszins naar buiten (van de eerste geleiding af) veren. In die - gefixeerde - positie wordt de bloembol langs de verwijdermiddelen geleid waardoor de steel zo dicht mogelijk tegen de bolneus wordt afgesneden. Gelet op deze functie van de verend beweegbare elastische elementen is uitsluitend van belang dat deze in dwarsrichting op de transportrichting verend beweegbaar zijn in de afvoersectie, dus daar waar de eerste en tweede geleiding evenwijdig zijn. Op de film van de ontbolmachine van Total Systems die door Potveer in het geding is gebracht, waarvan de waarheidsgetrouwheid door Total Systems niet gemotiveerd is bestreden, is te zien dat indien met een bloembol tegen de gegolfde kunststof strook wordt gedrukt op de plaats waar deze evenwijdig loopt aan de eerste geleiding, de strook in dwarsrichting inveert.

4.5. Op de door Total Systems in het geding gebrachte film is weliswaar te zien dat een bloembol tegen de gegolfde kunststof strook wordt gedrukt waarbij deze strook niet of nauwelijks in beweging komt, maar hieraan kan geen belang worden toegekend. Te zien is immers ook dat de bloembol tegen de strook wordt gedrukt ter plaatse van de keerrol waar de strook omheen draait. Die keerrol is vóór de afvoersectie gelegen, terwijl als gezegd slechts de flexibiliteit van de tweede geleiding in de afvoersectie relevant is. Dat de strook ter plaatse van de keerrol stijver is dan ter plaatse van de afvoersectie (waardoor deze ter plaatse van de keerrol niet inveert en ter plaatse van de afvoersectie wel) kan worden verklaard door de grotere spanning die door de omwenteling rond de keerrol op de strook komt te staan, zoals door Potveer is aangevoerd en door Total Systems is erkend. 4.6. Total Systems heeft aangevoerd dat het in dwarsrichting bewegen van de tweede (bolbodem)geleiding in haar machine onmogelijk zou zijn, omdat de strook vlak boven de ondergelegen transportband hangt en opzij drukken van de strook ertoe zou leiden dat deze tegen de transportband zou aanlopen. Daarnaast zou de beweegbaarheid van de strook worden belemmerd door de aanwezigheid van een metalen aanslag naast de kunststof strook. Ook dat wordt verworpen, reeds omdat uit de door Potveer ingebrachte film blijkt dat de afstand tussen de strook en de transportband respectievelijk metalen aanslag kennelijk nog zodanig is dat die belemmeringen zich in de praktijk niet voordoen.

4.7. Ook de stelling van Total Systems dat de gegolfde kunststof strook uit één geheel bestaat, zodat niet gezegd kan worden dat de tweede geleiding is voorzien van elastische elementen wordt verworpen. Aan Total Systems kan worden nagegeven dat van belang is dat de tweede (bolbodem)geleiding slechts lokaal opzij wordt gedrukt en niet over een grotere afstand. In het laatste geval zou immers een naastliggende kleinere bol niet meer tegen de tweede (bolbodem)geleiding aan komen te liggen en geen weerstand worden geboden zodat de bolneus niet tegen de eerste (bolneus)geleiding wordt gedrukt, waardoor het beoogde effect niet zou worden bereikt. Een zinvolle uitleg van \'elastische elementen\' in conclusie 1 in het licht van de tekeningen en beschrijving brengt echter niet met zich dat de elementen geheel van elkaar gescheiden zouden moeten zijn. In het bijzonder kan dat niet worden afgeleid uit de in de beschrijving gegeven voorbeelden van zulke elementen (rubber vingers of borstelelementen) of uit figuur 3, die immers slechts (uitvoerings)voorbeelden betreffen en niet beperkend zijn. Naar voorlopig oordeel dient de term \'elastische elementen\' zo te worden uitgelegd dat voldoende is als er onderdelen zijn die (nagenoeg) onafhankelijk van elkaar kunnen veren. Dat is blijkens de getoonde filmopnamen het geval bij de golven, die elk afzonderlijk kunnen worden ingedrukt, zonder dat de naastgelegen golven (te veel) meebewegen. Daarom kunnen de gevouwen golven naar voorlopig oordeel worden aangemerkt als elastische elementen in de zin van het octrooi.

4.8. Total Systems heeft verder nog aangevoerd dat uit deelkenmerk 1 .j volgt dat de tweede (bolbodem)geleiding elastischer dient te zijn dan de eerste (bolneus)geleiding, omdat anders de bol de eerste (bolneus)geleiding opzij zal duwen in plaats van de tweede (bolbodem)geleiding en het door de uitvinding beoogde effect niet optreedt. Ook dit verweer kan Total Systems niet baten. Anders dan door Total Systems aangevoerd kan uit de in het geding gebrachte film niet worden afgeleid dat de eerste (bolneus)geleiding van haar ontbolmachine ter plaatse van de afvoersectie elastisch zou zijn, laat staan elastischer dan de tweede (bolbodem)geleiding bestaande uit de gegolfde kunststof strook.

4.9. Het standpunt van Total Systems ten slotte dat de gegolfde kunststof rand niet als tweede (bolbodem)geleiding zou kunnen functioneren omdat de golven een nauwkeurige uitrichting onmogelijk zou maken, wordt eveneens gepasseerd. De tussenruimte tussen twee golven is niet zodanig groot dat een bol daartussen zou wegzakken. Dat de afstand tot de eerste (bolneus)geleiding enigszins afwijkt afhankelijk van de positie waar de bol terecht komt - op een golf of tussen twee golven - maakt een gegolfde strook nog niet ongeschikt als geleiding in de zin van het octrooi, waar het immers om de samenwerking tussen beide geleidingen gaat, waarbij de weerstand uitgeoefend door de tweede (bolbodem)geleiding ervoor zorgt dat de bolneus tegen de eerste (bolneus)geleiding komt te liggen.

4.10. Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de ontbolmachine van Total Systems deelkenmerken 1 .i en 1 .j van conclusie 1 van NL 378 omvat. Nu de aanwezigheid van de overige deelkenmerken niet is bestreden volgt daaruit dat naar voorlopig oordeel de ontbolmachine van Total Systems onder de beschermingsomvang valt van conclusie 1 van NL 378.

Lees het vonnis hier (grosse / opgeschoonde pdf)

Hof 's-Gravenhage 4 oktober 2011, HA ZA 09-418 (Medinol Ltd tegen Abbott)
Met dank aan Bert Oosting en Ruud van der Velden, Hogan Lovells.
Octrooirecht. Rolarrest. In eerste aanleg heeft Medinol inbreukverbod en rectificatie gevorderd. En inzake de eisvermeerdering t.a.v. het inroepen van een tweede octrooi ten behoeve van een inbreukverbod en nevenvorderingen (waaronder rectificatie) in appèl, overweegt het hof:

(r.o. 4) dat er een sterke samenhang is tussen inbreukprocedures ten aanzien van EP 449 en EP 902 en (r.o. 7) acht de vermeerdering van eis niet in strijd met de eisen van een goede procesorde. Het hof zal de vermeerdeling van eis toelaten en de bezwaren daartegen ongegrond verklaren. 

5. Abbott c.s. stelt, dat bewijsgaring ter onderbouwing van de stellingen voor Abbott c.s. een complex en tijdrovend proces zal zijn. Zij wijst erop dat Medinol 69 weken heeft gewacht alvorens een memorie van grieven te nemen. naar het oordeel van het hof vormt dit onvoldoende reden om de vermeerdering van eis niet toe te laten. Als Abbott c.s. meer tijd nodig heeft om een memorie van antwoord te nemen dan het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven toestaat, kan Abbott c.s. een gemotiveerd verzoek doen voor het verkrijgen van een nader uitstel. Bij de beoordeling van een dergelijk gemotiveerd verzoek tot nader uitstel kan de tijd die Medinol genomen heeft alvorens een memorie van grieven te nemen, een rol spelen.

6. Toelating van de vermeerdering van eis heeft het nadeel dat partijen met betrekking tot het geschil over EP 449 een instantie wordt ontnomen. Het hof beseft dat dit een belangrijk nadeel is, maar dat nadeel weegt niet op tegen de wenselijkheid dat de geschillen met betrekking tot de zeer sterk samenhangende octrooien EP 449 en EP 902 in één procedure worden beoordeeld.

7. Het hof acht de vermeerdering van eis niet in strijd met de eisen van een goede procesorde. Het hof zal de vermeerdering van eis toelaten en de bezwaren daartegen ongegrond verklaren. (...)

 

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 4 oktober 2011, KG ZA 11-923 (PTC S.A. tegen APE Holland B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Anouschka van de Graaf, Van der Steenhoven advocaten N.V.

Octrooirecht. PTC ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt trilinrichtingen, bijzonder bruikbaar voor het in de bodem drijven van palen en damwanden. Octrooi: EP 0 524 056 Inbreukverbod wordt toegewezen, beperkt tot Nederland, geen belang bij opgave van gegevens, wel recall, geen afgifte van inrichtingen en promotiemateriaal, dwangsom toegewezen en gemaximaliseerd, niet onredelijk hoog, geen winstafdracht, proceskosten ex 1019 Rv ad €52.299,39.

Bevoegdheid: 4.1 (...) Zolang het Hof van Justitie niet anders heeft beslist, is er evenwel nog steeds vanuit te gaan dat er in kort geding grensoverschrijdende bevoegdheid kan worden aangenomen, ook al is er sprake van een nietigheidsverweer (vgl. Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 juli 2011, LJN BR1364 (Yellow Page/Yell)).

Equivalentie, afhankelijke conclusies, overig onrechtmatig handelen
4.25. Of APE tevens inbreuk maakt op een of meer afhankelijke conclusies, en of sprake is van inbreuk door het toepassen van equivalente maatregelen kan bij deze stand van zaken in het midden blijven, nu PTC niet heeft gesteld welk (spoedeisend) belang zij in het geval van een inbreukverbod op basis van conclusie 1 heeft bij een (voorlopig) oordeel over deze gronden voor haar verbodsvordering. Datzelfde geldt voor zover PTC beoogd heeft afzonderlijk onrechtmatig handelen – waaromtrent overigens niets is gesteld – aan haar vorderingen ten grondslag te leggen.

Inbreukverbod
4.27. Bij deze stand van zaken zal het gevorderde inbreukverbod worden toegewezen. Dat het belang van PTC als octrooihoudster bij een verbod in de gegeven omstandigheden minder zwaar zouden wegen dan het belang van APE haar – naar voorlopig oordeel inbreukmakende – handelingen voort te zetten, zoals APE heeft betoogd, valt niet in te zien.

Reikwijdte van het verbod
4.28. PTC heeft een grensoverschrijdend inbreukverbod gevorderd, maar de voorzieningenrechter zal het inbreukverbod beperken tot Nederland. Toewijzing van het verbod voor andere landen dan Nederland kan alleen al niet geschieden omdat PTC heeft nagelaten validaties van het octrooi voor de betreffende landen over te leggen. Mede gelet hierop is naar voorlopig oordeel onvoldoende gesteld omtrent de geldigheid en de mogelijk afwijkende conclusies van de parallelle octrooien in de betreffende landen.

Opgave
4.29. PTC heeft niet gesteld welk spoedeisend belang zij heeft bij de gevorderde opgave van gegevens over voorraad, verhandeling, promotiemateriaal, leveranciers van inbreukmakende inrichtingen (nu beide partijen ervan uitgaan dat dit APE USA is) en van omzet- en winstcijfers. Ten aanzien van de gevorderde gegevens over afnemers en huurders van de inbreukmakende inrichtingen heeft PTC ter zitting gesteld dat die nodig zijn om op korte termijn tegen inbreukmakers op te treden, zodat bij toewijzing van die vordering voldoende spoedeisend belang kan worden aangenomen. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.28 is overwogen zal het bevel tot het doen van opgave worden beperkt tot namen en adressen van afnemers en huurders in Nederland.

Recall
4.30. PTC heeft spoedeisend belang bij de gevorderde recall, nu deze voorziening ten doel heeft het voortduren van een mogelijk onrechtmatige situatie te beëindigen. APE heeft zich overigens niet verzet tegen toewijzing. Deze vordering zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat APE zal worden veroordeeld om haar afnemers en huurders te verzoeken inbreukmakende trilinrichtingen aan haar te retourneren en niet, zoals door PTC gevorderd, om het inbreukmakend materiaal “terug te halen”, omdat de nakoming van een dergelijke veroordeling niet volledig binnen de macht van APE ligt.

Afgifte ter vernietiging van inbreukmakende inrichtingen en promotiemateriaal
4.31. PTC heeft niet gesteld welk (spoedeisend) belang zij naast een inbreukverbod heeft bij de gevorderde afgifte ter vernietiging van inbreukmakende trilinrichtingen en promotiemateriaal – nog afgezien van de vraag of een dergelijk vordering, die naar haar aard definitief is, in de gegeven omstandigheden toewijsbaar is in kort geding. Deze vorderingen zullen mitsdien eveneens worden afgewezen.

Dwangsom
4.32. De hoogte van de gevorderde dwangsom is niet bestreden en komt evenmin onredelijk hoog voor, zodat die voor toewijzing als gevorderd in aanmerking komt. Wel zal daaraan een hierna te noemen maximum worden gesteld.

Winstafdracht
4.33. De gevorderde winstafdracht komt in de gegeven omstandigheden niet voor toewijzing in kort geding in aanmerking, omdat niet is voldaan aan de daaraan krachtens vaste rechtspraak te stellen eisen. Er is, mede gelet op de af te wegen belangen van partijen, niet inzichtelijk gemaakt dat sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening ter zake is vereist (vgl. HR 29 maart 1985, NJ 1986/84 (M’Barek/Van der Vloodt)). Dit geldt te meer nu de stellingen van PTC omtrent (de omvang van) de winst een louter algemene strekking hebben, zij ter zake geen enkele onderbouwing heeft gegeven en de vordering tot opgave van nadere gegevens op basis waarvan de winst zou moeten worden bepaald niet wordt toegewezen. 

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 29 juni 2011, KG RK 11-2074 (ex parte bewijsbeslag buiten Nederland)

Ex parte. Octrooirecht. Bewijsbeslag: conservatoir beslag tot afgifte en conservatoir verhaalsbeslag. Doorgeleid van Rechtbank Amsterdam.

vermeende inbreuk in Duitsland: EEX-Vo, Handhavingsrichtlijn, Bewijsverordening, Wetboek Burgerlijke Rv en onderlinge verhoudingen. Rechter zet uiteen dat rondom deze verhouding prejudiciële vragen zouden kunnen worden gesteld, maar in dit geval moet dat niet, omdat het ex parte betreft en vanwege de vrees voor verduistering en wordt op grond daarvan ex parte behandeld.

Er wordt verlof verleent tot het nemen van monsters, echter geen conservatoir beslag vanwege ontbrekende toelichting. Vanuit het oogpunt van behoorlijke rechtspleging mogen binnen 90 dagen maximaal drie monsters worden genomen.

Eenmalig conservatoir bewijsbeslag op digitale en/of fysieke documenten. Deurwaarder kan zich bij laten staan door octrooigemachtigde vergezeld door andere onafhankelijke octrooigemachtige en ICT-deskundigen.

rechtsmacht en grondslag
2.2. De genoemde meningsverschillen brengen mee dat het wenselijk zou zijn om in deze zaak prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. Dat is in deze zaak echter niet mogelijk gelet op het spoedeisend belang dat verzoeksters hebben bij de verzochte maatregelen. Het feit dat op grond van artikel 700 lid 2 Rv geen hoger beroep open staat van een beschikking tot het verlenen van verlof tot het leggen van beslag, brengt ook niet mee dat in deze zaak een prejudiciële vraag moet worden gesteld. De gerekwesteerden kunnen immers wel een ander rechtsmiddel aanwenden tegen die beslissing, te weten het opheffingskortgeding (art. 705 Rv). Bovendien is de beslissing in dat opheffingskortgeding vatbaar voor hoger beroep en vervolgens cassatie. In dat licht kunnen beslagverloven niet worden aangemerkt als “beslissingen [die] volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep” in de zin van artikel 267 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (hierna: VWEU). De ratio van die bepaling is immers om een uniforme uitleg van het Unierecht te waarborgen en met name om te voorkomen dat zich in een lidstaat een rechtspraak ontwikkelt die niet met de regels van het Unierecht strookt (HvJ EG 4 juni 2002, C-99/00, Lyckeslog). In dit geval wordt die doelstelling gewaarborgd door de bevoegdheid, respectievelijk verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen van de voorzieningenrechter, het hof en de Hoge Raad in een eventueel opheffingskortgeding. Het is ook wenselijker dat vragen worden gesteld door een van de rechterlijke instanties in een eventueel opheffingskortgeding dan door de voorzieningenrechter in de onderhavige procedure, omdat in een eventueel opheffingskortgeding gerekwesteerden hun visie op dit punt naar voren kunnen brengen. Dat laatste is niet mogelijk in de onderhavige procedure, vanwege de gestelde vrees voor verduistering en het op grond daarvan gehonoreerde verzoek om het verzoekschrift ex parte te behandelen (zie hierna r.o. 2.4).

3.4. bepaalt dat indien om welke reden dan ook ter plaatse van het beslag geen toegang kan worden verkregen tot de gegevensdragers waarop de documenten staan, of indien om welke reden dan ook deze gegevensdragers ter plaatse niet onderzocht kunnen worden, dan wel daarvan geen kopie gemaakt kan worden, deze ten behoeve van de daarvan te maken kopie door de deurwaarder kunnen worden overgebracht naar zijn kantoor, opdat de documenten aldaar kunnen worden gekopieerd door de deurwaarder en/of de deskundige(n), waarna de genoemde gegevensdragers binnen vier werkdagen aan gerekwestreerden zullen worden geretourneerd;

3.5. bepaalt dat indien de deurwaarder dit noodzakelijk acht, hij zich bij de monsterneming en beslaglegging kan laten bijstaan door de octrooigemachtigde dr. H. de Boer, eventueel vergezeld of vervangen door een of meer andere onafhankelijke octrooigemachtigden van het kantoor N.V. Nederlandsch Octrooibureau, alsmede door een of meer onafhankelijke ICT-deskundigen van het bedrijf DigiJuris B.V. (...)