Octrooirecht  

Enlarged Board of Appeal 15 juni 2011, R 0017/10 (Kureha Corp tegen Papierfabrik August Koehler AG)

Octrooirecht. Procedure bezwaar tegen inbreng document. Petitie en betaling was tijdig, voldaan aan rule 107 EPC. Rule 106 EPC: bezwaar tegen toelaten van inbreng van document (i.c. met argument: misbruik van procesrecht) moet als zodanig en onmiddelijk herkenbaar zijn als formeel bezwaar.

Bijvoorbeeld in notulen van mondelinge procedure. i.c. kan een brief om document niet toe te laten tot de procedure niet als zodoende kwalificeren. Ook was er tijdens mondelinge procedure geen bezwaar gemaakt. Verzoeker werd niet gefrustreerd om commentaar te geven op de ontoelaatbare inbreuk van D9. Herzieningspetitie is geweigerd.

2.1 As the Enlarged Board held in case R 4/8, raising an objection pursuant to Rule 106 EPC is a procedural act and, except where such objection could not be raised during the appeal proceedings, a precondition for access to an extraordinary legal remedy against final decisions of the Board of Appeal. Pursuant to Rule 106 EPC a petition under inter alia Article 112a(2)(c) EPC (i.e. on the ground that, as petitioner alleges, a fundamental violation of Article 113 EPC occurred) is admissible only if an objection in respect of the procedural defect was raised during the appeal proceedings and then dismissed by the board of appeal. Therefore, such an objection must be expressed by the party in such a manner that the board of appeal is able to recognize immediately and without doubt that a formal object within the meaning of Rule 106 EPC was raised, so that the objection can be dealt with by the board either by meeting or by dismissing it.

2.2 Evidence for the fact that such a qualified procedural objection was raised during oral proceedings is normally that it appear in the minutes, which, as prescribed by Rule 124(1)EPC, must contain the essentials of the oral proceedings and the parties' relevant statments, the latter certainly including any objection pursuant to Rule 106 EPC. However, the minutes of the oral proceedings on 30 March 2010 contain nothing about an objection by the petitioner, nor did he object to the contents of the minutes as notified to him about six months before he filed the present petition. Anyway, the petitioner has not claimed that he raised during the oral proceedings any objection which would quality under Rule 106 EPC.

2.3 The petitioner’s letter of march 24 2010 requesting that D9 not be admitted into the proceedings on the ground that its late filing constituted an abuse of the proceedings by the other party (see II (V), above) cannot be considered of Rule 106 EPC. The request and the arguments in support were directed against the conduct of the other party, not against a procedural violation within the meaning of article 112a (c) or Rule 104 EPC, which by definition can be committed by a board of appeal only. Moreover, at that time the board of appeal had not yet reacted in a way to either the respondent’s conduct in question or to the petitioner’s criticisms. However, an object under 106 EPC must be expressly described as such; it cannot be formulated prematurely and without specifying the alleged fundamental procedural defect within the meaning of Article 112a EPC (R 8/08, R 6/09).

2.4 The exception that ‘such objection could not be raised during the appeal proceedings”( Rule 106 EPC) does not apply in respect of any of the alleged procedural defects.

Even assuming, for the sake of argument, that in the oral proceedings it was too late to confront the petitioner with arguments against the probative strength to respond ( see V (i) above), there was nothing to stop the petitioner during the oral proceedings from objecting to such a procedural violation, for example by requesting an interruption or a postponement of the oral proceedings in order to prepare its defense against this ( allegedly) new and surprising line of attack.

The same opportunity existed for the petitioner in regard ti the consideration of D9 ( V (i i ) above) and the ( alleged) failure to decide on the petitioner’s request to disregard this document (relied upon under Rule 104 (b) EPC – V above). There is no reason to assume, nor has it been contended, that during the oral proceedings on 30 march 2010, at the end of which the debate was closed and the decision under review was announced, the petitioner was prevented in any way by the board of appeal from commenting on the admissibility of D9 (again) and/or from raising an explicit formal objection against the taking into account of (the content of) that document. For the purpose of Rule 106 EPC it is, therefore, immaterial that ( apparently) no explicit decision was taken on the request to disregard D9. The admission of late-filed documents and/or other evidence is  matter for the board’s discretion and, therefore, as such not subject to review under Article 112a EPC. 

Lees de beschikking hier (pdf)
Inzake EP 1118382, hoewel deze zaak, gezien partij, meer lijkt op CA 1118382
Rules EPC

Rechtbank 's-Gravenhage 22 juni 2011, HA ZA 10-2627 (Danisco A/S tegen Novozymes)

Eerst voor jezelf lezen. Octrooirecht. Nederlands vonnis in internationaal conflict. Diervoedingsmiddelen. Bio-innovatiesector, samenwerking met DSM. Octrooi: 1 804 592 en  1 804 592 B1. Stoom-pelleteerinrichting. Vordering handhavingsmaatregelen en vernietiging octrooi. Nietig: niet nieuw en inventief. Reconventie: veroordeling indirect octrooi-inbreuk. Zeer uitvoerige uitspraak.

Reconventionele vorderingen worden toegewezen. Nietigheidsargumenten van Dansico stranden: gebruik van de zoutcoating bij stoom-pelleteerprocessen ligt voor de vakman niet voor de hand. Granules vallen onder de bescherminsgomvang van het octrooi, waardoor indirecte inbreuk.

4.58. Aldus zou de vakman op basis van de beschrijving, maar ook bijvoorbeeld op basis van volgconclusies 6 en 7, begrijpen dat natriumsulfaat, hetzij in hydraat-, hetzij in anhydraat-vorm, voor de toepassing van de uitvinding als een geschikt zout kan worden aangemerkt. Hij zou immers op grond van zijn algemene vakkennis inzien dat het natriumsulfaat anhydraat in een waterige oplossing hydrateert, zodat niet de constante vochtigheid van het anhydraat maar die van het decahydraat relevant is, dat wel in strikte zin voldoet aan het in conclusie 1 genoemde kenmerk. De enkele omstandigheid dat het anhydraat zelf niet aan de kenmerken maatregel voldoet, betekent in casu niet dat van inbreuk geen sprake is.

4.60. Uit het vorenstaande volgt dat de TPT-granules van Danisco onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 592 vallen. Nu zulks niet separaat is bestreden, vallen de granules evenzeer onder de beschermingsomvang van de conclusies 2 t/m 4, 6 t/m 8, 13 en 15 t/m 20 van EP 592.

4.61. Daarmee staat voorts vast dat de TPT-granules van Danisco moeten worden aangemerkt als wezenlijk bestanddelen in de zin van artikel 73 lid 1 ROW 1995. Niet bestreden is dat Danisco weet dat de granules voor toepassing van geoctrooieerde werkwijze volgens de uitvinding geschikt zijn.

4.62. Ten slotte heeft Danisco – in de marge – nog betwist dat zij in Nederland voorbehouden handelingen zou verrichten met als argument dat het haar Nederlandse distributeur is die die handelingen verricht, doch daaraan wordt voorbijgegaan nu Novozymes gemotiveerd heeft gesteld dat Danisco blijkens de als productie 11 door Novozymes overgelegde printscreens van haar Engelstalige website de TPT-granules in Nederland aanbiedt.

nevenvorderingen
4.63. Het sub b) van het petitum gevorderde verbod indirecte inbreuk te maken zal worden toegewezen als na te melden. Dat geldt niet voor het tevens gevorderde verbod op basis van directe inbreuk, nu Novozymes ten aanzien daarvan niet aan haar stelplicht heeft voldaan. De rechtbank ziet aanleiding te bepalen dat het verbod eerst werking heeft na betekening van dit vonnis.

4.64. De sub c) gevorderde opgave van de door Danisco met de verkoop van de TPTproducten in Nederland gerealiseerde winst ligt eveneens voor toewijzing gereed. Dat Danisco eerst bij het instellen van de eis in reconventie desbewust zou zijn geraakt, heeft Novozymes onder verwijzing naar paragraaf 5 van de dagvaarding
van Danisco doeltreffend weerlegd, zodat de opgave zich dient uit te strekken over een periode die aanvangt op 28 juni 2010, zijnde de datum waarop Danisco wist of redelijke gronden had om te weten dat zij met de verhandeling van de TPTgranules indirect inbreuk maakte op EP 592. Voor de door Novozymes gevorderde eerdere datum is onvoldoende grondslag aanwezig. De opgave wordt beperkt tot handelingen die met betrekking tot Nederland zijn verricht. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid wordt de termijn bepaald op 2 maanden.

4.65. Naast opgave van de behaalde winst, is eveneens gerechtvaardigd een bevel tot verzending van een recall-brief aan de afnemers, een en ander op de wijze als in het dictum is verwoord.

4.69. Nu uitspraak wordt gedaan in de hoofdzaak, behoeft de voorlopige voorziening, die is ingesteld voor het geval de hoofdzaak vertraging zou oplopen, geen verdere behandeling.

Lees de uitspraak hier (pdf)

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 7 juni 2011, nr. 3104145, houdende vaststelling van de herziene Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2011), Stcrt. 2011, nr. 10 874. Zie hoofdstuk IE-rechten en toelichting

Het regelen van de intellectuele eigendomsrechten roept in de praktijk allerlei vragen op. De beantwoording daarvan en het omgaan met dergelijke rechten vereist zorgvuldigheid. Om die reden wordt hieronder wat uitgebreider stilgestaan bij dit onderwerp. Ook hier geldt dat men zich van te voren zich een goed beeld moet vormen van wat men precies wil bereiken met de rechten. Dan kan er ook een verantwoorde keuze gemaakt worden voor de overdracht van het intellectuele eigendomsrecht of voor een bepaald gebruiksrecht.

Rijksvoorwaarden voor opdrachtnemers, let op artikel 23 over Intellectuele Eigendomsrechten en de bijbehorende toelichting hierover van de ARVODI-2011;

• alle intellectuele eigendomsrechten op resultaten liggen bij opdrachtgever (23.1, 23.2),
• machtiging inschrijving IE in registers (23.3),
• overdracht persoonlijkheidsrechten (23.5),
• gebruik door opdrachtnemer en derdenbepaling (23.6),
• vrijwaring en ontbinding overeenkomst bij schending (23.7-23.8).

23.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht, berusten bij Opdrachtgever.
Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

23.2 Voor zover de resultaten, bedoeld in het eerste lid, tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan Opdrachtgever toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht van onbepaalde duur. Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.

23.3 Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in het eerste lid, een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen in- of overschrijven.

23.4 Indien tussen partijen verschil van mening bestaat over intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten wordt, behoudens tegenbewijs, ervan uitgegaan dat die rechten bij Opdrachtgever berusten. In alle gevallen mag Opdrachtgever het bij de Overeenkomst beoogde gebruik van de uitkomst van de resultaten maken.

23.5 Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan hem, Opdrachtnemer, toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken Personeel, afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

23.6 Opdrachtnemer mag de resultaten van de verrichte Diensten in generlei vorm aan derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

23.7 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten of de te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

23.8 Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Opdrachtgever, indien derden Opdrachtgever ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst maakt Opdrachtgever geen gebruik dan na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer.

Lees het complete besluit hier (link)

Hof 's-Gravenhage 21 juni 2011, zaaknr. 105.007.808/01 (Scafom International B.V. tegen Wilhelm Layher Vermögensverwaltung GmbH)

Met dank aan Johan Hulshof en Arjan Schuman, Van Benthem & Keulen N.V.

In navolging van IEF 5075. Octrooirecht. Geheimhoudingsafspraken omtrent steigermateriaal (octrooi EP 0423516). Inroepen nietigheid. Uitgebreide bespreking van impliciete geheimhoudingsafspraken tussen octrooihouder en toeleverancier en door hem ingeschakelde 'derde partij'. Groepen van personen vanwege de grootte en de willekeurigheid van samenstelling wordt beschouwd als 'leden van het publiek'. Hof vernietigt het eerdere vonnis. Octrooi van Wilhelm Layher Vermögensverwaltung GmbH wordt nietigverklaard.

 11. Van een nieuwheidschadelijke openbaarmaking zou niettemin niet kunnen worden gesproken wanneer de werknemers en klanten van Woeste en de 'derde bedrijven' verplicht waren tot geheimhouding ten aanzien van hetgeen zij te weten zouden komen over de aansluitkoppen en die verplichting niet was geschonden (vergelijk D-V, 3.1.3.2 van de EPO-Guidelines). Volgens WL bestond een dergelijke verplichting tot geheimhouding/vertrouwelijke omgang met die kennis en vloeide deze voort uit de aard van de tussen WL en Woeste bestaande rechtsverhouding en, in het verlengde daarvan, de verhouding tussen Woeste en de 'derde bedrijven'(MvA onder 28). Scafom - op wie in deze de bewijslast rust - betoogt dat WL en Woeste niet van (een verplichting tot) vertrouwelijkheid of geheimhouding zijn uitgegaan en dat dit al helemaal niet het geval was in de relatie tussen Woeste en de 'derde bedrijven' (MvG onder 44-46).

Over en weer wordt (in meer en mindere mate) gesteld, maar Scafom heeft "verslag gedaan van een gesprek met Woeste, volgens welk verslag Woeste heeft verklaard dat er (juist) geen geheimhoudingsafspraak tussen partijen gold" (r.o. 15)

20. Nu de werknemers en klanten van Woeste alsook de werknemers en klanten van de 'derde bedrijven' niet tot geheimhouding/vertrouwelijkheid waren gehouden, en deze groepen van personen, vanwege de grootte en de willekeurigheid van de samenstelling daarvan, (ieder voor zich) als 'leden van het publiek' als bedoeld in D-V, 3.1.3.1 van de EPO-Guidelines moeten worden beschouwd, voert al het voorgaande tot de slotsom dat de geoctrooieerde vinding voor de prioriteitsdatum van EP 516 openbaar toegankelijk is geworden. Dit octrooi zal dan ook worden vernietigd. Niet meer van belang is nu of de vinding volgens het octrooi ook openbaar toegankelijk is geworden doordat zij voor de prioriteitsdatum op de markt is gebracht, zoals Scafom stelt (grief IV) maar Wl betwist.

Lees het arrest hier (pdf , betere pdf)
EPO-Guidelines

De Patent Cooperation Treaty (PCT) Newsletter van de maand juni is uit, met ditmaal o.a.:

• Rwanda nieuwste 'PCT contracting state, hier
• Geamendemendeerde PCT Regulations gelden vanaf 1 juli 2011, hier 
  gevolgen hiervan heeft de WIPO uiteengezet, hier, 
  bestel uw versie hier
• Daarbij zijn nieuwe voorstel-amendementen voor de PCT Assembly september/oktober 2011 vastgesteld, hier 
• Vanaf 1 juni 2011 zijn er bilaterale pilots in het kader van PCT-Patent Prosecution Hightway tussen zweden-VS, Japan-Zweden, Japan-Mexico, hier 
• Geen aparte Power of Attorney Waiver meer nodig, hier
• Elektronische internationale aanmeldingen zijn mogelijk dankzij: PCT-ROAD (Receiving Offices Administration) software en manuals zijn gratis beschikbaar voor PCT Receiving Offices, hier
• Verder: diverse wijzigingen in o.m. fees, contact informatie, hier

Lees de gehele newsletter hier (link / pdf)

Nietigheidsadvies NL Octrooicentrum 10 juni 2011, ORE/advies/1020096 (V.O.F. Roelama tegen Schouten)

met dank aan Gino van Roeyen, Banning advocaten & Johan Brants, Brantsandpatents

Octrooirecht. Nietigheidsadvies ex artikel 84 Row 1995 inzake een Nederlandse octrooi 1020096 (plaatje voor vergroting) voor een "Gestel, en werkwijze, voor het verdelen van een vloeistof zoals vloeibare mest over land". Er is sprake van niet-toelaatbare toegevoegde materie en niet alle conclusies voldoen aan het nieuwheidsvereiste, aldus het NL octrooicentrum. Dit is niet in lijn met de Guidelines van het EOB.

5.1.7 Tests van het EOB.

Octrooihouder heeft als verweer verwezen naar tests van het Europees Octrooibureau waarmee kan worden bepaald of een wijziging toelaatbaar is. De ‘Case Law of the Boards of Appeal' (66 editie, juli 2010) vermeldt in par. III.A.7 de ‘is it essential’-test (blz. 352) en de ‘novelty test' (blz. 354). De ‘is it essential'- test heeft betrekking op de situatie waarin maatregelen weggelaten zijn ten opzichte van de ingediende octrooiaanvrage. Deze test is daarmee op voorhand niet van toepassing op onderhavig octrooi, omdat genoemde wijzigingen toevoegingen betreffen. (...citaat Guidelines...). In geval van toepassing van de `novelty test' op de twee toegevoegde uitvoeringsvoorbeelden A en B, moet worden vastgesteld dat deze betrekking hebben op verplaatsing van de aansluiting in andere richtingen dan de langsrichting van de toevoerslang, terwijl de gemiddelde vakman die conclusie 1 van de ingediende aanvrage leest in het licht van de beschrijving en figuren er vanuit zal gaan dat de conclusie slechts betrekking heeft op verplaatsing in de langsrichting van de toevoerslang. De toegevoegde uitvoeringsvormen zijn derhalve nieuw ten opzichte van de ingediende octrooiaanvrage en worden daarmee niet gedekt. NL Octrooicentrum komt bij toepassing van de ‘novelty test' derhalve tot hetzelfde resultaat. Ten overvloede merkt NL Octrooicentrum op dat in het Case Law-boek de paragraaf over de ‘novelty test' begint met: "Recent case law no longer refers to the ‘novelty test' " (zie Case Law of the Boards of Appeal, 6e editie, juli 2010, par. III.A.7.3, blz. 354).

5.1.9 Slotsom
van alle wijzigingen zijn de wijzigingen met betrekking tot de twee toegevoegde uitvoeringsvoorbeelden A en B niet toelaatbaar omdat de materie niet wordt gedekt door de ingediende octrooiaanvrage. De conclusies 3, 7 en 9 zijn daarmee vernietigbaar op grond van artikl 75 lid 1 sub c Row 1995. Wegens toegevoegde materie zijn ook de conclusies 3 en 10 van het hulpverzoek niet toelaatbaar. De toevoegingen D t/m M in de beschrijving en de toegevoegde figuren 10 t/m 12 (toevoegingen T en U) dienen voorts te worden verwijderd uit het octrooi.

Lees het advies hier (pdf)

Rechtbank 's-Gravenhage 8 juni 2011, HA ZA 06-3383 ([A] & [B] h.o.d.n. KORO Ontwikkelings- en Handelsonderneming tegen Gebr. Kraaijveld B.V. c.s.)

In navolging van IEF 1669.

Octrooirecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Stukgelopen samenwerking over gras (sport)veldonderhoudsmachines Top drain, Recycling Dresser en Field Topmaker. Bodemprocedure. Octrooi: geen nawerkbaarheidsberoep gehonoreerd, Geen opeising van octrooirecht, geen sprake van voorgebruik, inbreuk op octrooi, merkenrechtinbreuk met grensoverschrijdend verbod toegewezen, Slaafse nabootsing voor twee machines, art. 1019h Rv anticiperend toegepast gelet op de verstreken implementatietermijn (4.38)

Octrooi 1018565. Uitgebreide bespreking: wordt geldig geacht. Geen opeising door gedaagde. Geen voorgebruik omdat claim niet kon toepassen. Directe Inbreuk.
4.13. Vast staat dat in 2005 in Nantes een field topmaker is getoond voorzien van steunplaten met daarop gelijktijdig gemonteerd frees- en verticuteermessen. Dat gelijktijdige montage niet zou werken vanwege de kap, zoals GKB cs stelt, wordt gelogenstraft door de afbeelding op haar eigen site; de verticuteermessen in gemonteerde staat blijven in combinatie met de freesmessen onder de kap.

Merken. "Machinenamenmerken" niet beschrijvend. Grensoverschrijdend verbod woord/beeldmerken

4.22. Niet is bestreden dat GKB cs na de beëindiging van de samenwerking gedurende zekere tijd is doorgegaan met het op de markt brengen van dezelfde machines met hantering van dezelfde merken als voorheen (woord- en woordbeeldmerken KORO en de machinenamenmerken). Nu zij bovendien geen merkinbreuk erkent en evenmin onvoorwaardelijk toezegt dat in de toekomst te zullen laten, behoudt Koro belang bij toewijzing van een merkinbreukverbod als in het dictum verwoord.

Slaafse nabootsing. Wijziging op groot aantal punten field topmaker. Wel Topdrain en recycling dresser slaafs nagebootst. 4.27. De inhoudelijke verweren tegen slaafse nabootsing van GKB cs komen erop neer dat niet Koro, maar GKB moet worden aangemerkt als degene die oorspronkelijk de drie machines heeft ontwikkeld, geproduceerd en op de markt gebracht en Koro dat niet heeft gedaan, zodat Koro ook geen schade zou hebben kunnen lijden. Dat wordt mede blijkens het vorenoverwogene verworpen; GKB produceerde in het kader van de samenwerking van partijen slechts voor Koro.

Proceskosten 4.38. Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij in conventie en in reconventie zal GKB cs worden veroordeeld in de proceskosten. Deze procedure is aangevangen na het verstrijken van de implementatietermijn voor de Handhavingsrichtlijn (29 april 2006), maar voorafgaand aan inwerkingtreding van titel 15 van boek 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (1 mei 2007). Ter zake van de toe te kennen proceskostenveroordeling zal art. 1019h Rv anticiperend worden toegepast gelet op de verstreken implementatietermijn. De hoogte van de zijdens Koro verantwoorde kosten dienaangaande is door GKB cs niet bestreden. Nu geen verdeling over conventie en reconventie is gemaakt door Koro in haar verantwoording en deze geheel met elkaar samenhangen, zal de rechtbank deze bij helfte aan de conventie en reconventie toedelen.

Lees de uitspraak hier (pdf)

Concl. A-G Bot HvJ EU 9 juni 2011, Zaak C-125/10 (Merck Sharp & Dohme corporation tegen DPMA)

Prejudiciële vragen Bundespatentgericht, Duitsland.

Octrooirecht. Aanvullend beschermingscertificaat (ABC).

Prejudiciële vraag: Kan een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (1) worden afgegeven wanneer de periode tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap minder dan vijf jaar bedraagt?

A-G Bot concludeert:

Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1901/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006, gelezen in het licht van verordening nr. 1901/2006, moet aldus worden uitgelegd dat een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen kan worden afgegeven wanneer de periode tussen de indiening van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap minder dan vijf jaar bedraagt.

In dat geval gaat de termijn van zes maanden in de zin van verordening nr. 1901/2006 in vanaf de datum die wordt vastgesteld door van de vervaldatum van het octrooi het verschil tussen vijf jaar en de duur van de periode tussen de indiening van de octrooiaanvraag en de verkrijging van de eerste vergunning voor het in de handel brengen af te trekken.”

Lees de conclusie hier (link / pdf).
ABC-Verordening (EEG) nr. 1768/92, Pediatrieverordening (EG) nr. 1901/2006

HvJ EU 12 mei 2011, zaak C‑144/10 (Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) tegen JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch) prejudiciële vragen  Kammergericht Berlijn, Duitsland

In navolging van GatLuk (IEF 2333). Octrooirecht. Bevoegdheid rechter. Rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van burgerlijke en handelszaken (Vo 44/2001). Geen toepassing art. 22 punt 2 wanneer vennootschap geldigheid van besluiten van eigen organen wordt aangevoerd. 

45. Deze conclusie wordt niet weersproken door het in de verwijzingsbeslissing vermelde arrest van 13 juli 2006, GAT (C‑4/03, Jurispr. blz. I‑6509), waarin het Hof heeft geoordeeld dat artikel 16, punt 4, van het Verdrag van Brussel, een bepaling die inhoudelijk identiek is aan artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, van toepassing is op elk geschil waarin hetzij bij wege van een rechtsvordering hetzij bij wege van een exceptie de geldigheid van een octrooi wordt betwist, waardoor de gerechten van de staat waarin het octrooi is geregistreerd, exclusief bevoegd worden.

46. Deze rechtspraak kan immers niet zonder meer worden toegepast op geschillen waarin een vraag betreffende de geldigheid van een besluit van de organen van een vennootschap aan de orde is. Aangezien met name in het kader van een rechtsvordering wegens inbreuk de geldigheid van het betrokken octrooi een conditio sine qua non is, is het in het belang van een goede rechtsbedeling dat aan de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of de registratie van dat octrooi is aangevraagd of verricht, de exclusieve bevoegdheid wordt toegekend om kennis te nemen van elk geschil waarin de geldigheid van dat octrooi wordt betwist, daar die gerechten het best geplaatst zijn om kennis te nemen van dergelijke geschillen. Zoals in de punten 37 tot en met 39 van het onderhavige arrest is opgemerkt, is dit niet het geval met de gerechten van de plaats van vestiging van een vennootschap die partij is bij een geschil uit overeenkomst en zich beroept op de ongeldigheid van het door haar eigen organen genomen besluit om die overeenkomst te sluiten. 

 

47. Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 22, punt 2, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op een geschil in het kader waarvan een vennootschap aanvoert dat een overeenkomst haar niet kan worden tegengeworpen omdat een besluit van haar organen dat tot het sluiten van die overeenkomst heeft geleid, ongeldig is wegens schending van haar statuten. 

 

Lees het arrest hier (link)
Verordening 44/2001

Arubaanse overeenkomst onder druk

Aruba. Auteursrecht. Merkenrecht. Octrooirecht. Exploitatieovereenkomst onder druk gesloten.

Eiser is de maker van het auteurswerk 'Bingo5' en is een overeenkomst aangegaan waarbij Stichting FLPD het in duur onbeperkte exclusieve exploitatierecht voor Arube krijgt, zonder enige vergoeding . Eiser heeft tijdens werktijd en op kosten van FLPD het project Bingo5 opgezet. Op grond van octrooi- of merkenrecht vordert hij twee jaar later alsnog betaling. Overeenkomst is onder bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand gekomen en vernietigbaar. Het Gerecht volgt dit niet en wijst het gevorderde af. Wederzijdse proceskostenveroordeling, voor de eiser begroot op nihil.

4.2.1 Allereerst stelt [eiser] dat de overeenkomst onder druk van FLPD is veranderd. Voorzover [eiser] aldus beoogt te stellen dat de overeenkomst onder bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen in de zin van artikel 3:44 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en daarom vernietigbaar is, wordt deze stelling gepasseerd. [eiser] heeft ter onderbouwing van zijn stelling de niet ondertekende conceptovereenkomst van 18 juli 2006 overgelegd waarin is opgenomen dat FLPD het exclusieve recht krijgt op exploitatie van Bingo5 ‘tegen nader overeen te komen bepalingen tussen partijen’ (zie 2.1). Gesteld noch gebleken is echter dat deze conceptovereenkomst tot overeenstemming heeft geleid, nog daargelaten dat [eiser] ook niets heeft gesteld over wat de ‘ander te bepalen voorwaarden’ dan zouden moeten behelzen of dat over de essentialia daaromtrent overeenstemming was bereikt.

4.3.2 Bij de beoordeling volgens voormelde maatstaf acht het gerecht onder andere de volgende omstandigheden van belang. [eiser] heeft onweersproken gesteld dat de conceptovereenkomst op aandringen van FLPD is gewijzigd in de overeenkomst en dat die zeven maanden later door partijen is ondertekend. Hoewel ondertekening van de overeenkomst pas in februari 2007 heeft plaatsgevonden, was dus al in juli 2006 sprake van wilsovereenstemming. Op dat moment was sprake van een auteursrechtelijke registratie bij het BIE – die voor het ontstaan van het auteursrecht overigens geen voorwaarde is, maar wel bewijsrechtelijke waarde kan hebben – van het spel Bingo5, maar nog niet van een aanvraag voor een Amerikaans of Arubaans Octrooi (daarvan was eerst sprake in mei 2007, respectievelijk mei 2009) of van een merkdepot (oktober 2008). Veder is van belang dat in de overeenkomst niet staat dat FLPD een exclusieve auteursrechtlicentie krijgt voor exploitatie van het auteurswerk Bingo5, maar dat de bewoordingen algemener zijn, doordat er staat dat FLPD exclusieve rechten krijgt voor exploitatie van het auteurswerk Bingo5. Van belang is voorts dat het bij het BIE geregistreerde werk volgens het certificaat van die registratie omvat het spel Bingo5 (en dus ook de titel of naam) met een exacte beschrijving van het unieke systeem van dit spel. Verder is ook nog van belang dat FLPD het spel voor uitzending op de Arubaanse televisie op haar kosten verder heeft laten ontwikkelen en produceren, zodat [eiser] zelf die kosten niet heeft hoeven maken, terwijl hij wel het recht heeft behouden op internationale exploitatie van het spel Bingo5. Bij die exploitatie kan hij de in Aruba uitgezonden versie gebruiken (bijvoorbeeld ter promotie), zo begrijpt het gerecht de stelling van FLPD dat met het spel is deelgenomen aan een expo in Panama, hetgeen door [eiser] niet is betwist.

4.3.3 Onder andere gelet op deze omstandigheden brengt een redelijke uitleg van artikel 2 van de overeenkomst mee dat partijen met de overeenkomst hebben beoogd dat FLPD zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn het recht kreeg het spel Bingo5 te exploiteren in Aruba, door het op de nationale televisie uit te zenden of in enige andere vorm. Deze uitleg brengt mee dat een later beroep van [eiser] op andere intellectuele eigendomsrechten (wat daar ook van zij) in strijd is met de strekking van de overeenkomst. De door [eiser] voorgestane uitleg van de overeenkomst, dat die slechts betrekking heeft op het auteursrecht en niets af doet aan de mogelijkheid een vergoeding te vragen in verband met een merken- en octrooirecht, zou immers meebrengen dat de overeenkomst voor FLPD geen enkele waarde of betekenis zou hebben. Bij deze uitleg van de overeenkomst zou zij het spel immers niet kunnen exploiteren, in weerwil van de auteursrechtlicentie die deze exploitatie nu juist expliciet mogelijk beoogt te maken. Naar het oordeel van het gerecht volgt hieruit dat de octrooi- en merkenrechtelijke aanspraken van [eiser] jegens FLPD in strijd zijn met de strekking van de overeenkomst. Dit brengt met dat ook de merkenrechtelijke aanspraken van [eiser] verder onbesproken kunnen blijven en dat [eiser]’s vorderingen zullen worden afgewezen, nu die, naast het merken- en octrooirecht, geen andere grondslag hebben.

Lees de uitspraak hier (link / pdf)