Octrooirecht  

Vzr. Rechtbank Den Haag, 4 juni 2010, KG ZA 10-427. Merck Sharp & Dohme Corp. tegen Sandoz B.V. 

Octrooirecht. Kort geding. Merck stelde dat Sandoz met de verhandeling van een generiek dorzolamide/timolol-product (anti-glaucoma oogdruppels) inbreuk maakt op haar EP 752 en het ABC 990041 dat betrekking heeft op ‘Oftalmische samenstellingen die combinaties van een carbonanhydraseremmer en een ß-adrenergische antagonist bevatten’.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het feit dat EP 752 (in geamendeerde vorm) door de Engelse rechter ongeldig is verklaard, op zichzelf niet voldoende is om tot de conclusie te komen dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het Nederlandse deel van hetzelfde Europese octrooi de Nederlandse bodemprocedure niet zal overleven. De Nederlandse rechter moet hier zelfstandig over oordelen. Aan de opvatting van een ‘gerespecteerde collega-octrooirechter’ zal echter ‘belangrijk gewicht’ worden toegekend. De voorzieningenrechter stelt dat Merck dit vonnis van de Engelse rechter in het geheel niet heeft genoemd, laat staan toegelicht of bekritiseerd.

Interessant is de discussie of het zogenaamde Nardin-abstract behoorde tot de stand van de techniek. Merck voerde aanvankelijk aan dat het abstract gepubliceerd was na de prioriteitsdatum van 17 april 1991 maar Sandoz heeft een verklaring van de British Library overlegd waaruit blijkt dat zij een exemplaar van het Nardin-abstract heeft onvangen op 11 april 1991 welke geïndexeerd is op 16 april 1991 ‘and would have been available for public use from that date’. De voorzieningenrechter verwijst naar uitspraak T314/99 van de Technische Kamer van Beroep waarin is geoordeeld dat een document ‘by its mere arrival in the archive [van een bibliotheek, vzr] publicly available, since that did not mean it was as of that point in time catalogued or otherwise prepared for the public to acquire knowledge of it’. Gezien het Nardin-abstract gecatalogiseerd was voor de prioriteitsdatum heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat het Nardin-abstract behoorde tot de stand van de techniek.

De beoordeling van de stand van de techniek (en in het bijzonder het Nardin-abstract) leidt ertoe dat de voorzieningenrechter tot de conclusie komt dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat de bodemrechter het Nederlandse deel van EP 752 zal vernietigen. Onder die omstandigheden zijn de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam (in de persoon van mr. Chr. Hensen), ex parte beschikking van 27 april 2010, KG RK 10-1785, Vermop Salmon GmbH tegen  Newell Rubermaid Luxembourg SARL.

Octrooirecht. Ex parte. Inbreuk op octrooi m.b.t. mophouder op beurs in de RAI. Repeterend beslag.

2.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de stelling van Vermop dat Rubbermaid inbreuk op haar octrooi maakt of dreigt te maken voorshands voldoende gesubstantieerd voor toewijzing van maatregelen tot conservatoir beslag tot afgifte en afgifte tot bewaarneming op de wijze als hierna verwoord. Tevens heeft Vermop voldoende aangevoerd om te kunnen concluderen dat het nodig is de maatregelen te nemen zonder de wederpartij te horen. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is ten slotte voldoende aannemelijk dat uitstel ten gevolge van de behandeling van de zaak op tegenspraak onherstelbare schade voor Vermop zal veroorzaken. Beslag en bewaarneming

2.3. Het in het verzoekschrift onder A. opgenomen verzoek repeterend beslag te mogen leggen op de in het verzoekschrift onder 7 omschreven producten zal worden toegestaan tot en met 29 april 2010, nu immers niet kan worden uitgesloten dat verdere inbreukmakende producten zullen worden aangeboden. Voorts zal bepaald worden dat de beslagen zaken in bewaring worden afgegeven aan het te Amersfoort gevestigde bedrijf Nimax B.V. en dat de zaken slechts met toestemming van gerekwestreerde of nadat de rechter daartoe heeft beslist ter beschikking mogen worden gesteld aan verzoekster.

Lees de beschikking hier.

Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 6 mei 2010, KG RK 10-1214, Novartis A.G tegen. Drogisterij.net B.V.

Octrooirecht. Ex parte na enkele eerdere uitspraken m.b.t. dezelfde contactlenzen (zie IEF 7964). Inbreuk door online verkoop.

2.2. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt dat Drogisterij.net ACUVUE OASYS contactlenzen in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt gemaakt op (geldige) conclusie 1 van het aan Novartis toebehorende Europese octrooi EP 0 819 258. Immers, bij vonnis van deze rechtbank van 11 februari 2009 is in een bodemzaak geoordeeld dat dezelfde contactlenzen als de lenzen die door Drogisterij.net worden aangeboden, onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van het octrooi vallen en dat het octrooi geldig is. Dat oordeel is bij vonnis van 10 juni 2009 na een kort geding op tegenspraak bevestigd, met verwerping van twee inbreukverweren die niet aan de orde waren geweest in de bodemprocedure. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder 18 [aantasting van de exclusieve positie van de octrooihouder – IEF] is aangevoerd is tevens voldoende aannemelijk dat uitstel ten gevolge van behandeling van de zaak op tegenspraak onherstelbare schade voor Novartis zal veroorzaken. (…)

Lees de beschikking hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 mei 2010, HA ZA 08-2766, BVBA VR Construct tegen Jurenco Equipment B.V.

Octrooirecht. Slaafse nabootsing. Onkruidborstels. Gedeeltelijke aanhouding m.b.t. geldigheid Belgisch octrooi en buitenlandse delen EP. Dagvaarding uitgebracht vóór verlening octrooi. Vernietiging NL deel EP. Door kleurverschil en technische eisen geen slaafse nabootsing.

Beide partijen zijn producent van (onder meer) onkruidborstels en actief op de markt in België en Nederland. Aan VR Construct is op 6 april 2004 Belgisch octrooi 1014801A3 verleend voor een ‘Borstel en werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke borstel’. Aan VR Construct is voorts onder nummer EP 1 356 750 Europees octrooi verleend voor ‘Brush and method for manufacturing such a brush’. De verlening van het octrooi (verder te noemen: EP 750) is gepubliceerd op 31 december 2008 (dus na het uitbrengen van de dagvaarding).

VR Construct vordert een verbod op slaafse nabootsing van haar borstels door Jurenco, alsmede een verbod op inbreuk op BE 801 en een verbod op inbreuk op EP 750 voor alle landen waarvoor het octrooi gelding heeft, althans voor België en Nederland met nevenvorderingen. Jurenco voert onder meer het verweer dat EP 750 en BE 801 nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Jurenco voert onder meer het verweer dat EP 750 en BE 801 nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit en vordert in reconventie de hoofdzaak vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750.

Voor zover de vorderingen van VR Construct zien op de gestelde inbreuk op BE 801 en de buitenlandse delen van EP 750, dient de rechtbank de beoordeling in beginsel aan te houden omdat Jurenco zich beroept op ongeldigheid van de ingezette octrooien (GAT/LuK en Roche/Primus).

De door Jurenco gevorderde verklaring voor recht dat geen inbreuk op het octrooi wordt gemaakt omdat het octrooi nietig is bij gebrek aan inventiviteit ten opzichte van de stand van de techniek, kan de rechtbank alleen geven voor in Nederland verhandelde borstels omdat zij niet bevoegd is te oordelen over de geldigheid van de buitenlandse delen van EP 750 en van BE 801 (vergelijk Rechtbank Den Haag, 18 juni 2008, IEF 6298, Fort Vale / Pelican. Voor zover de gevorderde verklaring ziet op in het buitenland verhandelde borstels moet de beoordeling worden aangehouden totdat door de bevoegde buitenlandse rechter is beslist op de door Jurenco gestelde nietigheid van de buitenlandse delen van EP 750 en van BE 801 tenzij Jurenco zich tegen aanhouding verzet.

Jurenco meent verder dat de vorderingen in conventie, zover die zijn gebaseerd op EP 750, niet kunnen worden toegewezen omdat op het tijdstip van de dagvaarding het octrooi nog niet was verleend. Jurenco verwijst naar de uitleg die de voorzieningenrechter van deze rechtbank in zijn beslissing van 30 juni 1999, IER 1999, 39 (LJN AK4131) heeft gegeven aan H.R. 29 maart 1985, NJ 1986, 242 (LJN AG4989). De Hoge Raad oordeelde dat uit de wetsgeschiedenis van de Rijksoctrooiwet blijkt dat de aanvrager weliswaar bevoegd is tot het nemen van conservatoire maatregelen, maar dat hij pas bevoegd is een vordering in te stellen wanneer het octrooi verleend is. Volgens de rechtbank ziet het arrest van de Hoge Raad niet op een situatie, zoals de onderhavige, waarin na het instellen van de dagvaarding maar vóór het tijdstip van de beslissing het octrooi wordt verleend. Naar het oordeel van de rechtbank geldt ook voor een situatie als hier aan de orde dat voldoende is dat het recht waarop een partij zich beroept bestaat op het tijdstip van de beslissing.

Uitgaande van US 610 is het objectieve technische probleem (I) op welke wijze kan de kabel op eenvoudige wijze van bekleding worden voorzien en (II) welke alternatieve wijze van bevestiging van het kabelstuk leidt tot geringere vuilophoping tussen het kabelstuk en de houder? Naar het oordeel van de rechtbank is de wijze waarop het octrooi voor deze problemen een oplossing biedt niet als inventief aan te merken. Als de vakman al niet in US 610 zou meelezen dat de kabelstukken zijn afgesneden van een al beklede kabel, zou hij zonder inventieve arbeid tot deze maatregel komen.

Slaafse nabootsing

Al door het kleurverschil ontstaat een zodanig duidelijk onderscheid tussen het product van VR Construct en dat van Jurenco dat verwarring bij het publiek niet aannemelijk is. Voor zover er overeenkomsten bestaan, lijken die te worden gedicteerd door de aan de borstels te stellen technische eisen. Ook op deze grond kan VR Construct Jurenco dus niet verbieden haar borstels op de markt te brengen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 mei 2010, HA ZA 09-3220, Novozymes A/S tegen DSM Food Specialities B.V. (met dank aan Simon Dack, De Brauw Blackstone Westbroek).

Octrooirecht. Vernietiging van het Nederlandse gedeelte van het Europese octrooi op grond van niet-nawerkbaarheid. Er is sprake van een zogenaamde wensconclusie of  free-beer claim; er wordt namelijk iets geclaimd (gratis bier) dat iedereen wel zou willen hebben, maar er wordt niet uitgelegd hoe de uitvinding kan worden verkregen.

Novozymes is de houdster van een Europees octrooi dat ziet op een ‘werkwijze voor het bereiden van deeg of een gebakken product dat van deeg is bereid, die het toevoegen aan het deeg van een lipolytisch (‘vetsplitsend’) schimmelenzym met specifieke eigenschappen omvat’. Door het gebruik van lipolytische enzymen vermindert de noodzaak om dure emulgatoren toe te voegen (afbeelding website Novozymes). Novozymes stelt dat DSM met de verhandeling van een concurrerend product inbreuk maakt op haar octrooi. De rechtbank wijst de vorderingen echter af en vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi op grond van niet-nawerkbaarheid in de zin van artikel 83 EOV.

Novozymes’ verweer dat de argumenten die DSM presenteert op de grondslag van niet-nawerkbaarheid naar de kern clarity bezwaren zijn in de zin van artikel 84 EOV wordt aldus niet aanvaardt door de rechtbank. De rechtbank merkt weliswaar op dat de begrippen gebrek aan support/clarity en gebrek aan nawerkbaarheid veelal dicht bij elkaar liggen (zie Guidelines onder C-III, 6.4), maar neemt toch als uitgangspunt dat de bezwaren van DSM benoemt zijn onder de grondslag niet-nawerkbaarheid in de zin van artikel 83 EOV.

6.10. De rechtbank stelt voorop dat artikel 83 EOV eist dat het octrooischrift de uitvinding zodanig duidelijk en volledig beschrijft dat de uitvinding over de gehele breedte van de conclusies zonder onevenredige inspanning (undue burden) kan worden toegepast door de gemiddelde vakman (vgl. TKvB 18 maart 1993, T 409/91, Exxon). De gemiddelde vakman moet dus op basis van het octrooischrift en zijn algemene vakkennis in staat zijn om op zijn minst een substantieel deel van de uitvoeringsvormen van de uitvinding te reproduceren.

6.11. De rechtbank is met DSM van oordeel dat het Octrooischrift niet aan voornoemde eis voldoet. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat de breedte van conclusie 1 van EP 416 met name wordt bepaald door de eigenschappen van de lipolytische schimmelenzymen die volgens de geclaimde werkwijze aan het deeg moeten worden toegevoegd. Om conclusie 1 over de gehele breedte te kunnen toepassen, is het dus noodzakelijk dat het Octrooischrift de vakman leert hoe hij de bedoelde enzymen kan verkrijgen. Het Octrooischrift beschrijft die enzymen echter niet in termen van hun chemische structuur of samenstelling. De vakman kan dus niet de chemische structuur of samenstelling reproduceren. Het octrooischrift definieert de enzymen slechts in termen van de gewenste activiteit op digalactosyldiglyceride, fosfolipide en triglyceride, zonder daarbij een technisch concept te openbaren dat de vakman leert hoe hij alle enzymen die de gewenste activiteit vertonen, kan verkrijgen. Zoals ook de onderzoeksafdeling van het EOB heeft geconstateerd in zijn brief van 7 november 2008, brengt het Octrooischrift daarom niet een substantieel deel van alle uitvoeringsvormen die onder conclusie I vallen, binnen handbereik van de vakman (vgl ook TKvB 3 feb& 2009, T 1063106, Bayer).

Samenvattend komt de rechtbank aldus tot het oordeel dat de ingeroepen conclusies zogenaamde free-beer claims zijn; er wordt namelijk iets geclaimd (gratis bier) dat iedereen wel zou willen hebben, maar er wordt niet uitgelegd hoe de uitvinding kan worden verkregen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 maart 2010, zaaknummer 105.006.802/01, Van Beelen Industrie en Handel B.V. tegen Otter Ultra Low Drag Limited (met dank aan Huib Mars, Aries Advocaten)

Octrooirecht. Indirecte inbreuk. Geen 1019h proceskosten bij procedure aangevangen voor verstrijken van de implementatiedatum.

In dit geding staat de vraag centraal of Van Beelen door het aan afnemers in Nederland verkopen en leveren van het zogenoemde ‘Stealth Rope’ touw indirect inbreuk maakt op EP 0859546 betreffende een cel voor gebruik in een sleepnetsysteem. De rechtbank oordeelde eerder van niet (zie Rechtbank Den Haag, 14 februari 2007 IEF 3496).

Ook volgens het Hof is geen sprake van indirecte inbreuk. Een plat touw is geen middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Slechts een plat touw voorzien van ‘iets extra’s’ (bijvoorbeeld een welving) kan het effect volgens de uitvinding bereiken. Daarbij komt dat het (al dan niet geïmpregneerde) platte, kernloos gevlochten touw, dat bij toepassing van de uitvinding van worden gebruikt, een algemeen in de handel verkrijgbaar product is. Verder blijkt volgens het Hof uit niets dat Van Beelen de afnemers aanzet tot het maken van inbreuk op het octrooi van Otter. Er is slechts ook aan nettenbouwers in Nederland geleverd.

Het Hof ziet (conform het eerdere proceskostenincident (zie Gerechtshof ’s-Gravenhage, 8 december 2009, IEF 8463) geen aanleiding voor een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling nu de procedure is aangevangen voorafgaand aan het verstrijken van de implementatiedatum van deze richtlijn.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 mei 2010, HA-ZA 09-874, Personality Hair Great Lengths B.V. en Great Lengths International S.R.L., tegen Euro Hair Fashion Holding B.V. (met dank aan Willem Hoorneman, CMS Derks Star Busmann)

Octrooirecht. Termijn indiening nietigheidsadvies (artikel 76 lid 1 ROW). Toelaatbaarheid additionele nietigheidsargumenten. Slaafse nabootsing.

Euro Hair is houdster van Nederlands octrooi NL 1030766 dat betrekking heeft op een inrichting voor het verwijderen van haarverlengstrengen (extensions). Great Lengths heeft onder de naam removal gun een apparaat voor het verwijderen van extensions op de markt gebracht. Euro Hair heeft Great Lengths gesommeerd ieder commercieel gebruik van de removal gun te staken. Great Lengths heeft daarop OCN verzocht een nietigheidsadvies uit te brengen (76 lid 1 ROW). In het één maand na het uitbrengen van de nietigheidsdagvaarding uitgebrachte advies van OCN, oordeelt het OCN dat de door Great Lengths B.V. aangevoerde  nietigheidsbezwaren geen doel treffen. Great Lengths vordert vernietiging van het octrooi. Euro Hair voert verweer.

Great Lengths is ontvankelijk in haar vordering, ook al is het nietigheidsadvies niet meebetekend met de dagvaarding, maar slechts bij het indienen van de dagvaarding overgelegd. De rechtbank oordeelt dat (conform het Landelijk procesreglement) het volstaat het nietigheidsadvies over te leggen als productie bij het indienen van de dagvaarding. Deze uitleg wordt ondersteund door de wetsgeschiedenis. In 2007 is de tekst van artikel 76 lid 1 ROW aangepast aan het nieuwe procesrecht, door het woord ‘bijlage bij de conclusie van eis’ te vervangen door ‘bijlage bij dagvaarding’ maar de Memorie van Toelichting presenteert die aanpassing als een louter terminologische aanpassing. Niet kan worden volgehouden, aldus de rechtbank, dat met die wijziging een verschuiving van de termijn van overlegging van het advies is beoogd.

Ook het feit dat Great Lengths in de procedure nieuwe, nog niet door het OCN beoordeelde, nietigheidsgronden naar voren brengt, leidt niet tot niet-ontvankelijkheid. Artikel 76 lid 1 eist niet dat het nietigheidsadvies alle in de procedure aangevoerde nietigheidsgronden bevat. Deze uitleg staat niet op gespannen voet met de ratio van de bepaling nu het nietigheidsadvies in de plaats treedt van het vooronderzoek, waarbij ook niet geldt dat de gronden van een nietigheidsactie beperkt zijn tot de gronden welke zijn behandeld in het vooronderzoek of gedurende oppositie.

Het betoog van Euro Hair dat aldus eiser zijn kruit droog kan houden, kan volgens de rechtbank niet leiden tot een ander oordeel. Ten eerste heeft eiser de omvang van het nietigheidsadvies niet volledig in de hand. Daarnaast kan het ontbreken van advies meewegen bij de beoordeling van de onderbouwing van een nietigheidsgrond. En als laatste kan onder bijzondere omstandigheden het aanvullen van nietigheidsgronden in strijd zijn met de eisen van de goede procesorde.

Inventiviteit: Gezien de onduidelijkheid in het octrooischrift kan, zeker in het kader van de beoordeling van de geldigheid van het octrooi, de reikwijdte van conclusie 1 niet worden gereduceerd tot uitsluitend inrichtingen die daadwerkelijk de met de uitvinding beoogde voordelen realiseren. Conclusie 1 is niet inventief en nietig, alsmede afhankelijke conclusies 2 en 3.

Slaafse nabootsing: Eventuele verwarring bij het publiek is voor een belangrijk deel niet nodeloos, nu een belangrijk deel van de overeenkomsten verband houdt met de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Ten tweede heeft Great Lengths het nodige gedaan om binnen de grenzen van deugdelijkheid en bruikbaarheid verwarring te voorkomen (afwijkende kleurstelling, afwijkende vormgeving handvat en voorzijde van de tang, alsmede een afwijkende naamsvermelding op het product), waardoor van slaafse nabootsing geen sprake is.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 mei 2010, KG ZA 10-359, Agfa Graphics N.V. tegen Chengdu Xingraphics Co. Ltd. & A. Ten Cate Offsetprodukten B.V. (met dank aan Otto Swens, Vondst Advocaten). 

Octrooirecht. Kort geding. EP m.b.t. een ‘methode voor het maken van een positieve lichtgevoelige lithografische drukplaat.’ Vervolg op Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 juli 2009, IEF 8085. Agfa stelt i.c. te beschikken over nieuw bewijs waaruit de inbreuk alsnog zou volgen. De Voorzieningenrechter ziet geen reden af te wijken van het eerdere bodemvonnis. Het vonnis bevat geen misslag en er is geen sprake van zodanig gewijzigde omstandigheden, dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter, met de wetenschap van die omstandigheden, anders zou hebben beslist. Ook ontbreekt een spoedeisend belang bij een voorlopige voorzieningen. Agfa wordt veroordeeld in de proceskosten van €120.000.

4.2. In de onderhavige bodemprocedure is geoordeeld dat niet vast staat dat de FIT en FIT-Extra platen inbreuk maken op het octrooi. De. voorzieningenrechter dient zich in beginsel naar dit oordeel te richten. Ook in dit kort geding kan dus in beginsel niet worden aangenomen dat de platen inbreuk maken op het octrooi.

4.3. Denkbaar is dat er reden kan zijn van het oordeel van de bodemrechter af te wijken, niet alleen in geval van een kennelijke misslag, maar ook indien na het bodemvonnis sprake is van zodanige gewijzigde omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter, met de wetenschap van die omstandigheden, anders zou hebben beslist (vergelijk de noot in NJonder het arrest van Snijders). Het door Agfa nieuw verzamelde, volgens Agfa ook op de FIT en FIT-Extra platen betrekking hebbende bewijs komt hier echter niet voor in aanmerking. De bodemrechter heeft het door Agfa overgelegde bewijs te mager bevonden en gezien de eisen van een goede procesorde nu juist geen rekening willen houden met aanvullende bewijslevering. Ook uit een oogpunt van rechtszekerheid is er dan geen reden de beslissing van de bodemrechter in deze procedure, die niet de procedurele waarborgen van een bodemprocedure biedt, terzijde te schuiven.

4.4. Daarnaast ontbreekt het spoedeisende belang van Agfa bij een voorlopige voorziening, vooruitlopend op een beoordeling van het aanvullende bewijs in hoger beroep. De volgens Agfa inbreukmakende FIT en FIT-Extra platen zijn, zoals Agfa weet, al jarenlang op de markt en Agfa heeft tot nu toe geen reden gezien een voorlopig verbod uit te lokken. Waarom nu plotseling alsnog een spoedeisend belang zou bestaan is zonder steekhoudende toelichting, die ontbreekt, niet in te zien.

4.5. Er is geen reden anders te oordelen over de vorderingen die zien op de Melior platen. De. bodemrechter heeft zich over deze platen inderdaad nog niet uitgesproken. Partijen zijn het er echter over eens dat de technische eigenschappen van Melior platen, voor zover relevant voor het geschil, geheel gelijk zijn aan die van de FIT en FIT-Extra platen. De Melior platen zijn een variant op de FIT en FIT-Extra platen. Aan te nemen is daarom dat indien de Melior platen in het eerdere bodemgeschil waren betrokken, de bodemrechter over die platen niet anders zou hebben geoordeeld. Bovendien geldt ook hier dat spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen ontbreekt. (…)

4.6. Al met al is er geen reden waarom in afwachting van het oordeel van de appelrechter ingrijpen in kort geding noodzakelijk zou zijn.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 28 april 2010, HA ZA 09-2375, Ratiopharm GmbH c.s. tegen Sanofi-Aventis.

Octrooirecht. EP 881 901 voor nieuwe combinaties van werkzame stoffen die clopidogrel en een antitrombosemiddel bevatten. Bloedplaatjesaggregatieremmers. Nietigheid wegens gebrek aan inventiviteit (combinatie van medicijnen lag voor de hand). Toelaatbaarheid niet-onderbouwde doseringsconclusies ten aanzien van niet-inventieve medicijnen-combinatie.

De door octrooihouder Sanofi-Aventis reeds eerder bij het Landgericht Dusseldorf gevraagde ex parte verbod (einstweilige Verfugung) is bij vonnis van 8 oktober 2009 afgewezen omdat het Landgericht de geldigheid van het EP 901 niet voldoende aangetoond vond.

Ratiopharm vordert: 1) vernietiging van het Nederlandse deel van EP 901, 2) subsidiair een verklaring voor recht dat Ratiopharm geen directe of indirecte inbreuk maakt op het octrooi en 3) een aan Sanofi-Aventis op te leggen provisioneel bevel voor de duur van de procedure geen andere gerechtelijke actie te ondernemen op basis van het octrooi, zulks op straffe van een dwangsom.

Gelet op de voordelen van clopidogrel boven ticlopidine is de gemiddelde vakman ten tijde van de prioriteitsdatum naar het oordeel van de rechtbank gemotiveerd de gecombineerde werking van clopidogrel en ASA te onderzoeken. Gezien de structurele verwantschap tussen clopidogrel en ticlopidine en hun identieke werkingmechanisme de vakman van de clopidogrel/ASA combinatie minstens hetzelfde synergetisch effect verwachten als bij ticlopidine/ASA. 

De clopidogrel/ASA combinatie zou naar verwachting zelfs sneller en krachtiger moeten werken en gemakkelijker worden getolereerd bij intraveneuze toediening. De clopidogrel/ASA combinatie lag daarom voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum voor de hand. In zijn zoektocht naar een alternatieve aggregatieremmer zou hij die combinatie onderzoeken. Hij werd daarin niet weerhouden, maar eerder gestimuleerd door de verschillende aangedragen publicaties uit de stand van de techniek.

Sanofi-Aventis heeft de geldigheid van EP 901 uitsluitend op grond van de herziene conclusies van het hoofdverzoek en subsidiair een hulpverzoek verdedigd. Al deze conclusies bevatten een doseringsregime. Ratiopharm heeft daartegen aangevoerd dat het doseringsbereik van de conclusies volgens het hoofdverzoek en hulpverzoek ook niet nieuw en niet inventief zouden zijn.

Sanofi-Aventis liet na gemotiveerd te stellen waarin de inventiviteit van de voorgestelde doseringsranges in de door haar voorgestelde conclusies zou zijn gelegen en stelde slechts algemeen dat uit G2/08 volgt dat een doseringsrange voor een reeds bekend(e combinatie van) product(en) voor een reeds bekende indicatie nieuwheid en/of inventiviteit aan een conclusie kan verlenen. Volgens de rechtbank waren de stellingen van Ratiopharm omtrent het gebrek aan inventiviteit daarmee onvoldoende gemotiveerd weersproken. Dat leidt tot de slotsom dat geen van de door Sanofi-Aventis primair of subsidiair verdedigde conclusies van EP 901 in stand kunnen blijven.

De proceskosten als bedoeld in art. 1019h Rv. zijn door  partijen vastgesteld op € 140.000,-. Aangezien partijen echter omtrent de verdeling van die kosten over de conventie en de reconventie niets hadden gesteld, rekent de rechtbank de kosten in gelijke delen aan de conventie en de reconventie toe.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 april 2010, KG ZA 10-360. B+R Beheer B.V. tegen Van den Berg Beton Kelders B.V. (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof).

Octrooirecht. Kort geding. NL octrooi voor het ondergronds aanbrengen van een prefab betonnen kelder. Niet te verwaarlozen kans dat octrooi in een bodemprocedure nietig zal worden verklaard, maar ook indien van de geldigheid zou worden uitgegaan is inbreuk voorshands niet aannemelijk, omdat sprake is van een niet-inventieve variant van de stand van de techniek.

Geldigheid: 4.6. Het standpunt van B+R Beheer kan niet worden gevolgd. Naar voorlopig oordeel zou de gemiddelde vakman, uitgaande van NL 341, bij het zoeken naar een oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet, het bevestigingsmechanisme kenbaar uit US 262 en US 340 vinden én in aanmerking nemen, zoals door Van den Berg gesteld en door B+R Beheer niet gemotiveerd bestreden. Gelet op de uit die publicaties bekende wijze van bevestiging van betonnen bouwelementen door middel van een stijve arm waar de gemiddelde vakman kennis van zou nemen, is naar voorlopig oordeel geen inventieve maatregel te onderkennen in conclusie 1 van het Octrooi.(…) De gemiddelde vakman weet voorts - naar B+R Beheer zelf heeft gesteld - op grond van zijn algemene vakkennis hoe een stijve arm die aan de gestelde eisen voldoet, kan worden bereikt.

Aldus lagen de maatregelen volgens conclusie 1 van het Octrooi ten tijde van de aanvraagdatum daarvan naar voorlopig oordeel binnen het bereik van de gemiddelde vakman, zonder dat daarvoor enige inventieve denkarbeid nodig was. Dat zou mogelijk anders zijn indien zou moeten worden aangenomen dat de gemiddelde vakman op de aanvraagdatum van het Octrooi de in US 262 en US 340 beschreven bevestigingsmethode buiten beschouwing zou laten, bijvoorbeeld omdat bij hem het vooroordeel zou bestaan dat die methode ongeschikt zou zijn in verband met de aanzienlijke krachten die een rol spelen bij de bevestiging van een prefab kelderbak. Dit is evenwel gesteld noch gebleken.

4.7. B+R Beheer heeft tegenover de gemotiveerde betwisting door Van den Berg dat in de volgconclusies enige inventieve maatregel is gelegen, onvoldoende aangevoerd op grond waarvan zou kunnen worden geoordeeld dat enige van de daarin beschreven maatregelen niet eveneens binnen het bereik van de gemiddelde vakman zou liggen. Aldus is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat een niet te verwaarlozen kans bestaat dat het gehele Octrooi in een bodemprocedure nietig zal worden verklaard wegens gebrek aan inventiviteit. Daarop stranden de vorderingen van B+R Beheer.

Inbreuk: 4.1.1. De voorzieningenrechter is echter met Van den Berg van oordeel dat het binnen het bereik van de gemiddelde vakman ligt, de steunbalk (in figuur 2 aangeduid met verwijzingsnummer 5) aan het betonnen steunelement (in figuur 2 aangeduid met verwijzingsnummer 3) te fixeren zodat ook opwaartse krachten worden opgevangen, op de wijze zoals door Van den Berg toegepast: het aanbrengen van een stalen plaat over de steunbalk en het aan weerszijden vastschroeven van die plaat aan de funderingsbalk (zoals te zien op de laatste foto opgenomen onder 2.8).

4.12. Het Octrooi van B+R Beheer - indien al geldig - kan niet zo worden uitgelegd dat daaronder ook voor de hand liggende varianten van de stand van de techniek zouden worden begrepen. Naar voorlopig oordeel valt de door Van den Berg gehanteerde werkwijze derhalve buiten de beschermingsomvang van het Octrooi, zodat daarop geen inbreuk wordt gemaakt.

Lees het vonnis hier.