Dossiers

Vzr. Rechtbank Limburg, locatie Roermond 25 april 2013, zaaknr. C/04/122013 / KG ZA 13-63 (Anti-Infringement Bureau for IPR on Plant Material tegen Novisem B.V.)
Uitspraak ingezonden door Ernst-Jan Louwers en Sabine van Rienen, Louwers IP|Technology Advocaten.

Opheffing bewijsbeslag. Kwekersrecht. AIB is een vereniging die belangen van zaad- en plantveredelaars behartigt en gevolmachtigd is om op te treden namens rechthebbende op kwekersrechten van diverse soorten knolselderij (Diamant, Brilliant en Prinz). Novisem is een zaadveredelingsbedrijf. Door AIB is conservatoir bewijsbeslag op mogelijk relevante digitale bestanden gelegd.

Novisem vordert succesvol de opheffing van de gelegde beslagen en teruggave van de zaken, waaronder monsters en gegevensdragers. Het voorhanden hebben van, zoals door AIB beweerd, "fors meer plantmateriaal" is - volgens verklaringen - een niet ongebruikelijke hoeveelheid voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. En de pakbon waarop een adres in Nederland staat, hoewel productie en bewerking elders plaatsvindt, betekent niet per definitie in- of uitvoer vanuit Nederland. De reconventionele vorderingen worden toegewezen. Tevens dient AIB het bericht over vermeende inbreuk op de website van AIB te verwijderen en een rectificatie te plaatsen.

In citaten

5.2.2. Vooralsnog oordeelt de voorzieningenrechter dat er gelet op dit verweer niet blijkt van een redelijk vermoeden van eerstvermelde inbreuk. Uit de e-mail (...) blijkt niet van een dergelijk aanbod, terwijl het gestelde het gestelde in de beide verklaringen van (...) (die kwalificeren als de auditu partijverklaringen) in afdoende mate is weerlegd door de door Novisem ingediende verklaringen van (...). Uit de verklaring valt ook af te leiden dat de e-mail niet zag op levering in Nederland.

5.2.3. De tweede gestelde inbreuk grondt AIB op de aanwezigheid bij Novisem van fors meer plantmateriaal dan vereist voor veredelingsdoeleinden, zodat Novisem behalve veredelt blijkbaar ook produceert. Zij beroept zich daarbij op verklaringen van werknemers van Bejo respectievelijk Nunhems.

5.2.4. Vooralsnog leidt de rechter uit laatstvermelde verklaringen af dat de bij Novisem hoeveelheid aangetroffen plantmateriaal niet ongebruikelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe rassen, zodat een redelijk vermoeden van het bestaan van de onder 2. genoemde inbreuk deswege niet aanwezig geacht kan worden.

5.2.5. De gestelde inbreuk onder 3. baseert AIB op een pakbon, (...) en op een tweetal facturen van Novisem met daarop vermeld het adres in Nederland, gericht aan afnemers in België en Duitsland (...).
Novisem heeft uiteengezet op welke wijze zij haar zaken drijft: productie van in Nederland beschermde  rassen vindt plaats in België en Frankrijk, behandeling van die zaden vindt plaats in Italië en van daaruit worden die behandelde zaden verstuurd en geleverd aan afnemers in het buitenland. Dat op een tweetal facturen eht adres van Novisem in Nederland is vermeld betekent dan ook niet per definitie dat sprake zou zijn van in- of uitvoer vanuit Nederland.
Met betrekking tot de ingediende pakbon heft Novisem betoogd dat deze wel degelijk vanuit Italië is afgehandeld, hetgen ook blijkt ui het feit dat het transport is verzorgd door DHR, terwijl Novisem altijd gebruik maakt van de dienstn van UPS.

5.2.6. Ook hier oordeelt de rechter voorshands dan ook dat een redelijk vermoeden van het bestaan van deze derde inbreuk niet aanwezig geacht kan worden.
De rechter wijst verder vooralsnog van de hand de visie van AIB inhoudende dat de door Novisem toegepaste wijze zoals hierboven beschreven, indien deze niet is te zien als een inbreuk op kwekersrechten, dan in ieder geval (anderszins) onrechtmatig zou zijn.

Nota naar aanleiding van verslag wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen, Kamerstukken II 2012/13, 33 426, nr. 8. en 33 541, nr. 6.
De minister: Het wettelijk voorschrift dat pakketaanbieders aan hun abonnees een minimumpakket van 30 digitale tv-zenders moeten doorgeven, biedt naar mijn mening voldoende garantie op een gevarieerd aanbod. In dit pakket zijn allereerst de zogenoemde must carry zenders opgenomen. (...) Aangezien er op de verspreiding van de publieke kanalen een must carry verplichting rust, wordt hiermee ook voorzien in de verspreiding van het teletekstsignaal. Themakanalen zoals www.uitzendinggemist.nl of www.politiek24.nl vallen niet onder de huidige noch de nieuwe must carry regeling.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de verplichte opname van de landelijke, regionale en lokale publieke zenders in het zenderpakket een belemmering voor deze zenders is om een auteursrechtelijke vergoeding voor programma’s aan de distributeurs te vragen.

De NPO onderhandelt al jaren met de kabelbedrijven over een auteursrechtelijk vergoeding voor zijn programma’s. Dit betreft zowel de zenders die onder de must carry regeling vallen, als andere diensten zoals themakanalen en Uitzending gemist. In 2010 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het standpunt van de Europese Commissie. Kort gezegd komt dit standpunt er op neer dat zenders die onder de must carry regeling vallen, een auteursrechtelijke vergoeding mogen vragen.

Wijziging mediawet, Kamerstukken II, 2012-2013, 33 541, nr. 6.

De leden van de CDA-fractie stellen vragen over de ‘schatkamer’ van de publieke omroep, zoals deze wordt beheerd door Beeld en Geluid. Zij vragen naar continuering en uitbreiding van het beschikbaar stellen van digitale audiovisuele collecties aan het gehele Nederlandse onderwijs via Teleblik, en het beschikbaar stellen van het archief via het internet, en welke auteursrechtelijke en financiële beperkingen hierbij een rol spelen.

De regering is het met deze leden eens dat brede beschikbaarheid van publieke programma’s wenselijk is. De ontsluiting van het archief voor gebruik in het onderwijs via Teleblik is waardevol. Wat betreft de beschikbaarstelling van het gehele archief via het internet liggen de zaken een stuk complexer. Er zal voor een groot gedeelte van de collectie een auteursrechtelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de rechthebbenden (producenten, tekstschrijvers, regisseurs, collectieve
beheersorganisaties, etc.). De programma’s die door de publieke omroep zijn uitgezonden zijn immers niet altijd rechtenvrij.

De genoemde leden vragen naar een visie op het gebruik van andere omroepen en omroep-lagen van het beeldmateriaal van de Nederlandse publieke omroep.

(...) Veelal worden afspraken gemaakt over de uitzendrechten en de daarbij behorende vergoedingen. Zo kan bijvoorbeeld worden geregeld dat een programma lineair kan worden uitgezonden, met een aantal herhalingen en een aantal dagen beschikbaarheid op een on demandplatform. Het contract regelt bijvoorbeeld het gebruik van de auteursrechten en de vergoedingen daarvoor. Het digitaal aanbieden (in welke vorm dan ook) van programma’s die uitgezonden zijn op de publieke zenders aan een breed publiek zal daarom extra kosten met zich brengen, voor zover hier vooraf geen afspraken over zijn gemaakt. Omroepen kunnen via Beeld en Geluid (al dan niet tegen betaling) beschikken over elkaars materiaal uit andere programma’s.

De genoemde leden vragen hoeveel de NPO, als coördinerende organisatie, en de individuele omroepen, gespecificeerd naar omroep, en de kabelbedrijven aan auteursrechten betalen aan organisaties als Buma/Stemra en Videma en eventuele
andere.

De individuele publieke omroepen betalen geen vergoeding aan Buma/Stemra et cetera. De overeenkomsten met deze partijen worden door de NPO aangegaan op grond van de wettelijke taak in artikel 2.2, tweede lid, sub f, van de Mediawet. De
NPO behartigt die zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de landelijke publieke mediadienst en de landelijke publieke media-instellingen. De NPO kan in het kader van deze taak in naam van de gezamenlijke landelijke publieke mediainstellingen overeenkomsten met derden aangaan (artikel 2.3, eerste lid, van de Mediawet). Dergelijke overeenkomsten zijn bindend voor de omroepen.

De verplichtingen uit hoofde van de rechtencontracten bedragen volgens het jaarverslag 2011 van de NPO 21,8 miljoen. Deze verplichtingen hebben betrekking op rechtenvergoedingen voor muziekrechten, beeldrechten en zogenoemde fonogrammen. Hierbij zijn niet inbegrepen de rechtencontracten op het gebied van bijvoorbeeld nieuws of de aankoopcontracten voor buitenlandse programma’s.

De bedragen die de omroepen betalen voor eigen producties of via de producties aan onafhankelijke producenten zijn niet bekend. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan vergoedingen voor regisseurs, scenarioschrijvers, en andere creatieve
medewerkers. De leden van de VVD-fractie vragen daarnaast wat de inkomsten van zowel de NPO als de individuele omroepen zijn aan auteursrechten.

In het jaarverslag van de NPO over 2011 staat onder de post Overige bedrijfsopbrengsten de ontvangst van vergoedingen van de kabelmaatschappijen en overige distributeurs voor de (digitale) doorgifte van Nederland 1, 2, en 3, themakanalen en Uitzending Gemist. Dit bedraagt ongeveer 10,0 miljoen euro. De ontvangen rechtenvergoeding voor leaders en tunes bedraagt 1,2 miljoen euro. De NPO en de omroepen ontvangen ook rechtenvergoedingen via Videma voor de vertoning van hun programma’s via gesloten netwerken en groepstelevisie. Ook zijn er inkomsten uit de Thuiskopie. De ontvangsten worden op grond van de Mediawet weer besteed aan de programma’s. De inkomsten van de individuele omroepen door
exploitatie van rechten zijn niet bekend.

Commission Communication on better valuation and utilisation of IPRs in the Internal Market, MARKT D3 04/2013.
Objectives of the initiative  - What are the main policy objectives?
- Improve the smooth functioning of the Internal Market by providing tools that would encourage investment in research and development of innovative products and technologies and subsequently facilitate their commercialisation by creating the market for financing and efficient licensing of IPRs in the Union.
- Ensure that public R&D funding is optimised.
- Encourage FDI and technology transfer into the EU to stimulate growth and investment.

Context and problem definition
The Single Market Act II recognises the need to encourage investment in intangible assets and to help EU based innovative companies to transform their R&D efforts into competitive gains. While the EU intellectual property acquis establishes measures for the protection and enforcement of intellectual property rights (IPRs), it does not provide guidelines on the cross-border management of these rights that would increase commercial benefits for both innovative enterprises and consumers. The latter could be achieved i.a. by encouraging (i) proper valuation (estimating value) of intellectual property so as to encourage cross-border public and private investment by accepting the use of IP-related assets as collateral, and (ii) cross-border valorisation (maximising profit through efficient management) of IPRs that would increase the competitiveness of European innovative companies. This, in turn, would result in the creation of broader and more easily accessible choice of IP-related goods and services for consumers.

The initiative should give rise to more investment in creation and innovation within the EU leading to growth and job creation. Low or insufficient valuation of IPRs that account for 50% of total intangible assets within the EU impedes the achievement of the Europe 2020 growth strategy that aims at stimulating innovation and growth and also prevents the internal market form yielding its full economic potential.

Improved valuation of IPRs would complement the EU's IP and innovation policies, creating an attractive environment for the development of innovative enterprises within the EU and having an Internal Market characterised as a "brain pole" instead of a "brain drain". It would also help improve the performance of public R&D funds by ensuring that commercial spin offs of public entities (such as University research labs) become economically more viable and less subject to takeover by major international corporations.

What are the main problems which this initiative will address?
EU IPRs are not being fully exploited within the Internal Market partly because their actual market value is not recognised as collateral against which business credit or venture capital can be raised. The sub-optimal valuation of IPRs is undermining the possibility for innovative and creative SMEs within the European Union to grow and create the sustainable, high quality jobs that the EU requires, in particular in these recessionary times.

This sub-valuation of IPRs results in or is accompanied by a lack of proper valorisation of IPRs: If owners of IPR cannot properly assess its value, it is even more difficult for them to make proper use of it, e.g. by licensing it, by selling it or by using it as collateral in financing deals The Internal Market does not allow for an optimal management of IPRs in terms of offering the most welfare-enhancing licensing opportunities to EU creators and

innovators, nor for an efficient cross-border matching between the innovators/creators and potential financiers/licensees. This impedes the mobilisation of the full potential for investment into innovative activities that should play a key role in recreating sustainable growth within the EU. A number of factors can explain why this market is currently not working. They include (i) the relatively high costs of IP registration within the EU (compared to other major trading blocs), (ii) dissuasive litigation costs, (iii) ineffective redress against abusive practices of certain large rights holders and non-practicing entities and (iv) uncertainty regarding cross-border enforcement.

Commission Communication on civil enforcement of IP within the Internal Market, MARKT D3, 03/2013.

At this stage, no policy options are considered.

What are the main problems which this initiative will address? The application report regarding Directive 2004/48/ EC and the subsequent public consultation revealed a certain number of shortcomings in the IPR enforcement system in the internal market (e.g. unclear legal provisions, diverging national interpretations/practices, uneven access to justice for SMEs, unsuitability of the legal framework for the digital age etc.). The Communication will give a structured overview of the issues identified, so that they can be addressed by appropriate initiatives subsequently.

Rechtbank Midden-Nederland 15 februari 2013, LJN BZ8313 (Universiteit Utrecht tegen gedaagde)
Uitspraak is door de redactie van rechtspraak.nl ingetrokken en zal niet weer worden geplaatst. Als randvermelding. Onrechtmatige publicaties/uitlatingen. Positie domeinnaamhouder. Geen inbreuk portretrecht.

Gedaagde is een oud-student van de Universiteit Utrecht. Gedaagde heeft, onder zijn eigen naam, verschillende artikelen geplaatst op de website, waaronder de artikelen met titel: "Europese Universiteiten massaal ondermaats", "Discutabele academicus [Eiser 2] wint prijs" en "Wederom fraude op universiteit". Per 11 december 2012 staat niet meer gedaagde, maar Persgroep Alles In Perspectief A.S. geregistreerd bij de SIDN als houder van de domeinnaam. Waarna artikelen met de volgende titels zijn geplaatst: "Plagiaat van [Eiser 2]?" en "Universiteit Utrecht klaagt academicus aan". Eisers vorderen rectificaties en het verbod op het portretrecht van de docent Kunstgeschiedenis.

De voorzieningenrechter stelt bij haar beoordeling voorop dat de domeinnaamhouder niet automatisch ook de beheerder is van de inhoud van de website die onder de domeinnaam hangt (contentbeheerder). Deze hoedanigheden kunnen in één persoon vertegenwoordigd zijn, maar dat hoeft niet. Universiteit Utrecht c.s. heeft verder aangevoerd dat Gedaagde tevens de auteur, dan wel contentbeheerder is van de overige bestreden artikelen, nu de andere redacteuren feitelijk hebben te gelden als pseudoniemen van Gedaagde. Universiteit Utrecht c.s. stelt vervolgens nog dat Gedaagde (in ieder geval tot 11 december 2012) als domeinnaamhouder aansprakelijk is voor eventuele onrechtmatige uitlatingen in de bestreden artikelen.

Indien sprake is van een onrechtmatige publicatie, in de hier boven bedoelde zin, dan kan op grond van artikel 6:167 BW de vordering tot rectificatie worden toegewezen. In het licht van de aard van de website (te weten een blog over actualiteiten die, zoals de titel al aangeeft, “alles in perspectief wil plaatsen”) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de lezer van dit artikel een en ander kan relativeren, zodat dat de ernst van de te verwachten gevolgen voor Universiteit Utrecht c.s. beperkt zal blijven. De vorderingen worden afgewezen.

5.6. (...) Voor zover Universiteit Utrecht c.s. onderhavige vorderingen baseert op artikel 6:196c lid 5 BW, dat bepaalt dat een rechterlijk gebod of verbod kan worden opgelegd aan degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als bedoeld in artikel 3:15d lid 3BW, geldt dat – voor zover voornoemd artikel van toepassing is op een domeinnaamhouder – ook dit spoor doodloopt, omdat [Gedaagde] geen domeinnaamhouder (meer) is. Dat [Gedaagde] betrokken is bij de nieuwe domeinnaamhouder en in zo’n mate dat hij in staat moet worden geacht om tot verwijdering van de artikelen en het plaatsen van een rectificatie over te gaan, zoals Universiteit Utrecht c.s. heeft gesteld, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in het kader van dit kort geding niet komen vast te staan.

5.9. Aan Universiteit Utrecht c.s. wordt toegegeven dat een lezer wellicht zou kunnen denken dat iets dergelijks door [Gedaagde] wordt gesuggereerd, maar in het licht van de aard van de website (te weten een blog over actualiteiten die, zoals de titel al aangeeft, “alles in perspectief wil plaatsen”) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de lezer van dit artikel een en ander kan relativeren, zodat dat de ernst van de te verwachten gevolgen voor Universiteit Utrecht c.s. beperkt zal blijven.
Alles overziende heeft Universiteit Utrecht c.s. naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet voldoende aannemelijk gemaakt dat Universiteit Utrecht c.s. op onrechtmatige wijze in de genoemde passages van fraude, liegen of verwijten van gelijke strekking worden beschuldigd. De vorderingen van Universiteit Utrecht c.s. worden dan ook afgewezen.

Inbreuk portretrecht?
5.10. Universiteit Utrecht c.s. stelt dat [Gedaagde], door het plaatsen van de beeltenis van [Eiser 2] op de website [Website], in strijd handelt met het portretrecht van [Eiser 2] en vordert onder 2 dat deze beeltenis wordt verwijderd en onder 3 dat het [Gedaagde] verboden wordt verder gebruik te maken van dit beeldmateriaal (zie 3.1). De voorzieningenrechter komt echter niet toe aan de inhoudelijke beoordeling van deze vordering. In 5.4, 5.5 en 5.6 is immers reeds bepaald dat in het kader van dit kort geding dient te worden aangenomen dat [Gedaagde] slechts met betrekking tot het artikel van 11 april 2012 zeggenschap heeft over de inhoud daarvan en in dit artikel is de beeltenis van [Eiser 2] niet zichtbaar. Onderhavige vorderingen van Universiteit Utrecht c.s. worden dan ook afgewezen.

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 17 april 2013, LJN BZ8182 (Sodeic tegen Romi Smilfood c.s.)
Als randvermelding. Contractenrecht en exclusiviteitsrechten. Sodeic heeft van het jaar 2003 tot en met mei 2010 producten van Romi Smilfood c.s. in Congo geïmporteerd. Het betrof voornamelijk margarine van het merk Topper. Een grote bestelling wordt geplaatst, maar niet betaald en dus niet geleverd. Romi Smilfood c.s. heeft op 17 of 18 november 2010 een (nieuw) exclusiviteitscontract gesloten met Société DD Services SARL met betrekking tot het merk Topper.

De rechtbank constateert dat een partij margarine door Sodeic bij Romi Smilfood op 5 mei 2010 is besteld. Volgens de eigen stellingen van Sodeic heeft Romi Smilfood c.s. eerst ongeveer een half jaar na de bestelling van de onderhavige goederen, te weten op 17 of 18 november 2010, een exclusiviteitsrecht gegeven aan een derde partij, namelijk Société DD Services SARL. Volgens Sodeic heeft zij Topper in Congo/DRC geïntroduceerd en enkele jaren afgezet, waardoor een bepaalde goodwill is opgebouwd. Dat Sodeic op grond daarvan recht zou hebben op enige vorm van goodwill, valt niet in te zien. De vorderingen worden afgewezen.

4.3.  De bestelling van 5 mei 2010
4.3.2.  De rechtbank constateert dat de onderhavige goederen door Sodeic bij Romi Smilfood c.s. zijn besteld op 5 mei 2010. Volgens de eigen stellingen van Sodeic heeft Romi Smilfood c.s. eerst ongeveer een half jaar na de bestelling van de onderhavige goederen, te weten op 17 of 18 november 2010, een exclusiviteitsrecht gegeven aan Société DD Services SARL. Romi Smilfood c.s. heeft voorts bij conclusie van antwoord onweersproken gesteld dat de relatie tussen partijen aldus kan worden gekenmerkt, dat Romi Smilfood c.s. goederen aan Sodeic levert na betaling door Sodeic van de daartoe opgestelde pro forma factuur. Van verleende exclusiviteitsrechten aan Sodeic, dan wel afnameverplichtingen van Sodeic is geen sprake. Voorts heeft Romi Smilfood c.s. onweersproken gesteld dat de onderhavige goederen door Romi Smilfood c.s. (zoals overeengekomen) zijn afgeleverd op de kade in Matadi (DRC) en dat Sodeic er dan ook zelf voor heeft gekozen om de goederen vervolgens door te voeren naar de hoofdplaats van het buurland Congo (Brazzaville).
Omdat het aan Société DD Services SARL verleende exclusiviteitsrecht pas ná de bestelling van de onderhavige goederen heeft plaatsgevonden, heeft Romi Smilfood c.s. Sodeic daarvan destijds ook niet op de hoogte kunnen brengen, nog afgezien van de vraag of zij daartoe gehouden zou zijn geweest. De rechtbank tekent daarbij aan dat Sodeic haar vordering niet baseert op het volgens Romi Smilfood c.s. reeds bestaande exclusiviteitsrecht van Piersch Export, dat op 5 mei 2010 reeds bestond. Volgens Romi Smilfood c.s. borduurde de met Société DD Services SARL overeengekomen exclusiviteit slechts hierop voort en was er dan ook geen sprake van een relevante verandering van omstandigheden.

4.3.3.  Op grond van het voorgaande zal de vordering worden afgewezen voor zover deze betrekking heeft op de bestelling van 5 mei 2010.

4.4.  De bestelling van 1 november 2010
4.4.1.  Voor wat betreft de bestelling van 1 november 2010 vordert Sodeic de kosten die zij heeft moeten maken ten aanzien van het opstellen van een Letter of Credit en de annulering daarvan. Sodeic heeft ten aanzien van de grondslag van de vordering enkel gesteld dat Romi Smilfood c.s. op 1 november 2010, derhalve 17 dagen voor het overeenkomen van exclusiviteit met Société DD Services SARL, nog een partij Topper aan Sodeic heeft proberen te verkopen. De rechtbank constateert dat ook deze bestelling - die uiteindelijk niet tot een levering van goederen heeft geleid - heeft plaatsgevonden vóór het verlenen van een exclusiviteitsrecht door Romi Smilfood c.s. aan Société DD Services SARL. Voorts heeft Romi Smilfood c.s. ten aanzien van deze levering onweersproken gesteld dat het voor haar op dat moment (waarop de goederen nog niet zijn betaald en nog niet dienden te worden verscheept) niet duidelijk kon zijn welke eindbestemming deze goederen zouden hebben. De rechtbank constateert dat Sodeic ook niet heeft gesteld dat zij voornemens was deze goederen te vervoeren naar Congo, te weten het land waarin Société DD Services SARL (blijkens de eigen stellingen van Sodeic) nadien een exclusiviteitsrecht van Romi Smilfood c.s. heeft verworven.

4.4.2.  Op grond van het voorgaande zal de vordering ook in zoverre worden afgewezen

4.5.  Winst- en imagoschade
4.5.1.  Sodeic heeft gesteld dat zij een vergoeding wenst te krijgen voor de door haar ten behoeve van Romi Smilfood c.s. in Congo/DRC opgebouwde goodwill. Volgens Sodeic heeft zij Topper in Congo/DRC geïntroduceerd, waardoor een bepaalde goodwill is opgebouwd. Sodeic stelt ter zake opgebouwde goodwill recht te hebben op een percentage van 30%, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen percentage, althans een bij staat op te maken en volgens de wet te vereffenen percentage van de factuurwaarde van alle tot heden bestelde producten.

4.5.2.  Naar het oordeel van de rechtbank valt zonder nadere onderbouwing - die ontbreekt - niet in te zien dat Sodeic op grond van de enkele omstandigheid dat zij gedurende een aantal jaren producten van het merk Topper bij Romi Smilfood c.s. heeft besteld en in Congo/DRC heeft afgezet recht zou hebben op enige vorm van goodwill. De vordering zal dan ook in zoverre als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

Lees de uitspraak LJN BZ8182 (pdf)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 18 april 2013, [2013] EWCA Civ 326 (Merck tegen Sigma Pharmaceuticals.
In 2004 traden nieuwe lidstaten, waarin octrooirechten op farmaceutische producten niet toegestaan waren, toe tot de Europese Unie. Zulke octrooien werden in 2004 wel toegestaan, maar er zijn een aantal gevallen waarin wel een ABC (Aanvullend Beschermingscertificaat) was gegeven in een andere lidstaat voor een farmaceutisch product gedurende de tijd dat er geen bescherming was in één of meerdere (nieuwe) lidstaten. Hiervoor is een speciale afwijking van de normale regels van vrij verkeer opgenomen in de toetredingsverdragen met de nieuwe lidstaten. Deze afwijking staat bekend als de 'Specific Mechanism:

"It permitted the owner of a pharma patent or SPC to prevent the parallel importation of the patented product from one of the accession states if, at the time of filing, such protection was unavailable in that accession state. It also anyone who intended to import such a product to demonstrate to the relevant national authority that he had given notice of that intention to the holder or beneficiary of the protection." [SPCblog]

De UK Court of Appeal stelt voor om vragen te formuleren over deze materie, de definitieve vragen zullen nog volgen:

97. The first concerns the conditions which must be satisfied before a patent holder may bring infringement proceedings under the Specific Mechanism and, in particular, whether the derogation confers upon the patent holder an option of preventing imports falling in its scope; and whether the derogation is inapplicable unless and until the patent holder demonstrates his intention to exercise that option.

98. The second concerns the identity of the person who must give the notice under the second paragraph of the Specific Mechanism and, in particular, whether a notification is compliant if it is given by an applicant for regulatory approval in the Member State into which the products are to be imported; and whether it makes any difference if the notification is given and the application for regulatory approval is made by one legal entity within a group of companies which form a single economic unit, and the acts of importation are to be carried out by another legal entity within that group under licence from the first legal entity.

99. The third concerns the identity of the person to whom the notice must be given under the second paragraph of the Specific Mechanism and, in particular, whether, in a case where a group of companies form a single economic unit comprising a number of legal entities, it is sufficient if the notification is addressed to a legal entity which is the operating subsidiary and marketing authorisation holder in the Member State of importation rather than the entity within the group which has legal ownership of or an exclusive licence under the patent. A subsidiary question also arises as to whether a notification which is otherwise compliant is rendered non-compliant if it is addressed to the "the Manager, Regulatory Affairs".

100. I recognise that this court is not obliged to make a reference but I believe it is appropriate to do so for the following reasons. First, these questions are not acte clair. Second, the Specific Mechanism has not yet been considered by the Court of Justice and, although its Iberian predecessor was considered by the Court in Case C-191/90 Generics and Harris Pharmaceuticals, there is uncertainty as to how the decision of the Court in that case should be understood. Finally, the parties helpfully provided to us after the hearing an agreed table which shows that the Specific Mechanism will continue to be relevant until 2019. In all these circumstances I believe it to be desirable that the questions raised in this case are answered authoritatively as soon as possible.

101. I would therefore make a reference to the Court of Justice for a preliminary ruling on each of the three groups of questions posed at [97], [98] and [99] above. They are currently formulated in general terms on the basis of questions originally proposed by Sigma. We have not had the benefit of any comments from Merck. Accordingly, I would invite the parties to consider them further in the light of this judgment and to propose draft questions and a draft reference for our consideration.

Overwegende:

75. I recognise that the Specific Mechanism does not create a right to sue for infringement where none existed as a matter of national law. I also acknowledge that the Specific Mechanism does not use the term "undertaking" to describe the person to whom notice must be given. So also, it is important to note that Dr Rollins was working in the Patent Department, not the Regulatory Affairs Department. Nevertheless, it seems to me that the points developed by Sigma do raise a real issue as to the meaning of the term "beneficiary" in the Specific Mechanism and I consider it at least arguable that MSD, as the operating company in the United Kingdom, falls within the scope of that term upon its proper interpretation. Further, I consider that, in all the circumstances of this case, notice to MSD did not deprive Merck Canada of an opportunity to invoke its rights under the Specific Mechanism. To the contrary, it was sufficient to enable Merck Canada to respond, but it failed to do so as a result of an administrative oversight. The question therefore turns upon the true meaning of the Specific Mechanism, how strict the notice requirement is and whether it can only be satisfied by the importer providing notice directly to the patent holder. This is therefore a further issue in relation to which I must consider a reference to the Court of Justice.

Op andere blogs:
SPCblog (Singulair and the Specific Mechanism for accession states: some questions for the CJEU)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 22 april 2013, LJN BZ8278 (Nokia tegen StMictroElectronics N.V.)
Exclusieve levering. Contractenrecht. Octrooirecht. Nokia heeft met ST een Parts Purchase Agreement gesloten. Uitgangspunt in die overeenkomst is dat voor Nokia gemaakte producten, High Amplitude Audio Capturing Microphones, niet aan anderen verkocht mogen worden. Nokia heeft ST uitgenodigd om een aanbod te doen tot ontwikkeling en productie van een nieuw soort microfoon. Daarbij is aan de aanbieders toegezegd dat een exclusiviteit van een jaar zou gelden. Hoewel ST in eerste instantie niet als leverancier is geselecteerd is zij wel met de ontwikkeling begonnen en later alsnog leverancier geworden. Zij heeft de microfoons behalve aan Nokia ook aan HTC geleverd.

De voorzieningenrechter oordeelt dat ST evenals de andere fabrikanten is gebonden aan de exclusiviteit van een jaar. Dat betekent dat zij tot maart 2014 de voor Nokia ontwikkelde microfoon niet aan andere afnemers mag leveren. Een vordering tot 'recall' van de microfoons die al geleverd zijn, wordt echter afgewezen, omdat Nokia zich (in Europa) niet kan beroepen op een octrooirecht; dit is vooralsnog alleen verleend in de Verenigde Staten.

2.3. Nokia heeft voor de onder 2.2 bedoelde microfoon octrooi aangevraagd in onder andere de Verenigde Staten (waar het octrooi is verleend) en in Europa, waar het (nog) niet is verleend.

2.8. ST heeft octrooi aangevraagd op (bepaalde aspecten van) de door haar ontwikkelde Tufnell microfoon.

Niet ‘owned/developed solely by seller’
4.3. Voorshands is onaannemelijk dat de door ST geproduceerde Tufnell microfoon uitsluitend is voortgekomen uit de ontwikkelarbeid van ST. Het basisidee is duidelijk van Nokia afkomstig en onder andere neergelegd in de RFQ. Dit is niet zo maar een set specificaties, maar bevat een nieuw basisprincipe, dat naar voorlopig oordeel als nieuw moet worden gezien. In ieder geval is dat basisidee (een microfoon die een normaal kanaal heeft voor gematigde geluidsdruk en een kanaal voor hoge geluidsdruk) een idee van Nokia en niet van ST. Weliswaar heeft ST dat basisidee verder ontwikkeld en het is zeer wel denkbaar dat zij daarbij eigen vindingen heeft gedaan die zij met een octrooirecht zal kunnen beschermen. Dat neemt niet weg dat de Tufnell microfoon zoals ST die heeft ontwikkeld niet kan worden beschouwd als ‘owned/developed solely by seller’. Uitgangspunt is dus dat dit product dat speciaal voor Nokia werd gemaakt niet aan anderen mocht worden geleverd.

Geen recall
4.8. Vast staat dat in Europa thans geen octrooi geldt voor de vinding van Nokia zoals aan ST geopenbaard, die voor ST de basis is geweest om de Tufnell microfoon (verder) te ontwikkelen. Dat betekent dat de in het octrooirecht geregelde maatregelen bij een inbreuk op een octrooi niet van toepassing zijn. Immers HTC heeft geen product gekocht dat inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom. Van een inbreuk op een absoluut recht is geen sprake. ST komt echter door die levering haar verplichtingen jegens Nokia niet na, hetgeen kan leiden tot schadevergoeding. Dat de regels inzake een tekortkoming in de nakoming naar het op de PPA toepasselijke Finse recht inhouden dat een recall kan worden gelast, zoals Nokia die thans vordert, is niet gesteld. Uit de door Nokia overgelegde opinie van een Finse advocaat kan dit niet worden afgeleid. De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat het Finse recht in dit geval die mogelijkheid niet kent.
4.9. Ook als er vanuit wordt gegaan dat het Finse recht de mogelijkheid van schadevergoeding anders dan in geld kent (zoals in Nederland geregeld in art. 6:103 BW) is een recall op die grond niet op zijn plaats. Daarbij speelt een rol dat het HTC (of andere afnemers) niet bekend kan zijn dat zij een product ontvangen waarvan ST jegens hen contractueel verplicht was hen dat (nog) niet te leveren. Zij hebben dan ook niet onrechtmatig jegens Nokia gehandeld door bij ST Tufnell microfoons in te kopen. Daarom is – nu een absoluut recht van Nokia ontbreekt – geen rechtsgrond aanwezig waarop ST zich jegens HTC (of andere afnemers) zou kunnen baseren om teruglevering van de geleverde Tufnell microfoons af te dwingen. Onder die omstandigheden is een recall geen passende vorm van schadevergoeding.

Double Tree by Hilton, Amsterdam, donderdag 16 mei van 13.00 tot 17.30 uur.

Het nieuwe mediarecht omvat een breed scala aan civielrechtelijke en regulatoire vraagstukken rondom de distributie en inhoud van mediadiensten, van lasterlijke perspublicaties en bronbescherming tot toezicht op videowebsites en toegang tot elektronische programmagidsen. De snelheid van de rechtsontwikkeling in het mediarecht wordt in vergaande mate bepaald door de digitalisering: nieuwe technologieën en veranderende kijkersbehoeften leiden tot een veelheid aan nieuwe diensten, exploitatiemodellen en bijbehorende juridische vragen.

Op donderdag 16 mei van 13.00 – 17.30 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, een congresmiddag in Double Tree by Hilton te Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst maken vier ervaren sprekers u wegwijs in het nieuwe mediarecht anno 2013, waarbij thematische verdieping wordt gecombineerd met een overzicht van de belangrijkste recente ontwikkelingen. Hier aanmelden

Wouter Hins zal spreken over de gevoelige verhouding tussen persvrijheid en nationale veiligheid. Aan de orde komen het verbod om staatsgeheimen te publiceren, methoden van nieuwsgaring, klokkenluiders, journalistieke bronbescherming en openbaarheid van bestuur.

Remy Chavannes bespreekt verschillende juridische aspecten van internettelevisie (IPTV), met de nadruk op auteursrecht, mediarecht en privacyrecht. Aan de orde komen o.a.:
- Jurisdictie van mediatoezichthouders over grensoverschrijdende IPTV-diensten: wie gaat waar over en hoe kunnen de betrokken aanbieders dat beïnvloeden?
- Het regelen van individuele en collectieve rechten voor IPTV-diensten: wie moet bij wie zijn en waarvoor?
- Registratie en exploitatie van kijkgegevens: tot waar en niet verder en wat als je meer wil?

Robert van den Broek bespreekt de actualiteiten op het gebied van de regelgeving voor omroepen. Zo komen de beleidsregels publieke media-instellingen aan bod, de (nieuwe) beleidsregels van reclame- en sponsoring commerciële media-instellingen en de actualiteiten met betrekking tot nevenactiviteiten. Tevens zal hij de ontwikkelingen op het gebied van het reclame- en dienstbaarheidsverbod voor de publieke omroep behandelen.

Jens van den Brink zal zowel de Nederlandse als Europese jurisprudentie bespreken. Hij zal zich concentreren op de volgende onderwerpen: Actualiteiten (on)rechtmatige publicaties – Wat mogen media wel en niet? Welke tendens is er te ontdekken in de laatste jurisprudentie over onderwerpen als wederhoor? Het portretrecht, onderzoeks- en undercoverjournalistiek, consumentenprogramma’s, overvaltechnieken en online uitingen.

Programma
12.00 – 13.00 uur Ontvangst met lunch, intekenen
13.00 – 14.00 uur prof. Wouter Hins - IViR en Universiteit Leiden
14.00 – 15.00 uur Remy Chavannes - Brinkhof
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.30 uur Robert van den Broek - Van Kaam advocaten
16.30 – 17.30 uur Jens van den Brink - Kennedy Van der Laan
vanaf 17.30 Netwerkborrel
19.00 uur Einde programma

Er zijn 4 PO-punten toegekend door de Orde van Advocaten

Plaats
Double Tree by Hilton
Amsterdam, Centraal Station
Uw route plannen: hier
Parkeersuggestie: Oosterdok parking

Kosten deelname
€ 495,00 Per persoon
€ 450,00 Sponsors IE-Forum, en
€ 195,00 Rechterlijke macht/wetenschappelijk personeel (full time)
Genoemde prijzen zijn incl. lunch, koffie, thee, documentatie en borrel, excl. BTW.
Kortingen kunt u via de vernieuwde webshop zelf aangeven.

Hier aanmelden

OHIM Derde Kamer van Beroep, 4 februari 2013, zaak R 1126/2012-3 (Schulpen Schuim Leiden tegen Easy-Do Products; schuursponsjes)
Met samenvatting en (kort) commentaar van Laurens Kamp, Simmons & Simmons.

Gemeenschapsmodellenrecht spons. Nietigheidsprocedure op grond van artikel 25 lid 1 sub d GModVo (nietigheid wegens strijd met een ouder merkrecht). Uitleg van artikel 30 lid 1 Uitvoeringsverordening.

In zijn verzoekschrift had de verzoeker het verzoek naar het oordeel van de Nietigheidsafdeling onvoldoende gespecificeerd. Er was derhalve sprake van een schending van artikel 28 lid 1 sub b onder i van de Uitvoeringsverordening ("een vordering bij het Bureau tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel (…) behelst: (…) een verklaring van de gronden waarop de vordering tot nietigverklaring berust"). Ook had de verzoeker de Benelux merkinschrijving waarop hij zijn verzoek had gebaseerd enkel in het Nederlands ingediend.

Op grond van artikel 30 lid 1 van de Uitvoeringsverordening gaf de Nietigheidsafdeling de verzoeker vervolgens een termijn van twee maanden om de gronden voor zijn verzoek nader te specificeren. Nadat de verzoeker binnen de gegeven termijn had aangegeven dat hij zijn verzoek baseerde op artikel 25 lid 1 sub d GModVo, wees de Nietigheidsafdeling zijn verzoek alsnog af omdat de Benelux merkinschrijving niet in de taal van de procedure was vertaald (hetgeen op grond van artikel 29 lid 5 van de Uitvoeringsverordening vereist is).

In hoger beroep wordt verzocht om de Kamer van Beroep de beslissing van de Nietigheidsafdeling te vernietigen, omdat de Nietigheidsafdeling in haar communicaties niet had aangegeven dat het bewijs moest worden vertaald in de taal van de procedure.

Het verweer van de verzoeker wordt door de Kamer van Beroep gehonoreerd. De Kamer overweegt dat de in artikel 30 lid 1 van de Uitvoeringsverordening bedoelde mededelingsplicht van de Nietigheidsafdeling niet beperkt is tot de in dat artikel genoemde bepalingen, maar geldt voor alle bepalingen van de Modellen- of de Uitvoeringsverordening. Omdat de Nietigheidsafdeling de verzoeker niet op de schending van artikel 29 lid 5 Uitvoeringsverordening had gewezen, was de afwijzing van het verzoek door de Nietigheidsafdeling in strijd met artikel 30 lid 1 Uitvoeringsverordening. De Kamer van Beroep verwijst de zaak terug naar de Nietigheidsafdeling voor de beoordeling van de geldigheid van het bewuste modelrecht, waarbij het OHIM de verzoeker vrijstelt van de kosten voor het hoger beroep, wegens een "substantial procedural violation" aan de zijde van het OHIM.

17 The renewal certificate attached to the application of 17 January 2012 which showed the representation and particulars of the prior Benelux design was filed in Dutch. It was therefore for the appellant to submit a translation into English by or on 17 March 2012.

18 As rightly pointed out by the appellant, such translation requirement was never communicated. In that respect the contested decision appears to proceed from the assumption that, since the two-month time limit of Article 29(5) CDIR starts to run with the filing of the evidence, it does not fall within the scope of Article 30(1) CDIR and, consequently, a deficiency letter to the appellant was not warranted. However, while Article 29(5) CDIR certainly allows disregarding any evidence which is not translated into the language of the proceedings, it does not mandate the rejection of the application as inadmissible if such translation is submitted after the two-month time limit.

19 Article 30(1) CDIR expressly refers to applications for a declaration of invalidity that do not comply with Article 52 CDR, Article 28 CDIR or any other provision of the CDR or the CDIR (emphasis added). Since the appellant was never informed that its application did not meet the requirements of Article 29(5) CDIR, the rejection as inadmissible was issued in breach of Article 30(1) CDIR and has to be annulled for that reason alone.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Continental is een beschrijving van bulldogg-ras
B) Peek & Cloppenburg en de uitleg van een Duitse rechterlijke uitspraak
C) Beeld zoals daadwerkelijk gebruikt op de product verpakking
D) Kickers legt het af tegen gedeeltelijke weigering inschrijving Snickers

Gerecht EU 17 april 2013, zaak T/383-10 (Continental Bulldog Club Deutschland / BHIM; Continental) - dossier
A) Gemeenschapsmerk - Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk 'CONTINENTAL', voor waren van klassen 31 en 44, strekkende tot vernietiging van beslissing R 300/2010-1 alsmede subsidiair vernietiging van deze beslissing voor zover deze de klasse 44 betreft van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 juni 2010, waarbij het beroep tegen de beslissing van de oppossitieafdeling houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk 'CONTINENTAL' in te schrijven voor waren van klasse 31 en 44.

Het beroep wordt afgewezen. Aangevraagde merk is beschrijvend voor de betrokken waren. Het woord 'continental' zal door het relevante publiek onmiddellijk als een beschrijving van een ras van bulldoggen worden opgevat, of als verduidelijking van de diensten betrekking hebbende op honden van dit ras. Mede gelet op het arrest BHIM/Wrigley, is het voldoende dat een woordteken minstens één van de potentiële betekenissen van een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt om voor inschrijving te worden geweigerd. 

44 In dit verband moet worden vastgesteld dat indien het in de onderhavige zaak aangevraagde merk zou worden ingeschreven, het relevante publiek daarmee voornamelijk zal worden geconfronteerd in omstandigheden waarin het ofwel de waren „levende dieren, te weten honden”, ofwel de diensten „het houden en fokken van honden, te weten pups en rasdieren” aanduidt. Voor een geïnformeerd publiek van ingewijden, bestaande uit kenners van het betrokken vakgebied die vertrouwd zijn met de methoden inzake de erkenning van hondenrassen, zal in die context de term „continental” onmiddellijk en zonder verder nadenken als een verwijzing naar het ras „continental bulldog” worden opgevat, dat wil zeggen als beschrijving van de betrokken waren en diensten of van hun kenmerken. Geconstateerd moet eveneens worden dat zelfs bepaalde dierenliefhebbers het woord „continental” in die zin zullen begrijpen, met name wanneer zij op zoek zijn naar opvang voor hun honden van dit ras of wanneer zij een „bulldog” wensen te kopen. Zoals de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, mag namelijk redelijkerwijs worden aangenomen dat de liefhebbers of de potentiële kopers van honden in de regel bekend zijn met de honden die zij wensen aan te schaffen.

53      Gelet op het voorgaande en rekening houdend met het arrest BHIM/Wrigley, punt 33 supra, volgens hetwelk het voldoende is dat een woordteken minstens één van de potentiële betekenissen van een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt om voor inschrijving te worden geweigerd, dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat het aangevraagde merk dat uit het woord „continental” bestaat, door het relevante publiek onmiddellijk als een beschrijving van een ras van buldoggen zal worden opgevat of, wat voormelde diensten betreft, als een verduidelijking dat deze diensten betrekking hebben op honden van dit ras.

Gerecht EU 18 april 2013, zaak T-506/11 - T-507/11 (Peek & Cloppenburg) - dossier 506 / dossier 507
B) Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „Peek & Cloppenburg” (merk 2), voor waren van klasse 25, strekkende tot vernietiging van beslissing R 53/20051 en  R 262/20051 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 februari 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de in Duitsland geldige handelsnaam „Peek & Cloppenburg”. Het beroep wordt afgewezen.

36 Schließlich trägt die Klägerin vor, dass zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung vor deutschen Gerichten ein Verfahren anhängig gewesen sei, in dem sie der Streithelferin gegenübergestanden habe und in dem es gerade um die Frage der Verwirkung gegangen sei. In diesem Verfahren hätten die deutschen Gerichte über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 MarkenG zu entscheiden gehabt, der im Wesentlichen bestimmt, dass der Inhaber einer älteren Marke, wenn er die Benutzung einer jüngeren Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren geduldet hat, nicht mehr deren Löschung verlangen kann. Die §§ 51 und 21 MarkenG hätten dieselben Voraussetzungen, und die Beschwerdekammer hätte für die Feststellung, ob die Streithelferin über ein älteres Recht verfüge, das es ihr erlaube, die streitige Marke auf der Grundlage von § 21 MarkenG zu untersagen, die bereits ergangenen nicht rechtskräftigen Entscheidungen der deutschen Gerichte zu § 51 MarkenG zugrunde legen oder zumindest das Verfahren bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung aussetzen müssen.

38 Die Beschwerdekammer hat daher zutreffend festgestellt, dass die Streithelferin über das Recht verfügte, die Benutzung der jüngeren Anmeldemarke Peek & Cloppenburg auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu untersagen. Die erste Rüge ist daher zurückzuweisen.

Gerecht EU 19 april 2013, zaak T-454/11 (Luna; Al bustan) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het beeldmerk met de woordelementen „Al bustan” voor waren van de klassen 29, 30, 31 en 32 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1358/20082 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke nietigverklaring door de nietigheidsafdeling van dat merk in het kader van de door Asteris Industrial and Commercial Company SA ingestelde vordering tot nietigverklaring. Het beroep wordt afgewezen. Er is wel sprake van normaal gebruik aangetoond door verpakking van product in te brengen. Op de MARQUES-blog.

49 Furthermore, it should be noted, as observed by the Board of Appeal, that the reproduction of that label matches one of the photographs of a can of tomato paste submitted by Asteris. The applicant has therefore failed to show that the Board of Appeal erred in taking the view that that reproduction of a label corresponds to ‘an image of the mark as actually used on the product packaging’.

50 The Board of Appeal was therefore entitled to take account of that reproduction of a label in assessing whether the earlier mark had been put to genuine use.

58 Furthermore, since Asteris took the view that those documents were sufficient for the purpose of demonstrating genuine use of the earlier mark, the applicant cannot criticise it for not requesting third parties to make statements to the effect that the product bore the figurative mark during the relevant period, for the purpose of proof of use.

Gerecht EU 18 april 2013, zaak T-537/11 (Snickers) - dossier
D) Beroep ingesteld door de aanvrager van het zwart-wit beeldmerk met het woordelement „Snickers” voor waren van de klassen 8, 9 en 25, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2519/2010-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 augustus 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „KICKERS” voor waren van de klassen 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 en 33. Het beroep wordt afgewezen.

53 A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the trade marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a low degree of similarity between those goods or services may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (Case C‑39/97 Canon [1998] ECR I‑5507, paragraph 17, and Joined Cases T‑81/03, T‑82/03 and T‑103/03 Mast-Jägermeister v OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others) [2006] ECR II‑5409, paragraph 74).

54 In this case, as was established at paragraph 28 above, the goods covered by the signs at issue are identical. As for the signs, they show an average degree of similarity from a visual and phonetic perspective (see paragraphs 38 and 47 above). In those circumstances, the Board of Appeal was correct to conclude, at paragraph 21 of the contested decision, that there was a likelihood of confusion between the marks at issue.

55 This conclusion cannot be invalidated by the argument concerning the high distinctive character of the mark applied for, since it is not a relevant factor to be taken into account in the assessment of the likelihood of confusion. It is only the distinctive character of the earlier mark which must be taken into account in the global assessment of the likelihood of confusion, because its distinctiveness determines the scope of the protection of the earlier mark (see, to that effect, Case C‑498/07 Aceites del Sur-Coosur v Koipe [2009] ECR I‑7371, paragraph 84).

56 It follows from all the foregoing that the single plea of infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 must be rejected. Accordingly, without there being any need to examine the admissibility of the applicant’s second head of claim, seeking annulment of the decision of the Opposition Division, the application must be dismissed in its entirety.