Dossiers

Gedaagde Loor voert onder meer aan dat geen auteursrechtelijke bescherming toekomt aan een abstracte vormentaal, een bepaalde (persoonlijke) stijl of het idee van vervlechten van metaaldraad tot lichtobjecten. De Rechtbank is het hiermee eens en oordeelt dat voor bescherming slechts de concrete vormgeving zoals die zich manifesteert in specifiek aan te duiden objecten vatbaar is. De Rechtbank lijkt mee te gaan met het argument van Brand en Van Egmond dat die concrete vormgeving kan bestaan uit een bepaalde vorm (stijl?) van metaal die in verschillende specifieke objecten is terug te vinden. Volgens de Rechtbank moet niet noodzakelijkerwijs één lichtobject van Brand en Van Egmond worden vergeleken met één lichtobject van Loor, maar dat de verschillende objecten van Loor inbreuk kunnen maken op meerdere objecten van Brand en Van Egmond.

Omdat het 3D objecten betreft vindt de rechtbank dat een eventuele inbreuk vastgesteld moet worden door eigen waarneming en komt tot het oordeel dat de grenzen van het toelaatbare niet zijn overschreden. Totaalindrukken verschillen voldoende ('om te beginnen is het ritme van buigen anders).

Op grond van de negatieve reflexwerking van de Auteurswet kan er volgens de rechtbank ook geen sprake zijn van slaafse nabootsing. Lees het vonnis hier. (Met dank aan Jolette Wiersema, DLA Schutgrosheide).

(De foto links: twee lampen van Brand en Van Egmond, rechts een lamp van Harco Loor.)

Een lange samenvatting:

Het uitgangspunt van het openbaar ministerie bij de bestrijding van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten is dat in beginsel civielrechtelijke handhaving door de rechthebbende zelf, voorop dient te staan. Daartoe bieden de privaatrechtelijke regelingen die de bescherming van de intellectuele eigendom regelen genoeg aanknopingspunten.

Uit het oogpunt van effciency en doelmatigheid is op dit beginsel een uitzondering gemaakt voor door de douane aangetroffen inbreukmakende goederen in de bagage van reizigers, in pakketpost en bij koeriers.
 
Bij intellectuele-eigendomsfraude is echter vaak ook het algemeen belang in het geding. Bij de vraag in welke gevallen het strafrecht voor toepassing in aanmerking komt, moet met name daarbij worden aangeknoopt. Dit impliceert dat het privaatrecht voor die gevallen in beginsel niet het (enige) primaire handhavingssysteem is. Het algemeen belang kan in het geding zijn in de volgende gevallen (niet cumulatief):

• Grootschalige namaak en piraterij, gepleegd in beroep of bedrijf, die de markt verstoren.

Van beroeps- of bedrijfsmatig handelen in de zin van deze aanwijzing is in elk geval sprake indien de betreffende verdachte van de winst die hij maakt voor een groot deel in zijn levensonderhoud kan voorzien. Een indicatie hierbij is een omzet van 1000 Euro of meer per maand. Het gaat hier om grootschalige en zeer verspreid voorkomende inbreuken die dermate omvangrijk zijn dat civielrechtelijk optreden ernstig bemoeilijkt wordt, terwijl de inbreuk grote economische schade aan de rechthebbende toebrengt, omdat de afzet van zijn producten en de daaraan verbonden goodwill ernstig bedreigd worden. Hierbij is evident sprake van het parasiteren op de reputatie, werfkracht en exclusiviteit van de door de intellectuele-eigendomsrechten beschermde voorwerpen.

• Recidive
Indien de overtreding of het misdrijf is begaan binnen vijf jaar na een eerdere onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling of transactie ex artikel 74 WvSr, dan is strafrechtelijk optreden gewenst. Hetzelfde geldt als er reeds herhaaldelijk aantoonbaar civielrechtelijk is opgetreden tegen de desbetreffende inbreukmaker, maar deze zijn frauduleuze activiteiten voortzet.

• Niet voldoen aan transactievoorstel van de offcier van justitie ex art. 74 WvSr.

• Het bestaan van aanwijzingen van betrokkenheid van criminele organisaties of georganiseerde criminaliteit

• Bedreiging van de volksgezondheid of de veiligheid van de samenleving

Het bestanddeel ‘eigen gebruik’ of een soortgelijk bestanddeel (hierna: het bestanddeel) komt uitsluitend voor in artikel 337 lid 2 WvSr, artikel 16b lid 1 Aw, artikel 10 sub a Wnr en en artikel 79 ROW. Omdat het bestanddeel voorkomt in verschillende wetten kan geen uniforme betekenis worden geformuleerd. Hieronder volgt de verklaring van de verschillende betekenissen van het bestanddeel, uitgesplitst per wet.

4.1 Eigen gebruik in de Auteurswet. De Auteurswet geeft aan de maker (of diens rechtverkrijgende) van een werk de uitsluitende rechten het werk te verveelvoudigen en openbaar te maken. De artikelen 16b en 16c Aw bevatten een uitzondering op het verveelvoudigingsrecht ten behoeve van het privé-kopiëren. Op grond van artikel 16b wordt niet als inbreuk op het auteursrecht beschouwd de verveelvoudiging van een werk welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en welke uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die zonder commercieel oogmerk de verveelvoudiging vervaardigt of daartoe uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft. Het gaat om fotokopiëren, naknutselen, nabreien en andere vormen van handvaardigheid.

Op grond van artikel 16c wordt evenmin als inbreuk op het auteursrecht beschouwd het reproduceren van een werk of een gedeelte daarvan en welke uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon, die zonder commercieel oogmerk de reproductie vervaardigt. Het gaat onder meer om het (digitale) kopiëren van audio- en videomateriaal op blanco dragers. Het maken van een kopie in opdracht is onder het regime van artikel 16c anders dan onder het regime van artikel 16b niet toegestaan. De natuurlijke persoon moet dus zelf de privékopie maken indien het om cd’s of dvd’s of andere beeld en geluidsdragers gaat. Het zonder toestemming van de maker (of diens rechtverkrijgende) afgeven van een privé-kopie is noch onder het regime van artikel 16b noch onder het regime van artikel 16c toegestaan

Het gaat dan ook niet zozeer om een verveelvoudigingshandeling als wel een openbaarmakingshandeling waarop de privé-kopieexceptie niet van toepassing is. Doelstelling van de artikelen uit de Auteurswet is o.a. de verspreiding van illegale kopieën tegen te gaan, het invoeren van illegale datadragers uit het buitenland ten behoeve van eigen gebruik levert een inbreuk op auteursrechten op en kan strafrechtelijk gesanctioneerd worden. Met betrekking tot computerprogramma’s (business-software) stelt de Auteurswet bijzondere bepalingen. Op grond van artikel 45k wordt niet als inbreuk op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12, beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van eerder genoemd werk, die dient als reservekopie indien zulks voor het met dat werk beoogde gebruik noodzakelijk is. De maker van een reservekopie zal dus moeten aantonen dat hij de rechtmatige gebruiker is door middel van een origineel computerprogramma dan wel het hebben van de benodigde licentie. De gronden uit de artikelen 16b en 16c Aw omtrent ‘eigen gebruik’ zijn niet van toepassing op computerprogramma’s. Uit: Staatscourant 9 januari 2006, nr. 6 / pag. 10 2

4.2 Eigen gebruik in de wet op de naburige rechten. Artikel 10, onderdeel e, Wet op de naburige rechten bevat een nabuurrechtelijke equivalent van artikel 16c Aw.

4.3 Eigen gebruik in het strafrecht. Niet strafbaar is hij die enkele waren, onderdelen daarvan als omschreven in artikel 337 lid 1 WvSr (heeft enkel betrekking op merk-, model- en handelsnaamrechten) in voorraad heeft uitsluitend voor eigen gebruik. Voor de andere strafbare handelingen genoemd in artikel 337 lid 1 – in-, door- of uitvoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren of uitdelen – geldt deze strafuitsluitingsgrond niet. Deze handelingen zijn immers in tegenspraak met ‘eigen gebruik’. Het bestanddeel in dit artikel ziet uitsluitend op degene die zelf de waren in voorraad heeft. ‘In voorraad hebben’ wordt in deze aanwijzing gelijk getrokken met ‘bij je hebben’.

4.4 Het begrip ‘eigen gebruik’ en de hoeveelheidgrens ‘enkele.’ In het kader van het eigen gebruik is sprake van de hoeveelheidsgrens ‘enkele’. Om landelijk uniformiteit te bereiken bij de afdoening van IE-zaken is in de richtlijn strafvordering IE-fraude antwoord gegeven op de bovengestelde vraag in een overzicht van grenshoeveelheden. De Minister van Justitie heeft hierover in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot invoering van het huidige lid 2 in artikel 337 WvSr het volgende opgemerkt: ‘Met ‘enkele’ wordt (…) gedoeld op een gering aantal. Gedacht moet in beginsel worden aan twee of drie exemplaren, doch er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit er meer kunnen zijn. (…) Bepalend voor de grens is derhalve de aard van de nagemaakte goederen, waarbij mede in acht genomen moet worden of het aantal aangetroffen exemplaren nog steeds te rijmen is met de stellingname dat het bezit uitsluitend dient voor eigen gebruik.’ (Kamerstukken II, 26 848, nr. 3, p. 3).

4.5 Eigen gebruik bij reizigersbagage via nationale luchthavens en zeehavens. Op basis van artikel 337 WvSr is het in-, door- of uitvoeren van één of meer voorwerpen die valselijk een merk dragen of waarvan het uiterlijk valselijk is nagemaakt, strafbaar. Er is immers enkel een uitzondering voor het in voorraad hebben van enkele exemplaren voor eigen gebruik. Er is geen strafrechtelijke uitzondering voor het invoeren van enkele exemplaren. (De Piraterij-verordening 1383/2003 kent wel een uitzondering voor reizigersbagage).

Op basis van de strafbepalingen in de Auteurswet is het in-, door- of uitvoeren van een of meer voorwerpen met daarin vervat auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken eveneens strafbaar. De uitzondering voor de kopieën voor eigen oefening, studie of gebruik geldt alleen als de persoon die ze in-, door of uitvoert, deze kopieën zelf heeft gemaakt. (Deze uitzondering geldt gelijkelijk voor reizigersbagage in de Piraterijverordening 1383/2003). Hetzelfde geldt voor de Wet op de naburige rechten.

4.6 Grootschalige internetpiraterij (zonder winstoogmerk). Schadelijk en zeer marktverstorend is internetpiraterij. Men biedt via de site bestanden met muziek, films en/of games ter download aan. ‘Prerelease’- materiaal is daarbij zeer gewild. Vaak levert dit geen geldelijk gewin op voor de aanbieders, maar vormt het wel een ernstige inbreuk met grote economisch schade voor de branche. Civielrechtelijk handhaven staat hier voorop. Wanneer duidelijk wordt dat de aanbieder zich niks gelegen laat liggen aan civielrechtelijke handhavingsmodaliteiten (geconstateerde recidive), is strafvorderlijk optreden geïndiceerd. Grootschalige internetpiraterij (met winstoogmerk) Er zijn ook piraten die bestanden aan potentiële gebruikers aanbieden, waarbij de gebruiker bij betaling sneller kan downloaden. Hoe hoger het betaalde bedrag, hoe sneller de uitwisseling. Civielrechtelijk handhaven staat voorop. Indien er sprake is van bedrijfsmatig handelen en/of er sprake is van betrokkenheid bij criminele organisaties of georganiseerde criminaliteit is strafvorderlijk optreden geïndiceerd.

4.7 Datadragers. Ten aanzien van datadragers geldt nog het navolgende: Het probleem is dat illegale beelden geluidsdragers de laatste jaren altijd digitale dragers betreffen (cd’s, dvd’s en memorysticks). Op zeer eenvoudige wijze zijn (grote hoeveelheden) kopieën te maken, zonder dat enig kwaliteitsverlies optreedt. Reeds één enkel exemplaar kan door het digitale karakter al als ‘bronkopie’ fungeren voor verdere verspreiding, waarbij niet op voorhand valt vast te stellen of een in te voeren illegaal exemplaar daadwerkelijk voor eigen gebruik bestemd is, waardoor het gevaar reëel is dat de drager als ‘master’ voor verdere verveelvoudigingen kan worden gebruikt. Hierdoor kan een ernstige marktverstorende werking te weeg gebracht worden. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van illegaal ‘prerelease’-materiaal (bijvoorbeeld filmmateriaal wat nog niet uit is in Nederlandse bioscopen, dient altijd het illegale voorwerp in beslag genomen te worden, ook al is er slechts sprake van een enkel exemplaar.

4.8 Octrooien. Op basis van artikel 79 Rijksoctrooiwet (ROW) kan worden opgetreden tegen de invoer (niet tegen andere douanebestemmingen) van inbreukmakende voorwerpen, mits de inbreuk plaatsvindt ‘in of voor zijn bedrijf’ (artikel 53 lid 1 ROW). Eén of enkele voorwerpen voor privé-gebruik zijn toegestaan.

4.9 Goederenstroom bij post/pakket/ koeriers en cargo (vrachtzendingen). Bij de internationale goederenstroom middels post/pakketpost/koeriers en cargo kan derhalve geen beroep worden gedaan op de strafuitsluitingsgrond ‘eigen gebruik’. Het handhavingsbeleid ten aanzien van onregelmatigheden in de douanewerkstromen, invoer, doorvoer en uitvoer bij post/pakket/ koeriers en cargo afhandeling zal in beginsel uitsluitend gericht zijn op het voorkomen dat kleine (consumptieve) hoeveelheden inbreukmakende goederen, binnen en/of in het vrije verkeer worden gebracht. Het veelal onttrekken van de goederen ter vernietiging van degene onder wie beslag is gelegd, heeft voldoende effect om herhaling te voorkomen. Indien meerdere pakketjes naar hetzelfde adres worden gestuurd en een vermoeden van beroeps- of bedrijfsmatig handelen bestaat, wordt dit door de douane gemeld aan de FIOD-ECD. Indien er sprake is van overige indicatoren die nader onderzoek rechtvaardigen, zal de zaak eveneens door de douane worden overgedragen aan de FIOD-ECD, die in overleg met het OM treedt, waarna het OM kan besluiten tot het instellen van nader onderzoek.  5. Plaats van vervolging overtredingen

IE-rechten. In het algemeen dient te worden vervolgd ‘daar waar het delict is gepleegd of daar waar de verdachte onderneming is gevestigd’. In afwijking van deze regel geldt bij constatering van overtredingen van de Auteurswet dat de vervolging wordt aangevangen ‘daar waar de verdachte woont of daar waar de verdachte onderneming is gevestigd’. Het blijkt dat bij overtredingen van de Auteurswet de plaats van het delict zich in verschillende arrondissementen of landen kan bevinden, zeker door het wegvallen van landsgrenzen door het toenemend gebruik van en distributie van auteursrechtelijk beschermde werken via het internet.

6.1 Nationaal meldpunt intellectuele eigendomsfraude. De strafrechtelijke bestrijding van intellectuele-eigendomsfraude is één van de taken van de FIOD-ECD. Hij verricht deze taak landelijk voor het complete terrein van de intellectueleeigendomsfraude en in nauwe samenwerking met het OM, de Douane, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en andere opsporingsdiensten. De dienst beschikt over een kennisgroep- IE en fungeert als nationaal meldpunt op het gebied van Intellectuele-eigendomsfraude.

Het meldpunt is gevestigd bij de FIODECD aan de Bernadottelaan 13-15 te Utrecht. Adres: FIOD-ECD t.a.v. kennisgroep Intellectueel Eigendom Postbus 19266, 3501 DG Utrecht. Hier dienen de strafrechtelijk aan te pakken zaken over inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten gemeld te worden.

In het kader van de publiek-private samenwerking kunnen rechthebbenden of hun vertegenwoordigers hier eveneens zaken melden. Vanuit het kenniscentrum vindt terugkoppeling van de meldingen plaats.

6.2 Strafrechtelijk optreden van douane bij reizigersbagage via nationale luchthavens en zeehavens. Reizigers die op een nationale luchthaven en zeehaven terugkeren met enkele inbreukmakende goederen in hun bagage kunnen een beroep doen op de strafuitsluitingsgrond ‘eigen gebruik’ als bedoeld in artikel 337 lid 2 Wetboek van Strafrecht. De Auteurswet en de Wet op de naburige rechten kennen voor wat de invoer betreft geen vrijstelling voor eigen gebruik (zie par. 4.4). Echter, met de douane is in dit verband afgesproken, gelet op het opportuniteitsbeginsel van het OM, dat niettemin rekening gehouden moet worden met een ‘eigen gebruik’-vrijstelling (zie tabel grenshoeveelheden). Pas wanneer die ‘eigen gebruik’-hoeveelheid wordt overschreden, is strafrechtelijke handhaving opportuun.

6.3 Strafrechtelijk optreden douane bij post/pakket/koeriers en cargo (vrachtzendingen). Bij de internationale goederenstroom middels post/pakketpost/koeriers en cargo kan geen beroep worden gedaan op de strafuitsluitingsgrond ‘eigen gebruik’. Er geldt een nultolerantie. Indien de douane tijdens haar controle bij post/pakket/koeriers en cargo (vrachtzendingen) inbreukmakende goederen aantreft, wordt deze bevinding strafrechtelijk afgedaan. Het handhavingsbeleid ten aanzien van onregelmatigheden in de douanewerkstromen, invoer, doorvoer en uitvoer bij post/pakket/ koeriers en cargo afhandeling zal in beginsel uitsluitend gericht zijn op het voorkomen dat kleine (consumptieve) hoeveelheden inbreukmakende goederen, binnen en/of in het vrije verkeer worden gebracht.

Het veelal onttrekken van de goederen ter vernietiging van degene onder wie beslag is gelegd, heeft voldoende effect om herhaling te voorkomen. Indien meerdere pakketjes naar hetzelfde adres worden gestuurd en een vermoeden van beroeps- of bedrijfsmatig handelen bestaat, wordt dit door de douane gemeld aan de FIOD-ECD. Indien er sprake is van overige indicatoren die nader onderzoek rechtvaardigen, zal de zaak eveneens door de douane worden overgedragen aan de FIOD-ECD, die in overleg met het OM treedt, waarna het OM kan besluiten tot het instellen van nader onderzoek.

6.4 De uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden gebaseerd op de Auteurswet 1912. Opsporingsambtenaren kunnen aan de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten (WNR) de navolgende bevoegdheden ontlenen. Krachtens artikel 36a van de Auteurswet 1912 respectievelijk artikel 29 WNR kunnen opsporingsambtenaren te allen tijde tot het opsporen van bij deze wet strafbaar gestelde feiten inzage vorderen van alle bescheiden of andere gegevensdragers waarvan inzage voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig is, bij hen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf werken van letterkunde, wetenschap of kunst invoeren, doorvoeren, uitvoeren, openbaar maken of verveelvoudigen. Op grond van artikel 36b lid 1 Auteurswet respectievelijk artikel 28 WNR zijn opsporingsambtenaren bevoegd (...) ter inbeslagneming van hetgeen daarvoor vatbaar is, elke plaats te betreden. Indien hun de toegang wordt geweigerd, kunnen zij zich desnoods de toegang verschaffen met inroeping van de sterke arm (lid 2).

Krachtens lid 3 van artikel 36b van die wet treden zij woningen tegen de wil van de bewoner niet binnen dan op vertoon van een schriftelijke bijzondere last van of in tegenwoordigheid van een officier van justitie of een hulpofficier van justitie. Van dit binnentreden dient door hen binnen 24 uur een proces-verbaal opgemaakt te worden. Aangetroffen inbreukmakende goederen, die het criterium ‘eigen gebruik’ overstijgen, dienen altijd in beslag genomen te worden, met het oog op onttrekking aan het verkeer. Indien er sprake is van een master-indicatie, dan dient die ‘master’ te allen tijde in beslaggenomen te worden.

6.5 Inzet dwangmiddelen bij beroepsof bedrijfsmatig handelen. Indien de verdachte van het plegen van IE-misdrijven zijn beroep maakt of het plegen van deze misdrijven als bedrijf uitoefent, – artikel 337 lid 3 Sr, artikel 31b Auteurswet, respectievelijk art. 23 Wet op de naburige rechten – , wordt hij gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. Tevens is gelet op de artikelen 58 en 67 WvSv inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis mogelijk.

Van beroeps of bedrijfsmatig handelen is in de zin van deze aanwijzing in elk geval sprake indien de betreffende verdachte van de winst die hij maakt voor een groot deel in zijn levensonderhoud kan voorzien. Een indicatie hierbij is een omzet van 1000 Euro per maand. Niet altijd is goed te bewijzen wat de exacte omzet is, omdat verdachten vaak contant betaald worden. Hierbij kan gedacht worden aan verkoop op beurzen, markten, braderieën, of aan bestellingen, waarbij geld per post wordt verstuurd. Ook worden katvangers gebruikt die op markten staan of die bankrekeningen ter beschikking stellen. Hierop dient men bedacht te zijn. Tevens dient van beroeps- of bedrijfsmatig handelen gesproken te worden, indien de verdachte een grote hoeveelheid namaakgoederen conform tabel 1 in de richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude in voorraad heeft.

In voorkomende gevallen moet conservatoir geldboete- en ontnemingsbeslag gelegd worden op vermogensbestanddelen die toebehoren aan de verdachte. Kortheidshalve wordt verwezen naar de Aanwijzing Ontneming (2005A002) van 11-01- 2005.

7.1 Door de officier van justitie. Vaak beschikt de betrokken opsporingsdienst over gegevens die voor de rechthebbende op een intellectueleeigendomsrecht of zijn raadsman van belang kunnen zijn. Als van het standpunt wordt uitgegaan dat de gegevens via een strafrechtelijk (voor)onderzoek bij de opsporingsambtenaar zijn gekomen, ligt het in de rede dat de officier van justitie als leider van het opsporingsonderzoek de bevoegdheid heeft om, na afweging van de belangen, gegevens uit één van zijn onderzoeken aan belanghebbenden af te staan. Officieren van justitie zijn bevoegd om een verzoek om kennisneming door derden van gegevens uit een opsporingsonderzoek in te willigen en kunnen zonodig de opsporingsdiensten belasten met de verstrekking van de gegevens.

Naast de mogelijkheid tot verstrekking van gegevens aan de benadeelde partij die zich wil voegen in het strafproces, is er de mogelijkheid om gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de civielrechtelijke handhaving van het intellectueleeigendomsrecht. Op de informatieverstrekking aan derden voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden is de aanwijzing ‘Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens’, (2004 A009) van toepassing. Het verstrekken van strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden is alleen mogelijk als het past binnen de taakuitoefening van het de officier van justitie en voorzover dit genoodzaakt wordt door een ‘zwaarwegend algemeen belang’.

Dit betekent dat volgens bovenbedoelde Aanwijzing strafvorderlijke gegevens niet mogen worden verstrekt op grond van het enkele belang dat de derde daarbij heeft. Voorts geldt als uitgangspunt dat in beginsel alleen strafvorderlijke gegevens worden verstrekt, indien er een vonnis is van de strafrechter. Verstrekking in een eerder stadium is alleen mogelijk als het openbaar ministerie is gebleken van ‘spoedeisende belangen’ om eerder te verstrekken én de strafzaak (strafvorderlijk) is beoordeeld door het openbaar ministerie. Tevens kan een verzoek om informatie afkomstig van de Stichting SNB-React of de Stichting Brein, opgevat worden als een verzoek om informatie als bedoeld in hoofdstuk IV van bovenbedoelde Aanwijzing onder paragraaf 4, onder f 2) punt V. Voornoemde stichtingen kunnen aangemerkt worden als een soortgelijke organisatie als de in de Aanwijzing met naam genoemde Stichting Buma Stemra.

Volgens de richtlijn is sprake van een <S> standaardverstrekking. Het belang van het onderzoek kan een grond zijn om informatievertrekking (gedeeltelijk) te weigeren of uit te stellen.

7.2 Door de Douane. In die gevallen dat de Douane tijdens haar douanecontrole bij post/pakket/ koeriers en cargo (vrachtzendingen) kleinere hoeveelheden inbreukmakende goederen aantreft, kan uit efficiency en opportuniteitsoverwegingen volstaan worden met summiere vastlegging in een proces-verbaal van inbeslagneming. De verzamelde processen- verbaal worden periodiek ter kennis gebracht van het OM en het Kenniscenturm IE-fraude dat is ondergebracht bij de FIOD-ECD. De vertegenwoordigers in Nederland van de inbreukmakende goederen, worden door tussenkomst van het kenniscentrum IE, met toestemming van de officier van justitie, op de hoogte gebracht van de inbeslagnames, zodat zij in de gelegenheid zijn de afnemers in Nederland te identificeren, aan te schrijven en zonodig civielrechtelijke maatregelen te nemen.

Tevens kunnen de (internationaal opererende) rechthebbenden, op basis van de verstrekte informatie identificerende en eventueel civielrechtelijke stappen ondernemen richting de verzender van de goederen.

7.3 Door de FIOD-ECD. Teneinde vast te stellen of inbreuk is gemaakt op het intellectuele-eigendomsrecht en ter onderbouwing van de aangifte kan de FIOD-ECD, op verzoek van de houder van het recht, dan wel uit eigen hoofde, aan de vertegenwoordiger van de houder van het recht identificerende gegevens beschikbaar stellen, zoals de namen en adressen van zowel geadresseerde, afzender, melder en houder/bewaarder van de goederen; alsmede gegevens over de oorsprong, de herkomst en de omvang van de vermoedelijke partij inbreukmakende goederen. Tevens kunnen aan de vertegenwoordiger van de houder van het recht ‘monsters’ ter beschikking worden gesteld. Door de FIOD-ECD worden geen (complete) pv’s verstrekt, tenzij na toestemming van de officier van justitie.

7.4 Regiopolitiekorpsen. Teneinde vast te stellen of inbreuk is gemaakt op het intellectuele-eigendomsrecht en ter onderbouwing van de aangifte kan de regiopolitie op verzoek van de houder van het recht, dan wel uit eigen hoofde, aan de vertegenwoordiger van de houder van het recht identificerende gegevens beschikbaar stellen, zoals de namen en adressen van zowel geadresseerde, afzender, melder en houder/bewaarder van de goederen; alsmede gegevens over de oorsprong, de herkomst en de omvang van de vermoedelijke partij inbreukmakende goederen. Tevens kunnen aan de vertegenwoordiger van de houder van het recht ‘monsters’ ter beschikking worden gesteld. Door de FIOD-ECD worden geen (complete) pv’s verstrekt, tenzij na toestemming van de officier van justitie.

8.1 Beslag namaakgoederen, door piraterij verkregen goederen en, in het algemeen, alle goederen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, moeten zo veel mogelijk uit het handelsverkeer worden geweerd (Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003). De verordening roept een systeem in het leven waarbij de douane faciliterend optreedt en de houder van het recht de mogelijkheid wordt geboden civielrechtelijk op te treden of een schikking overeen te komen met de inbreukmaker. Dit laat echter onverlet dat er ook strafrechtelijk opgetreden kan en soms moet worden (zie punt 5).

De douane heeft op grond van die verordening uit 2003 de bevoegdheid om bij de controle op de invoer, (weder)uitvoer- en doorvoer, de vrijgave van de vermoedelijk inbreukmakende goederen op te schorten of deze een aantal dagen vast te houden en uit eigen hoofde de rechthebbende omtrent het beslag te informeren. De douane informeert vervolgens de FIOD-ECD, die de afweging maakt of volstaan kan worden met een civielrechtelijke afdoening of dat er een strafrechtelijk onderzoek dient plaats te vinden. Indien er niet tot een strafrechtelijk onderzoek wordt overgegaan, informeert de douane onverwijld de houder van het recht en geldt de procedure overeenkomstig de verordening 1383/2003, verder uitgewerkt in het Voorschrift Douanetaak inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten 2004 (Beschikking van 5 april 2005, BCPP 2005/425).

Met betrekking tot de goederenstroom die per post/pakket/koeriers en reizigers wordt ingevoerd, geldt in het kader van efficiency en doelmatigheid afdoening van dit type van zaken, dat bij het aantreffen van kleine hoeveelheden zoals genoemd in de richtlijn, de douane deze goederen/ zaken strafrechtelijk in beslag neemt. Uit efficiency en opportuniteitsoverwegingen kan volstaan worden met een proces-verbaal van inbeslagneming, waarna de in beslaggenomen goederen worden bewaard om op enig moment te worden vernietigd.

Afschriften van de processen-verbaal en/of van overige bevindingen worden periodiek ter kennis gebracht van het OM, die dan de beslissing tot vernietiging neemt. Afschriften van de processen- verbaal en/of van overige bevindingen worden periodiek ter kennis gebracht van het kenniscentrum IE-fraude. (zie ook punt 7.2)

8.2 Beslag ex artikel 94 WvSv. Als de FIOD-ECD aan de douane kenbaar heeft gemaakt dat wel een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart, worden de inbreukmakende goederen door de FIOD-ECD ex artikel 94 WvSv in beslag genomen met het oog op verbeurdverklaring en/of onttrekking aan het verkeer. Daarbij dient in een zo’n vroeg mogelijk stadium gestreefd te worden naar een schriftelijke afstandsverklaring van de verdachte en/of rechthebbende (bijvoorbeeld transporteur/expediteur, afnemer die te goeder trouw is) op de aangetroffen voorwerpen. Een en ander komt verwerking van het beslag ten goede en beperkt uiteraard de opslagkosten. Met betrekking tot de goederenstroom die per post/pakket/koeriers en reizigers wordt ingevoerd, geldt in het kader van efficiency en doelmatigheid, dat bij het aantreffen van kleine hoeveelheden zoals genoemd in de richtlijn, de douane deze goederen strafvorderlijk in beslag neemt en zelfstandig binnen de begrenzingen van de richtlijn afhandelt.

8.3 Beslag ex artikel 94a WvSv. Zowel artikel 337 WvSr, artikel 31b Aw als artikel 23 Wnr bieden de mogelijkheid om conservatoir geldboete- en/of ontnemingsbeslag te leggen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de Aanwijzing ontneming (reg. 2005/A002).

9. Strafrechtelijk financieel onderzoek. Zowel artikel 337 WvSr, artikel 31b Aw als artikel 23 Wnr bieden de mogelijkheid om een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) te starten volgens artikel 126 e.v. WvSv. Kortheidshalve wordt verwezen naar de Aanwijzing ontneming (reg. 2005/A002).

10. Ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Kortheidshalve wordt verwezen naar de Aanwijzing ontneming (reg. 2005/A002).

Nieuwe Aanwijzing hier. Versie 2002 hier.

Onder de titel Hospitality Music heeft Koninklijk Horeca Nederland op haar website en op CD’s en DVD’s een collectie van 5.000 muzieknummers aan haar 20.000 leden beschikbaar gesteld, die volledig Buma- en SENA-rechtenvrij zijn. Als de ondernemer uitsluitend deze muziek ten gehore brengt, hoeft hij geen auteursrechten meer af te dragen. Hiermee biedt Koninklijk Horeca Nederland haar leden een alternatief om geen auteursrechten te betalen. De 1.000 leden die per 1 januari 2006 hun BUMA- en Sena-licentie hebben opgezegd, draaien in hun horecabedrijf alleen nog maar deze gratis ‘hospitality’ muziek.

“Dit is een succesvolle start voor ons initiatief”, zegt Hajé de Jager. “Wij zijn zeer verheugd dat zoveel leden reeds gekozen hebben voor dit alternatief. We verwachten dat aan het einde van dit nieuwe jaar nog meer leden over zullen stappen. Nu het zo succesvol blijkt, zullen we de collectie van muzieknummers uitbreiden naar 15.000 nummers.”

De rechtenvrije muziek van Hospitality Music bestaat uit 18 genres zoals populair, klassieke muziek, bewerkingen van bekende nummers en speciaal voor dit doel gemaakte muziek. Deze muziek is het meest geschikt als achtergrondmuziek in restaurants, snackbars, kleinere hotels, vergaderbedrijven met avondfunctie, deelruimtes van grotere hotels en in sommige toeristisch-recreatieve bedrijven zoals bijv. sauna’s. Wanneer aangesloten leden besluiten alleen rechtenvrije muziek ten gehore te brengen, besparen zij € 438, - tot ongeveer € 1.000, - per jaar. Meer informatie over Hospitality Music is te vinden op www.hospitalitymusic.nl." Lees persbericht ook hier.

Tussen partijen staat vast dat zij niet dezelfde activiteiten verrichten. Van de vennootschappen die van Palladio deel uitmaken, richt Palladio Organisatieontwikkeling B.V. zich op het verstrekken van strategische adviezen en het begeleiden van bedrijven ter verbetering van hun bedrijfsvoering en houdt Palladio Interimmanagement B.V. zich bezig met management op interimbasis. PGLM heeft als hoofdtaak het verzorgen van drukwerk. De omstandigheid dat Palladio opdrachtgevers zou kunnen adviseren hun drukwerk uit te besteden, brengt niet mee dat daarmee ten aanzien van de aard van de ondernemingen van partijen gevaar voor verwarring is te duchten.

Verder hebben beide partijen vrijwel uitsluitend professionele opdrachtgevers in de vorm van grotere en kleinere bedrijven en bij Palladio ook overheidsinstellingen, zoals uit de door haar overgelegde brochure Facility management & inkoop blijkt. Dat betekent dat van het relevante publiek een groter onderscheidend vermogen mag worden verwacht dan van het op normale wijze – dus niet goed – oplettend en onderscheidend publiek.

Ook als partijen in een enkel geval dezelfde opdrachtgever zouden hebben – maar dat is gesteld noch gebleken –, zal bij deze ten aanzien van de identiteit van zijn dienstverlener dan ook geen gevaar voor verwarring te duchten zijn. Hieraan doet niet af dat één klant van Palladio naar aanleiding van een wervingsbrief van PGLM bij Palladio naar het mogelijke verband tussen partijen zou hebben geïnformeerd, nu dit om een enkel en overigens niet nader toegelicht incident gaat.

De naam Palladio wordt door Nederlandse ondernemingen van zeer verschillende aard gebruikt, zowel als handelsnaam als in de vorm van een merknaam. Bij Palladio noch PGLM is deze naam in zoverre onderscheidend dat de daarmee beoogde verwijzing naar de Italiaanse architect uit de zestiende eeuw ook een associatie wekt met de door partijen geleverde diensten en producten.

Hetzelfde geldt voor het gebruik van de naam (Villa) Rotonda, die bovendien, naar algemeen bekend is, onlosmakelijk met Andrea Palladio is verbonden. Voorts bestaat tussen partijen in die zin verschil dat PGLM de Villa Rotonda in haar logo heeft opgenomen en dat Palladio Rotonda en Rotonda Mediation als handelsnamen gebruikt. Anders dan Palladio stelt, wordt het verwarringsgevaar door die verschillende vormen van gebruik eerder verkleind dan vergroot.

Bovenstaande omstandigheden leiden voorshands tot de conclusie dat ten aanzien van de aard van de ondernemingen van partijen geen gevaar voor verwarring te duchten is. Dit geldt ook met betrekking tot hun plaats van vestiging, nu de ondernemingen van beide partijen landelijk opereren en hun plaats van vestiging met betrekking tot het mogelijke verwarringsgevaar geen rol speelt.

Ten slotte stelt Palladio dat bij de beoordeling van de aanwezigheid van verwarringsgevaar in aanmerking moet worden genomen dat de website van PGLM grote gelijkenissen met die van haar vertoont, onder meer door de inrichting en het gebruik van enkele identieke zinnen. Deze stelling dient te worden verworpen, omdat de inrichting van beide websites zodanig voor de hand ligt en aansluit bij vele andere websites dat ook ten aanzien daarvan geen gevaar voor verwarring te duchten is.

Lees het arrest hier.

Gedaagde heeft nooit toestemming gevraagd aan eisers om de afbeelding te mogen gebruiken. Gedaagde heeft aan eisers te kennen gegeven het gebruik van de afbeelding niet te willen staken en daar evenmin een vergoeding voor te willen betalen.

De kantonrechter stelt voorop dat het gebruik van een afbeelding van een zaak, die niet toebehoort aan degene die de afbeelding gebruikt, onrechtmatig jegens de rechthebbende van deze zaak kan zijn. Voor de beoordeling of een dergelijk gebruik als onrechtmatig kan worden geoordeeld dienen alle omstandigheden van het geval in ogenschouw te worden genomen.

Gedaagde voert vergeefs aan dat zij de dia in kwestie heeft betrokken van een stockbureau. Eisers staan immers buiten deze overeenkomst van koop en verkoop van de rechten betreffende de afbeelding. Evenmin is relevant dat gedaagde ervan uit mocht gaan dat het stockbureau auteursrechthebbend is. Het auteursrecht strekt zich immers uitsluitend uit tot de afbeelding en ziet niet op mogelijk (onrechtmatig) gebruik van de afbeelding jegens de rechthebbenden van de afgebeelde zaak.

Tegenover de commerciële insteek van Fortis staan de belangen van eisers. Zij stellen, kort en zakelijk weergegeven en overigens ook onbetwist, dat de woning geen koophuis is, nooit is verhypothekeerd en dat de bancaire context oneigenlijk is, afgezet tegen de historische en familiale achtergrond van de Buitenplaats waarvan de woning deel uitmaakt en die onder de Natuurschoonwet valt. Voorts geldt dat uit de afbeelding, gelet op de kleurstelling van de luiken, blijkt dat de woning deel uitmaakt van deze Buitenplaats. Eisers hebben en willen ook generlei relatie met gedaagde hebben. Zij hebben echter wel een sterke emotionele band met de woning, waaraan zij veel tijd en moeite besteden, zonder dat daar noemenswaardige verdiensten tegenover staan, om deze in stand te houden.

Overwogen wordt dat de afbeelding van de woning door gedaagde commercieel wordt geëxploiteerd terwijl eisers daarover niets in te brengen hebben gehad zodat geen rekening is gehouden met hun belangen. Aan gedaagde kan worden toegegeven dat het feitelijk ondoenlijk is om uit te zoeken of de publicatie van de afbeelding mogelijk onrechtmatig kan zijn. De goede trouw van gedaagde veronderstellend neemt de kantonrechter aan dat zij niet eens wist waar het huis stond en welke specifieke achtergrond speelde. Belangrijker is echter dat gedaagde door de omvang van de verspreiding en de commerciële exploitatie van de afbeelding bewust het risico heeft aanvaard dat de eigenaar van de woning hier aanstoot aan zou nemen. Het komt er op neer dat de eigenaar van een particuliere woning toestemming moet geven voor een dergelijke wijze van verspreiding van de afbeelding van zijn woning.

De redenen hiervoor zijn te scharen onder de termen “eigendom” en “privacy”. De kantonrechter zou het ook niet prettig vinden indien een afbeelding van zijn woning in voormelde zin zou worden geëxploiteerd, zonder enige inspraak, laat staan toestemming.

Voormelde bewuste risicoaanvaarding door gedaagde betekent dat de schade die eisers ondervinden door haar vergoed dient te worden. Dit past ook bij de maatschappelijke positie van partijen: commerciële grootbank versus familie die Buitenplaats in stand probeert te houden en geen enkel voordeel geniet van de publicaties.

Gedaagde betwist echter dat eisers schade hebben ondervonden. Aan haar kan worden toegegeven dat het moeilijk is van een concrete schadepost te spreken. Echter, duidelijk is wel dat gedaagde desgevraagd niet bereid is gebleken het gebruik te staken en dat de afbeelding van de woning commercieel wordt uitgebuit. Duidelijk is derhalve dat gedaagde een belang heeft bij het gebruik van de afbeelding. Dit moet dus op geld waardeerbaar zijn; zie ook de stelling van gedaagde dat zij een fors bedrag heeft betaald aan het stockbureau.

Dit op geld waardeerbare belang behoeft niet synchroon te lopen aan de schade die eisers ondervinden. Terecht wordt door eisers ter zitting aangevoerd dat eigenlijk gekeken dient te worden naar het bedrag dat zij, indien gedaagde om toestemming had gevraagd, hiervoor hadden willen ontvangen. Dit is, vanwege de privacyaspecten die uit de aard der zaak deels van meer emotionele aard zijn, moeilijk rationeel vast te stellen.

Gelet op de stukken acht de kantonrechter de stelling van eisers aannemelijk dat zij toestemming zouden hebben geweigerd, maar nu zij met deze situatie zijn geconfronteerd, dient als het ware de niet gegeven toestemming bij wijze van schadevergoeding financieel te worden gewaardeerd. De kantonrechter veroordeelt gedaagde aan eisers te voldoen een bedrag van €. 5.000,00.

Lees het vonnis hier.

In de periode augustus-oktober 1995 is in opdracht van G-Star een broek van het model ‘Elwood’ ontworpen door P. Morisset. De Elwood is in maart 1996 op de beurzen in Keulen en Parijs aan het publiek gepresenteerd. De Elwood is door G-Star in Europa en de Verenigde Staten verkocht.

In december 1995 heeft P. Morisset samen met zijn besloten vennootschap Depèche Hommes B.V. te Maastricht het auteursrecht op de Elwood, voorzover nog nodig, aan G-Star overgedragen en geleverd. G-Star is merkhouder van enkele Benelux-vormmerken.

In de zomer van 1999 heeft Benetton via haar distributeur een broek op de markt gebracht, die naar de mening van G-Star grotendeels overeenstemt met haar model Elwood. In januari 2000 heeft G-Star zowel aan Benetton als aan een aantal van de franchisenemers van Benetton in Nederland kenbaar gemaakt dat deze ‘Benetton-broek’ inbreuk maakt op haar auteurs- en merkrechten. Benetton heeft op 18 februari 2000 de Benetton-broek in de Benelux uit de handel genomen.

G-Star heeft met haar depot van het vormmerk broek de volgende onderscheidende elementen willen beschermen (volgens de beschrijving bij de merkregistratie):
- de schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad
- kniestukken
- inzetstuk zitvlak
- horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand
- band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander soort stof/materiaal.
G-Star heeft hieraan nog toegevoegd ‘het voorgaande in een combinatie gebruikt’.

De rechtbank heeft aan deze toevoeging de conclusie verbonden dat de bescherming in beginsel beperkt blijft tot een combinatie van alle vijf elementen. De rechtbank heeft daarin de stelling van Benetton gevolgd dat het depot slechts de totaal-combinatie beschermt. Uit zowel de schriftelijke als mondelinge toelichting van G-Star op deze grief blijkt dat G-Star thans erkent dat het vormmerk de combinatie van de vijf vormgevingselementen beschermt, maar zij handhaaft haar stelling dat een product dat enkele van deze elementen heeft ook strijdig met dit vormmerk kan zijn vanwege de overeenstemmende totaalindruk waardoor verwarring zou kunnen worden gewekt. Het hof volgt G-Star in deze ruimere uitleg van de beschrijving van het onderhavige vormmerk en zal hierop tevens terugkomen bij de beoordeling of er sprake is van inbreuk op dit vormmerk van G-Star.

Naar het oordeel van het hof is bij beide vormmerken sprake van een onderscheidend vermogen dat reeds ‘van huis uit’ aanwezig is. Tussen partijen staat vast dat in de Elwood de totaal-combinatie van de vijf vormgevingselementen van het vormmerk broek is terug te vinden. Anders dan Benetton stelt is bij dit vormmerk wel degelijk sprake van een ‘teken’ dat vatbaar is voor grafische voorstelling. De vijf vormgevingselementen zijn duidelijk grafisch weer te geven zoals ook blijkt uit de bij het depot gevoegde tekeningen van de voor- en achterzijde van de broek.

Benetton heeft voorts gesteld dat de Elwood een resultaat is van de ontwikkelingen in de mode medio jaren ’90 en meer specifiek dat in de Elwood vormgevingselementen zijn overgenomen van werk- en motorsportkleding, zoals de kniestukken en liesnaden. Om die reden zouden de merken onderscheidend vermogen ontberen.Het hof volgt Benetton hierin niet. Voldoende is vast komen te staan dat G-Star met de Elwood, juist door het gebruik van de combinatie van de onderhavige vijf vormgevingselementen zoals het ingezette bollende kniestuk en de horizontale en diagonale stiksels die op in het oog springende originele plaatsen in de broek zijn aangebracht, in 1996 een voor die tijd uniek karakteristiek type spijkerbroek - sterk afwijkend van andere spijkerbroeken - op de markt van vrijetijdskleding heeft gebracht.

Dat daarbij gebruik is gemaakt van enkele kenmerken van werk- en motorsportkleding doet daaraan niet af, niet alleen omdat die kenmerken, met name de bolling van het kniestuk en de liesnaad, bij die (meestal nauwe leren) broeken louter functioneel en dus gebruiksgerelateerd waren maar vooral omdat het onderscheidend vermogen van het merk van G-Star wordt gevormd door de (originele en onderscheidende) combinatie van de diverse kenmerken. Aan dat onderscheidend vermogen staat niet in de weg dat een of meer kenmerken als zodanig niet origineel zijn.

In januari 2000 toen G-Star de bescherming van haar vormmerk jegens Benetton inriep, had de Elwood nog niet aan onderscheidend vermogen ingeboet. Het vormmerk broek kan derhalve dienen om de Elwood als afkomstig van G-Star te onderscheiden.

Dat het publiek - zoals Benetton stelt - de combinatie van de vijf vormgevingselementen niet tezamen kan waarnemen doet hieraan niet af. Deze constatering is op zichzelf juist maar inherent aan vormmerken als de onderhavige broek. Noch in de wetgeving noch in de rechtspraak wordt aan vormmerken de extra eis gesteld dat alle onderscheidende elementen in zijn geheel in een keer moeten worden waargenomen. Voldoende is dat het publiek steeds wordt geconfronteerd met andere onderscheidende elementen van de Elwood maar de combinatie van de vijf elementen, en met name van de meest in het oog springende elementen zoals het kniestuk en de stiksels, zal koppelen aan G-Star. Het hof gaat daarbij uit van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, met een aandachtniveau dat, gezien de "doelgroep" (jongeren tussen de 16 en 25 jaar) en de prijs (ten tijde van de aanvang van de procedure ƒ 150,- tot ƒ 200,- bedragend, en aldus behorend bij de duurdere spijkerbroeken), eerder hoger dan lager dan het gemiddelde zal zijn.

Het vorenstaande geldt ook voor het afzonderlijke vormmerk kniestuk, met welk merk G-Star de vorm, naden, stiksels en inkepingen alsmede het bollende effect van het kniestuk van de broek heeft willen beschermen.

De door G-Star in het geding gebrachte marktonderzoeken, waaruit onder meer blijkt dat de Elwood, ontdaan van merknaamvermelding en logo, door 54% van de respondenten als afkomstig van G-Star werd geïdentificeerd, lijken de zienswijze van het hof dat de Elwood 'van huis uit' onderscheidend vermogen heeft te bevestigen, terwijl het marktonderzoek dat door Benetton in het geding is gebracht daaraan onvoldoende kan afdoen.

Het hof verwerpt de stelling van Benetton dat het relevante publiek het kniestuk enkel als versiering zal opvatten omdat het kniestuk in de eerlijke en vaststaande gewoonte van de kledingbranche een zeer gebruikelijk element vormt. G-Star heeft immers voldoende aangetoond dat juist het door haar ontworpen kniestuk zo specifiek is vormgegeven dat de in aanmerking komende consument zowel van de voor- als van de zijkant het kniestuk als zodanig als afkomstig van G-Star zal kunnen herkennen. Door de inkepingen aan weerszijden van het kniestuk ontstaat een bollend effect dat met name van de zijkant duidelijk waarneembaar is. Het kniestuk geeft de broek (die wijd is, zodat de bolling niet functioneel is) als het ware voorgevormde knieën en vormt derhalve een zodanig onderdeel van de broek dat het afzonderlijk als van G-Star afkomstig is te onderscheiden.

Nu het hof tot het oordeel komt dat de beide vormmerken van G-Star onderscheidend vermogen hebben zijn de vorderingen van Benetton tot nietigverklaring van de beide merkdepots niet toewijsbaar.

In artikel 1 lid 2 BMW is verder bepaald dat vormen niet als merken kunnen worden beschouwd, die 1) door de aard van de waar worden bepaald, 2) de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of 3) die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. Het geschil spitst zich in deze zaak alleen toe op uitsluitingsgrond sub 2. In de Harmonisatierichtlijn is deze uitsluitingsgrond nog scherper geformuleerd in artikel 3 lid 1 sub e, derde liggend streepje, te weten: “tekens die uitsluitend bestaan uit: (onderstreping door hof) (...) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;”. Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot.

De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist.

Omdat de rechtbank van oordeel was dat geen sprake was van overeenstemmend gebruik, is zij niet toegekomen aan beantwoording van de vraag of het depot te kwader trouw is verricht. Nu in het hiernavolgende zal blijken dat het hof in afwijking van de rechtbank wel tot het oordeel komt dat er sprake is van overeenstemming tussen de beide kniestukken, brengt de devolutieve werking van het appèl met zich dat het hof alsnog dit verweer van Benetton zal beoordelen.

Benetton stelt dat G-Star het depot van het vormmerk kniestuk op 24 november 1999 te kwader trouw heeft verricht, omdat G-Star wist of behoorde te weten dat Benetton en andere kledingfabrikanten binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze hebben gebruikt, en zij G-Star hiervoor geen toestemming hebben verleend (vergelijk artikel 4 lid 6 sub a BMW).

Voor het bepalen van de goede trouw aan de zijde van Benetton kan worden volstaan met de beoordeling van de onderlinge verhouding tussen G-Star en Benetton en de kennis die Benetton heeft of zou moeten hebben van het later gedeponeerde vormmerk kniestuk. Het feit dat andere kledingfabrikanten eveneens broeken met dergelijke kniestukken op de markt zouden hebben gebracht doet derhalve niet terzake.

Naar het oordeel van het hof heeft G-Star voldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om het voorgebruik door Benetton als niet te goeder trouw te kwalificeren. Benetton miskent immers dat G-Star reeds bij haar depot van het vormmerk broek op 7 augustus 1997 de merkenrechtelijke bescherming van het onderhavige kniestuk als een van de vijf onderscheidende elementen had ingeroepen. Dat het depot van het vormmerk broek eveneens te kwader trouw zou zijn geschied is niet door Benetton gesteld en is ook overigens niet gebleken.

Zoals ook ten pleidooie door de advocaat van G-Star is toegelicht heeft G-Star het kniestuk eind 1999 nog eens afzonderlijk als merk gedeponeerd door de populariteit van het kniestuk en het feit dat de concurrenten op dit succes wilden meeliften door eveneens broeken met overeenstemmende kniestukken op de markt te brengen. Anders dan Benetton stelt, heeft G-Star naar het oordeel van het hof het depot van het kniestuk niet verricht met het oogmerk om het gebruik van de bewuste kniestukken met terugwerkende kracht te verbieden, maar heeft G-Star haar reeds bestaande rechten op het kniestuk in een apart depot nog eens willen bevestigen. Aldus is aan de zijde van G-Star geen sprake geweest van kwade trouw en stond het Benetton derhalve niet vrij haar Benetton-broek met overeenstemmend kniestuk in de zomer van 1999 op de (Benelux-)markt te brengen.

Ter beoordeling ligt nu voor de vraag of Benetton door het in het economisch verkeer brengen van haar Benetton-broek inbreuk, in de zin van artikel 13A lid 1, sub a juncto sub b en lid 2 BMW, heeft gemaakt op de beide vormmerken van G-Star. Op grond van voormeld artikel kan G-Star als merkhouder zich op grond van haar uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat – zonder haar toestemming - in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk. In artikel 5 lid 1 Harmonisatierichtlijn is aan laatstgenoemd vereiste nog toegevoegd, dat het moet gaan om de verwarring die bij het publiek kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

Het hof dient bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het kniestuk van de Elwood en het kniestuk van de Benetton-broek uit te gaan van het vormmerk zoals door G-Star is gedeponeerd en de Benetton-broek zoals die in de zomer van 1999 op de markt is gebracht en door het relevante publiek is waargenomen. Vaststaat dat het hier om gelijksoortige waren gaat, te weten spijkerbroeken en andere broeken gemaakt van stof. Zoals hiervoor aangegeven beschikt het hof over een exemplaar van beide broeken (voorzien van de litigieuze kniestukken). Een globale visuele vergelijking van de voorzijde van beide kniestukken als een geheel levert de volgende constatering op. De onderscheidende elementen van het vormmerk kniestuk als daar zijn de ovale vorm, de naden en de stiksels waarmee het kniestuk is afgezet, zijn op dezelfde wijze terug te vinden in het kniestuk van de Benetton-broek. Daarnaast is het hof - anders dan de rechtbank - van oordeel dat ook de horizontale inkepingen van het kniestuk van de Benetton-broek dezelfde totaalindruk geven als de horizontale inkepingen van het kniestuk van de Elwood. Bij de vergelijking van de beide kniestukken dient immers meer gewicht te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. Op detailniveau is enkel een verschil te zien tussen de wijze waarop de inkepingen in de beide kniestukken zijn aangebracht.

De inkepingen van het kniestuk van de Elwood worden gevormd door horizontaal ingenaaid stiksel aan weerszijde van de knie, ongeveer 5 cm lang lopend vanaf de zijnaad naar het midden en voorzien van hetzelfde witkleurig stiksel als waarmee het kniestuk is afgezet, terwijl het kniestuk van de Benetton-broek laat zien dat de inkepingen gevormd worden door horizontaal lopende overbloezende stukjes stof van eveneens circa 5 cm lang lopend vanaf de zijnaad naar het midden maar verder niet voorzien van een contrasterend stiksel. Aangenomen moet worden dat de gemiddelde consument die dit soort broeken koopt niet op de verschillende details let maar naar het geheel kijkt. Bij beide broeken zorgen de inkepingen voor hetzelfde bollende visuele effect, zodat het zij-aanzicht van de kniestukken bij het in aanmerking komende publiek dezelfde globale totaalindruk zal achterlaten.

De rechtbank heeft bij haar afweging nog laten meewegen dat de beschermingsomvang van een vormmerk als het kniestuk gering zou zijn en beperkt moet worden uitgelegd. Zoals hierboven door het hof is overwogen heeft het vormmerk kniestuk van huis uit onderscheidingskracht en is het aan de promotionele activiteiten van G-Star te danken dat het kniestuk ook los van de broek onder het relevante publiek bekendheid heeft gekregen. Nu met een globale beoordeling kan worden volstaan acht het hof de beschermingsomvang van het vormmerk kniestuk anders dan de rechtbank dan ook niet gering. Doordat in de onderhavige zaak sprake is van gelijksoortige waren en het kniestuk een niet te onderschatten onderscheidingskracht bezit, neemt het hof aan dat het publiek de beide kniestukken met elkaar kan verwarren en zich in de herkomst van de beide waren kan vergissen. Naar het oordeel van het hof is aldus voldoende vast komen te staan dat Benetton door gebruik te maken van het onderhavige kniestuk inbreuk heeft gemaakt op het vormmerk kniestuk van G-Star.

Het hof neemt tot uitgangspunt het vormmerk broek zoals op 7 augustus 1997 door G-Star is gedeponeerd en het model van de Benetton-broek zoals deze in de zomer van 1999 op de markt is gebracht. Ook hier gaat het om gelijksoortige waren, van een vergelijkbare prijsklasse, die tevens verkrijgbaar zijn in hetzelfde marktsegment. De vaste jurisprudentie brengt met zich dat ook hier bij de vergelijking van de beide broeken meer gewicht dient te worden gehecht aan de overeenkomsten dan aan de punten van verschil.

Het gaat om de totaalindruk, waarbij het hof in het bijzonder rekening dient te houden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het betrokken merk. Globale vergelijking van de Elwood met de Benetton-broek laat zien dat de drie meest dominerende punten van de vijf gedeponeerde onderscheidende elementen van de Elwood zijn overgenomen, te weten de schuine contrasterende stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, de kniestukken en het horizontaal stiksel op kniehoogte op het achterpand. Kortom, de beide broeken geven dezelfde totaalindruk, zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat zij aan de Benetton-broek dezelfde herkomst toedichten als aan de broek van G-Star.

Er is derhalve sprake van zowel direct als indirect verwarringsgevaar. Hieraan doet niet af dat er ook enkele punten van verschil aanwezig zijn, zoals verschil in kleur van de stiksels, de vorm van de diverse knopen en het afwezig zijn bij de Benetton-broek van het inzetstuk zitvlak en de band op de achterpand aan de onderkant van de broekspijp. Het relevante publiek zal immers wanneer het geconfronteerd wordt met de Benetton-broek niet meer het exacte vormmerk broek van G-Star voor ogen hebben.

Het hof acht de vijf onderscheidende elementen van de Elwood zodanig sterk dat ook sprake kan zijn van inbreuk op dit vormmerk indien een deel van de elementen is overgenomen. Daarnaast is nog van belang dat de verwarring zich niet alleen kan voordoen ten tijde van de aankoop van de onderhavige broeken, maar ook daarna (post sale confusion). Dit betekent dat het verweer van Benetton dat haar broeken alleen in een Benetton-omgeving gekocht kunnen worden niet van doorslaggevende betekenis is voor de vraag of zich verwarring kan voordoen, nog daargelaten dat vaststaat dat de Benetton-broek ook in een warenhuis als De Bijenkorf te koop is geweest en dus niet alleen in de Benetton-winkels zelf. De rechtbank heeft aldus ten onrechte meer gewicht toegekend aan de punten van verschil dan aan de punten van overeenstemming. In dit licht merkt het hof nog op dat de door de ingeschreven merken verleende bescherming jegens derden die op de depots afgaan gewaarborgd dient te worden. Ook de derde grief van G-Star in incidenteel appèl slaagt.

In eerste aanleg heeft de rechtbank het verweer van Benetton verworpen dat G-Star geen beroep meer toekomt op het auteursrecht, omdat zij reeds de merkenrechtelijke bescherming heeft ingeroepen. Benetton komt met grief 7 op tegen dit oordeel van de rechtbank. G-Star heeft aangevoerd dat zij twee onderscheiden belangen heeft om te beschermen. Via het auteursrecht heeft zij de mogelijkheid om de originaliteit van de Elwood te beschermen en via het merkenrecht poogt zij de waarborgfunctie van haar merken te beschermen. Voorts stelt G-Star dat haar auteursrecht op het model Elwood ouder is dan haar merkrechten. Haar auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de Elwood terwijl haar merkenrecht ziet op bescherming van respectievelijk het kniestuk en de vijf onderscheidende elementen van de Elwood. Via de merkenrechtelijke weg is het voorts voor G-Star mogelijk een verbod voor de gehele Benelux te verkrijgen, terwijl via het auteursrecht slechts een verbod voor Nederland mogelijk is. Daarnaast voert G-Star aan dat zij anders dan bij enkele auteursrechtinbreuk cumulatief schadevergoeding en afdracht van genoten winst als bedoeld in artikel 13 A lid 5 BMW kan vorderen, waardoor haar verhaalspositie sterker is bij aanname van merkinbreuk.

Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel dat in het onderhavige geval cumulatie van het merken- en auteursrecht van G-Star is toegestaan. G-Star heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat zij een specifiek van het belang bij handhaving van haar merkrechten te onderscheiden belang heeft bij handhaving van haar auteursrecht waarop zij zich beroept. Benetton heeft geen feiten of omstandigheden gesteld - en ook overigens is daarvan niet gebleken - waaruit geconcludeerd zou moeten worden dat de door het auteursrecht verleende bescherming verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de merkrechten van G-Star kan worden ontleend.

Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel.

De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. Voorts heeft G-Star onbetwist naar voren gebracht dat zij sinds de introductie van de Elwood consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk op haar ontwerp. Daarmee heeft zij de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood zou zijn ‘verwaterd’ voldoende bestreden. Benetton heeft onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot ‘onbeschermde stijl’.

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of Benetton met haar Benetton-broek inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechtelijk beschermde Elwood van G-Star in de zin van artikel 13 Aw. Naar het oordeel van het hof vertoont de Benetton-broek in zodanige mate auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood dat de totaalindrukken die de beide broeken maken te weinig verschillen om te kunnen oordelen dat de Benetton-broek als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. In de Benetton-broek zijn immers drie – de schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, het horizontaal stiksel op kniehoogte op het achterpand en de bollend ingezette kniestukken - van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood overgenomen, zodat sprake is van nabootsing op karakteristieke onderdelen. Daarbij gaat het niet om stijlelementen, technische of functionele elementen, maar om elementen die oorspronkelijk zijn en derhalve niet noodzakelijk zijn om een broek een broek te laten zijn. Dit betekent dat Benetton door het op de markt brengen van haar Benetton-broek inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van G-Star.

Benetton stelt dat zij zich heeft laten inspireren door het modebeeld aan het einde van de vorige eeuw en dat het aan G-Star is om te bewijzen dat de Benetton-broek wel aan de Elwood is ontleend. G-Star heeft hiertegen aangevoerd dat de bewijslast op Benetton rust om aan te tonen dat zij haar broek niet aan de Elwood heeft ontleend, waarin zij geenszins is geslaagd.

Het gelijk is aan de zijde van G-Star. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (21 februari 1992, NJ 1993/164, Barbie-arrest) behoeft G-Star om haar auteursrechtelijke bescherming met succes in te roepen niet te bewijzen en evenmin te stellen dat de overeenstemming het gevolg is van ontlening. Benetton heeft voorts onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht op grond waarvan zij het tegendeel heeft bewezen, dus dat er geen sprake is van ontlening, dan wel om alsnog tot het bewijs daarvan te kunnen worden toegelaten. Lees het arrest hier.