Veel garen op deze klos

Modellenrecht en merkenrecht. Conventie. Inbreuk op geregistreerd Gemeenschapsmodel (december 2010). Verweer Stam+: model is nietig wegens gebrek aan nieuwheid en eigen karakter. In juli 2009, meer dan 12 maanden vóór registratie een identiek model voor het publiek beschikbaar gesteld. In februari 2010 deze klossen op de markt gebracht.

Kenmerkend: robuuste vorm van de klos, ontbreken van een kartonnen huls en de draad kan vanuit de kern van de klos worden afgerold. M.n. ontbreken huls is van belang voor algemene indruk model.

Stam+ heeft veel bewijzen aangedragen voor haar stelling en Hoooked kan haar stelling onvoldoende onderbouwen. Niet betwist dat de klos tentoongesteld in september 2009 eenzelfde algemene indruk wekt. Verder stelt Stam+ dat de vormgeving wordt bepaald door technische elementen, waardoor het Gemeenschapsmodel nietig moet zijn. Waarschijnlijk in bodemprocedure zal wegens gebrek aan nieuwheid/ontbreken eigen karakter model nietig worden verklaard. Deze vorderingen afgewezen. Overige vorderingen beeldrechten en onrechtmatig handelen worden afgewezen vanwege onvoldoende ondersteunend bewijs.

Reconventie. Van door Stam+ gestelde dreiging van merkinbreuk is niet gebleken. Afwijzing. Vordering rectificatie van door Hooked gedane mededelingen. Aangezien deze gedaan zijn tijdens het conflict tussen partijen dienen deze ook zo gelezen te worden. Wordt niet onrechtmatig geacht. Afgewezen. Dit zou eventueel anders zijn als Hooked na deze uitspraak deze mededelingen blijft doen.

Verweer overtuigt niet 5.8. Het verweer van Hoooked overtuigt de voorzieningenrechter niet. In ieder geval de in r.o. 2.9. opgenomen foto van de op de beurs in Hardenberg getoonde producten, welke afkomstig is uit de door Stam+ overgelegde productie 5, is naar voorlopig oordeel voldoende duidelijk om aan te nemen dat de daar getoonde klos met wit katoendraad een klos zonder huls betreft. Dat de huls niet zichtbaar zou zijn door omhoogkruipend materiaal wordt voorshands niet aannemelijk geacht. Het ter zitting ook nog gevoerde betoog dat het al dan niet aanwezig zijn van een huls niet valt vast te stellen omdat de klossen van de zijkant zijn gefotografeerd, gaat niet op nu in ieder geval van de genoemde klos met wit katoendraad ook de bovenzijde zichtbaar in beeld is gebracht en een huls in die klos – anders dan bijvoorbeeld in de daarvoor (op de foto rechts) staande klos met donker katoendraad (waar die huls wel goed zichtbaar is) – niet valt waar te nemen. Dit rijmt ook met de ter zitting gegeven toelichting door Stam+ dat in de tweede levering die zij van Hoooked medio september 2009 ontving – en waarvan Stam+ ook een gespecificeerde factuur in het geding heeft gebracht, welke door Hoooked onbestreden is gelaten – al klossen zonder huls waren opgenomen en dat met name deze klossen door haar op de beurs in Hardenberg zijn aangeboden. Deze stelling is door Hoooked niet gemotiveerd weersproken. De enkele blote stelling van Hoooked dat zij tot februari 2010 uitsluitend klossen met huls heeft geleverd omdat de leverancier voor die tijd niet in staat zou zijn geweest dergelijke klossen te produceren, welke – zijdens Stam+ weersproken – stelling niet nader – bijvoorbeeld doordat de leverancier dit punt in de door Hoooked overgelegde verklaring zou bevestigen, hetgeen niet het geval is – is onderbouwd, legt daartegenover te weinig gewicht in de schaal, zodat in dit geding van de stelling van Stam+ ter zake als onvoldoende weersproken dient te worden uitgegaan.

Vorm door technisch element bepaald 5.10. Daarnaast – en zulks is zelfstandig dragend voor de afwijzing van de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel van Quintaz – geldt dat Stam+ onder verwijzing naar artikel 8 GModVo heeft gesteld dat de vormgeving van de producten in kwestie in hoge mate wordt gekenmerkt door technisch bepaalde elementen. Voor zover er sprake is van vormgeversvrijheid, wekt het Gemeenschapsmodel volgens haar geen andere algemene indruk dan reeds uit het vormgevingsgoed bekende klossen, zoals bijvoorbeeld de klossen met huls zichtbaar in de door Stam+ overgelegde nieuwsbrief van Hoooked (productie 1 Stam+, vgl. r.o. 2.6.), waarvan Hoooked ter zitting heeft erkend dat die al twaalf maanden vóór de registratiedatum van het Gemeenschapsmodel werden verhandeld. Hierin ziet Stam+ eveneens een reden waarom het Gemeenschapmodel nietig is. Zij heeft gemotiveerd gesteld dat het feit dat de katoendraad van binnenuit kan worden afgerold, noodzakelijk is om te voorkomen dat de klos gaat ‘wandelen’ bij gebruik en dat deze functionele eigenschap al jaren wordt toegepast bij vergelijkbare rollen draad of katoengaren, terwijl het ontbreken van een huls noodzakelijk is om de draad van binnenuit te kunnen afrollen. Deze stelling heeft Hoooked in het geheel niet weersproken zodat er vanuit dient te worden gegaan dat het afwezig zijn van de huls functioneel, technisch is bepaald. De resterende uiterlijke kenmerken van het model wekken naar voorlopig oordeel geen andere algemene indruk dan de tot het umfeld behorende klossen, zoals hiervoor besproken.

Nietigheid gemeenschapsmodel 5.11. Dit een en ander leidt tot de conclusie dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat het Gemeenschapmodel van Quintaz nietig is wegens gebrek aan nieuwheid, dan wel het ontbreken van eigen karakter. De vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel zullen dan ook worden afgewezen.

Rectificatie 5.16. Ten aanzien van de overige vorderingen, die zien op (rectificatie van) de door Hoooked gedane – volgens Stam+ onrechtmatige – mededelingen (vgl. r.o. 2.13.), overweegt de voorzieningenrechter als volgt. De mededelingen – die in december 2010 zijn gedaan – dienen naar voorlopig oordeel te worden gelezen en begrepen in de context van de destijds gerezen onenigheid tussen partijen. De mededelingen zijn in zoverre juist dat Hoooked beschikt over een ingeschreven modelrecht ten aanzien van de ten processe bedoelde producten en dat uit dat recht voortvloeit dat het nabootsen van dat model daarop een inbreuk kan vormen. Ook al is, naar nu blijkt, naar voorlopig oordeel geen sprake van inbreuk vanwege het ontbreken van een geldig recht, deze mededeling wordt, gezien ook het tijdstip waarop zij is gedaan, voorshands niet onrechtmatig geacht. Duidelijk voor de lezer is immers dat de mededeling betrekking heeft op een lopend geschil waarvan de uitkomst onzeker is. De vorderingen sub 2, 3 en 4 van het petitum worden dan ook afgewezen.

Lees de uitspraak hier (pdf)

De dia's van Barry Hulshof ontbraken

met dank aan Kitty van Boven,i-ee.

Auteursrecht.  Executiegeschil (zie IEF 8292).  SVA heeft beslag bij De Jong gelegd omdat De Jong dia’s zou bezitten die op grond van een eerdere koopovereenkomst aan SVA toebehoren. De voorzieningenrechter oordeelde eerder dat (kort gezegd) alle door SVA in beslag genomen dia’s moesten worden beschreven en de dia’s die niet aan de criteria uit de koopovereenkomst voldeden (kleurendia, Ajax-shirt, 1963-1998), aan De Jong dienden te worden geretourneerd, e.e.a. op verbeurte van dwangsommen.

SVA stelt nu ‘dat zij in de onmogelijkheid verkeert een correcte lijst te maken’, maar wordt daarin niet gevolgd.  Het maken van de lijsten mag een bewerkelijke zaak zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat er niet een soort minimumverplichting is (r.o. 4.3). De normale zorgvuldigheid brengt bijvoorbeeld met zich mee dat in ieder geval het totaal aantal te beoordelen dia’s wordt vastgesteld en dat gecontroleerd wordt of de totalen op beide lijsten kloppen met dit totaal aantal (r.o. 4.4). Dat is niet gebeurd en SVA is daarmee tekort geschoten in de nakoming van de verplichtingen. 

Op andere punten zijn geen dwangsommen verbeurd en het gevorderde verbod dwangsommen te incasseren is gedeeltelijk toewijsbaar, te weten voorzover die dwangsommen het bedrag van €10.000 te boven gaan.

Lees het vonnis hier.
SHARE|

Designing the Future

Design touches every aspect of human creativity. It shapes the things we appreciate from traditional crafts to consumer electronics; from buildings and bicycles to fashion and furniture. Design has been called “intelligence made visible”.

Design is where form meets function. It determines the look and feel of the products we use each day – from everyday household items to the latest tablet computers. Design marries the practical with the pleasing. It brings style to innovation.

This year’s World Intellectual Property Day celebrates the role of design in the market-place, in society and in shaping the innovations of the future.

Meer hierover WIPO.int (incl. video DG Francis Gurry), Facebook

Geringe inbreuk & vorderingen te ruim

Gedaagde heeft inbreuk op auteursrecht gepleegd door verkoop van illegale exemplaren van de film "Jai Veeru". Verweer: geen bevoegdheid om in rechte te vertegenwoordigen (Indiaas recht tegenover Nederlands recht), geen verkoop, maar verhuur en slechts geringe inbreuk (2 dvd's die 6 keer zijn verhuurd). Rechter laat in het midden welk recht van toepassing is op de overdracht van auteursrechten. Volmacht is in voldoende mate aangetoond. Rechtsstreeks of via algemene volmacht en twijfels voor rechtsgeldigheid zijn onvoldoende geëxpliciteerd. (r.o. 4.4).

Dat sprake is van geringe inbreuk en/of goede trouw van gedaagde is voor toewijzing van de vorderingen niet van belang, omdat de Auteurswet daaraan geen gevolgen verbindt. Wel acht de rechtbank de volgende vorderingen te ruim omschreven: kort gezegd dat afnemers worden verzocht inbreukmakend beeldmateriaal af te geven en (reclame)materialen af te geven beiden ter vernietiging en een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde schriftelijke opgave te verstrekken met informatie over inbreukmakende beelddragers. Dwangsom en de vorderingen worden door de rechtbank beperkt en omschreven.

4.6 (...) Dat sprake is van een geringe inbreuk en/of dat [gedaagde] te goeder trouw was, zoals [gedaagde] tevens stelt, is voor toewijzing van de vorderingen niet van belang, omdat de Auteurswet daaraan, in ieder geval voor de toewijsbaarheid van de gevorderde bevelen, geen gevolgen verbindt. Afgezien daarvan geldt dat niet gesteld of gebleken is dat [gedaagde] enig onderzoek heeft gepleegd ten aanzien van de legale herkomst van de DVD's. Daarmee kan niet van goede trouw aan de zijde van [gedaagde] worden gesproken en staat dit hoe dan ook niet
aan toewijzing van de vorderingen in de weg.

4.7. [gedaagde] stelt dat hij heeft voldaan aan het in het kort gedingvonnis opgelegde bevel om iedere inbreuk op de rechten van Sifam, in het bijzonder die met betrekking tot de onderhavige film, te staken en gestaakt te houden. Hij verbindt daaraan de conclusie dat Sifam geen rechtens te respecteren belang heeft bij het opnieuw toewijzen van dat bevel.

4.8. De rechtbank stelt vast dat het kort gedingvonnis een geldigheidstermijn heeft van zes maanden (zie overweging 5.5 van dat vonnis). Dit betekent dat, nu [gedaagde] niet tot ondertekening van een onthoudingsverklaring is overgegaan, Sifam genoodzaakt was de onderhavige bodemprocedure aan te spannen, teneinde te voorkomen dat het gebod om iedere inbreuk te staken en gestaakt te houden haar kracht zou verliezen.

Lees de uitspraak hier (link) en hier (pdf)

Vergelijkbare zaken: IEF 9335 (NLs recht van toepassing), IEF 3764 (verdachte filmtitels) en andere SIFAM-zaken

Kort bericht: Prejudiciële vragen en Conclusie A-G Mengozzi

In navolging van IEF 8276. Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen – Begrip ‚burgerlijke en handelszaken’ – Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissing waarbij ‚civielrechtelijke boete’ is opgelegd – Richtlijn 2004/48/EG – Intellectuele-eigendomsrechten – Maatregelen, procedures en rechtsmiddelen bij inbreuk op dergelijk recht – Kostenveroordeling in kader van exequaturprocedure strekkende tot erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrecht”

Vraag 1: Moet het begrip "burgerlijke en handelszaken" in artikel 1 EEX-Verordening1 aldus worden uitgelegd dat deze verordening ook van toepassing is op de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die een veroordeling tot betaling van "Ordnungsgeld" op grond van § 890 Zivilprozessordnung (ZPO) inhoudt?

Vraag 2: Moet artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat zij ook van toepassing is op een exequaturprocedure met betrekking tot een in een andere lidstaat gegeven beslissing over een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht; een in een andere lidstaat gegeven beslissing waarbij een dwangsom dan wel boete is opgelegd wegens overtreding van een verbod tot inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht; in een andere lidstaat gegeven kostenbeslissingen die voortbouwen op de onder i) en ii) genoemde beslissingen?

conclusie op vraag 1      Een beslissing waarbij de schuldenaar van een in een voorafgaande rechterlijke beslissing opgenomen verplichting, wegens niet-naleving van die verplichting en op vordering van de andere partij in het geding wordt veroordeeld om aan de kas van het gerecht een zogeheten ‚civielrechtelijke’ boete te betalen onder de in § 890 van de Zivilprozessordnung (Duits wetboek van burgerlijke rechtsvordering) bedoelde voorwaarden, valt niet onder het begrip ‚burgerlijke en handelszaken’ in de zin van artikel 1 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. (overwegingen 37 - 79)

conclusie op vraag 2      Artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is in het kader van een exequaturprocedure betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake schending van een intellectuele-eigendomsrecht.” (overwegingen 79 - 90)

Lees de vragen en de conclusie hier

C.J.S. Vrendenbarg, Kort commentaar bij conclusie A-G Mengozzi van 5 april 2011 in zaak C-406/09 (Realchemie Nederland BV / Bayer Cropscience AG), IEF 9579.

Met dank aan Charlotte Vrendenbarg, Universiteit Leiden. Voor een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn (“de Richtlijn”)  is geen plaats in exequaturprocedures volgend op rechterlijke beslissingen in IE-zaken, aldus A-G Mengozzi in zijn overwegingen aan het HvJ EU van 5 april 2011 in de zaak Realchemie / Bayer (zie het eerdere bericht op IE-forum.nl). Over de (on)toepasselijkheid van artikel 14 Richtlijn in het kader van dergelijke procedures hebben wij niet eerder mogen vernemen uit Luxemburg.

Mengozzi beantwoordt daarmee één van de prejudiciële vragen van de Hoge Raad naar aanleiding van de zaak Realchemie/Bayer . In die zaak ging het onder meer om de vraag of een exequaturprocedure met betrekking tot een zestal beslissingen van een Duitse rechter over inbreuk op octrooirechten van Bayer in Nederland onder de reikwijdte van (art. 14 van) de Richtlijn en art. 1019h Rv valt. Eerder overwoog de rechtbank ’s-Hertogenbosch dat, kort gezegd, artikel 1019h Rv in deze zaak niet van toepassing is omdat het geschil gaat om de erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland van Duitse beslissingen, en de in het rechtsmiddel daaromtrent opgeworpen processuele rechtsvraag in een te ver verwijderd verband staat tot de aan de Duitse rechter voorgelegde octrooi-inbreuken (r.o. 3.8)  . Tegen deze beschikking is beroep in cassatie ingesteld.

Lees de volledige bijdrage hier (pdf), lees de conclusie A-G Mengozzi hier (link).

Deel deze kennis via SHARE

Presentaties Actualiteitenbijeenkomst

Hoogleraren Dirk Visser, Jaap Spoor en Martin Senftleben gaven op de actualiteitenbijeenkomt van afgelopen woensdag hun visie op de standpunten en plannen van de regering (IEF 9543). Klik hun namen of de icoontje hieronder voor de respectievelijke pdf van hun presentaties. Nadere verslaglegging volgt. 

Betekenis van de classificatie van waren en diensten

met dank aan duiding door Joris van Manen, Hoyng Monegier LLP.

Vonnis inzake Fortress Investment Group (FIG)/ Fortress Participation B.V. (FP) over normaal gebruik en non-usus. Voor het eerst (redactie: onder voorbehoud) legt de rechter eens goed uit waar de merkenklassen nu precies voor bedoeld zijn en hoe het met de bewijslast zit bij non-usus. De lat voor normaal gebruik ligt niet hoog vergelijk Ansul/Ajax en La Mer (r.o. 4.4), ook gebruik door derden met toestemming van merkhouder kan gelden als instandhoudend merkgebruik (r.o. 4.5), bewijslast ligt bij eisende partij, in deze heeft FP gebruiksbewijzen overlegd welke zien op groot deel van de (sub)diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven (r.o. 4.9 - 4.22). De vorderingen vervallenverklaring en doorhaling van inschrijving van merkrechten worden afgewezen.

4.6. De in artikel 1 Overeenkomst van Nice omschreven classificatie is de internationale classificatie van waren en diensten. Deze overeenkomst omvat een lijst van klassen en een alfabetische lijst van waren en diensten met voor elke waar of dienst de aanduiding van de klasse waarin zij thuishoort. In artikel 2 van de Overeenkomst van Nice wordt bepaald dat de classificatie in elk aangesloten land de betekenis heeft welke daaraan in dat land zal worden toegekend en dat zij de aangesloten landen niet bindt ten aanzien van de bepaling van de aan een merk toe te kennen beschermingsomvang of ten aanzien van de erkenning van merken voor diensten. Veeleer is de classificatie bestemd voor administratieve en fiscale doeleinden. Zij biedt tevens een handleiding voor de bepaling van de waren of diensten die tot eenzelfde klasse kunnen worden gerekend. Artikel 2.5 lid 5 BVIE impliceert dat de in een depot opgegeven waren of diensten conform de Overeenkomst van Nice moeten zijn gerangschikt.

 In artikel 1.1 sub d Uitvoeringsreglement van het BVIE6 is opgenomen dat de  waren of diensten waarvoor het merk is bestemd ‘zoveel mogelijk’ met vermelding van de nummers van de klassen waarin deze waren en diensten volgens de Overeenkomst van Nice vallen moeten worden opgegeven. Het merk kan ook voor andere, meer specifieke waren of diensten worden ingeschreven, welke onder de meest toepasselijke klasse zullen worden geschaard.

4.7. Hieruit volgt dat de indeling van het merk voor bepaalde diensten in een bepaalde klasse niet is gebonden aan stringente regels. Het doel van classificatie is vooreerst administratief. Een merkhouder geeft zelf aan voor welke specifieke diensten hij zijn merk in wil schrijven. Het is ook mogelijk om zelf een subdienst toe te voegen aan de voorgeschreven subdiensten binnen een bepaalde klasse. Deze vrijheid is een indicatie dat wat er exact moet worden begrepen onder een bepaalde subdienst, eveneens ruim dient te worden geïnterpreteerd. Als de merkhouder heeft gekozen voor een algemene dienstenomschrijving, kan het voorkomen dat het merk alleen gebruikt wordt voor een bepaald soort dienst. In beginsel leidt dit tot het aantoonbaar gebruik van het merk voor de gehele dienstenomschrijving. Dit kan anders zijn als er binnen de algemene dienstenomschrijving algemene subcategorieën te onderscheiden zijn en het gebruik dat van het merk wordt gemaakt binnen één van de subcategorieën valt. Het gebruik van het merk voor de overige subcategorieën is dan niet gegeven, zodat het merk in principe vervallen kan worden verklaard voor de overige subcategorieën. De rechtbank dient voor iedere dienst waarvoor het merk is ingeschreven en waarop de vervallenverklaring ziet, te beoordelen of het merk daarvoor normaal gebruikt is. De verdeling in klassen speelt daarbij geen rol; ook binnen één klasse kan het merk voor bepaalde diensten wel en voor andere niet vervallen worden verklaard. Andersom is eveneens mogelijk: normaal gebruik in één klasse kan instandhouding rechtvaardigen voor soortgelijke diensten in andere klassen.  

Lees het vonnis hier

©Eva-Maria Painer

Geciteerde gemonteerde portretfoto voor opsporing zonder naamsvermelding

door: Dirk Visser, lees de noot hier 

De uitspraak in deze zaak over een 'geciteerde gemonteerde portretfoto voor opsporing zonder naamsvermelding' wordt nogal belangrijk voor de (nieuws)media en in het algemeen voor enkele auteursrechtelijke kernbegrippen als 'werk', 'reproductie', 'bewerking' en 'citaat'. De conclusie van de A-G van 12 april jl. die in bijgaand stuk besproken wordt, is dat eigenlijk ook al.

Zoals bekend zijn er momenteel tientallen zaken aanhangig bij het Hof EU over allerlei aspecten van het auteursrecht. In de serie "het auteursrecht Europees herschreven" zijn we toe aan het onderdeel "citaatrecht", "de opsporings-exceptie", "de portretfoto als werk" en "de montage foto als reproductie of bewerking".

• Vergeet 'Zienderogen kunst' en 'Damave/Trouw', de criteria voor citaatrecht staan in 'Painer'.
• Media moeten zoeken naar namen van fotografen.
• De 'bedoeling' van een werk is niet relevant. 'Endstra' bevestigd.
• De bedoeling van het reproductierecht is wél relevant.
• Een portretfoto kan een werk zijn.
• Een daarop gebaseerde montagefoto hoeft geen inbreuk te zijn.

De conclusie van advocaat-generaal V. Trstenjak van 12 april 2011 in zaak C-145/10 (Eva-Maria Painer, zie ook IEF 9560 ) biedt veel interessants voor auteursrechtelijk geïnteresseerden én voor de IE-procesrechtelijk geïnteresseerden. Hier worden alleen de auteursrechtelijke aspecten besproken. De procesrechtelijke punten hebben te maken met de bevoegdheid van het forum connexitatis, artikel 6 sub 1 Executie verordening en de betekenis van het bekende arrest Roche/Primus (HvJ EU13 juli 2006, C-539/03).

Lees de noot hier

Wel inburgering, maar onvoldoende totaalovereenstemming

Benelux en Gemeenschaps (vorm)merk. Modelrecht. Auteursrecht. Zaklampen. Eiser Mag Instrument vervaardigt zaklampen waaronder de zogeheten MINI MAGLITE en SOLITAIRE. Gedaagde Volume Trading importeert in 2002 de zaklampen “MINI” en “MICRO” vanuit China en brengt deze in 2006 in Nederland op de markt.
 
Kort:  Mag Instrument stelt haar vorderingen op basis van (vorm)merkrechten, auteursrechten op de MINI MAGLITE en SOLITAIRE en dat er sprake is van slaafse nabootsing. Daarbij zou MICRO het modelrecht op SOLITAIRE schenden.

Van de gestelde inburgering zal worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten, maar van inbreuk is geen sprake: alle vorderingen van Mag Instrument worden afgewezen.

Inburgering Rechtbank handhaaft haar bij het tussenvonnis gegeven oordeel over gebrek aan inherent onderscheidend vermogen van Gemeenschapsmerk MINI. Ogv 7 lid 3 en 52 lid 2 GMVo kan Gemeenschapsmerk niet nietig worden verklaard  indien sprake is van inburgering. r.o. 3.4 Daarbij zal, mede gelet op artikel 6quinquies van het Verdrag van Parijs met name rekening moeten worden gehouden met de duur van het gebruik van het merk. Daarnaast kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit en de geografische spreiding van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, en het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Er is sprake van ingeburgerde merken.

Afwijzing merkrechtvordering Gebrek aan visuele gelijkenis van de totaalindruk (r.o. 3.20 - 3.24):
1. de opbouw bestaat uit een strak cilindrisch gedeelte en een reflectorkop, zoals de meeste zaklampen en dus geen onderscheidend element.
2. De reflectorkop van haar zaklamp heeft niet een diameter die aan de voorzijde groter is dan het cilindrische deel en die afneemt naar de overgang van het cilindrische deel.
3. De afsluitdop heeft namelijk niet dezelfde diameter als de cilindrische batterijhouder, maar bestaat uit een knop met een duidelijk kleinere diameter
4. De cilindervorm heeft nauwkeurig begrensd greep-profiel, de tweede heeft dit niet.
5. Daarbij is de cilindrisch geribbelde rand die reflector omsluit is gedeeltelijk functioneel bepaald.

nieuwe lidstaten voor inburgering 3.5. Wat betreft de geografische omvang van de vereiste inburgering is in deze zaak van belang dat artikel 165 lid 4 GMVo bepaalt dat een Gemeenschapsmerk niet ongeldig kan worden verklaard wanneer de gronden voor ongeldigheid alleen voortspruiten uit de toetreding van een nieuwe lidstaat. Dat brengt mee dat voor zover het Gemeenschapsmerk MINI niet ingeburgerd zou zijn in de twaalf lidstaten die zijn toegetreden na de aanvraag van dat Gemeenschapsmerk op 2 juni 2000, dat enkele feit niet kan leiden tot nietigverklaring van het merk. Bij de onderstaande beoordeling van de gestelde inburgering zal dus worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten.

Merkrecht 3.24. Gegeven het feit dat de hiervoor genoemde elementen van de vormmerken – die Mag Instrument zelf omschrijft als wezenlijk en onderscheidend – niet terugkomen in de zaklamp van Volume Trading, moet worden geoordeeld dat de totaalindruk van die zaklamp niet overeenstemt met de vormmerken. De andere punten van overeenstemming die Mag Instrument heeft aangevoerd zijn in het licht van die afwijkingen onvoldoende. Zo heeft Mag Instrument gewezen op “verfijnd afgetekende overgangen” tussen de reflectorkop en de batterijhouder en tussen de batterijhouder en afsluitdop. Voor zover de gemiddelde consument, die niet de mogelijkheid heeft om het Gemeenschapsvormmerk MINI en de zaklampen van Volume Trading rechtstreeks met elkaar te vergelijken, de gestelde overeenstemming zou opmerken, kan dat vanwege het detailkarakter van dit kenmerk niet leiden tot een overeenstemmende totaalindruk.
 
3.26. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de overeenstemming tussen de door Volume Trading verhandelde zaklamp en de vormmerken van Mag Instrument zo gering is dat niet kan worden aangenomen dat er daardoor een gevaar voor verwarring in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE bestaat. Het feit dat Volume Trading de vorm gebruikt voor producten die identiek zijn aan de waren waarvoor de vormmerken zijn ingeschreven, kan niet opwegen tegen dat gebrek aan overeenstemming. Het onderscheidend vermogen van de vormmerken kan evenmin tot een ander resultaat leiden. Zoals in het kader van de beoordeling van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk MINI al is vastgesteld, hebben de vormmerken van huis uit juist geen onderscheidend vermogen. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik van de vormmerken zodanig is geweest, dat zij daaraan een bijzonder onderscheidend vermogen kunnen ontlenen. Ten slotte heeft Mag Instrument in dit verband gewezen op het feit dat de “Mini”, net als de zaklampen van Mag Instrument, worden verkocht in zwarte plastic doosjes. De vergroting van het verwarringsgevaar die hier mogelijk uit voortvloeit, wordt echter weggenomen door het feit dat – zoals Volume Trading onweersproken heeft aangevoerd en blijkt uit productie 2a van Mag Instrument – Volume Trading haar “Mini” aanbiedt met een kartonnen hoesje om het zwarte plastic doosje. Door het gebruik van dat hoesje wijkt de wijze van presentatie van de “Mini” in ieder geval op het moment van aankoop duidelijk af van de wijze van presentatie van de lampen van Mag Instrument. De presentatiewijze draagt dus niet bij aan verwarringsgevaar.

Auteursrecht 3.29. De rechtbank ziet geen aanleiding om terug te komen op het hiervoor genoemde oordeel over het beroep op het auteursrecht. De tegenargumenten die Mag Instrument bij pleidooi van 10 november 2010 heeft aangevoerd kunnen namelijk niet leiden tot een andere eindbeslissing. Ook indien artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie niet in de weg zou staan aan een beroep op het auteursrecht, zoals Mag Instrument betoogt, kan het beroep op een auteursrecht niet slagen. De “Mini” van Volume Trading kan namelijk niet worden aangemerkt als een verveelvoudiging van de Mini Maglite van Mag Instrument. De auteursrechtelijk beschermde trekken van de Mini Maglite die Mag Instrument heeft aangevoerd, zijn namelijk gelijk aan de elementen van haar vormmerken waarop zij de gestelde merkinbreuk heeft gebaseerd. Zoals hiervoor in het kader van de beoordeling van de merkinbreuk is vastgesteld, komen die elementen onvoldoende terug in de zaklamp van Volume Trading om te kunnen spreken van een overeenstemmende totaalindruk. Gelet daarop kan ook van een inbreuk op een auteursrecht geen sprake zijn.

Slaafse nabootsing 3.33. Los van een overeenstemmende wijze van presentatie is de overeenstemming tussen de “Mini” van Volume Trading en de Mini Maglite van Mag Instrument te gering om te kunnen aannemen dat er verwarring bij de consument kan ontstaan, althans gelet op de verschillen tussen die lampen moet worden geconcludeerd dat Volume Trading niet tekort is geschoten in haar verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Voor de gronden van dit oordeel kan worden verwezen naar de overwegingen hiervoor in het kader van de beoordeling van het merkenrecht.

Modelrecht 3.49. De overeenkomsten waar Mag Instrument op wijst zijn ook in het kader van haar beroep op het modelrecht: de staafvorm en de verhoudingen van de “Micro”. Zoals hiervoor is vastgesteld waren die vormgevingselementen voor 1980, en dus ruim voor het depot van het model, al gebruikelijk (zie r.o. 3.37 en 3.38). Overneming van slechts die gebruikelijke elementen kan niet leiden tot een inbreuk op het modelrecht.

Conclusie 3.51. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen in conventie moeten worden afgewezen. Mag Instrument zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Zoals hiervoor is overwogen, kan de in het gelijk gestelde partij op grond van richtlijnconforme interpretatie aanspraak maken op vergoeding van haar redelijke en evenredige proceskosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Volume Trading vordert een bedrag van € 77.116,14 voor de gehele procedure. Mag Instrument heeft de redelijkheid en evenredigheid van die kosten niet bestreden. Omdat geen van partijen een verdeling heeft aangebracht tussen de procedure in conventie en reconventie, moet de rechtbank die verdeling schatten. De rechtbank gaat ervan uit dat de helft van de kosten kan worden toegerekend aan de conventie en zal Mag Instrument dus veroordelen tot betaling van een bedrag van € 38.558,07.

Lees het vonnis hier (pdf).