H. Bongers, ‘Verwatering: de grote boze wolf qua bewijs?!’, IE-Forum.nl IEF 13331.
Bijdrage ingezonden door Henrike Bongers, LinkedIn-profiel.
Bewijsrecht. Merkenrecht. Over de bewijsregels bij verwatering is veel te doen (geweest). Aanleiding voor deze discussie vormde de interessante, doch voor meerdere interpretaties vatbare en daarom verwarrende, Intel uitspraak van het Hof uit 2008. Volgens het Hof mag de merkhouder (al) optreden voordat een ‘verwateringsinbreuk’ zich daadwerkelijk voordoet. Hij moet echter wel bewijzen dat er sprake is van een ‘ernstig gevaar’ dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. Hoe moet ‘ernstig gevaar’ (cursivering HB) nu worden begrepen? Wat verder helemaal voor grote onrust zorgde is het criterium van ‘economische gedragsverandering van de consument of grote kans daarop in de toekomst ’: is het aantonen dat het economisch gedrag van de consument gewijzigd is of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag gewijzigd zal worden volgens het Hof echt een (zelfstandig) vereiste?

Na vele discussies, speculaties en gerechtelijke uitspraken (waarin al dan niet Intel strikt werd toegepast) is er vijf jaar na de ‘beruchte’ Intel uitspraak eindelijk een nieuwe uitspraak van het Hof zelf waarin de Intel uitspraak nader wordt toegelicht en het Hof antwoord geeft op de hierboven weergegeven vragen. Voor het overzicht én de duidelijkheid geef ik kort eerst nog even de geschiedenis weer, te beginnen bij de Intel uitspraak zelf, alvorens te eindigen met de recente uitspraak van het Hof.

Dit artikel is ingekort, lees het gehele artikel hier.

IV. Conclusie
De Intel uitspraak uit 2008 zorgde voor grote onrust in de ‘merkenrechtwereld’ aangezien het Hof een wel erg hoge bewijsstandaard leek te eisen bij verwatering. In de literatuur werd betoogd dat de soep niet zo heet gegeten hoefde te worden als het Hof leek te suggereren en ook (latere) arresten gaven de merkhouder hoop. Die hoop bleek gedeeltelijk gegrond te zijn want het Hof heeft geoordeeld dat onder ‘ernstig gevaar’ dat verwatering zich in de toekomst voordoet een toekomstig niet theoretisch gevaar moet worden begrepen waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen die berusten op een waarschijnlijkheidanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval. ‘Ernstig’ uit r.o. 38 van de Intel uitspraak is gebleken (inderdaad) niet zo ernstig te zijn! Dit kan helaas niet gezegd worden over het bewijscriterium van ‘economische gedragsverandering van de consument of een grote kans daarop’, oftewel de gevreesde r.o. 77 uit de Intel uitspraak. Hoewel de uitspraak van het Gerecht in de zaak Environmental Manufacturing vs. OHIM uit 2012 positief nieuws voor de merkhouder bevatte door de bewijsstandaard te verlagen, heeft het Hof het Gerecht op 14 november 2013 in deze zaak terecht gewezen. Het Hof heeft geoordeeld dat het hier om een autonome, objectieve voorwaarde gaat welke niet uitsluitend kan worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Het Hof benadrukt dat er een hogere bewijsstandaard geëist wordt voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk om te voorkomen dat de mededinging geschaad wordt. Kortom, r.o. 77 van de Intel uitspraak, welke zich volgens het Hof overigens niet beperkt zich tot situaties waarbij waren of diensten niet-soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten, moet strikt geïnterpreteerd worden. Goed nieuws dus voor de mededinging maar slecht nieuws voor de merkhouders. De vraag rijst in hoeverre het in de praktijk (nog) mogelijk is om een succesvol beroep op verwatering te doen; is/blijft verwatering de grote boze wolf?

Henrike Bongers

B.Kist, 'Geen post met zwoel Vrijheidsbeeld', NRC 10 december 2013.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever.
Auteursrecht. Het zit het Amerikaanse US Postal Service ook niet mee. In september van dit jaar werd het bedrijf veroordeeld tot het betalen van 685.000 dollar aan kunstenaar Frank Gaylord omdat het zonder toestemming een foto van een beeld van Gaylord op een postzegel had geplaatst [IEF 13074] . En nu heeft het bedrijf een claim aan zijn b ro e k wegens een postzegel met een foto van het Vrijheidsbeeld. Natuurlijk mag iedereen fo to’s publiceren van dat stokoude, rechtenvrije beeld uit 1886, echter het probleem is dat het postbedrijf een foto heeft gebruikt van een bekende replica van het beeld dat in Las Vegas staat.

De maker van dit Vegas-beeld, Robert Davidson, eist nu een passende vergoeding voor het verspreiden 3 miljard postzegels in 2011. Ondanks het feit dat het hier om een replica gaat, stelt Davidson dat hij een geheel eigen versie van het beeld heeft gemaakt, waarop hij zelf ook weer auteursrechten bezit. Zo zou zijn beeld ‘vrouwelijker ’ en vooral ‘zwoeler’ zijn. Davidson zegt zich slechts door het echte Vrijheidsbeeld te hebben laten ‘inspireren’. Het ziet ernaar uit dat hij zich ook heeft laten inspireren door de flinke afkoopsom die kunstenaar Gaylord in september ontving.

Bas Kist

Hof Amsterdam 10 december 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4501 (Centrale Spelersraad, Vereniging van Contractspelers en ProProf tegen de KNVB-clubs)
Uitspraak ingezonden door Sven Klos, Dirk Visser en Nils Winthagen, Klos Morel Vos & Schaap.
Contractenrecht. Portretrecht in Betaald Voetbal. Vordering betaald voetbalspelers op percentage tv-gelden voor uitzenden van wedstrijden afgewezen. Geen absoluut recht. Geen opheffing onrechtmatigheid door ontvangen financiële vergoeding. Beroep op schending portretrecht wordt afgewezen omdat het om professionele voetbalspelers gaat die een vergoeding ontvangen in de vorm van inkomen/salaris.

CSR c.s. vorderen voor recht te verklaren dat de voor de clubs uitkomende spelers zich op grond van hun portretrecht als bedoeld in artikel 21 Auteurswet kunnen verzetten tegen elke vorm van openbaarmaking van hun portret door uitzending van beelden van nationale of internationale voetbalwedstrijden op televisie, via het internet, mobiele telefonie of anderszins, zolang zij voor die openbaarmaking geen redelijke vergoeding ontvangen. CSR is niet-ontvankelijk, nu zij in eerste aanleg geen procespartij was en niet de rechtsopvolger van de Spelersraad is. Hoewel de VVCS niet voortvarend heeft geprocedeerd, kan niet worden gesproken van een periode van complete inactiviteit gedurende acht jaren. Er is geen strijd met de eisen van een goede procesorde.

De VVCS neemt het standpunt in dat de spelers een commercieel portretrecht hebben in de zin van een absoluut recht dat hen aanspraak geeft op een verbod op ieder commercieel gebruik van hun portret waarvoor zij geen toestemming hebben gegeven en altijd aanspraak geeft op een vergoeding in de gevallen dat zij meewerken aan een optreden waarvan de beelden in het openbaar worden vertoond. Met een beroep op Cruijff/Tirion [IEF 12766] is dit onjuist. Indien de openbaarmaking de beroepsuitoefening van daardoor in de publieke belangstelling staande geportretteerden betreft, komt dan ook groot gewicht toe aan factoren als algemene nieuwswaarde en informatie aan het publiek in verhouding tot het enkele verzet tegen openbaarmaking.

3.7 Met haar onder 3.3 sub 1 bedoelde verklaring voor recht
“ dat de voor de clubs uitkomende spelers zich op grond van hun portretrecht (…) kunnen verzetten tegen elke vorm van openbaarmaking van hun portret door uitzending van beelden van nationale of internationale voetbalwedstrijden (…) , zolang zij voor die openbaarmaking geen redelijke vergoeding ontvangen”
neemt de VVCS het standpunt in dat de spelers een commercieel portretrecht hebben in de zin van een absoluut recht dat hen aanspraak geeft op een verbod op ieder commercieel gebruik van hun portret waarvoor zij geen toestemming hebben gegeven en altijd aanspraak geeft op een vergoeding in de gevallen dat zij meewerken aan een optreden waarvan de beelden in het openbaar worden vertoond.

3.7.1 Dit standpunt kan niet als juist worden aanvaard. Een geportretteerde kan zich verzetten tegen het zonder zijn toestemming openbaar maken van zijn (niet in opdracht vervaardigd) portret voor zover hij daarbij een redelijk belang heeft waarvoor het recht van meningsuiting en informatievrijheid in de gegeven omstandigheden moet wijken. In een zodanig geval is openbaarmaking van het portret in beginsel onrechtmatig en geldt als uitgangspunt dat publicatie (of vertoning daarvan) kan worden verboden. Niet geldt als uitgangspunt dat voor openbaarmaking steeds voorafgaande toestemming van de geportretteerde is vereist. Ook uit de rechtspraak van het EHRM bij art. 8 EVRM kan niet een dergelijk absoluut verbodsrecht van de geportretteerde worden afgeleid (vgl HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013: CA2788, Cruijff/Tirion).

3.7.2 In dit verband is van belang dat ten aanzien van personen die door hun beroepsuitoefening bekendheid genieten de openbaarmaking van beelden die deze beroepsuitoefening betreffen en zijn gemaakt in voor het algemeen publiek toegankelijke plaatsen inherent is aan hun beroepsuitoefening en de daarmee gemoeide belangstelling van het publiek. Indien de openbaarmaking de beroepsuitoefening van daardoor in de publieke belangstelling staande geportretteerden betreft, komt dan ook groot gewicht toe aan factoren als algemene nieuwswaarde en informatie aan het publiek in verhouding tot het enkele verzet tegen openbaarmaking.

3.7.3 In het onderhavige geval is het verzet met name gegrond op overwegingen van commerciële aard. Daaraan kan echter geen relevant gewicht worden toegekend op grond van het volgende. Het gaat in dit geding om (hoofdzakelijk) professionele voetbalspelers die voor hun deelname aan (onder meer) de wedstrijden waarvan televisiebeelden worden gemaakt en uitgezonden een vergoeding ontvangen in de vorm van een vast inkomen/salaris. Van belang is voorts dat de beelden die worden uitgezonden betrekking hebben op het optreden van de betrokkenen als onderdeel van een team en dat zulks in de regel niet van invloed zal zijn op de exploitatiemogelijkheden van hun eventuele individuele verzilverbare populariteit, althans niet in negatieve zin. Van de zijde van de clubs c.s. is in dat verband aangevoerd dat er in Nederland geen praktijk bestaat waarin professionele voetballers naast hun inkomen/salaris nog een afzonderlijke vergoeding kunnen bedingen voor openbaarmaking van hun portret door het uitzenden van televisiebeelden. Daartegenover hebben de spelers geen bijkomende omstandigheden gesteld op grond waarvan openbaarmaking van hun portret in bovenbedoelde

zin desondanks onrechtmatig is en de onrechtmatigheid pas wordt opgeheven door het ontvangen van een financiële vergoeding bovenop hun inkomen/salaris. Voor zover de VVCS haar vorderingen heeft gebaseerd op een aan de spelers toekomend portretrecht kunnen deze vorderingen dan ook niet slagen. Dit geldt evenzeer voor zover de vorderingen mede betrekking hebben op de rechten van in de voetbalcompetitie betrokken amateurspelers nu geen feiten of omstandigheden zijn gesteld die meebrengen dat voor deze categorie andere en/of verdergaande aanspraken en/of afspraken gelden dan voor professionele spelers.

Afspraak
3.8 Evenmin is gebleken dat is afgesproken of door de clubs c.s. is erkend dat de spelers jegens de clubs c.s. financiële aanspraken zouden kunnen doen gelden op grond van een hun toekomend (portret) recht naast hun inkomen/salaris. Uit de discussie met betrekking tot het Beleidsplan 1996-1999, zoals hiervoor onder 3.1.8 weergegeven, volgt dat nu juist is beoogd portretrechtelijke aanspraken van de (individuele) spelers uit te sluiten. Feiten of omstandigheden die tot een ander oordeel nopen, zijn gesteld noch gebleken. Dat de clubs PSV en Vitesse in contracten met hun spelers de aanspraak op vergoeding voor de uitzending van wedstrijdbeelden uitdrukkelijk hebben uitgesloten, is in dit verband onvoldoende om ten aanzien van de andere clubs de vorderingen wel toe te wijzen.

Rechtbank Amsterdam 4 december 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8061 (X tegen SBS en Noordkaap)
Uitspraak ingezonden door Jasper Klopper en Josine van den Berg, Klos Morel Vos & Schaap.
Zie eerder IEF10353. In't kort en als randvermelding: Mediarecht in de serie Undercover in Nederland - misleiding bij spermadonaties. Het uitzenden van beelden van eiser opgenomen met de verborgen camera wordt toegestaan. Eiser is voldoende onherkenbaar in beeld gebracht.

De rechtbank is van oordeel dat het brengen van de boodschap (dat op internet een spermadonor actief is die bij de donatie niet bekend maakt dat de diagnose "syndroom van Asperger" is vastgesteld) past binnen de taak van de pers om informatie en ideeën van publiek belang te verspreiden en om zijn vitale rol van publieke waakhond te spelen, mede gelet op het recht van het publiek informatie en ideeën te ontvangen. Het belang van SBS weegt zwaarder dan het belang van X om verschoond te blijven van elke inmenging op zijn persoonlijk levenssfeer.

Afgezien van de vraag of de vrouwen die internet als medium gebruik om sperma te vinden, aangemerkt kunnen worden als een kwetsbare groep "slachtoffers" die beschermd moet worden, behoren zij in elk geval tot het publiek dat zo goed mogelijk geïnformeerd moet worden over alle feiten en omstandigheden die bij de beslissing om al dan niet met een spermadonor via internet in zee te gaan relevant kunnen zijn. 

De uitkomst van voornoemde belangenafweging wordt niet anders door het door X als nodeloos grievend aangemerkte "format" van het programma.

4.2. Voor deze belangenafweging acht de rechtbank de volgende feiten en omstandigheden van belang.
Allereerst is van belang dat het item gebruik heeft gemaakt van verborgen camerabeelden. X is zonder zijn weten gefilmd terwijl hij zich aanbood als spermadonor. Hij hoefde daarbij geen enkele reden te hebben om te twijfelen aan de intenties van "Nienke" en was er derhalve niet op bedacht dat alles wat hij deed in een tv-programma van SBS6 te zien zou zijn. Het aanbieden van zijn sperma mag bovendien beschouwd worden als een activiteit die zeer binnen de persoonlijke levenssfeer van X ligt. X is vervolgens zonder zich daarop te hebben kunnen voorbereiden, door Stegeman, ten overstaan van een miljoenenpubliek, benaderd en neergezet als een malafide spermadonor. Bij geen van de gehanteerde onderzoeksmethoden heeft SBS er bovendien blijk van gegeven enige concessie te doen aan het feit dat X in verband met de diagnose "syndroom van Asperger" beperkingen zou kunnen ondervinden in zijn presentatie of het omgaan met onverwachte confrontatie met een camera. X is in het item, zoals hij stelt, inderdaad in verband gebracht met de donoren uit het programma van 2007 die anders dan X met het doneren van sperma een seksueel en/of financieel doel nastreven.

Daar staat echter tegenover dat X niet herkenbaar in beeld is gebracht. Door het "wipen" van zijn gezicht, het vervormen van zijn stem en niet noemen van zijn naam loopt hij hooguit het risico door kijkers uit zijn eigen kennissenkring herkend te worden.(...)

4.4. De rechtbank is van oordeel dat voldoende vaststaat dat X zijn sperma aanbiedt zonder de wensmoeders te vertellen dat bij hem de diagnose "syndroom van Asperger" is gesteld. (...)

4.5. De rechtbank is van oordeel dat het brengen van deze boodschap past binnen de taak van de pers om informatie en ideeën van publiek belang te verspreiden en om zijn vitale rol van publieke waakhond te spelen, mede gelet op het recht van het publiek informatie en ideeën te ontvangen. Afgezien van de vraag of de vrouwen die internet als medium gebruik om sperma te vinden, aangemerkt kunnen worden als een kwetsbare groep "slachtoffers" die beschermd moet worden, behoren zij in elk geval tot het publiek dat zo goed mogelijk geïnformeerd moet worden over alle feiten en omstandigheden die bij de beslissing om al dan niet met een spermadonor via internet in zee te gaan relevant kunnen zijn.

4.6. De uitkomst van voornoemde belangenafweging wordt niet anders door het door X als nodeloos grievend aangemerkte "format" van het programma. (...)

 Lees de uitspraak:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
Afschrift HA ZA 12-1459 (pdf)

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, HA ZA 13-190 (PPG Industries Chemicals tegen Rhodia Chimie)

PPG is leverancier van coating-materialen en soortgelijke producten. PPG vervaardigt onder meer siliciumoxide, ook wel silica genoemd. Rhodia is wereldwijd actief op het gebied van zogenoemde specialty chemicals. Een van haar kernactiviteiten is het ontwikkelen, produceren en verkopen van geprecipiteerd ‘highly dispersible’ silica. In kort geding [IEF 11229] heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Rhodia (onder meer een inbreukverbod op EP 862) afgewezen, omdat er naar zijn oordeel geen sprake was van een voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen.

In deze procedure vordert PPG vernietiging van het Nederlandse deel van EP 862. Aan haar vordering legt PPG ten grondslag dat EP 862 ten onrechte is verleend vanwege nietnawerkbaarheid van de uitvinding, niet-nieuwheid en gebrek aan uitvinderswerkzaamheid. De rechtbank oordeelt dat - wegens niet-nawerkbaarheid en een gebrek aan inventiviteit - de conclusies 1 t/m 27 en 37 van het Nederlandse deel van EP 862 nietig zijn. Voor het overige is het Nederlandse deel van EP 862 geldig te achten.

4. De beoordeling

nawerkbaarheid werkwijzeconclusie 1 en afhankelijke conclusies 2-12

4.16. Onder al deze omstandigheden wordt met PPG aangenomen dat de in conclusie 1

geclaimde werkwijze niet over de hele breedte nawerkbaar en daarmee nietig is. De

afhankelijke conclusies 2 t/m 12 delen, nu Rhodia deze niet afzonderlijk heeft verdedigd, daarvan het lot.

productconclusie 22 en de afhankelijke conclusies 23-27

4.19. Rhodia heeft tegenover de gemotiveerde stelling van PPG niet aangegeven dat en

waarom de van conclusie 22 afhankelijke conclusies 23 t/m 27 wel nieuw en/of inventief

zouden zijn, zodat zij het lot van conclusie 22 delen en evenzeer zullen worden vernietigd.

productconclusie 13 en de afhankelijke conclusies 14-21

4.22 [...] Aldus de problem-solution-approach toepassend is gegeven dat de gemiddelde vakman uitgaande van Thornhill in combinatie met US 387, waar de leer uit Thornhill nota bene is ‘incorporated by reference’, zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding van conclusie 13 van EP 862 zou komen. Conclusie 13 is derhalve nietig wegens gebrek aan inventiviteit.

4.23. Bij gebreke van een deugdelijk verweer hiertegen, delen de afhankelijke conclusies 14 t/m 21 het lot van conclusie 13 en komen zij evenzeer voor vernietiging in aanmerking.

productconclusie 28 en de afhankelijke conclusies 29-36

4.24. De bezwaren tegen conclusie 28 worden afgewezen reeds omdat PPG niet

onderbouwd heeft gesteld dat de materie van die conclusie niet nieuw en/of inventief zou zijn.[...]

4.25. Wat de nawerkbaarheid van de productconclusies 28 t/m 36 van EP 862 betreft, zij

herhaald wat daarover in r.o. 4.17. reeds is overwogen.[...]

slotsom

4.28. De conclusies 1 t/m 27 van het Nederlandse deel van EP 862 zijn nietig. Dit geldt ook voor de materie van conclusie 37 voor zover het meer omvat dan het gebruik als versterkend vulmiddel van elastomeren, in het bijzonder het gebruik van luchtbanden, van een siliciumoxide in de vorm van vrijwel bolvormige bolletjes volgens een van de conclusies 28 tot 36. Voor het overige is het Nederlandse deel van EP 862 geldig te achten.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. vernietigt conclusies 1 t/m 27 van het Nederlandse deel van EP 862 alsmede

conclusie 37 daarvan voor zover het meer omvat dan het gebruik als versterkend vulmiddel voor elastomeren, in bijzonder het gebruik van luchtbanden, van een siliciumoxide in de vorm van vrijwel bolvormige bolletjes volgens een van de conclusies 28 tot 36;

5.2. veroordeelt Rhodia in de kosten van deze procedure aan de zijde van PPG tot

dusverre begroot op € 246.128,36;

5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (The Sun Company tegen Sol de Mallorca c.s.)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Huisstijl. Franchise. Executie. Cadeaubonnen. Reclameaanhangbord. Organische zoekresultaten. Online (telefoon)gidsen. KvK-inschrijving. Klantenpassen. Gevelkleurstelling. Tweemaal bevel overtreden. Sun is eigenaar van zonnestudio's in Den Haag, heeft een huisstijl ontwikkeld voor de inrichting hiervan, voert de handelsnaam 'The Sun Company' en heeft een beeldmerk. Sun heeft als licentiegever overeenkomsten gesloten met gedaagden tot gebruik van de handelsnaam, het merk en de huisstijl met een direct opeisbare boete van €250 bij overtreding. Middels zes eerdere Kort Gedingen, de bodemprocedure en het arrest wordt onder meer een inbreukverbod afgegeven, en worden beslagen gelegd en weer opgeheven [o.a. IEF2978, IEF2975, IEF6379, IEF10906].

Sun vordert een bedrag van 1 miljoen euro vanwege de in KG III opgelegde dwangsommen en veroordeling in proceskosten. De executierechter beoordeeld of de door de rechter verlangde prestatie waaraan de dwangsom als sanctie is verbonden, is verricht. De voorlopige voorziening is pas vervallen vanaf 31 augustus 2012 vanwege de door Sol de Mallorca gegeven verklaring. Deze verklaring heeft geen terugwerkende kracht, tot die datum blijven dwangsommen verbeurd.

Het verstrekken van cadeaubonnen met daarop het merk en de handelsnaam geldt als gebruik daarvan. Sol de Mallorca c.s. heeft diverse wijzigingen in de zonnestudio's doorgevoerd: Hoewel niet alle elementen die onderdeel uitmaken van de huisstijl vóór 8 juli 2006 integraal zijn verwijderd, is met de aanpassingen in de zonnestudio’s naar het oordeel van de rechtbank voldoende afstand genomen van de huisstijl. Er zijn geen dwangsommen verbeurd voor:

- door het gebruiken van zonnebanken met het 'Sun Company'-logo (dat was expliciet door de voorzieningenrechter overwogen),
- de gevel met kleurstelling is geen overtreding van de huisstijl,
- het verzoek tot wijziging in KvK-handelsregister is tijdig gedaan,
- dat de domeinnaamregistratie nog niet was opgeheven is onvoldoende om van handelsnaamgebruik uit te gaan
- opname in de Gouden Gids kan niet aan Sol worden verweten
- Sun stelt niet dat Sol de Mallorca c.s. onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen uit online gidsen te laten verwijderen
- de organische zoekresultaten betreft informatie die derden online hebben gezet zonder betrokkenheid van Sol, althans op zoekresultaten waar Sol geen invloed op heeft
- het parkeren van een reclameaanhangwagen op een achterterrein kan niet worden gezien als merk of handelsnaamgebruik
- Het nog mogen gebruiken van klantenpassen door klanten na 8 juli 2006 valt niet onder het bevel.

Gelet op het voorgaande is de slotsom dat Sol tweemaal het bevel in KG vonnis III heeft overtreden. Daarmee heeft Sol naar het oordeel van de rechtbank een bedrag van € 20.000,- aan dwangsommen verbeurd.

In citaten:

Cadeaubonnen
Naar het oordeel van de rechtbank geldt het verstrekken van cadeaubonnen met daarop het merk en de handelsnaam als gebruik van merk en handelsnaam als bedoeld in KG vonnis III. (r.o. 4.21).

Huisstijl wijzigingen
Sol de Mallorca c.s. heeft diverse wijzigingen in de zonnestudio's doorgevoerd: Hoewel niet alle elementen die onderdeel uitmaken van de huisstijl vóór 8 juli 2006 integraal zijn verwijderd, is met de aanpassingen in de zonnestudio’s naar het oordeel van de rechtbank voldoende afstand genomen van de huisstijl (4.23).

Logo op zonnebanken
Aangezien de voorzieningenrechter expliciet heeft overwogen dat gebruik van zonnebanken voorzien van het 'Sun Company'-logo niet onrechtmatig is, zijn daarmee geen dwangsommen verbeurd (4.24).

Gevel met kleurstelling
Op een foto is slechts te zien dat de woorden studio en Sun staan, maar niet meer het merk of de handelsnaam. De kleurstelling op de voorgeven dient niet op zichzelf te worden beoordeeld, maar als onderdeel van de huisstijl. Door gebruik van lichtgeel en bordeauxrood is er geen sprake van overtreding van het bevel (r.o. 4.25).

KvK-inschrijving
Er is vóór 8 juli 2006 verzocht tot verwijderen van de handelsnaam uit het handelsregister van de KvK. Dat het niet tijdig is aangepast, is een verzuim dat niet aan Sol de Mallorca is te wijten (r.o. 4.26).

Websites
Het enkele feit dat de domeinnaamregistratie nog niet was opgeheven, is onvoldoende om te oordelen dat nog sprake was van het feitelijk voeren van de handelsnaam (4.27).

Gouden Gids
Tijdens de zitting heeft Sun nog aangevoerd dat recente navraag heeft geleerd dat wat de Gouden Gids betreft, Sol nog tot 28 juli 2006 wijzigingen had kunnen doorgeven en dat zij over een schriftelijke verklaring beschikt waaruit dit volgt. Gelet op het voorgaande is het Sol niet te verwijten dat in genoemde Gouden Gids en KPN telefoongids de handelsnaam nog is opgenomen. (4.28).

Online De Telefoongids en Nationale Telefoongids
Nu daar dus niet van is uit te gaan, is het niet (tijdig) laten wijzigen van de vermelding in die gidsen Sol naar het oordeel van de rechtbank niet te verwijten, terwijl Sun niet heeft gesteld dat Sol de Mallorca c.s. na op de betreffende meldingen te zijn geattendeerd, onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen te laten verwijderen (4.29).

Natuurlijke zoekresultaten
Zoals onweersproken aangevoerd door Sol de Mallorca c.s. gaat het ook hier om informatie die derden online hebben gezet zonder betrokkenheid van Sol althans op zoekresultaten waar Sol geen invloed op heeft, terwijl Sun ook hier niet heeft gesteld dat Sol de Mallorca c.s. na op de betreffende meldingen te zijn geattendeerd, onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen te laten verwijderen (4.30).

Reclameaanhangwagen
Sol de Mallorca c.s. heeft gemotiveerd betwist dat zij in de relevante periode gebruik heeft gemaakt van de reclameaanhangwagen met daarop het merk op de openbare weg en zij heeft gesteld dat deze reclamewagen steeds geparkeerd stond op een achterterrein bij haar bedrijfspand. De foto die Sun ter onderbouwing van haar stelling heeft overgelegd, dateert van 1 oktober 2006 zodat die niet kan dienen ter onderbouwing van een overtreding van het vonnis in de relevante periode (...) Het parkeren van een reclameaanhangwagen op een achterterrein kan gelet op voornoemde omstandigheden dan ook niet worden gezien als gebruik van het merk in het economisch verkeer dan wel van het voeren van de handelsnaam voor de onderneming. (4.31).

Klantenpassen
Voor zover klanten reeds zo’n klantenpas in hun bezit hadden voor 8 juli 2006 valt het nog mogen gebruiken van deze klantenpassen door klanten na 8 juli 2006 niet onder het bevel (4.32).

Lees hier de uitspraak:
HA ZA 12-969 (pdf)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (pdf)

Hof van Beroep Brussel 22 november 2013, 2012/AR/3311 (Stada Arzneimittel tegen BBIE - LACTOFLORA)
Merkenrecht. Absolute weigeringsgrond. Stada heeft internationaal woordmerk LACTOFLORA ingeschreven. Haar beroep richt zicht tegen de definitieve weigering van de inschrijving van het woordmerk LACTOFLORA voor de producten en diensten in klasse 5 (farmaceutische producten). De combinatie van twee gebruikelijke (Latijnse) termen vormen geen ongewoon teken op ten opzichte van de producten waarvoor het is bedoeld. Bovendien wordt de term lactoflora al gebruik in de markt van voedingssupplementen.

5. L’OBPI expose que le signe <<Lactoflora>> est constitue sur base de la simple juxtaposition du préfixe usuel <lacto> et de la denomination générique <<flora>>. et désigne dans son ensemble l’espèce, la qualité ou la destination des produits visés en classe 5.

9.(...) Le prefix << lacto >> est issu du mot latin << lac-lactis >> qui signifie << lait >>. Ce terme est largement utilisé dans le langage courant en référence au << lait >> en raison notamment de l'intolérance d'une partie de la population au lactose, enfants ou adultes. (...)

12. Des lors que la cour a dit que le signe en cause est descriptif, il est sans utilité de verifier s’il est éventuellement distinctif. Du reste, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 3, par. 1, c) de la directive, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif an regard de ces mémes produits ou services au sens de la méme disposition sous b) de Ia directive (CJ.C.E., 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99, point 86).

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, HA ZA 13-270 (Nedap tegen X)
Uitspraak ingezonden door Arvid van Oorschot, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
Octrooirecht. Voorwaardelijke vernietiging bij inbreuk gevorderd, maar geen inbreuk kunststof cup. Bevoegdheid vanwege wapperen met andere delen dan Nederlands deel van het octrooi en op grond van 4, 22 en 24 EEX-Vo en 80 ROW.

X is houder van EP 1 391 574 voor een security tag assembly (beveiligingsetiket samenstel). Een security tag wordt in winkels gebruikt ter beveiliging van koopwaar tegen diefstal. De behuizing bestaat uit twee delen, een pin en een slot waarin de pin kan worden vastgehouden. Nedap produceert en verhandelt security tags en heeft deze geleverd aan H&M.

X stelt dat de kunststof cup rondom NEDAPs security tags een shield assembly is in de zin van het octrooi, omdat het is gemaakt van een kunststof dat fungeert als smeltlijm. Het smelt bij verhitting, maar kristalliseert als de hittebron wordt verwijderd. Een behendige of ervaren dief wordt geacht te weten hoe de beveiliging van de tags werkt en zal weten hoe te handelen zodra de verhitting heeft plaatsgevonden. Zeker als dit een relatief eenvoudige handeling betreft als het verwijderen van de veer of andere onderdelen als het materiaal nog heet is. Het is ook geenszins aannemelijk dat een zelfs maar enigszins effectieve bescherming zou worden geboden als ervan zou moeten worden uitgegaan dat een dief zal wachten op de stolling van hetgeen hij net heeft gesmolten.

De Nedap cup kan niet worden aangemerkt als een shield assembly in de zin van het octrooi. Van het onrechtmatig handhaven van het Nederlandse deel van EP 574 is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

4.5. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank zich bevoegd acht ten aanzien van de vorderingen 3.1.4 en 3.1.5 in conventie, ook voor zover Nedap daaraan ten grondslag heeft gelegd dat [X] heeft gewapperd met andere delen van EP 574 dan het Nederlandse deel van dat octrooi.

4.6. Ten aanzien van de overige vorderingen in conventie en de vorderingen in reconventie is deze rechtbank absoluut bevoegd op grond van de artikelen 6 en 9 Rv in verbinding met de artikelen 4, 22 lid 4 en 24 EEX-Vo en relatief bevoegd op grond van artikel 80 lid 1 en lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW). Die bevoegdheid is overigens niet bestreden.

4.9. Nedap betwist dat de Nedap security tags een shield assembly (42), kenmerk c) van de hoofdconclusie van het octrooi, bevatten. Met [X] zal de rechtbank er bij de beoordeling vanuit gaan dat het kenmerk shield assembly in conclusie 1 door de gemiddelde vakman zal worden opgevat als een onderdeel dat het grendelsamenstel van de security tag beschermt tegen pogingen om de tag onklaar te maken door toepassing van hitte of een vlam.

4.12. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Niet in geschil is dat de cup van de Nedap security tags smelt als het bolvormige deel van het huis gedurende enige tijd wordt verhit met een aansteker. Echter, niet vast is komen te staan dat het materiaal van de cup fungeert als ‘smeltlijm’ die het openen van de security tag effectief verhindert. Nedap heeft dit gemotiveerd weersproken. Op de door [X] overgelegde beeldopnames wordt amper geprobeerd de security tag te openen, terwijl niet na te gaan is of degene die in beeld is in de video van productie 18 werkelijk zijn vingers brandt.

4.13. Een dief zal normaal gesproken zo snel mogelijk willen opereren om de kans op ontdekking te beperken. Als de temperatuur van het verhitte materiaal van een security tag de toegang met de vingers tot de onderdelen van het grendelsamenstel al verhindert, is aannemelijk dat – zoals Nedap heeft aangevoerd – een dief gebruik zal maken van een zakmes, sleutel of ander hulpmiddel om de veer uit het gesmolten materiaal te trekken of te wippen, waarna hij het slot zonder meer kan ontgrendelen. Zelfs als het materiaal van de cup bij afkoeling zou kunnen fungeren als een smeltlijm, zal dat een ervaren dief derhalve niet beletten het slot van de Nedap security tags onmiddellijk na verhitting te ontgrendelen. De beeldopnamen van [X] overtuigen daarom niet.

4.14. Het feit dat de persoon die op de Nedap beeldopnamen te zien is, kennelijk goed bekend is met de interne structuur van de Nedap security tags en daardoor weet hoe hij het slot eenvoudig kan openen na verhitting van het huis, maakt dit bewijs niet minder relevant. Er dient immers van uit te worden gegaan dat degenen die de security tags ongeautoriseerd proberen te openen, doorgaans ook goed op de hoogte zijn van de interne structuur van die tags. Dit blijkt uit het octrooi. In de beschrijving van de stand der techniek in EP 574 is in [0005] onder meer vermeld: “wide spread knowledge of the structural features of such security tags allows unauthorized personnel to develop techniques which are specifically designed to remove the tag from the merchandise in a manner which defeats the aforementioned indicator structures”. In dezelfde paragraaf is sprake van “a skilled or experienced thief” die weet hoe hij de beveiliging kan omzeilen. In ieder geval moet een dergelijke dief geacht worden te weten hoe te handelen zodra de verhitting heeft plaatsgevonden, zeker als dit een relatief eenvoudige handeling betreft als het verwijderen van de veer of andere onderdelen als het materiaal nog heet is.

4.14. Het feit dat de persoon die op de Nedap beeldopnamen te zien is, kennelijk goed bekend is met de interne structuur van de Nedap security tags en daardoor weet hoe hij het slot eenvoudig kan openen na verhitting van het huis, maakt dit bewijs niet minder relevant. Er dient immers van uit te worden gegaan dat degenen die de security tags ongeautoriseerd proberen te openen, doorgaans ook goed op de hoogte zijn van de interne structuur van die tags. Dit blijkt uit het octrooi. In de beschrijving van de stand der techniek in EP 574 is in [0005] onder meer vermeld: “wide spread knowledge of the structural features of such security tags allows unauthorized personnel to develop techniques which are specifically designed to remove the tag from the merchandise in a manner which defeats the aforementioned indicator structures”. In dezelfde paragraaf is sprake van “a skilled or experienced thief” die weet hoe hij de beveiliging kan omzeilen. In ieder geval moet een dergelijke dief geacht worden te weten hoe te handelen zodra de verhitting heeft plaatsgevonden, zeker als dit een relatief eenvoudige handeling betreft als het verwijderen van de veer of andere onderdelen als het materiaal nog heet is.

4.17. Uit het voorgaande volgt dat de Nedap cup niet kan worden aangemerkt als een shield assembly in de zin van conclusie 1 van het octrooi, zodat de Nedap security tags niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. De door [X] in reconventie ingestelde inbreukvorderingen moeten daarom worden afgewezen.4.20. [X] heeft niet bestreden de stelling van Nedap dat op de vraag of zijn ‘wapperen’ met EP 574 onrechtmatig is, Nederlands recht van toepassing is, zodat daarvan is uit te gaan. Naar Nederlands recht is het wapperen met een octrooi dat achteraf nietig blijkt te zijn, op zichzelf niet onrechtmatig. Van onrechtmatig wapperen met een octrooi is eerst sprake als de octrooihouder weet, dan wel dient te beseffen dat de serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie of een nietigheidsprocedure8.4.21. Naar het oordeel van de rechtbank doet die situatie zich in dit geval niet voor. Voordat [X] de brief van de advocaat van Nedap van 14 september 2012 had ontvangen, behoefde hij niet te weten dat er een reële kans bestond dat het octrooi nietig zou worden verklaard. Weliswaar moest [X] na 14 september 2012 rekening houden met de kans dat het octrooi zou worden vernietigd, maar dat betekent nog niet dat hij het octrooi ook tegen beter weten in heeft gehandhaafd. [X] had op dat moment één brief gekregen van de advocaat van Nedap, waarin uiteen werd gezet op welke gronden het octrooi volgens Nedap nietig was en waarom de Nedap security tags geen inbreuk maakten op het octrooi, als het al geldig was. Een nietigheidsprocedure was op dat moment nog niet door Nedap ingesteld.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A) Vanwege bezit andere Greater Toronto Area (GTA)-domeinnamen, maakt het aannemelijk dat GTA.tv niet te kwader trouw is geregistreerd
B) Geografische aanduiding "Gold Coast" is niet beschermd onder de UDRP-regeling. Er zijn 189 Australische "Gold Coast"-merken geregistreerd, waardoor de term niet kenmerkend is voor eiser.
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

DTV2013-0004
gta.tv > Complaint denied
A) Eiser, Take-Two interactive software, is ontwikkelaar van games. Eiser is sinds lange tijd houder van merk “GTA”, een afkorting voor de spellenreeks Grant Theft Auto, en heeft daarnaast ook aanvragen gedaan voor het merk “GTA TV”. Verweerder heeft de domeinnaam gta.tv in maart 2010 geregistreerd. De domeinnaam is - vooralsnog - inactief. Verweerder heeft sinds 2004 ook de domeinnamen gta411.com en gtanews.com in zijn bezit. Hierop staat informatie over een specifiek geografisch gebied, namelijk de “Greater Toronto Area”. Afgekort dus ook GTA. Dat verweerder deze domeinnamen heeft, maakt het aannemelijk dat gta.tv niet is geregistreerd om eiser te belemmeren om zijn merk in een domeinnaam te gebruiken en dat legitiem gebruik van de domeinnaam nog nodig is. Daarnaast ook geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. Eis wordt afgewezen.

D2013-1733
goldcoast.com > Complaint denied
B) Gold Coast is een stad in Australië. Eiser is een bedrijf in de toeristische sector en heeft meerdere merken geregistreerd waar de geografische aanduiding “Gold Coast” een onderdeel van uitmaakt. Domeinnaam is geregistreerd in 1997. Geen sprake van verwarringwekkende overeenstemming met een (het) merk om diverse redenen. Sprake van geografische aanduiding. Hoofdregel uit eerdere beslissingen is dat geografische aanduidingen in principe niet zijn beschermd onder de regeling. Verweerder heeft 189 Australische merken overgelegd waar de term “Gold Coast” een onderdeel van uitmaakt. De term “Gold Coast” is dus niet perse kenmerkend voor eiser.

“Fourthly, and related to the first and second points above, previous decisions under the Policy involving allegations of rights in a city name have often been rejected in favour of respondents. For example, in Commune of Zermatt and Zermatt Tourismus v. Activelifestyle Travel Network, WIPO Case No. D2007-1318 the then panel stated the general rule that geographic terms are not per se protected under the Policy, because geographical terms ordinarily cannot serve as trademarks for the geographical areas to which they relate. In this case, the term “Gold Coast” is not performing such a function by itself. It is only one component of the Complainant’s various marks. The Complainant’s trademark rights do not extend to particular components of its marks, particularly those which, like the geographic term “Gold Coast, may have a large number of associations.”

T. Cohen-Jehoram, Het persoonlijk stempel van de maker. Hoe stel je dat vast? in: Liber Amicorum voor mr. R.S. Meijer, Middelen voor Meijer, BJu Den Haag 2013, p. 61-70.
Bijdrage ingezonden door Tobias Cohen-Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek en EUR.
Rob Meijer heeft een indrukwekkende staat van dienst. Een blik op de Hoge Raad-arresten waarin zijn naam voorkomt, leert dat hij betrokken is geweest bij vele principiële uitspraken.

IE-cassaties. In een deel van die zaken mocht ik Robs tegenstrever zijn. Meer dan een dozijn arresten noemt ons bieder namen, en in vier gevallen leidde de zaak tot een prejudiciële verwijzing. De eerste keer dat ik Rob trof, was in 1993-1994 in de zaak S. jr. versus S. sr.; dat was tegelijk ook de eerste zaak die ik op eigen naam mocht voeren. Daarin ging het nog om bewijslastverdeling in het geval van geldlening, maar in alle volgende zaken zou het gaan om het intellectuele eigendomsrecht, met nadruk op auteursrechtelijke kwesties. Het zal dan ook niet verbazen dat deze bijdrage aan een auteursrechtelijk onderwerp gewijd is, en wel aan het werkbegrip waarover Rob en ik ook enkele malen van mening hebben mogen verschillen.

Dit artikel is ingekort, lees de gehele bijdrage hier.
Werk aan de winkel
Het voorgaande toont maar weer eens aan dat, zelfs nadat vele principiële vragen zijn uitgevochten en beantwoord, er nog steeds een belangrijke rol is weggelegd voor de cassatie-advocaat in IE-zaken.

Tobias Cohen Jehoram
* boek verschijnt: bol.com, amazon.com