Bewijs- en beschrijvend
Rechtbank Arnhem, 1 juni 2007, KG ZA 07-304. Synthon B.V. tegen Astallas Pharma Inc. (met dank aan Mark van Gardingen, Brinkhof).
Wellicht nootwaardig vonnis over (grensoverschrijdend) bewijs- en beschrijvend beslag (inzagerecht) ex. artt. 1019b-d Rv. in een farma-octrooizaak.
Astallas Pharma Inc. had bewijs- en beschrijvend beslag gelegd ten laste van Synthon BV om bewijs te bewaren ten behoeve van een Duitse procedure over een Duits octrooi (geneesmiddel regen prostraatvergroting). Onmiddellijk na de beslaglegging door de deurwaarder hebben een advocaat en een octrooigemachtigde van Astellas Pharma van de deurwaarder inzage gekregen in de beslagen informatie, en zij hebben daarvan een rapport gemaakt. Dat rapport hebben zij ingebracht in de Duitse procedure.
De Rechtbank Arnhem beantwoord eerst de vraag vooraf of de bewijs- en beschrijvend beslag regels van artt. 1019 e.v. Rv wel toepasselijk zijn voor het verkrijgen en bewaren van bewijs in het kader van de handhaving van buitenlandse IE rechten. Synthon had gewezen op de tekst van art. 1019 Rv, op de MvT en op de tekst van art. 2 van de Handhavingsrichtlijn, die alle een territoriaal begrensde toepasselijkheid lijken voor te schrijven. De voorzieningenrechter stelt evenwel dat de Nederlandse regels ook toepasselijk moeten zijn in verband met de handhaving van buitenlandse IE rechten, en verwijst daarvoor onder meer paragrafen 7 en 8 van de considerans van de Handhavingsrichtlijn en naar art. 31 EEX-Verdrag / art. 24 EEX-Verordening.
“4.5 Met dit een en ander valt in het geheel niet te verenigen dat bij grensoverschrijdende inbreuken in ene geval als het onderhavige voor handhaving in een lidstaat geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de in de nationale wetgeving van een andere lidstaat ter uitvoering van de Handhavingsrichtlijn geboden (handhavings)mogelijkheden.”
De rechter overweegt verder dat het doel van een conservatoir (bewijs)beslag uitsluitend is om bewijsstukken veilig te stellen en dus de bestaande situatie te conserveren, en niet om de beslaglegger de mogelijkheid te bieden om met het beslag inhoudelijk kennis te doen nemen van bewijsstukken en daarover de beschikking te krijgen. Het is volgens de Voorzieningenrechter vervolgens aan de bodemrechter na een contradictoir debat om te beslissen wat er met de in beslaggenomen stukken moet gebeuren. Een verlof tot het leggen van bewijsbeslag kan dus niet automatisch ook een inzagerecht inhouden voor de beslaglegger. (4.13)
De rechter overweegt ook, in r.o. 4.14, dat in geval van beschrijvend beslag, de beschrijving door de deurwaarder had dienen te geschieden, en niet door de beslaglegger (of haar advocaat/octrooigemachtigde) zelf. Een dergelijke beschrijving moet, zie r.o. 4.15, overigens beperkt blijven tot een omschrijving van hetgeen is ingezien zodat het in een later stadium identificeerbaar is. De beschrijving mag derhalve geen gedetailleerde gegevens bevatten.
Lees het vonnis hier.
Synthon vs. Astallas Pharma: Cross border evidentiary- and descriptive attachment
Arnhem District Court, 1st june 2007, KG ZA 07-304. Synthon B.V. vs. Astallas Pharma Inc.
Cross border evidentiary- and descriptive attachment (artt. 1019b-d Rv.) in a pharmaceutical patent case. Astallas Pharma inc had an evidentiary- and descriptive attachment made in order to secure proof in a case about a German medical patent. Immediately after the attachment Astellas’s bailiff, solicitor and patent agent gained access to the attached patent and information contained in it. They made a report of this information. This report was subsequently used in the German case.
The Arnhem District court first answered the question whether or not the evidentiary and descriptive attachment rules laid out in articles 1019 f. Rv (Dutch Code on Civil Procedure) were applicable in obtaining and retaining evidence in cases concerning foreign IP rights infringements. Synthon pointed to the text of article 1019 f Rv, to the explanatory memorandum to the act and to the second article of the Enforcement Directive, all of which seem to point out territorial limitations of these provisions. The District Court Judge, however, ruled the rules do apply. Referring to paragraphs 7 and 8 of the memorandum to the Enforcement directive and to article 31 of the EEX-treaty and article 24 of the EEX-directive.
“4.5 With all this, it is irreconcilable that in the case of cross-border infringements as the current matter for enforcement in a member state no use could be made of the (enforcement) possibilities provided in the national laws of another member state for the implementation of the Enforcement Directive.”
The court considers that the prejudgement attachment is executed with the end to conserve an existing situation and not to give the person levying the attachment a possibility to learn what is in the patent or keep this as evidence. The court considers that it is for a different procedure on merits to rule on what should happen to the evidence subsequently. A decision to allow an attachment does not automatically contain the right of inspection (4.13).
The court also states, in consideration 4.14, that in case of a descriptive attachment, the description has to be made by a bailiff and not by the person levying the attachment (or their solicitor or patent agent). Such a description has to be limited to a description of what has been examined so that it is identifiable at a later stage. Thus the distribution may not contain detailed information. (Consideration 4.15).
Read the entire judgement here.
IEFenglish
Wilde Whiskeys
Rechtbank Amsterdam, 30 mei 2007, HA ZA 05-2461. Austin Nichols & Co. Inc. tegen Stichting Lodestar (met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh).
Tweede whiskeyzaak van vandaag, Wild Turkey tegen Wild Geese, het Beneluxdeeltje van een wereldwijde procedure tussen beide merken. Vonnis over belanghebbenden bij vragen verval merk, normaal gebruik, gebruik door derde, heilung in internationale procedures, overeenstemming & nietigheid en dagvaardingen & central attacks.
Austin Nichols maakt op grond van haar whiskeymerk Wild Turkey (Benelux woord- en beeldmerk) bezwaar tegen het Beneluxmerk Wild Geese van Stichting Lodestar. Austin vordert dat het merk, dat al is ingeschreven in 1999, nietig dan wel vervallen wordt verklaard. Aangezien het merk tevens de basisregistratie is voor een internationale merkregistratie van het teken Wild Geese, zou daarmee ook de gehele internationale registratie vervallen; een zogenaamde central attack. Gezien de leeftijd van het merk houdt de rechtbank bij de beoordeling de artikelen uit de BMW aan.
De rechtbank oordeelt allereerst dat Austin wel kan worden aangemerkt als belanghebbende bij de vervallenverklaring. Niet is gebleken dat er bijzondere omstandigheden zijn die in verhouding tot Lodestar onbehoorlijk handelen zou opleveren. De afgebroken onderhandelingen van Lodestar met een met een concerngenoot van Austin kunnen niet als zodanig worden aangemerkt.
Ten aanzien van de gestelde non-usus stelt de rechtbank dat de bewijslast moet worden omgedraaid:
“4.8. (…) Gelet op de vanaf 2001 daterende procedures waarin Austin Nichols zich wereldwijd verzet tegen het gebruik van het teken WILD GEESE, kan beginnend of hernieuwd gebruik van het merk drie maanden voorafgaand aan de vordering tot vervallenverklaring (de dagvaarding) krachtens artikel 14C lid 1 BMW het verval van het merk WILD GEESE niet herstellen, omdat het ervoor moet worden gehouden dat Lodestar toen al kennis had van de mogelijkheid dat een vervallenverklaring ook in de Benelux kon en zou worden ingesteld.
4.9. Alhoewel in beginsel de bewijslast terzake de non-usus op Austin Nichols rust, die zich immers op de rechtsgevolgen van de non-usus beroept, zal de rechtbank gelet op de bewijstechnische problemen die een dergelijke (negatieve) bewijsopdracht voor Austin Nichols met zich brengt, gebruik makend van haar in artikel 5 lid 2 aanhef en onder a BMW toegekende bevoegdheid, Lodestar belasten met het bewijs van het normale gebruik van haar merk in de Benelux in de relevante periode.
4.10. (…) Tussen partijen is verder niet in geschil dat ook van normaal gebruik sprake kan zijn indien het merkgebruik heeft plaatsgevonden in het kader van (voldoende) promotionele activiteiten die erop gericht zijn afzet voor het merk te vinden in de Benelux.
De bewijsstukken van Lodestar, o.a. over het gebruik van het merk door een derde op beurzen, acht de rechtbank vooralsnog echter onvoldoende. Van een geldige reden voor non-usus is geen sprake.”
“4.15. Gelet op het vorenstaande heeft Lodestar het bewijs dat zij haar merk WILD GEESE in de relevante periode normaal heeft gebruikt in de Benelux nog niet geleverd. De rechtbank zal Lodestar toelaten tot het leveren van (nader) bewijs dat zij in de relevante periode haar merk normaal heeft gebruikt in de zin van de BMW.
4.16. Met Austin Nichols is de rechtbank van oordeel dat, indien het merk WILD GEESE voor vervallenverklaring wegens non-usus in aanmerking komt en Lodestar dus niet in vorenbedoeld bewijs slaagt, door Lodestar onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gesteld om van een geldige reden voor dit niet-gebruik in de zin van artikel 5 lid 2 sub a BMW uit te kunnen gaan.
De omstandigheid dat de onderhandelingen met Irish Distillers lang hebben geduurd en mogelijk door Irish Distillers onnodig zijn vertraagd, is onvoldoende om van een geldige reden uit te kunnen gaan. Deze omstandigheid, die meebracht dat Lodestar nog niet daadwerkelijk met whiskey op de markt kon komen, behoort wel degelijk tot haar ondernemersrisico, onder meer omdat zij op voorhand ermee bekend was dat het op de markt brengen van whiskey uitsluitend mogelijk was via Irish Ditillers ofwel via Cooley’s. Daarbij komt dat zij in 2002 een overeenkomst met Cooley’s heeft gesloten en toen nog ruim de tijd had om haar merk normaal in de Benelux te gaan gebruiken. Voorts is niet komen vast te staan dat het aan Austin Nichols is toe te rekenen dat aan Lodestar meermaals de toegang is ontzegt tot de belangrijkste internationale (sterke) drank beurs te Cannes.”
De nietigverklaring op grond van verwarringsgevaar is niet toewijsbaar, omdat de merken onvoldoende overeenstemmen. Ook de central attack faalt. De uiteindelijk juiste dagvaarding is net te laat betekent:
“4.28. Pas op 4 juli 2005, na het verstrijken van de hier relevante termijn van vijf jaar is Austin Nichols overgegaan tot juiste betekening van de dagvaarding aan het adres van de bestuurder volgens het Haags Betekeningsverdrag. Het staat vast dat de toen verzonden dagvaarding wel door de bestuurder van Lodestar is ontvangen, dit wordt immers door Lodestar erkend. Deze dagvaarding van 4juli 2005 moet dan ook worden geacht de basis te vormen van deze procedure.
4.29. Gelet op het vorenstaande kan niet worden geconcludeerd dat betekening van de dagvaarding vóór 21juni 2005 heeft plaatsgevonden, zodat ervan moet worden uitgegaan dat Austin Nichols de rechtsvordering tot nietig dan wel vervallenverklaring niet binnen de hier relevante periode van vijfhaar heeft ingesteld.”
Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden om Lodestar in de gelegheid te stellen om gebruik aan te tonen.
Lees het vonnis hier.
Ondertussen in het koninkrijk
Hoge Raad, 1 juni 2007, LJN: BA3525. Diageo Brands B.V. tegen Esperamos N.V. C.S.
Antillenzaak. Vordering op grond van merkinbreuk en o.d. tot verbod verkoop van flessen whisky waarvan identificatienummers zijn verwijderd afgewezen. In de aangehechte conclusie van Verkade, zoals altijd weer het lezen waard, wordt met betrekking tot uitputting en parallelimport ook vrij uitvoerig ingegaan de Benelux/EU-situatie.
In deze Antilliaanse (kortgeding-)zaak verzet merkhouder Diageo zich tegen de verhandeling door de supermarktondernemingen Esperamos c.s. van 'Johnnie Walker' en 'Black Label' whisky's, waarbij controletekens op de achterzijde van de etiketten 'weggelaserd' zijn.
Het GEA heeft de - op Diageo's Nederlands-Antilliaanse merkrechten en op 'onrechtmatige daad' gebaseerde - vorderingen afgewezen. Het hof heeft het vonnis van het GEA bevestigd.
In cassatie bestrijdt Diageo 's hofs vonnis over vrijwel de volle breedte. De Hoge Raad verwerpt het beroep.
“3.5 Onderdeel III onder A betoogt dat het hof is uitgegaan van een onvolledig en daarom onjuist uitgangspunt ten aanzien van de wezenlijke functie van het merk, omdat ook het belang van reclame en goodwill in aanmerking moet worden genomen. Het onderdeel faalt omdat het hof bij de beantwoording van de hem voorgelegde vraag terecht is uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk.
3.6 Onderdeel IV (…) Het onderdeel ziet voorts eraan voorbij dat het hof heeft aannemelijk geacht dat de identificatienummers (vrijwel) uitsluitend zijn aangebracht met het doel parallelimport tegen te gaan en dat, nu deze parallelimport is toegestaan, het verwijderen van de nummers in dit verband niet onrechtmatig is. In het oordeel van het hof ligt besloten dat het de stellingen van Diageo met betrekking tot mogelijke andere belangen die door de verwijdering van deze nummers zouden zijn geschonden, heeft verworpen.
Ten slotte kunnen ook de klachten die inhouden dat het hof heeft miskend dat de nummers een legitiem middel vormen om wanprestatie van de leden van de verkooporganisatie op te sporen, niet tot cassatie leiden, omdat de stellingen van Diageo onvoldoende feiten inhouden waaruit zou kunnen volgen dat Esperamos c.s. de hier bedoelde wanprestatie hebben uitgelokt dan wel onrechtmatig van eventuele wanprestatie hebben geprofiteerd, zodat het hof op deze stellingen niet behoefde in te gaan.”
Lees het arrest hier.
Liberalisering
Persbericht CvdM: Liberalisering regels commerciële omroep. Het Commissariaat voor de Media heeft in het streven naar een meer gelijkwaardige positie voor de spelers op de Nederlandse commerciële televisiemarkt een aantal beleidsregels aangepast.
In de Beleidsregels ontheffing programmatitel voor de commerciële omroep zijn de voorwaarden kenbaar gemaakt waaronder het vermelden of tonen van een naam of beeldmerk van een sponsor in de titel van een gesponsord programmaonderdeel is toegestaan. Uitgangspunt blijft dat de scheiding tussen redactie en commercie gewaarborgd dient te blijven. De omroepinstelling zal dat in een ontheffingsverzoek ook moeten aantonen. Verder is het voortaan toegestaan producten en diensten van de sponsor in beeld te brengen mits dat op neutrale wijze gebeurt.
Om crossmediale samenwerking tussen bedrijven die mediacontent produceren en verspreiden te faciliteren, is in de Beleidsregels ontheffing zendernaam het (al langer gevoerde) beleid vastgelegd dat de naam van bijvoorbeeld een tijdschrift verwerkt mag worden in de naam van een commerciële zender. Het moet wel gaan om een eigen uitgave van de omroep. Gevallen waarin aan een zender van een reguliere omroep een naam van een uitgave van een derde gekoppeld wordt, vallen niet onder deze regeling.
Door aanpassing van de Beleidsregels sponsoring commerciële omroep (BSCO) is het voortaan toegestaan slogans te plaatsen op billboards waarop de sponsors staan vermeld. De slogan mag uitsluitend de (naams)bekendheid van de sponsor bevorderen en niet aansporen tot het kopen van producten. Nieuw is dat de billboards met programmasponsors voortaan rond voorbeschouwing, wedstrijdverslag en nabeschouwing van sportwedstrijden mogen worden geplaatst. Deze worden als aparte programmaonderdelen gezien.
Lees hier meer.
Forumshoppen in China
Danny Friedmann (student IVIR en editor IP Dragon): How to work within China’s IPR enforcement system for trademark and design rights. (Eerder gepubliceerd in BMM Bulletin 2007-1, p.8-12).
“However, on the ground the enforcement is still inadequate, due to a lack of transparency, lack of a rule of law, lack of an independent judiciary, lack of a uniform application of law widespread corruption and local protectionism1, and lack of expertise in and respect for IPR. Within such a difficult environment one should tread carefully. Which enforcement approaches should one take in what situation? The administrative, criminal and civil enforcement routes, relevant to trademark and design rights will be navigated below. Besides, the controversial implementations of some TRIPs provisions will be explored, to shed light on possible enforcement challenges.”
Lees het gehele artikel hier.
Omspringen
Rechtbank Haarlem, 30 mei 2007, KG ZA 07-194. Keune Haircosmetics Export B.V. tegen B. c.s (met dank aan Nanda Ruyters AKD Prinsen Van Wijmen).
Merkenrecht. Onachtzaam omspringen met belangen bij overdracht na opzegging samenwerking. Voorschot op schadevergoeding matigt de proceskostenveroordeling.
Eiserers Keune, een haarverzorgingsproducent, en gedaagde B. hadden tot 2003 een distributieovereenkomt. In het kader van de samenwerking heeft B. een aantal merken van Keune in Turkije laten registeren op naam van Nova. Nadat de overeenkomt door B. is opgezegd, komen partijen overeen dat de merkregistraties zullen worden overgedragen aan Keune. B. maakt echter bezwaar tegen de wijze waarop dat volgens Keune zou moeten gebeuren, waarbij B. zich beroept op het Turkse recht. Onder andere op grond van een verklaring van twee Turkse advocaten oordeelt de rechter dat dat bezwaar ongegrond is. De merken moeten worden overgedragen op de wijze die Keune heeft aangegeven. Nova mag de merken ondertussen niet aan derden overdragen.
Daarnaast stelt de rechter dat B. “zo onachtzaam is omgesprongen met de belangen van Keune, dat dit tegen de achtergrond van de rechtsverhouding die tussen partijen bestond jegens Keune onrechtmatig is. Aannemelijk is dat Keune hierdoor schade heeft geleden. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding zal worden toegewezen op € 10.000,-.“
Voor de proceskosten verwijst de rechter nog naar de Handhavingsrichtlijn. De kosten worden gematigd, mede met het oog op het genoemde voorschot, tot € 10.000,-.
Lees het vonnis hier.
Jas, aangehouden
Rechtbank ’s-Gravenhage, 30 mei 2007, HA ZA 06-2381. G-Sus Wholesale And Design B.V. tegen Low Land Fashion International B.V.
Low Land maakt inbreuk op het aan G-Sus toekomende auteursrecht met betrekking tot de ‘Rubber Boot’ jas. Auteursrechtelijk beschermde combinatie. Rechtenvrije kledingmonsters bestaan niet.Geen verbod, wel schadevergoeding. Beslissing aangehouden.
G-Sus heeft in de ‘women’s collection winter 2003’ van G-Sus is een jas genaamd ‘Rubber Boot’ opgenomen. Het betreft een korte jas met rits, capuchon en vier houtje-touwtje sluitingen. Low Land heeft in juli 2004 in opdracht van YaYa een partij korte jassen met rits, capuchon en houtje-touwtje sluitingen doen produceren. Begin september 2004 heeft Low Land 2.400 stuks van de jassen aan YaYa geleverd. Afbeeldingen van de jassen zijn opgenomen in vonnis.
In dit geding stelt G-Sus dat Low Land inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht en/of niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht dan wel onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, door jassen te verhandelen die vrijwel identiek zijn aan de door G-Sus ontworpen ‘Rubber Boot’ jas.
Low Land dat de jas niet vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming. De rechter komt, zorgvuldig redenerend, tot een ander oordeel.
"Low Land heeft volstaan er in algemene zin op te wijzen dat houtje-touwtje sluitingen al sinds jaar en dag worden gebruikt, terwijl ook het afbiezen van mouwen met enigszins volumineus materiaal reeds op grote schaal in de confectie wordt toegepast. Wat de belijning van de jas en de capuchon betreft heeft Low Land aangevoerd dat zij niet inziet waarin het oorspronkelijke van dat element schuilt. Dat betoog faalt. Dat een of meer van de gecombineerde elementen op zichzelf reeds bekend waren, is niet van belang. Bij de voor het auteursrecht noodzakelijke oorspronkelijkheid gaat het er immers om of de maker subjectieve keuzes heeft gemaakt bij de creatie van het werk. Die keuzes kunnen – zoals hier – ook bestaan in het op een bepaalde manier combineren van al bekende elementen. De stelling van Low Land dat de elementen ook indien zij gezamenlijk worden beschouwd niet oorspronkelijk zijn, heeft zij niet onderbouwd, zodat die stelling wordt verworpen. Het ter zake gedane bewijsaanbod wordt mitsdien gepasseerd." (4.4)
Het gevraagde verbod wordt niet opgelegd. Het belang hierbij ontbreekt nu Low Land een onthoudingsverklaring getekend heeft die voldoende duidelijk en niet dubbelzinnig is. Hier komt bij dat gesteld noch gebleken is dat overtreding van die onthoudingsverklaring nadien heeft plaatsgevonden.
Met betrekking tot de toerekenbaarheid aan Low Land,stelt Low land dat er geen enkele reden had om te vermoeden dat het door YaYa aan haar ter beschikking gestelde kledingmonster inbreukmakend was.
"In het kader van haar vergewissingsplicht heeft Low Land niet mogen volstaan met het enkel afgaan op de verklaring van YaYa dat het kledingmonster vrij was van rechten. Als professional in de confectiebranche had zij immers dienen te begrijpen dat die verklaring eraan voorbij ziet dat rechtenvrije kledingmonsters niet bestaan. Daartoe geldt dat het in casu niet gaat om schetsen of ontwerpaanwijzingen van een nog te fabriceren kledingstuk, maar om een daadwerkelijk bestaand model, dat dus door iemand ontworpen en vervaardigd is en derhalve een auteursrechtelijke maker zal hebben."
Low Land is gehouden de door de door G-Sus ten gevolge van de auteursrechtinbreuk geleden schade te vergoeden, dan wel de daarmee behaalde winst aan G-Sus af te dragen.
Bij de vaststelling van de winstafdracht, overweegt de rechtbank dat de inkoop/productieprijs van de vervaardigde jassen vooralsnog niet te bepalen is, nu die prijs in de door Low Land overgelegde factuur van haar Chinese fabrikant onleesbaar is gemaakt. Low Land zal dan ook in de gelegenheid worden gesteld de integrale factuur, d.w.z. zonder dat daarin enig onderdeel onleesbaar is gemaakt, bij akte alsnog in het geding te brengen, waarna G-Sus daarop bij antwoord-akte mag reageren.
Lees het vonnis hier.
Martin Senftleben opvolger Jaap Spoor
Uit meerdere bronnen is vernomen dat dr .M.R.F Senftleben (Martin) is benoemd als hoogleraar intellectuele eigendom aan de VU, als opvolger van prof. mr J.H. Spoor.
Martin Senftleben was tot voor kort Associate Officer, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Law Division bij de WIPO te Genève. In 2004 promoveerde hij aan het IVIR bij Bernt Hugenholtz op een proefschrift over de drie-stappentoets: Copyright, limitations and the three-step test. An analysis of the Three-Step test in International and EC Copyright Law. Nog eerder studeerde Martin Senftleben rechten aan de Universiteit van Heidelberg en kerkmuziek aan het conservatorium van de de Badische Landeskirche in Heidelberg.
