Rechtbank Den Haag 25 november 2015, IEF 15450 (Sun Pharmaceutical Industries tegen Novartis)
Ingezonden door Marleen van den Horst, Barents Krans. Octrooi. Nieuwheidseis. Swiss-type claim. Zie eerder IEF 13841 en IEF 14599. Novartis is houdster van EP1296689 (hierna EP 689) voor een 'method of administering bisphosphonates'. De werkzame stof zoledroninezuur is niet langer beschermd in verband met de ziekte van Paget (de eerste indicatie). Sun is marktvergunninghouder voor een generiek geneesmiddel met goedkeuring voor behandeling van de ziekte van Paget. In onderhavige zaak vordert Sun in conventie vernietiging van het Nederlandse deel van EP 689. Deze vordering slaagt niet, nu Novartis een beroep op prioriteitsdocument US 689 kan doen. Novartis vordert in reconventie onder meer dat Sun op straffe van een dwangsom de indirecte inbreuk staakt, volgens de rechtbank is hier echter geen sprake van. Volgens Novartis is ook sprake van directe inbreuk, de rechtbank houdt vanwege ontwikkelingen die kort voor de mondeling behandeling hebben plaatsgevonden haar uitspraak hierover vooralsnog aan.

4.14. De eerste vraag die partijen verdeeld houdt, is of Novartis een beroep toekomt op de prioriteit van het tweede prioriteitsdocument US 689.6 Vast staat dat indien het beroep op US 689 (en daarmee ook het beroep op US 135) niet slaagt, het artikel van Reid (vgl. 2.20.) als tussenkomende stand van de techniek nieuwheidsschadelijk is voor conclusie 7 van EP 689. Tegelijkertijd leidt een terechte claim van Novartis op US 689 als prioriteitsdocument direct tot de slotsom dat conclusie 7 van het octrooi nieuw is, nu Sun de nieuwheid van conclusie 7 op geen andere wijze heeft bestreden dan door US 689 (en US 135) als prioriteitsdocument te betwisten en te wijzen op het na dat document en voor de datum van de aanvrage van het octrooi gepubliceerde artikel van Reid.

4.16. Partijen zijn het erover eens dat de uitvinding van conclusie 7 uiteenvalt in verschillende elementen, namelijk a) gebruik van zoledroninezuur, b) voor de bereiding van een geneesmiddel voor de behandeling van osteoporose, c) waarbij het geneesmiddel is aangepast voor intraveneuze toediening, d) in een eenheidsdosering van ongeveer 2 tot ongeveer 10 mg en e) met een toedieningsinterval van ongeveer één keer per jaar. Sun stelt zich op het standpunt dat US 689 niet direct en ondubbelzinnig de combinatie van die elementen openbaart. Verder voert Sun aan dat uit US 689 niet direct en ondubbelzinnig volgt dat het gebruik van zoledroninezuur effectief is in de behandeling van osteoporose. Als die effectiviteit al kan worden afgeleid uit voorbeeld 5 van het prioriteitsdocument, dan heeft dat volgens Sun enkel betrekking op 4 mg en biedt US 689 geen basis voor het in het octrooi geclaimde bereik van 2-10 mg

4.17. Verder bestaat er geen echt verschil van mening over de persoon van de gemiddelde vakman. Beide partijen gaan uit van een ‘skilled’ team van vaklieden, bestaande uit in ieder geval een arts die regelmatig patiënten met metabolische botafwijkingen behandelt, waaraan Sun nog toevoegt een farmacoloog die ervaring heeft met de ontwikkeling van farmaceutische producten voor de behandeling van botaandoeningen. Nu Novartis niet heeft bestreden dat de clinicus uit het team in een academisch ziekenhuis werkzaam dient te zijn, zal daarvan worden uitgegaan. Verder is er van uit te gaan, zoals Sun heeft gesteld10 en ter zitting desgevraagd bevestigd, dat het op de prioriteitsdatum tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoorde dat zoledroninezuur alleen intraveneus werd toegediend.

4.18. Uitgaande van voornoemde maatstaf is de rechtbank net als het hof in de kort geding procedure, maar anders dan de voorzieningenrechter, de Engelse High Court (Arnold J) en de Court of Appeal (Floyd LJ), van oordeel dat Novartis een beroep op de prioriteit van US 689 toekomt. Het is met name door de in de overweging hiervoor aangehaalde stelling van Sun over de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman, dat de rechtbank tot dit (van de Engelse collega’s afwijkende) bodemoordeel komt. Een en ander wordt hierna toegelicht.

4.19. Zoals ook het hof Den Haag in het arrest heeft overwogen, ligt het voor de hand dat de gemiddelde vakman die US 689 leest, in het bijzonder aandacht zal hebben voor het daarin beschreven Voorbeeld 5 ‘Treatment of Patients’ omdat hierin de resultaten van een klinische studie worden gepresenteerd. In die studie is aan patiënten met osteoporose gedurende een jaar dan wel placebo dan wel (periodiek) verschillende doseringen, namelijk 0,25 mg elke 3 maanden (totaal 1,0 mg), 0,5 mg elke 3 maanden (totaal 2 mg), 1,0 mg elke 3 maanden (totaal 4,0 mg), 2,0 mg elke 6 maanden (totaal 4,0 mg) en eens 4,0 mg, zoledroninezuur intraveneus toegediend.

4.20. Deze resultaten openbaren dan ook direct en ondubbelzinnig aan de gemiddelde vakman dat indien 4 mg zoledroninezuur intraveneus wordt toegediend bij osteoporose patiënten, na verloop van een jaar een significant toegenomen BMD wordt waargenomen ten opzichte van de osteoporose patiënten die placebo toegediend hebben gekregen. Nu een directe relatie bestaat tussen de BMD en (de verschijnselen die horen bij) osteoporose (zie r.o. 4.7., 4.7. en 4.8.), zal de gemiddelde vakman in deze resultaten zonder meer ook lezen dat intraveneuze toediening van 4 mg zoledroninezuur met een toedieningsinterval van een jaar therapeutisch werkzaam zal zijn voor de behandeling van osteoporose.

4.21. In de studie van Voorbeeld 5 zijn (kennelijk) naast eenmaal per jaar dosering van 4 mg zoledroninezuur niet ook andere eenmaal per jaar doseringen, zoals de doseringen die vallen binnen het in het octrooi geclaimde doseringsbereik van 2-10 mg, getest. Dat neemt niet weg dat de gemiddelde vakman, op basis van de klinische studie en zijn algemene vakkennis, zal verwachten dat ook een zekere range om de dosering van 4 mg heen als jaardosering werkzaam zal zijn.

4.23. De rechtbank gaat al vanwege Voorbeeld 5 voorbij aan het betoog van Sun dat Novartis verschillende elementen uit los van elkaar staande passages in het prioriteitsdocument zonder grond met elkaar combineert tot conclusie 7. De gemiddelde vakman zal bij het lezen van US 689 door de resultaten van de klinische studie de elementen a) gebruik van zoledroninezuur, b) voor de bereiding van een geneesmiddel voor de behandeling van osteoporose, c) intraveneus toegediend en e) met een toedieningsinterval van ongeveer één keer per jaar reeds met elkaar hebben gecombineerd. Het enige element dat nog ontbreekt, is de doseringsrange van het eerder onder d) genoemde element.

4.28. Uit het voorgaande volgt dat Novartis ten aanzien van conclusie 7 van EP 689 een beroep toekomt op de prioriteit van US 689. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over het artikel van Reid (vgl. r.o. 4.14.) betekent dit dat conclusie 7 geacht wordt nieuw te zijn.
 
4.31. Bij de beoordeling van de inventiviteit zal de rechtbank de zogeheten problem-andsolution-approach hanteren, die beide partijen ook hebben gebruikt in hun argumentatie. In die benadering dient eerst te worden vastgesteld wat de meest nabije stand van de techniek, de closest prior art, is. Volgens Sun dient te worden uitgegaan van WO95/30421, gepubliceerd op 16 november 1995, (hierna WO 421) als meest nabije stand van de techniek. Volgens Sun hebben zowel WO 421 als EP 689 hetzelfde doel, te weten het verschaffen van een effectieve behandeling van aandoeningen van verhoogde botresorptie door middel van bisfosfonaten. Novartis heeft betwist dat WO 421 als meest nabije stand van de techniek kan worden beschouwd.

4.36. Maar zelfs als uitgegaan zou worden van WO 421 als vertrekpunt, ziet de rechtbank niet in hoe de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid zou uitkomen bij de uitvinding van het octrooi, ten aanzien waarvan (zie eerder onder r.o. 4.16.) partijen het erover eens zijn dat die uiteenvalt in verschillende elementen. Zoals het hof in het arrest ook heeft overwogen zouden uitgaande van WO 421 de verschilmaatregelen ten opzichte van conclusie 7 van het octrooi in elk geval zijn: 1) specifiek zoledroninezuur (WO 421 noemt vele bisfosfonaten en noemt zoledroninzuur en pamidronaat als de geprefereerde terwijl conclusie 7 van het octrooi specifiek handelt over zoledroninezuur), 2) de indicatie osteoporose, 3) de doseringsrange van ongeveer 2-10 mg (WO 421 noemt enkel een zeer brede doseringsrange van 1-500 mg) en 4) het doseringsinterval van een jaar (WO 421 noemt een interval variërend van eens per dag tot eens per jaar). Sun heeft betoogd dat het objectieve technische probleem is het vinden van een doseringshoeveelheid en -frequentie van zoledroninezuur waarmee osteoporose effectief en veilig behandeld kan worden. Dat kan niet als juist worden aanvaard omdat daarin de keuze zowel voor specifiek zoledroninezuur als voor de behandeling van osteoporose reeds besloten ligt. Gelet op de verschilmaatregelen moet de probleemstelling eerder (veel breder) worden geformuleerd als het zoeken naar (een) andere effectieve toepassing(en) van bisfosfonaten, zo is de rechtbank met het hof van oordeel.

4.39. Het voorgaande brengt mee dat WO 421 niet inventiviteitsschadelijk is voor conclusie 7 van het octrooi. Conclusie 7 is dan ook geldig. De inventiviteit van de conclusies 1 t/m 6 van EP 689 is door Sun niet zelfstandig bestreden. De redenering van Sun dat de conclusies 1-6 het lot van conclusie 7 volgen, wat daarvan in dit verband ook zij, gaat reeds niet op omdat aan de premisse daarvan, te weten dat conclusie 7 niet inventief is, reeds niet wordt voldaan. De conclusies 1-6 zijn bijgevolg inventief te achten.

4.41. Dit alles leidt tot de slotsom dat de vordering van Sun tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 689 niet slaagt.

4.49. Van belang bij de beoordeling van de vraag of Sun indirecte inbreuk maakt op conclusies 1 en 7 van EP 689 is de beschermingsomvang van die conclusies. EP 689 is een ‘tweede medische indicatie’ octrooi. De octrooibescherming van dergelijke octrooien is lastig om twee redenen. In de eerste plaats komt aan de uitvinder van een tweede medische indicatie van een reeds bekende stof geen stofbescherming toe omdat de stof niet nieuw is. In de tweede plaats zijn van octrooieerbaarheid uitgesloten – kort gezegd – geneeskundige behandelingsmethoden teneinde medische beroepsbeoefenaren te vrijwaren van octrooiinbreuk. In een poging om deze problemen te omzeilen heeft de Grote Kamer van Beroep van het EOB in de uitspraak G5/83 toegestaan dat conclusies die zien op een tweede medische indicatie van een bekende stof kunnen worden geredigeerd in de vorm van een conclusie “directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application”, een praktijk die zijn oorsprong vond in het Zwitserse octrooibureau (vandaar de benaming ‘Swiss-type’). Een Swiss-type claim werd daarna steeds geredigeerd als ‘gebruik van stof X voor de vervaardiging van geneesmiddel Y voor de behandeling van ziekte Z’. In de literatuur12 werd aangenomen dat een Swiss-type claim een werkwijze onder bescherming stelt.

4.50. Aan de praktijk van het verlenen van Swiss-type claims kwam een einde door wijzigingen in het Europees octrooiverdrag (aangeduid als EPC 200013) waarbij het ingevolge artikel 54 lid 5 EPC 2000 is toegestaan tweede medische indicatie conclusies in een andere vorm (het gebruik van stof X voor behandeling van ziekte Y) te claimen. Octrooien met Swiss-type claims die verleend zijn voor de inwerkingtreding van EPC 2000 behouden echter hun effect, zo oordeelde de Grote Kamer van Beroep in de beslissing G2/08. 14 4.51. In de uitspraak T 1780/1215 heeft de Technische Kamer van Beroep geoordeeld dat een Swiss-type claim een andere beschermingsomvang heeft dan een EPC 2000 claim. Swiss-type claims zijn ‘purpose limited process claims’, oftewel doelgebonden werkwijzeconclusies, terwijl EPC 2000 claims ‘purpose limited product claims’, oftewel doelgebonden productconclusies betreffen. In deze laatste claims ontbreekt de voor Swisstype claims kenmerkende maatregel ‘het bereiden van een geneesmiddel’.

4.53. Novartis legt deze conclusies zo uit dat zij zijn gericht op de bereiding van een geneesmiddel, die zijn nieuwheid niet aan de vervaardigingswijze (die was al bekend) maar aan zijn bestemming (de tweede medische indicatie) ontleent. Op die conclusies maakt Sun indirecte inbreuk, aldus Novartis, doordat, alvorens het medicijn aan de patiënt wordt toegediend, op meerdere momenten in de keten van afnemers aan haar zoledroninezuur 5 mg/100 ml (door de voorschrijver, de apotheker, de verpleegkundige die het toedient) de bestemming osteoporose wordt gegeven. Novartis meent dan ook dat op meerdere momenten in de keten van afnemers door het geven van de bestemming aan het geneesmiddel de uitvinding wordt toegepast. Sun wist althans behoorde te weten dat dit ging gebeuren en niettemin leverde zij het wezenlijk bestanddeel waarmee de inbreuk gepleegd ging worden. Daarom maakt zij indirecte inbreuk, aldus nog steeds Novartis.

4.54. De rechtbank is van oordeel dat deze redenering niet opgaat nu die op twee gedachten hinkt en daarmee innerlijk tegenstrijdig is. Uitgaande van een werkwijzeconclusie en aannemende dat het generieke zoledroninezuur aangemerkt dient te worden als een wezenlijk bestanddeel, kan ‘voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding’, zoals artikel 73 ROW verwoordt, wat conclusie 7 betreft, niet anders worden begrepen dan het bereiden (‘the preparation’ zoals conclusie 7 het noemt) van het geneesmiddel zoledroninezuur voor de behandeling van osteoporose. Vast staat echter dat de werkwijze, te weten het bereiden van het geneesmiddel, nergens in de keten na levering door Sun van het geneesmiddel (meer) wordt toegepast. De andersluidende lezing van Novartis dat toepassing van de geoctrooieerde uitvinding, ‘manufacturing’, gelijk moet worden gesteld aan het geven van een bestemming aan het geneesmiddel (product) kan enkel opgaan als een Swiss-type claim wordt aangemerkt als een ‘purpose limited product claim’, zoals de EPC 2000 claims dat zijn, althans daarmee gelijkgesteld zou moeten worden. Terecht beroept Novartis zich daar nu juist niet op. Waar Novartis met een verwijzing naar artikel 64 lid 2 EOV betoogt dat ook bij een Swiss-type claim het direct verkregen resultaat van de werkwijze, het geneesmiddel, is meebeschermd, verlaat zij de grondslag van de indirecte inbreuk en betreedt zij het terrein van de directe inbreuk18 , waarover hierna meer. 4.55. Ten slotte kan niet worden aangenomen, anders dan Novartis ter zitting nog heeft aangevoerd – zonder dit overigens concludent te maken – dat de verpleegkundige die het zoledroninezuur toedient aan de patiënt het geneesmiddel bereidt. Zoals Sun onweersproken heeft gesteld, is het generiek zoledroninezuur 5 mg/100 ml klaar voor gebruik om via een infuus te worden toegediend.

4.59. Voor het eerst op zitting heeft Novartis onderbouwd gesteld dat Sun direct inbreuk maakt op het octrooi. Sun heeft daartegen bezwaar gemaakt. Anders dan zij ten aanzien van de door Sun voor het eerst bij pleidooi gevoerde nietigheidsargumenten ten aanzien van prioriteit en The Pink Sheet (ambtshalve) heeft beslist, zal de rechtbank aan de gestelde directe inbreuk niet voorbij gaan, en wel op grond van het volgende.

4.61. Niettemin hebben zich kort voor de mondelinge behandeling in deze zaak in hoog tempo een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die ertoe leiden dat het debat ter zitting niet optimaal is geweest. Met name kunnen worden genoemd het hiervoor aangehaalde arrest van hof Den Haag (vgl. 2.23.) en – in het bijzonder – de uitspraak van Arnold J in de zaak Warner-Lambert v. Actavis (vgl. 2.24.). Het is deze laatste uitspraak geweest die heeft gemaakt dat het debat ter zitting, zij het wat gemankeerd, ten opzichte van de conclusiewisseling voorafgaande aan het pleidooi nadrukkelijker is gegaan over directe inbreuk. Het verweer van Sun tegen de vorderingen van Novartis is ook eerst ter zitting in de sleutel van de uitspraak van Arnold J geplaatst (vgl. r.o. 4.45.). Beide partijen hebben zich noch in de kort geding-procedures noch eerder in deze procedure over en weer bekommerd om de vraag of indirecte inbreuk op een Swiss-type claim überhaupt – in octrooi-technische zin – wel mogelijk is. Het thans gevoerde verweer is ook niet in de procedure bij het hof Den Haag aan de orde gekomen, zo heeft Sun desgevraagd aangegeven. De uitspraak van Arnold J van 21 januari 2015 vormde de katalysator voor partijen het debat over een andere boeg te gooien. Na de mondelinge behandeling is daar nog bijgekomen de uitspraak van de Court of Appeal van 28 mei 2015 (vgl. 2.25.) en de uitspraak van Justice Arnold van 10 september 2015 (vgl. 2.26.) met de inhoud waarvan de rechtbank ambtshalve bekend is.

4.62. Hoewel in deze zaak wordt geprocedeerd volgens het VRO-regime, waarin in de regel de mondelinge behandeling het sluitstuk van het debat vormt, ziet de rechtbank in de bijzondere omstandigheden van dit geval, aanleiding een nadere schriftelijke ronde te gelasten.

4.63. Daarbij speelt mee dat de vraag hoe moet worden geoordeeld over inbreuk op Swiss-type claims (met kwesties als wetenschap over de bestemming van het geneesmiddel, wie geldt als bereider etc.), zoals beide partijen ook hebben benadrukt, ook voor toekomstige zaken (er staan nog een flink aantal geneesmiddelen onder octrooi waarvan de conclusies op Zwitserse wijze zijn opgesteld) van belang is. De markt is er bij gebaat als er duidelijkheid zou worden gegeven over de beschermingsomvang van dergelijke claims, zo is door beide partijen betoogd. In dat opzicht zou het enerzijds vanuit een rechtsvormende gedachte zeer ongelukkig zijn als partijen zich hierover niet in twee instanties zouden kunnen uitlaten. Anderzijds is, zoals de Engelse rechters ook overwogen (‘this is a developing area of law’), het debat over inbreuk op Swiss-type claims bepaald niet uitgekristalliseerd.

4.64. Dat de rechtbank uiteindelijk tot het oordeel zou kunnen komen dat Sun direct inbreuk maakt op conclusie 7 van EP 689 is op voorhand dan ook niet uit te sluiten. Die omstandigheid draagt eveneens bij aan de beslissing het debat deels te heropenen. Ook Sun is er immers niet bij gebaat dat zij nu, indachtig het oordeel van de rechtbank over indirecte inbreuk op Swiss- type claims, mogelijk de markt (ook) voor de geoctrooieerde indicatie zou willen betreden maar op een later moment, bijvoorbeeld in kort geding, in verband daarmee op grond van directe inbreuk zou worden teruggefloten.

4.66. Het debat zal worden beperkt tot directe inbreuk op conclusie 7 van EP 689 nu Sun terecht heeft aangevoerd dat de ook gestelde (in)directe inbreuk op conclusie 1 van EP 689 (die van conclusie 7 verschilt in het kenmerk dat de periode tussen toedieningen ten minste ongeveer 6 maanden bedraagt en niet ongeveer één keer per jaar) niet is onderbouwd. Voor zover de vorderingen van Novartis in reconventie daarop zijn gebaseerd, zullen zij bij eindvonnis worden afgewezen.

Zie IEF14972 voor een uitspraak van de Engelse Court of Appeal in hetzelfde geschil.

Gerecht EU 25 november 2015, IEF 15449, ECLI:EU:T:2015:882; T-320/14 (Sephora tegen OHMI)
Merkenrecht. Oppositieprocedure. Sephora vordert vernietiging van het besluit van de vierde kamer van beroep van het OHIM. Zij besloot dat de merken op visueel vlak genoeg van elkaar verschilden en dat zij fonetisch en begripsmatig niet vergeleken konden worden nu zij als beeldmerk zijn gedeponeerd. Het Gerecht is het eens met de vierde kamer van beroep en oordeelt dat er geen overeenstemming bestaat tussen de tekens en daarom ook geen verwarringsgevaar is te vrezen. De vordering wordt afgewezen.

29 La requérante soutient que les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit sont similaires. Ainsi, la taille et la largeur des lignes ondulées des marques en cause ne seraient pas des éléments distinctifs et dominants ; la légère différence de taille et de longueur des lignes ne serait pas un élément mémorisable. Selon la requérante, le public pertinent retiendra avant tout la forme verticale ondulée des lignes en cause et non la direction finale de leurs extrémités. C’est pourquoi elle considère que c’est à tort que la chambre de recours a procédé à une comparaison des signes en cause en prenant en compte certains de leurs composants et conclu que la stylisation graphique des marques en cause était différente alors que leurs éléments distinctifs et dominants seraient similaires.

35 L’impression d’ensemble suscitée par les marques antérieures est la présence d’une ligne sinueuse verticale et compacte alors que celle suscitée par la marque demandée est la présence de deux lignes sinueuses parallèles et penchées. L’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est donc différente.

36 Ainsi, même si le consommateur ne mémorise pas des détails tels que la taille ou l’épaisseur des lignes ondulées, l’impression d’ensemble entre une ligne plus compacte et une ligne plus fine est si différente que le consommateur n’établira pas de lien entre les signes en conflit au motif que le nombre d’ondulations des lignes serait le même et que les extrémités desdites lignes seraient effilées.

40 Il y a lieu de constater que la chambre de recours a bien procédé à une comparaison des signes dans leur ensemble en prenant en considération la manière finale dont la forme de ligne ondulée est représentée, ce qui n’exclut pas de procéder à une comparaison des détails composant lesdits signes.

45 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’absence d’élément phonétique au sein des signes en conflit contribue à les rapprocher et renforce leur similitude visuelle et que, en conséquence, la chambre de recours n’aurait pas dû les juger différents, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique, mais a constaté que leur caractère figuratif rendait toute comparaison phonétique impossible. La requérante fait donc une mauvaise lecture de la décision attaquée pour reprocher une erreur de droit à la chambre de recours.

46 En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’il ne pouvait y être procédé, les signes étant figuratifs et ne pouvant être prononcés.

51 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’absence d’élément conceptuel véhiculé par les signes en conflit contribue à les rapprocher et renforce leur similitude visuelle et que, en conséquence, la chambre de recours n’aurait pas dû traiter l’élément conceptuel comme une différence entre lesdits signes, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel, mais a constaté que leur caractère figuratif rendait toute comparaison conceptuelle neutre. La requérante fait donc une mauvaise lecture de la décision attaquée pour reprocher une erreur de droit à la chambre de recours.

52 Force est de constater qu’aucune des formes graphiques ne présente un contenu conceptuel et qu’aucun élément ne permet de considérer que, aux yeux du public, les formes en cause représenteraient la lettre « s » ou que la marque demandée représenterait des cheveux. En tout état de cause, si le public attribuait un tel contenu conceptuel aux signes en conflit, cela ne ferait que renforcer la différence entre ceux-ci.

53 La chambre de recours a constaté à juste titre, au point 17 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle était « neutre ».

54 Au vu des considérations qui précèdent, il doit être conclu que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les signes en cause n’étaient pas similaires.

60 S’il est établi qu’il n’y a aucune similitude entre les signes en conflit, alors il peut être conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques, sans qu’il soit besoin de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, de la perception par le public pertinent des signes et des produits ou des services en cause [voir, par analogie, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, Rec, EU:T:2013:238, point 19].

61 En effet, en l’absence de similitude entre les marques antérieures et la marque dont l’enregistrement est demandé, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, Rec, EU:C:2010:488, point 53, et du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, Rec, EU:C:2014:22, point 44).

65 Ayant considéré que la similitude des signes était une condition nécessaire pour conclure à un risque de confusion, c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté l’opposition indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité des produits et des services concernés et du caractère distinctif des marques antérieures.

Gerecht EU 25 november 2015, IEF 15448; ECLI:EU:T:2015:878; T-629/14 (Jaguar Land Rover tegen BHIM)
Modellenrecht. Gevorderd wordt de nietigverklaring van de beslissing van de Second Board of Appeal van het OHIM. Zij bekrachtigde hiermee het besluit van de examiner om het vormmerk voor de Range Rover Evoque af te wijzen op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Het Gerecht is het eens met de Second Board of Appeal dat het aangevraagde vormmerk geen onderscheidend vermogen heeft. De vordering wordt afgewezen.

31 In so far as the applicant states, in that context, that the graphic representation of the sign applied for is at least as clear and precise as those of other three-dimensional marks registered for Class 12, it should be observed, first, that it is not possible to infer, with certainty, from the existence of those registrations that OHIM in fact found that the marks covered by those registrations departed significantly from the norm or customs of the car sector and were therefore not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009. As OHIM correctly contends, those marks are different from the mark applied for and, in a certain number of cases, had acquired distinctive character through use under Article 7(3) of Regulation No 207/2009.

32 Next, according to settled case-law, the legality of the decisions of Boards of Appeal, which are adopted in the exercise of circumscribed powers and are not a matter of discretion, must be assessed solely on the basis of Regulation No 207/2009, as interpreted by the Courts of the European Union, and not on the basis of OHIM’s previous decision-making practice, which, in any event, cannot bind the Courts of the European Union (judgments of 15 September 2005 in BioID v OHIM, C‑37/03 P, ECR, EU:C:2005:547, paragraph 47; 12 January 2006 inDeutsche SiSi-Werke v OHIM, C‑173/04 P, ECR, EU:C:2006:20, paragraph 48; and 30 April 2013 in Boehringer Ingelheim International vOHIM (RELY-ABLE), T‑640/11, EU:T:2013:225, paragraph 33). Moreover, for reasons of legal certainty and of sound administration, the examination of any trade mark application must be stringent and full, in order to prevent trade marks from being improperly registered. Such an examination must thus be undertaken in each individual case. The registration of a sign as a mark depends on specific criteria, which are applicable in the factual circumstances of the particular case and the purpose of which is to ascertain whether the sign at issue is caught by a ground for refusal (see, to that effect, judgments of 10 March 2011 in Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM, C‑51/10 P, ECR, EU:C:2011:139, paragraph 77, and RELY-ABLE, cited above, EU:T:2013:225, paragraph 34). It follows that the existence of other registrations of three-dimensional marks for Class 12 does not, on its own, lead to the conclusion that the mark applied for departs significantly from the norm or customs of the sector and is, therefore, not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009.

33 In the second place, the applicant claims that the Board of Appeal was wrong in stating that the terms ‘Range Rover Evoque’ or ‘Evoque’ were irrelevant in the present case. The third party commentaries produced by the applicant included images of the vehicle described (known as the ‘Range Rover Evoque’). It was therefore sufficiently certain that each review or article referred to that vehicle design and no other. In any event, the images of the ‘Range Rover Evoque’ taken from the applicant’s website and produced by it before the Court dispelled any doubt that the vehicle, the design of which is the subject of the mark applied for, is known as the ‘Range Rover Evoque’.

34 In this connection, it should be recalled that, according to the scheme of Regulation No 207/2009, the registration can take effect only on the basis of, and within the limits of, the application for registration filed by the applicant with OHIM. It follows that, when examining the distinctive character of a three-dimensional mark, OHIM must refer to the reproduction of the mark applied for attached to the application for registration and to the description, if any, included in that application. Therefore, OHIM may not take into account characteristics of the mark applied for that are not set out in the application for registration and the documents accompanying it (judgments of 30 November 2005 inAlmdudler-Limonade v OHIM (Shape of a lemonade bottle), T‑12/04, EU:T:2005:434, paragraph 42, and 22 March 2013 in Bottega Veneta International v OHIM (Shape of a bag), T‑410/10, EU:T:2013:149, paragraph 38). Since the function of the graphic representation is to define the mark, it must be self-contained, in order to determine with clarity and precision the precise subject-matter of the protection afforded by the registered trade mark to its proprietor (see, to that effect, judgment of 12 December 2002 in Sieckmann, C‑273/00, ECR, EU:C:2002:748, paragraphs 48 and 50 to 52).

35 In the present case, OHIM correctly observes that the application for registration in no way states that the shape of the car represented in the six line drawings filed for the purposes of registration is that of a car named ‘Range Rover Evoque’ or ‘Evoque’. It should also be pointed out that the application for registration concerned six line drawings and not photographs of ‘ready-made’ cars or scale models of cars.

38 In so far as the applicant relies on reviews by third parties and claims that they refer to the mark applied for, suffice it to point out that, in fact, those reviews do not concern the six line drawings filed by the applicant for the purposes of registration as a three-dimensional Community trade mark, but rather a ready-made car or photographs of such a ready-made car. It follows that the Board of Appeal did not err in not taking account of those reviews.

39 In the third place, the applicant claims that the Board of Appeal did not give adequate weight to the third party reviews of the shape of the vehicle in question. It claims that those reviews were not merely ‘indicators of attractive or high aesthetic level’, but were also indicators of features possessed by the vehicle design concerned that were considered, by independent third parties, to demonstrate an inherent level of distinctive character. In considering the impression made by the graphic representation only, and not that made by ready-made vehicles, the Board of Appeal contradicted its own approach of assessing whether the shape in question departed sufficiently from the ‘existing design field’. The applicant argues that current design trends in the automotive industry were very relevant for the assessment of distinctive character. The Board of Appeal was not entitled to exclude the impression made by ready-made cars when assessing the significance and relevance of third party reviews in relation to whether there was sufficient distinctive character.

40 In accordance with the case-law referred to in paragraph 34 above, OHIM may not take into account characteristics of the mark applied for that are not set out in the application for registration and the documents accompanying it. As stated in paragraph 35 above, the mark applied for consists of six line drawings and not photographs of ready-made cars or scale models of cars. As pointed out in paragraph 38 above, the reviews submitted by the applicant do not concern the six line drawings it filed for the purposes of registration as a Community trade mark, but rather a ready-made car or photographs of such a ready-made car.

41 It should be stated that the photographic representations produced by the applicant bring out a number of features, including the car grille and uprights, which are not visible in the six line drawings it filed for the purposes of registration as a Community trade mark. Consequently, as OHIM correctly contends, the photographic representations of the car model in question are not identical to the mark applied for.

43 In so far as the applicant complains that the Board of Appeal’s approach when assessing whether the mark applied for departed significantly from the norm or customs of the sectors concerned was contradictory in that it considered only the impression made by the graphic representations filed, and not that made by ready-made cars, it must be held that there is, in fact, no such contradiction. According to the case-law cited in paragraph 34 above, OHIM must refer to the reproduction of the mark applied for attached to the application for registration and may not take into account characteristics of the mark applied for that are not set out in the application for registration and the documents accompanying it. Consequently, the details of a graphic representation filed for the purposes of registration as a three-dimensional Community trade mark must, on their own, make it possible to determine whether the mark applied for departs significantly from the norm or customs of the sectors concerned, and is thus not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009.

45 It follows that the arguments put forward by the applicant in support of its single plea in law are not capable of calling into question the Board of Appeal’s assessment that, as regards goods other than ‘vehicles for locomotion by air and water’ in Class 12, the mark at issue, rather than departing significantly from the norm or customs of the sector, is merely a variation of the typical shape of a car and is, therefore, devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009.

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 november 2015, IEF 15444 (Stichting Brein tegen D)
Ingezonden door Thomas Kriense, Stichting Brein. Auteursrecht. Naburige rechten. Torrents. Ex parte beschikking. Gerekwestreerde upload op grote schaal torrents op de website “KickAssTorrents”. Hiermee maakt gerekwestreerde inbreuk op het auteursrecht van de makers van de werken waar deze torrents toegang tot bieden. De aard, ernst en het herhaalde karakter van de inbreuken rechtvaardigen dat het verlof op grond van art. 1019e Rv terstond wordt gegeven, zonder dat gerekwestreerde eerst wordt gehoord. De gerekwestreerde moet de (dreigende) inbreuken op auteursrechten en naburige rechten per direct staken.

2.1. Op grond van artikel 1019e Rv kan een IE-rechthebbende bij verzoekschrift een verbod vorderen van dreigende inbreukmakende gedragingen. De voorzieningenrechter kan zo'n verzoek honoreren zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen, mits uitstel zou leiden tot onherstelbare schade voor de IE-rechthebbende. De gerekwestreerde kan in een kort geding opheffing van een toegewezen voorziening vorderen (art. 1019e lid 3 Rv).

2.2. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het onderhavige geval, zoals beschreven in onderdeel IV.2 van het verzoekschrift, sprake is van een zodanig spoedeisend belang dat uitstel onherstelbare schade voor de door verzoekster vertegenwoordigde rechthebbenden zou veroorzaken. Het verzochte bevel komt de voorzieningenrechter rechtmatig voor en zal integraal worden toegewezen.

Björn Schipper, Het nieuwe auteurscontractenrecht. Wat heeft de nieuwe wet muziekauteurs en artiesten te bieden?, Muziekwereld 2015-3
Bijdrage ingezonden door Björn Schipper, Schipper Legal. Na jarenlange discussie is op 1 juli 2015 eindelijk de nieuwe Wet auteurscontractenrecht in werking getreden(1). Deze wet ziet in het algemeen toe op de verbetering van de positie van makers in relatie tot exploitatiecontracten met exploitanten. In de muziekwereld gaat het dan met name om muziekauteurs en artiesten die ter exploitatie van hun muzikale creaties en prestaties een exploitatiecontract sluiten met bijvoorbeeld publishers en labels. De nieuwe Wet Auteurscontractenrecht heeft betrekking op alle categorieën creatieve makers van auteursrechtelijk beschermde werken en uitvoerende kunstenaars in de zin van het naburige recht. In deze bijdrage ga ik specifiek in op de positie van de muziekauteurs en artiesten in verband met de exploitatie van hun muzikale creaties en prestaties.

Lees verder

Donderdag 26 november 2015, Crowne Plaza South, Amsterdam, 12.00 - 15.15 uur
Dé halfjaarlijkse bijeenkomst over merken-, modellen- en auteursrecht. Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen bespreken belangrijke en actuele jurisprudentie van het afgelopen half jaar. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. Deze cursus biedt verdieping voor de specialist met voorkennis (3 PO en 2 BMM-erkende punten).
Hier aanmelden

Onder andere de volgende thema's en uitspraken worden besproken
Merkenrecht
Gerecht EU, T-398/13 (TVR Italia)
HvJ EU, IEF 15213 (Iron& Smith)
HvJ EU, IEF 15255 (KitKat-vormmerk)
HvJ EU, IEF 15352 (BGW)

Modellenrecht
Gerecht EU, IEF 15241 (In riem gestanste letters Diesel)
Gerecht EU, IEF 15238 (YSL-handtassen)
Prejudiciële vraag HvJ EU, IEF 15217 (Wasbal)
Rb Den Haag, IEF 15229 (Aquaparx)

Auteursrecht
HvJ EU, IEF 15384 (Freistaat Bayern / Verlag Esterbauer)
HR, IEF 15422 (Ziggo en XS4All / Stichting BREIN)
Vzr. Rb. Den Haag, IEF 15302 (Brein / Google)
HvJ EU, IEF 15437 (SBS / SABAM)

Programma
11.45 – 12.00 uur Ontvangst en intekenen
12.00 – 12.55 uur Merkenrecht, Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek / EUR
13.00 – 13.55 uur Modellenrecht, Charles Gielen, NautaDutilh / RUG
14.15 – 15.15 uur Auteursrecht, Joris van Manen, Hoyng ROKH Monegier
15.15 uur Einde programma

Opleiding/accreditaties, aan deze lunch worden:

3 Punten voor de Permanente Opleiding (Nederlandse Orde van Advocaten)
3 Punten voor de Permanente Vorming (Orde van Vlaamse Balies) ingebracht ex artikel 2 par 1, sub 3 Reglement inzake Permanente Vorming)
2 toegekend voor houders van het BMM Keurmerk

Locatie
Crowne Plaza South  te Amsterdam.
Klik hier voor een routebeschrijving.
Parkeren: in Qparc onder het hotel, reserveren van een parkeerplaats is niet mogelijk.

Kosten deelname
€ 375,00 Per persoon
€ 295,00 Sponsors IE-Forum
€ 100,00 Rechterlijke macht/wetenschappelijk personeel (full time)
Genoemde prijzen zijn excl. BTW, uw factuur wordt direct toegezonden als bevestiging. Komt u in aanmerking voor korting, selecteer de juiste prijs in het bestelformulier, uw factuur ontvangt u direct. Inbegrepen zijn de kosten van lunch, koffie, thee en documentatie.

Hier aanmelden

Vorige week is het eerste exemplaar van de nieuwe Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk van auteur Michel Frequin door VOI©E-voorzitter Job Cohen uitgereikt aan minister Bussemaker. De ontwikkelingen in de praktijk, de invloed van nationale en Europese jurisprudentie en het nieuwe auteurscontractenrecht maakten een volledig herziene Auteursrechtgids nodig. Deze gids is gemaakt voor iedereen die professioneel te maken heeft met auteursrecht of naburige rechten: als maker (schrijver, tekenaar, fotograaf, ontwerper, componist, beeldend kunstenaar, programmeur, redacteur, enzovoort), als exploiterende uitgever of producent (of werknemer van een exploitant), als ondernemer die gebruik maakt van auteursrechtelijk beschermde werken (of vertegenwoordigers van ondernemers, zoals brancheorganisaties), als uitvoerend kunstenaar of omroep, maar ook als advocaat, ambtenaar of volksvertegenwoordiger. Deze gids is toegankelijk voor de juridische leek.

De Auteursrechtgids volgt het proces van het tot stand komen van het werk tot en met de exploitatie daarvan. Wat wordt beschermd door het auteursrecht? Wat zijn de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen? Wie heeft het auteursrecht en over welke rechten kan de auteur beschikken? Waar moet rekening mee worden gehouden als gebruik wordt gemaakt van werk van anderen. Wat zijn de wettelijke regels voor het contract tussen een maker en een exploitant? Welke aandachtspunten spelen bij alle exploitatieovereenkomsten een rol en waar moet ik aan denken voor het contract voor dit specifieke werk? Wat wordt waar collectief geregeld en hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kan ik mijn rechten handhaven? 

De ontwikkelingen in de praktijk, de invloed van nationale en Europese jurisprudentie en het nieuwe auteurscontractenrecht kunnen de lezers volgen op de bij de gids behorende website Auteursrechtgids.nl, met tevens praktische overzichten, checklists en ‘bouwstenen voor het exploitatiecontract’ : voorbeeldbepalingen uit de praktijk en praktische tips voor het opstellen van een overeenkomst.

Auteur Michel Frequin heeft meer dan dertig jaar ervaring als bedrijfsjurist, beleidsadviseur in de uitgeverijbranche, directeur van een collectieve beheersorganisatie en is momenteel directeur van de branchevereniging voor collectieve beheersorganisaties  VOI©E en uit dien hoofde tevens werkzaam voor de Federatie Auteursrechtbelangen.

OHIM BoA 2 oktober 2015, IEF 15440; R2431/2013-2 (CKL tegen Baidu)
Uitspraak ingezonden door Anne Sliepenbeek, Hofhuis Alkema Groen. Merkenrecht. Het woordmerk BAIDU is geregistreerd en wordt aan CKL overgedragen. Baidu Online Network Technology vordert nietigheid op absolute gronden ex 52(1)(b) CTMR. Goede trouw is het uitgangspunt, tenzij anders bewezen en Baidu ONT bewijst kwade trouw ten tijde van merkaanvraag niet. Uit de feiten, argumenten en het bewijs kan niet worden opgemaakt dat de merkhouder te kwader trouw was ten tijde van de aanvraag. De nietigheidsvordering wordt afgewezen.

86. In light of the foregoing, and taking into account particularly that:
1) 'good faith' has to be presumed, unless otherwise proven; and
2) the 'onus' lies with the cancellation applicant who has to prove 'bad faith'
the Board cannot - on the basis of the facts, arguments and evidence on file - reach a finding that the CTM proprietor acted in bad faith at the time of filing the contested mark.

87 Therefore, since the cancellation application has not proven that the CTM proprietor acted in bad faith, the application for a declaration of invalidity has to be rejected as unfounded.

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2015, IEF 15439; ECLI:NL:GHARL:2015:8702 (Bewon Buri tegen Bouwmaatschappij Vuurboom)
Auteursrecht. Appellant heeft bouwbedrijf in rechte betrokken, vanwege auteursrechtinbreuk op het ontwerp voor Orion I en II [IEF 9094]. Dit hof heeft bij tussenarrest beslist dat de ontwerpen auteursrechtelijk beschermde werken zijn en dat er inbreuk wordt gemaakt. Met de toepassing van het totaalindrukkencriterium is er onvoldoende mate overeenstemming tussen Orion (I en II) en de gebouwde woningen om een auteursrechtinbreuk aan te nemen.

3.15. Uit de stellingen van [appellant] begrijpt het hof dat de woningen op de volgende punten overeenstemmen:
- vormindeling en maatvoering, in het bijzonder de breedte van de tuingerichte kamer en de positionering van de toilet in de hoek van de woning,
- positionering raamopeningen en muurdammen,
- de tussendorpels in de kozijnen op de eerste verdieping,
- maatvoering van de erker (doorlopend met fors overstek),
- handhaving van een luifel boven de voordeur,
- de uitvoering van de garagemuur in baksteen,
- de vierzijdige schild, en
- de horizontale lijnen in de gevel.
De hier genoemde punten van overeenstemming betreffen ieder voor zich, zoals onder andere blijkt uit het door [geintimeerde/bouwbedrijf] overgelegde overzicht van andere twee-onder-een-kapwoningen (prod. 14 eerste aanleg) en het deskundigenbericht van [naam deskundige] (prod. 15 eerste aanleg), veel gebruikte elementen en (dus) banale elementen alsmede bouwtechnisch bepaalde elementen, die op zichzelf beschouwd geen auteursrechtelijke bescherming genieten. Zonder nadere toelichting - die ontbreekt - valt niet in te zien dat de combinatie van deze elementen in Orion (I en II) het persoonlijk stempel van de maker daarvan draagt en/of een eigen oorspronkelijk karakter heeft. Nu moet worden aangenomen dat genoemde combinatie van elementen niet aan de ‘werktoets’ voldoet, spelen deze elementen bij de beoordeling van de overeenstemming geen rol en stond het [geintimeerde/bouwbedrijf] vrij deze elementen in woningen aan [naam straat 2] over te nemen. Het enige element dat [geintimeerde/bouwbedrijf] heeft overgenomen dat mogelijk wel voldoet aan de werktoets, is de voordeur met de rechthoekige glasopeningen. Dit punt van overeenstemming weegt naar het oordeel van het hof echter niet op tegen de hiervoor onder 3.13 genoemde afwijkingen en maakt dat de totaalindruk niet dezelfde is. Grief 6, die inhoudt dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft aangenomen dat de totaalindruk verschillend is en grief 7, die gericht is tegen de conclusie van de voorzieningenrechter dat er, kort gezegd, onvoldoende auteursrechtelijke trekken zijn overgenomen, falen dus. De grieven 4 en 5, die beide klagen over het door de voorzieningenrechter gehanteerde toetsingskader, behoeven gelet op het vooroverwogene geen bespreking meer.

3.16 De conclusie uit het voorgaande is dat de woningen aan [naam straat 2] in onvoldoende mate overeenstemmen met Orion (I en II) om een auteursrechtinbreuk te kunnen aannemen. Nu de woningen aan [naam straat 2] vanwege het ontbreken van de vereiste mate van overeenstemming naar het voorlopig oordeel van het hof geen verveelvoudigingen vormen van Orion (I en II), komt men aan de ontleningskwestie (waarop onder andere grief 9 ziet) niet toe. Dat [geintimeerde/bouwbedrijf] bij de ontwikkeling van de woningen aan [naam straat 2] heeft gekozen voor woningen met dezelfde (30-er jaren) uitstraling als de nieuwbouw aan het [naam straat] , is vanwege het ontbreken van auteursrechtelijke relevante overeenstemming niet van belang. De daarop betrekking hebbende grief 8 faalt.

P.G.F.A. Geerts  & G.A.C. van den Hout, 'Het openbaarmakingsauteursrecht: een (hernieuwde) oproep tot een restrictieve uitleg van art. 8 Aw', IEF 15438; eerder in: IER 2015/38, p. 254-258.
Bijdrage ingezonden door Paul Geerts en Gertjan van den Hout, RUG. 1. Het toeval wil dat onlangs vier uitspraken zijn gewezen waarin art. 8 Aw centraal staat. IEF 14921; IEF 15084; IEF 14951; IEF 14997. Het valt op dat in al die uitspraken een ruime interpretatie aan art. 8 Aw wordt gegeven. In de kern wordt in alle uitspraken beslist dat de rechtspersoon op grond van art. 8 Aw als maker moet worden aangemerkt, omdat bij de eerste openbaarmaking van de afzonderlijke werken in kwestie de naam van ‘enig natuurlijk persoon als maker’ niet is vermeld.
2. Die ruime interpretatie van art. 8 Aw is opvallend, omdat dit artikel de laatste tijd in de literatuur (weer) onder vuur ligt.  Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters zich van deze kritiek (nog) weinig aan lijken te trekken. Ten onrechte onzes inziens.

(...) lees de bijdrage

23. Ook zonder toepasselijkheid van art. 8 Aw zou de universiteit gebruik hebben mogen blijven maken van de door het reclamebureau ontworpen advertenties. Er zijn dus meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar dat neemt niet weg dat bij niet-toepasselijkheid van art. 8 Aw de fysieke maker zijn auteurschap behoudt. Dat is en blijft het principiële verschil en daar gaat het ons uiteindelijk om. Zo lang de werkelijke maker niet bewust afstand van zijn auteurschap heeft gedaan, dient hij over zijn auteursrecht en persoonlijkheidsrechten te kunnen blijven beschikken. Dat hij bij niet-toepasselijkheid van art. 8 Aw mogelijk aan (stilzwijgende) contractuele afspraken is gebonden, brengt daarin geen verandering. Waar het om gaat is dat de fysieke maker zijn auteurschap behoudt. Dat fundamentele (mensen)recht mag hem niet worden ontnomen door het enkele feit dat zijn naam niet wordt genoemd bij de eerste openbaarmaking van zijn werk door de rechtspersoon. Dat is ongerijmd en vandaar een hernieuwde oproep tot het restrictief uitleggen van art. 8 Aw.

24. Twee slotopmerkingen. Wij zijn voorstanders van een restrictieve uitleg van art. 8 Aw: alleen wanneer de fysieke maker bewust afstand heeft gedaan van zijn auteurschap kan de rechtspersoon als maker in de zin van dat artikel worden aangemerkt. Dat neemt niet weg dat vanwege de economische machtsverhoudingen in de praktijk, het zo kan zijn dat (economisch sterke) opdrachtgevers (die hun zaken juridisch goed geregeld hebben) zullen bedingen dat de fysieke maker van zijn auteurschap afstand doet, dan wel zijn auteursrecht overdraagt.  Dat zijn de wetten van de markt en daar is op zichzelf niets mis mee. De fysieke maker hoeft daar niet mee in te stemmen. Hij kan kiezen en als hij instemt kan hij onderhandelen over de hoogte van de vergoeding. Is sprake van een exploitatieovereenkomst in de zin van art. 25b Aw dan heeft hij sinds 1 juli 2015 zelfs recht op een billijke vergoeding (zie art. 25c Aw).

25. De tweede slotopmerking is deze. Uiteindelijk menen wij dat art. 8 Aw afgeschaft moet worden. Dat geldt wat ons betreft ook voor art. 3.8 lid 2 BVIE en art. 3.29 BVIE.  Aan de auteursrechtelijke gevolgen van die BVIE-regeling hebben wij in deze bijdrage geen aandacht besteed. Die regeling dient uiteraard wel goed in de gaten gehouden te worden: het auteursrecht van werken die voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen en dus voldoen aan de vereisten van nieuwheid en eigen karakter (denk bijvoorbeeld aan logo’s), komt krachtens genoemde BVIE-regeling toe aan de opdrachtgever en niet aan de werkelijke ontwerper/maker. Zelfs een restrictieve uitleg van art. 8 Aw kan dat onwenselijke resultaat niet voorkomen. Dat kan alleen door het afschaffen van de BVIE-regeling. Wanneer de wetgever daartoe zou overgaan, kan hij meteen art. 8 Aw meenemen.