Vzr. Rechtbank Amsterdam, 29 januari 2010, Bomecon Construction-Equipment B.V. tegen Van Gerwen Werkmaatschappij B.V. (met dank aan Meta Kuyvenhoven, Versteeg Wigman Sprey).

Slaafse nabootsing. Eiser verhuurde ooit haar Op-Steker Gevelsteker (afbeelding boven, hijswerktuig, waarmee materialen in de gevellijn van gebouwen kunnen worden getakeld) aan gedaagde en stelt nu dat gedaagde de gevelsteker slaafs heeft nagebootst. Terecht, volgens de voorzieningenrechter. De totaalindruk van beide producten is exact hetzelfde, ook voor ‘mensen uit de bouwwereld’. De vordering tot demonteren wordt afgewezen: “Niet uit te sluiten valt dat Van Gerwen door het aanbrengen van andere (meer) aanpassingen alsnog het verwarringsgevaar voldoende zou kunnen beperken.”

4.3. Voldoende aannemelijk is dat Van Gerwen de gevelsteker van Bomecon als uitgangspunt heeft genomen voor de door haar ontwikkelde gevelsteker. Het product van Bomecon was sinds 2006 aanwezig binnen het bedrijf van Van Gerwen, en werd door haar verhuurd. Het waren de ervaringen met de verhuur, aldus Van Gewen ter zitting, die haar op het idee bracht om in eigen beheer een gevelsteker te bouwen. Van Gerwen heeft ter zitting erkend dat zij daarbij de gevelsteker van Bomecon als uitgangspunt heeft genomen met enige aanpassingen, volgens haar verbeteringen, om aan wensen van klanten tegemoet te komen. (…) Dat van een nabootsing sprake is, is dan ook in deze zaak aannemelijk. (…)

(…) 4.6. Met betrekking van de door Van Gerwen vermelde verschillen heeft Bomecon gesteld dat een deel van de afwijkingen afkomstig is uit eerdere modellen van Bomecon. Dit heeft Van Gerwen niet, althans onvoldoende gemotiveerd, weersproken. (…) Als belangrijkste punt heeft Bomecon naar voren gebracht dat het bij de afwijkingen niet gaat om essentiële punten, maar om details, en dat de totaalindruk van beide producten exact hetzelfde is. Bomecon kan hierin worden gevolgd. Ook met de door Van Gerwen aangebrachte wijzingen lijkt het product van Van Genven sprekend op dat van Bomecon.

4.7. Het verweer van Van Gerwen dat door de nabootsing desalniettemin geen verwarring te duchten zou zijn, wordt verworpen. Anders dan Van Gerwen beeft betoogd valt niet te verwachten dat belangstellenden, ook al zullen dat in de regel mensen uit de bouwwereld zijn, het werktuig, als zij dat aantreffen op een bouwplaats of in een catalogus of ander reclamemateriaal, aan een nadere inspectie zullen onderwerpen en dan de verschillen zullen opmerken. Veeleer kan worden aangenomen dat de totaalindruk bepalend zal zijn. Voldoende aannemelijk is dan ook dat het product van Van Gerwen zal worden aangezien voor een product van Bomecon, helemaal nu beide werktuigen naast elkaar door Van Gerwen worden verhuurd. Verwarring bij mogelijke afnemers valt dus wel degelijk te vrezen. Dat mensen die bekend zijn met een product eerder geneigd zouden zijn de verschillen te zoeken, zoals Van Genven met een verwijzing naar volgens haar algemeen bekende beginselen van de psychologie heeft aangevoerd, is, voor zover juist, onvoldoende om aan te nemen dat een gevaar voor verwarring bij zodanig op elkaar lijkende producten niet aanwezig zou zijn.

4.8. Van Gerwen heeft verder aangevoerd dat afwijken op meer punten dan thans het geval is niet mogelijk zou zijn, zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid van het product. Van Gerwen heeft dat echter vooralsnog onvoldoende aannemelijk gemaakt. Zij heeft voorshands immers niet aangetoond dat een meer afwijkende constructie, bijvoorbeeld met een ander frame met afwijkende maten en/of metaaldikten en/of een andersoortig (bijvoorbeeld zeshoekig) contragewicht, niet een even deugdelijk product zou kunnen opleveren. De suggesties van Van Gewen zelf, om de driehoekige, althans M- of W-vormige opening in het frame geheel dicht te lassen -waarvan Van Gerwen overigens ter zitting heeft verklaard dat dit bij nader inzien geen reële optie is, aangezien het hijswerktuig dan teveel wind zou vangen - of om de kleuren aan te passen, waardoor mogelijk verwarringsgevaar wellicht zou afnemen, zijn nimmer doorgevoerd. iet alleen is het product van Van Gerwen ook geel, het is ook nog eens exact dezelfde tint als de door Bomecon ontworpen gevelsteker. Dat geel een gangbare kleur is voor dit soort werktuigen mag zo zijn, Van Gerwen heeft niet weersproken dat ook andere keuren, zoals rood, oranje, of een andere tint geel, in de praktijk regelmatig worden aangetroffen. Ook in de "strepen" van het contragewicht had Van Genven voor andere kleuren kunnen kiezen, zonder afbreuk te doen aan de signaalfunctie van de strepen. De omstandigheid dat Bomecon met het aanpassen van de kleur alleen geen genoegen heeft willen nemen, maakt niet dat Van Gewen gelegitimeerd is om de kleuren bij het oude te laten. Hij had zich meer inspanningen moeten getroosten om aan zijn verplichting om voldoende af te wijken, daadwerkelijk te voldoen.

4.9. Uit het voorgaande volgt dat Bomecon voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Van Gerwen de gevelstekers van Bomecon slaafs heeft nagebootst en dat Van Gewen tekort geschoten is in haar verplichting om alles te doen wat redelijkerwijze mogelijk is, met inachtneming van het onder 4.2 vermelde, om verwarring te voorkomen. Daarmee heeft Van Gerwen onrechtmatig gehandeld jegens Bomecon, waardoor Bomecon schade kan lijden. De vorderingen (3.1 onder I en ii) van Bomecon tot het staken van de exploitatie van de nagebootste gevelstekers, en van het nabootsen zelf, zullen dan ook worden toegewezen, als na te melden.

4.10. De vordering tot het demonteren van de nagebootste uit de handel genomen gevelstekers komt echter voorshands niet voor toewijzing in aanmerking. Niet uit te sluiten valt dat Van Gerwen door het aanbrengen van andere (meer) aanpassingen alsnog het verwarringsgevaar voldoende zou kunnen beperken. Dit zou door toewijzing van deze vordering een onbegaanbare weg worden en leiden tot een vorm van kapitaalvernietiging, zoals Bomecon ook heeft aangevoerd, die mogelijk uiteindelijk niet nodig behoeft te zijn. De nevenvordering onder V, het (laten) demonteren van alle nagebootste gevelstekers, ook de exemplaren die nog bij Van Gerwen in voorraad zijn, in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder, zal om die reden eveneens worden afgewezen.

Lees het vonnis (pdf / LJN).

Hoge Raad, 29 januari 2010,LJN: BK1599, GAVITA AS tegen PUUTARHALIIKE HELLE OY c.s.  (met uitgebreide conclusie A-G Verkade)

Auteursrecht. Assimilatieverlichting / armaturen. Werkbegrip. Uiterlijk voortbrengsel resultaat van keuze die door technische uitgangspunten is beperkt. Geen rechtsvragen. 81 RO.

Het gaat in deze zaak om de vraag of een product van Gavita - een verlichtingsarmatuur voor de glastuinbouw - kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van art. 10, lid 1, onder 11o Auteurswet (Aw) en, zo ja, of Gavita aldus de door haar gestelde inbreuk op haar auteursrechten kan doen verbieden. De rechtbank was van oordeel dat de armatuur van Gavita auteursrechtelijke bescherming toekomt, doch oordeelde dat de vereiste mate van overeenstemming tussen de armatuur van Gavita en die van Helle c.s. ontbreekt. Het hof oordeelde dat het uiterlijk van de verlichtingsarmatuur zo zeer door technisch/functionele eisen is bepaald dat de armatuur niet als auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. De Hoge Raad verwerpt het beroep nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.3.1 Onderdeel I, waarin niet wordt bestreden dat de volgens het hof bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en evenmin dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn, keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het in rov. 3.5 en 3.6, slotzin [“Dit brengt mee dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng." – IEF], neergelegde oordeel.

3.3.2 Deze klachten worden, voor zover zij al feitelijke grondslag hebben, alle tevergeefs voorgesteld omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, dit oordeel voor het overige - verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard - in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht en ten slotte ook toereikend is gemotiveerd.

3.4.1 De klachten van onderdeel II richten zich tegen
a. rov. 3.7, waarin het hof oordeelt dat het betoog van Gavita en de beide hiervoor bedoelde deskundigen dat voor mogelijk moet worden gehouden dat eenzelfde (optimale) functionaliteit zou zijn bereikt indien met betrekking tot een of meer van de in rov. 3.6 genoemde aspecten andere keuzes waren gemaakt, niet voldoende feitelijk is toegelicht, onderscheidenlijk
b. rov. 3.8, waarin het hof aan voormeld oordeel de gevolgtrekking verbindt dat voor een bewijsopdracht aan Gavita met betrekking tot de door haar gestelde creatieve ruimte bij de vormgeving van assimilatieverlichting als de onderhavige geen plaats is en bovendien oordeelt dat het desbetreffende bewijsaanbod van Gavita onvoldoende gespecificeerd is.

3.4.2 De klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 28 januari 2010, KG ZA 09-2697 WT/PvV, Releiance Mediaworks Ltd. c.s. tegen Stichting Cross Cultures (met dank aan Maarten Haak en Daniël Haije, Hoogenraad & Haak)

Onrechtmatige perspublicatie over piraterij van  Bollywood-films. Suggestie in artikel “Indiase filmmaatschappijen gepakt tijdens piraterij van Bollywoodfilms” dat eiser bedrijfsmatig betrokken zou zijn bij het verspreiden van illegale kopieën van Bollywoodfilms vindt geen steun in het beschikbare feitenmateriaal. Bevel tot rectificatie van (4 maanden oud) artikel. 

4.5. Door RML c.s. is voldoende aannemelijk gemaakt dat de suggestie dat zij bedrijfsmatig betrokken is bij het verhandelen van illegale kopieën van films beschadigend is voor haar eer en goede naam. Niet in geschil is immers dat de website www.hindulife.nl en de door RML c.s. verzonden nieuwsbrief zich richten op een belangrijk deel van Hindoestaanse gemeenschap in Nederland, zijnde de voornaamste doelgroep van de door RML c.s. in Nederland uitgebrachte Bollywoodfilms. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat de suggestie dat RML c.s. zich bedrijfsmatig schuldig maakt aan het verhandelen van illegale kopieën schadelijk gevolgen kan hebben voor het vertrouwen dat de zakelijke partners van RML c.s. in haar als filmdistributeur stellen. De omstandigheid dat in het artikel nog de oude handelsnaam van RML c.s. wordt gebruikt maakt dat niet anders.

Lees het vonnis hier.

Het Gerecht, 27 januari 2010, zaak T-331/08, REWE-Zentral AG tegen OHIM/Grupo Corporativo Teype, SL

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk SOLFRUTTA o.g.v. ouder Gemeenschapswoordmerk FRUTISOL. Gerecht vernietigt de toewijzing van het OHIM. De similarity is op alle punten niet zo high als het OHIM dacht, maar eerder weak. 

17. In respect of visual similarity, it is not appropriate to state, as did the Board of Appeal in the contested decision, that simple inversion of two identical elements is generally insufficient to make marks different. On the contrary, in certain circumstances and in certain languages, inversion of a composite word’s two constituent elements can significantly change the overall visual perception of that word. In the present case, the two signs at issue are visually similar to some extent since they both contain the elements ‘frut’ and ‘sol’. However, the fact that those elements are presented in a different order means that the two marks are significantly different, since each mark begins with a completely different set of letters. That inversion, together with the fact that the letter ‘t’ is doubled in the mark ‘Solfrutta’, and the fact that the letter ‘a’ is placed after the ‘frut’ element in ‘Solfrutta’ whereas the letter ‘i’ is placed after it in the mark ‘FRUTISOL’, make the signs sufficiently different to undermine the Board of Appeal’s conclusion that the two marks are highly similar in visual terms. In fact the two marks are visually only very weakly similar.

(…) 22. In the first category of Member States, consumers are liable to associate both marks with the notions of ‘fruit’ and ‘sunshine’. Contrary to the applicant’s argument that ‘FRUTISOL’ evokes the idea of the sun shining on fruits whereas ‘Solfrutta’ evokes a fruit ripened under the sun, both marks are liable to be perceived by the public in such Member States as evoking, in a general and unspecific way, the ripening of fruits in the sun. There will consequently be a certain level of conceptual similarity between them. However, since neither sign consists exclusively of two actual words in any Community language, joined together as one without any modification in their spelling, this conceptual similarity will not be high, contrary to the Board of Appeal’s conclusion.

(…) 29 In evaluating the Board of Appeal’s assessment of the likelihood of confusion in the present case, the Court c.onsiders that, although it is not disputed that the goods covered by the two trade marks include goods that are identical or similar, the Board of Appeal made a significant error in finding that the two signs at issue are highly similar. That error undermines the Board of Appeal’s assessment of the likelihood of confusion.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage,  27 januari 2010, KG ZA 09-1806, Bocci Design and Manufacturing Inc. tegen Ni Hao Trading B.V.

Modellenrecht. Gemeenschapsmodel lamp. Chinese gedaagde levert 475 gesteld inbreukmakende lampen aan evenementencomplex. Na dagvaarding schikt eiser met complex, dat de lampen verwijderd heeft en de proceskosten betaalt: vonnis i.c. betreft voortzetting zaak tegen de producent.De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

Naar voorlopig oordeel maakt de lamp van Ni Hao een andere algemene indruk dan het ingeschreven model. “Bocci heeft wellicht onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden geboden door artikel 4 Uitvoeringsverordening (…). De deposant heeft immers de mogelijkheid fotografische weergaven van het model, in zwart /wit of in kleur in te schrijven.” Een beroep op slaafse nabootsing slaagt echter ook niet, daarvoor zijn “de verschillen tezamen naar voorlopig oordeel ruim voldoende om mogelijke verwarring tussen de lampen weg te nemen.” Ophangen in clusters betreft een concept en komt niet voor bescherming in aanmerking. In citaten:

Vormgevingserfgoed: 4.4. Geen van partijen heeft de voorzieningenrechter enige informatie verschaft omtrent het vormgevingserfgoed. De geïnformeerde gebruiker, voor producten als “Lamps” staat deze dicht bij de gewone consument, zal niettemin zelf enige kennis daarvan hebben. Zo zijn ter zitting – na kennisneming van de figuren behorende bij het model zoals ingeschreven – ter sprake gekomen lampen met in elk geval een ronde omtrek in horizontale doorsnede waarvan de buitenste structuur door materiaalkeuze of vormgeving lichtdoorlatend is, en waarbij het eigenlijke lichtelement is omsloten door een verticale cilinderstructuur welke eveneens lichtdoorlatend is. Hoewel dit vormgevingserfgoed vooral wordt bepaald door elektrische lampen is deze vorm ook bekend door toepassing bij een klassieke petroleumlamp waarbij de verbranding plaats vindt in een binnenste verticale glazen cilinder waarbij het geheel omsloten wordt door een glazen bolvorm.

(…)

Ingeschreven model / geen inbreuk: 4.8. Naar oordeel van de voorzieningenrechter zal de geïnformeerde gebruiker, in het model zoals ingeschreven, niet herkennen dat de lamp zich onderscheidt door het gebruik van (tweedelige) bolvormen van massief glas met luchtbelletjes. Uiteindelijk strekt de beschermingsomvang van een ingeschreven model zich niet verder uit dan datgene wat aan de geïnformeerde gebruiker wordt geopenbaard. (…)

(…)

4.11. Naar voorlopig oordeel maakt de lamp van Ni Hao een andere algemene indruk dan het ingeschreven model. Het ingeschreven model wordt in niet onbelangrijke mate gekenmerkt door een stippel patroon, dat niet herkenbaar is in de lamp van Ni Hao model. Andersom wordt de lamp van Ni Hao gekenmerkt door zijn uitvoering in massief glas. Die uitvoering draagt in hoge mate bij aan de algemene indruk die deze lamp wekt. De voorzieningenrechter verwijst naar de afbeeldingen hierboven. Door de massieve constructie ontstaat een lichtbreking die bijvoorbeeld de centrale cilinder doen vervormen tot een kegelvorm. Het ingeschreven model maakt evenwel niet de indruk massief te zijn. Met name in figuur 1 bij de modelinschrijving blijkt niet van enige vervorming van de centrale cilinder. De lamp zoals ingeschreven maakt daardoor de indruk te bestaan uit een holle bolvorm met daarin een cilindervorm.

(…)

4.14. De vaststelling dat de Lamp 14 ook van massief glas is gemaakt kan Bocci niet baten. De vergelijking dient te geschieden tussen het model als ingeschreven en het aangevallen model. Uit de inschrijving, met name de figuren daarbij, dient te blijken wat de kenmerken zijn waardoor de ingeschreven lamp zich onderscheidt en waarvoor de modelrechthebbende bescherming inroept. De kenmerken die Bocci belangrijk vindt (vergelijk 4.5), blijken niet uit de inschrijving.

4.15. De figuren die Bocci heeft doen inschrijven brengen dan ook onvoldoende het model dat zij zou willen beschermen in beeld. Bocci heeft zich beperkt tot inschrijving van een aantal technische tekeningen, die de Lamp 14 onvoldoende visualiseren omdat de onderscheidende trekken onzichtbaar blijven. Bocci heeft wellicht onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden geboden door artikel 4 Uitvoeringsverordening nr. 2245/2002 van 21 oktober 2002. De deposant heeft immers de mogelijkheid fotografische weergaven van het model, in zwart /wit of in kleur in te schrijven. Met foto’s zoals in dit vonnis onder 4.12 en 4.13 opgenomen had Bocci de onderscheidende trekken zeker kunnen visualiseren. 

(…)

Slaafse nabootsing: 4.20. De verschillen zijn tezamen naar voorlopig oordeel ruim voldoende om mogelijke verwarring tussen de lampen weg te nemen. Het beroep op slaafse nabootsing slaagt dan ook niet..

4.22. Aannemelijk is dat Ni Hao (of de projectarchitect) wat betreft de plaatsing in een cluster van zeer veel lampen is geïnspireerd door de wijze waarop Bocci haar lampen aanbiedt. Van slaafse nabootsing kan echter geen sprake zijn omdat hier is nagebootst een concept of idee. Concepten of ideeën komen zonder meer niet voor bescherming in aanmerking, ook niet langs de weg van onrechtmatige daad.
 
4.23. Op geen van de door Bocci aangevoerde grondslagen kunnen haar vorderingen worden toegewezen. Als in het ongelijk gesteld dient Bocci te worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Lees het vonnis hier.

IEForum.nl IE Diner, donderdag 28 januari 2010, vanaf zes uur, Industrieele Groote Club

Vzr. Rechtbank Arnhem, 25 januari 2010, Connect uitzendbureau B.V. tegen Connection Uitzendbureau B.V. (met dank aan Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten, en Bas Berghuis van Woortman, Simmons & Simmons)

Merkenrecht, handelsnaamrecht. Eiseres, Uitzendbureau Connect stelt dat gedaagde middels de handelsnaam Conenction Uitzenbureau inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrecht. Het merk CONNECT is onderscheidend (ómdat het door het BBIE is ingeschreven), hoewel het door de voorzieningenrechter wel als een zwak merk wordt aangemerkt. Ex tunc beoordeling. Grote mate van overeenstemming, identieke diensten: merkinbreuk en handelsnaaminbreuk. Domeinnamen gedaagde zijn gekleurd tot handelsnaam en gebruik van de domeinnamen is eveneens in strijd met art. 5 Hnw.

4.7. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt het volgende overwogen. Voorshands geoordeeld is het door Connect ingeschreven woordmerk Connecr niet louter beschrijvend voor de diensten waarvoor inschrijving is gevraagd, te weten - kort gezegd - uitzenddiensten. Dat het woordmerk Connect in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden elk onderscheidend vermogen te missen (zie artikel 2.1 1 lid 1 onder b BVIE). Indien inschrijving volgt, kan daaruit worden afgeleid dat het Benelux-Bureau na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.
 
Niettemin kan het merk als een 'zwak merk' worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is. Het woord 'Connect' is immers een veel voorkomend Engels woord, wat zoveel betekent als 'verbinden' of 'in verband brengen', dat veelvuldig wordt gebruikt in handelsnamen van ondernemingen die actief zijn in de uitzendbranche, zo heeft Connection ter zitting onweersproken gesteld. In dit verband is wel nog van belang dat voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het woordmerk Connect dient te worden uitgegaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door Connection (vergelijk HvJ EG 27 april 2006, C-145/05, Levi Strauss). Zoals uit 2.5 blijkt is Connection sinds 2001 op de markt actief. Dit betekent dat merkinschrijvingen van na die tijd buiten beschouwing dienen te blijven, zodat aan de door Connection in het geding gebrachte uitdraai uit het merkenregister in dit verband weinig betekenis toekomt, nu Connect onweersproken heeft gesteld dat veruit de meeste van de daarop voorkomende merkinschrijvingen dateren van na april 2001. Dat het woordmerk Connect door intensief gebruik (inburgering) alsnog sterk onderscheidend vermogen heeft verworven (artikel 2.28 lid 2 BVTE), is overigens gesteld noch gebleken.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 25 november 2009, LJN: BL0184, Eisers tegen Rescue 3000 B.V.

Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Geen inbreuk. Eisers, maken op grond van hun Gemeenschapsbeeldmerk STABFAST ( hulpverlenings/stabilisatie-instrument) bezwaar tegen beeldmerk STABALL van gedaagde. Rechtbank Zwolle verwerpt nietigheidsverweer gedaagde en concludeert dat er geen sprake is van merkinbreuk. “Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen.”

En van een onrechtmatige daad kan dan volgens de voorzieningenrechter geen sprake meer zijn: Hiervoor is reeds geoordeeld dat er met het thans door Rescue gehanteerde teken geen sprake is van een op het merk van [eisers] inbreukmakend teken. Daarmee is gegeven dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen op grond van de onrechtmatige daadsactie van 6:162 BW.”

Merkenrecht: 4.8.Ten aanzien van de gepretendeerde inbreuk op grond van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat hiervan bij het thans door Rescue gebruikte teken geen sprake (meer) is. Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken. Het teken dat nu door Rescue wordt gevoerd (bijlage 3) wijkt als geheel zowel auditief als visueel in overwegende mate af van het merk van [eisers] (bijlage 1). De enige overeenkomst die beide tekens met elkaar hebben is het eerste deel van het woord: “STAB”. Op visueel gebied verschillen het merk (van [eisers]) en het teken (van Rescue) echter ook op dit punt. Voorts is door [eisers] weliswaar gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar, maar deze stelling is niet geconcretiseerd of nader onderbouwd met feiten of omstandigheden.

Onrechtmatige daad: 4.9.  Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan aan het nationale recht (in dit geval de onrechtmatige daad) geen bescherming worden ontleend die verder strekt dan het specifieke merkenrecht. Hiervoor is reeds geoordeeld dat er met het thans door Rescue gehanteerde teken geen sprake is van een op het merk van [eisers] inbreukmakend teken. Daarmee is gegeven dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen op grond van de onrechtmatige daadsactie van 6:162 BW.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, HA ZA 04/3785, Inter Ikea Systems B.V. & IKEA B.V. tegen Serboucom B.V. (met dank aan Gregor Vos & Moïra Truijens, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. “Over ovalen en kleurcombinaties. In een herkenbare stijl stelt de Haagse Rechtbank dat verwarring uitgesloten moet worden geacht.”, aldus IEF 2431 over de eerste instantie (Rechtbank ‘s-Gravenhage, 2 augustus 2006, IEF 2431). Het hof vernietigt het vonnis in hoger beroep.

Het geel/blauwe beeldmerk van IKEA is een bekend merk, ook zonder het woordelement IKEA. Geen non usus logo zonder woordelement IKEA. Pago-criterium: Benelux (althans Nederland en België) kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap. Inbreuk door MULTIMATE-logo van Serboucom. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Beroep op rechtsverwerking faalt, omdat het  merk in zwart/wit is gedeponeerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruik. Pan-Europees verbod. 

Bekendheid: 14. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat merk B [geel/blauw ovaal met woord IKEA – IEF]  in de Benelux een bekend merk is met een groot onderscheidend vermogen. Dit wordt nog versterkt door het gebruik van dezelfde felgele kleur in combinatie met de kleur blauw op en in haar winkels.  Nu naar het oordeel van het hof het grondgebied van de Benelux (althans Nederland en België) in dit verband kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap (zie HvJEG 6 oktober 2009, C-301107 inzake PAGO) en het merk B herhaaldelijk (in ieder geval in 2005, 2007, 2008 en 2009) door derden is aangemerkt als een van de "most valuable/best/influential (retail) brands" van Europa en/of de wereld, moet het merk ook als bekend merk worden beschouwd in de Europese Gemeenschap.

Gebruik: (…) 19. Gelet op het bovenstaande is het hof is van oordeel dat merk A [geel/blauw ovaal zonder het woord IKEA – IEF] door het relevante publiek wordt gezien als een onderscheidingsteken voor waren en diensten afkomstig van IKEA nu
  -merk B een bekend merk is
  -zowel het beeldelement als het woordelement in merk B naar het oordeel van het hof, mede door de   bekendheid van merk B, elk onderscheidende bestanddelen daarvan zijn;
  - uit de door IKEA overgelegde rapporten valt af te leiden dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek bij het zien van merk A aan IKEA denkt.
Het hof is dan ook van oordeel dat door het gebruik van merk B ook merk A wordt gebruikt en door de enkele toevoeging van IKEA aan merk A het onderscheidend vermogen van dat merk niet is gewijzigd. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat ook het merk A een bekend merk is. Het merk A is dm ook niet vervallen wegens non-usus.

(…)

22. Het hof is van oordeel dat, gelet op de grote bekendheid van het merk, zowel het beeldelement als het woord (even) onderscheidende elementen zijn.

(…)

Inbreuk: Gelet op de mate van overeenstemming, de bekendheid van de merken van IKEA, de (soort)gelijkheid van (een deel van) de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor de tekens door Serboucom worden gebruikt en de omstandigheid dat partijen zelfs deels dezelfde waren en diensten aanbieden, is het hof van oordeel dat de door Serboucom gebruikte logo's zodanig met de merken A en/of B van IKEA overeenstemmen dat door het gebruik van die tekens bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Wat betreft de inbreuk op merk B geldt bovendien dat het woord MULTIMATE – evenals in het merk van IKEA - is afgebeeld in blauwe blokletters in (vrijwel) hetzelfde lettertype als het woord IKEA. Dat in het oude logo ook nog een wit streepje om de ovaal en een witte balk voorkomt kan aan het verwarringsgevaar onvoldoende afdoen. Deze zijn zo weinig opvallend dat zij het totaalbeeld niet mede bepalen. In het nieuwe logo komen zij bovendien niet voor. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Het hof is van oordeel dat het bovenstaande ook geldt voor de barcode/prijskaartjes, Ook deze bestaan uit voormeld gekleurd beeldelement en een in merkenrechtelijke zin niet onderscheidend bestanddeel (een prijs en een barcode). Serboucom heeft betwist dat daarbij sprake is van merkgebruik. Dat het gaat om prijskaartjes in de winkel staat er niet aan in de weg dat sprake is van merkgebruik. Het is in het algemeen niet ongebruikelijk dat daarop merken worden afgebeeld.

Rechtsverwerking: 24. in eerste aanleg heeft Serboucom zich nog beroepen op rechtsverwerking wegens het Gedurende vijf jaar (bewust) gedogen van het gebruik van het (oude) MULTIMATE-merk, als bedoeld in artikel I4 bis, lid 1, BMW, thans artikel 2.24, lid 1, BVIE. Daar de grieven slagen en tot vernietiging leiden, moet het hof dit verweer nog bespreken. Nu het merk in zwart/wit is gedeponeerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruik, faalt dit verweer. (…)

Lees het arrest hier (afbeeldingen in vonnis rechtbank)