Het Hof van Beroep te Brussel heeft het HvJ EG allereerst de vraag gesteld of onder de definitie van vergelijkende reclame een reclameboodschap valt waarin de adverteerder enkel verwijst naar een soort product (Champagne) en niet naar een bepaalde onderneming of een bepaald product.

Volgens het HvJ EG kan een dergelijke boodschap worden geacht vergelijkende reclame te zijn “wanneer het mogelijk is deze onderneming of de door haar aangeboden producten te identificeren waarop die reclameboodschap concreet betrekking heeft. Dat meerdere concurrenten van de adverteerder of door hen aangeboden goederen of diensten kunnen worden geïdentificeerd waarop de reclameboodschap concreet betrekking heeft, is irrelevant voor de beoordeling of er sprake is van vergelijkende reclame” (24).

De tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op de concurrentieverhouding tussen de adverteerder en de in de reclameboodschap genoemde onderneming.

Het HvJ EG antwoordt dat een concurrentieverhouding niet kan worden vastgesteld los van de goederen of diensten die deze onderneming aanbiedt (31). Het HvJ EG merkt op dat “(…) het bestaan van een concurrentieverhouding tussen ondernemingen afhankelijk is van de vaststelling dat de door deze aangeboden producten in zekere mate substitueerbaar zijn” (32).

“Om te bepalen of er een dergelijke concurrentieverhouding bestaat, dient rekening te worden gehouden:

- met de huidige marktsituatie en de huidige consumptiegewoonten, alsmede met de mogelijke ontwikkeling ervan;

- met het gedeelte van het communautaire grondgebied waar de reclame wordt verspreid, zonder evenwel in voorkomend geval de gevolgen uit te sluiten die de ontwikkeling van de in andere lidstaten vastgestelde consumptiegewoonten kan sorteren op de betrokken nationale markt, en

- met de bijzondere kenmerken van het product dat de adverteerder wil promoten en met het imago dat hij eraan wenst te geven” (42).

Met zijn derde vraag wil de verwijzende rechter weten of reclame die verwijst naar een soort product zonder evenwel een concurrent of de door deze aangeboden goederen te identificeren, ongeoorloofd is krachtens artikel 3bis lid 1 van de richtlijn.

Het HvJ EG antwoordt dat de eventuele ongeoorloofdheid van dergelijke reclame niet behoort tot het gebied van vergelijkende reclame; het noemen van een concurrent of diens aangeboden producten is immers een conditio sine qua non om die boodschap te kunnen aanmerken als vergelijkende reclame. De geoorloofdheid van reclame waarin geen concurrenten of diens producten kunnen worden geïdentificeerd, dient te worden onderzocht in het licht van andere bepalingen van nationaal recht of, in voorkomend geval, van gemeenschapsrecht (misleidende reclame), ongeacht het feit dat dit zou kunnen leiden tot een verminderde bescherming van de consumenten of van de concurrerende ondernemingen (56).

Artikel 3bis lid 1 sub f van de richtlijn bepaalt dat vergelijkende reclame geoorloofd is mits deze voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming. De verwijzende rechter wil met zijn vierde vraag vernemen of uit dit artikel volgt dat elke vergelijking, die voor producten zonder een benaming van oorsprong betrekking heeft op producten met een benaming van oorsprong, ongeoorloofd is.

Volgens het HvJ EG geldt dit niet voor elke vergelijking: “Wanneer alle andere voorwaarden voor geoorloofdheid van de vergelijkende reclame zijn vervuld, zou een bescherming van benamingen van oorsprong ten gevolge waarvan het absoluut was verboden om producten zonder een benaming van oorsprong te vergelijken met andere producten die wel een dergelijke benaming hebben, ongerechtvaardigd zijn en geen wettigheid kunnen ontlenen aan de bepalingen van artikel 3 bis, lid 1, sub f, van de richtlijn” (70).

“Aangezien een dergelijk verbod niet uitdrukkelijk blijkt uit de bewoordingen van artikel 3 bis, lid 1, sub f, van de richtlijn, zou bovendien de principiële vaststelling ervan door middel van een ruime uitlegging van deze voorwaarde voor geoorloofdheid van vergelijkende reclame impliceren dat de werkingssfeer van vergelijkende reclame werd beperkt. Dit zou in strijd zijn met de vaste rechtspraak van het Hof” (71).

Lees het arrest hier.

Allereerst beslist de Voorzieningenrechter dat de enkele verkoop niet onder het begrip “slaafse nabootsing” valt: “Vooropgesteld wordt dat — mede gelet op de betwisting van Milin — niet is gebleken dat de door Heering beweerde slaafs nagebootste vinyPlus rondkantpanelen door Milin dan wel in opdracht van Milin worden geproduceerd. Evenmin is gebleken dat Milin invloed kan uitoefenen op de vormgeving van de vinyPlus rondkantpanelen. Wel staat vast dat Milin vinyPlus rondkantpanelen in Nederland verkoopt. Het begrip “slaafse nabootsing” omvat — zoals Milin terecht aanvoert — niet de verkoop van nagebootste producten. Van slaafse nabootsing door Milin kan dan ook geen sprake zijn.”

Vervolgens oordeelt de rechter dat de verkoop onrechtmatig kan zijn: “ Het verkopen van een product dat door een ander onrechtmatig is nagebootst kan echter onrechtmatig zijn tegenover degene van wie het product onrechtmatig is nagebootst. Dit zal in het bijzonder het geval kunnen zijn indien degene die het door een ander geproduceerde product verkoopt, weet of behoort te weten dat dit product onrechtmatig is nagebootst.”

Verder oordeelt de Voorzieningenrechter dat het voldoende aannemelijk is dat er sprake is van een nabootsing, omdat de panelen nagenoeg identiek ogen wat totaalindruk betreft. Nabootsen mag echter in beginsel, omdat er geen absoluut recht van intellectuele eigendom in het spel is. Dit lijdt echter uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (zie HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391, Borsumij/Stenman; Raamuitzetter).

Bovendien geldt dat het nagebootste product om tegen nabootsing beschermd te kunnen worden onderscheidend vermogen moet hebben ofwel een eigen positie in de markt moet innemen. Indien er buiten het nagevolgde nog tal van gelijksoortige producten in de handel zijn dan is navolging slechts onrechtmatig indien het nagebootste product zich uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten aanmerkelijk onderscheidt (HR 21 december 1956, Drukasbakarrest, NJ 1960, 414).

Er is volgens de Voorzieningenrechter in casu sprake van onvoldoende onderscheidend vermogen: “Dat dit het geval is, komt volgens Heering met name doordat het Keralit gevelpaneel, in tegenstelling tot de andere kunststof gevelpanelen met houtlook, een traditionele sponning heeft.

Het product waar het hierom gaat, beoogt in feite een al bestaand product, namelijk houten gevelpanelen, zo goed mogelijk qua uiterlijk te benaderen. Teneinde het uiterlijk van een houten plank /gevelpaneel zou goed mogelijk te benaderen is een sponning nodig omdat het bestaan daarvan onder meer karakteristiek is voor een houten gevelpaneel. Alle kunststof gevelpanelen met houtlook hebben dan ook een sponning. Dat de sponning van het Keralit gevelpaneel zo bijzonder is dat de Keralit gevelpanelen zich daardoor uiterlijk aanmerkelijk onderscheidt van de andere in de handel zijnde kunststof panelen met houtlook is onvoldoende aannemelijk geworden. Heering heeft deze stelling niet nader met stukken onderbouwd, wat gelet op de gemotiveerde betwisting van Millin wel op haar weg had gelegen. Heering heeft nog aangevoerd dat ook de overige kenmerken van de Keralit gevelpaneel, zoals de holle kamers en de ventilerende damwandprofilering, meebrengen dat het Keralit gevelpaneel een eigen positie in de Nederlandse markt voor kunststof gevelpanelen met houtlook innemen. Ook deze stelling wordt — mede gelet op de gemotiveerde betwisting van Milin — onvoldoende aannemelijk geacht.”

Geen onderscheidend vermogen betekent geen bescherming tegen nabootsing. Milin handelt derhalve niet onrechtmatig door de verkoop.

Over het aanhaken bij het bedrijfsdebiet overweegt de rechter: “Ook in het geval aangenomen zou kunnen worden dat Mum profiteert van het bedrijfsdebiet van Heering geldt dat niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van onrechtmatig aanhaken omdat niet gebleken is dat sprake is van de hiervoor bedoelde bijkomende omstandigheden.”

Er wordt geen volledige proceskostenveroordeling uitgesproken: “Deze vordering zal worden afgewezen omdat de handhavingsrichtlijn in dit geval toepassing mist. De handhavingrichtlijn is namelijk van toepassing indien het geschil tussen partijen betrekking heeft op een intellectueel eigendomsrecht. In dit geval heeft het geschil tussen partijen echter geen betrekking op een intellectueel eigendomsrecht. Volgens de in Nederland heersende leer is slaafse nabootsingsbescherming geen intellectueel eigendomsrecht.”

Lees het vonnis hier.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het belangrijkste onderdeel van de bouwdroger van Calorex - zoals zij zelf ook heeft betoogd - de gekantelde toestand betreft, welke toestand mogelijk wordt gemaakt door aan de achterzijde van de bouwdroger een beugelstandaard aan te brengen. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze standaard onmiskenbaar een constructie is die is gericht op het bereiken van een functioneel resultaat:

“De vormgeving wordt in dit opzicht dus bepaald door technische eisen. De keuze voor een beugelstandaard, die maakt dat de bouwdroger in een diagonale stand kan worden geplaatst, is derhalve niet een uiting van datgene wat de maker, Calorex in dit geval, tot zijn arbeid heeft bewogen.’ Ook de beugel aan de voorzijde is niet beschermd, omdat deze ‘het immers mogelijk maakt dat de bouwdroger rechtop kan worden gezet en dat deze makkelijk kan worden getransporteerd.”

Het glooiende oppervlak van de beugel is sterker en beschermd beter tegen aantasting door de omgeving waarop deze is geplaatst. Ook de ronding van de bouwdroger en de beugel aan de voorzijde komt dus niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

De voorzieningenrechter oordeelt vervolgens dat de voorgaande kenmerken echter in combinatie met de overige kenmerken van de bouwdroger van Calorex toch een eigen oorspronkelijk karakter geven aan de bouwdroger, ‘zij het dat de reikwijdte van de auteursrechtelijke bescherming zeer gering wordt geacht en zich slechts uitstrekt tot identieke of nagenoeg identieke werken, waarbij de totaalindruk overeenstemmend is.’ De voorzieningenrechter oordeelt echter dat de BT800S verschilt van de bouwdroger van Calorex en dat Calorex daarmee geen bescherming aan haar bouwdroger kan ontlenen.

Slaafse nabootsing wordt ook niet aangenomen, omdat onvoldoende duidelijk is wanneer Calorex haar bouwdroger op de markt heeft gebracht en vooralsnog niet kan worden gezegd dat de verschijningsvorm van de bouwdroger van Calorex zich in zijn verschijningsvorm duidelijk onderscheidt van soortgelijke producten. Bovendien zijn de belangrijkste overeenkomsten tussen de bouwdrogers van technische aard en hebben zij met de vormgeving van de bouwdrogers als zodanig niets van doen. Tenslotte gaat het volgens de voorzieningenrechter bij het publiek op de relevante markt (de bouwvakkers) primair om de kwaliteit en functionaliteit van de bouwdroger en niet om de uiterlijke verschijningsvorm.

Calorex wordt veroordeeld in de forfaitaire proceskosten van Jako en Airned.

Lees het vonnis hier.

Volgens Philips is het aanbieden en leveren van de mobiele telefoons aan afnemers in Nederland, Oostenrijk, Italië en Zweden voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding is aan te merken als indirecte inbreuk op de het octrooi. Ook wordt er volgens Philips direct inbreuk gemaakt op het octrooi door het verkopen, leveren, aanbieden, importeren en in voorraad houden van mobiele telefoons die van die schakeling zijn voorzien.

LG haalt een aantal documenten aan, waaruit zou moeten blijken dat het octrooi niet nieuw dan wel niet inventief is. De rechtbank volgt LG slechts op één punt. Op basis van de prior art vernietigt de rechtbank conclusie 1 en de van conclusie 1 afhankelijke conclusies. De overige ingeroepen conclusies blijven overeind. De partiële nietigverklaring in ogenschouw genomen behandelt de rechtbank vervolgens de vraag of het octrooi gewijzigd in stand kan blijven.

Met een interessante overweging beantwoordt de rechtbank deze vraag als volgt. Volgens de rechtbank is het voor de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk dat de beschermingsomvang van het octrooi zich in elk geval uitstrekte tot conclusie 4 (en de daarop voortbouwende conclusies) nu artikel 4 een volgconclusie is.

“Het opstellen van afhankelijke volgconclusies kent immers als voornaamste, zoniet enige, doel te anticiperen op een mogelijke nietigheid van de hoofdconclusie en zo te voorkomen dat de octrooihouder zijn gehele monopolie verliest indien zijn conclusie – bijvoorbeeld als gevolg van nadien getroffen voorpublicaties – te ruim zou zijn. Dit is de gemiddelde vakman zonder meer bekend en hij zal dan ook weten dat instandhouding volgens een afhankelijke volgconclusie, mits deze voldoet aan de wettelijke vereisten en bij ongeldigheid van de daaraan voorafgaande conclusies, aangewezen is. Onder die omstandigheden valt niet in te zien dat de rechtszekerheid of enig ander gerechtvaardigd belang van derden eraan in de weg zouden kunnen staan dat het octrooi beperkt tot een volgconclusie in stand zou worden gelaten.”

Volgens de rechtbank zou “een ander oordeel (…) bovendien tot een onevenredige benadeling van de octrooihouder leiden, die zijn positie ernstig bemoeilijkt ziet gelet voorts op het Bogaard-arrest en daarbij juist rechtsonzekerheid scheppen. Derden zullen volgens het hiervoor geschetste systeem aan de hand van de afhankelijke volgconclusies relatief eenvoudig de eventuele nieuwe omvang van het octrooi kunnen voorspellen, indachtig dat de octrooihouder weet dat door terugtrekking op zo een volgconclusie de discussie over de vraag of zijn voorstel voldoet aan de (in het vonnis genoemde - IEF) Spiro/Flamco-criteria verregaand worden vereenvoudigd. Die zekerheid is verdwenen indien zou worden aangenomen dat ook van volgconclusies die niettemin voldoen aan de wettelijke criteria, onzeker zou zijn of zij aan de Spiro/Flamco-criteria voldoen.”

De rechtbank houdt het octrooi dan ook gewijzigd in stand.

Ten aanzien van gedaagden 1 tot en met 4 heeft Philips niet kunnen bewijzen dat zij betrekken zijn (of zullen worden) bij inbreukmakende activiteiten. Philips wordt dan ook door de rechtbank als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Aan de zijde van gedaagden 1 tot en met 4 worden deze gesteld op het 4/5 deel van de in totaal door gedaagden tot heden gemaakte, niet richtlijnconforme, proceskosten.

In conventie oordeelt de rechtbank dat er sprake is van inbreuk op het octrooi door LG.

LG doet voorts een beroep op rechtsverwerking dan wel misbruik van recht door Philips. Philips zou in de periode 1986-1994 actief deelgenomen hebben aan de ontwikkeling en aanvaarding van de JPEG-standaard in studiegroepen van de International Telegraph en Telephone Consultive Committee (CCITT), the International Standards Organization (ISO) en de British Standards Institution. Op alle deelnemers aan deze studiegroepen rustte de verplichting om voor de JPEG-standaard relevante octrooien aan te melden.

De deelnemer moet daarbij de bereidheid uitspreken om een redelijke, niet-discriminerende licentie te verlenen aan degenen die de standaard willen toepassen. Als die bereidheid niet bestaat kan de werkgroep besluiten voor een andere standaard te kiezen. Philips was zich volgens LG van deze verplichting bewust, maar heeft nagelaten het octrooi aan te melden. LG stelt dat zij in het vertrouwen dat de JPEG-standaard geen inbreuk maakt op enig octrooi van Philips de standaard op grote schaal toepast. Onder die omstandigheden zou Philips het octrooi thans niet meer aan LG tegenwerpen. Zij zou hoogstens aanspraak kunnen maken op een eenmalige redelijke licentievergoeding. Philips bestrijdt dat zij actief betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de JPEG-standaard. Philips meent verder dat zij niet verplicht was om het octrooi te melden.

De rechtbank is met LG van oordeel dat Philips in beginsel het recht heeft verwerkt zich thans nog op het octrooi te beroepen indien komt vast te staan dat Philips als deelnemer bij de werkgroepen voor ontwikkeling van de JPEG-standaard betrokken is geweest. Tot op heden is daarvoor door LG geen overtuigend bewijs overgelegd. Zoals LG uitdrukkelijk heeft aangeboden, zal zij indien nodig in een later stadium van de procedure tot nadere bewijslevering worden toegelaten.

Alvorens echter aan nadere bewijslevering toe te komen, wil de rechtbank inlichtingen ontvangen over of LG überhaupt wel bereid zou zijn om een redelijke, niet-discriminerende licentieovereenkomst met Philips te sluiten. 

De rechtbank heeft vastgesteld dat de codering volgens de JPEG-standaard inbreuk maakt op het octrooi van Philips. Aan het door Philips gevorderde verbod op inbreuk staat nog slechts het beroep op rechtsverwerking in de weg. Aangezien de deelname van Philips aan de werkgroepen van de CCITT en ISO niet is af te leiden uit het overgelegde bewijs wijst de rechtbank het door Philips gevorderde verbod voor de duur van de procedure toe.

Lees het vonnis hier.

Ompakken

1. Wanneer een parallelimporteur in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product op de markt brengt in zijn oorspronkelijke binnenverpakking, maar met een nieuwe kartonnen buitenverpakking bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer (een ‘omgepakt’ product):

a) Rust de last om te bewijzen dat de nieuwe verpakking voldoet aan elk van de voorwaarden vervat in het arrest van het Hof van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb [e.a.] (C-427/93, C-429/93 en C-436/93), dan op de importeur, of rust de last om te bewijzen dat niet aan deze voorwaarden is voldaan dan op de merkhouder, of varieert de bewijslast van voorwaarde tot voorwaarde en, zo ja, hoe?

b) Is de eerste voorwaarde in het Bristol-Myers Squibb-arrest, namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet wordt belemmerd, alleen van toepassing op het ompakken of heeft deze voorwaarde ook betrekking op de specifieke wijze en stijl van het ompakken door de parallelimporteur en, zo ja, hoe?

c) Is de vierde voorwaarde in het Bristol-Myers Squibb-arrest, namelijk dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, alleen geschonden wanneer de verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is, of strekt deze zich uit tot alles wat de goede naam van het merk aantast?

d) Indien het antwoord op de eerste vraag, sub c, luidt dat de vierde voorwaarde geschonden wordt door al datgene dat de goede naam van het merk aantast en als i) het merk niet is aangebracht op de nieuwe kartonnen buitenverpakking (“debranding” of ontmerken) ofwel ii) de parallelimporteur op de nieuwe kartonnen buitenverpakking zijn eigen logo aanbrengt, of een huisstijl of opmaak, dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten (“cobranding” of gezamenlijk vermerken), moeten deze vormen van doosontwerp dan worden beschouwd als schadelijk voor de goede naam van het merk, of betreft dit een feitelijke vraag waarvoor de nationale rechter bevoegd is?

e) Indien uit het antwoord op de eerste vraag, sub d, volgt dat dit een feitelijke vraag is, op wie rust dan de bewijslast?

Producten met nieuwe etiketten

2) Wanneer een parallelimporteur in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product op de markt brengt in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop hij aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer (een ‘product met nieuwe etiketten’):

a) Zijn dan de vijf voorwaarden zoals vastgesteld in het reeds aangehaalde Bristol-Myers Squibb-arrest van toepassing?

b) Indien het antwoord op de tweede vraag, sub a, bevestigend luidt, is het dan aan de importeur om te bewijzen dat de verpakking met nieuw etiket voldoet aan elk van de voorwaarden in het Bristol-Myers Squibb-arrest, of moet de merkhouder bewijzen dat niet aan deze voorwaarden is voldaan, of varieert de bewijslast van voorwaarde tot voorwaarde?

c) Indien het antwoord op de tweede vraag, sub a, bevestigend luidt, is de eerste voorwaarde in het Bristol-Myers Squibb-arrest, namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet wordt belemmerd, alleen van toepassing op het aanbrengen van een nieuw etiket, of heeft deze voorwaarde ook betrekking op de specifieke wijze en stijl van het aanbrengen van nieuwe etiketten door de parallelimporteur?

d) Indien het antwoord op de tweede vraag, sub a, bevestigend luidt, is de vierde voorwaarde in het Bristol-Myers Squibb-arrest, namelijk dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, alleen geschonden wanneer de verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is, of strekt deze zich uit tot alles wat de goede naam van het merk kan schaden?

e) Indien het antwoord op de tweede vraag, sub a, bevestigend luidt, en het antwoord op de tweede vraag, sub d, luidt dat de vierde voorwaarde geschonden is door alles wat de goede naam van het merk schaadt, is het dan schadelijk voor de goede naam van een merk wanneer

i) het extra etiket op een dusdanige wijze is aangebracht dat een van de merken van de merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, of

ii) het extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, of

iii) de naam van de parallelimporteur in hoofdletters is gedrukt?

Voorafgaande kennisgeving

3) Wanneer een parallelimporteur geen kennis heeft gegeven van de ompakking van een product, zoals vereist door de vijfde voorwaarde van het Bristol-Myers Squibb-arrest, en hij als gevolg daarvan het merk (de merken) van de merkhouder alleen om deze reden heeft geschonden:

a) Is dan elke volgende handeling van invoer van dit product een inbreuk of maakt de importeur zich alleen schuldig aan een inbreuk tussen het tijdstip waarop de merkhouder kennis krijgt van het product en het tijdstip waarop de periode van kennisgeving is verstreken?

b) Heeft de merkhouder recht om financiële vergoeding te vorderen (d.w.z. schadevergoeding wegens de inbreuk of overhandigen van alle door de inbreuk behaalde winsten) wegens de onrechtmatige daad van de importeur, op dezelfde grondslag als wanneer deze producten waren nagemaakt?

c) Geldt voor een financiële vergoeding aan de merkhouder uit hoofde van dergelijke onrechtmatige daden van de importeur het evenredigheidsbeginsel?

d) Zo neen, op welke gronden moet een dergelijke vergoeding worden vastgesteld, gelet op het feit dat de betrokken producten door de merkhouder of met diens toestemming binnen de EER op de markt zijn gebracht?

Voor wat betreft het antwoord op de hierboven geformuleerde prejudiciële vragen, verklaart het Hof van Justitie (Tweede kamer) voor recht:

1) Artikel 7 lid 2 Richtlijn 89/104 EEG dient aldus te worden uitgelegd dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product dat uit een andere lidstaat is ingevoerd in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop de importeur aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, tenzij

– komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van het opnieuw geëtiketteerde product onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen;

– wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten;

– op de verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product opnieuw heeft geëtiketteerd, alsook de naam van de fabrikant;

– de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden; zo mag het etiket niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en

– de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het opnieuw geëtiketteerde product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van dit product levert.

2) De voorwaarde dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij het wordt voorzien van een nieuwe verpakking waarop het merk opnieuw wordt aangebracht of waarbij er een etiket wordt aangebracht op de verpakking van dit product, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product in de lidstaat van invoer – als één van de voorwaarden die, wanneer zij zijn vervuld, de merkhouder verhinderen om zich krachtens artikel 7 lid 2 Rl. te verzetten tegen de genoemde verhandeling – heeft uitsluitend betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking.

3) De voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, als voorwaarde die moet worden vervuld opdat laatstgenoemde zich niet krachtens artikel 7 lid 2 Rl. rechtmatig zou kunnen verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de parallelimporteur hetzij het product heeft voorzien van een nieuwe verpakking waarop hij het merk opnieuw heeft aangebracht, hetzij op de verpakking van het product een etiket heeft aangebracht, is niet beperkt tot de gevallen waarin de ompakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is.

4) De vraag of het feit dat de parallelimporteur:

– het merk niet aanbrengt op de nieuwe buitenverpakking van het product (debranding), of

– op deze verpakking zijn eigen logo of stijl aanbrengt, of een "huis-opmaak", dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten (cobranding), of

– op die verpakking op dusdanige wijze een extra etiket aanbrengt dat het merk van de merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, of

– op het extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, of

– zijn eigen naam als parallelimporteur in hoofdletters drukt, de goede naam van het merk kan aantasten, is een feitelijke vraag die de nationale rechter tegen de achtergrond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden.

5) In situaties zoals die in de hoofdgedingen, rust de bewijslast ter zake van het vervuld zijn van de volgende voorwaarden op de parallelimporteurs:

– het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten zou tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten bijdragen;

– de ompakking kan de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet aantasten;

– op de nieuwe verpakking wordt duidelijk vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant;

– de presentatie van het omgepakte product kan de reputatie van het merk en van de merkhouder niet schaden; zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn;

– de importeur dient de merkhouder tevoren ervan in kennis te stellen dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en dient hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product te leveren.

Indien deze voorwaarden zijn vervuld, beletten zij de merkhouder om zich rechtmatig te verzetten tegen de verdere verhandeling van een omgepakt farmaceutisch product.

Aangaande de voorwaarde dat moet worden aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten, volstaat het evenwel dat de parallelimporteur bewijsmateriaal aandraagt waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat deze voorwaarde is vervuld. Dit geldt a fotiori voor de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Wanneer de importeur een dergelijk begin van bewijs met betrekking tot deze voorwaarde aandraagt, staat het in voorkomend geval aan de merkhouder – die het best in staat is om te beoordelen of de ompakking zijn reputatie of die van het merk kan schaden – om te bewijzen dat deze reputaties werden geschaad.

6) Wanneer een parallelimporteur aan de merkhouder geen voorafgaande kennisgeving inzake een omgepakt farmaceutisch product heeft gedaan, maakt hij inbreuk op de rechten van deze merkhouder bij iedere volgende invoer van genoemd product, zolang hij hem niet een dergelijke kennisgeving heeft gedaan. De sanctie op deze inbreuk dient niet alleen evenredig te zijn, maar eveneens voldoende effectief en afschrikkend om ervoor te zorgen dat Richtlijn 89/104 volle uitwerking krijgt. Een nationale maatregel krachtens welke, in geval van een dergelijke inbreuk, de merkhouder recht heeft op een financiële vergoeding onder dezelfde voorwaarden als wanneer deze producten zouden zijn nagemaakt, lijkt als zodanig ook niet strijdig met het evenredigheidsbeginsel. Het staat evenwel aan de nationale rechter om in elk concreet geval, met name gelet op de omvang van de schade die door de inbreuk van de parallelimporteur aan de merkhouder werd toegebracht, en met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel, het bedrag van de financiële vergoeding vast te stellen.

Lees het arrest hier.