Laagste kosten
Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 Maart 2007, KG ZA 07-237, Pretium Telecom B.V. tegen KPN B.V.
Reclamerechtelijk excecutiegeschil. Pretium heeft, na overtreding van een verbod tot het doen van bepaalde uitingen, aan KPN €500.000 aan verbeurde dwangsommen betaald. In hoger beroep is de omvang van dit verbod door het hof Amsterdam beperkt. In onderhavig kort geding vordert Pretium de betaalde dwangsommen als onverschuldigd betaald terug.
De voorzieningenrechter bepaalt dat voorshands aannemelijk is dat Pretium aan KPN onverschuldigd heeft betaald, maar wijst de vordering tot terugbetaling af, omdat aan één van de vereisten voor het toewijzen van een vordering tot betaling van een geldsom in kort geding, spoedeisend belang, niet is voldaan.
Partijen hebben geprocedeerd over de door Pretium in haar reclame gebezigde term “laagste kosten garantie” en de slogan “de laagste kosten per maand, of u ontvangt dubbel het verschil terug”. Bij vonnis van 6 oktober 2005 heeft de voorzieningenrechter te Haarlem Pretium verboden de claim “laagste kostengarantie” openbaar te maken en mededelingen te doen van gelijke aard of strekking die een absolute superioriteitsclaim van Pretium inhouden.
Pretium is de slogan “de laagste kosten per maand, of u ontvangt dubbel het verschil terug” blijven gebruiken. KPN maakte vervolgens aanspraak op betaling van verbeurde dwangsommen. Pretium heeft daarop in reconventie in een reeds door KPN gestart kort geding een executiegeschil aanhangig gemaakt. Bij vonnis van 24 november 2005, oordeelde de voorzieningenrechter in dat kort geding dat de uiting “laagste kosten, anders dubbel het verschil terug” in strijd is met het vonnis van 6 oktober 2005. Na betekening van dit laatste vonnis heeft Pretium € 500.000 aan maximaal verbeurde dwangsommen aan KPN betaald.
Bij arrest van 1 februari 2007 heeft het hof Amsterdam geoordeeld dat Pretium uit het algemene gedeelte van het dictum van het 6 oktober vonnis (“alsmede mededelingen van gelijke aard of strekking te doen die een absolute superioriteitsclaim van Pretium inzake kosten inhouden”), gelezen in samenhang met de rechtsoverwegingen uit dat vonnis, de omvang van dat verbod onvoldoende kon afleiden. Het hof vernietigde het algemene gedeelte van het dictum.
Huidige geschil
In het onderhavige kort geding vordert Pretium veroordeling van KPN tot terugbetaling van €500.000, met rente, aangezien dat bedrag volgens Pretium als gevolg van het arrest van het hof Amsterdam, met terugwerkende kracht, onverschuldigd is betaald.
KPN heeft de dwangsommen geëxecuteerd omdat Pretium de slogan “de laagste kosten per maand, of u ontvangt dubbel het verschil terug” is blijven voeren na het oorspronkelijke verbod van de voorzieningenrechter. KPN stelt vervolgens dat Pretium met die slogan ook het verbod overtrad zoals het na gedeeltelijke vernietiging door het Amsterdamse hof met terugwerkende kracht luidt. Zij voert daartoe aan dat de slogan “equivalent” is met de, nog steeds verboden, claim “laagste kostengarantie”. De voorzieningenrechter overweegt dat het hof na vernietiging van het algemene gedeelte van het dictum, daarvoor geen ander algemeen gedeelte in de plaats heeft gesteld en dat er dus een specifiek verbod overblijft waar de slogan niet mee in strijd is. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat voorshands aannemelijk is dat Pretium de €500.000 onverschuldigd heeft betaald.
De voorzieningenrechter wijst echter de vordering van Pretium af, omdat aan één van de vereisten voor het toewijzen van een vordering tot betaling van een geldsom in kort geding (onverwijlde spoed) volgens de voorzieningenrechter niet is voldaan. Pretium heeft volgens de voorzieningenrechter daarvoor onvoldoende feiten en omstandigheden aangedragen.
Lees het vonnis hier.
Eerst even voor jezelf lezen
In Nederland lijkt het wel eens of het Benelux-Merkenrecht eigenlijk gewoon Nederlands nationaal merkenrecht is. Wellicht dat de toenemende publicatie van Belgische uitspraken daar een beetje verandering in kan brengen.
- Rechtbank van eerste aanleg Mechelen, A.R. 06/281/A, Realis tegen Geysen Cies Advocatenkantoor(met dank aan Axel Naeyaert, Naeyaert, Carsau & De Roeck).
Merkenrecht: Vonnis waarbij het gebruik van het teken REALIS voor een advocatenkantoor werd aangemerkt als een inbreuk op de merkenrechten op het woord/beeldmerk REALIS van een makelaar.
Lees het vonnis hier.
- Rechtbank van koophandel Brussel, 7 maart 2007, A.R. 01030/2006, Adidas Salomon tegen N.V. Kengi International (met dank aan Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap).
Merkenrecht. “Zegt voor recht dat verweerster op hoofdeis door het commercialiseren van sportssets voorzien van vier strepen die parallel, symmetrisch en verticaal langs de kanten van het kledingstuk lopen en gescheiden worden door middels van gelijke intervallen inbreuk pleegt op de merkrechten van eiseres op hoofdeis.”
Lees het vonnis hier.
Een brug te ver (2)
HvJ EG, 29 maart 2007, conclusie A-G Sharpston in zaak C-234/06, il Ponte Finanziaria Spa.
Conclusie in oppositiezaak over o.a. de begrippen 'seriemerk' en 'defensief merk'. De A-G concludeert, net als het GvEA, dat een defensief merk niet bestaat in het systeem van de merkenrichtlijn en, wat betreft seriemerken, dat er weliswaar geen voorziening is om seriemerken te registeren, maar dat een gemeenschappelijke signatuur in een serie individuele merken door het publiek als een gemeenschappelijke herkomstaanduiding opgevat kan worden en dat gebruik door derden van die gemeenschappelijke signatuur tot verwarring kan leiden.
De onderhavige zaak betreft het een oppositie van een vermeend Italiaans seriemerk met het gemeenschappelijke element ‘bridge’ tegen de Gemeenschapsmerkaanvrage van het woord/beeldmerk Bainbridge. Omdat een aantal van de Italiaanse merken niet is gebruikt, is hier echter geen sprake zijn van een seriemerk. Het beroep faalt.
“There is no provision for registering a family of trade marks as such – for example, all marks including the element ‘bridge’ in relation to goods in classes 18 and 25. Only individual marks may be registered, and it is to the individual marks that protection is accorded – but for five years only, unless they are put to genuine use. That is why, when a new trade mark application is received, likelihood of confusion with an earlier mark which has been registered for less than five years but not yet used may be assessed in the abstract, by asking the question ‘what would the average consumer’s perception be if he were confronted with the two marks?’
With a series of marks containing a common ‘signature’, the situation is different. The series itself is not registered as such, and so cannot enjoy protection as such. However, the existence of such a series of marks may well, if they are in sufficiently widespread use, affect the average consumer’s perception to the extent that he will be likely to associate any mark containing the common element with the marks in the series (assuming that they cover similar goods or services), and thus to assume a common origin for the various products in question. By contrast, no consumer can be expected to detect a common element in a series of marks which has never been used on the market, or to associate with that series another trade mark containing the same element.
Likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of the Trade Mark Regulation may therefore be assessed having regard to the existence of a family of similar trade marks, but only if actual use can be established of a sufficient number of marks to be perceived by the average consumer as forming a series.
I am therefore of the view that the fifth ground of appeal, and consequently the appeal in its entirety, should be dismissed." (101 – 103)
Lees de conclusie hier (nog geen Nederlandse versie beschikbaar). Eerder bericht + arrest GvEA: IEF 1685 (24 februari 2006).
Maatregelen
Persbericht Justitie: Minister Hirsch Ballin neemt maatregelen om herhaling van problemen bij de Stichting de Thuiskopie te voorkomen. Ontvangen thuiskopievergoedingen worden voortaan zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten verdeeld onder rechthebbenden. Het jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting worden openbaar gemaakt.
Verder handhaaft de minister het thuiskopiestelsel zolang de geïncasseerde vergoedingen niet zijn verdeeld. Daarom blijven de vastgestelde tarieven en de lijst van heffingplichtige voorwerpen, waaronder de blanco cd en dvd, voorlopig tot 1 januari 2009 ongewijzigd.
Er komt in de tussenliggende periode overleg met alle betrokken partijen over het stelsel van thuiskopievergoedingen. De maatregelen volgen op een eerder besluit van minister Hirsch Ballin om het toezicht op de collectieve beheersorganisaties aan te scherpen en te verbreden. Een en ander blijkt uit een brief die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
De bewindsman reageert op een eindrapportage van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) over de Stichting de Thuiskopie. Het College heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van klachten, vooral over de financiële verantwoording en de verdeling van gelden.
Stichting de Thuiskopie is een privaatrechtelijke instelling, aangewezen om de vergoeding voor het maken van thuiskopieën te innen en te verdelen onder rechthebbenden. Zij verdeelt niet zelf maar wijst daarvoor zogenaamde verdeelorganisaties aan die het geld uitkeren.
Stichting de Thuiskopie heeft met een plan van aanpak al veel gedaan om de situatie te verbeteren. Zo is de aanwijzing van haar verdeelorganisaties aangescherpt en worden in de jaarlijkse financiële verantwoording de verdeling van de thuiskopiegelden, de inhoudingen en de reserveringen beter tot uitdrukking gebracht. Verder is een rapportage gemaakt over de incassojaren 2004 en 2005, aldus het College.
Ook heeft de toezichthouder er voldoende vertrouwen in dat de Stichting de Thuiskopie in staat is de resterende problemen, waaronder nog niet verdeelde gelden, te verhelpen. Maar dit vereist grote inspanningen, waarvan de resultaten uit volgende rapportages moeten blijken.
In de eindrapportage staat dat er bij de ingeschakelde verdeelorganisaties in de loop der jaren circa 57 miljoen euro is opgebouwd voor verdeling onder rechthebbenden die niet kunnen worden getraceerd en soms ook niet (meer) bestaan. Dit getal moet volgens door Stichting de Thuiskopie overgelegde informatie worden ge nuanceerd, omdat een aanzienlijk deel van het bedrag in 2005 nog niet het gebruikelijke proces van verdeling had doorlopen.
Sommige verdeelorganisaties hanteren daarbij een termijn van drie jaar, andere een periode van vijf jaar. Afhankelijk daarvan gaat het om een bedrag tussen de 15 en 25 miljoen euro aan onverdeeld geld. Verder zijn de nodige gelden gereserveerd in verband met lopende rechtszaken. Een deel van het bedrag zal inmiddels tot uitkering zijn gekomen dan wel op korte termijn kunnen komen.
Dat laat onverlet dat er veel onverdeeld geld is, gezien de totale omvang van de incasso in 2005 van circa 26 miljoen euro. Het CvTA heeft Stichting de Thuiskopie daarom gevraagd met voorstellen te komen om het bedrag aan onverdeelde gelden af te bouwen. Momenteel overleggen beide instanties hierover.
Omdat het College zijn vertrouwen in Stichting de Thuiskopie uitspreekt, is er op dit moment geen aanleiding om de aanwijzing in te trekken. Ik hecht sterk aan het oordeel van het CvTA, aldus de minister in zijn brief. Maar de kwestie van de onverdeelde gelden acht ik vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het auteursrecht, waaronder het goede functioneren van het thuiskopiestelsel,zorgelijk. Daarom zal het College strikt toezien op een zorgvuldige uitvoering van de aangekondigde maatregelen die noodzakelijk zijn met het oog op de toekomst.
Verder wordt de Stichting de Thuiskopie verplicht om de geïnde gelden binnen drie jaren volgend op het jaar van de incasso te verdelen. Deze voorziening moet voorkomen dat onverdeelde gelden ook in de toekomst kunnen accumuleren. Onverdeelbare gelden vloeien terug naar de betalingsplichtigen - producenten en importeurs van blanco dragers - via een verrekening met toekomstige incasso. Dat laatste geldt ook voor de onverdeelde gelden die in het verleden zijn opgebouwd, en uiteindelijk niet kunnen worden uitgekeerd.
Tot slot wordt het CvTA gevraagd om te onderzoeken of en zo ja hoeveel onverdeelde geld er is bij de andere onder zijn toezicht ressorterende collectieve beheersorganisaties. Afhankelijk van de resultaten komen er maatregelen om onverdeelde gelden met inachtneming van de belangen van rechthebbenden en betalingsplichtigen juist, tijdig en efficiënt af te bouwen.
Lees het persbericht en aanvullende documenten hier.
Onzorgvuldig buiten koken
Rechtbank Arnhem, 23 februari 2007, LJN: BA1719. Outdoor Cooking Store tegen V.O.F. Horseman Outfitter, The American Belt & Buckle Company bills barn,
Het is lente en het buitenleven kan weer beginnen, ook in de rechtzaal. Geen inbreuk op (beschrijvend) merk of handelsnaam, maar wel onzorgvuldig handelen door de presentatie op de site. Daardoor legt gedaagde “vooral de nadruk op de thans gangbare benaming voor barbecues en aanverwante producten en niet op haar eigen onderneming. Die handelwijze is verwarringwekkend en dus onzorgvuldig, nu er al een onderneming is met nagenoeg hetzelfde second-level domain (outdoor-cooking) in haar domeinnaam. De website wordt ambtshalve gewijzigd.
Eiser heeft in 1999 zijn eenmanszaak onder de naam Out Door Cooking Store ingeschreven in het handelsregister en het beeldmerk “The Outdore Cooking Store” laten registeren voor buitenkookproducten als houtskool en aanmaakstof, tangen, astangen, messen en vorken voor barbecues, barbecues en tuinhaarden, borstels (uitgezonderd penselen) en staalborstels; vleespennen, braadpannen voor barbecues, spatels voor gebruik in de keuken, vlees en sausen en specerijen. Eiser heeft op 4 april 2000 de domeinnaam www.outdoor-cooking.nl laten vastleggen en verkoopt via de website barbecues en aanverwante artikelen. Op geen van die producten staat de (merk)naam “The Outdoor Cooking Store” of een variant daarop.
Gedaagde de Horseman Outfitter bestaat sinds begin 2006 opgericht en richt zich op de verkoop van paardensport- en exclusieve outdoor-cookingartikelen, staalwaren, lederwaren en voor het houden van een zadelmakerij. Gedaagde heeft de domeinnaam www.outdoorcooking.nu laten vastleggen. Op de website site worden barbecues en aanverwante artikelen te koop aangeboden. Ook deze producten dragen niet (een variant op) de (merk)naam “The Outdoor Cooking Store.
De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van de (beeld)merkenrechtelijke claim dat er “onvoldoende verwarring te duchten is”, omdat de gedaagde in zijn domeinnaam geen gebruik maakt van het woord “Store”. Bovendien kan eiser zich volgens de voorzieningenrechter op grond van artikel 2.23 BVIE (beperkingen uitsluitend recht) niet verzetten tegen het gebruik van de beschrijvende term outdoor cooking: “Outdoor cooking” betekent “buiten koken” en beschrijft aldus het kenmerk van barbecues en aanverwante artikelen.”
Gedaagde heeft volgens de voorzieningenrechter ook niet aangetoond dat zijn (beeld)merk is ingeburgerd “met name door geen inzicht te geven in zijn markaandeel, de hoogte van zijn reclamekosten en het percentage van de betrokken kringen dat barbecues als afkomstig van een onderneming identificeert. Eiser heeft ook geen verklaringen overgelegd van de kamers van koophandel of andere beroepsverenigingen.”
Ten aanzien van het handelsnaamrecht overweegt de voorzieningenrechter dat verwarring alleen is te vrezen als de handelsnaam van eiser zelf voldoende onderscheidend vermogen heeft om daarmee zijn onderneming te identificeren. Daarvan is geen sprake. “Outdoor cooking is tegenwoordig een algemeen gangbare woordcombinatie. Eiser kan die niet monopoliseren.”
Van vergelijkende of misleidende reclame door het gebruik van de handelsnaam is ook geen sprake.
Gedaagden handelen wél onzorgvuldig (r.o. 4.16). Door haar presentatie op de site legt gedaagde “vooral de nadruk op de thans gangbare benaming voor barbecues en aanverwante producten en niet op haar eigen onderneming. Die handelwijze is verwarringwekkend en dus onzorgvuldig, nu er al een onderneming is met nagenoeg hetzelfde second-level domain (outdoor-cooking) in haar domeinnaam. Aldus handelt Horseman Outfitter in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is tegenover eiser. Horseman Outfitter moet zich, ook al mag zij zoals uit het vorenstaande volgt, gebruik maken van de woorden “outdoor” en “cooking” wel onderscheiden van haar concurrenten. Op de site www.outdoorcooking.nu doet Horseman Outfitter dat onvoldoende.”
Hieraan verbindt de voorzieningenrechter een ambtshalve wijziging van de website www.outdoorcooking.nu, aangezien er in strijd met de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW wordt gehandeld, door op www.outdoorcooking.nu onvoldoende duidelijk te zijn over naam en adres van haar onderneming
In het dictum beveelt de voorzieningenrechter Horseman Outfitter om binnen één week na betekening van het vonnis in de rechter bovenhoek van ieder pagina van de website www.outdoorcooking.nu op dezelfde prominente wijze als en in de plaats van “outdoorcooking.nu” “Horseman Outfitter” te (doen) vermelden.
De proceskosten worden gecompenseerd in de zin dat iedere partij, omdat ze beide in het ongelijk zijn gesteld, de eigen kosten draagt.
Lees het vonnis hier.
GPLv3
Persbericht: Derde draft GPL v3 uitgebracht door de Free Software Foundation. De FSF komt met een aantal wijzijgen:
- First-time violators can have their license automatically restored if they remedy the problem within thirty days.
- License compatibility terms have been simplified, with the goal of making them easier to understand and administer.
- New patent requirements have been added to prevent distributors from colluding with patent holders to provide discriminatory protection from patents.
Het is gedurende 60 dagen mogelijk om commentaar te leveren op deze draft. Hierna zal nog een vierde draft verschijnen, alvorens de FSF de uiteindelijke tekst van GPL v3 vaststelt.
Lees het persbericht hier. Derde draft hier. Eerder bericht: IEF 2417 (31 juli 2006)
Grijpers
Rechtbank van Eerste aanleg van het Arrondissement Kortrijk, beschikking van 17 januari 2007, zaak nr. 06/1365/A(a4a). Demolition and Recycling Equipment B.V., tegen bvba CUB (met dank aan Wouter Pors en Bruno Vandermeulen, Bird & Bird)
Belgische zaak over auteursrecht en modelrecht op grijper. De niet zichtbare technische bepaalde onderdelen leggen het af tegen de totaalindruk
Demolition vordert (onder meer) dat de rechter in kort geding vaststelt dat CUB inbreuk pleegt op de auteursrechten van Demolition met betrekking tot de “Grijper” waarvoor eveneens een internationaal model is geregistreerd.
Eiser Demolition produceert onder meer schroot-sorteergrijpers, waaronder de “Grijper”.CUB is actief in dezelfde branche en produceert een sloop- en sorteergrijper onder de naam “CUB Sloop-Sorteergrijper”. Demolition is van oordeel dat deze machines van CUB slaafse nabootsingen (zo te lezen in België eerder een overkoepelend begrip en niet een laatste vangnet zoals in Nederland) betreffen van de Grijper.
De rechter is van oordeel dat de Grijper van Demolition een auteursrechtelijk beschermd werk is. Demolition heeft door middel van een oorspronkelijke combinatie van al dan niet originele elementen vorm gegeven aan de Grijper, die getuigt van een oorspronkelijkheid die het resultaat is van haar persoonlijke visie. Bovendien stelt de rechter vast dat het merendeel van de verschillen met de CUB-grijper niet zichtbaar zijn en enkel betrekking hebben op de technische werking, of louter technische details betreffen die nauwelijks waarneembaar zijn en geen invloed hebben op de algemene vormgeving van het werk.
Nu deze elementen zonder manipulaties van de grijper niet zichtbaar of moeilijk zichtbaar zijn, hebben ze volgens de rechter geen invloed op de algemene vormgeving en zijn derhalve niet relevant voor de inbreukvraag. De verschillen die wel zichtbaar zijn hebben ook geen invloed op de algemene indruk van de vormgeving.
De rechter is ten slotte van oordeel dat CUB duidelijk de bedoeling heeft gehad om de Grijper te imiteren en om de potentiële klant in verwarring te brengen. “Het algemene beeld dat de verweerster door middel van CUB-grijper gerealiseerd heeft, benadert dat van de Grijper op zeer gelijkende wijze, derwijze dat de verweerster inbreuk gepleegd heeft op de Auteurswet.”
Lees de beschikking hier.
Verwatering of afbrokkeling
GvEA, 22 maart 2007, zaak T-215/03, Sigla tegen OHIM / Elleni Holding.
Achterstallig onderhoud, het nog niet nader besproken VIPS-arrest van vorige week. Oppositiezaak over 8, lid 5 Gemeenschapsmerkenverordening. Bekend, maar niet prestigieus, nationaal merk, geen negatieve beïnvloeding, geen verwatering en geen reputatieschade.
Oppositie door Sigla op basis van het oudere Spaanse woordmerk VIPS, klasse 42, kort gezegd horecadiensten, tegen de gemeenschapswoordmerkaanvraag VIPS, klassen 9, computers en software, 35, (software) advisering en 42, na beperking, diensten betreffende computerprogramma’s bestemd voor hoteldiensten, restaurants, cafés van Elleni Holding.
Het OHIM wijst de, in eerste instantie voor klasse 42 op grond van artikel 8, lid 5 (bekende merken) toegewezen, oppositie in beroep af, omdat weliswaar was aangetoond dat het oudere merk in Spanje bekend was, maar niet was aangetoond om welke redenen het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit of afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.
De beoordeling door het Gerecht levert een mooie samenvatting op van de mogelijkheden en beperkingen van artikel 8, lid 5, maar de bestreden beslissing wordt uiteindelijk vernietigd op processuele gronden, omdat de kamer van beroep onterecht geweigerd heeft ook de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, zelf te (her)onderzoeken. Bovendien is in de bestreden beslissing enkel de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd, zonder te preciseren hoe op de oppositie moest worden beslist, terwijl zelfs niet wordt verklaard dat de zaak wordt terugverwezen naar de oppositieafdeling.
In casu is er geen gevaar voor verwatering of afbrokkeling van het oudere merk. De beoordeling door het Gerecht van artikel 8, lid 5 levert geen nieuwe inzichten op, maar is als samenvatting en toelichting de moeite waard. Enkele citaten:
“Teneinde het in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bedoelde risico beter te kunnen afbakenen, zij erop gewezen dat de eerste functie van een merk ontegenzeglijk een „herkomstaanduidende functie” is. Niettemin fungeert een merk eveneens als middel waarmee andere boodschappen worden overgedragen, betreffende onder meer de eigenschappen of de bijzondere kenmerken van de waren of diensten die het aanduidt, of de beelden en gewaarwordingen die het oproept, zoals bijvoorbeeld luxe, levensstijl, exclusiviteit, avontuur, jeugd. In die zin heeft het merk intrinsiek een eigen economische waarde, los van de waarde van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. De betrokken boodschappen die met name door een bekend merk worden overgedragen of ermee worden geassocieerd, verlenen dit merk een bijzondere waarde die bescherming verdient, te meer omdat de bekendheid van een merk meestal het resultaat is van aanzienlijke inspanningen en investeringen van de houder ervan. Op die manier waarborgt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 dat een bekend merk wordt beschermd ten opzichte van iedere aanvraag van een gelijk of overeenstemmend merk, die afbreuk zou kunnen doen aan het imago ervan, ook al zijn de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten niet analoog aan die waarvoor het bekende oudere merk is ingeschreven.” (35)
“Deze voorwaarde [moet] in drie afzonderlijke typen van risico’s worden opgesplitst, namelijk dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk, ten eerste, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede, afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk, of, ten derde, ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken. Gelet op de formulering van artikel 8, lid 5 volstaat het voor de toepasselijkheid van deze bepaling dat één van deze risico’s voorhanden is.” (36)
“Het risico van verwatering lijkt in beginsel evenwel minder groot indien het oudere merk bestaat uit een term die een eigen betekenis heeft en daardoor, onafhankelijk van het erdoor gevormde oudere merk, ruim verspreid is en vaak wordt gebruikt. In een dergelijk geval is het minder waarschijnlijk dat het overnemen van de betrokken term door het aangevraagde merk tot verwatering van het oudere merk zal leiden. Zo heeft het Gerecht in het arrest SPA-FINDERS geoordeeld dat aangezien „spa” een gangbare term is ter aanduiding van, bijvoorbeeld, de Belgische stad Spa of het Belgische autocircuit van Spa-Francorchamps of, in het algemeen, van oorden voor hydrotherapie zoals Turkse baden of sauna’s, de kans dat aan het onderscheidend vermogen van het merk SPA afbreuk wordt gedaan door een ander merk dat eveneens het woordelement „Spa” bevatte, klein leek.” (38)
“Wat vervolgens het risico betreft dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk, zij opgemerkt dat van die afbreuk sprake is wanneer de waren of diensten waarop het aangevraagde merk doelt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek kunnen appelleren dat de aantrekkingskracht van het oudere merk erdoor vermindert. Het risico daartoe kan met name bestaan wanneer deze waren of diensten een kenmerk of een eigenschap bezitten die mogelijkerwijs een negatieve invloed op het imago van een bekend ouder merk uitoefenen doordat dit merk gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk.” (39)
“(…) Het [ongerechtvaardigd voordeel] betreft met andere woorden het risico dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld. (40)
“ Op basis van de voorgaande overwegingen kan het verschil tussen het risico van ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 8, lid 5 en het gevaar voor verwarring als volgt worden samengevat: er is sprake van verwarringsgevaar wanneer de relevante verbruiker kan worden aangetrokken door de waren of diensten die door het aangevraagde merk worden aangeduid, omdat hij meent dat het gaat om waren of diensten met dezelfde handelsoorsprong als die van het oudere merk dat gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk. Het risico dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk is daarentegen aanwezig wanneer de verbruiker, zonder noodzakelijkerwijs de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten te verwarren, door het aangevraagde merk zelf wordt aangetrokken en hij de door dit merk aangeduide waren of diensten zal kopen omdat zij van dit merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende oudere merk, zijn voorzien.” (42)
“(…) Gelet op de overwegingen van het arrest General Motors, punt 47 supra (punt 30), die in casu naar analogie van toepassing zijn, is het mogelijk dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het in oppositie aangevoerde merk zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen. Er mag evenwel niet van worden uitgegaan dat dit altijd het geval is.” (48)
“(…) Deze [aanzienlijke] reclame-inspanning volstaat op zich evenwel niet als bewijs dat er een risico bestond dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, in de zin van artikel 8, lid 5 en is in casu dus niet relevant.” (53)
“(…) Verzoekster lijkt zowel in haar opmerkingen voor het BHIM als in haar verzoekschrift de begrippen bekendheid van een merk te verwarren met het eventuele prestige of de bijzondere kwaliteiten ervan. Er kan evenwel niet van worden uitgegaan dat elk bekend merk - louter wegens de bekendheid ervan - een imago van prestige of superieure kwaliteit oproept. Bijgevolg is in de bestreden beslissing terecht geen rekening gehouden met het prestige dat beweerdelijk met het oudere merk is verbonden.” (58)
“(…) gaat het om het gevaar dat de associatie van het bekende oudere merk met waren of diensten die worden aangeduid door het aangevraagde merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk, tot gevolg heeft dat het wordt aangetast, omdat de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten een kenmerk of een bijzondere eigenschap bezitten waardoor het imago van het bekende oudere merk negatief kan worden beïnvloed.” (66)
“(…) Het loutere bestaan van een verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten is toereikend noch doorslaggevend. Het bestaan van een dergelijk verband vergroot weliswaar de kans dat het publiek, dat met het aangevraagde merk wordt geconfronteerd, eveneens aan het oudere merk denkt, maar deze omstandigheid volstaat op zich niet om de aantrekkingskracht van het oudere merk te verminderen. Dit laatste kan slechts het geval zijn indien komt vast te staan dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten kenmerken of eigenschappen vertonen die potentieel de reputatie van het oudere merk aantasten. Dat bewijs is in casu evenwel niet geleverd.” (67)
“Het gevaar dat uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, kan zich daarentegen slechts voordoen indien het relevante publiek, zonder de herkomst van de door de conflicterende merken aangeduide diensten te verwarren, door de software van Elleni Holding bijzonder zou worden aangetrokken, enkel omdat deze wordt aangeduid door een merk dat gelijk is aan het bekende oudere merk VIPS.” (71)
“(…) Zoals de kamer van beroep terecht heeft verklaard, volstaat het verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten op zich niet. Om te concluderen dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, ook al is er geen gevaar voor verwarring inzake de commerciële herkomst van de betrokken diensten, moet immers het bewijs worden geleverd dat het aangevraagde merk wordt geassocieerd met positieve eigenschappen van het oudere merk dat gelijk eraan is, welke eigenschappen zouden kunnen leiden tot duidelijke exploitatie of duidelijk meeliften door het aangevraagde merk.” (72)
Lees het arrest hier.
De ontvoegde dochter
Kamerstuk 30572 , nr. G, 1e Kamer. Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota 'Werken aan winst' (Wet werken aan winst); brief aan de staatssecretaris van Financiën.
Vragen, waaronder een aantal vragen over de octrooibox, die nog bij de fracties van CDA en VVD zijn gerezen over het inmiddels ingevoerde wetsvoorstel Werken aan winst. O.a:
“Indien de ontvoegde dochter bij ontvoeging niet meer opteert voor de octrooibox, mag deze dan wel het immateriële activum na ontvoeging te boek stellen voor de waarde in het economische verkeer waarover bij de fiscale eenheid is afgerekend (eventueel verminderd met de afschrijvingen op de voet van artikel 15ai, tweede lid, Wet VpB 1969)?
Lees alle vragen hier.
Een dergelijk gebrek aan wetenschap
Rechtbank Zutphen, 27 maart 2007, KG ZA 07-4. Reclame Sukses tegen The Satisfactorie (met dank aan Ubel van der Werff, JPR Advocaten).
Merkenrecht. Ongeregistreerd voorgebruik in dezelfde regio leidt tot vernietiging wegens kwade trouw van later depot. “Een dergelijk gebrek aan wetenschap” komt voor rekening van de latere deposant. BTW valt niet onder de richtlijnconforme proceskostenveroordeling.
Reclame Sukses (RS) en The Satifactorie (TSFO) houden zich beide bezig met reclame, zijn beide gevestigd in dezelfde regio en bedienen zich beide van een logo met afbeelding van de letter S. Reklame Sukses beroept zich op haar merkinschrijving uit 2005 (boven), maar de The Satisfactorie, die haar S in januari van 2007 heeft gedeponeerd, maar gebruikt sinds 2001 (onder), stelt dat het eerdere depot van Reclame Sukses als een depot te kwader trouw moet worden aangemerkt. De Rechtbank Zutphen is het daar mee eens.
“Nu er aldus sprake is van gelijksoortige bedrijven die in elkaars nabijheid gevestigd zijn, in een gebied waar niet meer dan 30 andere reclamebureaus zitten, een zoekopdracht via internet naar reclamebureaus in de vestigingsplaats van RS voldoende is om TSFO te vinden, TSFO aantoonbaar in de regio adverteert en TSFO onderwerp is van een artikel en een foto in een krant die aantoonhaar bekend is aan RS en waarbij de “S” is afgebeeld, is het aannemelijk dat - indien en voor zover er vanuit moet worden gegaan dat RS niet wist dat TSFO de “S” in haar logo gebruikte - de bodemrechter zal oordelen dat een dergelijk gebrek aan wetenschap voor rekening van RS dient te blijven.
Gelet op het voorgaande wordt dan ook niet aannemelijk geacht dat de bodemrechter, indien een dergelijke vordering aan hem wordt voorgelegd, TSFO zal verbieden de afbeelding met de “S” te gebruiken nu TSFO erin is geslaagd aannemelijk te maken dat de bodemrechter, indien een dergelijke vordering door TSFO wordt ingesteld, het depot van RS van haar merk zal vernietigen op grond van kwader trouw aan de zijde van RS.
De vordering zal dan ook reeds hierom worden afgewezen zodat de verdere stellingen en weren geen bespreking meer behoeven . RS zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van TSFO.” (4.11 - 4.13).
Wat betreft de richtlijnconforme proceskosten oordeelt de rechter:
“RS heeft zich niet verweerd tegen toewijzing van dergelijke kosten doch heeft de juistheid van de door TSFO overgelegde specificatie in twijfel getrokken. RS heeft hierbij echter volstaan de specificatie in algemeen gestelde bewoordingen te betwisten zonder dat zij nader heeft aangegeven welke posten in de specificatie niet juist zijn. Aan deze betwisting zal dan ook voorbij worden gegaan. De door TSFO opgevoerde BTW zal evenwel worden niet worden toegewezen aangezien TSFO deze kosten kan verrekenen.”(4.15)
Lees het vonnis hier.